ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2174/2024

Ședința publică din data de 15 octombrie 2024

asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 06.12.2022 sub nr. x/2022 pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, reclamanții A. și B. S.R.L. au solicitat instanței în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Bistrița ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză: să constate contrafacerea mărcii verbale individuale B. înregistrată la OSIM cu nr. x, respectiv a mărcii figurative individuale B. înregistrată la OSIM cu nr. x, de către pârât; să se dispună obligarea pârâtului să înceteze și să se abțină în viitor de la orice utilizare a unor semne identice sau similare cu marca verbală individuală B. înregistrată la OSIM cu nr. x, respectiv cu marca figurativă individuală B. înregistrată la OSIM cu nr. x pentru orice fel de activități care implică folosirea în orice fel a acestei mărci; să se dispună obligarea pârâtului la publicarea dispozitivului hotărârii ce se va pronunța în doua cotidiene de circulație națională timp de 3 zile consecutiv pe cheltuiala pârâtului, în temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005 și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr. 439/F din data de 05.05.2023,Tribunalul Bistrița-Năsăud a respins cererea formulată de reclamanții A. și B. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Bistrița, prin primar, ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 325/A din 22 noiembrie 2023, Curtea de Apel Cluj, secția I civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanții A. și B. S.R.L. împotriva sentinței civile nr. 439 din 5.05.2023 a Tribunalului Bistrița Năsăud, pe care a menținut-o.

Împotriva deciziei nr. 325/A din 22 noiembrie 2023 a Curții de Apel Cluj, secția I civilă au declarat recurs recurenții-reclamanți A. și B. S.R.L..

Recurenții-reclamanți au solicitat prin cererea de recurs admiterea recursului, casarea deciziei atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare Curții de Apel Cluj. În subsidiar, au solicitat admiterea recursului, casarea deciziei atacate și admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată.

În motivarea recursului, recurenții au invocat motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

Recurenții au subliniat că decizia curții de apel este nelegală și, ca urmare, recursul ar fi trebuit admis. Ei au făcut referire la articolele legale care reglementează cererea de casare a hotărârilor pentru motive de nelegalitate, punctând specific două aspecte: hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau prezintă motive contradictorii ori străine de natura cauzei; hotărârea a fost emisă cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

Recurenții au detaliat ipotezele în care poate apare contrarietatea menționată de art. 488 C. proc. civ., ce includ o contrarietate între considerentele hotărârii, unde unele aspecte sugerează netemeinicia acțiunii în timp ce altele susțin că acțiunea este fondată, o contrarietate între dispozitiv și considerente, și nemotivarea sau motivarea insuficientă a soluției din dispozitiv.

În plus, s-au referit la cerințele art. 425, alin. (1) lit. b) C. proc. civ., care impune ca în considerentele hotărârii să fie clar expuse motivele de fapt și de drept care susțin soluția.

Mai mult, recurenții au evidențiat că instanța de apel a făcut o aplicare greșită a prevederilor legale, interpretând în mod eronat textul legal aplicabil situației de fapt, extinderea normei juridice dincolo de ipotezele la care se aplică sau restrângerea nejustificată a aplicării acestuia și încălcând principii generale de drept.

În ceea ce privește starea de fapt, recurentul-reclamant A., titularul mărcilor verbale individuale "B.", a subliniat că mărcile sale au fost înregistrate pentru clasele 35, 41 și 43 din Clasificarea de la Nisa. Aceste clase acoperă o gamă largă de servicii, de la publicitate și management până la educație, divertisment și servicii de cazare temporară.

Recurenții au arătat că, la un termen de judecată, Curtea de Apel Cluj a solicitat clarificări cu privire la ipotezele art. 39 care sunt incidente cazului, iar ei au precizat că aceste ipoteze trebuie analizate în cascadă, datorită implicării mărcii în diverse contexte comerciale. Ei au argumentat că sunt implicate ipotezele de la punctele a și b ale articolului 39, iar în cazul în care instanța nu găsește aceste ipoteze aplicabile, ar trebui să examineze toate ipotezele articolului.

De asemenea, recurenții-pârâți au prezentat aspectele preliminare ale situației de fapt, apreciind că sunt esențiale pentru înțelegerea cazului și au subliniat baza legală și factuală a contestației. Acestea au fost structurate astfel:

În ceea ce privește titularitatea mărcilor, au susținut faptul că recurentul A. este titularul a două mărci înregistrate la OSIM, respectiv o marcă verbală și una figurativă, ambele denumite B.. Aceste mărci sunt înregistrate pentru clasele 35, 41 și 43 conform Clasificării de la Nisa, acoperind o gamă largă de servicii, de la publicitate și administrare de afaceri până la educație, divertisment și servicii de cazare temporară. Clasa 35 Publicitate; managementul, organizarea și administrarea afacerilor; lucrări de birou; clasa 41 Educație; furnizarea de instruire; divertisment; activități sportive și culturale; clasa 43 Servicii de furnizare de alimente și băuturi; cazare temporară.

A mai adăugat că clasa 41 extinsă cuprinde educație; furnizarea de instruire; divertisment; activități sportive și culturale. Notă explicativă Clasa 41 include în principal servicii care constau în toate formele de educație sau instruire, servicii al căror scop este divertismentul, amuzamentul sau recreația persoanelor, precum și prezentarea operelor de artă vizuale sau literare, publicului în scop cultural sau educațional.

Această clasă include, în special: organizarea expozițiilor cu scop educațional sau cultural, organizarea și coordonarea conferințelor, congreselor și simpozioanelor; servicii de traducere și interpretare lingvistică; publicarea cărților și textelor, altele decât textele cu scop publicitar; servicii de reporteri de știri, reportaje fotografice; fotografie; servicii de regie și producție de filme, alte decât pentru filmele cu scop publicitar; servicii culturale, educaționale sau de amuzament furnizate de parcuri de divertisment, circuri, grădini zoo, galerii de artă și muzee; servicii de antrenamente de sport și fitness; dresarea animalelor; - servicii de jocuri online; servicii de jocuri de noroc, organizarea de loterii; rezervarea biletelor și rezervări pentru evenimente de divertisment, educaționale și sportive; anumite servicii de scriere, de exemplu, scenariști, compozitori;

Printre servicii prestate sunt: 410003 Servicii de parcuri de amuzament; 410189 antrenare [instruire], 410007 Servicii de amuzament; 410004 Servicii de divertisment;410050 Furnizarea de informații în domeniul divertismentului; ervicii ale cluburilor de sănătate [antrenamente de sănătate și fitness]; servicii de tabere de vacanță [divertisment], 410010 Organizarea de competiții [educație sau divertisment] 410014 Furnizarea facilităților de recreere, 410064 Furnizarea de informații cu privire la activitățile recreaționale, 410226 Furnizarea de recenzii pentru scopuri de divertisment sau culturale, 410035 Furnizarea de facilități sportive, 410066 închirierea de echipament sportiv, cu excepția vehiculelor, 410190 închirierea de terenuri de sport 410017 predare/servicii educaționale/servicii de instruire.

De asemenea, organizează și desfășoară evenimente sportive 410246 și desfășurarea de evenimente de divertisment.

Clasa 43 extinsă cuprinde în principal servicii furnizate în legătură cu prepararea de alimente și băuturi pentru consum, precum și servicii privind oferirea de cazare temporară. Această clasă include, în special: rezervări de cazare temporară, de exemplu, rezervarea hotelurilor; pensiuni pentru animale; închirierea sălilor de ședință, a corturilor și a clădirilor transportabile; servicii de aziluri de bătrâni; - servicii de creșă [creche]; decorarea de alimente, sculptarea de alimente; închirierea aparatelor de gătit; închirierea de scaune, mese, fețe de masă, sticlărie; servicii de bar cu shisha (tutun aromat); - servicii de bucătari personali.

Printre servicii mai au 430004 Servicii de unități de cazare [hoteluri, pensiuni]; 430138 Servicii de bar; servicii de cafenea; servicii de bufet 430102 Servicii de restaurant; 430108 Servicii de bufet pentru gustări (snack-bar). Au subliniat faptul că făcând o analiză de suprafață, se poate observa că mările lor sunt utilizate ilegal cel puțin pentru produsele și serviciile anterior indicate.

Au mai precizat că recurenta, B. S.R.L., are calitatea de licențiat al celor două mărci înregistrate, conform contractului de licență prezent la dosar. Această clarificare servește drept bază pentru susținerea drepturilor recurentei asupra utilizării mărcilor în discuție.

Pârâtul-intimat, în activitatea sa comercială, utilizează denumirea B., gestionând atât Complexul sportiv și de B., cât și Resort Ski B.. Această utilizare a denumirii implică două aspecte ale activității pârâtului care sunt relevante pentru cazul de față.

Cu privire la incidența motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1), pct. 6 C. proc. civ., recurentele susțin că primul aspect care se impune a fi analizat este legat de faptul că instanța de apel a refuzat să facă o analiză a contrafacerii mărcii figurative. Instanța a reținut că deși, prin cererea inițială dedusă judecății, reclamanții au pretins protejarea atât a mărcii verbale, cât și a celei figurative, fără a motiva în fapt în ce constă acțiunea de contrafacere a mărcii figurative, Curtea constată că nici în calea de atac a apelului nu s-au invocat chestiuni distincte, astfel încât, făcând aplicarea art. 249 C. proc. civ. stabilește că, în lipsa argumentelor și, mai ales a probelor elocvente, nu se poate reține folosirea, fără consimțământul titularului mărcii figurative B. a vreunui semn distinctiv de către pârât care să necesite analiza eventualei contrafaceri. Astfel, hotărârea nu este motivate sub acest aspect.

La nivel teoretic marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative. Marca figurativă individuală B. înregistrată la OSIM cu nr. x conține și elementar verbal B.. În acest sens trebuie avută în vedere data depunerii cererii, precum și faptul că la nivelul OSIM marca combinată a fost asimilată mărcii figurative, chiar și în situația în care conține elemente verbale. în acest sens este relevantă și poziția oficială a OSIM care pe site-ul său arată că "Având în vedere schimbările survenite în Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, aducem la cunoștința solicitanților cererilor de marcă faptul că tipul de marcă combinată este asimilat tipului de marcă figurativă, respectiv, marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative."

Instanța, neobservând că marca figurativă conține elementul verbal B., element dominant, nu face nicio analiză cu privire la contrafacerea acestei mărci.

Conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când o marca este compusă atât din elemente verbale, cât și figurative, elementul verbal este, în principiu, mai distinctiv decât cel figurativ, deoarece consumatorul mediu se va referi mai ușor la bunuri prin numele acestora, decât încercând să descrie elementul grafic al mărcii (Cauza T-104/01 Oberhauser v OHIM - Petit Libero (Fifties), para 47).

Partea verbală a mărcii produce cel mai puternic impact, atât în compunerea mărcii, cât și în percepția publicului, consumatorul putând în acest fel să identifice mai ușor marca. Pentru o marcă compusă din element verbal și element figurativ, elementul verbal are de obicei un impact mai puternic, întrucât consumatorul mediu se va referi la acesta când se referă la marcă și la bunurile sau serviciile protejate de aceasta prin nume, nefăcând o descriere a elementului figurativ. Chiar în ipoteza în care elementele figurative domină din punct de vedere vizual ansamblul, prin poziție, dimensiuni, etc., consumatorul le va remarca dar nu le va atribui un rol distinctiv, atenția acestuia urmând să se îndrepte către elementul verbal corespunzător.

În acest context, instanța de apel trebuia să analizeze care este elementul dominant al mărcii și dacă există similaritate auditivă, vizuală și conceptuală, în condițiile în care marca anterior amintită este compusă dintr-un element verbal redat într-o grafie deosebită, iar semnul utilizat de pârât este compus dintr-un element verbal identic.

Instanța trebuia să procedeze la evaluarea riscului de confuzie prin aprecierea distinctivității fiecărui element component al mărcilor/semnelor în conflict, întrucât doar astfel se poate identifica elementul dominant, întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic, percepția sa este influențată de elementele intrinseci distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului, cărora le acordă o atenție mai mare comparativ cu cele pe care se așteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

Invocând încălcarea art. 9 și a art. 22, alin. (6) C. proc. civ., recurentele au susținut că instanța de apel nu a reținut și nici nu a înlăturat susținerile lor și nu a explicat de o manieră convingătoare raționamentul juridic pe care l-a adoptat. Procedând astfel nu se poate distinge care este silogismul judiciar care trebuie să explice și să justifice dispozitivul și care să permită realizarea controlului judiciar, raportat la problemele expuse anterior.

De asemenea, au susținut că decizia are considerente contradictorii. Instanța a reținut că pornind de la aceste premise, apare un conflict între o marcă și un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă, în ipoteza în care terțul aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare pentru produse. Ulterior instanța reține că în plus, nu poate exista un risc de confuzie între denumirea Complexului sportiv B. și serviciile oferite de B. Cluj, dat fiind și titularul serviciilor asigurate în cadrul acestui complex - municipiul Bistrița, spre deosebire de o societate privată, în cel de-al doilea caz.

Pe de altă parte, serviciile prestate în cadrul Complexului sportiv și de B. sunt din aria "sportului", însă sunt distincte, iar nu similare celor prestate de apelantă, pentru argumentele deja expuse.

Din primul considerent citat s-ar deduce că un conflict între o marcă și un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă apare doar în ipoteza în care terțul aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare "pentru produse" - per a contrario nu apare conflict în ipoteza unor servicii . . . . . . . . . . . .Din al 2-lea considerent s-ar deduce că instanța analizează un posibil risc de confuzie între serviciile oferite sub denumirea Complexului sportiv B. și serviciile oferite de B. Cluj.

De asemenea, tot în mod contradictoriu instanța de apel reține că intimatul Municipiul Bistrița nu a folosit denumirea complexului pentru a individualiza pârtia de ski, parcul de aventură sau traseul de biciclete, ci, astfel cum reiese din înscrisurile depuse în probațiune anterioare datei introducerii cererii de chemare în judecată, fiecare dintre aceste parcuri au fost individualizate cu câte o denumire distinctă de Municipiul Bistrița, uzitând denumirea geografică a dealului pe care sunt situate, C., iar apoi reține că în plus, nu poate exista un risc de confuzie între denumirea Complexului sportiv B. și serviciile oferite de B. Cluj, dat fiind și titularul serviciilor asigurate în cadrul acestui complex - municipiul Bistrița, spre deosebire de o societate privată, în cel de-al doilea caz.

Din modul de redactare se deduce că deși pentru întreg (Complexul sportiv B.) se folosește denumirea de B., atâta timp cât pentru părțile componente ale întregului se folosesc alte denumiri, riscul de confuzie se analizează doar pentru părțile componente.

Recurenții susțin că înregistrarea mărcilor conferă titularului un drept exclusiv asupra acestora, oferindu-i posibilitatea de a interzice utilizarea de către terți a unor semne identice sau similare pentru produse ori servicii identice sau similare. Această protecție are rolul de a preveni riscul de confuzie în percepția publicului.

Un alt aspect invocat de recurenți vizează încălcarea drepturilor de marcă. Aceștia subliniază faptul că pârâtul folosește denumirea B. într-un mod care contravine drepturilor lor exclusive asupra mărcii. Mai exact, este indicată utilizarea acestei denumiri în contextul unui complex sportiv și de agrement, ceea ce ar putea genera confuzie în rândul publicului, având în vedere similitudinea serviciilor oferite sub această marcă.

Totodată, recurenții evidențiază faptul că, în cadrul unui termen de judecată, Curtea de Apel Cluj a solicitat clarificări privind incidența specifică a dispozițiilor Legii mărcilor. În acest context, aceștia au explicat că fiecare ipoteză reglementată de lege trebuie analizată succesiv, pentru a se stabili dacă există o încălcare a drepturilor lor de marcă, în funcție de natura serviciilor oferite sub semnul contestat.

În continuare, recurenții arată că utilizarea denumirii B. de către pârât, în scopul furnizării unor servicii similare celor pentru care marca a fost înregistrată, se încadrează în ipotezele prevăzute de literele (a) și (b) ale articolului 39 din Legea nr. 84/1998. De asemenea, aceștia susțin că, în ipoteza în care instanța nu consideră aplicabile aceste prevederi, se impune continuarea analizei prin raportare la celelalte ipoteze reglementate de același articol, până la soluționarea completă a cauzei.

Cele două mărci în litigiu sunt înregistrate pentru clasele 35, 41 și 43 din Clasificarea de la Nisa. Conform Ediției a 11-a, Versiunea 2022 a Clasificării de la Nisa, aceste clase includ, în varianta simplificată, următoarele categorii de servicii: Clasa 35: Servicii legate de publicitate, administrare de afaceri, consultanță în management; Clasa 41: Educație, formare profesională, activități culturale și sportive; Clasa 43: Servicii de alimentație publică, cazare temporară.

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, adoptat la 15 iunie 1957 și modificat ulterior, a fost instituit în temeiul articolului 19 din Convenția pentru protecția proprietății industriale. Potrivit articolului 1 din acest aranjament, Clasificarea de la Nisa are rolul de a facilita înregistrarea mărcilor printr-un sistem uniform de clasificare.

În acest context, recurenții amintesc regula conform căreia utilizarea titlului integral al unei clase în momentul înregistrării unei mărci implică faptul că toate produsele sau serviciile încadrate în acea clasă sunt protejate. Prin urmare, atunci când un terț utilizează marca respectivă pentru produse ori servicii din aceeași clasă, acest fapt trebuie interpretat ca o încălcare a drepturilor exclusive ale titularului asupra mărcii.

Recurenții subliniază că mărcile înregistrate utilizează toate indicațiile generale din titlul claselor indicate în Clasificarea de la Nisa, ceea ce determină o protecție extinsă asupra tuturor produselor și serviciilor repertoriate în lista alfabetică a clasei specifice vizate. Această interpretare este susținută de jurisprudența relevantă, conform căreia includerea unei clase în înregistrarea mărcii atrage protecția automată a tuturor categoriilor de produse și servicii aferente acesteia.

În ceea ce privește cadrul legislativ aplicabil, recurenții fac trimitere la articolul 1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, care prevede că drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României, în condițiile legii. Acest cadru normativ acoperă atât mărcile naționale, cât și cele înregistrate prin mecanisme de protecție la nivel european sau internațional.

Totodată, potrivit articolului 2 din aceeași lege, pentru ca un semn să fie calificat drept marcă, acesta trebuie să îndeplinească două condiții esențiale:

Capacitatea distinctivă - să permită diferențierea produselor și serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi;

Posibilitatea de reprezentare grafică - să poată fi reprodus în Registrul mărcilor într-un mod clar și precis, astfel încât să se stabilească obiectul exact al protecției conferite titularului.

Pe de altă parte, recurenții invocă dispozițiile articolului 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, care prevăd că dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrare la OSIM. De asemenea, articolul 39 detaliază dreptul exclusiv al titularului de a interzice utilizarea mărcii de către terți fără consimțământul său, în condițiile în care utilizarea respectivă creează confuzie în rândul consumatorilor sau aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii.

În cauza de față, recurentul B. S.R.L., în calitate de licențiat, beneficiază de protecția conferită titularului de marcă și poate invoca drepturile aferente împotriva oricărei utilizări neautorizate care contravine contractului de licență. Potrivit articolului 49 din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii poate acorda licențe de utilizare, fie exclusive, fie neexclusive, în condițiile stabilite prin contract.

Mai mult, în conformitate cu articolul 50 alin. (1), în absența unei clauze contrare, licențiatul nu are dreptul să introducă o acțiune în contrafacere fără acordul titularului. Totuși, în cazul licențelor exclusive, licențiatul poate iniția o astfel de acțiune dacă titularul mărcii nu acționează pentru a opri actele de contrafacere în urma unei notificări prealabile.

Astfel, recurenții afirmă că hotărârea instanței de apel este susceptibilă de casare conform art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., deoarece s-a bazat pe o aplicare eronată a articolului 39 alin. (1) și (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998. În acest context, aceștia evidențiază că instanța de apel a interpretat greșit dispozițiile legale referitoare la riscul de confuzie și la dreptul exclusiv al titularului mărcii, fără a ține cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind criteriile de similaritate și asociere.

În ceea ce privește analiza riscului de confuzie, instanța de apel a reținut că denumirea utilizată de intimat, respectiv "Complexul sportiv și de B.", nu este identică cu marca verbală "B.". Curtea a considerat că această diferență semantică și contextuală reduce probabilitatea unei confuzii directe.

Instanța a subliniat, de asemenea, că un conflict între o marcă și o denumire comercială poate fi reținut doar în situația în care semnul contestat este utilizat direct pentru comercializarea unor produse sau servicii, ceea ce în speță nu s-a dovedit. De asemenea, s-a apreciat că, având în vedere specificul activităților desfășurate de părți, nu există un risc real de confuzie între denumirea complexului sportiv și serviciile oferite sub marca "B. Cluj".

Pe de altă parte, serviciile prestate în cadrul Complexului sportiv B. sunt considerate a fi din aria "sportului", dar sunt distincte de cele prestate de apelantă, ceea ce indică faptul că riscul de confuzie este minim sau inexistent.

Curtea a evidențiat că, dacă există o relație de la întreg la parte între structurile folosite de pârât, unde structura cu denumirea Complexului sportiv B. cuprinde mai multe componente, fiecare cu o denumire distinctă, utilizarea denumirii întregului pentru toate serviciile incluse în cadrul acestuia nu prezintă relevanță în contextul riscului de confuzie.

În cele din urmă, singurul aspect corect reținut de instanța de apel, spre deosebire de instanța de fond, este faptul că Curtea nu își însușește argumentul referitor la dobândirea de către municipiul Bistrița a unui drept anterior recunoașterii mărcii "B.", întrucât utilizarea simplă a unei denumiri nu poate fi echivalată cu obținerea unui drept în materie de proprietate intelectuală.

Astfel, recurenții contestă aplicarea și interpretarea legii de către instanța de apel, argumentând că aceasta a eșuat în a oferi o analiză detaliată și corectă a tuturor aspectelor relevante, ceea ce a condus la o decizie nelegală ce necesită casare și reanalizare.

Recurenții contestă interpretarea instanței de apel conform căreia Municipiul Bistrița nu ar fi utilizat denumirea "B." pentru a individualiza serviciile oferite în cadrul Complexului sportiv B., susținând că această concluzie contravine probatoriului administrat. Astfel, înscrisurile depuse în cauză demonstrează că, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, fiecare componentă a complexului (pârtia de schi, parcul de aventură, traseul de biciclete) a fost individualizată prin denumiri distincte, care utilizau denumirea geografică "C.", dar întregul complex a fost promovat și operat sub denumirea "B.".

În aceste condiții, nu poate fi reținută argumentația instanței de apel potrivit căreia riscul de confuzie trebuie analizat doar în raport cu denumirile fiecărei părți componente, și nu în raport cu denumirea întregului complex. Această interpretare ignoră realitatea comercială și practica uzuală pe piață, unde consumatorii identifică o entitate economică prin denumirea generală sub care aceasta este promovată și exploatată.

Mai mult, instanța de apel a susținut în mod eronat că riscul de confuzie ar fi inexistent din cauza diferenței dintre titularii drepturilor - Municipiul Bistrița, în calitate de unitate administrativ-teritorială, și apelanta, în calitate de societate privată. Această argumentație este greșită din punct de vedere juridic, deoarece:

Protecția mărcilor nu este condiționată de statutul juridic al titularului drepturilor, ci de impactul utilizării mărcii asupra consumatorilor și asupra concurenței pe piață.

Riscul de confuzie nu este exclus doar pentru că un serviciu este prestat de o entitate publică, dacă activitatea desfășurată este de natură comercială și generează concurență cu operatorii privați.

Recurenții subliniază că instanța de apel a acreditat, în mod nejustificat, ideea că denumirea unui complex sportiv ar trebui analizată separat de denumirile componentelor sale, analogizând situația cu un exemplu ipotetic privind marca x. Instanța a sugerat că, dacă cineva ar uzurpa marca x și ar utiliza-o pentru mai multe modele de autovehicule, fiecare model având o denumire diferită, titularul mărcii x nu ar putea solicita interzicerea utilizării acesteia.

Această analogie este complet eronată, deoarece:

Utilizarea unei mărci pentru a desemna întregul complex creează un impact asupra percepției consumatorului, indiferent de denumirile specifice ale unor părți componente.

Marca x este protejată pentru toate modelele sale, chiar dacă acestea au și o denumire adițională distinctivă. În mod similar, utilizarea denumirii "B." pentru întregul complex sportiv trebuie analizată prin raportare la mărcile înregistrate de recurenți, fără a fi diminuată de existența unor denumiri suplimentare pentru părțile componente.

În concluzie, instanța de apel a aplicat greșit normele de drept material, întrucât utilizarea unor denumiri distincte pentru părțile componente ale complexului nu este de natură să excludă protecția mărcii pentru denumirea întregului ansamblu.

Un alt aspect criticat de recurenți privește modul defectuos în care instanța de apel a abordat principiul specialității mărcilor și protecția împotriva confundării. Aceștia subliniază că protecția mărcii nu este condiționată de utilizarea efectivă pentru toate produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, ci se menține atâta timp cât nu a intervenit renunțarea sau decăderea din drepturi.

În acest context, instanța de apel trebuia să analizeze dacă utilizarea denumirii "B." pentru complexul sportiv intră în conflict cu categoriile de produse și servicii pentru care marca apelantei este protejată, și nu să excludă automat protecția pe motivul că denumirile părților componente sunt diferite.

Mai mult, argumentul conform căruia titularul serviciilor este o unitate administrativ-teritorială, iar titularul mărcii este o societate privată nu poate justifica inexistența unui risc de confuzie. Instanța pare să fi adoptat, în mod voalat, argumentația pârâtului-intimat conform căreia acesta ar presta un serviciu public și, prin urmare, nu ar intra în concurență cu apelanta.

Această interpretare este greșită, întrucât instanța trebuia să analizeze: dacă activitatea desfășurată de Municipiul Bistrița pe piața relevantă este una comercială și dacă se comportă ca o întreprindere; dacă această activitate generează o distorsiune concurențială, afectând titularul mărcii înregistrate.

Recurenții susțin că instanța de apel a eșuat în a examina dacă Municipiul Bistrița acționează ca un operator economic pe piață, ceea ce ar impune aplicarea regulilor dreptului concurenței.

Potrivit jurisprudenței CJUE, o entitate poate fi considerată întreprindere dacă desfășoară o activitate economică, independent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată. În acest sens, perceperea unor tarife similare cu cele ale operatorilor privați demonstrează că activitatea desfășurată nu este una de natură strict publică, ci una concurențială.

În plus, recurenții fac trimitere la articolul 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, care sancționează producerea, importul, vânzarea sau promovarea unor servicii sub o denumire care induce în eroare consumatorii cu privire la originea acestora.

În acest context, Municipiul Bistrița a utilizat denumirea "B." într-un mod care poate crea confuzie în rândul consumatorilor, afectând drepturile conferite de marcă și avantajând artificial o activitate economică desfășurată în regim concurențial.

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), evaluarea riscului de confuzie trebuie să fie una globală și să țină cont de gradul de similaritate vizuală, fonetică și conceptuală dintre semnele aflate în conflict, precum și de gradul de distinctivitate al mărcii. De asemenea, trebuie analizat modul în care consumatorii percep aceste semne și dacă există o posibilitate reală ca aceștia să considere că produsele sau serviciile provin de la aceeași întreprindere ori de la întreprinderi legate economic.

A ignorat faptul că denumirea "B." este elementul dominant și distinctiv al mărcii apelantei, iar includerea sa în denumirea unui complex sportiv poate crea confuzie cu mărcile înregistrate pentru servicii similare.

Nu a evaluat impactul real asupra consumatorilor, care nu fac distincția între titularii serviciilor (municipalitate versus societate privată), ci percep brandul prin denumirea sub care este promovat și utilizat în mod comercial.

A aplicat eronat criteriile de evaluare a riscului de confuzie, considerând că acesta există doar atunci când un semn identic este utilizat direct pe produse sau servicii, fără a ține cont de efectele utilizării unei denumiri similare asupra percepției consumatorilor.

Curtea de apel a apreciat că nu poate exista un conflict între marcă și denumirea complexului sportiv, deoarece marca trebuie folosită în mod direct pe produse sau servicii pentru a se reține încălcarea drepturilor asupra acesteia.

Dreptul mărcilor protejează nu doar utilizarea semnelor identice sau similare pe produse sau servicii, ci și orice utilizare care poate induce în eroare consumatorii cu privire la originea acestora.

O marcă poate fi încălcată și prin utilizarea sa în denumirea unei entități comerciale, dacă aceasta creează o impresie falsă asupra legăturii dintre întreprinderi.

Astfel, utilizarea termenului "B." în denumirea Complexului sportiv B. creează un risc real de confuzie, chiar dacă acesta nu este utilizat direct pe produsele oferite în cadrul complexului.

Instanța de apel a motivat inexistența riscului de confuzie și prin faptul că titularii serviciilor sunt diferiți - apelanta fiind o societate privată, iar Municipiul Bistrița fiind o unitate administrativ-teritorială.

Consumatorii nu analizează titularitatea juridică a unui brand, ci percep denumirile comerciale ca elemente distinctive ale produselor și serviciilor oferite.

O administrație publică poate acționa pe piață ca un operator economic, desfășurând activități concurențiale cu alți agenți economici.

Dreptul mărcilor nu face distincție între entitățile publice și private în ceea ce privește interdicția utilizării unor semne identice sau similare cu mărci înregistrate.

Prin urmare, argumentul instanței privind diferența de titularitate este irelevant în determinarea riscului de confuzie.

Un alt aspect criticat de recurenți este modul în care instanța de apel a analizat relația dintre denumirea întregului complex sportiv și denumirile componentelor sale.

Instanța a considerat că, atâta timp cât fiecare parte componentă are o denumire distinctă (ex. Pârtia C., Parcul de Aventură C.), utilizarea denumirii generale "Complexul sportiv B." nu generează un risc de confuzie.

Consumatorii percep un brand în ansamblu, iar utilizarea unei denumiri similare pentru întregul complex poate induce în eroare, chiar dacă părțile componente au denumiri specifice.

Marca înregistrată protejează și utilizarea sa în denumiri generale ale unor servicii, nu doar aplicarea directă pe produse sau pe fiecare componentă a acestora.

Astfel, instanța trebuia să analizeze riscul de confuzie raportat la întregul complex sportiv, nu doar la fiecare parte componentă a acestuia.

Recurenții susțin că instanța de apel a eșuat și în analiza impactului utilizării mărcii asupra concurenței. Astfel, Municipiul Bistrița a utilizat termenul "B." într-un mod care afectează operatorii privați care au înregistrat marca și care sunt supuși concurenței loiale și induce în eroare consumatorii, care pot presupune în mod eronat că există o asociere între pârât și titularul mărcii.

În acest context, recurenții invocă articolul 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, care sancționează orice utilizare a unei denumiri comerciale care poate crea confuzie cu privire la originea produselor sau serviciilor.

Prin urmare, instanța de apel trebuia să analizeze dacă Municipiul Bistrița acționează ca un operator economic pe piață și dacă utilizarea denumirii "B." constituie o formă de concurență neloială.

Evaluarea riscului de confuzie trebuie realizată în mod global, ținând cont nu doar de similitudinea serviciilor, ci și de impactul comercial al utilizării unei denumiri similare pentru întregul complex sportiv.

Denumirea "B." este utilizată în mod dominant, iar consumatorii pot face o legătură directă cu marca apelantei, indiferent de includerea unor termeni suplimentari.

Nu s-a realizat o analiză a modului în care serviciile sunt promovate și percepute pe piață, aspect esențial în evaluarea confuziei.

Prin urmare, instanța trebuia să analizeze percepția reală a consumatorilor și impactul comercial al utilizării denumirii "B.", nu să excludă riscul de confuzie pe baza unor elemente secundare.

Recurenții au depus în data de 02 februarie 2024, în interiorul termenului legal de declarare și motivare a căii de atac, un memoriu de completare a motivelor de recurs.

Recurenții își mențin în integralitate motivele de recurs formulate anterior și, prin prezentul memoriu, aduc noi critici deciziei atacate, care se circumscriu motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ., respectiv: art. 488 alin. (1) pct. 6 - hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura cauzei; art. 488 alin. (1) pct. 8 - hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

În acest sens, recurentele au arătat încă din faza inițială a litigiului că, potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci conferă titularului un drept exclusiv asupra acesteia și dreptul de a solicita instanței competente interzicerea utilizării neautorizate a unui semn identic sau similar, dacă acesta poate genera confuzie în percepția publicului.

Cu toate acestea, prin decizia atacată, instanța de apel a analizat doar ipoteza prevăzută de art. 39 alin. (2) lit. b), omițând complet analiza celorlalte ipoteze prevăzute de textul legal, în special pe cea reglementată de art. 39 alin. (2) lit. a), referitoare la utilizarea unui semn identic pentru produse sau servicii identice.

Această omisiune constituie un viciu grav de motivare, în condițiile în care recurentele au invocat expres toate ipotezele prevăzute de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, iar instanța trebuia să le analizeze în cascadă, astfel cum a fost solicitat. Prin urmare, decizia atacată este nemotivată în această privință, ceea ce impune casarea hotărârii și rejudecarea cauzei.

Potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în cazul în care se constată utilizarea unui semn identic cu marca protejată, pentru produse sau servicii identice, nu este necesară analiza riscului de confuzie, întrucât acesta este prezumat de lege.

Prin urmare, instanța de apel nu trebuia să analizeze exclusiv ipoteza prevăzută la lit. b), ci) să verifice în primul rând dacă sunt întrunite condițiile de la lit. a), iar) dacă acestea erau îndeplinite, nu mai era necesar să se analizeze existența riscului de confuzie.

În speță, recurentele au arătat că denumirea "B." este utilizată de către pârât într-un context mai larg, fiind parte din denumirea "Complex Sportiv și de B.". Cu toate acestea, elementul distinctiv și definitoriu este "B.", iar acest semn este identic cu marca deținută de recurente, fiind folosit pentru servicii identice.

Instanța a constatat acest aspect, însă în mod greșit nu a aplicat prezumția legală a confuziei, conform art. 39 alin. (2) lit. a), ceea ce constituie o încălcare a normelor de drept material și impune casarea hotărârii atacate.

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), criteriile pentru determinarea similarității și a riscului de confuzie între mărci impun o analiză globală a tuturor factorilor relevanți, incluzând: gradul de similitudine vizuală, fonetică și conceptuală între semne; gradul de distinctivitate a mărcii anterioare; gradul de atenție al publicului relevant; gradul de interdependență între acești factori (cauza C-251/95 SABEL BV c. Puma AG, cauza C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH).

În speță, instanța de apel nu a aplicat aceste principii, limitându-se la o analiză superficială a similarității denumirilor și omițând să ia în considerare impactul real asupra consumatorului.

Totodată, au precizat că au demonstrat că marca "B." are un caracter distinctiv puternic, fiind utilizată constant și având notorietate pe piață, aspect care amplifică riscul de confuzie. Cu toate acestea, instanța a omis să analizeze aceste aspecte, ceea ce constituie o încălcare a principiilor unionale și un motiv de casare a hotărârii atacate.

Intimatul Municipiul Bistrița, prin reprezentantul său legal, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului și menținerea deciziei atacate, considerând-o temeinică și legală.

Intimatul susține că Tribunalul Bistrița-Năsăud și Curtea de Apel Cluj au reținut corect starea de fapt, constatând că dispozițiile legale invocate de recurenți nu își găsesc aplicabilitatea și că nu există o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora.

De asemenea, recurenții nu au adus probe suficiente pentru a demonstra contrafacerea mărcilor lor.

A mai precizat faptul că denumirea "B." este utilizată în cadrul unui proiect public de infrastructură sportivă în contextul Proiectului "Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement - B., Municipiul Bistrița", care a fost inițiat în 2018 și face parte din Strategia de Dezvoltare Locală 2010-2030.

Complexul sportiv nu este un proiect comercial și nu urmărește obținerea de profit, ci oferă servicii publice de interes local.

Potrivit art. 102 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, contrafacerea unei mărci presupune utilizarea unui semn identic sau similar în activitatea comercială.

Concluzionând, intimatul arată că nu desfășoară activități comerciale, iar veniturile generate sunt folosite exclusiv pentru întreținerea și funcționarea serviciilor publice și că decizia recurată respectă rigorile art. 425 C. proc. civ., fiind complet motivată și bazată pe o analiză detaliată a probelor administrate.

Recurenții au solicitat publicarea hotărârii în două cotidiene naționale, însă intimatul consideră că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru această măsură, în temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Împrejurările cauzei relevante pentru soluționarea litigiului sunt următoarele:

Reclamantul persoană fizică este titularul a două mărci naționale înregistrate, și anume:

- MN nr. x cu denumirea B., figurativă, individuală, dată de depozit 02.02.2022, înregistrată pentru servicii din clasele Nisa 35, 41 și 43, cuprinzând în reprezentarea grafică un semn circular în cadrul căruia, pe fond albastru este reprezentată cu culoare galbenă lit. W) în formă stilizată, rotunjită, cercul având la extremități amplasate culorile galben și albastru în mod alternativ; sub acest semn se află scris cuvântul B. cu inițială majusculă;

- MN nr. x cu denumirea B., verbală, individuală, dată de depozit 02.02.2022, înregistrată pentru servicii din clasele Nisa 35, 41 și 43.

Reclamanta persoană juridică are calitatea de licențiat față de cele două mărci indicate.

Prin acțiune s-a susținut încălcarea drepturilor exclusive rezultate din aceste două înregistrări prin folosirea semnului B. de către pârâtul Municipiul Bistrița în cadrul Complexului sportiv și de B. și al Resortului Ski B., pe care le deține și administrează și s-a solicitat încetarea acestei încălcări.

În susținerea pretențiilor, reclamanții s-au referit la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/11998 privind mărcile și indicațiile geografice, text potrivit cu care:

"(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora;

d) un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora."

Instanțele de fond și apel au considerat acțiunea ca neîntemeiată, argumentele esențiale fiind situate pe mai multe paliere:

- tribunalul a observat că pârâtul folosea semnul B. anterior datei de depozit a mărcilor reclamantelor, ceea ce conferă acestuia drepturi anterioare și exclude aplicarea art. 39 din lege în beneficiul titularului. Această afirmație - eronată, deoarece simpla folosire a unui semn cu titlu de marcă, neînsoțită de înregistrare sau neatașată unei dispoziții legale care să dea naștere unei protecții de altă natură nu poate constitui anterioritatea la care se referă prima instanță - a fost înlăturată corect de instanța de apel și nu face obiectul controlului judiciar, în absența unei căi de atac din partea părții interesate (pârâtul);

- s-a mai reținut de prima instanță - raționament validat de Curtea de apel - că "denumirea folosită de către pârât este "Complex Sportiv și de B.", astfel că folosirea unui singur cuvânt identic cu marca protejată nu poate crea eventuale confuzii în percepția publicului. Cuvântul "B." provine din limba engleză, este cunoscut publicului din România din literatură, astfel că acesta nu reprezintă un concept nou, care prin unicitate să facă trimitere la serviciile oferite de către reclamanți.

Pentru a fi vorba de contrafacerea mărcii, potrivit Legii nr. 84/1998, trebuie să existe în mod obligatoriu un risc de confuzie în ochii publicului, incluzând riscul de asociere între produsele sau serviciile terțului și produsele/serviciile aflate sub protecția mărcii. Or, în speță, chiar dacă există o identitate a unui element verbal, contrar susținerilor reclamanților, nu se creează un risc de confuzie din moment ce pârâtul nu a acționat niciodată sub denumirea de "B.", prezentându-se publicului țintă doar cu denumirea de "Complex Sportiv și de B.".

Este greu de imaginat cum clienții ar putea fi "induși în eroare" sau ar "confunda" serviciile oferite de pârât cu cele oferite de către reclamanți, prin intermediul unei societăți comerciale cu capital privat, întrucât este de notorietate că în cadrul "Complexului Sportiv și de B." serviciile sunt oferite și finanțate de către Municipiul Bistrița."

- în completare, Curtea de apel a reținut:

"La rândul său, pârâtul Municipiul Bistrița folosește denumirea B., pe de o parte, în programul intitulat ˝Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland˝ Municipiul Bistrița, program demarat din cursul anului 2018 și finanțat cu fonduri europene nerambursabile.

Acest complex sportiv realizat de Municipiul Bistrița are o singură pârtie de ski, denumirea folosită fiind ˝Pârtia de ski Cocoș˝, un parc de aventură intitulat ˝Parcul de aventură C. Bistrița˝ și trasee de bicicletă în cadrul ˝Bike Park Cocoș˝.

Astfel cum reiese din înscrisul de fila x, traseul pentru biciclete asigură ca tip de servicii urcarea cu telescaunul, inclusiv transportul bicicletei, coborârea urmând a fi făcută pe bicicletă. În privința pârtiei de schi, aceasta este deservită de un teleschi.

Pe de altă parte, din înscrisurile depuse la dosar de apelanți, comparând serviciile prestate de B. S.R.L. care se pot suprapune peste cele regăsite în complexul sportiv al municipiului Bistrița, Curtea constată că apelanta nu a probat că deține cel puțin o pârtie de ski cu instalație de tip teleski/telescaun, în privința bicicletelor, apelanta oferă spre închiriere biciclete, în vreme ce municipiul Bistrița oferă rețeaua de transport pentru circuit de biciclit în cadrul aceluiași parc unde se practică skiul. Nu în ultimul rând, apelanta nu oferă servicii de tip parcuri de aventură/cățărare.

În consecință, tipul de servicii asociate acestui parc sportiv sunt diferite de cele oferite de apelantă."

- s-a mai arătat în decizia recurată că "(…) analizând riscul de a se crea o confuzie datorită denumirii folosite de intimat vizavi de marca verbală B., Curtea reține, pe de o parte, că denumirea propriu-zisă este Complex sportiv și de B., nu doar B., iar, pe de altă parte, denumirea unui Complex sportiv, în sine, nu are funcția de a distinge produse sau servicii, funcție proprie mărcii.

Pornind de la aceste premise, apare un conflict între o marcă și un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă, în ipoteza în care terțul aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare "pentru produse".

Or, în speță, Curtea de apel constată că intimatul Municipiul Bistrița nu a folosit denumirea complexului pentru a individualiza pârtia de ski, parcul de aventură sau traseul de biciclete, ci, astfel cum reiese din înscrisurile depuse în probațiune anterioare datei introducerii cererii de chemare în judecată, fiecare dintre aceste parcuri au fost individualizate cu câte o denumire distinctă de Municipiul Bistrița, uzitând denumirea geografică a dealului pe care sunt situate, C..

În plus, nu poate exista un risc de confuzie între denumirea Complexului sportiv B. și serviciile oferite de B. Cluj, dat fiind și titularul serviciilor asigurate în cadrul acestui complex - municipiul Bistrița, spre deosebire de o societate privată, în cel de-al doilea caz."

Statuând că nu există identitatea cerută de art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în concluzia argumentelor reproduse, Curtea de apel a observat că nu este cazul aplicării nici al prevederilor art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, riscul de confuzie fiind înlăturat și de faptul că nu există identitate de servicii.

- cu privire la marca figurativă nr. x, prima instanță a reținut că nu s-a circumstanțiat prin acțiune în ce m