ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 155/2024

Ședința publică din data de 23 ianuarie 2024

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei.

I.1. Primul ciclu procesual.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă la data de 29.06.2017 sub nr. x/2017, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B., solicitând:

a) să se constate că produsele reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 8655/D 79 -2017/13.06.2017 aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deținute de reclamantă asupra mărcilor nr. X/03.02.1992 și nr. x/03.11.2000;

b) să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării menționate purtând semne identice sau similare mărcilor evocate aparținând reclamantei;

c) să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și a oricăror acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor indicate;

d) să se dispună distrugerea produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării amintite, pe cheltuiala pârâtei, precum și suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă;

e) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 9 din Regulamentul nr. 2 07/2009 privind marca Uniunii Europene, art. 36 din Legea nr. 84/1998, art. 23, 29 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, art. II, 16 și 17 din Legea nr. 344/2005, art. II alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

Prin sentința civilă nr. 294/15.02.2018, Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de către reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B. și a obligat reclamanta la plata sumei de 1900 euro, în echivalent în RON la data plății, către pârâtă, reprezentând cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinței civile nr. 294/15.02.2018 a Tribunalului București, secția a V-a civilă a declarat apel reclamanta A..

Prin decizia nr. 903A din 4 iunie 2019 a Curții de Apel București- sectia a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta-reclamantă A., împotriva sentinței civile nr. 294/15.02.2018 pronunțate de Tribunalul București, secția a V-a civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B., ca nefondat. Apelanta a fost obligată să plătească intimatei suma de 1950 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva deciziei civile nr. 903A din 4 iunie 2019 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, a declarat recurs reclamanta A..

Prin decizia nr. 2757 din 14 decembrie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, a fost admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 903 A din 4 iunie 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a fost casată decizia recurată iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la aceeași curte de apel.

I.2. Al doilea ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 971A din data de 16 iunie 2022, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a decis următoarele:

- a admis apelul declarat de către apelanta-reclamantă C. împotriva sentinței civile nr. 294/15.02.2018 pronunțate de Tribunalul București, secția a V-a civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B.;

- a schimbat în tot sentința apelată;

- a admis cererea;

- a constatat că produsele reținute de autoritățile vamale în conformitate cu notificarea nr. 8655/D 79-2017/13.06.2017 a Direcției Regionale Vamale Galați aduc atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii naționale x și asupra mărcii verbale a Uniunii Europene x;

- a dispus interzicerea importului, comercializării și a oricăror acte de punere pe piață și de utilizare a produselor care fac obiectul reținerii vamale menționate, precum și interzicerea producerii, comercializării, importului și punerii pe piață a altor produse de același fel purtând aceleași caracteristici;

- a dispus distrugerea produselor reținute în vamă, pe cheltuiala pârâtei, precum și suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă;

- a respins cererea pentru rest;

- a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 30.000 RON reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanță, apel, recurs, reprezentând onorariu avocațial (cu aplicarea art. 451 alin. (2) din C. proc. civ.), precum și a sumei de 450 RON cu titlu de taxă de timbru.

Împotriva deciziei nr. 971A din data de 16 iunie 2022 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a declarat recurs pârâta B..

Invocând incidența motivelor de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 și 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, reținerea cauzei spre rejudecare și respingerea în tot a acțiunii. De asemenea, recurenta-pârâtă a solicitat obligarea intimatei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată aferente tuturor etapelor procesuale.

În ceea ce privește motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă a susținut că hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază în ceea ce privește capetele de cerere secundare admise - distrugerea produselor reținute pe cheltuiala B., suportarea cheltuielilor de depozitare de către B., obligarea B. la plata cheltuielilor de judecată conform documentelor depuse la dosar de către C. (fostă A.) - precum și că aceasta cuprinde motive contradictorii cu concluzia în ceea ce privește capătul de cerere principal, în analiza condiției necesității folosirii mărcii.

În susținerea acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că singurele mențiuni din hotărârea recurată cu privire la capetele de cerere secundare admise de instanța de apel sunt cuprinse în câteva paragrafe de la paginile 13 - 14 ale hotărârii atacate, paragrafe care conțin concluzia instanței și nicidecum prezentarea motivelor care au condus la fundamentarea respectivei concluzii. De asemenea, a învederat că instanța de apel nu face nicio referire la apărările sale cu privire la aceste capete de cerere, fiind încălcate astfel prevederile art. 425 alin. (2) lit. b) din C. proc. civ.

Referitor la capătul secundar de cerere privind cheltuielile de judecată, ca urmare a admiterii capătului principal de cerere, instanța de apel, în rejudecare, admis și cheltuielile de judecată, fără a analiza și argumenta legătura documentelor justificative depuse de C. la dosarul cauzei.

În ceea ce privește motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă a învederat că normele de drept material încălcate sau aplicate greșit de instanța de apel sunt dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data de 06.07.2017, data introducerii acțiunii, art. 39 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, identice în conținut cu cele ale art. 14 din Regulamentul UE 2017/1001 (fost art. 12 din Regulamentul UE 209/2007, modificat prin Regulamentul UE 2015/2424) al Parlamentului European și al Consiliului, care reglementează, cu titlu de excepție, o limitare a dreptului exclusiv al titularului mărcii, art. 11, art. 16 și art. 17 din Legea nr. 344/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, referitoare la distrugerea bunurilor reținute pentru care s-a aplicat măsura reținerii, art. 20 din Legea 344/2015 referitoare la cheltuielile legate de depozitarea, manipularea și distrugerea mărfurilor, în raport cu prevederile art. 11 din O.G. nr. 100/2005 și art. 452 - 453 din C. proc. civ. cu privire la cheltuielile de judecată.

În susținerea acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că instanța de apel, în rejudecare, a încălcat dispozițiile de drept material prin faptul că a hotărât distrugerea produselor reținute, pe cheltuiala pârâtei, precum și suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă, fără nicio motivare.

Totodată, recurenta-pârâtă a susținut că partea adversă și-a întemeiat acest capăt de cerere, astfel cum reiese din acțiunea introductivă, pe prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005,

precum și pe prevederile art. 29 din Regulamentul UE 608/2013 aplicabil la data introducerii acțiunii - 2017.

În apărare, prin notele scrise depuse în fața instanței de fond, pagina 5, pct. (b), B. a invocat aplicarea în speță a prevederilor art. 20 din Legea nr. 344/2005, potrivit cărora, la data introducerii acțiunii, cheltuielile cu produsele reținute erau prevăzute în sarcina titularului de marcă. Recurenta-pârâtă a interpretat aceste prevederi ca fiind în sensul existenței unui drept de regres al titularului mărcii împotriva persoanei despre care se stabilește ulterior că ar fi săvârșit actul de contrafacere.

Recurenta pârâtă a arătat că titularul care ar obține câștig de cauză într-o acțiune în contrafacere ar urma să achite costurile de distrugere a produselor contrafăcute, conform angajamentului asumat în fața Autorității Vamale, cu posibilitatea de a se îndrepta ulterior cu o acțiune în despăgubiri către persoana care a săvârșit contrafacerea. În situația în care respectivele prevederi ar fi fost considerate contradictorii de instanța de apel, în opinia recurentei-pârâte, ar fi prevalat dispozițiile actului normativ de rang superior, respectiv Legea nr. 344/2005.

Recurenta pârâtă a arătat că în O.U.G. nr. 100/2005 nu se face nicio referire la cheltuielile de depozitare a produselor, ci doar la măsura de distrugere. În cazul în care instanța de apel ar fi considerat că s-ar aplica în speță prevederile art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, atunci aceasta ar fi trebuit să aibă în vedere și dispozițiile alin. (3) ale aceluiași articol.

Chiar și în situația în care instanța de recurs ar menține hotărârea instanței de apel cu privire la existența unei încălcări prin raportare la modul de etichetare a produselor, recurenta pârâtă a considerat că măsura distrugerii produselor ar apărea disproporționată în raport cu situația de fapt reținută în speță, fiind suficientă desprinderea de pe ambalaj a autocolantului care cuprinde indicația tehnică x.

Printr-un alt motiv de recurs, recurenta-pârâtă a criticat hotărârea atacată și pentru faptul că instanța de apel a încălcat normele de drept material când a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată, fără a analiza obiecțiile părții cu privire la lipsa de legătură a documentelor justificative cu dosarul cauzei. Recurenta-pârâtă a susținut că există facturi dublate (în euro), aferente etapei fondului, iar acestea prezintă neconcordanțe în raport cu datele dosarului pentru care se cer a fi efectuate plățile. În sensul celor expuse, recurenta-pârâtă a indicat factura dublată în euro X și a contestat valoarea sa probatorie.

Recurenta-pârâtă a mai criticat decizia instanței de apel și pentru faptul că aceasta a aplicat greșit prevederile art. 36 în coroborare cu prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998, identice în conținut cu cele ale art. 14 din Regulamentul UE 2017/1001 (fost art. 12 din Regulamentul UE 209/2007, modificat prin Regulamentul UE 2015/2424).

În susținerea acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că instanța de apel nu a analizat corect elementele de comparat, așa cum prevăd dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, și nici elementele situației de excepție, așa cum se menționează în dispozițiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 și în prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene menționate în cazul de față.

De asemenea, instanța de apel nu a respectat principiile de interpretare a acestor dispoziții legale din jurisprudența europeană precizate în dispoziția de trimitere a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Prin dispoziția de trimitere, instanța de recurs a reținut că instanța de apel, în primul ciclu procesual, nu a analizat situația premisă a încălcării mărcii, care ar fi determinat analizarea întrunirii condițiilor privind situația de excepție și nici nu a analizat susținerea reclamantei că semnul utilizat ar fi identic cu marca.

În rejudecare, instanța de apel, în examinarea aplicării prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, a extras din semnul utilizat de pârâtă, constituit din ambalajul produsului și eticheta autocolantă de dimensiuni reduse care conține cifre și litere, doar elementul verbal x și a conchis că există identitate între semnul utilizat și marcă, fiind în opinia sa incidente prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din lege, riscul de confuzie fiind în această ipoteză prezumat.

Această analiză încalcă prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998. Prin urmare, instanța de apel ar fi trebuit să observe că semnul utilizat de pârâtă este alcătuit dintr-un cumul de elemente - ambalajul produsului, inscripționat cu marca proprie x, cu element figurativ, imaginea produsului și eticheta autocolantă de dimensiuni reduse în raport cu dimensiunile inscripționării cu marca proprie x, respectiva etichetă autocolantă care conține cifre și litere. De asemenea, instanța de apel ar fi trebuit să procedeze la compararea semnului utilizat de pârâtă, alcătuit din respectivul cumul de elemente, cu marca înregistrată, cu evidențirea elementelor dominante, asemănărilor și deosebirilor, concluzionând asupra similarității semnului cu marca și riscului de confuzie.

Analiza riscului de confuzie trebuie să aibă în vedere concluzia cu privire la similaritatea semnelor, fiind relevant sub acest aspect faptul că elementul comun are rol neglijabil în cadrul semnului utilizat de B. (abia perceptibil din perspectiva funcției de marcă, fiind perceput drept indicație tehnică de destinație a produsului x), elementul dominant fiind constituit de partea verbală și figurativă x, complet diferită de elementul dominant al mărcii opuse, x. Din acest motiv, recurenta-pârâtă a apreciat că nu există risc de confuzie pentru consumatori între semnul utilizat de pârâtă, alcătuit din respectivul cumul de elemente, și partea verbală x.

În ceea ce privește riscul de asociere, trebuie avut în vedere specificul produselor, respectiv piese de schimb pentru autovehicule, pe piață fiind uzuală prezența atât a pieselor producătorului autovehiculului, cât și a pieselor de schimb alternative, produse de terți.

Din ansamblul semnului utilizat (elemente componente, proporții, poziționări) nu se identifică niciun motiv care să genereze ideea că există o legătură comercială între semnul utilizat și titularul mărcii x, cu atât mai mult cu cât produsul poartă marca proprie x.

În plus, publicul consumator al acestor produse va avea o atenție medie spre ridicată, așa cum a reținut și Curtea de Apel în rejudecare, fiind atent la toate elementele ambalajelor produselor.

În concluzie, recurenta-pârâtă a apreciat că instanța de apel ar fi trebuit să concluzioneze că situația premisă de incidență a articolului 36 din Legea 84/1998 nu se verifică, nefiind în prezența unei încălcări a mărcii x.

Recurenta-pârâtă a criticat hotărârea instanței de apel și pentru faptul că nu au fost corect analizate elementele situației de excepție așa cum prevăd dispozițiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 și prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene citate în speță și nici nu a respectat principiile de interpretare a acestor dispoziții legale din jurisprudența europeană precizate în decizia de casare pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

S-a susținut că instanța de apel, aplicând greșit dispoziția legală invocată în cauză referitoare la excepția de la protecția absolută conferită de înregistrarea ca marcă, a considerat că elementul x prezent pe etichetă ar avea funcție de marcă, adică aceea de a identifica produsul companiei x/Daimler, și nu valoarea unei indicații de natură tehnică, în timp ce adăugarea unei sintagme de tipul "compatibil cu" sau "părți pentru" ar fi deturnat funcția de marcă în favoarea funcției de informare a consumatorului despre scopul utilizării mărcii x. Or, această interpretare în aplicarea dispoziției legale incidente în speță este eronată.

Recurenta-pârâtă a apreciat că nu există o prevedere legală care să impună utilizarea unei anumite formule pentru a arăta destinația unui produs, iar un semn aplicat pe un produs are funcție de marcă atunci când, prin aplicarea semnului, publicul înțelege că produsul în cauză emană de la titularul mărcii respective. În acest sens, dacă s-ar accepta raționamentul instanței de apel, publicul confruntat cu piesa de schimb pe care este aplicată central marca x, văzând eticheta detașabilă de mici dimensiuni pe care apare cu caractere de dimensiuni mici elementul x, alături de cifre si litere, va atribui în mod inexplicabil produsul respectiv companiei C. (fostă A.) în loc să îl atribuie titularului mărcii x. Or, această interpretare ignoră cu desăvârșire funcția de marcă a elementului x, poziționat în mod central pe ambalajul produsului.

Recurenta pârâtă a susținut că este cunoscut faptul că piesele auto nu au dimensiuni și forme universale, ci diferă de la un tip de autovehicul la altul. Din acest motiv, persoana din cadrul publicului consumator care dorește să achiziționeze piesa de schimb purtând marca x va căuta pe ambalaj o indicație care să arate compatibilitatea, din punct de vedere tehnic, nu estetic sau din altă perspectivă, cu modelul de autovehicul la care dorește să fie montată respectiva piesă.

Prin urmare, în contradicție cu reținerea instanței de apel, rolul elementului x pe eticheta detașabilă a produsului este unul pur tehnic, și anume acela de a confirma compatibilitatea piesei de schimb care se dorește a fi achiziționată cu modelul de autoturism la care urmează a fi montată.

În ceea ce privește necesitatea prezenței elementului x pe eticheta autocolantă a produsului, recurenta pârâtă a considerat că în mod corect a reținut instanța de apel în rejudecare faptul că cifrele și literele asociate acestui element reprezintă coduri interne ale companiei B., așa cum a declarat reprezentantul companiei prin adresa depusă în dosarul de apel, în rejudecare, filele x. Ceea ce a omis să rețină instanța de apel, cu toate că informația era inserată în același document, este faptul că respectivele coduri identifică intern doar produsele x, nu și destinația/compatibilitatea acestora, respectiv faptul că sunt compatibile cu autoturismele x.

Cu alte cuvinte, cifrele și literele de pe eticheta autocolantă detașabilă ar putea sugera, pentru specialiștii din cadrul companiei B., categoria de produs și marca proprie aplicată (x), dar nu și modelul cu care piesa de schimb este compatibilă, fiind necesare informații tehnice suplimentare pe etichetă pentru identificarea destinației produsului.

Totodată, recurenta-pârâtă a învederat că a adăugat aceste informații prin precizarea indicației tehnice "x", în scopul unei corecte și complete informări a cumpărătorului cu privire la destinația produsului.

Astfel, având în vedere detalierea semnificației codurilor, a fost lămurit faptul că doar prezența acestor coduri pe etichetele autocolante nu ar fi fost suficientă pentru a transmite informații complete, corecte și inteligibile despre destinația produselor. Prin urmare, prezența denumirii cu caracter tehnic x pe ambalajul produsului reprezintă un mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă cu privire la destinația produsului.

În ceea ce privește calificarea acestui mijloc de informare ca fiind "singurul" pentru o informare corectă, completă și inteligibilă a cumpărătorului cu privire la destinația produsului, respectiv să nu existe un alt mijloc alternativ care să ofere același tip de informare, în opinia recurentei-pârâte nu se poate produce o probă a acestui fapt negativ. Pe cale de consecință, a apreciat că era în sarcina intimatei-reclamante să pună în discuție și să probeze existența unor mijloace alternative de etichetare a produsului care să producă, prin ele însele, exact același rezultat.

Prin documentele depuse în dosarul de rejudecare a apelului, respectiv extrase de pe internet și din bazele de date ale unor comercianți privați, intimata-reclamantă a încercat să arate faptul că ar exista o modalitate alternativă de identificare a modelelor de destinație pentru produsele "x", prin utilizarea pe internet sau în platforme private a codurilor formate din cifre și litere de pe etichetele produselor. Or, în opinia recurentei-pârâte, această ipoteză avansată de intimata-reclamantă nu era pertinentă chestiunii reliefate de instanța de casare.

Astfel, teza probatorie pentru intimata-reclamantă ar fi fost aceea că elementele formate din cifre și litere care apar pe etichetele produselor x ar fi, prin ele însele, corecte și complete (în sensul de suficiente) pentru identificarea destinației produselor.

Totuși, prin documentele depuse la dosar, intimata-reclamantă a făcut dovada contrară tezei sale probatorii, și anume, a arătat că pentru a obține o informație corectă, completă și inteligibilă despre destinația produselor x, codurile de pe etichetă nu sunt suficiente, ci dimpotrivă necesită a fi completate, în privința destinației produselor, cu informații obținute din alte surse private (de exemplu accesarea unor baze de date cu ajutorul internetului), ceea ce ar fi o povară excesivă și riscantă pentru consumator să caute prin eforturi proprii care sunt modelele de destinație pentru produsele purtând marca x, adică autoturismele pentru care se potrivesc produsele purtând marca x.

Pe de altă parte, în rezultatele căutării pe internet după cod (pagina 2 a documentelor depuse de intimata-reclamantă în etapa rejudecării apelului) s-a observat că primul rezultat menționează exclusiv marca x, de unde ar fi trebuit să se concluzioneze că, în situația căutării on-line după acel criteriu, acuratețea și caracterul complet (sau, dimpotrivă, incomplet) al informațiilor afișate în rezultate depind de modul de organizare a bazelor de date gestionate de diferiți comercianți, aspect care excede controlului intimatei B. poate, cel mult, să încerce să se asigure că produsele sale sunt etichetate corespunzător, astfel încât eticheta să conțină toate informațiile necesare consumatorului pentru achiziționarea unui produs compatibil cu un anumit model de autovehicul.

Aceste coduri de pe etichete nu pot face, prin ele însele, o informare corectă și completă despre destinația produselor. În plus, din declarația depusă la dosarul cauzei la 19.05.2022 de către B. reiese concluzia că cifrele componente ale codurilor nu se referă la destinația produsului, ci fac trimitere la marca x a producătorului (ultimele două litere ale codului - PC), concluzie care este valabilă pentru toate categoriile de public, adică atât pentru specialiști, cât și pentru nespecialiști.

Din hotărârea recurată, paginile 12-13, rezultă indirect că instanța de apel a apreciat ca fiind "evident" faptul că folosirea elementului x pe eticheta autocolantă nu ar constitui singurul mijloc prin care s-ar fi putut realiza informarea corectă, completă și inteligibilă a consumatorilor, însă nu a indicat un tip alternativ de folosire identificat care să excludă termenul x.

S-a mai susținut că instanța de apel a apreciat că varianta alternativă de a realiza informarea corectă, completă și inteligibilă a consumatorilor ar fi fost folosirea sintagmelor "compatibil cu x" sau "pentru x", adică, tot prin menționarea pe etichetă a elementului x. Din acest punct de vedere, motivarea instanței de apel cu privire la condiția necesității prezenței mărcii pe etichetă și a capacității codurilor conținute de etichete de a realiza informarea corectă, completă și inteligibilă a consumatorului prin ele însele în absența mărcii este contradictorie în raport cu concluzia la care a ajuns instanța de apel.

Recurenta-pârâtă a mai făcut trimitere și la hotărârea pronunțată de CJUE în cauza x nr. 63/97 pronunțată la data de 23.02.1999. De asemenea, a învederat că în respectiva cauză s-a analizat utilizarea mărcii x pentru publicitate aferentă serviciilor de reparații și service prestate de un terț pentru autovehicule x, iar prin hotărârea și opinia sus numite se menționează, printre altele că o persoană independentă care desfășoară activități de reparații și service pentru autovehicule x sau care este specialist în domeniu nu poate comunica din punct de vedere practic către clienții săi acest fapt fără a utiliza marca x. De asemenea, s-a mai menționat și faptul că în analiza concordanței cu bunele practici din domeniul comercial sau industrial, instanțele naționale ar trebui să aibă în vedere ca aceste noțiuni să nu fie interpretate atât de restrictiv încât să constituie impedimente nejustificate în comerț sau cu privire la concurența loială.

Față de cele arătate, recurenta-pârâtă a apreciat că, prin modul de aplicare a dispozițiilor legale de către instanța de apel, în rejudecare, s-a încălcat principiul mai sus statuat prin jurisprudența europeană.

În argumentarea conformității modului de etichetare a produselor în discuție cu bunele practici din domeniul comercial/industrial, recurenta-pârâtă a precizat că a evidențiat în concluziile scrise suplimentare depuse în etapa rejudecării apelului faptul că reținerea notificată de către DGV Galați conform adresei nr. x/12.06.2017 (Anexa nr. 2 la întâmpinarea depusă la dosarul de fond) se referă la un număr total de 2250 de KIT-uri cap planetară, dintre care numai 60 de bucăți de astfel de produse au legătură cu modelele de mașini «x», celelalte 2190 produse făcând referire la alte tipuri de autovehicule.

Totodată, a învederat că dintre toate produsele reținute în vamă, doar produsele destinate modelelor x nu au fost eliberate. Prin urmare, se poate trage concluzia că titularii celorlalte produse reținute (x) au considerat acest mod de etichetare - identic cu cel al produselor destinate modelelor x - drept unul în conformitate cu practicile loiale în domeniu și nu s-au considerat prejudiciați prin respectivul import.

S-a mai susținut de către recurenta-pârâtă că publicul consumator, complementar cu nivelul său de atenție mediu spre ridicat, astfel cum a reținut instanța de apel, are, în mod logic, un grad de informare cel puțin mediu în domeniul pieselor de schimb, fiind rezonabil de presupus că, înaintea momentului achiziției piesei, acesta va culege informații referitoare la opțiunile de achiziție. Prin urmare, publicul consumator va fi atent la detaliile ambalajelor produselor și nu va considera de la sine înțeles că respectivele piese de schimb ar implica o relație contractuală între producător și titularul mărcii autovehiculului pentru care piesa este destinată (de tipul licenței), atâta timp cât pe ambalaj nu se identifică niciun marcaj (suplimentar elementului care indică destinația piesei) care să conducă la această idee, de tipul "produse originale", "produse sub licență", etc.

De asemenea, recurenta-pârâtă a învederat că pe tot parcursul acestui litigiu a arătat care au fost diligențele sale în etichetarea produselor x, astfel că nu poate fi obligată să probeze faptul negativ al inexistenței riscului de asociere, ci partea interesată, care a înaintat susținerea faptului pozitiv contrar (existența riscului de asociere), respectiv intimata-reclamantă, ar fi trebuit să administreze probe care să îi susțină poziția.

Din această perspectivă concluzia instanței de apel, în sensul că folosirea în cauză "dă impresia greșită a unei legături economice între cele două părți litigante" apare ca o simplă speculație, care nu rezultă din probatoriul administrat în dosar.

Prin întâmpinarea înregistrată la dosar la data de 22 martie 2023, intimata-reclamantă C. a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil, iar în subsidiar, în cazul în care va fi reținută admisibilitatea acestuia, respingerea recursului ca nefondat și menținerea hotărârii atacate ca fiind legală.

Intimata-reclamantă a apreciat că recursul formulat este inadmisibil, întrucât, prin prisma argumentelor expuse, recurenta-pârâtă nu se referă în realitate la situațiile de nelegalitate reglementate de dispozițiile legale, ci, în fapt, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la soluția instanței de apel asupra capătului principal al cererii și implicit asupra capetelor accesorii, dependente de capătul principal.

În ceea ce privește motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ. referitor la nemotivarea hotărârii în privința capetelor secundare de cerere admise și contradictorialitatea motivelor cuprinse în hotărârea instanței de apel, intimata-reclamantă a apreciat că hotărârea instanței de apel, contrar susținerilor părții adverse, cuprinde o amplă motivare cu privire la capătul principal de cerere, raționamentul în temeiul căruia instanța de apel a admis și capetele accesorii ale cererii, dependente, de altfel, de capătul principal, cel privind constatarea unei încălcări aduse drepturilor de proprietate intelectuală aparținând reclamantei, fiind același.

Motivarea dată capătului principal de cerere este parte componentă subînțeleasă pentru admisibilitatea oricărui alt capăt de cerere vizând răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin aceeași faptă ilicită.

În acest sens, intimata-reclamantă a indicat jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (decizia nr. 2311/2019 din 03 decembrie 2019, decizia nr. 935/2019 din 26 februarie 2019, decizia nr. 602/2021 din 11 martie 2021) și a susținut că aceasta este constantă în ceea ce privește aspectul motivării capetelor de cerere accesorii.

Astfel, raportat la cele statuate de Înalta Curte prin deciziile sale, în cauză este evident că argumentele ambelor părți au fost analizate detaliat, nicidecum ignorate de către instanța de apel, aceasta dispunând, în mod corect, în urma analizării tuturor aspectelor cauzei, suportarea tuturor costurilor aferente distrugerii produselor, inclusiv cele de depozitare a bunurilor de către compania B., costuri generate tocmai de fapta ilicită a recurentei, respectiv încălcarea drepturilor reclamantei prin importul produselor contrafăcute, astfel cum a fost confirmat de către instanță prin admiterea capătului principal de cerere.

Nu există nicio dispoziție legală care să interzică acordarea acestor cheltuieli, în mod direct, în cadrul unei acțiuni în contrafacere care se află deja pe rolul instanțelor, în contextul în care ar fi vădit inechitabil ca titularul de marcă ale cărui drepturi au fost încălcate să fie, pe deasupra, obligat să introducă multiple acțiuni care să genereze costuri suplimentare pentru acoperirea unor cheltuieli generate de fapta recurentei. Dimpotrivă, atât dispozițiile de drept comun în materia răspunderii civile delictuale, cât și dispozițiile speciale din Regulamentul nr. 608/2013, prevăd explicit posibilitatea ca în cadrul unei acțiuni civile să fie pretinse toate prejudiciile cauzate prin fapta ilicită.

Raportat la capătul privind cheltuielile de judecată, intimata-reclamantă susține că se poate observa că instanța de apel, prin hotărârea recurată, a dispus reducerea onorariului avocațial ce a fost acordat cu titlu de cheltuieli de judecată, aceasta fiind încă o dovadă a faptului că instanța a analizat în mod complet inclusiv acest capăt de cerere și implicit și argumentele părții adverse, care au fost respinse per a contrario.

Se mai învederează de către intimata-reclamantă că partea adversă a invocat pur formal motivul de recurs referitor la contradictorialitatea motivării în ceea ce privește necesitatea utilizării mărcii x pentru indicarea destinației piesei întrucât instanța de apel a apreciat că varianta alternativă de realizare a unei informări corecte, complete și inteligibile a consumatorilor ar fi fost folosirea sintagmelor "compatibil cu x" sau "pentru x", deși această modalitate ar implica tot menționarea pe etichetă a elementului x.

Or, raționamentul instanței de judecată a fost dezvoltat de către aceasta în mod clar, în sensul în care utilizarea mărcii x în sine, în mod singular, fără o sintagmă explicativă de tipul "compatibil cu" sau "pentru", nu este suficient pentru o informare corectă și completă a clienților și nu poate avea valoarea unei indicații tehnice de compatibilitate. Astfel, motivarea instanței de apel este grefată pe necesitatea utilizării mărcii ca indicator al destinației piesei de schimb numai cât timp aceasta este utilizată într-un context lexical care să îi confere mărcii valoarea și semnificația cerută de dispozițiile legale privind reglementarea excepției invocate în apărare, respectiv împreună cu o sintagmă explicativă, care să înlăture riscul de confuzie în rândul consumatorilor. Prin urmare, fără această sintagmă explicativă, nu se poate considera că semnul x este utilizat cu alt scop decât funcția sa primară, aceea de marcă, aspect care a fost antamat în mod neechivoc prin hotărârea instanței de apel, fără a exista o contradictorialitate a motivării.

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ. referitor la încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, intimata-reclamantă a susținut că instanța a interpretat și a aplicat, în mod corect, normele de drept material privind suportarea cheltuielilor generate de depozitarea și distrugerea produselor, dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005 fiind suficient de clare în ceea ce privește aspectul costurilor de distrugere, care cad în sarcina persoanei responsabile de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, instanța putând ordona ca măsura întreprinsă să fie făcută pe cheltuiala persoanei care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat.

Intimata reclamantă a arătat că prevederile Legii nr. 344/2005 nu se mai aplică de la 1 ianuarie 2007, când, după aderarea la UE, în România a devenit direct aplicabil Regulamentul UE nr. 1383/2003, regulament care a fost ulterior abrogat prin Regulamentul UE nr. 608/2013, în prezent în vigoare. Art. 29 din Regulamentul nr. 608/2013 prevede, în mod expres, dreptul titularului mărcii de a obține integral toate costurile și prejudiciile cauzate de actele de încălcare.

În ceea ce privește aspectul proporționalității măsurii distrugerii, intimata reclamantă a arătat că produsul care poartă în mod neautorizat mărcile x este piesa auto în sine, pentru că în raport cu acest produs consumatorul se așteaptă să regăsească calitățile produselor și serviciilor cunoscute și identificate prin mărcile x. Din această perspectivă, scoaterea din circuitul economic al produsului contrafăcut și distrugerea acestuia nu vizează distrugerea etichetei, a ambalajului sau a oricărui suport material pe care este aplicată marca, ci evident a produsului în raport cu care se face greșita asociere a originii comerciale.

În ceea ce privește critica referitoare la obligarea B. la plata cheltuielilor de judecată, intimata-reclamantă a considerat că argumentele părții adverse sunt lipsite de fundament, în contextul în care facturile emise și plătite de client către avocat se bazează în mod expres pe timpul de lucru alocat prezentului dosar, pe activitățile specifice îndeplinite de avocat, respectiv redactare, studiu documente, corespondență, reprezentare în instanță, toate fiind exclusiv legate de actele de încălcare săvârșite de intimata-pârâtă.

În ceea ce privește incidența situației de excepție prevăzute de art. 36 în coroborare cu art. 39 din Legea nr. 84/1998, dispoziții identice în conținut cu art. 14 din Regulamentul UE nr. 1001/2017 (fost art. 12 din Regulamentul UE nr. 209/2007, modificat prin Regulamentul UE nr. 2015/2424), intimata-reclamantă susține că instanța de apel a analizat în mod complet și corect situația din dosar, în conformitate cu prevederile legale și cu jurisprudența europeană și națională, cu respectarea principiilor stabilite de Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin hotărârea din cauza Gilette, C-63/97, și preluate de către Înalta Curte prin hotărârea nr. 2757/2021.

Instanța de apel a analizat în mod corect elementele de comparat, în conformitate cu dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998. Atât timp cât semnul x aplicat pe etichetele aflate pe produse sau pe ambalaje va fi perceput de către consumator în mod autonom de alte semne distinctive, verbale sau grafice, aflate pe același ambalaj, acesta va fi analizat autonom, din perspectiva riscului de confuzie.

În cauză există o identitate evidentă între semnul utilizat și marca x aparținând reclamantei, astfel cum a fost înregistrată, riscul de confuzie fiind prezumat.

Dincolo de relevanța în analiza similarității semnelor în conflict ori în aprecierea riscului de confuzie, prezența concomitentă a unei alte mărci alături de marca intimatei-reclamante poate avea relevanță în analiza intenției de respectare a intereselor și drepturilor titularului mărcii, atunci când se urmărește o folosire exclusivă în scopul desemnării scopului sau naturii unui produs.

Mai mult, referindu-se la prezența sau absența unei mărci proprii a terțului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că lipsa unei mărci proprii ar putea fi un factor potențator al riscului de confuzie, iar nu că prezența unei astfel de mărci proprii este un factor care suplinește și acoperă lipsa condițiilor cerute imperativ de reglementarea de excepție privind folosirea mărcii înregistrate.

În ceea ce privește condiția necesității, simpla mențiune a unei mărci, în special fără o altă explicație de tipul "compatibil cu" sau "potrivit pentru" nu ar fi oricum suficientă, în contextul în care există mai multe tipuri diferite de autovehicule produse de reclamantă (mai multe modele) cu o multitudine de posibile caracteristici tehnice.

Simpla utilizare a mărcilor reclamantei nu este necesară, nu este nici utilă pentru a indica destinația produsului, neoferind o informare corectă, completă și inteligibilă și cu siguranță nu este singura modalitate disponibilă, astfel cum a reținut și instanța de rejudecare.

Obligația dovedirii conformității modului de folosire a mărcii x cu practica loială pentru desemnarea mașinilor cărora le sunt destinate piesele de schimb revine intimatei și nu recurentei.

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza x nr. 63/97, nu poate fi avută în vedere în prezenta cauză, principiul invocat de către recurentă fiind statuat într-o cauză având o situație premisă diferită.

Se mai apreciază de către intimata-reclamantă că argumentul recurentei, conform căruia decizia celorlalți titulari de a nu continua demersurile juridice reprezintă de fapt o recunoaștere a caracterului legal al utilizării mărcilor, nu este altceva decât o simplă supoziție, străină de realitate, raportarea la ceilalți titulari de drepturi fiind irelevantă în prezenta cauză, iar interpretarea dată deciziei acestora, greșită.

Pe parcursul procesului, recurenta-pârâtă nu a făcut dovada că există o practică loială în domeniu, adică alți comercianți independenți, care folosesc în mod uzual mărcile terților pentru piese de mașini neînsoțite de niciun mesaj explicativ, chiar minimalist. Această sarcină a probei îi revenea intimatei.

Intenția de conformare practicilor loiale manifestată de recurentă după constatarea actelor de încălcare de către autoritățile vamale nu face decât să confirme că aceasta știa întocmai care este diferența dintre o folosire conformă și o folosire neconformă acestor practici, formula de indicare a destinației produselor fiind sugerată chiar de aceasta.

Răspunsul la întâmpinare:

În cauză recurenta-pârâtă a formulat răspuns la întâmpinare pe care l-a depus la dosar la data de 07 aprilie 2023 și prin care, ca o chestiune prealabilă, a invocat tardivitatea depunerii întâmpinării, susținând că, potrivit documentelor disponibile în dosarul electronic al litigiului, intimata-reclamantă a fost citată cu copia recursului la data de 21 februarie 2023, în timp ce întâmpinarea la recurs a fost depusă la oficiul poștal la data de 21 martie 2023. Prin urmare, apreciază că întâmpinarea a fost depusă peste termen (care s-a împlinit pe 20 martie 2023), motiv pentru care a solicitat să se constate decăderea intimatei-reclamante din dreptul de a mai ridica excepții și de a propune probe.

Cu privire la excepția inadmisibilității recursului invocată prin întâmpinare, recurenta-pârâtă a solicitat respingerea acestei excepții, în principal drept tardiv ridicată (ca urmare a tardivității întâmpinării), iar în subsidiar drept nefondată, având în vedere argumentele recurentei care privesc aspecte care intră sub incidenta controlului de legalitate exercitat de către instanța de recurs, expuse în cererea de recurs.

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 26 septembrie 2023, completul de filtru a respins excepția tardivității depunerii întâmpinării; a respins excepția inadmisibilității recursului; a admis în principiu recursul declarat de recurenta-pârâtă B. împotriva deciziei nr. 971A din 16 iunie 2022 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă C.; a fixat termen de judecată la data de 23.01.2024, ora 10:00, în ședință publică, cu citarea părților.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Motivul de recurs prin care recurenta pârâtă a invocat incidența cazului de casare reglementat de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., în sensul că instanța de apel nu a analizat corect elementele de comparat, așa cum prevăd dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, și nici elementele situației de excepție, așa cum se menționează în dispozițiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 și în prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene, nu este întemeiat.

Critica prin care se invocă greșita analiză a semnelor aflate în conflict este nefondată. În acest sens, recurenta pârâtă a susținut că instanța de apel a extras din semnul utilizat de pârâtă, constituit din ambalajul produsului și eticheta autocolantă de dimensiuni reduse care conține cifre și litere, doar elementul verbal x, și a conchis că există identitate între semnul utilizat și marcă, iar această analiză încalcă prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998. Astfel, recurenta pârâtă a considerat că instanța de apel trebuia să aibă în vedere că semnul utilizat de pârâtă este alcătuit dintr-un cumul de elemente - ambalajul produsului, inscripționat cu marca proprie x, cu element figurativ, imaginea produsului și eticheta autocolantă de dimensiuni reduse în raport cu dimensiunile inscripționării cu marca proprie x, respectiva etichetă autocolantă care conține cifre și litere. În această situație, în opinia recurentei pârâte, comparația trebuia să fie realizată între acest cumul de elemente și marca înregistrată, cu evidențirea elementelor dominante, asemănărilor și deosebirilor.

Prin decizia de casare pronunțată în primul ciclu procesual, instanța de recurs a stabilit că se impune analiza folosirii "necesare" a mărcii x pe ambalajul kiturilor pentru cap planetare compatibile cu anumite modele de autoturisme x - reținute în vamă -, iar în ceea ce privește imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează la percepția publicului asupra semnului terțului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terț, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă și semnul terțului.

De asemenea, în rejudecare urma a se stabili dacă maniera de inscripționare a mărcilor x pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinației produsului în piața kiturilor pentru cap planetare, și, nu în ultimul rând, s-a arătat în decizia de casare că aplicarea mărcii reclamantei pe ambalajul produsului nu conduce prin el însuși la consecințe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă, apreciindu-se că sunt incidente prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Instanța de apel a respectat aceste coordonate ale analizei, astfel cum au fost trasate prin decizia de casare. Astfel, stabilind situația de fapt, instanța de apel a reținut că, din fotografiile reproduse în cuprinsul acțiunii introductive de reclamantă și respectiv de pârâtă atașat întâmpinării, se observă că, pe ambalajele celor 60 de piese de schimb auto (kit cap planetară) importate de pârâtă la data de 13.06.2017, este reprezentată fotografia piesei, sub care sunt înscrise sintagma "Constant velocity joints" și marca combinată x TRANSMISION PARTS, iar în partea superioară a cutiei ce reprezintă ambalajul piesei este aplicată o etichetă albă autocolantă, pe care sunt înscrise denumirea în limba engleză și respectiv în limba poloneză a piesei ("cv.joint/przegub napedowy), elementul x și un cod format din litere și cifre.

Astfel, analiza realizată de instanță a avut în vedere utilizarea pe produsele în discuție a mărcii verbale a reclamantei, susținerea recurentei pârâte în sensul că produsele poartă și marca proprie, x, neputând avea relevanța dorită de parte, coordonatele stabilite de textele legale incidente raportându-se la condițiile în care poate fi reținută existența unei situații de excepție de la regula caracterului absolut al protecției conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile. (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate". (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În ceea ce privește aplicabilitatea reglementărilor enunțate, prin decizia de casare pronunțată în primul ciclu procesual s-a constatat că verificarea aplicării dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privința mărcii naționale a reclamantei nr. X/3.02.1992 (înregistrată pentru produsele din clasa 12), marcă verbală, iar verificarea incidenței prevederilor Regulamentului - în legătură cu marca reclamantei protejată la nivelul Uniunii Europene, marca nr. x/3.11.2000 (înregistrată pentru toate clasele 1-42 ale Clasificării de la Nisa), marcă verbală, în condițiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanțele naționale competente în domeniul mărcilor UE au competență exclusivă în materia acțiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, caz în care instanțele naționale aplică dispozițiile Regulamentului.

De asemenea, prin decizia de casare s-a constatat că distincția arătată nu este relevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conținutul reglementărilor anterior citate este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noțiuni autonome ce au o anumită semnificație.

În ipoteza speței, astfel cum s-a reținut prin decizia de casare pronunțată în primul ciclu procesual, un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este "necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile" și, totodată, "conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial". De asemenea, s-a arătat că, pentru aprecierea caracterului necesar și conform al folosirii mărcii de către terț, exclusiv în scop informativ, este necesară raportarea la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene și al Directivei de armonizare a legislațiilor naționale, în care se regăsește interpretarea dată de instanțele Uniunii normelor respective, în funcție de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiții enunțate anterior.

Aceste indicații au fost respectate de instanța de apel în rejudecarea cauzei.

Stabilind coordonatele de fapt ale analizei, instanța de apel a constatat că reclamanta este titulara mărcii Uniunii Europene x x (verbală, depozit 01.04.1996, înregistrată pentru toate produsele și serviciile din clasele 1-42) și a mărcii naționale x x (verbală, depozit 03.02.1992, înregistrată pen