ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1173/2025

Ședința publică din data de 03 iunie 2025

asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei.

I.1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a Civilă, la data de 14.12.2021, sub nr. x/2021, reclamanta A. a chemat în judecată, în calitate de pârâtă, societatea B. S.R.L. solicitând:

1) să se constate că produsele reținute de către autoritățile vamale, conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 19057-7/D94-2021/16.11.2021, încalcă drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deținute de reclamantă asupra mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 și mărcii naționale nr. x/03.02.1992; 2) să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reținute de către autoritățile vamale, conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 19057-7/D94-2021/16.11.2021, purtând semne identice sau similare mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 și mărcii naționale nr. x/03.02.1992 aparținând reclamantei; 3) să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și a oricăror acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând, fără drept, semne identice sau similare mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 și mărcii naționale nr. x/03.02.1992 aparținând reclamantei; 4) să se dispună obligarea pârâtei la suportarea costurilor de manipulare, depozitare, transport și distrugere a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 19057-7/D94- 2021/16.11.2021; 5) să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispozițiile art. art. 39 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, respectiv dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. a), b) și c) din Regulamentul mărcii europene nr. 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 1384 alin. (1) C. civ., art. 1385 alin. (1) și (3) C. civ., art. 1357 alin. (2) C. civ.

Prin încheierea de ședință din data de 10 martie 2022, Tribunalul București, secția V-a civilă a luat act de precizările reclamantei, în sensul schimbării denumirii acesteia în C. și a dispus rectificarea, în consecință a citativului.

I.2. Hotărârea pronunțată în primă instanță.

Prin sentința civilă nr. 821 din data de 11.05.2022, Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins excepția lipsei calității procesuale pasive ca neîntemeiată; a respins excepția lipsei calității procesuale active, invocată față de cel de-al doilea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; respins excepția de prematuritate a celui de-al doilea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; a respins excepția netimbrării invocată față de cel de-al treilea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; a admis excepția lipsei de interes a capătului trei al cererii de chemare în judecată și pe cale de consecință, acesta a fost respins ca lipsit de interes; a respins excepția netimbrării, inadmisibilității, lipsei calității pasive și lipsa interesului invocate față de cel de-al patrulea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată; a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 27448.57 RON.

I.3. Hotărârea pronunțată în apel.

Prin decizia civilă nr. 299A din 22 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-reclamantă C., împotriva sentinței civile nr. 821/11.05.2022, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă în dosarul nr. x/2021, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B. S.R.L.. A fost obligată apelanta la plata sumei de 34.639,48 RON cheltuieli de judecata în apel către intimată.

II. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei civile nr. 299A din 22 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta C..

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă la data de 06 iunie 2024 și a fost repartizat aleatoriu completului de filtru nr. 2, astfel cum reiese din fișa Ecris (aflată la dosarul de recurs).

II.1. Motivele de recurs

Recurenta, invocând incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., a solicitat admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare către aceeași curte de apel.

În susținerea motivului de casare, recurenta a susținut că instanța de apel a aplicat în mod greșit dispozițiile art. 39 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 8%1998 privind mărcile și indicațiile geografice (în continuare Legea Mărcilor), cât și de art. 45 alin. (1) lit. c) din aceeași lege precum și cele ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene (în continuare Regulamentul mărcii LIE) și de art. 14 alin. (1) lit. c) din același Regulament.

În aceleași sens, recurenta a precizat faptul că instanța de apel trebuia să verifice aplicarea dispozițiilor legale, potrivit regulilor statuate de CJUE, în special în cauza C-228/2003 Gillette, aceasta trebuind să aibă în vedere, pe de o parte, dacă folosirea mărcii C. fost singura modalitate prin care se putea face informarea publicului cu privire la destinația produselor, iar pe de altă parte, dacă modalitatea concretă de realizare a comunicării comerciale integrând folosirea mărcii C. în acest scop s-a realizat într-o manieră conformă cu practica loială și uzanțele corecte în domeniul auto.

Față de aceste considerente, recurenta a apreciat că instanța de apel a aplicat în mod greșit dispozițiile legale anterior menționate ce prevăd situația de excepție în care utilizarea mărcii poate fi folosită, fără acordul titularului, cu rol de indicație tehnică, raportat la criteriile stabilite în jurisprudența europeană. Astfel, în dezacord cu practica uzuală în domeniul pieselor auto aftermarket, respectiv cele de tip carcasă oglindă exterioară, sticlă oglindă, oglindă exterioară, instanța de apel a stabilit că deși publicul destinatar sunt profesioniștii în domeniul auto, sunt totuși necesare elemente exterioare și suplimentare codurilor de pe etichete, respectiv indicarea mărcii, iar în ceea ce privește condiția conformității cu practicile loiale și uzanțele corecte din domeniul, a stabilit că este îndeplinită prin modul de folosire a mărcii și scopul rezultat din acest mod de folosire, respectiv din atitudinea subiectivă a celorlalți titulari de drepturi implicați în reținerea bunurilor.

În acest context, recurenta a susținut că criteriile aplicate de către instanța de apel nu sunt prevăzute de lege, nu rezultă din jurisprudența CJUE sau cea națională, contrazicând o seri de dezlegări obligatorii date de CJUE în jurisprudența relevantă.

Astfel, în raport cu normele și jurisprudența relevantă, Curtea de Apel trebuia să rețină că: existând un public specializat al pieselor de schimb, folosirea mărcii C. nu era pentru publicul singura modalitate de a oferi o informație tehnică cu privire la destinația piesei. De asemenea, în opinia recurentei, Curtea de Apel trebuia să analizeze dacă folosirea mărcii C. este făcută de o manieră care să asigure consumatorilor o informare corectă și completă cu privire la funcția și rolul prezenței mărcii pe piese, de o manieră care să asigure înlăturarea prezumției de indicator al originii comerciale a mărcii, pentru a fi înțeleasă exclusiv cu rol de indicare a funcției tehnice, înlăturând orice asociere între marcă și produs, în sensul existenței unei forme de asociere sau de reglementare tehnică.

În ceea ce privește natura publicului destinatar și folosința mărcii ca singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă, recurenta a arătat că, raportat la reținerea de către instanța de apel că destinatari ai produselor sunt profesioniști în domeniul auto, aspectul necesității menționării mărcii pune sub semnul întrebării posibilitatea reținerii dispozițiilor de excepție reglementate de art. 14 din Regulamentul 1001/2017 și art. 45 din Legea nr. 84/1998, care au în vedere obligațiile și necesitatea de informare a consumatorilor.

Prin urmare, în această situație, standardul de informare în ipoteza în care destinatarul produselor este un profesionist în domeniul pieselor auto, bine informat cu privire la caracteristicile pieselor și a modului de funcționare a acestora, nu este cel specific publicului larg.

În acest caz, recurenta a precizat că hotărârea instanței de apel care reține că deși publicul destinatar sunt profesioniștii în domeniul auto, "(...) neexistând un sistem de codificare pentru piese detașabile care să aibă o logică de codificare unitară, (...), sunt totuși necesare elemente exterioare și suplimentare codurilor de pe etichete", adică indicarea mărcii, este greșită mergând pe o interpretare greșită a legii și jurisprudenței CJUE, prezența codurilor tehnice pe ambalajele produselor înlăturând necesitatea folosirii mărcii autoturismului pentru indicarea compatibilității produselor.

În acest sens, făcând trimitere la înscrisurile administrate în apel, recurenta a arătat că simpla utilizare a mărcii pe ambalajele produselor aftermarket sau pe produse în sine nu se impune pentru indicarea destinației produselor, aceasta nefiind suficientă pentru o informare completă a consumatorului asupra compatibilității oglinzilor cu autovehiculul.

Raportat la numărul ridicat al rezultatelor obținute în urma căutării după sintagma "oglindă C.", recurenta a arătat că numeroasele variante de oglinzi existente pe piață determină necesitatea unei configurații specifice, acesta fiind și motivul pentru care intimata cât și alți participanți la piață au creat diverse codificări care conțin toate specificațiile necesare identificării produsului potrivit, motiv pentru care profesionistul are posibilitatea de a identifica produsului după codul numeric al piesei auto, cod care cuprinde toate informațiile relevante și care face ca prezența mărcii să fie inutilă.

În ceea ce privește claritatea comunicării unei informații tehnice care să indice destinația piesei, recurenta a arătat că instanța de apel a reținut că aceasta trebuie realizată în concordanță cu practicile loiale și uzanțele corecte în domeniu, fiind îndeplinită în cauză prin raportare la cei doi factori esențiali.

Astfel, raportat la primul factor, modul de folosire a mărcii și scopul rezultat din acest mod, instanța de apel a reținut că folosirea mărcii are scopul de a indica o caracteristică a produsului, faptul că este compatibil o caracteristică a produsului, respectiv de a indica tipul de autoturism pentru care poate fi folosită respectiva piesa detașabilă, astfel că indicarea mărcii poate fi asimilată unei indicații tehnice (chiar dacă în realitate nu este o astfel de indicație) cu atât mai mult cu cât este plasată alături de alte astfel de indicații, iar maniera de scriere o plasează ca o alternativă la formule de genul "pentru (C.)", "compatibil cu (C.)".

Totodată, instanța de apel a reținut că pârâta a acționat în cu practicile loiale în materie, utilizând marca reclamantei nu cu funcția de marcă ci pentru informarea publicului, doar pentru a indica destinația produselor, iar nu pentru a crea confuzie cu reclamanta, iar o confuzie între piesele originale și cele aftermarket este exclusă. Totodată, instanța de apel a reținut și faptul că pârâta este titulara mai multor mărci, inclusiv marca BLIC, aplicată pe etichete și nu s-ar putea reține pe baza unei prevenții de vătămare ca prin indicarea autovehiculelor cărora le sunt destinate produsele în litigiu ar putea fi afectată valoarea mărcii reclamantei.

Raportat la cel de-al doilea factor, Curtea de Apel a reținut că renunțarea celorlalți titulari de drepturi să urmeze procedura prevăzută de Regulamentul UE nr. 608/2013, poate să dea naștere unei prezumții în sensul că folosirea semnelor s-a făcut conform uzanțelor loiale.

Față de considerentele instanței de apel, recurenta a subliniat faptulcă nu a susținut existența unei formule de comunicare obligatorii sau reglementate prin anumite dispoziții legale pentru oferirea informațiilor relevante pentru alegerea unei piese auto, totuși a susținut că simpla menționare a mărcii C. pe piesa neînsoțită de un mesaj care să explice scopul folosinței mărcii, nu este înlăturată prezumția unei funcții ca marcă și nu se realizează funcția de a informa în mod corect și complet cu privire la scopul indicării destinației piesei.

Prezența mărcilor de autoturism, alături de orice altă modalitate de indicare a destinației tehnice, poate fi, în mod uzual, expresia ofertării unor produse originale sau a unor produse aftermarket omologate calitativ și de către titularul mărcilor de autoturisme, nu doar de către titularul mărcii aftermarket.

În susținerea recursului, recurenta a arătat, contrar celor susținute de către Curtea de Apel, că folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispozițiilor legale pentru protecția mărcii folosite fără drept atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta și titularul mărcii C., chiar în ipoteza unor produse aftermaket omologate și de producătorii auto.

O astfel de ipoteză nu este înlăturată nici de descrierea modului de poziționare și alăturare a celor două mărci, iar CJUE, prin numeroase decizii relevante, a arătat explicit că folosirea unei mărci proprii a terțului nu este de natură a înlătura încălcarea mărcii folosite dacă nu sunt îndeplinite condițiile impuse de scopul sau de uzanțele folosirii comerciale a mărcilor cu scop informativ, atâta timp cât marca încălcată poate fi percepută de consumatori, păstrându-și caracterul autonom, chiar dacă nu are un rol dominant.

În susținerea acestui argument, recurenta a indicat considerentele reținute de Înalte Curte de Casație și Justiție, pronunțată într-o cauză similară.

În ceea ce privește considerentele instanței de apel referitoare la scopul folosirii mărcii, recurent le-a apreciat ca fiind contrare practicii CJUE, respectiv a principiilor hotărârii Gillette, dar și a practicii naționale, sens în care a indicat, considerentele reținute de Înalta Curte de Casație si Justiție într-o cauză similară, C. vs. B., în care hotărârea Curtii de Apel București a rămas definitivă pe aspectul faptei de încălcare.

Referitor la noțiunea de conduită loială a terțului și neîntrunirea acestei condiții în cauză, recurenta a susținut că instanța ar fi trebuit numai să constate aplicarea mărcii reclamantei pe produsele intimatei-pârâte, criteriile de evaluare a încălcării întemeiate pe dispozițiile art. 9 din Regulament având relevanță în aprecierea identității sau similarității semnelor folosite pe produse cu marca titularului, și să aprecieze dacă maniera de folosire este încadrabilă în excepția invocată de intimata-pârâtă potrivit art. 14 din Regulament. În analiza acestei de-a doua chestiuni, instanța de apel ar fi trebuit să aprecieze în ce condiții obligația de loialitate a fost respectată în cauză, mai exact cum ar putea fi interpretată utilizarea mărcii de către terț de publicul relevant.

Această obligație de loialitate care incumbă intimatei-pârâte presupune ca maniera de folosire a mărcii să fie suficient de clară încât să elimine atât posibilitatea unei confuzii cu privire la originea comercială a bunurilor, fie chiar sub forma unei asocieri economice cu titularul mărcii sau a unei autorizări, cât și posibilitatea prejudicierii renumelui mărcii sau obținerii unui profit injust.

Instanța de apel ar fi trebuit să determine dacă simpla folosire a mărcii terțului, fără autorizarea acestuia, în mod independent, neinclusă într-un context verbal informativ și neînsoțită de o sintagmă care să asigure fără dubii scopul piesei, respectă obligația pozitivă de loialitate, astfel cum se desprinde din jurisprudența CJUE analizată în decizia de casare.

În prezenta cauză, în opinia recurentei, nu a fost realizată o analiză în vederea clarificării existenței unei atingeri aduse mărcilor sale, a reputației acestora, respectiv dacă conduita intimatei-pârâte era de natură a elimina orice efect comercial al prezenței mărcii pe produs, altul decât simplul scop informativ necesar indicării destinației produsului. Or, instanța de apel s-a rezumat la a afirma, în mod subiectiv și nemotivat faptul că o confuzie între piese originale și piese aftermarket este exclusă", deși riscul de confuzie este prezumat absolut, precum și faptul că "Nu s-ar putea reține, pe baza unei prezumții de vătămare că prin indicarea autovehiculelor cărora le sunt destinate produsele în litigiu ar putea fi afectată valoarea mărcilor reclamantei sau că pârâtă ar urmări să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcilor reclamantei."

Raportat la considerentele reținute de instanța de apel, recurenta a subliniat faptul că în stabilirea aplicabilității excepției prevăzute de dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 14 alin. (2) din Regulament, trebuie înțeleasă mai întâi noțiunea de practici loiale, definită în jurisprudența CJUE ca fiind "expresia unei obligații de a acționa corect în raport cu interesele legitime ale titularului mărcii, similar cu cea impusă revânzătorului care utilizează marca altuia pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective."

O asemenea definiție trimite la noțiunea de "interese legitime" ale titularului mărcilor, enunțate la rândul lor de jurisprudența europeană ca fiind, spre exemplu, legate de cazul în care comercializarea bunurilor printr-o asemenea manieră ar putea dăuna reputației mărcii, sau dacă există riscul ca publicul să creadă că între cele două entități există o legătură comercială, astfel cea de-a doua entitate beneficiind în mod injust de renumele mărcii primei companii.

În mod cert, în cauza de față, interesul legitim al titularului ar fi ca acesta să nu fie asociat în vreun fel cu intimata-pârâtă, astfel creându-se o falsă impresie că între cele două companii există o legătură sau că cea de-a doua a fost autorizată de prima să îi folosească marca pentru comercializarea produselor sale, în baza unei omologări tehnice a pieselor de către compania producătoare de autoturisme.

În acest caz, chiar și în ipoteza în care s-ar fi considerat că nu este suficientă prezența codurilor pe etichetele produselor comercializate de către intimata-pârâtă, se impunea, în opinia recurentei, ca maniera de comunicare să se facă prin prezența unor sintagme care să exprime, în mod clar, ideea de compatibilitate a produselor, de tipul "compatibil cu" sau alături de mărcile recurentei, în vederea înlăturării caracterului neloial al utilizării acestora.

Printr-un alt motiv de recurs subsumat aceluiași motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta a invocat încălcarea și aplicarea greșită a dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 și art. 9 din Regulamentul 1001/2017 raportat la respingerea celui de-al treilea capăt de cerere ca lipsit de interes, ca urmare a invocării excepției lipsei de interes de către intimată.

Astfel, contrar celor reținute de instanța de apel, recurenta a arătat că acest capăt de cerere îndeplinește condițiile legale stabilite de dispozițiile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, respectiv ale art. 39 alin. (2) din Legea nr. 8/1998, fiind singura modalitate de îndreptare post factum a unei activități de contrafacere a mărcilor acesteia, soluția instanței de judecată fiind lipsită de acoperire juridică din punctul de vedere al dreptului substanțial stabilit în materia încălcării drepturilor la marcă, respectiv de Regulamentul (UE) nr. 2017/1001, respectiv de Legea nr. 84/1998.

În susținerea acestor argumente, recurenta a arătat că respectivul capăt de cerere reprezintă singura garanție juridică de încetare a actelor de încălcare care nu va depinde de voința exclusivă a autorilor actelor de contrafacere, ci este asigurată de forța coercitivă a unei hotărâri judecătorești. În lipsa unui titlu executoriu, recurenta nu are niciun mijloc independent de voința intimatei prin care să verifice și să forțeze executarea întocmai a obligațiilor legale.

Conformarea benevolă a obligațiilor legale, este conduita generală și obligatorie a tuturor persoanelor din raportul juridic stabilit cu drepturile sale. Însă, odată ce norma de drept este înfrântă, aceste obligații sunt garantate de forța executorie a deciziilor judecătorești, iar aceste excepții, formulate fie sub forma excepției lipsei de interes, fie sub forma excepției lipsei de obiect, au fost în mod constant și univoc respinse de instanțele din România, situația de fapt reliefată la un moment dat în cursul procesului de către recurentă, nefiind un fapt pertinent și relevant în ce privește garanțiile viitoare de respectare a normei juridice.

A mai arătat recurenta că acțiunea în contrafacere nu are ca finalitate doar rezolvarea consecințelor negative rezultate dintr-o anumită operațiune comercială privind un număr determinat de produse. Dimpotrivă, înfrângerea normei și încălcarea drepturilor conferite de mărcile înregistrate legitimează titularul dreptului de a solicita protecția juridică împotriva oricărui act de contrafacere viitor realizat de autorul contrafacerii indiferent dacă acest risc viitor este legat de produse achiziționate în trecut sau procurate în viitor.

Față de aceste considerente, recurenta a concluzionat că în ipoteza unor viitoare acte de contrafacere, titularul va fi nevoit să reia întreaga procedură judecătorească, paralizabilă evident dacă și în acel dosar se va declara că au încetat actele respective.

În susținerea acestui motiv de recurs, recurenta a indicat practica judiciară a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții de Apel București, subliniind faptul că instanțele au fost ferme și constante în a respinge astfel de excepții vădit nefondate.

II.2 Apărările formulate în cauză

La data de 17 martie 2025, intimata B. S.R.L., prin poștă a depus întâmpinare prin intermediul căreia a invocat excepția nulității parțiale a recursului pentru neîncadrarea criticilor în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. și în subsidiar a solicitat respingerea criticilor subsumate acestui motiv ca nefondat, iar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În susținerea excepției nulității parțiale a recursului, intimata-pârâtă a precizat că argumentele invocate de recurentă în susținerea motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., dezvoltate în cadrul paragrafelor 2-35 (Capitolul II, Punctul 1) din cererea de recurs, nu reprezintă critici de nelegalitate ci de netemeinicie prin care se tinde la o reverificare a elementelor de fapt ale cauzei.

Pe fond, intimata-pârâtă a susținut că instanța de apel a făcut în mod corect aplicarea principiilor statuate prin decizia pronunțată în cauza Gillette, reținând astfel că, raportat la probatoriul administrat în cauză trebuie considerată îndeplinită condiția ca folosirea mărcii "C." să fi fost singura modalitate prin care se putea face informarea publicului cu privire la destinația produselor. În acest context, a arătat că orice discuție ulterioară privind modul exact în care instanța de apel a reținut îndeplinirea cerințelor legale trebuie exclusă ab initio întrucât, așa cum am arătat, aceasta ar implica o nouă analiză a situației de fapt și a probatoriului administrat în cauză.

Raportat la motivele de recurs, intimata-pârâtă a susținut că instanța de apel a făcut o corectă aplicare a art. 45 din Legea nr. 84/1998, respectiv a art. 14 din Regulamentul Mărcii Uniunii Europene, reținând pe deplin temei că situația de fapt se circumscrie prevederilor de excepție ale textelor mai sus citate, iar conduita intimatei a fost una perfect legitimă, înscriindu-se în uzanțele loiale industriale comerciale.

Raportat la susținerile recurentei referitoare la natura publicului destinatar și folosirea mărcii ca singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă, intimata-pârâtă a susținut că instanța de apel în mod judicios a reținut că utilizarea semnului "C." de către aceasta nu afectează comercializarea bunurilor aparținând recurentei, este în conformitate cu practicile oneste în materie industrială și comercială, este necesară pentru a indica compatibilitatea, nu profită în injust de caracterul distinctiv sau de reputația respectivei mărci.

În ceea ce privește riscul de confuzie, intimata-pârâtă a susținut că recurenta trebuie să îl dovedească raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea Mărcilor, motiv pentru care, contrar susținerilor recurentei, nu se poate reține vreo prezumție în acest sens.

A mai susținut intimata-pârâtă faptul că recurenta se află într-o confuzie în ceea ce privește calificarea publicului relevant, instanța de apel stabilind în mod corect faptul că un public specializat este tot public având nevoie de un minim de informații clare și ușoare de a identifica destinația produsului, respectiv tipul de autovehicul căruia îl este destinată detașabilă.

De asemenea, în opinia intimatei, contrar susținerilor recurentei, nicio normă legală sau interpretare europeană ori națională nu stabilesc cu putere de principiu că prezența codurilor tehnice pe ambalajele produselor ar înlătura necesitatea indicării mărcii autoturismului pentru indicarea compatibilității respectivelor piese. Dimpotrivă, pe lângă faptul că prezența denumirii "C." pe ambalaje se impune pentru a oferi informații complete potențialilor clienți, aceasta este necesară ca unică modalitate pentru a indica compatibilitatea piesei cu tipul de autoturism. Chiar dacă se poate identifica produsul după un anumit cod, acesta nu oferă și posibilitatea identificării compatibilității, motiv pentru care indicarea mărcii rămâne singurul mijloc prin care consumatorii/clienții pot lua la cunoștință de compatibilitatea piesei de schimb.

În combaterea motivelor de recurs, intimata-pârâtă a susținut faptul că modul de folosire a mărcii indică compatibilitatea produsului pe autocolantul etichetei pe care aceasta este aplicată și este în acord cu practicile loiale în materie industrială și comercială, fapt reținut de instanța de apel prin raportare la doi factori: modul de folosire a mărcii și scopul rezultat, respectiv atitudinea subiectivă a celorlalți titulari de drepturi implicați în reținerea bunurilor. De asemenea, intimata a învederat că s-a reținut corect prin hotărârea recurată și faptul că maniera de scriere a mărcii o plasează ca o alternativă la formule de genul "compatibil cu (C.)".

În ceea ce privește practica judiciară invocată în cererea de recurs, intimata-pârâtă a arătat că aceasta nu prezintă relevanță în cauză întrucât nu există identitate de părți și privesc aspecte ce țin de analiza situației de fapt și interpretarea probatoriului, nicidecum de interpretarea sau aplicarea greșită a legii. De asemenea, nu pot fi avute în vedere nici considerentele CJUE în cauza C 63/97 - BMW deoarece în prezenta cauză este vorba despre piese de schimb detașabile produse/comercializate de terți iar în cauza mai sus menționată a fost analizată situația revânzătorului care utilizează marca titularului pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective.

Referitor la motivul de recurs privind la menținerea prin hotărârea a soluției instanței de fond asupra excepției lipsei de interes a capătului 3 al acțiunii introductive, intimata-pârâtă a susținut că instanța de apel în mod corect a stabilit că rațiunea avută în vedere de legiuitor prin dispozițiile art. 39 din Legea nr. .84/1 998, respectiv dispozițiile art. 9 din Regulamentul mărcii europene este aceea de a crea cadrul în care titularul dreptului de proprietate poate obține protecția dreptului său, însă nu în mod abstract ci funcție situațiile specifice de încălcare și de actele de încălcare prejudiciatoare, iar interesul recurentei este satisfăcut prin formularea celui de-al doilea capăt de cerere al acțiunii introductive.

II.3. Răspunsul la întâmpinare

La data de 28 martie 2025, prin poșta recurenta-reclamantă a depus răspuns la întâmpinare prin intermediul căreia a solicitat respingerea apărărilor intimatei-pârâte și admiterea recursului astfel cum a fost formulat.

Recurenta a susținut, în esență, faptul că nu este incidentă excepția nulității parțiale a recursului întrucât criticile aduse hotărârii instanței de fond se încadrează în motivele de casare prevăzute de dispozițiile legale în materie și vizează interpretarea greșită a normelor de drept material, în principal fiind vorba de art. 39 si 45 din Legea nr. 84/1998 și art. 9 și 14 din Regulamentul UE 2017/1001 raportate la interpretarea jurisprudențială obligatorie dată de CJUE în aplicarea acestora.

Totodată, recurenta a arătat că în cauză nu sunt incidente dispozițiile de excepție prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și art. 14 din Regulamentul UE nr. 2017/1001 2017 întrucât folosirea mărcii recurentei într-un mod vizibil și evident, nu reprezintă singura soluție pentru indicarea destinației produselor, respectiv a compatibilității produselor, în condițiile în care pe ambalajele bunurilor se observă prezența codurilor ce oferă toate detaliile tehnice necesare pentru a se realiza diferențierea produselor, inclusiv codul indicând marca de autoturism.

Pentru a beneficia de protecția excepției legale în utilizarea fără acordul titularului a mărcii înregistrate, actul de folosință trebuie să fie săvârșit exclusiv în contextul informării consumatorilor asupra destinației produsului, respectiv că produsul este o piesa de schimb pentru autoturismele marca C. iar această informare trebuie realizată în concordanță cu practica loială și cu uzanțele corecte din domeniul pieselor auto, în timp ce în cauză, marca C. este aplicată pe produse în mod singular, separat de orice comunicare adresată consumatorilor privind destinația produsului. Astfel, în opinia recurentei este un fapt pertinent în cauză că marca C. nu este folosită în contextul unei comunicări comerciale de natura celor prevăzute de dispozițiile legale.

De asemenea, recurenta a susținut, contrar afirmațiilor intimatei-pârâte, că instanța de apel a ignorat principiile statuate de CJUE în cauza Gillette C-228/03, neexistând nicio justificare a folosirii mărcii C. alături de cod și marca proprie a pârâtei, în lipsa sintagmei care să indice compatibilitatea.

Referitor la noțiunea de conduită loială a terțului și neîntrunirea acestei condiții în cauză, recurenta a arătat că deși intimata-pârâtă a susținut că a acționat în conformitate cu practicile loiale în materie, instanța de apel ar fi trebuit să aprecieze în ce condiții obligația de loialitate a fost respectată în cauză, mai exact cum ar putea fi interpretată utilizarea mărcii de către terț de publicul relevant.

Raportat la jurisprudența indicată prin memoriul de recurs, prin răspunsul la întâmpinare recurenta a susținut că aceasta este relevantă întrucât hotărârile invocate privesc aceeași problemă de drept și același gen de produse aftermarket, fiind incidente aceleași dispoziții legale, raportate la aceeași practică CJUE.

II.4. Procedura derulată în fața Înaltei Curți

În cauză a fost parcursă procedura de regularizare a cererii de recurs și de efectuare a comunicării actelor de procedură între părțile litigante, prevăzută de art. 486 C. proc. civ., coroborat cu art. 490 alin. (2), art. 471

1

și art. 201 alin. (5) și (6) C. proc. civ. cu aplicare și a dispozițiilor O.U.G. nr. 80/2013.

În temeiul art. 490 alin. (2), coroborat cu art. 471

1

alin. (5) C. proc. civ., prin rezoluția din data de 21 martie 2025, s-a fixat termen de judecată la data de 13 mai 2025, în ședință publică, cu citarea părților, în vederea soluționării recursului declarat în cauză.

III. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare la dispozițiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

Cu titlul preliminar, raportat la excepția nulității parțiale a recursului Înalta Curte reține că de principiu, sancțiunea nulității privește calea de atac în ansamblul său, ceea ce înseamnă că aceasta nu va opera în măsura în care cel puțin unul dintre motivele invocate prin cererea de recurs reprezintă o critică de nelegalitate adusă deciziei atacate, susceptibilă de încadrare în cazurile de casare reglementate de art. 488 alin. (1) punctele 1 - 8 C. proc. civ., iar în prezenta cauză intimata-pârâtă a susținut faptul că doar o parte din motivele de recurs invocate de recurentă nu se încadrează în motivele de nelegalitate prevăzute de lege, apreciind că celelalte motive reprezintă critici de nelegalitate. În acest context, nu este posibilă pronunțarea unei soluții parțiale de anulare a căii de atac, impunându-se a fi realizată evaluarea aspectelor ce țin de nelegalitatea deciziei atacate în contextul unei judecăți unitare a cererii de recurs care conține și critici ce pot fi analizate din perspectiva motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

În ceea ce privește situația de fapt reținută de instanțele de fond, Înalta Curte reține că reclamanta deține drepturi de proprietate intelectuală asupra mărcii C. Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 cât și mărcii naționale nr. x/03.02.1992 pentru produsele și serviciile din clasa produse din clasa 12 - automobile și părți componente.

În ceea ce privește societatea pârâtă B. S.R.L. s-a constatat faptul că aceasta avea ca obiect de activitate principală: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule n. c. a. și este licențiata societății B., titulara mai multor mărci, inclusiv a mărcii BLIC, aplicată pe etichetele produselor reținute de autoritățile vamale, prezentă pe piața din România din anul 2008.

Din probele depuse la dosar atât de către reclamantă cât și de către pârâtă prima instanța a reținut că autoritățile vamale au dat curs unor cereri de intervenție formulate de titularii mai multor mărci (între care se numără și reclamanta) și au reținut, între altele, 211 de produse (carcasă oglindă exterioară, sticlă oglindă, oglindă exterioară) potrivit notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 19057-7/D94-2021/16.11.2021. Pe etichetele ambalajelor pieselor de schimb, erau inscripționate elementele verbale ale mărcilor reclamantei "C.". Similar, tot pe aceleași etichete s-au regăsit inscripții care cuprindeau marca pârâtei "BLIC", un cod "6103-02-2001771P sau 6103-02-047351P" a cărui semnificație exprima tipul de produs și compatibilitatea acestor produse aftermarket.

Prin decizia recurată, confirmându-se hotărârea primei instanțe, s-a constatat raportat la situația de fapt, că reclamanta, titulară a mărcilor C. protejate la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii semnului C. de către intimata-pârâta, identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că este incidentă excepția reglementată de art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost examinată și interpretată de CJUE în cauza C-228/2003 Gillette.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esență, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepție, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.

Criticile recurentei, subsumabile pct. 8 al art. 488 alin. (1) C. proc. civ., sunt fondate, în condițiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea corectă a criteriilor de delimitare a situației de excepție reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În speță, protecția drepturilor decurgând din marca națională și marca europeană al căror titular este reclamanta C. este asigurată prin normele cuprinse în art. 14 din Regulamentul nr. 2017/1001: (1) O marcă UE nu conferă titularului său dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț: (...) (c) a mărcii UE dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate. (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.

O reglementare similară este cuprinsă în art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci:

"Marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cursul schimburilor comerciale: (…) (c) a mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației dorite a unui produs sau a unui serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă de schimb. Alin. (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998, "(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile. (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

Modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noțiuni autonome care au o anumită semnificație.

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudența sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar și a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislațiilor naționale în domeniul mărcilor, transpusă în legea națională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susținerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situație de excepție de la regula caracterului absolut al protecției conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepție, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare și aplicare, iar condițiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speței, un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este necesară pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate și, totodată, conformă practicilor loiale din domeniul industrial ori comercial.

Pentru aprecierea caracterului necesar și conform al folosirii mărcii de către terț este esențială raportarea la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene și al directivei de armonizare a legislațiilor naționale, în care se regăsește interpretarea dată normelor respective din această perspectivă și în funcție de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiții enunțate anterior.

Atare interpretare se impune instanțelor naționale învestite cu cercetarea incidenței prevederilor legale de excepție, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă națională/internațională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunțată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 (identic în conținut, deși într-o formulare ușor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene), Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 și 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terț este necesară pentru indicarea destinației unui produs comercializat de către acest terț atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informații comprehensibile și complete despre această destinație, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului respectiv. Revine instanței de trimitere să verifice dacă, în circumstanțele speței, folosirea este necesară, ținând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terțul în cauză".

Așadar, în ceea ce privește caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terț, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Prin motivele de recurs, decizia de apel a fost criticată sub ambele aspecte, susținându-se că nu au fost respectate criteriile de apreciere a situației de excepție în ceea ce privește publicul căruia îi este destinată informația ce conține marca C. aparținând reclamantei, aptitudinea informației de a reprezenta singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă a publicului, dar și folosirea mărcii de către pârâtă, conformă cu practicile loiale.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii C. pe ambalajul produselor comercializate de intimata pârâtă - reținute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii și fără consimțământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menționate anterior, iar situația de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.

Astfel, în privința necesității utilizării mărcii pentru a indica destinația, instanța de apel a reținut că folosirea mărcii reclamantei are scopul de a indica o caracteristică a produsului, respectiv de a indica tipul de autoturism pentru care poate fi folosită respectiva piesă detașabilă, astfel că indicarea mărcii poate fi asimilată unei indicații tehnice (chiar dacă în realitate nu este o astfel de indicație) cu atât mai mult cu cât este plasată alături de alte astfel de indicații, iar maniera de scriere o plasează ca o alternativă la formule de genul "pentru (C.) "compatibil cu (C.), etc.

Argumentând în acest mod îndeplinirea condiției folosirii "necesare" a mărcii, instanța de apel nu a stabilit, astfel cum impuneau normele legale incidente și principiile rezultate din jurisprudența CJUE, dacă folosirea servește efectiv furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă aceasta reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Astfel, cât privește publicul, instanța de apel s-a rezumat a menționa faptul că prima instanță a reținut că publicul căruia i se adresează informația de pe etichetele produselor este format din clienții pârâtei, clienți care sunt profesioniști în domeniul auto. Totodată, înlăturând susținerile recurentei din cererea de apel potrivit căreia produsele nu erau destinate publicului ci profesioniștilor, instanța de apel a analizat cerința ca folosirea denumirii C. să fie singura modalitate prin care se putea face informarea cu privire la destinația produselor prin raportare la un public specializat, cu un grad ridicat de informare și cunoștințe în materie de autoturisme și piese detașate.

Înalta Curte observă că această statuare nu permite instanței de recurs a decela care este totuși publicul relevant avut în vedere de instanța de apel astfel încât raționamentul expus în considerentele deciziei recurate nu conține toate etapele necesare pentru a fi posibilă exercitarea controlului judiciar de către această instanță de recurs, cu referire la aplicarea normelor de excepție invocate, prin prisma reperelor de analiză redate din jurisprudența CJUE.

Din acest punct de vedere, este necesar ca instanța de apel să lămurească, în contextul speței, care este în mod efectiv publicul relevant, respectiv dacă în această categorie intră persoanele specializate în domeniul reparațiilor și întreținerii auto ori și/sau consumatorul final, să identifice criteriul nivelului de atenție corespunzător acestuia pe care îl va aplica în legătură cu percepția semnelor aplicate pe etichetele în discuție. Aceste aspecte prezintă importanță și din perspectiva condiției ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă.

Instanța de apel a reținut că mărcile reclamantei au fost menționate pe etichetele aplicate individual pe fiecare produs, dar se constată că nu a fost stabilit cu certitudine în cuprinsul considerentelor, dacă produsul ajunge la consumatorul final sau la public, în general, în ambalajul purtând etichetele respective sau acestea sunt înlăturate până la comercializarea propriu - zisă (eventual, dacă sunt acestea aplicate pentru transportul de la producător și pentru vămuire).

Aceste aspecte sunt relevante pentru stabilirea, în primul rând, a destinatarilor informației de pe etichete, dată fiind condiția ca utilizarea mărcii să aibă ca scop informarea publicului.

În situația în care produsul ambalat poartă etichetele respective la momentul comercializării, ar trebui stabilită natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul și care trebuie informate în legătură cu destinația produsului, respectiv asupra compatibilității sale cu anumite modele de autoturisme C.. Din acest punct de vedere, s-ar fi impus a se determina dacă în această categorie intră, pe lângă persoanele specializate în domeniu și consumatorul final.

Acest aspect prezintă importanță din perspectiva condiției ca folosirea mărcii în modalitatea determinată în concret să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă și pentru realizarea controlului de legalitate de către instanța de recurs.

În acest sens, este de reținut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunțată în aceeași cauză C-228/03 Gillette:

"... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informații, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existență a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terț și cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă și comprehensibilă asupra destinației produsului comercializat de către terț, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanța de apel a reținut în fapt că pe etichetele aplicate individual pe fiecare produs, în partea superioară este menționată marca BLIC - în dreptul căreia se regăsește o succesiune de cifre tip cod, sub care apare menționată piesa detașabilă (de exemplu carcasă oglinzi exterioare), sub care apare menționată marca reclamantei/C., cu o bară înainte, aplicată similar situațiilor în care se semnează pentru altcineva.

Față de această constatare, instanța de apel a reținut că folosirea mărcii reclamantei are scopul de a indica o caracteristică a produsului, respectiv de a indica tipul de autoturism pentru care poate fi folosită respectiva piesă detașabilă, astfel că indicarea mărcii poate fi asimilată unei indicații tehnice (chiar dacă în realitate nu este o astfel de indicație) cu atât mai mult cu cât este plasată alături de alte astfel de indicații, iar maniera de scriere o plasează ca o alternativă la formule de genul "pentru (C.) "compatibil cu (C.),

Înalta Curte constată că simpla referire a instanței de apel la indicații tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terț în ipoteza din speță.

Astfel, în primul rând, cât privește imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii, se raportează la percepția publicului asupra semnului terțului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terț, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă și semnul terțului, care poate interesa acțiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invoc