ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

Sursă originală

ÎCCJ 14.12.2021

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2757/2021

HOTĂRÂRE

14.12.2021

CAMERĂ

civil_1

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție · 2021
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2757/2021 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2021)

Ședința publică din data de 14 decembrie 2021

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă la data de 29.06.2017 sub nr. x/2017, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B., solicitând:

a) să se constate că produsele reținute de către autoritățile vamale conform notificării Direcției Regionale Vamale Galați nr. 8655/D 79-2017/13.06.2017 aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deținute de reclamantă asupra mărcilor nr. x/03.02.1992 și nr. x/03.11.2000;

b) să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării menționate purtând semne identice sau similare mărcilor evocate aparținând reclamantei;

c) să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicității și a oricăror acte de folosință, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor indicate;

d) să se dispună distrugerea produselor reținute de către autoritățile vamale conform notificării amintite, pe cheltuiala pârâtei, precum și suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor, de către pârâtă;

e) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, art. 36 Legea nr. 84/1998, art. 23, 29 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, art. 11, 16 și 17 din Legea nr. 344/2005, art. 11 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

I.2. Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința civilă nr. 294/15.02.20}8, Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de către reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B. și a obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 1.900 euro, în echivalent RON la data plății, reprezentând cheltuieli de judecată.

I.3. Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 903A din 4 iunie 2019 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, pronunțată în dosarul nr. x/2017, s-a respins apelul declarat de apelanta-reclamantă A., împotriva sentinței civile nr. 294/15.02.2018, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a Civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B., ca nefondat. Apelanta a fost obligată să plătească intimatei suma de 1.950 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel Bicirești a declarat recurs reclamanta A., criticând soluția pentru nelegalitate.

II.1. Motivele de recurs

În cuprinsul cererii de recurs reclamanta a invocate incidența motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., susținând următoarele:

- Instanța de apel în mod greșit a aplicat prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii UE și cele ale art. 14 din același Regulament, întrucât:

- aceasta a dat importanță în principal mărcii proprii a intimatei-pârâte, deși în mod constant s-a statuat în jurisprudența CJUE faptul că aceasta poate fi relevantă numai în contextul unei conduite loiale din partea terțului, aceasta urmând a fi analizată în concret și distinct de constatarea existenței mărcii proprii a terțului pe produs;

- a interpretat în mod greșit dispozițiile referitoare la folosirea mărcii pentru a indica destinația produsului și jurisprudența europeană cu privire la acest aspect, întrucât a concluzionat că inexistența unei reguli de folosire a unei formule prestabilite pentru indicarea destinației produsului, echivalează cu posibilitatea terțului de a comercializa produsul sub marca titularului, cu sau fără prezența unei astfel de formule sau circumstanțe suficiente și explicite de excludere a semnificației primare a mărcii;

- a omis să argumenteze de ce nu a luat în considerare existența unui risc de confuzie în ipoteza unei false impresii de legătură comercială între cele două companii, astfel cum acesta a fost invocat în apelul formulat de reclamantă sau a posibilității de a se profita în mod injust de renumele mărcii sau de a aduce prejudicii acesteia;

- Instanța de apel a aplicat în mod greșit dispozițiile legale și principiile jurisprudențiale ale CJUE când a reținut cele două circumstanțe factuale cu titlu de criterii necesare și suficiente pentru incidența excepției legale privind dreptul de folosință a mărcii unui titular pentru indicarea destinației produsului pe care este aplicată. Aceste două criterii reținute de instanță nu sunt de natură a înlătura riscul ca această folosință să fie percepută ca având semnificația primară de indicator al originii comerciale, sau să conducă la un profit injust din renumele mărcii ori să prejudicieze acestuia, potrivit principiilor dezvoltate de jurisprudența relevantă a CJUE;

- Folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispozițiilor legale pentru protecția mărcii folosite fără drept, atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta și titularul mărcii C.. Or, instanța de apel exclude de plano această ipoteză, concluzionând în urma acestei constatări, în mod pripit, faptul că "în mod corect s-a reținut de prima instanță că drepturile reclamantei asupra mărcilor sale nu au fost încălcate";

- Concluzia instanței de apel conform căreia conduita intimatei-pârâte este una loială, în mod greșit s-a bazat inclusiv pe susținerea părții potrivit căreia marca proprie a acesteia are valența de a indica proveniența piesei ca fiind de la un alt subiect decât reclamanta. Aplicarea mărcii proprii nu poate înlătura necesitatea îndeplinirii tuturor condițiilor impuse pentru folosirea mărcilor cu scop informativ, astfel că, în mod greșit instanța de apel a dat prevalentă intenției declarate de parte în fața percepției consumatorilor care este singurul reper relevant potrivit legii;

- Reținând că folosința mărcii titularului se face exclusiv în scopul indicării destinației pieselor în raport cu susținerea părții, instanța a aplicat greșit dispozițiile legale, care nu dau relevanță intenției părții, ci doar percepției consumatorilor asupra semnificației folosirii unor semne și mărci;

- Instanța ar fi trebuit numai să constate aplicarea mărcii reclamantei pe produsele intimatei-pârâte, criteriile de evaluare a încălcării întemeiate pe dispozițiile art. 9 din Regulament având relevanță în aprecierea identității/similarității semnelor folosite pe produse cu marca titularului, și să aprecieze dacă maniera de folosire este încadrabilă în excepția invocată de intimata-pârâtă potrivit art. 14 din Regulament. În analiza acestei de-a doua chestiuni, instanța de apel ar fi trebuit să aprecieze în ce condiții obligația de loialitate a fost respectată în cauză, mai exact cum ar putea fi interpretată utilizarea mărcii de către terț de publicul relevant. Lipsa unei asemenea analize este evidentă, instanța de apel emițând numai opinii cu caracter subiectiv, nemotivate;

- În motivarea sa, instanța de apel a susținut că nu există nicio regulă cu privire Ia folosirea unei formule prestabilite pentru a indica destinația produsului în contextul folosirii mărcii titularului. O asemenea susținere a contribuit astfel la concluzia că intimata-pârâta a acționat în acord cu practicile loiale în domeniu;

- Instanța de apel a considerat că cele două elemente factuale indicate, anume prezența mărcii proprii și diferența de poziționare și dimensiune, ar reprezenta indicii suficiente a răsturna prezumția folosinței mărcii în scopul indicării comerciale și perceperea acesteia ca indicator exclusiv al destinației piesei. Pentru incidența dispozițiilor legale de excepție, instanța trebuia să verifice nu doar dacă marca titularului poate să joace și un astfel de rol în principal sau în subsidiar în raport de circumstanțele factuale, ci dacă în cauză aceste circumstanțe de fapt sunt apte să înlăture orice formă de asociere posibilă cu marca titularului;

- Instanța reține eronat că în raport cu circumstanțele factuale ale cauzei, nu se poate identifica nicio împrejurare care să fundamenteze concluzia unei folosiri a semnului în dezacord cu practicile loiale, inversând raportul dintre funcția prezumată a mărcii și funcția secundară, de excepție, de indicare exclusivă a destinației produsului;

- este necesară identificarea unor circumstanțe și împrejurări care să susțină explicit și neechivoc semnificația secundară a folosinței mărcii, aceea de a indica destinația bunului, și nu existența unor elemente extrinseci mărcii și circumstanțe care să susțină semnificația principală, aceea de indicator al originii comerciale. Semnificația principală a mărcii este intrinsecă acesteia, ea poate fi înfrântă doar prin raportare la contextul folosinței acesteia, ori la contextul comunicării;

- instanța de apel a aplicat o regulă inexistentă în lege și jurisprudență, aceea că se prezumă că folosirea mărcii titularului este în acord cu practicile loiale privind indicarea destinației produsului, rămânând acestuia să dovedească contrariul, respectiv că folosința mărcii sale de către o persoană neautorizată poate induce riscul asocierii produselor cu marca ori poate induce în eroare terții cu privire la originea comercială a acestora.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condițiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

II.2. Apărările formulate în cauză

La data de 6 august 2020 intimata-pârâtă B. (prin mandatar D. in proprietate intelectuală - dosar) a depus întâmpinare la recursul formulat de reclamantă, solicitând respingerea căii de atac.

La data de 17 septembrie 2020 recurenta a depus răspuns la întâmpinare, solicitând admiterea recursului, astfel cum a fost formulat și înlăturarea apărărilor formulate de către intimată.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 14 septembrie 2021, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A., împotriva deciziei nr. 903A din 4 iunie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2017 și a fixat termen de judecată la data de 14 decembrie 2021, ora 900, în ședință publică, cu citarea părților.

II.4. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare dispozițiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamanta este fondat, pentru considerentele ce urmează.

Prin decizia recurată, confirmându-se hotărârea primei instanțe, s-a constatat că reclamanta, titulară a mărcilor C., protejate la nivel național și la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii de către pârâta B. a semnului C., identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că sunt întrunite condițiile de aplicare a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale normelor identice din art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esență, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepție, o limitare a dreptului exclusiv al titularului mărcii.

Înalta Curte apreciază că este fondată critica menționată, în condițiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea criteriilor de delimitare a situației de excepție reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile. (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate". (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terț se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În speță, verificarea aplicării dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privința mărcii naționale a reclamantei nr. x/3.02.1992 (înregistrată pentru produsele din clasa 12), marcă verbală, în timp ce verificarea incidenței prevederilor Regulamentului - în legătură cu marca reclamantei protejată la nivelul Uniunii Europene, marca nr. x/3.11.2000 (înregistrată pentru toate clasele 1-42 ale Clasificării de la Nisa), marcă verbală, în condițiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanțele naționale competente în domeniul mărcilor UE au competență exclusivă în materia acțiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, caz în care instanțele naționale aplică dispozițiile Regulamentului.

Această distincție devine, însă, irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conținutul reglementărilor anterior citate este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noțiuni autonome ce au o anumită semnificație.

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudența sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar și a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislațiilor naționale în domeniul mărcilor, transpusă în legea națională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susținerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situație de excepție de la regula caracterului absolut al protecției conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepție, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare și aplicare, iar condițiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speței, un terț poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, dacă utilizarea este "necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile" și, totodată, "conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial".

Pentru aprecierea caracterului necesar și conform al folosirii mărcii de către terț, exclusiv în scop informativ, este necesară raportarea la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene și al Directivei de armonizare a legislațiilor naționale, în care se regăsește interpretarea dată de instanțele Uniunii normelor respective, în funcție de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiții enunțate anterior.

Atare interpretare se impune instanțelor naționale învestite cu cercetarea incidenței prevederilor legale de excepție, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă națională/internațională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunțată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 [identic în conținut, deși într-o formulare ușor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene], Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 și 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terț este necesară pentru indicarea destinației unui produs comercializat de către acest terț atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informații comprehensibile și complete despre această destinație, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului respectiv.

Revine instanței de trimitere să verifice dacă, în circumstanțele speței, folosirea este necesară, ținând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terțul în cauză".

Așadar, în ceea ce privește caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terț, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului, chiar în absența unei formule prestabilite, general aplicabile, referitoare la folosirea unei mărci aparținând altuia exclusiv în scop informativ.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii C. pe ambalajul kiturilor pentru cap planetare compatibile cu anumite modele de autoturisme C. - reținute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii și fără consimțământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menționate anterior, iar situația de fapt, relevantă din această perspectivă, nu a fost stabilită.

Astfel, cât privește publicul, nu numai că decizia nu face nicio referire la public, însă din motivarea sa nu reies nici categoriile de beneficiari ai informațiilor și nici sfera publicului ori nivelul de atenție al acestuia.

Instanța de apel a reținut că mărcile reclamantei au fost menționate pe etichete detașabile aplicate pe elementele de ambalare, dar se constată că nu a fost stabilit cu certitudine în cuprinsul considerentelor, dacă produsul ajunge la consumatorul final sau la public, în general, în ambalajul purtând etichetele detașabile sau acestea sunt înlăturate până la comercializarea propriu - zisă (eventual, dacă sunt acestea aplicate pentru transportul de la producător și pentru vămuire).

Aceste aspecte sunt relevante pentru stabilirea, în primul rând, a destinatarilor informației de pe etichete, dată fiind condiția ca utilizarea mărcii să aibă ca scop informarea publicului.

În situația în care produsul ambalat poartă etichetele respective la momentul comercializării, ar trebui stabilită natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul și care trebuie informate în legătură cu destinația produsului, respectiv asupra compatibilității sale cu anumite modele de autoturisme C.. Din acest punct de vedere, s-ar fi impus a se determina dacă în această categorie intră, pe lângă consumatorul final, și persoanele specializate în domeniu.

Acest aspect prezintă importanță din perspectiva condiției ca folosirea mărcii în modalitatea determinată în concret să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară și completă.

În acest sens, este de reținut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunțată în aceeași cauză C-228/03 Gillette:

"... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informații, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existență a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terț și cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă și comprehensibilă asupra destinației produsului comercializat de către terț, pentru respectarea sistemului de concurență loială de pe piața produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanța de apel a reținut în fapt că pe etichetele autocolante, sub mențiunea mărcilor și a unor indicații privind modelele de autoturism C., figurează o serie de coduri și alte mențiuni în litere și cifre, totodată, că aceste mențiuni, precum și mărcile reclamantei, apar ca fiind indicații de natură tehnică, prin poziționare, redare și prin conținut.

Înalta Curte constată că simpla referire a instanței de apel la indicații tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terț în ipoteza din speță.

Astfel, în primul rând, cât privește imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii, se raportează la percepția publicului asupra semnului terțului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terț, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă și semnul terțului, care poate interesa acțiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situația de excepție reglementată de dispozițiile art. 39 al Legii nr. 84/1998 și, respectiv de art. 14 din Regulamantul mărcii Uniunii.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susținut identitatea dintre marcă și semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate și produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Motivele de apel ale reclamantei conțin o critică și pe acest aspect, însă instanța de apel nu a considerat necesar a răspunde acesteia, în condițiile în care a ajuns la concluzia că titularul mărcii nu poate interzice în cauză folosirea mărcii de către pârâtă, fiind întrunite cerințele de incidență a excepției reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din lege și de art. 14 din Regulament.

Fără a se pronunța asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecății, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanța de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terț, ca premisă de analiză a situației de excepție descrise normele anterior invocate, procedând la verificarea incidenței în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicațiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenței unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terț, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicații sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât acesta și-ar da putea seama din aceste semne care este destinația produsului, recunoaștere prin prisma căreia să se determine dacă menționarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară și completă a publicului și, mai mult, decât atât, dacă modalitatea de folosire de către pârâtă pe etichetele autocolante aplicate pe ambalajul produselor era unicul mijloc de informare a publicului asupra destinației acestora.

În același timp, ar trebui stabilit și motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal ce nu relevă o caracteristică a produsului poate reprezenta o indicație de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât ea este plasată alături de coduri și alte mențiuni în litere și cifre, astfel cum a reținut instanța de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenței simultane atât a codurilor, cât și a mărcii; pe de altă parte, în privința indicațiilor de natură tehnică menționate pe etichete, instanța de apel, în rejudecare, va trebui să identifice sursa acestora, respectiv dacă la nivel european sau internațional există un instrument administrativ de codificare a acestor informații cu eventuală semnificație și în economia circumsatanțelor speței, respectiv dacă pe baza acestora ar fi posibilă identificarea producătorului sau a componentelor auto în discuție.

În același context, se constată ca fiind fondată și susținerea recurentei potrivit căreia instanța de apel nu s-a raportat la probatoriul administrat în cauză pentru a decide în concret dacă maniera de inscripționare a mărcilor C. pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinației produsului în piața kiturilor pentru cap planetare, atunci când lipsește consimțământul titularului mărcii pentru folosirea acesteia.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiție prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998 sau art. 14 din Regulament, anume condiția conformității folosirii de către terț cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunțate în cele ce preced și a împrejurării reținute de instanța de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicație tehnică -, atare aspect interesează, în egală măsură, și prima condiție, care se referă tocmai la existența unor norme general utilizate și cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).

Față de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanței de apel referitoare la incidența art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispozițiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speță, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea servește furnizării către public a unei informații referitoare la produs și dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă și inteligibilă, în raport de natura publicului.

Nu în ultimul rând, este de menționat că aplicarea mărcii reclamantei pe ambalajul produsului nu conduce prin el însuși la consecințe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă.

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (și normei corespondente din Regulament), în virtutea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul poate cere interzicerea aplicării semnului "pe produse sau pe ambalaje" (lit. a), ceea ce înseamnă existența unei echivalențe între folosirea mărcii de către un terț prin aplicarea pe produs și prin aplicarea pe ambalajul acestuia.

Întrucât situațiile de excepție din art. 39 din lege (respectiv, art. 14 din Regulament) au ca premisă o utilizare a mărcii de către un terț ce ar putea fi interzisă pe temeiul art. 36 (sau al art. 9 din Regulament), analiza acestora implică, în mod corespunzător, aceeași echivalență între produs și ambalaj.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiție de aplicare a acestor dispoziții legale sunt suficiente pentru admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condițiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiție nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs și în legătură cu cea de-a doua condiție, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curți ar interesa, totuși, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiție, se rețin următoarele:

Instanța de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terțului și modul în care marca reclamantei este pusă în evidență în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunțate în cauza Gillette, menționată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenței unui risc de confuzie în percepția publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terț a obligației de loialitate față de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiției date de CJUE în aceeași hotărâre pronunțată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terț este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenței unei legături comerciale între terț și titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permițând terțului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ținându-se cont și de practicile obișnuite pe piața kiturilor pentru cap planetare, atunci când nu există consimțământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la art. 496 alin. (2) și cu aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., va admite recursul, va casa decizia recurată, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe de apel, instanță care va soluționa și cererea părților de acordare a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală, funcție de criteriul legal consacrat de art. 453 din C. proc. civ.