ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 32/2024

Ședința publică din data de 16 ianuarie 2024

Asupra cauzei de față, reține următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

I.1. Obiectul cauzei

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la data de 1 aprilie 2019, sub nr. x/2019, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele B. S.R.L. și C. S.R.L., solicitând să se dispună: interzicerea oferirii sau prestării de servicii de către pârâte sub semnele "A." și "A." [art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea 84/1998]; interzicerea folosirii de către pârâte a semnelor "A." și "A." pe documente sau pentru publicitate [art. 36 alin. (3) lit. d) din Legea 84/1998]; interzicerea utilizării domeniului de internet www.x.com de către pârâte sub sancțiunea unor daune cominatorii de 50.000 RON pe zi de întârziere; obligarea pârâtei B. S.R.L. la transferarea numelui de domeniu www.x.com pe numele reclamantului și, în subsidiar, în măsura în care instanța va aprecia că o astfel de cerere este inadmisibilă, obligarea pârâtei B. S.R.L. la radierea denumirii website-ului, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 50.000 RON pe zi de întârziere; obligarea pârâtelor la despăgubiri pe care le-a evaluat provizoriu la suma de 300.000 euro; luarea următoarelor măsuri de conservare a probelor: a) comunicarea documentelor financiare, contabile și bancare ale pârâtelor; b) comunicarea documentelor comerciale (contracte, corespondență) ale pârâtei aflate în legătură directă sau indirectă cu utilizarea semnului "A." și "A." sau "A."; luarea următoarelor masuri provizorii: a) interzicerea provizorie a utilizării domeniului www.x.com; b) blocarea conturilor bancare ale pârâtelor și sechestrarea bunurilor mobile și imobile.

I.2. Sentința pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă

Prin sentința civilă nr. 1731 din data de 4 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. x/2019, Tribunalul București, secția a IV-a civilă a luat act de renunțarea la judecata capetelor de cerere 5, 6 și 7, a respins acțiunea introdusă de reclamantul A. în contradictoriu pârâtele B. S.R.L. și C. S.R.L., ca neîntemeiată, și l-a obligat pe reclamant la plata către pârâta C. S.R.L. a sumei de 5.000 RON, cheltuieli de judecată.

I.3. Decizia pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă

Prin decizia civilă nr. 142A din data de 2 februarie 2023, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamantul A. împotriva sentinței civile nr. 1731 din data de 4 noiembrie 2020, pronunțate de Tribunalul București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu intimatele-pârâte B. S.R.L., prin D.., și C. S.R.L. L-a obligat pe apelantul-reclamant la 5.000 RON cheltuieli de judecată în apel către intimata-pârâtă C. S.R.L.

II. Calea de atac exercitată în cauză

II.1. Înregistrarea recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă

Împotriva deciziei civile nr. 142A din data de 2 februarie 2023, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2019, a declarat recurs reclamantul A..

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă la data de 29 septembrie 2023, sub nr. x/2019, fiind repartizată aleatoriu spre soluționare completului de judecată nr. 2.

II.2. Motivele de recurs

Invocând incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la curtea de apel.

Astfel, a susținut că instanța de apel a refuzat protecția care îi este conferită de Legea nr. 84/1998 pe motiv că marca sa este descriptivă, iar "folosirea de către intimat a numelui de domeniu www.x.com cu funcția de marcă pentru prestarea serviciilor de intermediere intervenții medicale de implant păr nu încalcă marca anterioară A.".

A subliniat recurentul-reclamant că pasajul citat, beneficiind de putere de lucru judecat, conferă părții adverse o veritabilă marcă, precum și că mărcii sale i s-a refuzat protecția, fiind considerată descriptivă, în timp ce același semn, considerat ca având funcție de marcă, nu a născut nicio întrebare în legătură cu caracteristica sa descriptivă.

Totodată, a precizat că demersul său judiciar s-a fondat pe dispozițiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care stabilește remediile pentru încălcarea dreptului exclusiv recunoscut de art. 39 alin. (1) din același act normativ.

A menționat că unul dintre aceste remedii este cel prevăzut de alin. (2) lit. b) din lege, în conformitate cu care titularul unei mărci poate cere instanței judecătorești, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn pentru care, din cauza faptului că este identic sau asemănător cu o marcă, precum și a împrejurării că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

În opinia recurentului-reclamant, într-o acțiune în contrafacere întemeiată pe art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, judecătorul are a verifica exclusiv următoarele condiții: dacă reclamantul este titularul unei mărci înregistrate; dacă pârâtul utilizează în activitatea comercială marca reclamantului fără consimțământul acestuia; dacă există un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Recurentul-reclamant a subliniat că aceste condiții sunt prevăzute explicit de lege, astfel că extinderea/adăugarea unor noi condiții pe cale jurisprudențială reprezintă o nepermisă adăugare la lege.

Astfel, a arătat că instanța de apel nu s-a limitat la analiza acestor condiții, ci a trecut la verificarea condițiilor de înregistrare a mărcii sale, declarând că este descriptivă în partea care privește semnul "A." și, prin urmare, nu ar beneficia de protecție, adică nu ar avea un drept exclusiv în sensul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

A susținut că nu se pot analiza pe cale incidentală condițiile de înregistrare a unei mărci, partea interesată având la îndemâna alte mijloace procesuale (opoziția, acțiunea în anulare), iar marca, odată înregistrată, beneficiază de o prezumție de legalitate a înregistrării, prezumție care poate fi răsturnată exclusiv prin utilizarea mijloacelor procesuale anterior evocate.

Recurentul-reclamant a considerat că această prezumție de legalitate este în realitate o expresie a principiului securității juridice în conformitate cu care actele emise de autoritățile publice (în speță, decizia O.S.I.M.) beneficiază de stabilitate și de prezumție de legalitate, până la desființarea lor pe calea prevăzută de lege.

A arătat și că singura cale pe care se poate contesta valabilitatea unei mărci, din perspectiva condițiilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 84/1998, este acțiunea în anulare, iar, prin considerentele hotărârii recurate, au fost atenuate, până la eliminare, efectele deciziei O.S.I.M. de înregistrare a mărcii sale.

A mai susținut și că nu există excepția de descriptivitate a unei mărci, ca formă incidentală de paralizare a unei acțiuni în contrafacere, precum și că, dacă reclamantul, într-o acțiune în contrafacere, ar avea de demonstrat (pe lângă condițiile prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998) inclusiv condițiile de înregistrare a mărcii prevăzute de art. 5 din lege, atunci de ce analiza s-ar limita doar la chestiunea descriptivității și nu s-ar epuiza toate cazurile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. a)-p), precum și cele de la art. 6 din Legea nr. 84/1998.

Ca atare, a învederat că, în cazul unei acțiuni în contrafacere, sarcina reclamantului, care are deja o marcă înregistrată și, deci, care a fost anterior analizată de O.S.I.M., se limitează la demonstrarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 39 din lege, iar sarcina judecătorului este să verifice dacă toate aceste condiții, prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998, sunt îndeplinite, fără a putea să realizeze o analiză a criteriilor și condițiilor de înregistrare a mărcii.

Prin urmare, a subliniat că marca este deja înregistrată, și de aceea beneficiază de exclusivitate, precum și că, atunci când marca sa a fost înregistrată, O.S.I.M. a verificat toate condițiile de înregistrare a mărcii, inclusiv pe cele care privesc motivele de refuz absolut prevăzute de art. 5 din Legea nr. 84/1998, deci și descriptivitatea, apreciindu-se că, în ceea ce privește toate semnele ce compun marca, acestea nu sunt descriptive.

În opinia recurentului-reclamant, admițând pe cale incidentală faptul că o parte din marcă are caracter descriptiv, și deci nu beneficiază de protecție, instanța de apel a ignorat dispozițiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 84/1998, în conformitate cu care, după înregistrarea unei mărci, problema descriptivității se pune exclusiv în cadrul procesual al acțiunii în anulare.

Totodată, a susținut că instanța de apel a arătat că nu toată marca, ci doar semnul A. este descriptiv și, procedând astfel, a creat pe cale incidentală o marcă parțial valabilă – parțial nevalabilă, context în care suntem în prezența unei "creații", deoarece, de acum înainte, oricine poate invoca puterea de lucru judecat a acestei hotărâri.

Apreciind că singura modalitate la îndemâna părții interesate pentru a înfrânge efectele admiterii cererii de înregistrare a mărcii este acțiunea în anulare, recurentul-reclamant a considerat că eventualele greșeli ale O.S.I.M. nu pot fi remediate pe cale incidentală, nici chiar atunci când greșelile sunt evidente.

A subliniat că instanța de apel a apreciat în mod indirect că semnul A. nu ar fi trebuit să fie înregistrat alături de celelalte semne ale mărcii sale, atunci când a apreciat că semnul este descriptiv, în realitate spunând că acesta nu trebuia înregistrat ab initio, în condițiile în care, indiferent cât de greșită pare înregistrarea unei mărci, judecătorul sesizat cu o acțiune în contrafacere trebuie să o respecte și să îi acorde drept de exclusivitate, potrivit art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, până la anularea ei în cadrul unei cereri în anulare.

Recurentul-reclamant a considerat și că exemplul dat de către curtea de apel, vizând marca virtuală y, nu este relevant, deoarece în mod cert O.S.I.M. nu ar admite înregistrarea exclusivă ca marcă a semnului "E.", deci exemplul nu ar putea fi niciodată regăsit în realitate și, chiar dacă s-ar admite că O.S.I.M. ar înregistra o astfel de marcă, atunci cu siguranță că persoanele interesate ar apela la acțiunea în anulare, singura în măsură să le protejeze interesele.

Ca atare, reluând susținerea potrivit căreia O.S.I.M. a apreciat că semnul în discuție nu este unul descriptiv, atunci când, potrivit art. 25 din Legea nr. 84/1998, a analizat cererea de înregistrare și a decis înregistrarea mărcii, a concluzionat că, dacă un terț contestă decizia O.S.I.M., atunci o poate provoca într-o acțiune în anulare, cadru în care părțile se concentrează exclusiv pe elementul descriptivității și își etalează argumentele și probatoriile, în timp ce, în acțiunea în contrafacere, reclamantul nu este pus în poziția de a-și apăra marca din perspectiva îndeplinirii condițiilor de înregistrare prevăzute de art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998, deoarece aceste condiții au fost deja verificate de O.S.I.M., fiind, prin înregistrare, titularul unui drept exclusiv și, în această calitate, acționează pentru înlăturarea utilizării neautorizate de către terți.

A mai arătat și că situația sa, în urma respingerii acțiunii, este mai dificilă decât cea de dinainte de promovarea acesteia, având în vedere că s-a adresat justiției pentru înlăturarea utilizării semnului său de către terți, iar, în final, a ajuns în ipoteza în care practic marca sa a dobândit o situație cel puțin incertă, având în vedere că descriptivitatea consacrată cu putere de lucru judecat atenuează până la anulare efectele mărcii sale.

În susținerea poziție exprimate, recurentul-reclamant a făcut referire la decizia nr. 1628/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă cu privire la marca înregistrată x, căreia i-a fost conferită protecția prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, fără a fi considerată descriptivă, deși s-ar putea ridica și cu privire la această marcă obiecții de descriptivitate.

Ca atare, a afirmat că instanța de apel a încălcat dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, deoarece i-a nesocotit dreptul de exclusivitate și, totodată, a interpretat greșit dispozițiilor art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 deoarece a adăugat la conditiile acțiunii în contrafacere și pe aceea a verificării condițiilor de fond de înregistrare a mărcii.

De asemenea, a invocat și încălcarea art. 25 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, text care, în opinia sa, trebuie interpretat, în lumina principiului securității și stabilității juridice, ca instituind o prezumție de legalitate a mărcii care nu ar putea fi răsturnată, altfel decât prin promovarea unei acțiuni în anulare, iar nu pe cale incidentală.

II.3. Apărările formulate în cauză

În termen legal, intimata-pârâtă C. S.R.L. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În ceea ce privește pretinsa încălcare de către instanța de apel a dreptului de exclusivitate, a arătat că art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, invocat de către recurentul-reclamant, nu reglementează acest drept și, mai mult decât atât, din lecturarea motivelor de recurs, nu se identifică în concret care este pretinsa normă de drept material care a fost încălcată sau aplicată în mod greșit de către instanța de apel și care conduce la o nesocotire a dreptului de exclusivitate invocat de către recurentul-reclamant.

Referitor la pretinsa interpretare greșită a unor norme de drept material, a menționat că recurentul-reclamant a invocat faptul că instanța de apel ar fi interpretat greșit dispozițiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că s-ar fi adăugat la condițiile acțiunii în contrafacere și pe aceea a verificării condițiilor de fond de înregistrare a mărcii, iar, în contextul în care a invocat lipsa de descriptibilitate, acest argument putea fi analizat fie pe calea unei acțiuni reconvenționale, fie pe calea unei acțiuni principale, iar nu pe cale incidentală.

A considerat că ne aflăm în prezența unei critici ce vizează un aspect procesual civil, iar nu o încălcare sau o aplicare greșită a unei norme de drept material, astfel că, recursul formulat este vădit nefondat.

Totodată, a arătat și că instanța de apel nu a reținut faptul că marca verbală națională A. este un descriptivă, ci aceasta a reținut faptul că elementul comun între marca menționată și semnul folosit ca nume de domeniu și anume A. are un caracter puternic descriptiv (aproape exclusiv descriptiv) pentru servicii medicale de implant păr (și orice fel de servicii precum servicii de intermediere, de transport cu finalitatea realizării unui implant de păr).

A subliniat faptul că nu există o normă legală care să interzică instanței de judecată să compare marca invocată și semnul pus în discuție, ci, din contră, examinarea mărcii și a semnului, urmată de compararea acestora, este de esența acțiunii civile care face obiectul prezentei cauze.

În opinia intimate-pârâte, instanța de apel a reținut în mod just faptul că riscul de confuzie între marca înregistrată și semnul folosit se evaluează global, examinându-se impresia globală produsă asupra consumatorului obișnuit și rezonabil de avizat din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual (C - 335/05, O.A.P.I./Shaker).

A apreciat că, în speță, concluzia instanței de apel este corectă și argumentată în sensul că în cazul elementului comun, și anume A., orice utilizator rezonabil avizat va înțelege că această parte desemnează serviciul generic oferit (implant păr), iar nu un comerciant/profesionist, neputându-se presupune și nici admite că, într-o economie liberă și concurențială, serviciile de implant păr ar fi oferite doar de o anumită întreprindere sau de către un anumit medic.

Totodată, a mai susținut și că, prin cererea de recurs, se realizează o confuzie între conceptul de distinctivitate a unei mărci și caracterul descriptiv al produsului ori serviciului oferit, precum și că, în realitate, O.S.I.M. a apreciat că elementul distinctiv A. permite înregistrarea mărcii verbale naționale A. ce are în componența sa semnul descriptiv A..

Contrar celor invocate de către recurentul-reclamant, a arătat că instanța de apel a reținut că "(...) astfel cum corect a statuat tribunalul, înregistrarea unei mărci verbale A., fără alte precizări și fără elemente grafice, ar fi fost în mod vădit prohibită de lege, în temeiul motivului absolut de refuz prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998."

Așadar, a subliniat că, dacă analizăm marca verbală națională A., se observă că aceasta are în componența sa un element distinctiv A.; în caz contrar, dacă marca respectivă nu ar fi avut un caracter distinctiv, atunci aceasta ar fi fost refuzată la înregistrare potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) din Legea nr. 84/1998.

În plus, a menționat că, din definiția noțiunii de marcă – art. 2 din Legea nr. 84/1998 –, rezultă că "poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi."

Ca atare, a susținut că legea nu permite titularului să monopolizeze prestarea unui serviciu, recunoscând faptul că serviciul respectiv poate fi prestat și de alte entități, iar recurentul-reclamant nu este singura persoană care prestează un serviciu specific unei clinici de implant păr.

Intimatul-pârât a subliniat și faptul că, prin decizia civilă atacată, nu s-a adus atingere caracterului distinctiv al mărcii recurentului-reclamant, ci s-a efectuat o analiză în concret, în raport de obiectul acțiunii, iar existența unui caracter puternic descriptiv al semnului A. nu înlătura caracterul distinctiv al mărcii recurentului-reclamant A..

Totodată, în ceea ce privește critica recurentului-reclamant ce vizează o încălcare a unor pretinse norme de procedură, a apreciat că aceasta este lipsită de fundament juridic, neexistând nicio normă prohibitivă care să condiționeze apărările sale, formulate în prezenta cauză, de formularea unei cereri reconvenționale sau a unei cereri pe cale principală. De altfel, nici recurentul-reclamant nu își fundamentează în drept aceste susțineri.

A arătat și că, mai mult decât atât, recurentul-reclamant nu a formulat nicio critică cu privire la acest aspect în fața instanței de fond sau de apel, motiv pentru care a apreciat că ne aflăm în prezența unui motiv de recurs omisso medio.

Intimata-pârâtă a precizat și că nu a solicitat instanței de judecată să dispună în vreun fel cu privire la marca înregistrată a recurentului-reclamant și nu a contestat caracterul distinctiv al mărcii, motiv pentru care criticile acestuia sunt în mod vădit lipsite de fundament juridic; de altfel, instanța de apel a reținut că "În ceea ce privește distinctivitatea, este desigur real că, odată înregistrată, orice marcă este prezumată a avea fie și un nivel minim de distinctivitate, distinctivitatea neputând fi negată pur și simplu pe cale incidentală. într-o acțiune în apărarea drepturilor (în acest sens, a se vedea și C 196/11, F 1 Live)."

Referitor la comparația cu marca înregistrată x, făcută de partea adversă, a susținut că aceasta nu prezintă relevanță în prezenta cauză, deoarece vizează o altă situație de fapt și de drept, inclusiv clase distincte.

Menționează că, dacă analizăm marca verbală A. – marcă națională –, se constată că aceasta este înregistrată pentru clasele 3, 5, 10, 35, 44 (aceste clase sunt detaliate în certificatul de marcă europeană depus la dosar de către recurentul-reclamant), mai exact este înregistrată pentru produse și servicii care nu au legătură cu activitățile pe care le desfășoară societatea intimată-pârâtă și care sunt autorizate potrivit legii la sediul social, terți și punctul de lucru (așa cum rezultă din informațiile O.N.R.C. depuse la dosarul cauzei, la Tribunalul București, de către recurentul-reclamant).

De asemenea, cu privire la pagina de internet pe care o utilizează pe domeniul de internet A..com, a arătat că nu există elemente în conținutul acesteia care să conducă la o confuzie sau la o asociere cu marca deținută de către recurentul-reclamant ori cu persoana acestuia – conținutul paginii de internet este cât se poate de clar, în sensul că serviciul medical de implant de păr se realizează în Turcia, de către un doctor turc și anume F..

Concluzionând, intimata-pârâtă a susținut că nu există un risc de confuzie în percepția publicului și nu există un risc de asociere între domeniul său de internet www.x.com și marca deținută de către recurentul-reclamant, iar riscul de confuzie nu trebuie raportat la semnele comparate, ci la originea produselor sau a serviciilor care sunt comercializate sub semnele comparate, respectiv turism medical în Istanbul (în cazul său) și implant păr în România în cazul recurentului-reclamant.

II.4. Procedura desfășurată în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă

După efectuarea procedurilor de comunicare reglementate de art. 490 alin. (2) C. proc. civ., prin rezoluția din data de 18 octombrie 2023, a fost fixat termen de judecată la data de 16 ianuarie 2024, când Înalta Curte a reținut cauza în pronunțare asupra recursului.

II.5. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate și de dispozițiile legale incidente, Înalta Curte contată următoarele:

Prin motivele de recurs, întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurentul-reclamant a criticat, în esență, faptul că instanța de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condițiile cerute pentru constatarea existenței riscului de confuzie între marca înregistrată de recurentul-reclamant și semnul utilizat de intimata-pârâtă, refuzând, astfel, să îi acorde protecția conferită de Legea nr. 84/1998.

Examinând decizia recurată, Înalta Curte constată că, în ceea ce privește situația de fapt, asupra căreia instanța de recurs nu poate formula aprecieri proprii, curtea de apel a constatat că recurentul-reclamant este titularul mărcilor naționale: (1) A. nr. x din data de 21 februarie 2014 (înregistrată pentru produse/servicii din clasele: 3 – săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, toate acestea în legătură cu implantul de păr; 5 – produse farmaceutice, produse sanitare de uz medical, substanțe dietetice de uz medical, plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți, toate acestea în legătură cu implantul de păr; 10 – aparate și instrumente chirurgicale, medicale, material de sutură, toate acestea în legătură cu implantul de păr; 35 – publicitate, conducerea și administrarea afacerilor, lucrări de birou; 44 – servicii medicale, servicii de igienă și frumusețe pentru oameni, toate acestea în legătură cu implantul de păr; (2) marca națională combinată nr. x din data de 9 decembrie 2015, A. hair implant, elementul dominant vizual fiind A. (cu X stilizat sub forma parțială a unui fir de păr) și hair implant (scris mic sub X-ul stilizat), înregistrată pentru produse și servicii din clasele 3, 5, 35, 42 și 44; (3) marca Uniunii Europene combinată nr. x din data de 30 mai 2017, similară mărcii naționale evocate anterior, înregistrată pentru produse și servicii din clasele 3, 5, 10, 35, 42 și 44.

Invocând înregistrarea pe numele său a acestor mărci, recurentul-reclamant a susținut încălcarea dreptului la marcă prin folosirea neautorizată de către intimatele-pârâte a site-ului www.x.com, domeniul de internet, utilizat (inițial de intimata-pârâtă B. S.R.L. și transferat la data de 3 mai 2019 intimatei-pârâte C. S.R.L.) pentru promovarea de activități de intermediere de servicii medicale de implant de păr realizate de un medic din Turcia.

Nefiind contestat în speță faptul că folosirea domeniului de internet www.x.com este aptă de a realiza funcții specifice unor mărci înregistrate, instanța de apel a reținut că acest tip de utilizare intră sub incidența exclusivă a art. 36 din Legea nr. 84/1998, respectiv a art. 9 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene nr. 1001/2017.

Procedând la analiza riscului de confuzie, instanța de apel a expus condițiile în care titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau asemănător (inclusiv a unui nume de domeniu) cu marca sa în aplicarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acțiunii (devenit, după republicarea legii la data de 18 septembrie 2020, art. 39), în acord cu jurisprudența Curții Europene de Justiție cu privire la interpretarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (dispoziții a căror incidență nu a fost contestată de niciuna dintre părțile litigiului).

Totodată, a reținut că, potrivit jurisprudenței constate a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe care a redat-o în cuprinsul considerentelor deciziei recurate, riscul de confuzie se evaluează global, examinându-se impresia globală produsă asupra consumatorului obișnuit și rezonabil avizat din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual.

Astfel, în contextul în care a constatat că serviciile prestate de intimatele-pârâte corespund unor servicii pentru care marca în discuție este înregistrată, a arătat că marca națională A. și numele de domeniu www.x.com au un element comun – A. –, în timp ce partea a doua a mărcii înregistrate – A. – nu prezintă nicio similaritate cu numele de domeniu.

Decisiv în pronunțarea soluției date prin decizia recurată, este considerentul instanței de apel prin care aceasta a concluzionat că elementul comun între marcă și semnul folosit ca nume de domeniu – A. – are un caracter puternic descriptiv (aproape exclusiv descriptiv) pentru servicii medicale de implant de păr, ceea ce determină concluzia că utilizatorul rezonabil avizat va sesiza că elementul comun este unul descriptiv și nu va considera în mod necesar că numele de domeniu aparține A., în acest caz particular, nici chiar evocarea mărcii nefiind suficientă pentru a se reține riscul de confuzie, câtă vreme evocarea are loc exclusiv prin intermediul particulei descriptive.

Totodată, a apreciat că nu este lipsit de relevanță nici faptul că înregistrarea unei mărci verbale A., fără alte precizări și fără alte elemente grafice, ar fi fost oprită de lege, în temeiul motivului de refuz prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Instanța de apel a constatat și că nu se poate reține nici o încălcarea a mărcilor combinate europene și naționale A. hair implant, având în vedere că, în speță, componenta dominată a acestora (A.) nu se regăsește în numele de domeniu în discuție, iar hair implant este similar conceptual și parțial fonetic și vizual, dar este vorba despre un element subordonat (inclusiv grafic) și descriptiv, care nu poate fi monopolizat per se; examinarea globală a mărcilor a căror element central este A. hair implant și a numelui de domeniu www.x.com relevă o asemănare redusă vizuală, fonetică și doar către medie din punct de vedere conceptual, motiv pentru care riscul de confuzie este exclus.

În contextul expus, Înalta Curte constată că instanța de apel a aplicat în mod corect în cauză condițiile cerute pentru constatarea existenței riscului de confuzie între mărcile recurentului-reclamant și semnul utilizat de intimatele-pârâte, întrucât în considerentele deciziei recurate se regăsesc în integralitate elementele necesar a fi analizate, astfel, cum se desprind din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, pentru a analiza existența riscului de confuzie, instanța trebuie să identifice în primul rând limitele de protecție a mărcii, așa cum rezultă din înregistrarea acesteia, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, clasele de protecție.

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și, astfel, în stabilirea împrejurării dacă ea este puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, parag. 49).

Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Pe de altă parte, o marcă cu un caracter slab distinctiv, cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale, se bucură de un grad de protecție mai mic decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 și 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17).

În plus, aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și, în special, similitudinea mărcilor și cea a produselor și serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers. În mod constant în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a subliniat că este indispensabil să se interpreteze noțiunea de "similitudine" în raport cu riscul de confuzie (Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, par. 17; Hotărârea din 22 iunie 201999, Lloyd Schuhfabrick Meyer, C-342/97, par. 19).

Contrar susținerilor recurentului-reclamant, în sensul că analiza gradului de generalitate al termenilor care formează o marcă este de competența Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, gradul de distinctivitate al unei mărci reprezintă un element relevant care trebuie stabilit de instanță în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marcă slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive.

În această analiză, trebuie avută în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care s-a arătat fără echivoc faptul că, și dacă nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată, nu înseamnă că nu se acordă protecție mărcii așa cum a fost înregistrată, fie ea și slab distinctivă, compusă fiind, în majoritate, din elemente aflate în domeniul comun. Protecția unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinația de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

În acest context, Înalta Curte observă că, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, faptul că o marcă are un caracter distinctiv slab nu exclude riscul de confuzie, în special în cazul în care există o similitudine a semnelor și a produselor sau a serviciilor vizate (Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15, par. 63).

Or, în speță, această evaluare a fost realizată în mod complet de către instanța de apel, care a avut în vedere, pe de o parte, serviciile prestate de intimatele-pârâte care corespund unor servicii pentru care mărcile recurentului-reclamant sunt înregistrate, iar pe de altă parte, imaginea de ansamblu a mărcii recurentului-reclamant, în analiza căreia a reținut faptul că elementul descriptiv al acesteia este în domeniul public și nu face obiectul dreptului exclusiv al titularului.

Înalta Curte constată că elementele verbale ale mărcii combinate a recurentului-reclamant au fost evaluate în mod global, instanța de apel procedând la determinarea impresiei de ansamblu create prin asocierea lor, asocierea acestora fiind tocmai marca înregistrată de recurentului-reclamant, ceea ce este în acord cu regulile jurisprudențiale anterior enunțate.

În cauză, instanța de apel a reținut elementul comun inclus în cadrul mărcii recurentului-reclamant și domeniul de internet al intimatelor-pârâte și a apreciat asupra caracterului acestuia, reținând că este unul descriptiv, făcând, totodată, și o analiză a impresiei de ansamblu creată de combinarea componentelor mărcii înregistrate de recurentul-reclamant, împrejurare care determină concluzia legalității deciziei recurate din perspectiva criteriilor ce se desprind din jurisprudența în materie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ca atare, cum în urma acestei evaluări, a reținut că nu există risc de confuzie între marca recurentului-reclamant și semnul (domeniul) folosit de intimatele-pârâte, iar elementul, a cărui folosire este pretinsă de recurentul-reclamant a fi contrară legii, este unul descriptiv, instanța de apel în mod corect a făcut aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv a art. 14 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, care stabilesc limite ale exercitării dreptului exclusiv la marcă (titularul unei mărci nu poate să interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora/o marcă a Uniunii Europene nu conferă titularului său dreptul de a interzice terților utilizarea în comerț a semnelor sau a indicațiilor care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestației sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor).

Sunt nefondate și criticile recurentului-reclamant prin care acesta a susținut că instanța de apel a adăugat condiții suplimentare la cele pe care legea le-a impus a fi verificate în cadrul unei acțiuni în contrafacere întemeiată pe art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 [art. 39 alin. (2) după republicarea Legii nr. 84/1998].

Astfel, contrar celor arătate de recurentul-reclamant, instanța de apel nu a infirmat concluzia că marca acestuia îndeplinește condițiile cerute de lege pentru înregistrare, concluzie la care a ajuns anterior O.S.I.M., întrucât ar avea caracter descriptiv, ci a reținut acest caracter cu privire la doar unul dintre elementele mărcii înregistrate – A. –, care se regăsește în numele de domeniu utilizat de intimatele-pârâte, atunci când a analizat dacă există un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere, între semn și marcă, condiție impusă de legiuitor a fi verificată în cadrul acțiunii în contrafacere și pe care, de altfel, chiar recurentul-reclamant a enunțat-o în cuprinsul cererii de recurs.

Ca atare, instanța de apel nu a verificat dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 5 și 6 din Legea nr. 84/1998 și nu a concluzionat că marca recurentului-reclamant este descriptivă, ci așa cum s-a arătat, a verificat dacă există risc de confuzie între marca înregistrată a acestuia și domeniul de internet folosit de către intimatele-pârâte, context în care, a constatat caracterul descriptiv al unuia dintre elementele ce intră în componența mărcii în discuție și nu al mărcii în sine.

În plus, se poate observa că, așa cum a arătat și intimata-pârâtă C. S.R.L., instanța de apel chiar a reținut că este real, că odată înregistrată, orice marcă este prezumată a avea fie și un nivel minim de distinctivitate, distinctivitatea neputând fi negată pur și simplu pe cale incidentală, într-o acțiune în apărarea drepturilor.

Prin urmare, în aceste condiții, este nefondată și susținerea recurentului-reclamant în sensul că, prin considerentele deciziei recurate, i-a fost creată o situație mai grea decât cea în care se afla înaintea prezentului litigiu, instanța de apel nestatuând în sensul că marca acestuia nu este distinctivă.

Nu pot avea efectul dorit de către parte, neputând determina concluzia încălcării de către instanța de apel a unor norme de drept mateiral, nici criticile prin care recurentul-reclamant a afirmat că descriptivitatea putea fi pusă în discuție doar pe calea unei acțiuni în anulare sau prin intermediul unei cereri reconvenționale, având în vedere, pe de o parte, că analiza efectuată în cauză nu a vizat descriptivitatea mărcii, ci doar a unuia dintre elementele sale, iar, pe de altă parte, intimatele-pârâte nu au invocat vreo pretenție proprie cu privire la marca recurentului-reclamant, fiind formulate doar apărări față de solicitările din cererea de chemare în judecată.

Totodată, Înalta Curte constată că nicio dispoziție legală nu interzice, în cadrul unei acțiuni în contrafacere, o analiză de maniera celei realizate de către instanța de apel, care nu a verificat dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de lege pentru înregistrarea mărcii, ci a cercetat dacă există sau nu un risc de confuzie între marca recurentului-reclamant și domeniul de internet folosit de către intimatele-pârâte.

În ceea ce privește trimiterea pe care recurentul-reclamant o face la soluția dată de instanța supremă într-o speță ce a vizat marca x, Înalta Curte reține că aceasta nu are niciun fel de relevanță în soluționarea pricinii, având în vedere, pe de o parte, că deciziile de speță nu sunt obligatorii în soluționarea altor cauze, ci au doar un caracter orientativ pentru instanță, iar, pe de altă parte, că fiecare litigiu are propria situație de fapt și de drept, astfel că analiza instanței trebuie să se raporteze la circumstanțele particulare ale fiecărui proces.

Astfel, față de toate cele anterior reținute, constatând legalitatea decizie recurate, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul și, având în vedere că partea care a pierdut procesul este recurentul-reclamant A., îl va obliga pe acesta, în raport de prevederile art. 453 alin. (1) C. proc. civ., la plata către intimata-pârâtă C. S.R.L. a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.000 RON (dovedite prin înscrisurile aflate la dosarul de recurs), cuantum apreciat a fi justificat de complexitatea cauzei și de munca depusă de către avocatul ales al părții, care a formulat întâmpinare și concluzii orale în fața instanței de recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei civile nr. 142A din data de 2 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Obligă pe recurentul-reclamant A. la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.000 RON, către intimata-pârâtă C. S.R.L.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 16 ianuarie 2024.