ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 512/2023

Ședința publică din data de 28 martie 2023

asupra cauzei de față, constată următoarele;

I. Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, sub nr. x/2019, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta B. S.R.L., pentru ca instanța să dispună: obligarea pârâtei la încetarea prestării serviciilor de sănătate și înfrumusețare sub denumirea comercială "B.", sub sancțiunea unor daune cominatorii în cuantum de 5000 RON pe fiecare zi de întârziere de la data introducerii cererii de chemare în judecată; obligarea pârâtei la încetarea oricărei forme de publicitate, promovare și orice alt act de folosire neautorizată pe piața românească în cadrul activității comerciale a pârâtei, eliminarea din cuprinsul numelui comercial al pârâtei a denumirii "B." sub sancțiunea unor daune cominatorii în cuantum de 5000 RON pe flecare zi de întârziere de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; obligarea pârâtei, pe cheltuiala sa, la publicarea în presă a dispozitivului hotărârii judecătorești pronunțate în cauză în termen de maxim 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, în două cotidiene de circulație națională; obligarea pârâtei la plata de despăgubiri morale și de imagine, în valoare de 10.000 Euro (echivalent la un curs de 4.76 RON, cursul BNR la data redactării acțiunii); cheltuieli de judecată.

2

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 și ale art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.

Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința nr. 1008/22.07.2020, Tribunalul București, secția a III-a civilă a admis în parte cererea; a obligat pârâta să înceteze prestarea serviciilor de sănătate și înfrumusețare sub denumirea comercială de B. și să întreprindă demersuri în vederea schimbării denumirii sale comerciale, astfel încât aceasta să nu mai cuprindă particula B.; a respins în rest cererea, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 688A/4.05.2022, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâta B. S.R.L. împotriva sentinței menționate.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs pârâta B. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 4, 5, 6 și 8 C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

- Prin decizia recurată, au fost încălcate dispozițiile art. 176 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., art. 259, art. 260 și art. 261 C. proc. civ., precum și ale art. 480 alin. (6) C. proc. civ.

Astfel, apelul a fost respins ca nefondat, cu toate că s-a reținut ca fiind întemeiată critica apelantei-pârâte referitoare la încălcarea normelor de drept procesual civil în primă instanță.

Încălcarea dreptului apelantei de a-i fi soluționată cauza cu respectarea dublului grad de jurisdicție de jurisdicție, drept stabilit cu putere de lucru judecat prin considerentele hotărârii recurate, nu este înlăturată prin accesul apelantei la apel.

Vătămarea nu poate fi remediată prin judecata apelului, ci numai prin respectarea drepturilor apelantei la justiție, consacrate prin art. 456 și următoarele, art. 483 C. proc. civ.

Cerința extrinsecă pentru menținerea hotărârii primei instanțe ca legală și temeinică, prin respingerea apelului, era aceea ca apelanta să fi beneficiat de o judecată de fond în condiții de legalitate, cu posibilitatea administrării probelor și a respectării principiilor legalității, contradictorialității și oralității.

De asemenea, instanța de apel a pronunțat o hotărâre cu încălcarea regulilor de procedură, necalificând drept nulitate necondiționată de existența unei vătămări cerințele prevăzute în art. 259, art. 260 și art. 261 C. proc. civ.

Mai mult decât atât, hotărârea pronunțată încalcă și dispozițiile art. 480 alin. (6) C. proc. civ., atât timp cât instanța de apel putea judeca în fond, în condițiile în care constata un motiv de nulitate, numai după ce anula procedura urmată în fața primei instanțe.

- Prin hotărârea pronunțată au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (22) C. proc. civ., iar instanța a depășit atribuțiile puterii judecătorești.

3

Astfel, instanța de apel, soluționând cauza, a apreciat că nu constituie un motiv de nelegalitate împrejurarea că cererea reclamantei a fost întemeiată pe dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (servicii diferite), iar analiza instanței de fond a fost întemeiată pe lit. b) (servicii identice sau similare).

Aprecierea conform căreia limitele obiectului pot fi extinse, raportat la ce constată instanța pe parcursul judecății, depășește atribuțiile instanței, deoarece numai partea poate stabili aceste limite, instanța urmând să soluționeze cauza cu respectarea lor.

- Hotărârea recurată conține motive contradictorii, în sensul că, deși instanța a apreciat ca fiind întemeiate criticile aduse de apelantă, a păstrat hotărârea atacată, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. (1) C. proc. civ.

- Hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, instanța de apel a apreciat că lipsa de distinctivitate a mărcii reclamantei nu poate fi avută în vedere în analiza dedusă judecății.

Or, drepturile conferite de o marcă înregistrată nu pot fi protejate în lipsa distinctivității.

Pentru a stabili dacă, în speță, utilizarea de către pârâtă a numelui comercial, fără un motiv întemeiat, ar reprezenta o încălcare a caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii reclamantei, trebuia efectuată o apreciere globală care să țină cont de toți factorii pertinenți.

Printre acești factori se numără în special intensitatea renumelui și gradul de distinctivitate ale mărcii anterioare, gradul de similitudine dintre marcă și denumirea utilizată, aflate în conflict, precum și natura și gradul de proximitate ale produselor sau serviciilor vizate (hotărârea din 27 noiembrie 2008 C-252/07, Intel Corporation, hotărârea din 18 iunie 2009, C-487/07 L'Oreal și alții).

În ceea ce privește îndeosebi intensitatea renumelui și gradul de distinctivitate ale mărcii anterioare, cu cât sunt mai importante caracterul distinctiv și renumele acestei mărci, cu atât existența unei atingeri va fi mai ușor admisă (hotărârea din 14 septembrie 1999 C-3 75/97 General Motors, hotărârea din 6 februarie 2007 T-477/04 TDK).

Prin urmare, excluderea de la analiză tocmai a caracterului distinctiv al mărcii invocate de reclamantă încalcă dispozițiile de drept material invocate de însăși reclamanta în cererea de chemare în judecată - art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data depunerii acțiunii):

Pe de altă parte, considerentele instanței de apel, potrivit cărora dreptul reclamantei este preferabil dreptului opus de către pârâtă, din perspectiva protecției conferite de Convenția de la Paris, întrucât semnul disputat B. a fost utilizat de reclamantă chiar în cuprinsul denumirii sale profesionale încă din 2014, sunt de natură să încalce dispozițiile art. 6 alin. (2) din Directiva 2008/95/CE, astfel cum au fost interpretate prin Hotărârea CJUE din cauza C-112/21.

4

Prin acea hotărâre, s-a statuat în sensul că "un drept anterior" potrivit acestei dispoziții, "poate fi recunoscut unui terț într-o situație în care titularul mărcii ulterioare dispune de un drept și mai vechi, recunoscut prin legea statului membru în cauză, asupra semnului înregistrat ca marcă, în măsura în care, în temeiul acestei legi, titularul mărcii și al dreptului și mai vechi nu mai poate interzice, pe baza dreptului său și mai vechi, utilizarea de către terț a dreptului său mai recent".

Prin urmare, numele recurentei reprezintă o limitare a efectelor deținerii unei mărci înregistrate, o restrângere a drepturilor conferite de marcă, indiferent de data deținerii chiar de către titularul mărcii a unui nume anterior, împrejurare care lipsește de legalitate decizia de apel, prin care s-a dispus în sens contrar.

- Hotărârea cuprinde motive contradictorii, deoarece, pe de o parte, se reține caracterul clientelei reclamantei, ca fiind formată din persoane cu un anumit specific social, care alocă timp și resurse materiale îngrijirii aspectului fizic și care acordă încredere unui furnizor de servicii de înfrumusețare care are o abordare medicală, autorizată, dar, pe de altă parte, același consumator ar putea fi eventuala victimă a unei confuzii și, deși dispune de timp și resurse, ar exista riscul deturnării sale ca urmare a confuziei create.

III. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin recursul declarat, recurenta-pârâtă B. S.R.L. a invocat dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 4, 5, 6 și 8 C. proc. civ., însă, din dezvoltarea criticilor formulate, rezultă că acestea pot fi încadrate exclusiv în motivele de casare prevăzute la pct. 5 și 8 ale art. 488, în contextul cărora urmează a fi analizate.

Nu poate fi reținută incidența ipotezei legale descrise la pct. 4, în condițiile în care recurenta a invocat concomitent și ipoteza de la pct. 5 al art. 488 C. proc. civ., pentru a releva încălcarea principiului disponibilității. Astfel, susținerile referitoare la calificarea juridică dată pretențiilor deduse judecății și evocarea fondului în apel prin raportare la prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în loc de art. 36 alin. (2) lit. c) ale aceluiași act normativ, se impun a fi cercetate doar din perspectiva motivului de casare vizând încălcarea unor norme de drept procesual a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.

În egală măsură, susținerile părții întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. pot fi subsumate, pe de o parte, motivului de casare prevăzut la pct. 5, iar, pe de altă parte, motivului de la pct. 8 al art. 488 alin. (1).

Acestea se referă la contrarietatea dintre considerente și dispozitiv, reproșându-se instanței de apel respingerea căii de atac, deși a admis criticile aduse de către apelantă, iar nu la eventuala existență a unor motive contradictorii în cuprinsul deciziei, cu atât mai mult cu cât recurenta a formulat o critică distinctă ce vizează același aspect, după cum se va arăta în cele ce succed.

5

De asemenea, potrivit recurentei, sunt contradictorii și considerentele referitoare la nivelul de informare al clientelei reclamantei, în ceea ce privește riscul de confuzie între marcă și semnul pârâtei. Or, susținerile pe acest aspect sunt subsumate evaluării riscului de confuzie și pot fi analizate modului de aplicare a legii de către instanța de apel.

În ceea ce privește incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Printr-o primă critică, recurenta-pârâtă a susținut că instanța de apel, considerând că sunt fondate motivele de apel privind încălcarea regulilor de procedură de către prima instanță, ar fi trebuit să procedeze la evocarea fondului abia după anularea sentinței, în aplicarea art. 480 alin. (6) C. proc. civ., fiind vorba despre o nulitate necondiționată de vătămare.

Critica astfel formulată nu este fondată.

Soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel se regăsesc în dispozițiile art. 480 C. proc. civ., iar potrivit alin. (6), "Când se constată că există un alt motiv de nulitate decât cel prevăzut la alin. (5), iar prima instanță a judecat în fond, instanța de apel anulând în tot sau în parte procedura urmată în fața primei instanțe și hotărârea atacată, va reține procesul spre judecare, pronunțând o hotărâre susceptibilă de recurs, dacă este cazul."

În cauză, instanța de apel a găsit, într-adevăr, întemeiate criticile pârâtei referitoare la nelegalitatea sentinței, atât sub aspectul decăderii pârâtei din dreptul de a administra proba cu înscrisuri, cât și al respingerii solicitării pârâtei de amânare a cauzei în vederea analizării înscrisurilor depuse la dosar de reclamantă și a formulării apărării. Cu toate acestea, s-a apreciat că încălcarea dispozițiilor referitoare la probe nu constituie temei de anulare a sentinței, vătămarea fiind implicit acoperită prin judecata apelului, constatare valabilă și în privința celui de-al doilea motiv de nulitate.

Contrar susținerilor recurentei-pârâte, neadministrarea probelor în fața primei instanțe, ca urmare a sancțiunii aplicate în mod nelegal, nu reprezintă, însă, un motiv de nulitate necondiționată, a cărui incidență ar conduce la anularea actului de procedură, independent de vreo vătămare și, deci, fără posibilitatea îndreptării neregularității actului de procedură.

Prin Decizia nr. 9/2020 din 30.03.2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea unui recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 548/25.06.2020, s-a statuat:

"în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 470, art. 478 alin. (2) și a art. 479 alin. (2) din C. proc. civ., prin raportare la art. 254 alin. (1) și (2) din C. proc. civ., în noțiunea de probe noi ce pot fi propuse și încuviințate în faza apelului se includ atât probele propuse în fața primei instanțe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în fața primei instanțe sau au fost propuse tardiv, iar în privința lor prima instanță de fond a constatat decăderea."

Această decizie vizează întinderea efectelor asupra judecății în fața instanței de apel ale sancțiunii decăderii din dreptul de a propune, respectiv de a administra probe, sancțiune aplicată de către prima instanță, în situația în care

6 apelul cuprinde critici de netemeinicie, iar partea solicită administrarea probelor în apel (pct. 34, 35).

În considerentele acestei decizii, s-a arătat, printre altele, că sancțiunea decăderii, statuată de prima instanță, nu operează, conform art. 254 alin. (2) C. proc. civ., în tot cursul procesului, întrucât nu ar mai putea fi aplicate dispozițiile art. 478 alin. (2) C. proc. civ., care dau posibilitatea părților de a se putea folosi înaintea instanței de apel de dovezi invocate (și nu doar admise) la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare, fiind inacceptabil să se anuleze însuși efectul devolutiv al căii de atac (pct. 70).

S-a reținut, totodată, că "în esență, nu este nicio diferență între probele pentru care prima instanță a constatat decăderea părții din dreptul de a le propune și probele care nu au fost solicitate deloc în fața primei instanțe, fiind solicitate direct în apel, pentru care nu s-a constatat expres decăderea, deși, dacă ar fi fost solicitate, în privința acestora, partea ar fi primit aceeași soluție. Tot astfel, nu este nicio diferență între probele pentru care a operat decăderea din dreptul de a le propune și cele pentru care, fiind admise, prima instanță a dispus decăderea din dreptul de administrare, ca urmare a nerespectării regimului procesual de administrare..." (pct. 45 din decizie).

În considerarea acestei decizii pronunțate în mecanismul de unificare jurisprudențială, trebuie constatat că, din moment ce aplicarea de către prima instanță a sancțiunii decăderii din dreptul de a propune și administra probe nu împiedică administrarea în apel a acelorași probe ori chiar a altor dovezi, nulitatea actului făcut peste termen, atunci când nerespectarea acestuia a atras decăderea din exercitarea dreptului, conform art. 185 alin. (1) C. proc. civ. poate fi acoperită, prin derogare de la dispozițiile art. 177 alin. (2) C. proc. civ., conform cărora "(...) nulitatea nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea ori o altă sancțiune procedurală sau dacă se produce ori subzistă o vătămare".

Or, aceeași concluzie se impune pentru identitate de rațiune și pentru ipoteza în care sancțiunea decăderii din dreptul de administrare a probelor a fost în mod greșit aplicată, întrucât decizia în interesul legii are în vedere situația tuturor probelor neadministrate, indiferent de motive, așadar și a celor în discuție. Posibilitatea administrării probelor în apel, deschisă părților indiferent de motivul pentru care nu au fost administrate în primă instanță, relevă tocmai refacerea actului de procedură și complinirea în apel a neregularității aplicării sancțiunii decăderii în primă instanță.

Prin urmare, fără temei susține recurenta-pârâtă existența unei nulități necondiționate de vătămare și faptul că nu era posibilă în cauză îndreptarea neregularității actului de procedură fără anularea procedurii urmate în fața primei instanțe și a hotărârii atacate.

Pe de altă parte, în conformitate cu art. 177 alin. (3) C. proc. civ., "Actul de procedură nu va fi anulat dacă până la momentul pronunțării asupra excepției de nulitate a dispărut cauza acesteia."

Pe acest temei, în măsura în care, până la momentul soluționării apelului prin intermediul căruia a fost invocată excepția de nulitate, cauza nulității nu

7 mai subzistă, nu se impune anularea hotărârii atacate conform art. 480 alin. (6) C. proc. civ.

O asemenea situație se regăsește și în prezenta cauză, în condițiile în care, astfel cum s-a arătat prin decizia recurată, în apel au fost încuviințate și administrate probele solicitate de ambele părți, chiar dacă prima instanță dispusese decăderea din dreptul de administrare a probelor, fără ca pârâta să formuleze prin cererea de recurs vreo critică vizând propunerea și administrarea probelor în etapa procesuală a apelului (dintr-o altă perspectivă decât aceea relevată de efectele nulității decurgând din caracterul nelegal al sancțiunii decăderii aplicate în primă instanță).

Pe de altă parte, prin motivele de recurs s-a arătat că, în prezenta cauză, ar fi fost încălcat principiul dublului grad de jurisdicție, însă nici acest argument nu poate fi primit.

În contextul alin. (6) al art. 480, chiar după anularea hotărârii primei instanțe, rămân aplicabile dispozițiile referitoare la judecarea apelului, care asigură, prin evocarea fondului cauzei, potrivit voinței legiuitorului exprimate prin inserarea acestei norme în conținutul art. 480, respectarea deplină a principiului dublului grad de jurisdicție.

Față de cele ce preced, se constată că nu au temei susținerile formulate în sprijinul primei critici întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. și vor fi respinse ca atare.

Aceeași concluzie se impune și în privința susținerilor referitoare la cel de-al doilea motiv de nulitate a hotărârii primei instanțe și care, în opinia recurentei, odată admis de către instanța de apel, ar fi trebuit să conducă la aplicarea dispozițiilor art. 480 alin. (6) C. proc. civ., anume nerespectarea de către prima instanță a dreptului la apărare al părții. Actul de procedură al primei instanțe este indisolubil legat de dispoziția decăderii părții din dreptul de administrare a probelor, astfel încât constatările redate anterior sunt valabile și pe aspectul în discuție.

Printr-o a doua critică întemeiată pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a reproșat instanței de apel încălcarea dispozițiilor art. 9 și 22 C. proc. civ., respectiv încălcarea principiului disponibilității, întrucât a confirmat analiza primei instanțe asupra condițiilor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și a evocat fondul în considerarea acestora, cu toate că prin cererea de chemare în judecată a fost indicat art. 36 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, drept temei juridic al pretențiilor deduse judecății.

Critica astfel formulată nu este fondată.

După cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, reclamanta a menționat în mod expres, într-adevăr, doar prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data cererii de chemare în judecată, la care se va face referire în toate considerentele ce succed).

Cu toate acestea, reclamanta a solicitat instanței de judecată să analizeze, pe lângă cerințele de aplicare ale ipotezei de la lit. c), și) pe cele de la lit. b),

8 susținând că subzistă identitatea de semne, identitatea serviciilor, precum și riscul de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere.

Or, în conflictul dintre o marcă și un semn folosit cu titlu de marcă, existența unui risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, reprezintă o condiție de aplicare doar în ipoteza de la lit. b) din art. 36 alin. (2) al Legii nr. 84/1998.

Astfel, titularul unei mărci înregistrate poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților sa folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său și "un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă" (lit. b).

În cazul prevăzut la lit. c), titularul mărcii poate împiedica pe un terț să folosească "un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia".

Așadar, art. 36 alin. (2) lit. c) nu presupune dovedirea unui risc de confuzie, fiind suficient riscul de asociere, adică legătura pe care consumatorul o face între un semn și o marcă de renume, creată prin identitatea sau similitudinea semnelor (chiar dacă produsele ori serviciile sunt diferite), atunci când folosirea tară drept a semnului ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii înregistrate sau renumelui acesteia.

În acest cadru legal, referirea explicită a reclamantei la cerințele de aplicare ale art. 36 alin. (2) lit. b) denotă intenția titularului mărcii de a invoca și această ipoteză legală, care presupune dovedirea unui risc de confuzie, precum și a identității/similarității produselor sau serviciilor.

Din această perspectivă, se constată că, în mod corect, prima instanță a procedat la calificarea juridică a pretențiilor deduse judecății, în considerarea art. 22 alin. (4) C. proc. civ., iar instanța de apel a confirmat atare act de procedură, neavând suport critica recurentei-pârâte referitoare la încălcarea principiului disponibilității.

În ceea ce privește criticile întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Cu titlul prealabil, trebuie precizat că, astfel cum s-a reținut de către instanța de apel, pretențiile reclamantei din cererea de chemare în judecată se referă la folosirea semnului B., care coincide cu numele comercial al pârâtei.

Pe parcursul judecății în primă instanță, pârâta a invocat în apărare marca sa înregistrată în anul 2019 (ulterior mărcii reclamantei), care reprezintă o marcă combinată, ce conține, printre altele, semnul B., apărare de fond ce ar fi presupus cercetarea modului concret în care pârâta folosește acest semn, respectiv singur ori împreună cu celelalte elemente verbale și figurative din conținutul mărcii sale înregistrate. în cele două situații, imaginea

9 de ansamblu a semnului efectiv folosit de către pârâtă este diferită, ceea ce înseamnă că atât analiza similarității semnelor în conflict, cât și a riscului de confuzie, ar fi fost diferite.

Analiza instanței de apel a avut în vedere, însă, de la bun început, doar semnul verbal B., respectiv numele comercial al pârâtei, nu și celelalte componente din cadrul mărcii acesteia, iar recursul declarat nu conține vreo critică referitoare la neluarea în considerare a mărcii pârâtei, din perspectiva cercetării utilizării de către pârâta B. S.R.L., în cadrul comerțului, doar a semnului în discuție ori chiar a mărcii, în ansamblu.

Prin urmare, în limitele criticilor formulate, considerentele ce succed pornesc de la premisa că pârâta folosește în mod efectiv, în activitatea comercială, semnul B., care corespunde numelui său comercial, dobândit în anul 2017, potrivit situației de fapt reținute de către instanța de apel și care nu poate fi reevaluată în cadrul căii extraordinare de atac de față.

În acest cadru, se impune a se sublinia că, din considerentele deciziei recurate, rezultă raportarea concretă, în analiza comparativă efectuată, la numele comercial al pârâtei și la condițiile pe care le presupune aplicarea corespunzătoare a art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 84/1998, chiar dacă instanța de apel nu a menționat norma ca atare, dar a evocat jurisprudența Înaltei Curți privind această normă (hotărâri care, la rândul lor, se raportează la jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene conturată în aplicarea normei echivalente din directiva de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și, în special, la hotărârea din cauza C-17/06 Caline).

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998, "(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială: a) numele/denumirea sau adresa/sediul titularului (...). (2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca folosirea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) și c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

Art. 39 alin. (1) și (2) din lege (în forma din anul 2019, când a fost formulată cererea de chemare în judecată) reglementează cazuri de limitare a efectelor unei mărci înregistrate, respectiv a dreptului exclusiv al titularului asupra mărcii, în virtutea căruia acesta poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn identic sau similar cu marca, în condițiile prevăzute în mod expres și limitativ de art. 36 alin. (2) din aceeași lege.

Reglementarea cazurilor din art. 39 alin. (1) și (2), ce consacră excepții de la exercitarea dreptului exclusiv la marcă, presupune că titularul mărcii nu poate interzice terțului utilizarea unui semn identic sau similar cu marca, în măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile indicate de norma derogatorie de la art. 39 din Legea nr. 84/1998 și chiar dacă ar fi întrunite condițiile de aplicare a art. 36 alin. (2), în oricare dintre ipotezele legale.

Prin motivele de recurs, pârâta a susținut că numele său comercial reprezintă un drept de proprietate intelectuală pe care titularul mărcii

10 înregistrate nu îl poate interzice, invocând în acest sens, hotărârea CJUE pronunțată în cauza C-112/21XBV, iar critica pe acest aspect este fondată.

Jurisprudența CJUE formată în aplicarea art. 6 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (precedată de Prima directivă 89/104/CEE, ce conținea o normă echivalentă) -normă transpusă în dreptul intern prin art. 39 din Legea nr. 84/1998, a recunoscut îndreptățirea terțului la folosirea numelui său comercial în ipoteza din alin. (1) lit. (a) "numele/denumirea sau adresa/sediul titularului", iar acest aspect nu este contestat în cauză, în condițiile în care, după cum s-a arătat, instanța de apel a analizat în acest context condițiile de aplicare a dispozițiilor art. 39 din lege.

Cu toate acestea, reiese din hotărârile relevante pronunțate de către CJUE și, în special, din cauza Caline (menționată mai sus) că titularul mărcii înregistrate poate interzice terțului folosirea numelui său comercial ce este identic sau similar cu marca dacă numele comercial este dobândit ulterior cererii de înregistrare a mărcii, dar numai dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial nu este conformă practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

A fortiori, dacă numele comercial este dobândit anterior, exercitarea dreptului la marcă pe temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 (ce corespunde art. 5 din directivă) este, de asemenea, limitată, în sensul că titularul mărcii nu poate interzice cu atât mai mult folosirea numelui comercial de către terț.

În acest caz, însă, folosirea conformă practicilor comerciale oneste este prezumată de către legiuitor, întrucât este vorba despre o folosire legitimă a semnului de către terț, în temeiul unui drept dobândit anterior înregistrării mărcii și care, din acest motiv, nu poate aduce atingere funcțiilor mărcii și, în special, funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

Astfel, din dispozitivul hotărârii din cauza C-17/06 Celine, Curtea a statuat în legătură cu "utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară".

De asemenea, nu poate fi ignorat art. 6 alin. (2) din Directiva 2008/95/CE, invocat prin motivele de recurs, în conformitate cu care "Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care este recunoscut."

Așadar, directiva reglementează în mod distinct, în alin. (2), situația unui drept dobândit anterior înregistrării unei mărci (de fapt, anterior chiar datei cererii de înregistrare a mărcii), iar în categoria acestor drepturi cu aplicabilitate locală se include și numele comercial, astfel cum a statuat CJUE în hotărârea pronunțată în cauza C-112/21 XBV(la care face referire recurenta-pârâtă):

"...o denumire comercială poate constitui un drept anterior în vederea aplicării articolului 6 alin. (2) din Directiva 2008/95" (pct. 43 din hotărâre).

11

Din interpretarea coroborată a alin. (1) și (2) ale art. 6 din directivă și în considerarea dezlegărilor date prin hotărârile CJUE menționate, reiese că alin. (1) are în vedere exclusiv un nume comercial dobândit ulterior înregistrării mărcii (și pe care titularul mărcii îl poate interzice, în condițiile expres prevăzute), în timp ce utilizarea de către terț a unui nume comercial anterior nu poate fi interzisă în nicio situație, chiar atunci când este utilizat în cadrul comerțului, întrucât art. 6 alin. (2) se referă tocmai la această ipoteză.

Absența din cuprinsul art. 6 alin. (2) a condiției inserate în alin. (1), referitoare la folosirea conformă cu practicile comerciale loiale a numelui său de către terț, are semnificația prezumării de către legiuitor a folosirii corespunzătoare a semnului din această perspectivă, după cum s-a arătat deja, față de folosirea legitimă a semnului de către terț.

Este important de subliniat că, spre deosebire de art. 6 alin. (1) din directivă, alin. (2) al aceleiași norme nu a fost preluat în cuprinsul Legii nr. 84/1998.

Nu se impune, însă, a se analiza dacă această omisiune relevă o eventuală transpunere incorectă a directivei și, subsecvent, dacă ar fi incidență o situație de excepție de la regula aplicabilității indirecte a unei directive, regulă care presupune că directivele pot fi preluate doar prin intermediul instrumentelor naționale care au reglementat domeniul în cauză și anterior adoptării directivei (a se vedea în acest sens, de exemplu, hotărârea CJUE din cauza C-235/91).

Referirea în prezenta decizie la art. 6 alin. (2) și la hotărârea CJUE de delimitare a sferei sale de aplicare nu are drept scop aplicarea directă a acestei norme în litigiul de față, ci conturarea clară a domeniului de aplicare a alin. (1) al art. 6 din directivă, care este transpus în legea națională a mărcilor, prin art. 39 (în forma legii din anul 2019). Sfera de aplicare a art. 6 alin. (1) al directivei rezultă, de altfel, din jurisprudența CJUE, după cum s-a arătat în cele ce preced, iar trimiterea la alin. (2) al art. 6 constituie un argument de interpretare suplimentar, de natură să consolideze interpretarea deja dată de către CJUE în hotărârile sale ce vizează art. 6 alin. (1).

În virtutea efectului util al oricărei directive, pe care este chemată să-1 asigure instanța națională învestită cu aplicarea unei norme de drept intern prin care directiva este transpusă, trebuie constatat, așadar, în interpretarea și aplicarea art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 84/1998, că toate cerințele de aplicare ale acestei norme vizează conflictul dintre o marcă si un nume comercial dobândit ulterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar nu și conflictul dintre marcă și un nume comercial anterior, în privința căruia nu trebuie verificată, astfel, condiția folosirii loiale prevăzute de art. 39 din lege.

În susținerea acestei interpretări pot fi evocate și prevederile art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în forma relevantă în speță, în conformitate cu care "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: (...) c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială".

12

În categoria acestor drepturi intră și dreptul la nume comercial, care reprezintă, incontestabil, un drept de proprietate intelectuală, protejat ca atare prin art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale din anul 1883 și prin Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS) din 1994 (a se vedea, în același sens, hotărârea CJUE din cauza C-112/21 XBV- pct. 37-43).

Prin urmare, în măsura în care un nume comercial anterior poate împiedica înregistrarea unei mărci ulterioare sau poate conduce la anularea înregistrării mărcii ulterioare, pentru identitate de rațiune trebuie recunoscute, în aceleași condiții, efectele juridice ale dreptului anterior și într-o acțiune în contrafacerea mărcii ulterioare, iar acest argument de interpretare a legii se adaugă considerentelor deja expuse.

În consecință, înalta Curte constată că instanța de apel din prezenta cauză a considerat în mod greșit că pârâta B. S.R.L. nu are un drept anterior față de dreptul la marcă al reclamantei, cu toate că a reținut în fapt, în mod necontestat, că numele comercial al pârâtei a fost dobândit în anul 2017, în timp ce marca înregistrată de către reclamantă este protejată cu începere din data de 26.09.2018.

Considerentul pentru care instanța de apel a înlăturat apărarea pârâtei pe acest aspect, anume împrejurarea folosirii semnului disputat B., de către reclamantă, chiar în cuprinsul denumirii sale profesionale încă din anul 2014, relevă o confuzie între utilizarea în comerț a mărcii și dreptul asupra numelui comercial.

Astfel, titular al numelor comerciale B. și B., existente din anul 2014, nu este persoana fizică (reclamanta, ca titular al dreptului la marcă), ci o asemenea calitate este deținută de către societățile cu aceste nume, constituite ca societăți cu răspundere limitată în condițiile legii, pentru care denumirea reprezintă un atribut de identificare al persoanei juridice (numele comercial fiind integrată în denumire, care cuprinde și particula vizând felul societății).

În conformitate cu art. 226 C. civ., ce face parte din capitolul IV "Identificarea persoanei juridice" al reglementării referitoare la persoana juridică, "(1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut. (2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei și celelalte atribute de identificare."

De asemenea, persoana juridică dispune de remedii procesuale adecvate pentru apărarea dreptului la nume, astfel cum prevede art. 254 C. civ., normă care, deși se referă la persoana fizică, este aplicabilă și în cazul unei persoane juridice, în conformitate cu art. 257 C. civ. ("Dispozițiile prezentului titlu se aplică prin asemănare și drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice").

Drept urmare, în mod greșit a considerat instanța de apel că însăși reclamanta ar fi titularul numelor comerciale ce conțin elementul verbal B..

13

Faptul că marca a fost folosită în mod efectiv prin intermediul celor două societăți, astfel cum s-a reținut prin decizia recurată - așadar, marca a fost utilizată de către terți, persoanele juridice, cu consimțământul titularului mărcii-, nu conduce la schimbarea titularilor numelor comerciale, ce poate avea loc doar în baza unui act juridic. Atare fapt este relevant doar pentru gradul de distinctivitate al mărcii și, implicit, pentru aprecierea globală a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, între marcă si semnul terțului, în contextul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (considerente pe acest aspect vor fi dezvoltate în cele ce succed), respectiv pentru întrunirea condițiilor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din aceeași lege.

Față de toate cele expuse, înalta Curte constată ca fiind fondată critica recurentei-pârâte referitoare la ignorarea efectelor juridice ale deținerii numelui comercial de către pârâtă, în sensul limitării exercitării dreptului exclusiv la marcă al reclamantei, pe temeiul art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Totodată, este fondată și critica vizând modul de apreciere a distinctivității elementului verbal B., ce intră în compunerea atât a mărcii B. (ce conține și elemente figurative), cât și a numelui comercial al pârâtei B..

Instanța de apel a considerat că pârâta a invocat în apărare lipsa de distinctivitate a mărcii reclamantei, în ansamblul său, motiv pentru care nu a analizat niciuna dintre susținerile pârâtei pe aspectul distinctivității mărcii.

Se impune a se preciza că, într-adevăr, niciuna dintre prevederile Legii nr. 84/1998 (cel puțin în forma legii de la data cererii de chemare în judecată, anterioară modificărilor introduse prin Legea nr. 112/2020) nu permite cercetarea în cadrul unei acțiuni în contrafacere a chestiunii referitoare la lipsa de distinctivitate a mărcii, față de prezumția de validitate desprinsă din înregistrare (prezumție ce operează până la anularea înregistrării mărcii).

Cu toate acestea, se observă că, astfel cum s-a menționat în cererea de recurs, pârâta a invocat, pe de o parte, caracterul descriptiv (așadar, nedistinctiv) al fiecăreia dintre componentele particulei B., iar pe de altă parte, frecvența utilizării pe piața serviciilor relevante a acestor componente, iar nu lipsa de distinctivitate a mărcii în ansamblu, care este alcătuită, după cum s-a arătat anterior, din mai multe elemente verbale, precum și din elemente figurative.

Prin urmare, finalitatea acestor susțineri rezidă în stabilirea de către instanța de judecată a unui caracter slab distinctiv al mărcii reclamantei, cu scopul de a se constata inexistența riscului de confuzie și, deci, neîntrunirea cerințelor de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, dar și a celor de la lit. c) a aceleiași norme, din moment ce ambele ipoteze legale presupun stabilirea gradului de distinctivitate al mărcii.

Astfel, rezultă din jurisprudența constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C-251/95 Sabel), un factor relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie îl constituie și gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, constând în aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianți de pe piață. Caracterul distinctiv determină

14 întinderea protecției sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii se dovedește a fi mai important.

Or, deși instanța de apel a reținut, în analiza impresiei de ansamblu a mărcii reclamantei, în percepția publicului relevant, că ambele componente B. și MED sunt sugestive pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, nu a cercetat susținerile pârâtei și eventualul impact pe care caracterul evocator al elementelor în discuție l-ar putea avea asupra gradului de distinctivitate per se a mărcii în ansamblu.

În același timp, împrejurarea invocată de către pârâtă - și reiterată în recurs -, în sensul că cele două componente din particula comună B. sunt utilizate frecvent pe piața serviciilor relevante, poate fi relevantă în evaluarea globală a riscului de confuzie, deoarece existența pe piață a mai multor mărci care constau sau cuprind același element poate conduce la un caracter distinctiv redus al semnelor ce reprezintă acele mărci, prin raportare la percepția publicului relevant, respectiv consumatorul mediu al produsului sau serviciului, rezonabil de atent și de informat în privința acestuia.

Astfel, dacă acest consumator se confruntă în mod obișnuit cu folosirea în comerț, în cadrul unor mărci, a unui anumit element (verbal, figurativ ori o combinație între acestea) în asociere cu un anumit produs sau serviciu (cu atât mai mult dacă ar fi vorba despre un element descriptiv), este posibil ca, dată fiind frecvența acestor situații, consumatorul să nu mai atribuie proveniența acelui produs sau serviciu ca aparținând unei întreprinderi determinate, iar marca să aibă o aptitudine redusă de a distinge produsul sau serviciul de cele oferite de alte întreprinderi.

Prin urmare, s-ar putea să nu existe un risc de confuzie, dat fiind că acest risc este definit tocmai prin eroarea în care consumatorul se află în privința originii unui produs/serviciu desemnat de o marcă ulterioară, pe care o identifică în legătură cu o anumită întreprindere.

Înalta Curte constată că instanța de apel, în mod greșit, nu a analizat susținerile pârâtei pe aceste aspecte, considerând că au o altă finalitate decât aceea a stabilirii gradului de distinctivitate per se al mărcii reclamantei.

Nu în ultimul rând, trebuie constatat că prin decizia recurată s-a ajuns la concluzia renumelui mărcii reclamantei, așadar a unei distinctivități crescute a mărcii, dobândite prin utilizare pe piața serviciilor relevante.

Astfel cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, în evaluarea legalității acestor aprecieri, trebuie pornit de la premisa că renumele mărcii presupune cunoașterea mărcii de către o parte semnificativă a publicului, iar în examinarea acestei condiții trebuie să se ia în considerare toate elementele relevante, în special cota de piață deținută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, importanța investițiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova (hotărârea CJUE din cauza C-375/97 General Motors, paragrafe 26-27).

Or, din considerentele deciziei recurate nu rezultă raportarea instanței de apel la aceste criterii, cu scopul determinării gradului de distinctivitate dobândită a mărcii reclamantei.

15

Pe de altă parte, instanța de apel a luat în considerare și perioada de utilizare a semnului anterior datei de la care marca este legal protejată, cu toate că dreptul exclusiv asupra unei mărci, cu prerogativele de autorizare a folosirii de către terți și de interzicere a unei asemenea utilizări fără acordul titularului, se dobândește prin înregistrare, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, fără a se da vreo semnificație distincției necesare în privința titularului numelui comercial și fără a se arăta motivele pentru care nu a limitat analiza distinctivității dobândite prin utilizarea mărcii la perioada ulterioară cererii de înregistrare a mărcii.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul și, în temeiul art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 688A din data de 4 mai 2022, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 28 martie 2023.