ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 346/2022

Ședința publică din data de 22 februarie 2022

Asupra cauzei de față, constată următoarele;

I. Circumstanțele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă la data de 13 noiembrie 2017, sub nr. x/2017, reclamanta A., denumită A., în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3) lit. a) - d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, coroborat cu art. 194 și urm. C. proc. civ., a solicitat în contradictoriu cu pârâtele S.C. B. S.R.L., C. S.R.L., prin lichidator judiciar, D. S.R.L. și, doar pentru opozabilitate, cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică:

- să se constate încălcarea drepturilor cu privire la marca E. de către pârâte, și, în consecință:

- să se dispună obligarea pârâtelor să înceteze orice utilizare a semnului F., de sine stătător sau în combinație cu orice alte elemente verbale sau figurative, în activitatea comercială a acestora pe teritoriul României, pentru produse și servicii identice, precum și similare sau complementare, din clasele 18, 24, 25, 35 și 42, inclusiv, dar nelimitat la: oferirea de produse sau oferirea ori furnizarea de servicii sub semnul în discuție; înregistrare ori utilizarea semnului ca nume de domeniu; aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate (pe internet, în social media sau în oricare alt fel, inclusiv prin afișarea semnului la sediul atelierului, fie în interior pe pereți, fie în exterior, la intrarea în atelier, pe materiale precum broșuri, sacoșe de cumpărături, etichete de haine, cutii etc.); realizarea produselor, depozitarea produselor, oferirea sau comercializare produselor și serviciilor purtând semnul în discuție;

- obligarea pârâtelor să retragă de pe piață toate produsele, materialele promoționale aferente și ambalajele ce poartă semnul F. și distrugerea acestora, pe cheltuiala pârâtelor;

- obligarea pârâtelor să înceteze folosirea semnului F. pe pagina de internet F. și să se abțină de la orice activitate sub acest semn pe orice alte platforme online, inclusiv:

- să se dispună ștergerea domeniului de internet F. din Registrul R.O.T.L.D și obligarea pârâtelor să își modifice denumirea paginii intitulată F. by G. de pe platforma x, astfel încât să nu mai conțină semnul F.;

- obligarea pârâtelor să înceteze utilizarea denumirilor comerciale B. S.R.L. și D. S.R.L. și să modifice denumirea acestora, astfel încât să nu mai conțină semnul F.;

- obligarea pârâtelor să publice hotărârea dată în două ziare de circulație națională, pe cheltuiala lor, și obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de litigiu, conform art. 451 Cod procedură civilă.

I.2. Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința civilă nr. 663 din data de 9 aprilie 2019, Tribunalul București, secția a III-a civilă a respins acțiunea față de pârâta C. S.R.L. pentru lipsa capacității de folosință a acestei pârâte, a respins, în rest, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâții B. S.R.L., D. S.R.L. și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Operator Național pentru Rețeaua Națională de Calculatoare din Cercetare - Dezvoltare (RNC) - Registrul ROTLD - ROTLD și a obligat reclamanta la plata către pârâta B. S.R.L. a sumei de 3.992,01 RON, reprezentând cheltuieli de judecată.

I.3. Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia civilă nr. 856A din data de 23 iulie 2020, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă A. S.A. împotriva sentinței civile nr. 663 din data de 9 aprilie 2019, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți B. S.R.L., C. S.R.L., D. S.R.L. și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, Operator Național pentru Rețeaua Națională de Calculatoare de Cercetare Dezvoltare (RNC) -Registrul ROTLD.

A schimbat în parte sentința, în sensul că:

A admis în parte acțiunea.

A obligat pe pârâta B. S.R.L. să înceteze orice utilizare a semnului F., de sine stătător sau în combinație cu orice alte elemente verbale sau figurative, în activitatea sa comercială pe teritoriul României, pentru produse și servicii identice, precum și similare sau complementare cu cele cuprinse în clasele 18, 24, 25, 35 din Clasificarea de la Nisa.

A obligat pe pârâta B. S.R.L. să retragă de pe piață toate produsele, materialele promoționale aferente și ambalajele ce poartă semnul F..

A obligat pe pârâta B. S.R.L. să înceteze folosirea semnului F. pe pagina de internet F., să se abțină de la orice activitate sub acest semn pe orice alte platforme online și să își modifice denumirea paginii intitulată F. by G. de pe platforma x, astfel încât să nu mai conțină semnul F..

A obligat pe pârâta B. S.R.L. să modifice denumirea sa comercială, astfel încât să nu mai conțină semnul F..

A respins acțiunea pentru rest.

A obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 8.932,83 euro, cu titlu de cheltuieli de judecată în fața primei instanțe.

A menținut sentința pentru rest.

A obligat intimata-pârâtă B. S.R.L. la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 5.595,04 euro cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a declarat recurs pârâta B.

II.1. Motivele de recurs

Invocând incidența motivelor de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 Cod procedură civilă, recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a deciziei recurate și trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanței de apel, cu obligarea intimatei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată.

În susținerea motivului de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., în esență, recurenta-pârâtă a susținut următoarele:

- instanța de apel a motivat soluția prin invocarea lipsei autorității de lucru judecat cu privire la deciziile și hotărârile anterioare privind notorietatea mărcii E., dar, totodată, a evocat notorietatea mărcii E., precum și reaua-credință la înregistrarea denumirii sale comerciale B. S.R.L., prin raportare la respingerea de la înregistrare a mărcii F. by G.;

- instanța de apel, deși reține în considerentele deciziei sale (pagina 24 penultimul paragraf) faptul că nu este ținută de aprecierile anterioare ale O.S.I.M., recunoscând faptul că acestea nu se impun cu autoritate de lucru judecat, totuși a reținut notorietatea mărcii E. în motivarea deciziei (pagina 28 primul paragraf și pagina 29 paragraful 3);

- atât la pagina 28, cât și la pagina 29 a deciziei recurate, instanța de apel a preluat pe larg paragrafe din apărarea formulată de către intimata-reclamantă prin apelul său, pe aspectele reținute cu privire la notorietatea mărcii E.;

- cu privire la reaua sa credință, prin decizia recurată (pagina 30 paragraful 1) se reține faptul că înregistrarea denumiri comerciale B. S.R.L. ulterior, în anul 2012, reprezintă o acțiune săvârșită cu rea-credință, printr-o apreciere subiectivă a instanței de apel față de respingerea anterioară de la înregistrare a mărcii F. by G., aspect care nici nu a fost invocat ori solicitat de către intimata-reclamantă, nici prin cererea principală și nici prin apelul declarat;

- instanța de apel prin penultimul paragraf al deciziei recurate, stabilește faptul că apărarea decăderii formulate prin motivele prezentate în fața instanței de fond cu privire la înregistrarea numelui comercial a fost înlăturată motivat de către Tribunalul București și nu mai face obiectul apelului, respectiv al apărărilor formulate în apel; această apreciere subiectivă a instanței de apel cu privire la apărările sale, contravine principiului rolului activ al judecătorului, dar și garanției de imparțialitate a judecătorului, atât timp cât anterior, prin decizia sa, a apreciat că apelul, fiind o cale devolutivă de atac, permite completarea temeiului de drept referitor la notorietatea mărcii, găsind astfel apelul intimatei-reclamante ca fiind unul motivat;

- deși instanța de apel precizează că evocă coordonatele factuale esențiale ale litigiului, prezentând pe larg situația înregistrărilor E. și menționând despre deschiderea în România a primului magazin H. de către intimata-reclamantă în anul 2004, totuși, evită să precizeze activitatea creatoarei de modă G. care a deschis împreună cu I. primul magazin F. în centrul comercial J. situat pe Calea x, în anul 2004, când intimata-reclamantă nu intrase pe piața din România și nici nu se bucura de notorietatea invocată și reținută de către instanță.

În dezvoltarea criticilor circumscrise de către parte motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă a arătat că:

- instanța de apel a pronunțat o hotărâre cu încălcarea și/sau aplicarea greșită a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și a art. 9 din Regulamentul mărcii europene nr. 2017/1001, dar și a dispozițiilor art. 8 din Convenția de la Paris;

- instanța de apel, prin decizia recurată, a înlăturat considerentele Tribunalului București, prin care s-a reținut o similaritate accentuată între marca E. și semnul folosit de către F. by G., dar s-a negat riscul de confuzie în considerarea diferențelor existente între produsele părților și tipurile diferite de consumatori, considerându-le ca fiind eronate în drept;

- instanța de apel a reținut faptul că diferențele de tipologie de natura celor arătate de tribunal (produse de vestimentație, pe comandă, de design, respectiv produse de serie) chiar dacă ar fi reale, nu pot determina în drept concluzia că produsele ar fi diferite, în sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii UE;

- instanța de apel a făcut o aplicare greșită a legii și sub pretextul aprecierii eronate în drept efectuate de către instanța de fond, a întors soluția în favoarea intimatei-reclamante fără însă ca, la rândul său, să ofere o motivare clară și neechivocă cu privire la stabilirea similarității semnelor în conflict;

- în mod greșit instanța de apel a făcut o analiză a mărcii E. prin comparație cu semnul F., fără a lua în considerare semnul privit ca un tot unitar, în cadrul examinării existenței unui risc de confuzie; Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat în numeroase decizii faptul că aprecierea similitudinii între două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă - comparația trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg;

- instanța de apel, deși a reținut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 36 din Legea nr. 84/1998, dar și prevederile din Regulamentul mărcii UE, totuși, în mod eronat și nejustificat, a apreciat că este întrunită condiția riscului de confuzie, fiind suficientă probabilitatea producerii lui, deși semnul F. se folosește de peste 16 ani pe teritoriul României de către G. pentru creațiile sale vestimentare unicat;

- instanța de apel în mod greșit a înțeles să aprecieze similaritatea vizuală, auditivă sau conceptuală a semnelor în conflict, având în vedere doar cuvântul F. și nu și celelalte elemente by G., K. și L., astfel cum acestea au fost înscrise în Registrul Comerțului, conform Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată;

- instanța de apel a ales să preia întocmai susținerile intimatei-reclamante din cererea de apel, considerând ca fiind nedistinctive ori secundare elementele verbale By G., K. sau L., aspect ce vine în contradicție chiar cu afirmațiile intimatei-reclamante care arată că utilizează M.;

- încălcarea, dar și aplicarea greșită a legii, este dată de chiar aspectele reținute de către instanța de apel la finalul deciziei pronunțate, prin care a arătat că decăderea formulată în primă instanța a fost înlăturată motivat de tribunal și nu mai face obiectul apărărilor din apel; a susținut, prin întâmpinarea formulată și prin concluziile depuse, utilizarea îndelungată a denumirii F., însă nici nu ar fi avut motive pentru a formula apel, dat fiind sentința pronunțată de către Tribunalul București, ce constată inexistența unui risc de confuzie și asociere a semnului utilizat cu mărcile E.;

- Convenția de la Paris conferă în mod expres numelui comercial un drept de proprietate industrială, ceea ce face ca și acest drept să intre tot sub incidența și, implicit, sub protecția Legii nr. 84/1998, republicată;

- înființarea societății comerciale B. a avut loc la data de 12 noiembrie 2012, fiind înscrisă în Registrul Național al Oficiului Registrului Comerțului Ilfov sub nr. x/2012, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 26/1990;

- de la momentul înregistrării denumirii B. la Oficiul Registrului Comerțului din România au trecut 5 ani de zile, fără ca titularul mărcii anterioare E. să fi formulat o cerere de încetare a utilizării acestei denumiri comerciale sau de modificare a acesteia, astfel cum s-a solicitat prin prezenta cerere de chemare in judecată, depusă la data de 13 noiembrie 2017.

Totodată, recurenta-pârâtă a susținut și că lipsa de imparțialitate a instanței de apel este confirmată de justificarea acordării cheltuielilor de judecată, atât pentru fond cât și pentru apel, deși nu s-a opus și nu a solicitat cenzurarea acestora, în ciuda soluției de admitere în parte a apelului formulat.

Prin cererea aflată la dosarul de recurs, recurenta-pârâtă a precizat că nu este de acord ca, în situația în care recursul este admisibil, acesta să fie soluționat de un complet de filtru.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condițiile art. 489 alin. (3) Cod procedură civilă.

II.2. Apărările formulate în cauză

În termen legal, intimatul-pârât Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București, prin care a arătat că oricare ar fi soluția instanței referitor la domeniul "F.", se va conforma acesteia.

Intimata-reclamantă A., în termen legal, a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția nulității recursului pentru neîncadrarea criticilor formulate în motivele de casare prevăzute de lege; a solicitat, în principal, constatarea nulității recursului, iar, în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată aferente recursului.

II.3. Răspunsul la întâmpinare.

Recurenta-pârâtă B. S.R.L. nu a depus răspuns la întâmpinările formulate în cauză.

Intimata-reclamantă A. a formulat "Răspuns la întâmpinarea depusă de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București", prin care a realizat o scurtă prezentare a situației de fapt deduse judecății, în ceea ce privește numele de domeniu "F."; totodată, a invocat excepția nulității recursului declarat de către recurenta-pârâtă B. S.R.L. și a solicitat instanței de recurs să ia act de faptul că recurenta-pârâtă nu a criticat în niciun fel soluția instanței de apel cu privire la interzicerea folosirii semnului F. ca nume de domeniu "F.", stabilind astfel cu putere de lucru judecat încălcarea drepturilor sale și printr-o astfel de folosire în mediul online.

II.4. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 18 ianuarie 2022, completul de filtru, neputând fi reținută excepția nulității recursului invocată prin întâmpinare de către intimata-reclamantă, a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei civile nr. 856A din 23 iulie 2020 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă și a fixat termen de judecată la data de 22 februarie 2022, în ședință publică, cu citarea părților.

II.5. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare dispozițiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de pârâta B. este nefondat, pentru considerentele ce urmează.

Cererea de chemare în judecată, formulată de intimata-reclamantă A. împotriva pârâtelor S.C. B. S.R.L. (între timp, devenită B. SRL), C. S.R.L. (în prezent, radiată și, deci, fără capacitate procesuală de folosință) și D. S.R.L., a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3) din Legea nr. 84/1998, precum și pe dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3) din Regulamentul mărcii europene nr. 207/2009 (devenit Regulamentul nr. 2017/1001).

Intimata-reclamantă a imputat în sarcina pârâtelor acte de contrafacere a mărcilor E. a căror titulară este, mărci internaționale (având și România țară desemnată la protecție) și europene (marca E. nr. x), verbale și combinate, înregistrate, între altele, pentru produsele din clasele 18, 25 și 35 ale Clasificării de la Nisa, cea mai veche dintre acestea fiind marca internațională verbală nr. x din 15 octombrie 1994.

S-a reținut că intimata-reclamantă este producător spaniol și comerciant cu amănuntul de haine și accesorii, înființată în anii ’70 și deține opt formate de magazine - E., H., N., O., P., Q., R. și S., present, la acest moment, astfel cum aceasta a afirmat, în 94 de țări.

De asemenea, potrivit susținerilor intimatei, aceasta a intrat pe piața din România în anul 2003, cu magazinul H. și prin comercializarea de haine sub brandul E. prin rețele naționale de distribuție, din anul 2004 a deschis primul magazin E., iar în prezent deține în România un număr de 24 de magazine.

Din perspectiva recurentei-pârâte, în ansamblul circumstanțelor de fapt ale cauzei, curtea de apel a reținut că pârâta C. S.R.L. a fost înființată în 13.02.2004, având ca asociați pe soții G. și T., iar aceasta a înregistrat la OSIM marca "F." cu nr. x/05.01.2007 (cu dată de expirare 08.12.2015) pentru produse din clasa 24 (țesături și articole textile necuprinse în alte clase, cuverturi de pat și fețe de masă, cu excepția batistelor), întrucât pentru produsele din celelalte două clase (18 și 25) solicitate la înregistrare, cererea a fost respinsă, ca urmare a opoziției formulate în baza art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 de titularul mărcii F., MI nr. x.

După expirarea perioadei de protecție, înregistrarea mărcii anterior menționate nu a fost reînnoită.

La data de 09.12.2004, aceeași pârâtă C. S.R.L. a înregistrat domeniul de internet "F.", care, în prezent, nu mai este activ, fiind radiat începând cu data de 07.02.2019.

Ulterior, la 04.11.2011, pârâta C. S.R.L. a încercat înregistrarea mărcii "F. by G.", cu element figurativ, nr. de depozit x, pentru produsele în clasele 18, 24, 25 și 35, iar după publicarea cererii de înregistrare în BOPI nr. 11/2011, reclamanta și-a exercitat dreptul de opoziție.

Această cerere de înregistrare a mărcii a fost respinsă în baza art. 16 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, referitor la neachitarea taxei de reexaminare în termenul legal.

Pârâta C. S.R.L. și-a încetat capacitatea de folosință, fiind radiată la data de 07.01.2019, astfel cum deja s-a menționat.

Recurenta-pârâtă B. a fost înființată în anul 2012, iar aceasta, la 29.03.2017, a inițiat demersul de înregistrare la OSIM a mărcii individuale, combinate "F. by G." cu nr. depozit x/29.03.2017, care însă a fost respinsă.

Prima instanță a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, care, deși a reținut o similaritate ridicată între marca E. și semnul folosit de către pârâtă F. by G., în considerarea diferențelor existente între produsele protejate prin mărcile reclamantei și cele pentru care recurenta folosește semnul, precum și a categoriilor diferite de consumatori, a apreciat că în cauză nu se verifică cerința legală a riscului de confuzie, în termenii normei de la art. 36 din Legea nr. 84/1998 și, respectiv art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii europene.

În analizarea criticilor formulate prin apelul declarat de către reclamantă, instanța de apel a apreciat că sunt eronate în drept considerentele tribunalului sub aspectul similarității, procedând la înlăturarea lor.

Deși reținerea similarității ridicate între marcă și semn era o dezlegare favorabilă reclamantei, ce nu se cerea a fi reevaluată în calea de atac (concluzia curții de apel cu privire la similaritatea ridicată între marcă și semn, reevaluată, totuși, fiind aceeași cu cea a primei instanțe), Înalta Curte se va raporta, în analizarea criticilor susținute prin motivele de recurs, la dezlegările date de curtea de apel din perspectiva reformării soluției primei instanțe, atât sub aspectul dezlegărilor date cu privire la condiția legală a similarității produselor, cât și referitor la reaprecierea riscului de confuzie, conform premiselor de analiză schimbate în apel, dar și cu luarea în considerare a celorlalte considerente decizorii prin care s-au dat diferite alte dezlegări în drept.

Pe temeiul motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă, recurenta-pârâtă susține că instanța de apel deși a constatat în mod corect că hotărârile OSIM prin care s-a reținut notorietatea mărcilor E. nu pot avea autoritate de lucru judecat în cauza de față, cu toate acestea, a evocat notorietatea mărcii E., dar și reaua-credință la înregistrarea denumirii sale comerciale B. S.R.L., prin raportare la respingerea de către OSIM a cererii de înregistrare a mărcii F. by G..

Înalta Curte constată a fi nefondate aceste critici, întrucât curtea de apel a reținut în mod corect că hotărârile OSIM adoptate în procedura de înregistrare a semnelor solicitate la înregistrare de către recurentă ori, anterior, de către C. S.R.L. nu pot avea autoritate de lucru judecat, iar dezlegările ulterioare din considerentele deciziei recurate respectă această premisă corect indicată.

Autoritatea de lucru judecat este un important efect al hotărârii judecătorești, reglementat ca atare de dispozițiile art. 430 - 432 din C. proc. civ.

Hotărârea judecătorească este actul jurisdicțional final pronunțat de o instanță de judecată în soluționarea unui litigiu dedus judecății, de regulă, în condițiile C. proc. civ., instanțele de judecată având exclusivitate pentru înfăptuirea justiției, potrivit Constituției și legilor organice subsecvente.

Ca atare, numai hotărârea judecătorească este cea care este înzestrată ope legis cu autoritate de lucru judecat, iar nu și hotărârile adoptate, în acest caz, de OSIM, organ cu atribuții administrativ-jurisdicționale, acest organism nefăcând parte din autoritatea judecătorească sau din sistemul instanțelor judecătorești, astfel cum acestea sunt organizate prin Legea nr. 304/2004.

În acest sens, este util a fi menționate prevederile din Legea nr. 84/1998 prin care se definesc statutul legal și instituțional al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, anume art. 96 din lege, potrivit căruia: "OSIM este organul de specialitate al administrației publice centrale, unica autoritate care asigură pe teritoriul României protecția mărcilor și indicațiilor geografice, potrivit prezentei legi."

Înalta Curte constată însă că notorietatea mărcilor E. nu a fost reținută în considerentele deciziei recurate prin pretinsa aplicarea a unui eventual efect pozitiv al lucrului judecat, ci curtea de apel a menționat în mod neechivoc că notorietatea mărcilor E. este un fapt necontestat de către intimata-pârâtă prin întâmpinarea formulată la motivele de apel.

În plus, s-a reținut că brandul E. a făcut obiectul unei utilizări intensive, fiind cunoscut în rândul publicului relevant, marca în discuție fiind notorie în domeniul vestimentației de serie.

Pe de altă parte, curtea de apel a constatat că notorietatea mărcii E. rezultă și din studiul de piață depus la dosarul cauzei, precum și că prezența mărcilor E. și a magazinelor omonime pe piața românească este amplu documentată prin extrase de presă depuse, de asemenea, la dosar .

Or, Înalta Curte apreciază că toate aceste considerente vădesc împrejurarea că instanța de apel nu a dat efectul autorității de lucru judecat hotărârilor OSIM prin care se reținuse notorietatea mărcilor E. (efectul pozitiv al lucrului judecat), ci, curtea de apel a evaluat ea însăși, în mod nemijlocit, această susținere a reclamantei, concluzionând într-o corectă aplicarea a prevederilor art. 255 alin. (2) din Codul de procedură civilă (dată fiind necontestarea de către pârâtă prin întâmpinarea la motivele de apel, a notorietății mărcilor opuse de reclamantă), dar și cu valorificarea mijloacelor de probă specifice dovedirii notorietății în condițiile Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1999 (Regula 16 din H.G. nr. 833 din 1998), fiind lipsit de relevanță, în acest context, că parte dintre argumentele reținute în decizia recurată se regăsesc și în ansamblul susținerilor reclamantei cu referire la aceste aspecte.

Recurenta critică, în același cadru, și reținerea relei sale credințe la înregistrarea denumirii comerciale B., însă, Înalta Curte constată că evocarea conduitei pârâtei în demersurile de înregistrare ca mărci a diferitelor semne similare cu mărcile E., nu reprezintă decât valorificarea de către instanța de apel a probelor administrate în cauză și aprecierea lor coroborată, în deplină concordanță cu dispozițiile art. 264 din C. proc. civ., ceea ce ține de atributul exclusiv al instanțelor de fond.

Pe de altă parte, a lua în considerare existența unei soluții a OSIM de respingere a unei cereri de înregistrare a unui semn ca marcă nu înseamnă a se da acelei hotărâri semnificația autorității de lucru judecat, ci a-i recunoaște efectele specifice prevăzute de Legea nr. 84/1998, în cadrul aprecierii ansamblului probator al cauzei.

Referitor la neanalizarea în apel a apărării pârâtei (recurenta cauzei) constând în invocarea (și) prin întâmpinarea formulată în apel a prevederilor art. 48 din Legea nr. 84/1998 (tolerarea de către titularul mărcii o perioadă neîntreruptă de 5 ani a folosirii unei mărci ulterior înregistrate) sau, cu alte cuvinte, a decăderii intimatei-reclamante din dreptul de a mai putea pretinde sancționarea sa pentru contrafacere, Înalta Curte constată că instanța de apel s-a raportat la limitele efectului devolutiv al apelului, în sensul celor reglementate de art. 478 alin. (2) din C. proc. civ.

Or, în condițiile în care această apărare invocată de către pârâtă în fața primei instanțe a fost analizată, fiind înlăturată de către tribunal, în mod corect curtea de apel nu a luat spre analiză pe fond aceeași apărare în calea de atac declanșată de către reclamantă, întrucât pârâta nu a promovat un eventual apel incident, astfel încât, în mod corect s-a reținut că dezlegarea primei instanțe sub aspectul menționat era, într-adevăr, intrată sub autoritate de lucru judecat prin neapelare.

În contextul descris, nu poate intra în discuție lipsa rolului activ al instanței de apel, date fiind prevederile imperative de la art. 477 și art. 478 din C. proc. civ., precum și având în vedere faptul că rolul activ al instanței nu poate fi exercitat dincolo de limitele exterioare ale principiului disponibilității părților ce guvernează procesul civil, regulă de rezultă din ansamblul reglementării de la art. 22 din Cod.

Tot pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă are susțineri prin care critică modalitatea în care curtea de apel a reținut circumstanțelor factuale ale pricinii, în sensul că a prezentat pe larg situația înregistrării mărcilor E., menționând despre deschiderea în România a primului magazin H. de către intimata-reclamantă în anul 2004, dar, cu toate acestea, a evitat să precizeze activitatea creatoarei de modă G. care a deschis împreună cu I. primul magazin F. în centrul comercial J., situat pe Calea x, în anul 2004, când intimata-reclamantă nu intrase pe piața din România și nici nu se bucura de notorietatea invocată și reținută de către instanță.

O atare susținere nu poate face obiect al cenzurii instanței de recurs, având în vedere că recursul este o cale extraordinară de atac prin care se realizează exclusiv un control de legalitate a hotărârii atacate, în recurs neputând fi cenzurată situația de fapt și nici aspecte de eventuală netemeinicie a hotărârii; or, critica enunțată nu aduce în analiza instanței de recurs un aspect de legalitate, în condițiile în care recurenta nu justifică o eventuală viciere a raționamentului instanței de apel în aplicarea normelor incidente, cauzată de această pretinsă omisiune și nici nu a argumentat prin motivele de recurs relevanța acesteia pentru speță.

În dezvoltarea motivului de recurs întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă susține că instanța de apel a pronunțat o hotărâre cu încălcarea și aplicarea greșită a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, a art. 9 din Regulamentul mărcii europene nr. 2017/1001 (aplicabil de la 1 octombrie 2017), dar și a dispozițiilor art. 8 din Convenția de la Paris.

Astfel cum deja s-a arătat în debutul prezentelor considerente, similaritatea ridicată între mărcile E. și semnul F. by G. a fost reținută de prima instanță, iar instanța de apel, în calea de atac declanșată de reclamantă, nu a reformat soluția asupra acestei dezlegări a primei instanțe, întrucât devoluțiunea în apel nu putea opera cu privire la chestiunile favorabile titularului căii de atac, chiar în condițiile în care concluzia instanței de apel, în considerentele dedicate analizării similarității dintre mărci și semnul utilizat de către pârâtă, a fost aceeași cu cea a tribunalului.

Prin urmare, criticile recurentei vor fi analizate doar în legătură cu cele reținute de curtea de apel cu privire la similaritatea produselor și concluzia constatării riscului de confuzie, întrucât doar acestea se circumscriu veritabilelor limite ale devoluțiunii ce a operat în apel.

Cum numai ceea ce a fost dedus în mod real judecății instanței de apel poate fi criticat în recurs, Înalta Curte nu va proceda și la analizarea criticilor recurentei în privința similarității dintre mărcile E. și semnul pe care îl utilizează, întrucât atare dezlegare a tribunalului era intrată sub autoritate de lucru judecat la momentul soluționării apelului.

Așa fiind, se constată că prima instanță deși a reținut o similaritate ridicată între marca E. și semnul folosit de către pârâtă F. by G., în considerarea diferențelor existente între produsele protejate prin mărcile reclamantei și cele pentru care recurenta folosește semnul, precum și în considerarea categoriilor diferite de consumatori, a apreciat că în cauză nu se verifică cerința legală a riscului de confuzie, în termenii normei de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și, respectiv art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

Instanța de apel a apreciat că sunt eronate în drept considerentele tribunalului în analiza similarității produselor, procedând la înlăturarea evaluărilor primei instanțe, astfel încât, a concluzionat în privința identificării riscului de confuzie, constatând astfel a fi întrunite cerințele normei de la art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, precum și cele de la art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamantul privind marca Uniunii Europene.

Contrar celor susținute de către recurenta-pârâtă, instanța de apel a arătat într-un mod lipsit de echivoc norma de drept aplicabilă și, în cadrul raționamentul logico-juridic prin care a demonstrat existența riscului de confuzie, a explicitat modalitatea de aplicare, la circumstanțele particulare ale speței, a jurisprudenței relevanțe a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin care s-au conturat criteriile legale de evaluare a similarității produselor și/sau serviciilor, ca etapă indispensabilă în analizarea riscului de confuzie presupus de o cerere în contrafacere.

În acest sens, în mod corect s-a reținut că evaluarea riscului de confuzie implică o relație de interdependență, reținută în jurisprudența constantă a Curții, potrivit căreia un grad mai mic de asemănare între semne poate fi compensat de o asemănare mai puternică între bunuri și servicii (pentru care este marca înregistrată, pe de-o parte, și pentru care este utilizat semnul, pe de altă parte) sau invers (hotărârea din 29.09.1998. în cauza C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

În privința analizării similarității produselor protejate prin mărcile reclamantei și a celor pentru care pârâta folosește semnul F. by G., instanța de apel a avut în vedere criteriile rezultate din jurisprudența CJUE, prin care s-a statuat care sunt factorii relevanți care trebuie luați în considerare în comparația produselor și serviciilor, anume natura acestora, destinația și modul de utilizare, caracterul concurrent, respectiv complementar al produselor respective (Cauza Canon, C - 39/97).

În aplicarea acestor criterii, s-a reținut că atât reclamanta, cât și pârâta comercializează produse de aceeași natură - obiecte vetimentare sau produse de îmbrăcăminte, care au destinație și un mod de utilizare identice sau foarte apropiate și care se adresează aceleiași categorii generice de consumatori, produsele părților fiind într-un raport de concurență directă.

Referitor la canalele de distribuție, corect s-a stabilit că dacă fiecare dintre părți comercializează produsele în cadrul unor magazine proprii, acest fapt în sine nu poate înlătura identitatea produselor, cu atât mai mult cu cât ambele părți vând produse vestimentare online și oferă servicii de confecționare a hainelor; în acest context, s-a arătat că dacă un consumator va căuta E. pe internet poate găsi cu ușurință pagina www.x.ro și poate trage concluzia nefondată că ar exista o conexiune economică între părțile litigante.

Mai mult decât atât, s-a reținut că pârâta B. vinde on line și produse vestimentare sau colecții de haine produse în serie, care nu sunt nici unicat, nici produse de lux, ci reprezintă produse vestimentare curente, similare obiectelor vestimentare comercializate sub mărcile E., neputându-se reține, în ansamblu, o diferență suficient de semnificativă între obiectele vestimentare, canalele de distribuție (cu precădere prin internet, în ambele cazuri) pentru a înlătura concluzia identității dintre produsele pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantei și produsele comercializate de pârâtă sub semnul F..

Chiar dacă pârâta comercializează și produse de design vestimentar ori confecționate personalizat, curtea de apel, pe baza probelor cauzei (ce nu pot fi reapreciate în recurs), a reținut că pârâta, în mod obișnuit, comercializează online colecții vestimentare cu produse de îmbrăcăminte uzuale, destinate nevoilor curente ale consumatorilor; or, chiar în condițiile în care pârâta ar vinde preponderant sau chiar exclusiv produse vestimentare pe comandă, atare circumstanță nu este de natură a contura existența unei diferențe substanțiale de public publicul fiind, în realitate, același, după cum un preț mai redus al unor produse, în sine, nu poate înlătura nici similaritatea produselor și nici riscul de confuzie.

Totodată, s-a constatat că produsele comercializate de ambele părți satisfac aceeași categorie generică de nevoi și nu există consumatori care să achiziționeze exclusiv produse scumpe, de colecție, și cumpărători care să achiziționeze exclusiv haine la prețuri reduse, ci consumatori care, comparând oferte și întreprinderi care acționează pe aceeași piață (a obiectelor de îmbrăcăminte, în cazul de față) vor opta pentru un produs sau altul, în funcție de un set de criterii printre care notorietatea și renumele producătorului (întreprinderii), prețul, calitatea obiectelor respective, atașamentul față de o anumită marcă etc.

Pornind de la aceste premise, în mod legal instanța de apel a infirmat existența unor tipologii diferite de consumatori relevanți în privința produselor părților în litigiu care, în parte, a fundament soluția tribunalului cu privire la lipsa riscului de confuzie.

Deși este plauzibilă o atenție peste medie a cumpărătorului unui produs vestimentar de natura celor comercializate de apelanta-pârâtă, această atenție acordată unui produs de design nu echivalează cu existența unui public puternic specializat, care ar fi foarte atent la detaliile semnelor sub care este comercializat produsul respective.

Or, în condițiile existenței unei ridicate similarități între marcă și semn, precum și a identității ori cvasiidentității produselor, corect a reținut curtea de apel că atenția publicului relevant nu poate prin ea însăși să înlăture riscul de confuzie (indirectă, în cauză, în sensul inducerii consumatorilor a ideii existenței unei legături economice ori juridice între părți ori numai a unor relații de colaborare între acestea).

Față de aceste considerente, Înalta Curte apreciază că instanța de apel în mod legal a constatat întrunite condițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și, respectiv ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 2017/1001 (21/11/2013, T-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi (fig.)/Hasen IMMOBILIEN).

În finalul motivelor de recurs, recurenta reia susținerea cu referire la pretinsa decădere a reclamantei din dreptul de a formula acțiunea, ca efect al tolerării folosirii de către recurentă, un interval neîntrerupt de 5 ani, a semnului F., contestând dezlegarea dată de instanța de apel în sensul imposibilității analizării în calea de atac a acestei apărări, în absența unui apel incident al pârâtei prin care să critice soluția dată de tribunal acestei apărări.

Având în vedere că această critică deja a fost analizată în cadrul motivului de recurs reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., Înalta Curte nu va proceda la reanalizarea acesteia și în cadrul motivului de casare întemeiat pe pct. 8, cu atât mai mult cu cât aceasta nu se circumscrie celui din urmă motiv de casare.

În sfârșit, recurenta a invocat critici și cu privire la măsurile dispuse de curtea de apel în ceea ce privește numele său comercial (din perspectiva fostei denumiri comerciale - B.), obiect al protecției art. 8 din Convenția de la Paris.

Contrar celor susținute de recurentă, instanța de apel nu a negat obiectul protecției obținute de către aceasta prin înregistrarea numelui său comercial, în anul 2012, ci a plecat de la această premisă a unui drept legal dobândit.

Or, reținând fără echivoc că elementele denumirii sale comerciale sunt folosite și cu funcția de marcă, în aplicarea criteriilor dezvoltate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza Celine (C-17/06), precum și pentru deplina eficacitate a interdicțiilor dispuse prin admiterea cererii în contrafacere, a considerat necesară și admiterea capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei B. să își modifice denumirea comercială, astfel încât să nu mai conțină semnul F..

Drept urmare, prin admiterea și a acestui capăt de cerere, s-a dat deplină eficiență drepturilor exclusive ale intimatei-reclamante asupra mărcilor E., a căror apărare a solicitat-o prin formularea cererii în contrafacere adresate primei instanțe, întrucât recurenta a utilizat propria sa denumire comercială cu funcția de marcă, depășind limitele protecției atribuite prin înregistrarea numelui comercial în temeiul dispozițiilor Legii nr. 26/1990, context în care este lipsit de relevanță intervalul scurs între înregistrarea acestui nume comercial (12.11.2012) și data formulării acțiunii (13.11.2017).

În temeiul dispozițiilor art. 453 din C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei-pârâte B. S.R.L. (fostă B. SRL), ca parte care a pierdut procesul, la plata către intimata-reclamantă A. a cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta în recurs, în cuantum de 3.833,72 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R din ziua plății, potrivit dovezilor depuse la dosar .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei civile nr. 856A din 23 iulie 2020, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă B. la plata către intimata-reclamantă A. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3.833,72 euro, în echivalent RON la cursul B.N.R din ziua plății.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 22 februarie 2022.