ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2761/2021

Ședința publică din data de 14 decembrie 2021

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 23.12.2019, sub nr. x/2019, reclamanta S.C. Investigații Medicale A.. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B., pronunțarea unei hotărâri prin care să se constate că pârâta a încălcat dreptul de proprietate și folosire exclusivă al reclamantei asupra mărcii în curs de înregistrare C., să se constate că pârâta a săvârșit acte de concurență neloială împotriva reclamantei și să se dispună obligarea pârâtei la încetarea acestora, să fie obligată pârâta să înceteze definitiv oferirea de servicii medicale care să conțină denumirea A., sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere, să fie obligată pârâta să-și retragă de pe piața română și/sau străină toate serviciile care poartă ori sunt însoțite de mărci, embleme sau orice alte semne grafice cu denumirea A., atașată oricărei alte denumiri, sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere, să fie obligată pârâta să distrugă, de îndată, toate ambalajele și orice alte materiale care poartă sau sunt însoțite de mărci, embleme sau orice alte semne cu denumirea A., sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere, să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătorești, într-un termen de maxim 10 zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a acesteia și sub sancțiunea plății de daune cominatorii de 1000 RON pentru fiecare zi de întârziere. S-au solicitat și cheltuieli de judecată.

În drept s-au invocate prevederile Legii nr. 84/1998 și ale Legii nr. 11/1991.

Prin sentința civilă nr. 1571/2020 din 05 noiembrie 2020 pronunțată de Tribunalul Iași, secția I civilă a fost respinsă excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată prin întâmpinare.

A fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. Investigații Medicale A.., în contradictoriu cu pârâta S.C. B..

S-a constatat că pârâta a încălcat dreptul de proprietate și folosire exclusivă al reclamantei asupra mărcii C..

A fost obligată pârâta să înceteze oferirea de servicii medicale pentru analize de laborator care să conțină denumirea A. (inclusiv activități de marketing, reclamă, alte activități promoționale referitoare la astfel de servicii) și să retragă de pe piața română astfel de servicii ce conțin denumirea A..

Au fost respinse celelalte cereri ale reclamantei.

A fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 300 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel pârâta S.C. B..

Prin decizia nr. 179 din 1 aprilie 2021, Curtea de Apel Iași, secția civilă a admis apelul declarat de pârâta B. împotriva sentinței civile nr. 1571/5.11.2020 a Tribunalului Iași, secția I civilă, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că s-a respins cererea formulată de reclamanta S.C. INVESTIGAȚII MEDICALE A.., în contradictoriu cu pârâta B.. Au fost păstrate restul dispozițiilor sentinței apelate care nu contravin prezentei și, a fost obligată intimata S.C. INVESTIGAȚII MEDICALE A.. la plata către apelantă a sumei de 4150 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta Investigații Medicale A...

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

A. Decizia recurată cuprinde motive contradictorii, motiv de recurs prevăzut la art. 488 alin. (1) punctul 6 C. proc. civ.. Astfel, instanța de apel, deși reține că din probatoriul administrat reiese că intimata folosește numele comercial cu valențe de marcă, apreciază ulterior că folosirea denumirii comerciale nu ar aduce atingere dreptului de protecție al mărcii reclamat.

B. Decizia recurată a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material, motiv de recurs prevăzut la ari. 488 alin. (1) punctul 8 din C. proc. civ.

a. Instanța reține că "reclamanta nu are exclusivitate asupra unui cuvânt, ci asupra unei mărci combinate" - (pag. 9 paragraf penultim). Or, elementul dominant în speță este "A. ". "laboratoarele'" și "bella" nefiind elemente relevante. La compararea celor două mărci nu numărul de cuvinte al fiecăreia este important, ci dacă elementele dominante ale mărcilor percepute în ansamblu sunt similare.

b. În mod greșit instanța reține că nu există identitate și nici similaritate din punct de vedere vizual sau fonetic. Se observă că, din contră, există identitate prin cuvântul "A.", iar similaritatea reiese din serviciile promovate, anume de laborator. Astfel, atât din punct de vedere vizual cât și fonetic, elementul dominant al mărcilor în conflict este cuvântul "A."

Este de notorietate că niciun consumator nu va face o analiză amănunțită a elementului figurativ, pentru a ști cărei mărci ii aparține cuvântul "A." scris cu majuscule de culoare mov și cărei mărci îi aparține elementul figurativ scris cu albastru, gri și roșu. Singura imagine care va rămâne în memoria fotografică a consumatorilor va fi "A.", ceea ce va conduce, fără urmă de îndoială, la riscul de confuzie. Fonetic, orice consumator va reține elementul dominant al denumirii verbale, anume "A. ", având convingerea că există identitate sau asociere între cele două centre medicale.

Or. instanța de apel aplică în mod greșit normele legale de protecție a mărcilor, fără a ține cont că este posibil chiar ca simpla similaritate auditivă dintre mărci sa creeze o probabilitate de confuzie, întrucât, chiar dacă grafic două mărci ar fi, în ipoteză, foarte diferite una de alta (ceea ce nu este cazul în speță), aceste diferențe sunt fără importanță în cazul comunicării orale.

Practic, instanța de apel a procedat la verificarea comparației celor două semne doar din perspectivă vizuală, ignorând în mod complet elementul fonetic specific comunicării verbale.

Pentru a nu exista risc de confuzie, cu cât sunt mai asemănătoare unele elemente, cu atât deosebirile trebuie să fie mai puternice.

În prezenta cauza, elementul dominant al mărcii anterioare este identic din punct de vedere auditiv cu denumirea folosita de către intimată.

c. În mod greșit reține instanța că, pentru a constata existența unei încălcări, ar trebui să se demonstreze în concret că riscul de confuzie s-a produs. În realitate, legislația nu precizează că riscul de confuzie trebuie obligatoriu să se producă, ci prevede doar ca posibilitatea producerii sale să existe, ceea ce poate fi evaluat în cursul judecății.

Mai mult, prin decizia recurată se respinge, în mod greșit, prezumția reținută de ICCJ in Decizia 1618 din 20.10.2017, pe motivul că aceasta este incidență numai în situația prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998. Decizia invocată are în vedere produse identice și semne identice. Or, în prezenta cauză, este vorba despre servicii cel puțin parțial identice (analize de laborator) și de semne identice în privința sintagmei A., în contextul precizat mai sus. adică acela că elementul dominant al mărcilor în conflict este cuvântul "A.".

In mod greșit reține instanța că în speță nu este întrunită condiția riscului de confuzie, apreciind că nu sunt îndeplinite cele 4 condiții pentru aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn (pag. 9 paragraf ultim).

Riscul de confuzie constă în eroarea în care este indus consumatorul în momentul în care acesta intră în contact vizual sau auditiv cu mărcile în speță, observație în urma căreia apreciază că ambele mărci aparțin, probabil, aceluiași titular, sau că aceeași societate le deține și se folosește de ele, "ținând cont in special de elementele lor distinctive și dominante, precum și de faptul că un consumator percepe o marcă, in mod normal, ca pe un întreg, nefăcând o examinare a diferitelor detalii ale acesteia".

Potrivit unei jurisprudențe constante, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global. în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și produselor sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate.

Or, faptul că elementul dominant al celor doua mărci este sintagma "A.", raportat și la domeniul în care activează ambele părți, respectiv servicii medicale și în special analize de laborator, este mai mult decât evident riscul de confuzie, precum și faptul că orice consumator va aprecia că cele două clinici sunt asociate.

Riscul de confuzie în acest sens este cu atât mai ridicat cu cât cele două societăți au avut relații comerciale chiar de la înființarea intimatei, mulți dintre pacienți având reprezentarea faptului că utilizând punctul de recoltare din Pașcani din cadrul B., analizele de laborator vor fi efectuate la Iași, îna laboratoarele recurentei Investigații Medicale A. - care se bucură de o reputație neștirbită în zona Moldovei de 25 de ani.

Atunci când semnele supuse analizei nu sunt identice, astfel cum este și situația în speță, încălcarea mărcii trebuie apreciată după riscul de confuzie pe care această încălcare îl creează - și nu după o comparare tehnică strict din punct de vedere grafic a celor două semne puse în discuție.

Deși confuzia se analizează după sursa de bunuri sau servicii, indiferent dacă această confuzie s-a produs sau dacă există un risc de confuzie, prin decizia recurată sursa serviciilor este complet ignorată, confirmându-se, încă o dată, aplicarea greșită a legii.

Curtea a definit această condiție pe care instanța de apel a considerat-o neîndeplinită, ca fiind riscul ca publicul să fie convins că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Pentru verificarea existenței unui risc de confuzie, trebuie avut în vedere identitatea/similaritatea produselor sau serviciilor pentru care marca este înregistrată și cele pentru care există o utilizare neautorizată. Astfel, marca recurentei trebuie să o protejeze cel puțin cu privire la serviciile de laborator oferite, iar încălcarea se referă la același tip de servicii, fapt pentru care riscul de confuzie a fost în mod greșit apreciat de instanță.

Mai mult, chiar dacă instanța nu ar fi fost chemată să verifice scrisul, fonetica sau grafica celor două semne în opoziție, aceasta trebuia să verifice confuzia creată de similaritatea conceptuală dintre numele apelantei utilizat cu valență de marcă și marca recurentei, prin prisma cuvântului "A." și a identității de servicii oferite, în contextul unei colaborări anterioare existente între părți.

În acest sens, arată că în analiza semnelor aflate în conflict s-a pornit de la regula că similaritatea și riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază prin prisma asemănărilor și nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur domeniu - fie vizuală, fie auditivă, fie conceptuală - dacă aceasta induce publicul în eroare. În prezenta cauză, asemănările care creează riscul de confuzie prin asociere sunt sintagma "A." și serviciile prestate, pe fondul unei relații contractuale preexistente.

Riscul de asociere este inclus în cel de confuzie, materializându-se în situația ipotetică în care un consumator asociază două mărci considerând că titularii acestora întrețin relații economice de colaborare, că sunt parteneri, că investesc poate împreună, în dezvoltarea acestor servicii și în promovarea acestora, iar eventualele experiențe negative se vor răsfrânge inevitabil și injust asupra reputației recurentei.

Deși este clar că B. nu utilizează sintagma "A." doar pentru numele său comercial, ci furnizează servicii identice și similare sub acest nume - inclusiv analize medicale de laborator pentru care recurenta consideră că are exclusivitate cu privire la marca înregistrată, instanța de apel aplicând greșit normele materiale nu a dat efect acestor constatări, deși le-a reținut câștigate cauzei.

Instanța de apel nu a ținut seama că însăși intimata a invocat decizia nr. 1312/2017 a ICCJ, prin care se arata că "'instanțele sunt ținute să evalueze riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere, pe baza criteriilor de evaluare ce se desprind din jurisprudența constanta a Curții de Justiție a Uniunii Europene din această perspectiva."

Or, cu privire chiar la acest risc de asociere, Curtea de Apel București a reținut intr-o situație similară existența unui risc de asociere în situația coexistenței pe piață a două semne - mărci - în cadrul "Analizei similarității în funcție de condițiile concrete ale utilizării mărcii".

Astfel, "În condițiile în care pârâta intimată, anterior înregistrării mărcii sale. iți promova produsele prin revistele desinate pieței HORECA, iar aceste reviste erau editate de către reclamanta-apelantă titulară a mărcii HORECA. Curtea apreciază că includerea cuvântului HORECA în semnul sub care pârâta își făcuse deja publicitate este în mod evident de natură a sugera publicului țintă existența unei legături între produsele/serviciile marcate cu semnul x și marca unuia dintre editorii revistelor HORECA prin care s-a realizat reclama publicitară.

In acest context, produsele serviciile puse pe piața sub marca pârâtei pot fi cu ușurință percepute de consumatorii avizați ca provenind de la titularul mărcii (anterioare) HORECA sau de la un producător/prestator care activează în colaborare cu acesta din urmă. existând astfel un risc serios de asociere între cele două mărci înregistrate." (Decizia civilă nr. 219. A din data de 07 octombrie 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală).

Sintagma "A." nu este una comună, uzuală, în sfera serviciilor de laborator.

e. In mod greșit instanța de apel a aplicat normele de drept material referitoare la protecția mărcii înregistrate, atunci când a apreciat că reclamanta invoca fără drept faptul că ar avea un drept de folosință exclusivă asupra denumirii "A." (pag. 12 paragraf 4), ignorând că recurenta beneficiază de protecție asupra mărcii în totalitatea sa, astfel cum reține și curtea.

Or, drepturile conferite de această protecție nu sunt limitate doar la mărci identice cu cea a reclamantei, ci și la mărci similare. Întrucât denumirea folosită de intimată prezintă un grad ridicat de similitudine pe toate palierele prevăzute de lege, anume vizual, fonetic, global, al serviciilor oferite, curtea de apel în mod greșit a reținut că, atât timp cât denumirea folosită de pârâtă nu este identică cu cea a reclamantei, nu ar fi aplicabile dispozițiile art. 36 alin. (2).

f. În mod greșit se raportează instanța de apel la faptul că intimata funcționează în municipiul Pașcani din anul 2016. Raționamentul instanței este greșit din două perspective: protecția conferită mărcii prin înregistrarea ei se extinde pe întreg teritoriul național; intimata funcționează din 2016 în Pașcani, însă serviciile de analize laborator erau furnizate clienților săi de recurentă prin intermediul intimatei, încă de la înființarea acesteia.

Instanța de apel stabilește că folosirea firmei unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi asimilată unei fapte delictuale de genul celei reclamate de subscrisa, cu atât mai mult cu cât această firmă a fost dobândită de pârâtă anterior înregistrării mărcii de către recurentă.

Acest considerent nu poate fi primit în materia apărării drepturilor de proprietate intelectuală, atunci când aceasta a fost efectuată cu valență de marcă, cum este cazul în prezenta speță. Mai mult, deși marca a fost înregistrată ulterior înregistrării intimatei la Registrul Comerțului, instanța a omis să aibă în vedere faptul că recurenta era deja înregistrată la registrul comerțului cu numele comercial A. încă din 1997.

Mai reține instanța de apel că intimata a obținut denumirea comercială la data de 27.01.2016, iar că recurenta a deschis un punct de lucru în Mun. Pașcani în 2018. Data deschiderii punctului său de lucru nu are relevanță din moment ce serviciile recurentei se exprimau în piața locală anterior acestui fapt, recurenta fiind anterior tocmai furnizorul de servicii de laborator al intimatei, pacienții având astfel reprezentarea că serviciile de laborator sunt asigurate de recurentă. Astfel, contrar celor apreciate, tocmai prin relația contractuală preexistentă între părți riscul de confuzie este cu atât mai mult posibil să se producă, iar, față de datele concrete mai sus expuse, instanța a aplicat în mod greșit art. 30 alin. (4) din Legea 26/1990, prezumția de legalitate a denumirii nefiind incidentă față de dovezile anteriorității denumirii sale comerciale.

Intimata-pârâtă B. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Sunt nefondate motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) punctul 6 C. proc. civ.

În cadrul acestora recurenta a susținut că decizia recurată conține motive contradictorii întrucât, deși instanța de apel reține că: în mod corect prima instanță, atunci când a admis acțiunea, și-a întemeiat soluția pe dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice de la data învestirii instanței; probatoriul administrat în cauză relevă că intimata folosește numele său comercial "B." și cu valențe de marcă, prezentându-se tuturor potențialilor clienți cu această denumire, nu doar în raporturile cu partenerii de afaceri; este aplicabilă decizia ICCJ nr. 4439 din 30 iunie 2008, referitoare la analiza condițiilor prevăzute în cauza Celine; nu sunt întemeiate criticile intimatei referitoare la faptul că proiecția mărcii reclamantei nu era activată la momentul formulării acțiunii sunt neîntemeiate, concluzionează "în mod paradoxal" că folosirea denumirii comerciale nu aduce atingere dreptului de protecție a mărcii reclamat.

Nu reprezintă o contradicție constatarea faptului că pârâta folosește numele său comercial "B." cu funcția de marcă și în același timp respingerea cererii de chemare în judecată prin care s-a invocat încălcarea dreptului reclamantei asupra mărcii înregistrate C., atâta timp cât instanța de apel a analizat îndeplinirea condițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care se referă tocmai la interzicerea folosirii de către un terț a unui semn cu funcția de marcă în cadrul activității comerciale, și a ajuns la concluzia că nu sunt îndeplinite.

În ceea ce privește motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., sunt de reținut următoarele.

Recurenta a invocat, în primul rând, greșita aplicare a art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (forma în vigoare la momentul sesizării primei instanțe -23.12.2019), prin aceea că instanța de apel nu a analizat corect criteriile necesare pentru a se stabili dacă există un risc de confuzie în percepția publicului mediu atent și avizat al serviciilor în cauză între marca reclamantei și semnul folosit de către pârâtă cu funcția de marcă.

Recurenta reclamantă nu a negat faptul că marca sa este una combinată, compusă atât din elemente verbale având o anumită grafie stilizată, cât și din mai multe culori revendicate.

Criticile recurentei s-au concentrat în esență asupra faptului că elementul dominat al mărcii sale ar fi elementul verbal "A." și că, întrucât acest element verbal este conținut și în semnul folosit de către pârâtă cu funcția de marcă, ar exista risc de confuzie între marcă și semn.

În ceea ce privește stabilirea elementului dominant al unei mărci în practica înregistrării mărcilor Uniunii Europene, este de reținut că noțiunea de element dominant are înțelesul de element care se remarcă din punct de vedere vizual. Pentru constatarea existenței elementului dominant în cadrul unui semn, semnul trebuie să aibă cel puțin două elemente identificabile, primul pas fiind identificarea componentelor unui semn. În jurisprudența CJUE s-a conturat ideea că ceea ce contează în mod determinant nu este atât posibilitatea de a stabili dacă un semn poate fi împărțit din punct de vedere vizual în diferite component, cât mai degrabă percepția publicului relevant asupra semnului.

Prin urmare, în practica D., caracterul dominant al unei componente a unui semn este determinat în principal de poziția, mărimea, dimensiunile acesteia și/sau de utilizarea culorilor, în măsura în care acestea afectează impactul vizual.

Referitor la evaluarea caracterului dominant al uneia sau mai multor componente date ale unui semn complex, trebuie să se țină seama în special de calitățile intrinseci ale fiecăreia dintre componentele respective, prin comparație cu cele ale altor componente ale semnului. În plus, și în mod auxiliar, poate fi luată în considerare poziția relativă a diferitelor componente în configurația semnului complex.

Stabilirea caracterului dominant implică faptul că o componentă este remarcabilă din punct de vedere vizual în comparație cu cealaltă (celelalte) componentă (componente) din cadrul semnului; dacă evaluarea respectivă este dificil de efectuat, însemnă că nu există nici un element dominant.

Ca atare, contrar susținerilor recurentei, elementul dominant nu are legătură cu similaritatea auditivă (fonetică) a mărcii și semnului în cauză, folosit cu funcția de marcă (denumirea pârâtei), ci doar cu similaritatea vizuală.

Mai mult, pentru stabilirea existenței riscului de confuzie, este importantă identificarea elementelor distinctive și dominante ale mărcii și verificarea dacă acestea au fost preluate în cadrul semnului folosit de către pârâtă.

Faptul că un anumit element este dominant, dacă nu este și distinctiv, valoarea acestuia este nesemnificativă în evaluarea riscului de confuzie.

Or, instanța de apel a reținut din probele administrate în cauză că elementul verbal "A." nu este distinctiv pentru serviciile medicale pentru următoarele considerente: ‹‹(…),cuvântul A. semnifică: pricepere dobândită printr-o practică îndelungată; experiență, rutină, cuvânt utilizat în multiple mărci așa cum face dovada apelantul și cum rezultă la o simplă verificare în registrul OSIM, cu titlu exemplificativ: x, iar o parte din aceste mărci identifică servicii acordate în domeniul medical, iar cuvântul A. se regăsește în conținutul a nu mai puțin de 2.015 de mărci înregistrate la nivel mondial (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=praxis&fTMStatus=Registered).

De asemenea, apelanta a indicat o serie de societăți care activează în domeniul medical din Iași și București, ale căror denumiri conțin cuvântul "A.": E. S.R.L. (CUI x), F. S.R.L. (CUI x), IMPLANT A.. (CUI x), A. G. (CUI x), PRAXIED S.R.L. (CUI x), H. S.R.L. (CUI x), I. S.R.L. (CUI x), J. S.R.L. (CUI x) (…)››

Ca atare, chiar dacă ar fi dominant, atâta timp cât nu este și distinctiv pentru serviciile medicale pentru care a fost înregistrată marca, contribuția sa la existența riscului de confuzie între marcă și semn raportat la produsele pentru care a fost înregistrată marca și folosit semnul pârâtei este nesemnificativă sau cel puțin foarte redusă.

În plus, observând marca reclamantei așa cum a fost înregistrată, se constată că marca C. este o marcă combinată având culorile revendicate albastru,gri, roșu și că a fost înregistrată pentru clasele de produse și servicii 10, 35, 42, 44, Clasificarea de la Nisa. Marca este reprezentată grafic prin cuvântul A. scris cu litere mici de tipar, având contururi îngroșate, toate literele fiind de culoare gri închis, mai puțin lit. x) care este reprezentată prin două semicercuri suprapuse, cel de sus de culoare albastră, iar cel de jos de culoare roșie, iar sub acest cuvânt este menționat elementul verbal LABORATOARELE, scris cu litere mari de tipar, de culoare albastră, mult mai mici decât cele folosite pentru elementul verbal A..

Dată fiind reprezentarea grafică a mărcii reclamantei descrisă anterior, cât și faptul că elemental verbal practiv nu este distinctiv cu privire la serviciile pentru care a fost înregistrată marca, așa cum s-a reținut anterior, din punct de vedere vizual, atenția consumatorului se va concentra asupra literei x reprezentată atipic prin două semicercuri suprapuse, cel de sus de culoare albastră, iar cel de jos de culoare roșie, aceasta afectând impactul vizual atât prin modalitatea atipică de reprezentare, semnul x scris de mână fiind realizat în mod normal prin două semicercuri alăturate, cât și prin contrastul culorilor roșu-albastru.

Această compoziție, de altfel, conferă și distinctivitate mărcii reclamantei, care este compusă din două elemente verbale nedistinctive pentru serviciile în cauză, așa cum a reținut instanța de apel din probele administrate în cauză, și anume, A. și laboratoarele, element de distinctivitate fără de care marca nu ar fi putut fi înregistrată.

Recurenta reclamantă a susținut că pentru a nu exista risc de confuzie, cu cât sunt mai asemănătoare unele elemente, cu atât deosebirile trebuie să fie mai puternice. Această regulă este atenuată în cazul mărcilor slabe, compuse din elemente nedistinctive sau slab sitinctive, cum este și marca reclamantei. În cazul mărcilor slabe, cu cât o marcă este mai slab distinctivă, cu atât este mai puțin protejată împotriva mărcilor similare, întrucât riscul de confuzie pe care l-ar putea genera este mai mic. În cazul mărcilor slab distinctive, așa cum a reținut și instanța de apel, numai semnele foarte asemănătoare sau identice pot crea un risc de confuzie.

Recurenta a mai susținut că în mod greșit instanța de apel a reținut că nu există identitate și nici similaritate din punct de vedere vizual sau fonetic, atâta timp cât ar exista identitate prin cuvântul "A.", iar similaritatea ar reieși din serviciile promovate, anume de laborator.

Acest argumente ale recurentei nu pot fi reținute, pe de o parte, având în vedere că identitatea/similaritatea între semne reprezintă un alt factor decât similaritatea/identitatea între produse sau servicii, dintre factorii interdependenți care trebuie evaluați global pentru a stabili existența riscului de confuzie.

Pe de altă parte, faptul că există identitate raportat la un element verbal care se regăsește în compunerea semnelor nu însemnă că există identitate între semnele - compuse și din alte elemente verbale și figurative -, care se compară din perspectivă vizuală, fonetică sau conceptuală, întrucât comparația trebuie să vizeze semnele în integralitatea lor.

Semnul ulterior este considerat identic cu marca anterioară "în cazul în care reproduce fără nicio modificare sau adăugare, toate elementele constitutive ale mărcii sau în cazul în care, în ansamblul său, conține diferențe atât de nesemnificative încât acestea pot trece neobservate în percepția unui consumator obișnuit" (Hotărârea din 20 martie 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, pct. 50-54).

Or, nu este contestat faptul că marca recurentei, așa cum s-a arătat mai sus, este compusă din mai multe elemente decât elementul verbal "A.", ca, de altfel, și semnul folosit de către pârâtă

În ceea ce privește aprecierea similarității fonetice (auditive), pe lângă faptul că, așa cum s-a reținut mai sus, noțiunea de element dominat este caracteristică doar comparării vizuale, mai este de remarcat că impresia auditivă de ansamblu creată de un semn este influențată în special de numărul și ordinea silabelor pe care le conține. De asemenea, ritmul comun și intonația comună a semnelor joacă un rol important în modul în care sunt percepute auditiv.

În speță, semnul reclamantei, așa cum este perceput de consumatorul mediu român este "laboratoarelraxiss", iar semnul pârâtei "B.".

Recurenta reclamantă nu a formulat critici, pornind de la criteriile menționate anterior, sub aspectul comparației auditive a celor două semne.

Trecând peste cele reținute anterior, referitor la susținerea recurentei în sensul că similaritatea auditivă ar fi mai importantă decât similaritatea vizuală în cazul comunicării verbale, este de reținut că atunci când se evaluează importanța asociată gradului de similaritate vizuală, auditivă și conceptuală între semne, este adecvat să se țină seama de categoria de produse și modul în care sunt comercializate (hotărârea din 22 septembrie 1999, C-342/97, Lloyd Shuhfabrik Meyer, punctul 27).

Categoria de produse sau servicii implicate poate mări importanța unuia dintre diferitele aspecte de similaritate dintre semne (vizuală, auditivă și conceptuală) din cauza modului în care sunt comandate și/sau achiziționate produsele și serviciile. O similaritate auditivă și conceptuală între semne poate fi mai puțin importantă în cazul produselor și serviciilor care sunt în mod normal examinate vizual sau care pot fi probate înainte de cumpărare. În astfel de cazuri, impresia vizuală a semnelor are o pondere mai mare în evaluarea riscului de confuzie.

Similaritatea auditivă poate avea o pondere mai mare decât similaritatea la nivel vizual atunci când produsele în cauză, în mod tradițional, sunt comandate verbal, de exemplu medicamentele solicitate la farmacie, contracte de închiriere auto, care se încheie de regulă prin telefon etc.

În speță, nu s-a susținut că în mod tradițional (și că astfel ar fi de notorietate), serviciile medicale, și, în special, serviciile de analize medicale, ar fi comandate prin telefon, în dauna alegerii vizuale a firmei specializate care oferă aceste servicii.

Recurenta reclamantă a mai susținut că în mod greșit a reținut instanța de apel că pentru a se constata existența unei încălcări ar trebui să demonstreze în concret că riscul de confuzie s-a produs.

Nu rezultă din considerentele propriu-zise ale deciziei atacate că instanța de apel ar fi reținut vreo astfel de condiție. Dimpotrivă, instanța de apel a reținut că: "Nu exista risc de confuzie, in sensul Directivei privind mărcile, decât dacă publicul poate fi indus în eroare in ceea ce privește originea produselor si serviciilor in cauză. Or, în speță, această cerință nu este îndeplinită", iar nu că ar trebui să se demonstreze în concret că riscul de confuzie s-a produs, așa cum în mod eronat susține recurenta.

Recurenta reclamantă a susținut în continuare că prin decizia recurată se respinge, în mod greșit, prezumția reținută de ICCJ in decizia 1618 din 20.10.2017, pe motivul că aceasta este incidență numai în situația prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în condițiile în care decizia invocată ar avea în vedere produse identice și semne identice, iar în prezenta cauză este vorba de servicii cel puțin parțial identice (analize de laborator) și de semne identice în privința sintagmei A., care, ar fi element dominat.

Așa cum s-a reținut mai sus, semnele în cauză nu sunt identice, atât din perspectiva aplicării criteriilor de analiză a identității între semne, cât și din perspectiva celor legate de aprecierea elementelor dominate, în cadrul comparației vizuale. Ca atare, nu poate fi reținută nici această critică, nemaifiind necesar a se analiza raportat la aceste critici dacă produsele sunt identice.

Recurenta a mai arătat că riscul de confuzie ar fi cu atât mai ridicat cu cât cele două societăți au avut relații comerciale chiar de la înființarea intimatei, iar mulți dintre pacienți ar fi avut reprezentarea faptului că utilizând punctul de recoltare din Pașcani din cadrul B., analizele de laborator vor fi efectuate la Iași, în laboratoarele recurentei, Investigații Medicale A., care s-ar bucura de o reputație neștirbită în zona Moldovei de 25 de ani și că încălcarea mărcii trebuie apreciată după riscul de confuzie pe care această încălcare îl creează și nu după o comparare tehnică strict din punct de vedere grafic a celor două semne puse în discuție.

Această susținere este nefondată, întrucât evaluarea existenței riscului de confuzie presupune aplicarea criteriilor stabilite în jurisprudența C.J.U.E.

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenți, și anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al semnului anterior și publicul relevant.

Primul pas în aprecierea eventualei existențe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar al doilea pas este determinarea relevanței/importanței/ponderii lor în evaluarea globală a existenței riscului de confuzie.

Riscul de confuzie înseamnă probabilitatea de confuzie din partea consumatorului relevant și nu necesită existența unei confuzii efective (hotărârea din24 noiembrie 2005, T-346/04, Arthur et Félicie, par. 69).

Ca atare, existența riscului de confuzie nu trebuie probat, ci la concluzia existenței acestuia se ajunge pe baza criteriilor menționate anterior.

Probarea confuziei efective este un factor care ar putea cântări în favoarea existenței riscului de confuzie, dar în practică s-a apreciat că valoarea sa indicatorie nu trebuie supraestimată deoarece în realitate există mereu persoane care confundă și interpretează greșit lucrurile și altele care sunt foarte atente și familiare cu fiecare marcă. Ca atare, nu poate avea o influență sub aspectul verificării condițiilor legale evidențierea existenței acestor persoane întrucât ar duce la rezultate subiective. Pe de altă parte, în ceea ce privește percepția consumatorului aprecierea este normativă. Consumatorul mediu este prezumat a fi rezonabil informat, atent și circumspect, chiar dacă în realitate unii consumatori sunt extrem de atenți și informați, iar alții sunt nepăsători și creduli.

Astfel, acest argument nu poate reprezenta un considerent determinant pentru a susține concluzia existenței riscului de confuzie, pe lângă faptul că nu s-a reținut a fi fost probată situația de fapt invocată, adică faptul că mulți dintre pacienți ar fi avut reprezentarea faptului că utilizând punctul de recoltare din Pașcani din cadrul B., analizele de laborator vor fi efectuate la Iași, în laboratoarele recurentei, Investigații Medicale A..

În ceea ce privește reputația recurentei în zona Moldovei, este de remarcat că cererea de chemare în judecată a fost analizată din perspectiva art. 39 alin. (2) lit. b) iar nu a art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, ultim caz când, de altfel, trebuia făcută dovada, că marca înregistrată a dobândit un renume în România și că prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora, ceea ce instanțele de fond nu au reținut a fi fost probat. Astfel, acest argument nu are legătură cu cauza cererii de chemare în judecată.

Mai este de reținut că faptul că riscul de asociere este inclus în riscul de confuzie nu înseamnă că existența unui eventual risc de asociere este suficientă pentru a se constata existența riscului de confuzie. Riscul de confuzie include riscul de asociere dar nu se limitează la acesta.

Referitor la decizia civilă nr. 219/2010 a Curții de Apel București, invocată de către reclamantă cu titlu de practică judiciară, este de remarcat că privește semne având un alt conținut decât cele în speță, și circumstanțe diferite de cele în cauză, astfel că nu se poate reține existența vreunui motiv de nelegalitate raportat la această hotărâre.

Recurenta a mai arătat că instanța de apel trebuia să facă o analiză separată a riscului de confuzie raportat la serviciile de laborator, în sfera cărora sintagma "A." nu ar fi una comună, uzuală.

În primul rând, această afirmație, atâta timp cât nu rezultă că ar fi o situație de notorietate, pune problema probării, astfel că reprezintă o chestiune ce ține de temeinicie iar nu de legalitate, astfel că nu poate face obiectul recursului, conform art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

În al doilea rând, marca reclamantei este înregistrată pentru mai multe clase ale Clasificării de la Nisa, dar relevantă pentru prezentul litigiu este clasa 44, care include următoarele categorii de servicii: servicii ale clinicilor medicale; servicii medicale clinice; asistență medicală; închirierea de echipamente medicale; consiliere medicală pentru persoanele cu dizabilități; îngrijire medicală; screening medical; servicii de evaluare medicală; servicii de imagistică medicală; servicii de analize medicale în scop de diagnostic și tratament furnizate de laboratoare medicale.

Or, este de observat că pârâta nu folosește semnul său, așa cum a fost reținut a fi reprezentat de către instanța de apel, pentru a desemna doar servicii de laborator, ci pentru a desemna un centru medical multidisciplinar, care oferă printre altele și serviciul de analize de laborator. Astfel, consumatorul mediu pus în fața semnului folosit de către pârâtă nu îl va asocia în primul rând cu serviciul de analize medicale, ci cu serviciile medicale în general.

Ca atare, acestuia nu îi va veni imediat în minte marca reclamantei Laboratoarele A., dacă aceasta ar asociată doar cu serviciile de analize medicale.

Recurenta a mai susținut că instanța de apel trebuia să țină cont de similaritatea conceptuală dintre marca înregistrată și semnul folosit de către pârâtă cu funcția de marcă.

Sub acest aspect este de reținut că două semne sunt identice sau similare din punct de vedere conceptual atunci când sunt percepute ca având un conținut semantic identic sau analog (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, Sabel, punctul 24). Conținutul semantic al unei mărci este ceea ce semnifică sau evocă aceasta sau, în cazul în care marca este constituită dintr-o imagine sau o formă, ceea ce reprezintă aceasta.

În cazul în care o marcă este constituită din diverse elemente (de exemplu, un cuvânt și un element figurativ), trebuie definit conceptul fiecăruia dintre elemente. Dacă marca constă într-o expresie având o semnificație (formată din două sau mai multe cuvinte), ceea ce contează este semnificația expresiei în ansamblu, iar nu semnificația fiecărui cuvânt separat.

În speță, recurenta reclamantă a arătat că există similaritate conceptuală prin prisma elementului verbal "A.".

Or, niciunul dintre semnele opuse în cauză nu se reduce la acest element verbal.

Astfel, pe de o parte, marca reclamantei, așa cum s-a reținut mai sus este reprezentată grafic prin cuvântul A. scris cu litere mici de tipar, având contururi îngroșate, toate literele fiind de culoare gri închis, mai puțin lit. x) care este reprezentată prin două semicercuri suprapuse, cel de sus de culoare albastră, iar cel de jos de culoare roșie, iar sub acest cuvânt este menționat elementul verbal LABORATOARELE, scris cu litere mari de tipar, de culoare albastră, mult mai mici decât cele folosite pentru elementul verbal A..

Pe de altă parte, semnul folosit de către pârâtă, așa cum a reținut instanța de apel, este reprezentat de denumirea B., scrisă cu majuscule de culoare mov, iar deasupra acestei combinații de cuvinte se regăsește litera "B" stilizată, având o combinație de culori mov-verde crud, iar mai jos se regăsește mențiunea centru medical multidisciplinar.

Mai este de reținut că nu este imposibil ca similaritatea conceptuală rezultând din faptul că două mărci folosesc imagini cu un conținut semantic analog să poată duce la un risc de confuzie. Această situație apare atunci când marca anterioară are un caracter distinctiv special, fie per se, fie datorită notorietății de care se bucură în rândul publicului.

În cazul în care marca anterioră nu se bucură de o notorietate specială în rândul publicului și constă într-o imagine cu puține elemente imaginative, simplul fapt că două mărci sunt similare din punct de vedere conceptual nu este suficient pentru a se crea un risc de confuzie (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, Sabel, punctele 24, 25).

Or, în speță nu s-a reținut a fi fost dovedit că marca reclamantei ar fi dobândit vreun renume pe piața serviciilor medicale, și nici nu se bucură de un caracter distinctiv intrinsec special, atâta timp cât este compusă din două elemente verbale nedistinctive pentru serviciile în cauză, și elemente figurative cu puține elemente imaginative.

Recurenta reclamantă a mai arătat că în mod greșit instanța de apel a apreciat că reclamanta invocă fără drept faptul că ar avea un drept de folosință exclusiv asupra denumirii "A." ignorând că reclamanta beneficiază de protecție asupra mărcii în totalitatea sa, astfel cum reține și curtea, iar drepturile conferite de această protecție nu sunt limitate doar la mărci identice cu cea a reclamantei, ci și la mărci similare.

Așa cum a arătat chiar recurenta, instanța de apel a reținut că reclamanta beneficiază de protecție doar cu privire la combinația Laboratoarele A. cum acesta a fost înregistrată, în forma grafică și combinația de culori înscrisă, astfel că nu poate invoca un drept de folosință exclusivă asupra denumirii "A.".

De asemenea, curtea de apel a mai reținut că distinctivitatea mărcii LABORATOARELE A. este dată de întreg ansamblul înregistrat, respectiv combinația de cuvinte, așezarea grafică, culorile revendicate, neputând însă pretinde drepturi exclusive asupra cuvântului LABOARATOARELE sau asupra cuvântului A. privite în mod individual.

Contrar susținerilor recurentei reclamante, instanța de apel nu a reținut că această protecție s-ar limita doar la mărci identice, și nu s-ar întinde și la mărcile similare.

Dacă ar fi fost așa ar fi fost inutile considerațiile instanței de apel referitoare la analiza existenței riscului de confuzie care are ca premisă constatarea similarității cel puțin sub unul dintre paliere, vizual, fonetic sau semantic (conceptual).

În ceea ce privește referirea instanței de apel la faptul că pârâta ar funcționa în municipiul Pașcani din anul 2016, este de remarcat că această afirmație s-a făcut în contextul analizei argumentului reclamantei referitor la notorietatea mărcii sale pe teritoriul acestei localități, în rândul clienților pârâtei, analiză în raport de care este nerelevant principiul teritorialității mărcii. Mai mult, instanța de apel a avut în vedere și argumentul legat de contractele existente între părți anterior, apreciind că nu este dovedită transferarea imaginii favorabile a reclamantei asupra propriilor produse oferite de către pârâtă, neputându-se reține folosirea de către pârâtă de renumele mărcii Laboratoarele A..

Astfel, nu se poate reține nelegalitatea deciziei atacate nici sub acest aspect.

Sunt nefondate motivele de recurs prin care se susține că în mod greșit instanța a făcut aplicarea art. 30 alin. (4) din Legea 26/1990.

Din considerentele instanței de apel rezultă că aceasta a făcut analiza încălcării drepturilor reclamantei asupra mărcii combinate LABORATOARELE A., culori revendicate: albastru, gri, roșu, având dată de depozit 19.07.2019, înregistrată pentru clasele 10, 35, 42, 44, Clasificarea de la Nisa, prin folosirea denumirii societății pârâte B. din două perspective ca nume comercial, în limitele de protecție date de înregistrarea în registrul comerțului, respectiv cu funcția de marcă.

Referirea la prevederile art. 30 din Legea nr. 26/1990, care conferă titularului firmei dreptul de folosință exclusivă asupra firmei prin înscrierea sa în registrul comerțului, s-a făcut în contextul analizei încălcării drepturilor reclamantei asupra mărcii în cauză prin raportare la folosirea numelui comercial în limitele sale de protecție, adică în exercitarea obiectului de activitate al societății pârâte.

Ca atare, criticile referitoare la aplicarea greșită a acestor prevederi raportat la folosirea denumirii comerciale cu funcția de marcă nu au legătură cu aceste considerente ale deciziei atacate.

De asemenea, susținerea că recurenta și-ar fi înregistrat propria denumire comercială înaintea pârâtei și că instanța de apel nu ar fi avut în vedere acest lucru, nu se încadrează în limitele date de cauza cererii de chemare în judecată (situația de fapt calificată juridic), având în vedere că reclamanta a invocat încălcarea limitelor de protecție ale mărcii înregistrate, iar nu ale denumirii sale comerciale, inclusiv cu privire la fapta de concurență neloială, așa cum a reținut chiar prima instanță de fond.

De asemenea, prin cererea de chemare în judecată nu s-a invocat faptul că denumirea înregistrată de către reclamantă ar fi fost făcută cu încălcarea dreptului său anterior asupra propriei denumiri comerciale, conform prevederilor Legii nr. 26/1990.

Criticilor privind considerentele referitoare la punctul de lucru deschis de către reclamantă la Pașcani în 2018 și la apărarea reclamantei referitoare la posibila inducere în eroarea publicului consumator, având în vedere existența contractelor de colaborare între cele două societăți, li s-a răspuns în contextul analizei de mai sus referitoare la cererea privind încălcarea dreptului la marcă prin folosirea de către pârâtă a denumirii comerciale cu funcția de marcă.

În consecință, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca nefondat, recursul.

În temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., va obliga recurenta-reclamantă INVESTIGATII MEDICALE A.. la plata către intimata-pârâtă B. a sumei de 5950 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentînd onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta INVESTIGATII MEDICALE A.. împotriva deciziei nr. 179 din 1 aprilie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă.

Obligă recurenta-reclamantă INVESTIGATII MEDICALE A.. la plata sumei de 5950 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, către intimata-pârâtă B..

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 decembrie 2021.