ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1360/2021

Ședința publică din data de 15 iunie 2021

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, sub nr. x/2014, la data de 10.06.2014, reclamanta Eva B. a chemat în judecată pe pârâții S.C. C. S.R.L., S.C. D. S.R.L. solicitând, în contradictoriu și cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, sa se dispună anularea înregistrării mărcii individuale verbale B. nr. x, cu protecție din 04.05.2005, aparținând pârâtei C. S.R.L., pentru motivul că înregistrarea a fost solicitată cu rea-credință, pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998; obligarea pârâtelor la plata în solidar a unei despăgubiri de 100.000 euro și 5% din vânzările realizate pe piața din România a produselor comercializate sub B. pentru fiecare an începând cu anul 2012, pe temeiul art. 3 din O.U.G. nr. 100/2005; publicarea în E. a hotărârii ce se va pronunța, rămasă definitivă și irevocabilă, și efectuarea mențiunilor necesare și în R.N.M.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 7.11.2014, pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. x/2014, reclamantele S.C. D. S.R.L. și S.C. C. S.R.L. au solicitat în contradictoriu cu pârâta Eva B. anularea B. nr. x, protejată în România pentru clasele 3 și 5, aparținând pârâtei, întrucât a fost solicitată la înregistrare cu rea credință; radierea mărcii menționate din Registrul Mărcilor și transmiterea de către OSIM a acestei menținui către F., cu cheltuieli de judecată.

Prin încheierea din 8 octombrie 2015, pronunțată în dosarul nr. x/2014, Tribunalul București, secția a V-a civilă a admis excepția de conexitate, a scos cauza ce a format obiectul dosarului nr. x/2014 de pe rolul secției a V-a Civile și a înaintat-o secției a III-a civilă spre conexare cu dosarul nr. x/2014.

Prin sentința nr. 937/15.07.2016, Tribunalul București, secția a III-a civilă a respins cererile conexe, ca neîntemeiate.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel reclamanta.

Prin decizia nr. 245A/15.03.2017, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta Eva B. împotriva sentinței nr. 937/2017 a Tribunalului București.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta Eva B..

Prin decizia nr. 2265/05.06.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a admis recursul declarat de reclamanta Eva B. împotriva deciziei nr. 245 A din data de 15 martie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a casat decizia și a trimis cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel.

În rejudecare, la 19.12.2018 s-a constatat ivită divergența și s-a dispus reluarea dezbaterilor în complet de divergență. În acest context, reclamanta Eva B. a depus la dosar note scrise în legătură cu despăgubirile solicitate în care a arătat că despăgubirile solicitate sunt de 100.000 euro la care se adaugă un procent de 5% din vânzările realizate pe fiecare an în parte, sumă care, raportată la concluziile raportului de expertiză, este de 45.188,15 Euro (4.247.686,47 RON), procentul de 5% fiind aplicat diferenței între veniturile realizate de C. (12.965.658,89 RON fără TVA) și veniturile realizate de D. (8.717.972,42 RON fără TVA).

Prin decizia nr. 150A din 4 februarie 2019, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă Eva B. împotriva sentinței civile nr. 937/15.07.2016 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă în dosarul nr. x/2014; a schimbat în parte sentința civilă atacată, în sensul că:

A admis în parte cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. x/2014 al Tribunalului București, secția a III-a civilă; a dispus anularea înregistrării mărcii verbale individuale B. nr. x/04.05.2005, publicate în G. nr. 6/2005, pentru produse din clasa 5 - supliment nutritive din plante medicinale, aparținând pârâtei C. S.R.L.

A obligat pârâtele la plata, în solidar, către reclamantă a sumei de 212.384,32 RON, cu titlu de despăgubiri.

A respins, în rest, pretențiile reclamantei ca neîntemeiate.

A dispus publicarea prezentei hotărâri judecătorești în G., la momentul și sub condiția rămânerii sale definitive și efectuarea mențiunilor necesare în registrul național al mărcilor.

A obligat pârâtele la plata în solidar către reclamantă a sumelor de 1.440 RON și 3.334 euro, cu titlu de cheltuieli de judecată aferente soluționării cauzei în primă instanță.

A menținut soluția primei instanțe de respingere a cererii conexe ce face obiectul dosarului nr. x/2014 al Tribunalului București, secția a V-a civilă.

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București au declarat recurs pârâtele C. S.R.L. și D. S.R.L.

În motivarea recursului s-au arătat în esență următoarele.

Instanța nu a fost alcătuită conform dispozițiilor legale. După rămânerea în pronunțare și repunerea pe rol a cauzei, dezbaterile au fost reluate asupra întregii cauze, în complet de divergență, fără a se aduce la cunoștința părților care sunt chestiunile rămase în divergență. Astfel, au fost încălcate prevederile art. 399 alin. (2) și (5) C. proc. civ., iar soluționarea apelului de un complet de 3 judecători atrage, conform art. 174 raportat la 176 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., nulitatea absolută a hotărârii.

Hotărârea a fost dată cu încălcarea normelor de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității. Instanța a reținut protecția numelui comercial al reclamantei, deși protecția numelui comercial a fost invocată de aceasta pentru prima dată în apel, prin răspunsul la întâmpinare. Raportat la această chestiune, instanța de apel nu s-a pronunțat nici asupra apărării prin care s-a susținut faptul că reclamanta nu avea calitate procesuală activă și interes în formularea cererii de chemare în judecată, în condițiile în care pentru invocarea numelui comercial calitatea procesuală activă ar fi putut-o avea doar societatea Mag. Josef B..

Instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și principiile de apreciere cu privire la reaua-credință la înregistrarea unei mărci și a celor ce guvernează raporturile concurențiale între comercianți.

Pentru a se îndeplini condiția relei-credințe trebuia să se verifice care a fost intenția solicitantului, precum și dacă intimata Eva B. folosea semnul în conflict la momentul înregistrării mărcii de către C. și modalitatea în care a fost folosit semnul înainte și după înregistrare.

Reclamanta nu a făcut dovada utilizării mărcii iar instanța de apel nu a făcut verificările de fapt și de drept în legătură cu criteriile cunoașterii faptului relevant și al intenției frauduloase.

În mod greșit a reținut instanța că înscrisurile depuse de reclamantă în fața primei instanțe dovedesc existența unor relații comerciale reale și nu fac dovada transportului produselor facturate.

Hotărârea instanței cuprinde o motivare superficială, fapt ce a condus la o greșită dezlegare a problemelor de drept deduse judecății.

Înregistrarea B. ca marcă a fost făcută cu scopul protejării investițiilor pe care aceasta le-a făcut cu privire la acest semn. Ambalajul folosit de aceasta este diferit de cel folosit de reclamantă, nefiind afirmat niciodată faptul că produsele ar fi fabricate în Austria, cum de altfel acest aspect nici nu este specificat pe ambalaj. Proveniența denumirii B. nu are nicio legătură cu marca reclamantei, numele de familie B., în maghiară, fiind foarte comun, astfel că acesta nu poate fi considerat ca element de renume. Nivelul de protecție al B. din Austria nu le-a fost cunoscut acestora la momentul înregistrării mărcii, iar reclamanta nu a făcut dovada contrară. În mod greșit instanța a reținut reaua-credință a C. pe baza înscrisurilor invocate de reclamantă. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii sau străine de natura cauzei. Considerentele instanței nu cuprind motivele pentru care apărările acestora au fost respinse, față de probele administrate în cauză, și nici motivele pentru care cele două facturi și convenția invocată pot duce la concluzii care exced funcției acestora.

Instanța a aplicat greșit și dispozițiile art. 2 din Legea nr. 11/1991, iar prevederile O.U.G. nr. 100/2005 au fost reținute greșit ca temei de drept pentru acordarea despăgubirilor, acestea nefiind incidente în materie de concurență neloială. Totodată, s-a făcut aplicarea greșită a art. 1357 și art. 1385 C. civ.

In drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 1, 5, 6 și 8 C. proc. civ.

La data de 6 august 2020, intimata Eva B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat anularea sau respingerea recursului ca nefondat.

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 16 martie 2021 completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâtele C. S.R.L. și D. S.R.L. împotriva deciziei nr. 150A din 4 februarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2014 și a fixat termen de judecată la data de 25 mai 2021, în ședință publică, cu citarea părților.

Referitor la apărările prin care intimata-reclamantă Eva B. a susținut nulitatea recursului declarat de pârâtele C. S.R.L. și D. S.R.L. în raport de dispozițiile art. 489 alin. (2) C. proc. civ., Înalta Curte a constatat că acestea nu pot conduce la pronunțarea unei soluții parțiale asupra recursului, impunându-se a fi realizată evaluarea acestor aspecte în contextul unei judecăți unitare a cererii de recurs, care conține și critici ce pot fi analizate din perspectiva motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Înalta Curte a constatat fondat recursul în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

În ceea ce privește motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. prin care se susține că instanța de apel nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale întrucât cauza a fost reluată în complet de divergență sub toate aspectele, fără a se aduce la cunoștința părților chestiunile vizate de divergență, sunt de reținut următoarele.

Potrivit următoarelor alineate din cadrul art. 399 (Judecata în complet de divergență) C. proc. civ.:

- alin. (2) Dezbaterile vor fi reluate asupra chestiunilor rămase în divergență și care se anunță părților în ședință, instanța fiind îndreptățită, atunci când apreciază că este necesar, să administreze noi dovezi și să ordone orice alte măsuri îngăduite de lege.

- alin. (3) Părțile vor pune din nou concluzii asupra chestiunilor aflate în divergență.

- alin. (5) Când divergența nu privește soluția ce trebuie dată întregii cauze, după judecarea chestiunilor rămase în divergență, completul care a judecat înainte de ivirea ei va putea continua judecarea cauzei.

Prin încheierea din data de 19.12.2018 instanța de apel a repus cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor în complet de divergență, întrucât, cu prilejul deliberării, între membrii completului a existat divergență de opinii, neputându-se ajunge la o singură opinie, și a acordat termen la 9.01.2019.

Așa cum rezultă din partea introductivă a încheierii din 09.01.2019, instanța de apel a adus la cunoștința părților că dezbaterile vor fi reluate în complet de divergență cu privire la toate aspectele, urmând a se insista asupra următoarelor probleme: dacă obligația părților este sau nu solidară și care este cuantumul prejudiciului pretins ținând cont de raportul de expertiză efectuat în cauză.

La 21 ianuarie 2019 instanța a dus la cunoștința părților că dezbaterile vor fi reluate în complet de divergență cu privire la toate aspectele.

Ca atare, contrar susținerilor recurentelor instanța de apel a adus la cunoștință chestiunile rămase în divergență, și anume toate aspectele care făceau obiectul judecății în apel.

Această abordare nu este contrară normelor C. proc. civ., din interpretarea per a contrario a art. 399 alin. (5) C. proc. civ. rezultând posibilitatea reluării dezbaterilor în complet de divergență asupra soluției ce trebuie dată întregii cauze, dacă divergența privește soluționarea respectivei cereri în întregime, iar nu numai cu privire la anumite chestiuni.

În consecință, acest motiv de recurs este nefondat.

În ceea ce privește motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. prin care se susține că instanța de apel a încălcat regulile de procedura a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității, întrucât instanța a reținut protecția numelui comercial al reclamantei deși protecția numelui comercial a fost invocata de către aceasta pentru prima dată în fața instanței de apel, prin răspunsul la întâmpinare, sunt de reținut următoarele.

Prin decizia nr. 2265/05.06.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a admis recursul declarat de reclamanta Eva B. împotriva deciziei nr. 245 A din data de 15 martie 2017, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a casat decizia și a trimis cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel.

În cadrul considerentelor primei decizii de casare, referitor la apărarea privind protecția B. din perspectiva art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale s-au reținut următoarele.

"Cât privește criteriul gradului de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul titularului cererii de înregistrare, se constată că reclamanta a invocat cel puțin în apel, prin răspunsul la întâmpinare, protecția B. din perspectiva art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, semnul reprezentând numele comercial sub care firma autorului recurentei a desfășurat acte de comerț în România înainte de 28.11.2004.

Or, această susținere - reiterată în recurs - nu a fost analizată de către instanța de apel, nefiind arătate motivele pentru care nu ar putea fi primită sau apreciată ca neîntemeiată, astfel încât nu este posibilă evaluarea sa pentru prima dată abia în recurs."

Din considerentele deciziei atacate prin prezentul recurs nu reiese că instanța de apel, în rejudecare, ar fi arătat motivele pentru care această apărare, invocată în apel de către reclamantă, prin răspunsul la întâmpinare, ar fi putut fi analizată prin raportare la limitele judecății în apel date de art. 478 C. proc. civ., în special alin. (3), ci instanța de apel a trecut direct la analiza temeiniciei acestei susțineri în contextul analizei relei credințe la înregistrarea mărcii, prin raportare la prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, dar și a capătului de cerere privind acordarea despăgubirilor.

De asemenea, instanța de apel nu a analizat nici apărările pârâtei referitoare la faptul că reclamanta nu avea calitate procesuală activă și interes în formularea acestei apărări, pe motivul că pentru invocarea numelui comercial calitatea procesuală activă ar fi putut-o avea doar societatea Mag. Josef B..

Or, dacă aceste apărări, pe cale de excepție, ale recurentelor pârâte ar fi fost găsite fondate, acest fapt ar fi dus la neanalizarea pe fond a acestor susțineri. Atâta timp cât nu au fost analizate de către instanța de apel, pe lângă faptul că nu a fost respectată o dispoziție a deciziei de casare, a fost încălcat și dreptul la apărare al pârâtelor.

În cadrul motivelor de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. recurentele pârâte au invocat și argumente care se încadrează în prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., așa cum se va menționa mai jos.

În ceea ce privește motivele de recurs prin care se susține aplicarea greșită a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (anularea înregistrării mărcii care a fost solicitată cu rea-credință) și principiile de apreciere cu privire la reaua-credință, sunt de reținut următoarele.

Prezumția de bună-credință este valabilă până în momentul furnizării unei dovezi contrarii (Hotărârea din 13 februarie 2012, T-136/11, "Pelikan", punctul 57). Reclamantul trebuie să dovedească existența relei credințe din partea titularului mărcii la momentul depunerii cererii de înregistrare, de exemplu faptul că titularul mărcii nu a avut intenția de a utiliza marca sau că intenția a fost aceea de a împiedica intrarea pe piață a unui terț.

Pentru a afla dacă titularul a dat dovadă de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii în cauză, trebuie să se efectueze o evaluare globală în care să fie luate în considerare toate elementele relevante ale cazului individual.

Este de remarcat jurisprudența CJUE în materie, în special C-529/07, "Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli", care a oferit unele orientări cu privire la modul de interpretare a acestei noțiuni.

În jurisprudență s-au distins trei factori cumulativi ca fiind deosebit de relevanți pentru a indica existența relei-credințe la înregistrarea unei mărci:

- identitate sau similaritate între semne care poate genera confuzie;

- cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare;

- intenția neloială a titularului mărcii.

Faptul că semnele sunt identice sau similare până la confuzie nu este, în sine, suficient pentru a demonstra reaua-credință (referitor la identitate, Hotărârea din 1 februarie 2012, T-291/09, "Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL", punctul 90).

Referitor la cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare, în jurisprudență s-a reținut că această condiție este îndeplinită dacă titularul mărcii cunoaște sau trebuie să fi cunoscut utilizarea de către un terț a unui semn identic sau suficient de similar pentru a crea confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare.

Cunoașterea există, de exemplu, atunci când părțile s-au aflat într-o relație de afaceri, în timp ce cunoașterea se poate presupune că există ("trebuie să fi cunoscut") pe baza, printre altele, a cunoașterii generale a sectorului economic în cauză, care ar putea fi dedusă în special din durata de utilizare. Cu cât este mai îndelungată utilizarea unui semn, cu atât este mai probabil ca titularul mărcii să fi avut cunoștință de aceasta (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli", punctul 39).

Chiar dacă ar fi considerat îndeplinit criteriul cunoașterii utilizării semnului opus, cunoașterea în sine nu este suficientă pentru a susține o constatare a relei credințe (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli", punctele 40, 48 și 49). De exemplu, nu poate fi exclus ca, în cazul în care mai mulți producători utilizează, pe piață, pentru produse identice sau similare, semne identice sau similare, care ar putea crea confuzie cu semnul pentru care se solicită înregistrarea, titularul mărcii să urmărească prin înregistrarea semnului un obiectiv legitim.

În ceea ce privește al treilea factor cumulativ relevant pentru a indica existența relei-credințe la data depunerii spre înregistrare a unei mărci, intenția neloială a titularului mărcii la data înregistrării mărcii a cărei anulare se cere, acesta este un factor subiectiv, care trebuie determinat prin raportarea la circumstanțe obiective (Hotărârea din 11 iunie 2009, C-529/07, "Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli", punctul 42).

Momentul de referință pentru stabilirea faptului dacă titularul mărcii a dat dovadă de rea-credință este data depunerii mărcii spre înregistrare.

Este adevărat că, raportat la acest moment de referință, faptele și dovezile anterioare datei de referință pot fi luate în considerare pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii mărcii spre înregistrare (în special existența deja a unei înregistrări a mărcii într-un stat membru - în cazul mărcilor UE - condițiile în care această marcă a fost creată și modul în care este utilizată de la data creării), în aceeași măsură în care faptele și dovezile ulterioare datei de depunere pot fi utilizate uneori pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii mărcii, în special atunci când trebuie să se stabilească dacă titularul a utilizat marca de la înregistrare.

În speță au rămas în discuție criteriile referitoare la cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare și intenția neloială a titularului mărcii, în decizia de casare anterioară reținându-se că identitatea între semne și între produse nu a fost contestată.

Referitor la cunoașterea utilizării semnului identic pentru produse identice, instanța de apel a reținut că s-a făcut dovada îndeplinirii acestei condiții, în esență, prin aceea că cele două pârâte și societatea J. S.R.L. au avut doi asociați și administratori comuni, iar societatea J. S.R.L. este menționată pe cele două facturi depuse la dosar din care rezultă că, în anul 2000 această societate a importat de la Mag. J.B. preparate chimice și farmaceutice, extracte originale de B., în greutate netă de aproape 14 tone. De asemenea, această societate este menționată în cadrul convenției depusă la filele x din vol. I al Tribunalului București, secția a V a, din care rezultă că între "J. S.R.L. (C.)" și firma B. au existat raporturi contractuale anterior datei de 20.07.1999, întrucât prin această convenție societatea J. recunoaște că are de achitat facturi care sunt de mult timp scadente și se obligă să achite câte 10000 dolari de trei ori pe lună până când marfa deja vândută și livrată va fi achitată.

Din cele reținute de către instanța de apel este de remarcat că această cunoaștere a utilizării semnului reclamantei B. (înregistrat ca marcă în Austria în 1984) pentru produse identice în România sau cel puțin a intenției de a intra pe piața din România este situată în perioada 1999-2000.

Legat de aceste aspecte, recurentele au susținut că facturile și convenția menționată nu pot face dovada cunoașterii de către asociatul pârâtei, titulară a mărcii a cărei înregistrare se solicită a fi anulată în cauză, a folosirii în România a B. de către autorul reclamantei și nici a intenției de a intra pe piața din România, întrucât facturile nu sunt semnate de beneficiar, iar convenția (acordul de recunoaștere a datoriei) nu face referire la B..

Aceste critici nu pot fi reținute, prin raportare la prevederile art. 488 alin. (1) C. proc. civ., având în vedere că instanța de apel a ajuns la concluzia cunoașterii la nivelul anilor 1999-2000, de către asociatul comun al celor trei firme, cel puțin a intenției de comercializare în România a B. și a folosirii acestui semn pentru produse identice, prin coroborarea acestor înscrisuri. De exemplu, convenția semnată de reprezentantul societății J. S.R.L., care poartă și ștampila acesteia, face referire expresă la bitter suedez și la firma B., fiind de presupus că produsele erau comercializate sub semnul B.. Astfel, aceste motive vizează temeinicia hotărârii iar nu legalitatea acesteia.

Atâta timp cât aceste critici au fost considerate nefondate, este inutilă analiza argumentelor recurentelor referitoare la proveniența denumirii B., care ar fi nume de familie comun în zona unde locuiește familia asociatului J., sau la faptul că la nivel internațional ar exista mai multe mărci care ar avea în componență elementul verbal B..

În ceea ce privește constatarea nulității înregistrării unei mărci pentru rea-credință, nu este nevoie ca marca opusă să fie înregistrată în România, atâta timp cât există rea-credință și în cazul în care se face dovada că marca a cărei anulare se cere a fost înregistrată pentru a împiedica intrarea pe piață a unui terț care folosea un semn identic sau similar până la confuzie pentru produse sau servicii identice sau similare sau pentru a profita în mod injust de renumele semnului reclamantului, care poate exista indiferent dacă acesta este înregistrat sau folosit în România.

În schimb, sunt corecte susținerile recurentelor că nu s-a reținut în speță existența vreunei dovezi a utilizării semnului reclamantei pentru produsele acesteia în România sau a intenției de a intra pe piața din România în perioada 2001- octombrie 2004, data depunerii spre înregistrare a mărcii a cărei anulare se cere în cauză.

Reclamanta a invocat faptul că s-ar fi comercializat și ulterior anului 2001 produse sub semnul B. în România prin intermediul unui alt comerciant, dar instanțele de fond nu au reținut dovedite aceste susțineri.

Referitor la intenția neloială (frauduloasă) a titularului mărcii la data depunerii spre înregistrare mărcii a cărei anulare se cere, factor subiectiv, care trebuie determinat prin raportare la circumstanțe obiective, sunt de reținut următoarele.

Instanța de apel și-a bazat argumentația, în primul rând, pe faptul că datorită comercializării produselor autorului reclamantei sub semnul B., în perioada 1999-2000, de către societatea inițială care a aparținut asociatului comun cu cel al pârâtelor, acest semn a devenit cunoscut consumatorului din România, iar acesta a dorit să profite de această cunoaștere pentru a-și vinde propriile produse sub acest semn.

Instanța de apel a ajuns la concluzia că semnul utilizat de autorul reclamantei pentru a-și desemna produsele a devenit cunoscut în România și că s-a creat o piață și o cerere pentru acest produs, raportându-se la nivelul sumelor datorate de J. în 1999 în baza facturilor scadente, aș acum rezultă din Convenția încheiată între această societate și firma B. din Austria, precum și la cantitatea de produse cumpărate de J. în baza celor două facturi menționate mai sus, care a fost apreciată ca fiind "suficient de mare".

Legat de convenția din 1999, în cadrul apelului declarat de către apelantă s-a susținut că probează existența unei datorii acumulate de cca 10000USD.

Cele două facturi din 2000 privesc, cea din 6 aprilie, cantitatea de 8640 sticluțe de 200 ml (1,75 USD fiecare) și 5040 sticluțe de 500 ml (3,1 USD fiecare), valoare factură x, cea din 8 iunie cantitatea de 11520 sticluțe de 200 ml și 1440 sticluțe de 500 ml.

Ca atare, cele două facturi privesc o cantitate totală de 20169 sticluțe de 200 ml și 6480 sticluțe de 500 ml.

Nu rezultă la ce s-a raportat instanța de apel când a apreciat că distribuirea a cca 20169 sticluțe de 200 ml și 6480 sticluțe de 500 ml pe an, în 1999 și 2000 - chiar presupunând că și în anul 1999 s-a distribuit în România aceeași cantitate precum cea care face obiectul celor două facturi din 2000, deși din convenția din 1999 nu rezultă cantitatea de produse - reprezintă o cantitate suficient de mare pentru a fundamenta concluzia că semnul utilizat de autorul reclamantei pentru a-și desemna produsele a devenit cunoscut în România la nivelul anului 2001 și că s-a creat o piață și o cerere pentru acest produs.

Ca atare, susținerea recurentelor în sensul că această concluzie a instanței de apel este insuficient motivată este corectă.

În al doilea rând, instanța de apel a reținut că faptele ce relevă intenția frauduloasă rezidă în:

- modalitatea în care s-a acționat pentru inducerea în rândul clientelei formate pentru produsul "picături suedeze" a confuziei/asocierii între produsele importate și produsele realizate de D.;

- în faptul că pârâții, prin administratorul comun, au continuat să folosească pe propriile produse marca B. aparținând reclamantei, precum și ambalaje și etichete cu aspect quasi-identic cu cele ale produselor austriece deja cunoscute pe piață, înlocuind produsul original deja cunoscut publicului cu un alt produs, dar prezentat de așa natură încât publicul să îl perceapă ca fiind produsul original.

Din aceste circumstanțe instanța de apel a ajuns la concluzia că la formularea cererii de înregistrare a mărcii B. în România s-a urmărit să se profite de clientela deja formată pentru produsele pe care era deja aplicată marca B., clientelă ce s-a apreciat că fusese formată prin punerea pe piața din România a unei cantități mari de produse importate de la firma austriacă și că scopul înregistrării mărcii B. în România nu a fost acela de a diferenția produsele D. de produsele altei societăți, ci, dimpotrivă, de a crea confuzie și, prin aceasta, de o profita de piața deja formată pentru produsul austriac comercializat sub aceeași marcă.

Instanța de apel a mai reținut că intenția frauduloasă rezultă din conduita anterioară și concomitentă cererii de înregistrare a mărcii B..

Este de observat că instanța de apel, pentru a stabili intenția titularului mărcii a cărei anulare se cere în cauză la data depunerii mărcii spre înregistrare, octombrie 2004, s-a raportat la conduita acestuia, prin administratorul său, la momentul prezumat al încetării comercializării produselor autorului reclamantei în România, și anume cel mai târziu în anul 2001, deși nu a menționat expres acest lucru.

În raport cu acel moment (2001), aparent, a stabilit instanța de apel că produsele autorului reclamantei, vândute sub semnul B., au devenit cunoscute pe piața din România și că pârâții au încercat să profite de această cunoaștere prin vânzarea propriilor produse sub semnul B., incluzând ambalajul asemănător, și astfel preluarea clientelei produselor autorului reclamantei.

Totuși, așa cum s-a menționat anterior, intenția frauduloasă a titularului mărcii trebuie determinată la momentul depunerii spre înregistrare a mărcii, iar aceasta trebuie să fie în sensul că prin înregistrarea mărcii (și folosirea ei ulterioară) se urmărește să se profite de renumele (cunoașterea pe piață) a unui semn folosit anterior ori se tinde la înlăturarea de pe piață a unui competitor care se află pe acea piață sau încearcă să intre pe acea piață, deci că intenția titularului mărcii la data înregistrării nu a fost de a folosi marca sau de a-și proteja propria afacere.

Stabilirea intenției neloiale și, în consecință, a relei credințe trebuia să fie raportată la nivelul lunii octombrie 2004, când a fost depusă marca spre înregistrare întrucât fapta imputată este reaua-credință la depunerea spre înregistrare a mărcii a cărei anulare se cere în cauză, iar nu prezumata deturnare a clientelei de la nivelul anului 2001.

Ca atare, instanța de apel trebuia să se concentreze asupra momentului octombrie 2004, al depunerii mărcii în cauză spre înregistrare, și să determine care a fost intenția titularului mărcii a cărei anulare se cere la acea dată, după care să motiveze argumentat în ce măsură circumstanțele care au avut loc la nivelul 1999-2001, inclusiv cunoașterea intenției intrării pe piață de la acel moment, pot influența stabilirea relei credințe la depunerea spre înregistrare a mărcii în cauză.

În consecință, decizia atacată este insuficient motivată, neputându-se stabili în această fază procesuală dacă instanța de apel a interpretat corect îndeplinirea condițiilor necesare pentru a se reține reaua credință la înregistrarea mărcii în cauză.

În ceea ce privește argumentul similarității ambalajelor, în rejudecare instanța de apel urmează să evalueze apărările pârâtelor prin care se susține că reclamanta nu a făcut dovada că ambalajele atașate cererii sale sunt cele din perioada relevantă pentru aprecierea relei credințe, ținând cont și de faptul că instanța de apel a reținut că "publicitatea făcută în România la un moment dat produsului "picături suedeze" a conținut imaginea produsului importat, cu scrierea în limba germană, dar purtând mențiunea "produs distribuit în România de C. … sub licență D. …", așa cum rezultă din a doua imagine reprodusă mai jos în coloana stângă, astfel cum rezultă aceasta din paginile de publicitate depuse de pârâte la fila x din vol. II al dosarului secției a V-a a Tribunalului.", în timp ce la fila indicată se află un contract de publicitate din 2014.

În ceea ce privește motivele de recurs referitoare la partea din decizia atacată prin care s-a admis cererea de obligare a pârâtelor recurenta la plata despăgubirilor către reclamantă pentru săvârșirea faptelor de concurență neloială, sunt de reținut următoarele.

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, sub nr. x/2014, la data de 10.06.2014, reclamanta Eva B. a chemat în judecată pe pârâții S.C. C. S.R.L., S.C. D. S.R.L. solicitând, în contradictoriu și cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, sa se dispună:

- anularea înregistrării mărcii individuale verbale B. nr. x, cu protecție din 04.05.2005, aparținând pârâtei C. S.R.L., pentru motivul că înregistrarea a fost solicitată cu rea-credință, pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998;

- obligarea pârâtelor la plata în solidar a unei despăgubiri de 100.000 euro și 5% din vânzările realizate pe piața din România a produselor comercializate sub B. pentru fiecare an începând cu anul 2012, pe temeiul art. 3 din O.U.G. nr. 100/2005;

- publicarea în E. a hotărârii ce se va pronunța, rămasă definitivă și irevocabilă, și efectuarea mențiunilor necesare și în R.N.M.

Prin sentința nr. 937/15.07.2016, Tribunalul București, secția a III-a civilă a respins această cerere ca neîntemeiată.

Cu privire la petitul al doilea al cererii prin care se cere obligarea pârâtelor la plata despăgubirilor, prima instanță a reținut că nu a fost dovedit, raportat la faptul că nu s-a probat înregistrarea mărcii în cauză cu rea-credință și la faptul că nu sunt aplicabile în cauză dispozițiile referitoare la concurența neloială, întrucât reclamanta nu s-a intersectat pe aceeași piață cu pârâtele până în 2004 și nu a utilizat B..

Împotriva sentinței a declarat apel reclamanta.

Referitor la petitul al doilea al cererii de chemare în judecată, apelanta a arătat că a dovedit faptul că înregistrarea B. în România s-a făcut cu rea-credință și apreciază că se impune despăgubirea titularului mărcii, iar în ceea ce privește fundamentarea acestui petit a apreciat că sunt aplicabile prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 100/2005.

Apelanta a mai arătat că, dată fiind prezența pe piață a B., prin activitatea pârâtelor s-a creat o situație evidentă de concurență neloială în defavoarea activității apelantei, iar în ceea ce privește cuantificarea despăgubirilor, în fapt, este vorba despre o sumă fixă cu titlu de despăgubiri și beneficiul nerealizat de către apelantă, datorită concurenței neloiale exercitate de către cele două pârâte în ultimii trei ani, în cuantum de 5% din veniturile realizate de către pârâte, astfel cum se practică în cazul contractelor avute cu parteneri ai reclamantei.

Prin decizia nr. 245A/15.03.2017 Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta Eva B. împotriva sentinței menționate.

Cu privire la petitul al doilea al cererii prin care se cere obligarea pârâtelor la plata despăgubirilor, instanța de apel, în primul ciclu procesual, a reținut că critica reclamantei este în sensul că, de vreme ce a dovedit că înregistrarea B. x în România s-a făcut cu rea-credință, se impune despăgubirea cu o sumă egală cu 5% din veniturile realizate de către intimatele pârâte din activitatea de concurență neloială și că atâta timp cât a reținut că pârâta S.C. C. S.R.L. s-a comportat cu bună-credință la momentul înregistrării mărcii în cauză critica este nefondată.

Motivele de recurs au privit doar analiza condițiilor referitoare la existența relei credințe la depunerea spre înregistrare a B. x în România, fiind analizate în aceste limite de către instanța de recurs prin decizia nr. 2265/5.06.2018.

Instanța de apel, în rejudecare, referitor la capătul de cerere privind despăgubirile a reținut că a fost fundamentat de reclamantă doar pe faptele de concurență neloială, că reclamanta nu a învestit instanța cu o cerere în constatarea contrafacerii mărcii B., că prejudiciul cauzat prin fapta de înregistrare cu rea-credință a mărcii B. de către C. este reparat prin anularea mărcii.

De asemenea, curtea de apel a apreciat că reclamanta nu a solicitat despăgubiri în raport cu fapta de înregistrare cu rea-credință a mărcii, din moment ce a solicitat obligarea în solidar a pârâtelor la plata despăgubirilor, în condițiile în care D. nu a participat în vreun fel la săvârșirea acestei fapte.

Ca atare, instanța de apel a apreciat că cuantificarea prejudiciului se va face doar prin raportare la faptele de concurență neloială.

Referitor la acest aspect, curtea de apel a constatat că reclamanta a solicitat obligarea în solidar a pârâtelor la plata sumei de 100.000 euro și 5% din vânzările realizate pe piața din România a produselor comercializate sub marca B. pentru fiecare an începând cu anul 2012.

Legat de acest aspect este de reținut că cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la 10.06.2014.

În continuare, instanța de apel a reținut că urmare a faptelor pârâtelor s-a ajuns la preluarea clientelei ce se formase pe piața din România pentru produsul "picături suedeze B." și, totodată, încetarea pătrunderii pe piața din România a acestui produs ca urmare a înlocuirii lui cu produsul "picături suedeze" produs de D. și comercializat sub semnul și apoi marca națională B. și că este echitabil și adecvat a stabili despăgubirile prin raportare la cât ar fi putut obține reclamanta dacă ar fi acordat pârâtelor dreptul de producție și comercializare a produselor sub marca B., astfel încât nu s-ar fi pus problema acaparării clientelei prin mijloace neoneste.

De asemenea, instanța de apel a mai reținut că ambele pârâte au concurat la producerea prejudiciului, D. fabricând produse sub semnul și apoi sub marca națională B., iar C. comercializând aceste produse, ambele pârâte cunoscând, prin factorul lor decizional - asociatul J., că semnul B. este folosit în mod legitim de o altă întreprindere, atât ca nume comercial, cât și ca marcă, pentru produse quasi-identice atât prin natura lor, cât și prin aspectul comercial al acestora. S-a mai reținut că contribuția fiecărei părți la producerea prejudiciului nu poate fi departajată, așa încât, având în vedere dispozițiile art. 1370 C. civ., pârâtele au fost obligate în solidar la plata despăgubirilor.

Mai este de remarcat că în cadrul considerentelor legate de stabilirea relei-credințe la înregistrarea mărcii a cărei anulare se cere în cauză, instanța de apel a reținut că în condițiile în care C. cunoștea că semnul B. era folosit de un alt comerciant pentru produse care fuseseră comercializate pe teritoriul României, înregistrarea semnului B. ca marcă pentru produse quasi-identice celor ce fuseseră pe piața din România sub același semn, utilizat legitim de un alt comerciant, constituie și un act de concurență neloială.

Din cele expuse anterior rezultă existența în cadrul considerentelor deciziei atacate referitor la analiza acestui capăt de cerere statuări contradictorii, care ignoră problemele de drept dezlegate în fazele anterioare ale procesului, aplicarea legii raportat la apărările părților și condițiile care trebuiau verificate atât pentru stabilirea existenței unei fapte de concurență neloială, cât și a celor legate de îndeplinirea răspunderii civile delictuale, așa cum se va reliefa mai jos.

În primul rând, așa cum s-a reținut mai sus, cu privire la petitul al doilea al cererii prin care se cere obligarea pârâtelor la plata despăgubirilor, instanța de apel, în primul ciclu procesual, a reținut că fapta de concurență neloială imputată, de care a fost legată cererea de despăgubiri, decurge din constatarea înregistrării mărcii cu rea credință, iar cu privire la conținutul faptei de concurență neloială pretinsă de reclamantă, astfel calificat de instanța de apel, nu s-a formulat recurs.

În rejudecară, instanța de apel a reținut, pe de o parte, că prejudiciul cauzat prin fapta de înregistrare cu rea-credință a mărcii B. de către C. este reparat prin anularea mărcii, iar pe de altă parte, că solicitarea despăgubirilor a fost fundamentat de reclamantă doar pe faptele de concurență neloială.

De asemenea, curtea de apel a apreciat că reclamanta nu a solicitat despăgubiri în raport cu fapta de înregistrare cu rea-credință a mărcii, din moment ce a solicitat obligarea în solidar a pârâtelor la plata despăgubirilor, în condițiile în care D. nu a participat în vreun fel la săvârșirea acestei fapte.

Ca atare, instanța de apel a apreciat că cuantificarea prejudiciului se va face doar prin raportare la faptele de concurență neloială.

Totuși, când a trecut la analiza condițiilor răspunderii civile delictuale în raport de fapta de concurență neloială pretinsă (fapta ilicită) nu a avut în vedere dispozițiile rămase irevocabile ale deciziei pronunțate în apel în ciclul procesual anterior, și anume că fapta de concurență neloială imputată de care a fost legată cererea de despăgubiri rezidă în înregistrării mărcii cu rea credință, ci a considerat că fapta de concurență neloială constă în preluarea clientelei ce se formase pe piața din România pentru produsul "picături suedeze B." și, totodată, determinarea încetării pătrunderii pe piața din România a acestui produs ca urmare a înlocuirii lui cu produsul "picături suedeze" produs de D. și comercializat sub semnul și apoi marca națională B..

Mai mult, în condițiile în care dispozițiile rămase irevocabile ale deciziei pronunțate în apel în ciclul procesual anterior, sunt în sensul că fapta de concurență neloială imputată de care a fost legată cererea de despăgubiri rezidă în înregistrarea mărcii cu rea credință, iar în rejudecare instanța de apel a reținut că prejudiciul cauzat prin fapta de înregistrare cu rea-credință a mărcii B. de către C. este reparat prin anularea mărcii, identificarea unei fapte de concurență neloială cu un alt conținut decât cel pretins de către reclamantă, în temeiul căreia au fost acordate despăgubiri, nu este justificată de către instanța de apel.

În al doilea rând, este de reținut că reclamanta a solicitat obligarea în solidar a pârâtelor la plata sumei de 100.000 euro și 5% din vânzările realizate pe piața din România a produselor comercializate sub marca B. pentru fiecare an începând cu anul 2012, cererea de chemare în judecată fiind înregistrată la 10.06.2014.

Instanța de apel a considerat că fapta de concurență neloială constă în preluarea clientelei ce se formase pe piața din România pentru produsul "picături suedeze B." și, totodată, determinarea încetării pătrunderii pe piața din România a acestui produs ca urmare a înlocuirii lui cu produsul "picături suedeze" produs de D. și comercializat sub semnul și apoi marca națională B..

Fapta de preluare a clientelei ce s-ar fi format pe piața din România pentru produsul "picături suedeze B." și, totodată, determinarea încetării pătrunderii pe piața din România a acestui produs ca urmare a înlocuirii lui cu produsul "picături suedeze" produs de D. nu putea avea loc decât în preajma anului 2001 când se poate presupune că produsele importate de către asociatul comun J. nu au mai fost comercializate în România.

În acest caz nu este justificată de către instanța de apel legătura de cauzalitate dintre eventuala faptă de concurență neloială menționată anterior și prejudiciul solicitat a fi reparat pentru perioada de după anul 2012.

De asemenea, nu este motivată respingerea apărării formulate de către reclamantă a neîndeplinirii condiției concurenței neloiale a coexistenței pe aceeași piață din România cel puțin raportat la aceeași perioadă pentru care se cer despăgubirile, și pentru care trebuia constatată săvârșirea faptei de concurență neloială și în ce rezidă aceasta pentru fiecare dintre pârâți.

Este evident că nu poate reprezenta o motivare justificată cea reținută de instanța de apel în sensul că ‹‹pârâtele nu pot invoca lipsa concurenței reclamantei pentru aceleași produse după anul 2004, când C. a înregistrat în România marca B., întrucât această înregistrare a constituit o piedică pe care pârâtele au pus-o comercializării de către reclamantă pe piața din România a produselor sub marca "B."››, având în vedere că reclamanta și autorul său aveau la dispoziție încă de la înregistrarea acestei mărci pârghiile necesare pentru solicitarea anulării pentru aceleași motive care fac obiectul prezentului litigiu.

De altfel, chiar în cazul decăderii din drepturi asupra unei mărci înregistrate se consideră că înregistrarea mărcilor a căror anulare se solicită nu reprezintă un motiv care să justifice lipsa de folosire a mărcii. Faptul că poate exista un conflict între marca cu privire la care se solicită dovedirea folosirii și alte mărci existente pe piață, conflict care poate genera o stare de incertitudine pentru titular, nu justifică nefolosirea mărcii. Pot reprezenta astfel de rațiuni pentru neutilizarea mărcii interdicțiile/restricțiile impuse de stat sau de instanțele judecătorești, dar nu amenințarea declanșării unui proces sau chiar existența unui proces pe rol, și cu atât mai puțin existența unui concurent pe piață care ar folosi un semn similar.

În consecință, sub aspectele menționate anterior, raportat la argumentele formulate de către recurente, se reține îndeplinirea condițiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

În ceea ce privește motivul de recurs prin care se susține că prevederile O.U.G. nr. 100/2005 ar fi fost reținute greșit ca temei de drept pentru acordarea despăgubirilor, întrucât nu ar fi incidente în materie de concurență neloială, este de reținut că instanța de apel nu le-a avut în vedere pentru a se reține că prejudiciul este prezumat, cum greșit susțin recurentele.

Așa cum rezultă din menționarea în mod expres în hotărârea atacată, instanța de apel a reținut că a luat în considerare dispozițiile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005 doar ca un criteriu considerat de reclamantă ca fiind adecvat și pentru calcularea despăgubirilor cauzate reclamantei prin faptele de concurență neloială despre care a constatat că ar fi fost săvârșite de către pârâte, criteriu despre care nu s-a susținut că ar fi mai puțin favorabil decât cel al răspunderii civile delictuale de drept comun.

Referitor la aplicarea greșită a art. 1357 și 1385 C. civ. în cazul despăgubirilor acordate pentru săvârșirea unor fapte de concurență neloială, așa cum s-a reținut mai sus, decizia atacată conține argumente determinante pentru soluția pronunțată contradictorii, neclare și neconcordante celor dezlegate anterior în ciclurile procesuale anterioare, referitoare la aceste fapte, fiind astfel insuficient motivată, astfel că instanța de recurs nu poate analiza în această fază procesuală dacă există vreun motiv de nelegalitate în sensul susținut de către recurente.

În consecință, în temeiul art. 497 raportat la art. 496 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâtele S.C. C. S.R.L. și S.C. D. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 150 A din 04 februarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2014.

Casează decizia atacată și trimite cauza, spre rejudecare, la aceeași curte de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 15 iunie 2021.