ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 579/2021

Ședința publică din data de 23 martie 2021

asupra cauzei de față, constată următoarele;

I. Circumstanțele cauzei

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 11.04.2019, sub nr. x/2019, reclamanta A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L., următoarele: să se constate că folosirea de către pârâtă a denumirii B. în activitatea comercială încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor înregistrate național C. nr. x, marcă combinată înregistrată pentru produse din clasele 16, 18, 21, 35, 39 și C. nr. x, marcă verbală înregistrată pentru produsele din clasele 16, 17, 18 și 21; să se dispună obligarea pârâtei să înceteze de îndată pe teritoriul României folosirea neautorizată a denumirii B. în activitatea comercială a acesteia, în special oferirea produselor sau comercializarea, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn, conform art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința nr. 3978/20.11.2019, Tribunalul Ilfov, secția Civilă a admis cererea, a constatat că folosirea neautorizată de către pârâtă a denumirii B., în activitatea comercială, încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcilor C. nr. x- marcă combinată înregistrată pentru produsele din clasele 16, 18, 21, 35, 39 și C. nr. x - marcă verbală înregistrată pentru produsele din clasele 16, 17, 18, 21; a obligat pârâta să înceteze de îndată folosirea neautorizată, pe teritoriul României, a denumirii B. în activitatea comercială a acesteia, în special, oferirea produselor sau comercializarea, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn și utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, importul sau exportul produselor sub acest semn, cu cheltuieli de judecată.

Prin decizia nr. 1210A/1.10.2020, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva sentinței civile menționate, a schimbat sentința apelată, în sensul că a respins acțiunea, ca neîntemeiată, a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către apelantă în cuantum de 6798,47 RON, pentru judecata de primă instanță, respectiv 3409,35 RON pentru judecata în apel.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta A. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate pe temeiul dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

Cu titlu prealabil, recurenta a menționat că este de acord cu privire la faptul că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (forma în vigoare la data depunerii acțiunii), însușindu-și dezlegarea instanței de apel pe acest aspect.

Prin motivele de recurs, s-a susținut, pe de o parte, că instanța de apel a făcut o aplicare greșită a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și a nesocotit principiile rezultate din jurisprudența CJUE cu privire la evaluarea semnelor în conflict, iar pe de altă parte, că hotărârea recurată conține motive contradictorii, după cum urmează:

- Elementele complexe ale mărcii reclamantei au fost evaluate în mod individual și trunchiat de către instanța de apel, fără a se determina impresia de ansamblu creată prin asocierea elementelor mărcii, în comparație cu semnul utilizat de către pârâtă. În mod greșit, instanța a exclus din analiza similarității semnelor în conflict elementul "pack" pe care l-a considerat uzual.

În cauză, nu s-a reclamat utilizarea semnului "pack" de către intimată, iar denumirea B., folosită de intimată, încorporează marca C.. Intimata folosește denumirea B. cu funcția de marcă, pentru servicii similare oferite de reclamantă sub marca C..

Denumirile B. și C. provin, este adevărat, din limba engleză:

"B." s-ar putea traduce "noi împachetăm", iar în celalalt caz s-ar putea înțelege "e-împachetare" sau ambalare electronică. Segmentul de consumatori vizat, vorbitor de limba română, nu va traduce aceste două denumiri, ci le va percepe ca atare.

Chiar dacă s-ar considera, așa cum a reținut instanța, că elementul "pack" este uzual, acesta nu poate fi exclus din analiza mărcii. Relevantă în acest sens este hotărârea din cauza C-705/17 Hansson, în care CJUE statuează că elementele descriptive ale unei mărci complexe nu pot fi excluse de plano din analiza similarității a două semne în conflict.

- Hotărârea cuprinde motive contradictorii, în sensul că instanța de apel, pe de o parte, și-a însușit analiza primei instanțe cu privire la similaritatea semantică și conceptuală a semnelor, dar, pe de altă parte, a făcut o analiză parțială a mărcilor contrară celei a primei instanțe și concluzionează că semnul intimatei are distinctivitate prin adăugarea particulei "we" la cuvântul "pack", având, astfel, o conotație diferită de marca reclamantei.

Recurenta a susținut că, astfel cum a reținut prima instanță, semnele în conflict sunt similare din punct de vedere semantic și conceptual, mai mult, sunt similare până la identitate și vizează servicii identice.

Din punct de vedere fonetic, diferența de o literă plasată la începutul semnului intimatei este insuficientă pentru ca semnele să fie considerate diferite, acestea pronunțându-se în mod similar. Diferențele dintre mărcile reclamantei și denumirea folosita de intimată sunt nesemnificative, deoarece elementele dominante ale celor două semne sunt cele verbale. Totodată, elementul figurativ al semnului folosit de intimată nu este de natura să-i confere distinctivitate. Conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când o marca este compusă atât din elemente verbale, cât și figurative, elementul verbal este, în principiu, mai distinctiv decât cel figurativ, deoarece consumatorul mediu se va referi mai ușor la bunuri prin numele acestora, decât încercând să descrie elementul grafic al mărcii (Cauza T-104/01 Oberhauser v OHIM - Petit Libero (Fifties), para 47).

Contrar considerentelor instanței de apel, conform cărora marca combinată a reclamantei a obținut distinctivitate împreună cu semnul grafic, existența semnului grafic nu exclude riscul de confuzie și de asociere dintre semne, deoarece în percepția consumatorilor vor fi reținute cu precădere elementele verbale ale semnelor.

Diferențele dintre mărcile reclamantei și denumirea folosită de intimată sunt nesemnificative. În ceea ce privește elementele verbale C. și B., din perspectiva consumatorului roman, mediu, relativ de bine informat, de atent și de circumspect, există foarte puține diferențe. Este vorba despre cuvinte care au o lungime similară și coincid în ceea ce privește denumirea C.. Elementele dominante ale celor două semne sunt cele verbale, iar conform jurisprudenței CJUE, marca și semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie, fără a accentua diferențele pe care un consumator nu le-ar remarca.

Un consumator care ar privi semnele în conflict nu ar putea să realizeze că serviciile oferite prin intermediul acestora sunt diferite și că provin de la două entități complet diferite, riscul de confuzie fiind ridicat.

În ceea ce privește partea verbală a mărcii, aceasta prezintă cel mai puternic impact, atât în compunerea mărcii, cat și în percepția publicului, consumatorul putând în acest fel să identifice mai ușor marca. Pentru o marca compusă din element verbal și element figurativ, elementul verbal are în principiu un impact mai puternic, consumatorul mediu se va referi mai simplu la marcă și la bunurile sau serviciile protejate de aceasta prin nume, decât să se refere printr-o descriere a elementului figurativ.

- În evaluarea riscului de confuzie, instanța de apel a făcut o analiză greșită a distinctivității semnelor în conflict, inclusiv din perspectiva publicului relevant, ajungând, practic, la concluzia nelegală a lipsei de distinctivitate a unei mărci înregistrate.

Prin decizia recurată s-a făcut confuzie între distinctivitatea în general a unei mărci care îi permite să îndeplinească funcția de bază (motiv absolut care se analizează în cadrul procedurii de înregistrare al mărcii) și distinctivitatea mărcii anterioare opuse ca fiind unul dintre aspectele în analiza riscului de confuzie incluzând riscul de asociere pentru consumatori.

Or, în analiza riscului de confuzie incluzând riscul de asociere pentru consumatori, se iau în considerare, pe lângă similaritatea mărcilor și identitatea produselor vizate, și gradul de cunoaștere al mărcii anterioare opuse, precum și distinctivitatea acesteia.

Excluzând identitatea dintre elementele verbale ale semnelor în conflict, motivat de faptul că acestea ar fi uzuale, instanța de apel a procedat în mod greșit, infirmând, practic, validitatea mărcilor anterioare.

Chiar dacă, într-adevăr, caracterul distinctiv al mărcilor joacă un rol în evaluarea riscului de confuzie, acesta nu este decât unul dintre elementele luate în considerare în evaluare. Este posibil să existe un risc de confuzie în cazul unei mărci anterioare cu un caracter distinctiv redus, întrucât semnele sunt identice, iar produsele și serviciile sunt similare (de exemplu, Compressor technology și GC, Pages Jaunes, din jurisprudența CJUE). În cazul de față, vorbim despre semne similare până la identitate, pentru servicii similare. Elementul grafic al semnului folosit de intimată nu conferă distinctivitate semnului prin comparație cu marca anterioară a reclamantei.

Recurenta a mai susținut că instanța de apel nu a analizat semnele în conflict din perspectiva consumatorului vizat.

În cauză, segmentul de consumatori vizat este identic, respectiv consumatorul interesat de produse de împachetat. Nivelul de atenție al consumatorului vizat este unul normal, acesta neavând de multe ori ocazia să facă o comparație directă între semnele în speță, ci trebuie să se încreadă în imaginea infidelă a mărcilor pe care o păstrează în amintire. Similaritatea strânsă între semne, precum și similaritatea produselor sau serviciilor sunt indicii ale existenței riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere.

- În mod greșit, instanța de apel a apreciat că nivelul de distinctivitate dobândit prin utilizarea mărcii trebuie să fie la nivelul unei mărci notorii, nefăcând nicio apreciere în concret și în raport de probele administrate asupra distinctivității dobândite prin utilizare.

Astfel, instanța de apel a echivalat în mod greșit nivelul ridicat de distinctivitate al mărcii cu notorietatea acesteia.

Pentru distinctivitatea dobândită în urma utilizării, titularul de marcă trebuie să dovedească capacitatea mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, provenind de la acesta și, astfel, să distingă aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi. În schimb, pentru dovedirea notorietății, cel care o invocă trebuie să facă dovada că marca este larg cunoscuta în cazul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă li se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România. Este excesiv să se considere că o marca pretins a fi slabă are caracter distinctiv dobândit prin utilizare numai dacă titularul dovedește că în urma utilizării mărcii aceasta a devenit cunoscută la nivelul unei mărci notorii.

În acest sens, conform jurisprudenței CJUE, pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci și, în consecință, pentru a aprecia caracterul său distinctiv deosebit, instanța naționala trebuie sa aprecieze în mod global capacitatea mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată provenind de la o anumită întreprindere și, astfel, să distingă aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik).

Caracterul distinctiv al mărcii anterioare și, în special, reputația sa trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilește dacă similitudinea dintre produse și servicii este suficientă pentru a da naștere riscului de confuzie (Hotărârea din 29/09/1998, C-39/97, Canon, para 24).

Instanța de fond a reținut un nivel ridicat de distinctivitate al mărcilor reclamantei obținut prin utilizarea mărcii, fapt necontestat de intimată în apelul formulat. Astfel, instanța a arătat în mod corect faptul că, prin depunerea planșelor foto la dosarul cauzei și a contractelor de furnizare produse încheiate cu diverși beneficiari, reclamanta a făcut dovada câștigării unui public fidel în România. Pe lângă furnizarea produselor în lanțuri de magazine, reclamanta a făcut dovada promovării mărcii în cadrul desfășurării a diferite evenimente, marca bucurându-se de un nivel înalt de protecție.

S-a mai arătat că, în timp ce intimata fost înființată în anul 2018, recurenta s-a constituit în anul 1994, fiind în prezent unul dintre cei mai apreciați furnizori de produse de uz casnic din polietilenă și polipropilenă din România, produse ce pot fi găsite în principalele rețele, precum și în micile și marile magazine din țară, datorită distribuitorilor săi; ocupă primul loc pe piață la categoria comercializare produse de uz casnic precum bureți sau lavete și locul al doilea sau al treilea pentru saci, pungi și folii. Marca C. a fost înregistrată încă din anul 2002, iar această denumire a devenit cunoscută în asociere cu serviciile oferite, obținând prin utilizare un grad de distinctivitate ridicat asupra acestora. Prin urmare, este evident că intimata încearcă să profite de pe urma recunoașterii recurentei și a investițiilor sale.

Cele două societăți se suprapun pe piața distribuitorilor naționali, iar consumatorii recurentei sunt induși în eroare de similitudinea denumirilor C. și B.. În acest sens, inclusiv unul dintre distribuitorii săi a cumpărat, din eroare, produse de la intimată, crezând că acestea provin de la recurentă, făcând confuzie între marcă și semnul folosit de intimată.

Totodată, în condițiile în care reclamanta deține două mărci anterioare care conțin denumirea C., dintre care una simplă, iar una combinată, un consumator poate fi ușor dus în eroare prin apariția unei alte denumiri similare până la identitate precum semnul intimatei, chiar dacă acesta nu reproduce și elementul grafic al mărcii combinate anterioare, iar intimata nu aplică această denumire pe produse, ci pe site-ul său. Chiar dacă se consideră că mărcile diferă din punct de vedere vizual, acestea sunt puternic similare din perspectiva semantică și conceptuală, ceea ce generează riscul de confuzie și de asociere în percepția consumatorilor.

Recurenta a arătat că semnul B. este folosit cu funcția de marcă pentru servicii din clasa 35, identice cu cele pentru care marca combinată a reclamantei este înregistrată, respectiv pentru servicii complementare serviciilor din celelalte clase pentru care sunt protejate mărcile. În ceea ce privește marca verbală, deși este înregistrată pentru produse din clasa 16 (care includ ambalaje din plastic, folii, lavete, saci, sacose, pungi; cărți de joc; caractere tipografice; clișee; folii stretch și folii din aluminiu), deoarece aceste produse sunt comercializate sub aceeași marcă, se consideră că protecția mărcii acoperă și serviciile de comercializare a lor.

Intimata comercializează sub denumirea B. produse similare, astfel că se poate crea în percepția consumatorului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere între semne, cu atât mai mult cu cât pe site-ul B..ro, platforma online a intimatei, nu apar mărcile produselor comercializate, ceea ce poate determina un consumator să creadă că sunt produse de intimată.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru considerentele ce succed.

Motivele de recurs formulate de reclamanta A. S.R.L. au vizat, în esență, următoarele aspecte: contrarietatea între considerentele deciziei recurate în privința analizei semnelor în conflict și a aprecierii referitoare la similaritatea conceptuală; compararea semnelor în conflict prin evaluarea individuală și izolată a elementelor semnelor complexe, și nu prin aprecierea semnelor ca întreg, pe baza impresiei de ansamblu create de acestea; aprecierea greșită a distinctivității mărcilor reclamantei, inclusiv din perspectiva asimilării eronate cu notorietatea mărcii, în evaluarea riscului de confuzie, a distinctivității pronunțate a acesteia, dobândite prin utilizare; ignorarea unor factori relevanți în evaluarea riscului de confuzie, respectiv a caracterului distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei, identitatea unora dintre servicii și gradul ridicat de similaritate al altor servicii, precum și al produselor.

În ceea ce privește critica vizând contrarietatea între considerentele deciziei recurate, Înalta Curte constată că este fondată.

În conformitate cu art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., casarea unei hotărâri se poate dispune atunci când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.

Prin decizia recurată, instanța de apel a arătat în mod explicit faptul își însușește analiza făcută de tribunal cu privire la compararea semnelor, ceea ce înseamnă că a confirmat existența similarității auditive și conceptuale în privința semnelor C. și B. (tribunalul apreciind că prezența în construcția ambelor semne în conflict, ca element central, a cuvântului "pack" determină similaritatea din punct de vedere semantic, dar și fonetic), precum și absența similarității vizuale.

În continuare, s-a arătat că nu va fi însușit, totuși, modul în care tribunalul a înlăturat consecințele ce decurg din natura descriptivă a cuvântului "pack" regăsit în elementul verbal al mărcii reclamantei și al semnului pârâtei, analiză diferită care conduce la o altă concluzie decât cea a primei instanțe.

Astfel, instanța de apel a constatat, pe de o parte, că particula "we" din semnul B. utilizat de către pârâtă asigură acestui semn o anumită conotație (ideea de "noi împachetăm"), care este diferită de conotația "on-line" a mărcii C., iar, pe de altă parte, caracterul distinctiv scăzut al mărcii C., cu o slabă protecție, dată fiind prezența elementului descriptiv.

Din aceste considerente, rezultă că prin consecințe ce decurg din natura descriptivă a cuvântului "pack", ce ar fi fost greșit înlăturate de către tribunal, instanța de apel a înțeles nu numai caracterul de marcă "slabă" al mărcii C., dar și conotația diferită a semnului B., dată de particula "we".

Această ultimă apreciere este de natură să excludă similaritatea conceptuală, întrucât se presupune că publicul relevant percepe în mod diferit semnificația semnelor C. și B..

Or, concluzia lipsei similarității conceptuale contrazice însăși premisa reținută în debutul considerentelor deciziei, anume existența unei asemenea similarități, cu atât mai mult cu cât era vorba despre un aspect instanța de apel nu intenționase să-l reanalizeze.

În consecință, urmează a fi admisă critica recurentei referitoare la contrarietatea între considerentele deciziei de apel.

Cât privește susținerile recurentei referitoare la modul de comparare a semnelor în conflict, acestea evocă jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia aprecierea similarității dintre semne nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unui semn complex și la compararea acesteia cu un alt semn, ci, dimpotrivă, comparația trebuie să se efectueze prin examinarea globală a semnelor în cauză, apreciat fiecare ca întreg (de exemplu, hotărârile pronunțate în cauzele C-334/05 Shaker și C-193/06 Nestlé).

Înalta Curte constată că, în cauză, că instanța de apel a făcut o apreciere globală a similarității vizuale, fonetice sau conceptuale dintre semnele în conflict, luând în considerare toate elementele fiecărui semn, fără a se limita la elementul verbal "pack" - regăsit în ambele semne, C. și B..

Dacă s-ar constata contrariul, ar fi inevitabilă concluzia unui semn descriptiv, așadar nedistinctiv per se, în privința mărcilor C. ale reclamantei, în condițiile în care instanța de apel a apreciat că elementul "pack" este descriptiv în raport de produsele pentru care mărcile au fost înregistrate.

Or, atare concluzie, reproșată, de altfel, prin motivele de recurs - care nu ar putea fi acceptată, din moment ce operează o prezumție de validitate, așadar de distinctivitate, în privința oricărei mărci înregistrate, până la anularea acesteia pentru absența condiției de fond a distinctivității -, nu corespunde realității: instanța de apel a constatat că mărcile înregistrate ale reclamantei sunt distinctive, dar au un grad scăzut de distinctivitate, din cauza elementului descriptiv "pack", fiind mărci "slabe".

Așadar, nu pot fi primite susținerile referitoare la ignorarea, în analiza similarității și, implicit, a riscului de confuzie, a imaginii de ansamblu a semnelor în conflict.

În schimb, sunt fondate toate celelalte susțineri ale recurentei, pe aspectele vizate de motivele de recurs și, în special, în ceea ce privește limitarea la notorietatea mărcii a distinctivității dobândite prin utilizare, în evaluarea globală a riscului de confuzie, din perspectiva modului de aplicare a legii de către instanța de apel.

În prealabil acestui din urmă aspect, trebuie analizat, prin prisma susținerilor recurentei, dacă aprecierea din decizia recurată în privința distinctivității per se a semnelor în conflict relevă o aplicare greșită a criteriilor de evaluare a acestei noțiuni autonome.

Incontestabil, distinctivitatea mărcii, în sensul art. 2 din Legea nr. 84/1998, respectiv aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianți de pe piață, se stabilește prin raportare la produsul pe care semnul este aplicat și prin percepția publicului relevant, respectiv consumatorul mediu al produsului, rezonabil de atent și de informat în privința acestuia.

În cauză, instanța de apel, confirmând aprecierea tribunalului, a constatat caracterul descriptiv al elementului dominant "pack" în raport cu materiale de ambalare (pungi alimentare, folii aluminiu, saci menajeri), precum și cu servicii de distribuire a acestora, pentru care au fost înregistrate mărcile C. ale reclamantei și pentru care, totodată, este folosit semnul B. al pârâtei.

S-a făcut referire la dispozițiile art. 5 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998 pentru a se constata prezența unui termen descriptiv uzual în domeniul produselor/serviciilor comercializate.

În mod evident, nu s-a făcut o aplicare directă a normei invocate, care vizează, fără legătură cu obiectul cauzei, motive absolute de refuz la înregistrare a unei mărci, ci instanța de apel a preluat din conținutul acesteia definirea semnelor descriptive de produs sau serviciu, pentru a stabili puterea distinctivă a mărcilor reclamantei, în raport de elementul verbal "pack", considerat dominant.

Păstrând referința analizei, se reține, așadar, că prin "termen descriptiv uzual în domeniul produselor/serviciilor comercializate", instanța de apel a avut în vedere fie semne sau indicații "devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante" (art. 5 lit. c), fie semne sau indicații "putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora" (art. 5 lit. d).

Pentru a constata că "pack" este un termen descriptiv uzual pentru respectivele produse sau servicii, instanța de apel a pornit de la traducerea din limba engleză a cuvântului "pack" (pachet, ambalaj, cutie).

Astfel, s-a apreciat că publicul percepe această semnificație ca atare chiar și în prezența altor elemente, respectiv în construcția C., iar în semnul B. percepe, mai mult, că este vorba despre pronumele "we" din limba engleză, având reprezentarea sensului întregului ca fiind "noi împachetăm".

Înalta Curte notează că aprecierea unei mărci sau a unui element dominant al unei mărci complexe trebuie raportată la publicul vorbitor de limba română, dat fiind faptul că mărcile înregistrate în România beneficiază de protecție națională.

Or, din această perspectivă, nu se poate reține axiomatic faptul că publicul format din consumatorii români percepe cuvântul de limbă engleză "pack", în mod neechivoc, drept o desemnare uzuală în comerț a produselor sau a serviciilor în discuție ori o indicație în comerț a felului sau a destinației acestora și că, în acest fel, există riscul de a se ajunge - prin intermediul dreptului exclusiv la marcă asupra întregului dominat de acest element - la un monopol inacceptabil al titularului asupra unui cuvânt din domeniul public (precum, de exemplu, în cazul unei mărci ce conține cuvântul "bilet" pentru servicii de comercializare de bilete la diferite evenimente).

În situația unui cuvânt aparținând vocabularului unei alte limbi, este subînțeleasă aptitudinea acestuia de a servi drept o indicație certă și neechivocă a unei caracteristici a produsului doar dacă acel cuvânt este preluat ca atare în limba română, fie numai în limbajul curent, ori este folosit în mod obișnuit în practica comercială pentru a desemna produse sau servicii de ambalare/împachetare, iar consumatorul român îl conștientizează ca atare.

În alte situații, nu se poate exclude posibilitatea, indicată prin motivele de recurs, ca publicul format din consumatori români, deși realizează că este vorba despre un cuvânt în limba engleză și poate chiar cunoaște ori cel puțin își dă seama de semnificația acestuia, să nu dea mai multă importanță traducerii decât ar da în cazul oricărei alte denumiri într-o limbă străină, în special limba engleză, întâlnite în comerț.

Consumatorul român se confruntă în mod obișnuit cu folosirea în comerț de denumiri în alte limbi și este posibil ca, dată fiind frecvența acestor situații, și în speță să recunoască o situație de același gen, dar fără să dea în mod particular atenție traducerii, respectiv să facă asocierea necesară și neechivocă între sensul cuvântului și produsul sau serviciul comercializat.

Este posibil, așadar, astfel cum s-a arătat prin motivele de recurs, ca pentru consumatorul român, marca verbală C. - și, în egală măsură, elementul verbal din marca combinată -, să fie o denumire fantezistă, constatare ce creează premisele unei alte concluzii decât cea la care a ajuns instanța de apel în privința gradului de distinctivitate al mărcii și ale unei alte analize a riscului de confuzie, în contextul preluării integrale a mărcii în semnul B., cu aceeași poziționare și scris cu aceleași caractere ca marca verbală.

Prin decizia recurată, nu s-a făcut, însă, analiza distinctivității intrinseci a mărcilor în raport de percepția consumatorului român, în sensul celor menționate anterior.

Totodată, nu au fost demonstrate, din aceeași perspectivă, nici aprecierile potrivit cărora acest public atribuie fără echivoc semnului pârâtei, prin particula "we", sensul de "noi împachetăm" și, mai mult, atare conținut semantic este diferit de cel al mărcilor reclamantei, care relevă, potrivit instanței de apel, tot semnificația de ambalare/împachetare, chiar dacă în comerțul electronic.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că sunt fondate susținerile recurentei pe acest aspect și le va admite ca atare.

Nu în ultimul rând, tot prin prisma motivelor de recurs, se constată că instanța de apel a infirmat aprecierea primei instanțe referitoare la distinctivitatea mărcilor C., dobândită prin utilizarea în comerț.

Trebuie precizat că instanța de apel a adus corectura necesară considerentelor primei instanțe, prin care s-a apreciat că mărcile C. sunt descriptive, iar distinctivitatea ca atare a fost dobândită abia prin utilizarea în comerț, ulterior înregistrării.

Marca beneficiază prin înregistrare de o prezumție de validitate, așadar, de distinctivitate, până la anularea înregistrării, astfel încât, prin utilizare, gradul de distinctivitate a mărcii poate crește, astfel cum, în mod corect, a nuanțat instanța de apel apărările reclamantei în acest sens.

În schimb, instanța de apel a apreciat în mod greșit faptul că doar un grad înalt de distinctivitate, de tipul notorietății, este relevant în evaluarea riscului de confuzie, necesară pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

În conformitate cu art. 2 lit. d) din Legea nr. 84/1998, marca notorie este definită drept "marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă".

De asemenea, conform art. 36 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, titularul unei mărci înregistrate "poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: (...) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora".

Din aceste texte de lege, rezultă că legiuitorul face distincție între marca notorie și cea care a dobândit o anumită reputație în România, în sensul că, deși ambele presupun cunoașterea de către public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, ca urmare a utilizării pe piață, și ambele beneficiază de o protecție extinsă, gradul diferit în care publicul le cunoaște conduce la efecte juridice diferite din perspectiva protecției.

Astfel, marca notorie se bucură de protecție în România chiar în absența înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în timp ce marca de renume trebuie să fie o marcă înregistrată, dar titularul are prerogativa de a interzice utilizarea acesteia de către un terț chiar pentru produse/servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată și fără a face dovada riscului de confuzie (cerut în cazul de la art. 36 alin. (2) lit. b).

Aceste precizări sunt necesare pentru a se observa că legiuitorul recunoaște o protecție extinsă unei mărci înregistrate și în cazul în care cunoașterea sa de către public, ca urmare a utilizării în comerț, nu atinge nivelul notorietății.

Chiar dacă marca de renume sau cu o anumită reputație în România este menționată doar în ipoteza de la art. 36 alin. (2) lit. c) din lege, trebuie să se constate că, în măsura în care protecția extinsă operează și pentru produse/servicii diferite, a fortori aceste mărci trebuie recunoscute și în ipoteza de la art. 36 alin. (2) lit. b) din lege, care se referă la produse/servicii identice sau similare, sub condiția dovedirii existenței unui risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Un anumit nivel de cunoaștere a mărcii înregistrate în rândul publicului se reflectă asupra caracterului distinctiv al acesteia, care variază, astfel, în timp față de momentul înregistrării, iar evaluarea puterii distinctive, în raport de percepția publicului relevant, în măsura în care este invocată o distinctivitate sporită ca urmare a utilizării, trebuie să țină cont de situația de la momentul litigiului.

Și în jurisprudența constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C-251/95 Sabel), s-a arătat că printre factorii relevanți în aprecierea globală a riscului de confuzie și aflați în interdependență figurează caracterul distinctiv al mărcii anterioare, care determină întinderea protecției sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Au relevanță, în egală măsură, caracterul distinctiv intrinsec și caracterul distinctiv dobândit, la momentul evaluării, prin folosirea semnului în cursul comerțului.

Întrucât renumele mărcii presupune cunoașterea mărcii de către o parte semnificativă a publicului, în examinarea acestei condiții trebuie să se ia în considerare toate elementele relevante, în special cota de piață deținută de marca vizată, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, importanța investițiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova (hotărârea CJUE din cauza C-375/97 General Motors, paragrafe 26-27).

În consecință, Înalta Curte constată că, în mod greșit, instanța de apel a limitat distinctivitatea dobândită prin utilizare, relevantă în evaluarea riscului de confuzie, la notorietatea mărcii, fiind fondată critica recurentei pe acest aspect.

Procedând astfel, instanța de apel nu a avut în vedere un factor relevant în analiza globală a riscului de confuzie, respectiv caracterul distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei, constatat ca atare de către prima instanță, după cum nu a făcut nicio apreciere referitoare la identitatea/similaritatea produselor/serviciilor, respectiv gradul de similaritate între produsele/serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantei și cele pentru care este folosit semnul pârâtei, fiind fondate susținerile în acest sens ale recurentei.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul și, pe temeiul art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată și va trimite cauza la aceeași instanță de apel, pentru rejudecarea apelului prin prisma dezlegărilor prin prezenta decizie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1210A din 1 octombrie 2020 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 23 martie 2021.