ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 331/2014

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 331/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de față,

constată următoarele:

Prin acțiunea

înregistrată la data de 1 aprilie 2011 pe rolul Tribunalului București sub nr. 24165/3/2011,

reclamanta V. S.p.a.Via Turati, 16/18 Milano, Italia, prin mandatar autorizat

Rominvent SA, a chemat în judecată pe pârâta SC V.T. SRL, Oficiul Național al

Registrului Comerțului (O.N.R.C.), Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Timiș, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică,

Vodafone România SA, pentru ca, în contradictoriu cu acestea să se constate

încălcarea dreptului de folosire exclusivă ce aparține reclamantei, titulara

mărcii V. și a numelui comercial, V. S.p.a; să se constate că folosirea numelui

comercial și a numelui de domeniu x și y încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor

V. și a numelui comercial aparținând reclamantei; să se interzică folosirea

numelui comercial al pârâtei înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. x și

să fie obligată pârâta la schimbarea numelui comercial, într-o denumire care să

nu mai includă sub nicio formă mărcile V. și numele comercial, în termen de 15

zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța;

interzicerea folosirii numelui de domeniu x și y și obligarea Institutul Național de

Cercetare - Dezvoltare în Informatică să efectueze transferul acestui domeniu

către reclamantă, după plata taxelor aferente și efectuarea procedurii

administrative de înregistrare; publicarea într-un ziar cu tiraj național a

dispozitivului hotărârii, în 10 zile de la rămânerea definitivă a acesteia.

În

motivarea acțiunii, s-a arătat că V. Garavani, originar din Voghera, Italia a

absolvit Institutul de Modă S.M. din Milano, iar în industria modei este numele

care desăvârșește conceptul Haute Couture. V. S.p.a face parte din V. Fashion

Group, unul dintre cele mai mari din lumea modei care operează în peste 70 de

țări numărând peste 1250 puncte de vânzare. Firma oferă o gamă largă de produse

de lux care include genți, pantofi, țesături, accesorii din piele, ochelari,

ceasuri și parfumuri.

V. S.p.a

este titularul numelui comercial și al mărcilor V., mărci care au fost

înregistrate la nivel comunitar, dar și la nivel internațional.

S-au anexat

cererii de chemare în judecată extrase ale mărcilor internaționale înregistrate,

România fiind țară desemnată pentru protecție; de asemenea, s-a făcut și dovada

înregistrării mărcilor comunitare pentru produsele din clasele 24 (textile și

alte produse din materiale textile, lenjerii de pat), 25 (îmbrăcăminte), 35

(servicii de regrupare în avantajul terților al produselor textile,

managementul afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de birou,

publicitate).

Reclamanta

a mai arătat că potrivit art. 2 din legea mărcilor, acestea beneficiază de

protecție exclusivă și pe teritoriul României, în baza convențiilor

internaționale la care România este parte prin ratificarea acestora.

Totodată,

reclamanta a învederat că este și titulara numelor de domeniu x, extrase de pe acest site fiind atașate la dosar.

În ce o

privește pe pârâtă, reclamanta susține că aceasta și-a înregistrat numele

comercial și utilizează numele de domeniu x și y prin intermediul serviciul M.D. pus la

dispoziție de SC M. SA, folosindu-le în activitatea comercială pentru a promova

produse similare, fără aprobarea prealabilă a reclamantei, ceea ce demonstrează

reaua credință a acesteia, întrucât se prezumă că pârâta avea cunoștință că

reclamanta operează pe piața produselor textile, industria modei etc.

Reclamanta

pretinde că prin folosirea numelui comercial V.T. se încalcă drepturile sale exclusive

asupra mărcii V., existând risc de confuzie în rândul publicului, din cauza identității

dintre marca înregistrată și numele comercial al reclamantei și semnul folosit

de pârâtă, precum și din cauza similarității dintre serviciile protejate prin

marcă și serviciile prestate de pârâtă sub acest nume.

Pe de

altă parte, folosirea de către pârâtă a numelui comercial V.T. încalcă dreptul

reclamantei și asupra propriului nume comercial, întrucât acesta beneficiază de

protecție, fiind anterior înregistrat, în baza art. 1 alin. (2) din Convenția

de la Paris. Convenția de la Paris a fost ratificată de România prin Decretul nr.

1177/1968, astfel că numele comercial, date fiind prevederile Convenției generează

un drept de proprietate industrială. Reclamanta mai afirmă că actele comerciale

ale pârâtei, în condițiile expuse, constituie și acte de concurență neloială,

întrucât prin înregistrarea numelui comercial și a numelui de domeniu, identice

sau cel puțin similare cu ale reclamantei, apare în rândul publicului riscul de

confuzie și riscul de asociere dintre cele două societăți în dauna societății

reclamante. În același sens, sunt și dispozițiile art. 16 din T.R.I.P.S.

S-a mai

arătat că la data de 16 noiembrie 2007, pârâta a depus la O.S.I.M. pentru

înregistrare marca verbală V.T. M 2007 10592, pentru produse și servicii din

clasele 24 și 35, însă, în urma opoziției reclamantei a fost respinsă

înregistrarea acestei mărci.

Se

conchide, învederându-se că actele pârâtei constituie atât acte de contrafacere

cât și de concurență neloială.

În drept,

se invocă dispozițiile art. 6, 36, 90 din Legea nr. 84/1998, republ.; art. 5 alin.

(1) lit. a), art. 9, 14 și următoarele din Lege nr. 11/1991 privind combaterea

concurenței neloiale, art. 998-999 C. civ., O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea

respectării drepturilor de proprietate industrială.

Pârâta a formulat

întâmpinare la 14 iunie 2011 prin care a solicitat respingerea acțiunii.

Prin

sentința civilă nr. 1846 din 27 octombrie 2011, Tribunalul București, secția a

V-a civilă, a admis acțiunea, a constatat că pârâta încalcă drepturile

exclusive asupra mărcilor V. și a numelui comercial V. S.p.a aparținând

reclamantei, a interzis folosirea de către pârâtă a numelui comercial SC V.T.

și a numelui de domeniu x, a obligat Institutul de Cercetări în Informatică să

efectueze transferul acestui domeniu către reclamantă, după plata taxelor

aferente și efectuării procedurii administrative de înregistrare, a obligat pârâta

la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând echivalentul în lei a sumei de

3.000 euro, la momentul plății.

Pentru a pronunța

această sentință, tribunalul a reținut următoarele: reclamanta este persoană

juridică înregistrată în Italia, titulară exclusivă a numelui comercial și a

mărcilor V. înregistrate pe cale națională, comunitară și internațională,

beneficiind de protecție exclusivă și în România, întrucât România a ratificat prin

Decretul nr. 1176/1968 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor încheiat la 14 aprilie 1891, în forma revizuită la Stockholm.

Acest Aranjament

a reglementat constituirea unui depozit internațional al mărcilor care să

confere protecție mărcilor peste granițele naționale, pornind de la prima

înregistrare într-una dintre țările membre, România fiind țară desemnată pentru

protecție. Totodată, reclamanta este titulara numelui de domeniu www.V..com, extrase de pe acest site fiind depuse la dosarul

cauzei (filele 229-232).

Prima

instanță a reținut, totodată, că pârâta și-a înregistrat numele comercial V.T.

SRL și utilizează numele de domeniu de internet x și y, folosindu-le în activitatea comercială

pentru a promova produse similare fără aprobarea prealabilă a reclamantei, în

condițiile în care cunoștea că reclamanta este de notorietate în industria

produselor textile și a modei.

În

consecință, s-a ivit un conflict între firmă și marcă și între mărci identice

sau cel puțin similare, întrucât, pârâta cu rea credință beneficiază de

reputația mărcii reclamantei înregistrându-și ca marcă și, ulterior, ca nume

comercial, chiar marca reclamantei, anterioară și notorie.

Prin

întâmpinarea depusă la dosar, pârâta a susținut că a înregistrat marca V.T. cu

număr de depozit 2008 - 02855, număr marcă 093957 pentru clasa 20 - saltele și

structuri din lemn (suporți pentru saltele), în condițiile în care și reclamanta

deține marcă înregistrată pentru produse din clasa 20 (potrivit înscrisurilor de

la fila 38 și urm.).

Tribunalul

a apreciat că fiind vorba despre drepturi exclusive este evident că o acțiune

în justiție prin intermediul căreia titularul dreptului face apel la forța

publică pentru a obține respectarea dreptului său, este admisibilă.

În toate

cazurile, se impune însă a se realiza o analiză a celor două semne distinctive,

simpla existență a certificatului de înmatriculare a societății sau a

certificatului de înregistrare a mărcii, nefiind suficientă pentru a constata

incompatibilitatea dintre acestea, după cum nu pot demonstra „per se”

caracterul legitim al înregistrării celor două semne. Independent de utilizarea

unui cuvânt identic sau asemănător, existența riscului de confuzie sau de

asociere poate rezulta numai din cercetarea comparativă a semnelor în ansamblul

lor; or, în speță, cele două mărci și, respectiv nume comerciale sunt identice,

cuvântul „Tessuti” adăugat de pârâtă având doar o valoare descriptivă; pe de

altă parte, și reclamanta este titulara unor mărci care, alături de denumirea

de bază (V.) conțin un element figurativ, așa cum este marca internațională „Les

Chemises V.” sau „R.E.D. V. Garavani”.

Prima

instanță a reținut ă de la această regulă fac excepție mărcile notorii care nu

pot fi utilizate ca firmă de alți comercianți din același domeniu de

activitate, indiferent de existența sau inexistența riscului de confuzie. Cât

privește folosirea ca firmă a mărcii notorii de către un terț care acționează

într-un alt domeniu de activitate, nici aceasta nu poate fi acceptată, existând

riscul diluării mărcii.

Potrivit art.

8 al Convenției de la Paris, ratificată de România în 1968 prin Decretul 1167,

numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de

depunere sau înregistrare, indiferent dacă face parte sau nu dintr-o marcă. În

aceste condiții, au fost înlăturate susținerile pârâtei potrivit cărora firma V.

nu este notorie în România, întrucât nu are acces datorită prețurilor ridicate

pe care le practică, întrucât această împrejurare nu îi conferă pârâtei dreptul

de a folosi pe teritoriul României numele comercial pe care și l-a înregistrat încă

din 2003, sens în care sunt și dispozițiile art. 6 lit. d) și lit. c) din Legea

nr. 84/1998.

Marca

notorie este definită de art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998 ca fiind marca

larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii

sau la data priorității revendicate în cerere de către segmentul de public

vizat de produsele sau serviciile la care se referă marca. S-a reținut de către

tribunal că din înscrisurile de la filele 85-86 din dosar rezultă că în

portofoliul mărcilor înregistrate de reclamantă se află înscrisă și România cu

mărci înregistrate încă din 1973-1974 și ulterior, 2000, 2001, 2003. Dincolo de

acest aspect, în raport de Decretul nr. 1176/1968 de ratificare a

Aranjamentului de la Madrid și de portofoliul mărcilor V. ale reclamantei,

marca V. este, indubitabil, o marcă notorie.

Instanța

a mai reținut că potrivit art. 5 par. 1 lit. l) din Recomandarea comună privind

măsuri de protecție a mărcii binecunoscute, adoptată de Adunarea Uniunii de la Paris pentru protecția proprietății industriale și Adunarea Generală a Organizației Mondiale

a proprietății intelectuale, un element de identificare a activității

comerciale va fi în conflict cu o marcă binecunoscută dacă acesta sau o parte a

acestuia constituie o reproducere, o imitație, o traducere sau o transliterare

a mărcii binecunoscute. Folosirea acestuia indică o legătură între activitatea

comercială pentru care e utilizat și titularul mării binecunoscute de natură a

prejudicia interesele acestuia din urmă.

În

aplicarea celor anterior enunțate, prima instanță a apreciat că în speță, prin

folosirea de către pârâtă a numelui comercial V.T. există riscul să se

deterioreze ori să se dilueze de o manieră injustă caracterul distinctiv al

mărcii V., marcă binecunoscută, în condițiile în care pârâta avea cunoștință la

momentul înregistrării de existența mărcii reclamantei.

În ce

privește conflictul cu numele de domeniu, tribunalul s-a referit la

dispozițiile art. 6 din Recomandarea comună, care prevăd că un nume de domeniu

de internet va fi considerat în conflict cu o marcă binecunoscută cel puțin

dacă numele de domeniu sau o parte esențială a acestuia constituie o

reproducere, o imitare, o transliterare a unei mărci binecunoscute, iar numele

de domeniu a fost înregistrat sau acesta este folosit cu rea credință.

Întrucât

denumirea V.T. desemnează produse din clasa 20 (saltele și suporți din lemn), s-a

constatat că această clasă este vizată și prin înregistrarea mărcii internaționale

și comunitare (opozabile și în România), în timp ce semnele sunt similare,

avându-se în vedere reproducerea integrală a mărcii în denumirea numelui de

domeniu și absența caracterului distinctiv al adăugirii „.com”, ce desemnează

serviciul de gestiune al numelui de domeniu în cauză; or, luând în considerare notorietatea

mărcii opuse, riscul de confuzie este sigur, consumatorul mediu fiind sigur că

se află pe un site aparținând firmei reclamante V.; pe de altă parte, cuvântul „T.”

fiind tot de origine italiană are o valoare descriptivă în raport și de clasa

de produse pe care o desemnează, astfel că, prima instanță a apreciat că acesta

este nesemnificativ în analiza de similarității.

S-a mai

constatat că în legislația națională nu este reglementată o acțiune specifică

prin care să se prevadă soluționarea conflictului dintre o marcă notorie și un

nume de domeniu.

Tribunalul

a constatat că reclamanta este prejudiciată prin simplul fapt că nu poate

indica propria sa adresă electronică prin folosirea mărcii al cărei titular

este, cât timp pârâta, în mod nejustificat și cu rea credință, a înregistrat un

nume de domeniu identic sau cel puțin similar, astfel încât să determine

eventualii consumatori ai produselor sau serviciilor marcate prin marca notorie

să-i acceseze site-ul. S-a apreciat că pârâta, ca titular al numelui de domeniu

conflictual, ar justifica un drept sau interes legitim în înregistrarea sau

folosirea acestuia numai dacă ar avea acordul reclamantei în acest sens; or,

înregistrarea și folosirea numelui de domeniu conflictual au fost făcute cu rea

credință, chiar dacă pârâta invocă faptul că atât numele de domeniu, cât și

numele comercial reprezintă propria sa creație, corespunzând numelui său,

întrucât nu se poate prevala de nesesizarea ori de imposibilitatea obiectivă a

sesizării identității sau similarității cu marca notorie anterioară, ci a

acceptat situația astfel creată; pe de altă parte, elementul descriptiv Tessuti

(de origine italiană și nu română) nu este suficient să creeze distinctivitate

între cele două firme purtând denumirea V.

Împotriva

sentinței  de mai sus a declarat apel  pârâta SC V.T. SRL solicitând instanței

ca prin hotărârea pe care o va pronunța să admită apelul, să modifice în tot

hotărârea atacată, care este netemeinică și nelegală și, în consecință, să

respingă în tot cererea de chemare în judecată introdusă de reclamanta V. S.p.A.

având ca obiect protecția dreptului la marcă.

Prin

decizia civilă nr.

deciziei

nr. 190/ A din 20 decembrie 2012 a Curții de Apel București, Secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și

asigurări sociale, apelul pârâtei a fost respins ca nefondat.

Pentru a

decide în acest sens, instanța de apel, analizând criticile formulate de

pârâtă, a reținut următoarele:

În ce

privește necomunicarea de către tribunal la sediul pârâtei a înscrisurilor

depuse de reclamantă

în ședința publică din 22 septembrie 2011, curtea de apel a constatat că

probele propuse de părți conform art. 112 și art. 115 C. proc. civ., au fost  puse

în discuție și încuviințate în condițiile art. 132, la prima zi de înfățișare

în fața primei instanțe, aspecte ce rezultă din încheierea de  ședință de la

data de 16 iunie 2011; întrucât proba cu înscrisuri a fost administrată la termenul

din 22 septembrie 2011, tribunalul a amânat cauza cu scopul luării la

cunoștință conform art. 96 C. proc. civ., neexistând pentru instanță obligația

comunicării înscrisurilor la domiciliul sau sediul părții care a lipsit la termen;

în consecință, au fost respinse criticile cu acest obiect.

Referitor

la critica privind nepronunțarea de către tribunal  asupra excepției lipsei dovezii

calității de reprezentant, instanța de apel a constatat că în cuprinsul

încheierii din 16 iunie 2011 (fila 284, vol. I, dosar primă instanță) s-a consemnat

depunerea  procurii care face dovada calității de reprezentant deținută de Rominvent

pentru reclamantă, fiind astfel îndeplinite cerințele art. 161 C. proc. civ.,

astfel că nu mai era necesară dezbaterea excepției, care, de altfel, nici nu a

fost invocată de către pârâtă prin întâmpinare, aceasta solicitând doar a se

produce dovada calității de reprezentant.

Relativ

la prematuritatea acțiunii, curtea de apel a reținut că acțiunea în justiție prin

care titularul mărcii își apără drepturile  de proprietate intelectuală nu este

condiționată de finalizarea procedurii de  contestare a deciziilor O.S.I.M.

privind cererile de înregistrare a mărcii, o asemenea concluzie neputând fi

desprinsă din prevederile Legii nr. 84/1998; prin urmare, și această critică a

fost respinsă ca nefondată.

S-a

invocat prin motivele de apel și neanalizarea de către tribunal a aspectelor  referitoare

la înregistrarea mărcii V.T., invocate în apărare, iar instanța de apel a

înlăturat și această critică, întrucât tribunalul a fost învestit cu tranșarea

conflictului între marca înregistrată de reclamantă și numele comercial al pârâtei,

iar drepturile de proprietate intelectuală privitoare la semnul V. rezultând

din înregistrarea mărcii, nu justifică depășirea obiectului sesizării instanței,

care are în vedere interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului înregistrat

ca nume comercial, pretinzându-se că prin el însuși se încalcă dreptul la marcă

al reclamantei.

Ca urmare,

s-a apreciat că este irelevantă înregistrarea mărcii V.T. de către pârâtă pentru

clasa de produse 20 limitată la „saltele si structuri din lemn (suporți) pentru

saltele", precum și impresia de ansamblu pe care o creează mărcile aflate

în opoziție, întrucât similaritatea mărcilor deținute de cele două părți nu

constituie obiectul acțiunii și, implicit, al analizei tribunalului; pentru

același motiv, s-a apreciat a fi lipsit de relevanță argumentul  privind existența

mai multor mărci protejate la nivel comunitar sau internațional, care au în

conținutul lor cuvântul „V.”. Pe de altă parte, prin invocarea de către

reclamantă a conflictului între marca și numele  său comercial „V.” și numele comercial

al pârâtei „V.T.”, aceasta a înțeles să își protejeze drepturile numai față de pârâtă,

întrucât nicio norma legală nu o obligă să acționeze simultan împotriva tuturor

acelora care i-ar prejudicia drepturile.

S-a mai

apreciat că folosirea îndelungată a numelui comercial și campaniile publicitare

intense, invocate de apelantă, nu pot constitui argumente în combaterea susținerilor

reclamantei privind încălcarea dreptului la marcă, cunoașterea largă în rândul publicului

nefiind dovedită.

Astfel,

instanța de apel a considerat că pentru soluționarea litigiului este esențială lămurirea

problemei  existenței unui conflict între marcă și numele comercial al

reclamantei și numele comercial al pârâtei, și nu al  mărcilor celor două

părți, așa cum pretinde apelanta; în consecință, au fost înlăturate toate

criticile  referitoare la analiza comparativă a mărcilor celor două părți, deoarece

nu au constituit obiectul învestirii instanței, tribunalul constatând notorietatea

mărcii reclamantei și imposibilitatea utilizării acesteia ca firmă de alți

comercianți, întrucât există riscul diluării mărcii.

Curtea de

apel a înlăturat însă motivarea primei instanțe referitoare la notorietatea mărcii

reclamantei, întrucât nu au fost produse în cauză dovezi în acest sens, motiv

pentru care a fost primită critica având acest obiect.

Astfel,

tribunalul a reținut ca fiind pertinente pentru dovedirea  notorietății mărcilor

reclamantei înscrisurile de la filele 85-86 dosar ce reprezintă  portofoliul

mărcilor înregistrate de firma V., între care figurează și România ca țară

desemnată pentru protecție încă din 1973-1974 și ulterior, 2000, 2001, 2003.

Instanța

de apel a apreciat însă ca insuficiente aceste dovezi pentru probarea

notorietății mărcilor reclamantei prin prisma art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998

și art. 19 din H.G. nr. 1134/2010 - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Ceea ce interesează în probațiunea mărcii notorii este percepția de către segmentul

de public relevant a semnului protejat ca marcă, concluzie reflectată în conținutul

normei prin sintagma „larg cunoscută” - art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Este în sarcina celui ce afirmă notorietatea probarea în concret a acesteia,

mijloacele de probă relevante în acest sens putând fi cele reflectând în mod nemijlocit

atare percepție, respectiv sondaje de opinie efectuate de institute de specialitate

care ar permite determinarea unei proporții certe a gradului de cunoaștere.

În lipsa probelor

privind  notorietatea mărcii, instanța de apel a procedat la compararea  numelui

comercial al pârâtei cu marca reclamantei, a obiectului de activitate al pârâtei

cu cel al reclamantei și cu produsele și serviciile pentru care s-a înregistrat

marca reclamantei și a modului în care utilizarea numelui comercial al pârâtei

(ce include numele comercial al reclamantei și marca verbală a acesteia), poate

afecta identificarea produselor și serviciilor reclamantei din punctul de

vedere al sursei de proveniență.

Concluzia

curții de apel a fost în sensul că numele comercial al pârâtei încalcă dreptul la

marcă al reclamantei, având în vedere anterioritatea mărcii reclamantei, similaritatea

celor două semne, produsele și serviciile protejate  de marcă, obiectul de

activitate al pârâtei și folosirea numelui comercial în de către pârâtă în activitatea

sa comercială.

Astfel, s-a

reținut că la data înregistrării numelui comercial al pârâtei „V.T.„ - 29

septembrie 2003 (fila 87 dosar apel), reclamanta avea deja înregistrată marca internațională

764790 „V.„ cu protecție din 20 noiembrie 2000, pentru produsele din clasele 3,

9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34, 35, România fiind țară desemnată

pentru protecție (fila 154, vol. I, prima instanță).

Numele

comercial este cea care identifică în mod direct un comerciant în relațiile

sale cu clienții și partenerii de afaceri, în timp ce marca îl identifică pe comerciant

prin prisma  produselor și serviciilor sale, individualizându-l în raport cu

alți comercianți.

Instanța

de apel a constatat că numele comercial al pârâtei și marca reclamantei sunt

similare, existând risc de confuzie determinat de similaritatea produselor.

Astfel, deși apelanta afirmă că desfășoară exclusiv activități de

comercializare a saltelelor și structurilor din lemn (suporți pentru saltele,

produse încadrate în clasa 20 a Clasificării de la Nisa), din probele administrate

în cauză a rezultat că obiectul său de activitate îl constituie comerțul produselor

textile (fila 204, vol. I, dosar primă instanță); în același timp, marca

reclamantei este înregistrată și  pentru produse din clasa 20 - mobila etc., clasa

24 - textile și alte produse din materiale textile, produse textile pentru pat

etc. și clasa 25 - îmbrăcăminte; s-a apreciat că cele două semne sunt similare,

asemănarea fiind dată de elementul dominant comun V., cuvântul „tessuti” având

valoare descriptivă (în limba italiană, cu înțelesul de  „țesături”); de

asemenea, cuvântul V. constituie marca reclamantei fiind strâns legată și de numele

comercial al acesteia și a fost practic inclus în numele comercial al pârâtei;

or, stabilirea acestui element ca factor de identificare a pârâtei în calitate de

comerciant, determină dificultatea consumatorului mediu de a observa

diferențele dintre  numele comercial V.T. și marca V., care ar putea atribui

aceeași origine produselor comercializate de pârâtă cu cele ce poartă marca

reclamantei.

S-a

constatat că pârâta nu contestă că folosește numele comercial în activitatea sa

comercială și nici nu a afirmat că a avut consimțământul titularului mărcii la înregistrarea

numelui comercial.

În

consecință, s-a reținut existența riscului de confuzie în ceea ce privește

sursa de proveniență a produselor și serviciilor celor doi întreprinzători, consumatorul

mediu din cadrul segmentului de public relevant neputând să conștientizeze că produsele

comercializate de pârâtă au o altă proveniență decât cele comercializate de reclamantă,

pentru care și-a înregistrat marca; drept urmare, s-a considerat că sunt

incidente dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, reținându-se

ca fiind corectă constatarea tribunalului în sensul că pârâta încalcă drepturile

exclusive asupra mărcii V.  aparținând  reclamantei.

A fost

înlăturată ca nefondată critica privind greșita soluționare a capătului de

cerere prin care se solicita constatarea încălcării dreptului reclamantei asupra

numelui comercial și mărcii V., prin folosirea domeniilor de internet

x și, respectiv, y

, dată fiind asemănarea dintre aceste nume de domeniu

cu marca anterioară a reclamantei (numele de domeniu al pârâtei  cuprinde  marca

reclamantei și cuvântul „tessuti” având caracter descriptiv) și similaritatea produselor

comercializate, astfel încât consumatorii sau comercianții care navighează pe internet

în căutarea informațiilor legate de produsele marcate, având ca punct de plecare

marca verbală pentru a descoperi numele de domeniu, ajung la pârâtă și nu la

reclamantă, ceea ce obturează existența unor potențiali achizitori de bunuri oferite

spre vânzare de reclamantă.

Argumentul

apelantei în sensul că nu există prejudiciu întrucât reclamanta s-a plâns în

2011, deși domeniul de internet este utilizat din 2003, a fost înlăturat de

instanța de apel, întrucât titularul mărcii are posibilitatea de a alege momentul

apărării  drepturilor sale de proprietate intelectuală prin mijloacele legale pe

care le consideră adecvate și de a aprecia cu privire la  existența și întinderea

unei pagube ce rezultă din încălcarea acestor drepturi.

Conflictul

dintre un semn înregistrat ca marcă și un semn înregistrat ca nume de domeniu

este analizat în temeiul răspunderii civile delictuale, conform art. 998 - 999 C.

civ., existența prejudiciului fiind dedusă din împrejurarea că prin înregistrarea

numelui de domeniu, ce conține marca reclamantei, se creează risc de confuzie

cu privire la originea bunurilor și serviciilor oferite la acea adresă și că

reclamanta este privată de  dreptul de a înregistra în nume propriu un nume de

domeniu care să corespundă denumirii sale comerciale și mărcii înregistrate. Or,

atâta vreme  cât site-ul deținut de  pârâtă afișează că obiectul său de activitate

îl constituie comerțul produselor textile, riscul de confuzie cu marca

reclamantei, în condițiile similarității semnelor și produselor, este dovedit.

Cât privește

interzicerea folosirii numelui comercial, curtea de apel a reținut că potrivit art.

8 din Convenția de la Paris, ratificată de România în 1968 prin Decretul nr. 1167,

numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de

depunere sau înregistrare, indiferent dacă face parte sau nu dintr-o marcă.

Cu toate

acestea, s-a apreciat că utilizarea unui nume comercial poate, în anumite

circumstanțe, să însemne utilizare pe care titularul mărcii o poate interzice în

temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Directiva 84/104/CEE, interpretat de Curtea

de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-17/06 (Cauza Celine), hotărâre

obligatorie în toate statele membre UE, deci și în România, cu atât mai mult cu

cât art. 36 din Legea nr. 84/1998 transpune art. 5 din Directivă.

Instanța

de apel a apreciat că noțiunea de folosire în activitatea comercială fără consimțământul

titularului a unui semn - identic sau asemănător cu marca, include, printre

altele, și folosirea unui nume comercial.

Constatându-se

similaritatea dintre numele comercial „V.T.” și numele comercial/marca „V.”,

precum  și similaritatea produselor comercializate, s-a reținut că utilizarea numelui

comercial de  către pârâtă încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantei,

astfel că, s-a concluzionat că soluția primei instanțe de a se interzicere folosirea

de către pârâtă a numelui comercial, este temeinică și legală; de asemenea, s-a

concluzionat și în sensul legalității și temeiniciei sentinței cu privire la

dispoziția  de interzicere a folosirii numelui de domeniu și transferul

acestuia către reclamantă, nefiind formulate de către pârâtă critici  distincte

asupra modului de soluționare a acestor capete de cerere.

Față de

considerentele expuse, în temeiul art. 296 C. proc. civ., apelul pârâtei a fost

respins ca nefondat.

În termen

legal, împotriva acestei decizii, pârâta a formulat recurs, prevalându-se de

motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.

În

susținerea primului motiv de recurs (art. 304 pct. 7), pârâta a susținut că

decizia instanței de apel cuprinde motive contradictorii, în sensul că deși se

retine faptul că aceasta și-a utilizat îndelung numele comercial pe piață, se

concluzionează că această împrejurare nu poate constitui un argument în combaterea

susținerilor reclamantei privind încălcarea dreptului la marcă, întrucât

cunoașterea largă în rândul publicului nu a fost dovedită.

De

asemenea, recurenta susține că sunt întrunite și cerințele art. 304 pct. 8 C.

proc. civ.

În acest

sens, învederează că instanța de apel a interpretat greșit actul dedus

judecații, în sensul ca nu a luat în considerare utilizarea îndelungată a

numelui său comercial, criteriul privind larga cunoaștere în rândul publicului

fiind aplicabil în materia mărcilor, iar nu cu privire la numele comercial.

Recurenta

învederează că funcția mărcii este una specifică, respectiv cea de a distinge

produsele și serviciile unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce

numele comercial identifica întreaga activitate a unei societăți comerciale,

fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intra în

obiectul sau de activitate, context în care recurenta susține că este cunoscută

pe piața de aproximativ 10 ani.

Drept

urmare, într-o corectă interpretare a actului juridic dedus judecății,

recurenta solicită instanței de recurs să rețină utilizarea îndelungată a

numelui comercial SC V.T. SRL pe teritoriul României, începând cu anul 2003 și

să constate faptul că nu este încălcat dreptul la marcă al părții adverse, cu

atât mai mult cu cât, în mod corect, nu a fost reținută notorietatea mărcii V.

pe teritoriul României.

Utilizarea

numelui comercial trebuie reținută în funcție de situația de fapt, avându-se în

vedere principiul teritorialității și o perioada de timp determinată.

Recurenta

susține că utilizarea numelui sau comercial o perioadă neîntreruptă de 10 ani,

înseamnă o distinctivitate dobândita pe piață, astfel că nu se verifică cerința

riscului de confuzie și de asociere cu marca reclamantei; înscrisurile ce

dovedesc această utilizare îndelungată nu au fost reținute de curtea de apel, ceea

ce, în opinia sa se circumscrie motivului de recurs privind greșita

interpretare a actului juridic dedus judecății.

Utilizarea

și dovedirea utilizării numelui comercial V.T. din anul 2003 până în prezent,

în mod continuu.

Atât

prima instanță cât și instanța de apel au reținut că pârâta, începând din 2003

desfășoară activități de comercializare a saltelelor pe teritoriul României,

instanțele nu au concluzionat că societatea a devenit cunoscută consumatorilor

prin utilizare, datorită publicității intense derulate prin televiziunea Analog

TV sau prin mijloace proprii (peste 30 de mașini inscripționate cu denumirea V.T.,

alocate distribuirii la nivel național), prin presa, instanța de apel

înlăturând aceste argumente pentru considerentul că nu s-ar fi dovedit larga

cunoaștere în rândul publicului.

Recurenta

mai arată că a invocat în cauză dispozițiile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990

privind Registrul Comerțului, act normativ în temeiul căruia a dobândit un

drept de folosință exclusivă asupra denumirii societății, prima instanță deși

s-a evocat această apărare a sa, ea nu a fost reținută.

Instanța

de apel însă, în mod greșit a reținut faptul că numele comercial al recurentei încălcă

dreptul la marcă al reclamantei având în vedere anterioritatea mărcii acesteia,

similaritatea celor două semne, produsele și serviciile protejate de marcă,

obiectul de activitate al pârâtei și folosirea numelui comercial în activitatea

sa comercială.

Recurenta

solicită instanței de recurs a constata că în mod greșit curtea de apel a

reținut similaritatea dintre cele două semne (marca V. și, respectiv numele său

comercial SC V.T. SRL), întrucât acestea sunt diferite datorită elementului

suplimentar „T.”.

Numele comercial

SC V.T. SRL vs. Marca V.

Recurenta

arată că numele său comercial este alcătuit din două particule fonetice,

respectiv: V. + T.

Cuvântul „tessuti”

este un cuvânt de sine stătător care are consoana „s” dublă, ceea ce va atrage

atenția consumatorilor romani, el nefiind cunoscut în limba romana, însă atât

prima instanță cât și curtea de apel în mod greșit au reținut faptul ca acesta

are valoare descriptivă.

Consumatorul

roman nu va traduce denumirea „tessuti” ci va prelua acest element așa cum este

pronunțat, cu atât mai mult cu cât nu se poate vorbi despre caracterul uzual al

acestei denumiri în limbajul romanesc.

În opinia

recurentei, cuvântul „tessuti” conferă distinctivitate mărcii, consumatorul

român percepând numele comercial în ansamblu, iar nu doar V., ci în întregul

său - V.T.

Și din punct

de vedere fonetic, numele său comercial V.T., mai arată recurenta, are o

pronunție mai lungă decât marca opusă, în sensul că numele comercial are un total

de 7 silabe, pe când în cazul mărcii opuse de reclamantă există doar 4 silabe.

Astfel, în

mod corect Comisia de contestații din cadrul O.S.I.M., în cadrul contestației

pe care intimata a exercitat-o împotriva mărcii recurentei - V.T., a arătat

faptul ca acest cuvânt comun V. este foarte apropiat de numele Valentin,

respectiv Valentina din limba romana în timp ce cea de-a doua particulă

fonetică - T. - este necunoscută consumatorului român; în acest context, O.S.I.M.

a admis spre înregistrare marca reclamantei V.T., înregistrare confirmată și de

Tribunalul București.

Mai mult

decât atât, mai precizează recurenta, cuvântul „V.” este utilizat în peste 100

alte nume comerciale în România, susținere pe care o ilustrează cu numeroase

exemple.

Recurenta

face referire și la Prima Directiva a Consiliului din 21 decembrie 1988 de

apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE care

statuează ca principiu dreptul tuturor de a folosi grupuri de litere care

trebuie să primeze în fața dreptului unui titular de marcă, întrucât, în caz

contrar, s-ar conferi titularului un avantaj concurențial nejustificat.

Tratatele

internaționale ratificate de Parlamentul României fac parte integrantă din

dreptul intern, conform art. 11 din Constituția României, și sunt aplicabile și

persoanelor fizice și juridice române.

De

asemenea, conform rezoluției adoptate în ședința Comitetului Executiv de la Barcelona (30 septembrie - 5 octombrie 1990) al Asociației Internaționale pentru Protecția Proprietății

Industriale (AIPPI) se arata că un nume comercial poate beneficia de un drept

de anterioritate cu condiția să fi fost utilizat în mod continuu în comerț, pe

teritoriul țării unde se solicită protecția, pentru aceleași produse sau

servicii care corespund mărcii căreia i se opune.

În aceste

condiții, recurenta arată că numele său comercial SC V.T. SRL constituie în

fapt un drept anterior dobândit întrucât, potrivit Convenției de la Paris, numele comercial este recunoscut ca drept de proprietate industrială și este protejat

ca atare, iar în baza folosirii intense, anterioare și constante a numelui

comercial SC V.T. SRL, a solicitat și înregistrarea mărcii V.T.

Numele

comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială, așa cum rezulta și

din prevederile art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale1 la care România este parte - „Protecția

proprietății industriale are ca obiect [...] numele comercial și indicațiile de

proveniența sau denumirile de origine [...]; pe de altă parte, conform art. 8

al Convenției de la Paris, numele comercial "va fi protejat în toate țările

Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul

dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț.”

În

consecința, în condițiile în care numele comercial este un drept de proprietate

industrială și este protejat fără a exista necesitatea de înregistrare, recurenta

consideră ca acesta poate fi invocat ca un drept al său pe care îl deține și

utilizează.

De

asemenea, recurenta critică și greșita reținere a relei sale credințe, atât

timp cât aceasta utilizează pe piață numele comercial deja de 10 ani, ceea ce a

condus la dobândirea unei distinctivități, astfel cum rezultă din înscrisurile

depuse la dosar, cat în care nu se poate reține riscul de confuzie și de

asociere cu marca opusă de reclamantă care a tolerat atare folosire timp de

aproape 10 ani.

Cu toate

că ambele instanțe de fond au reținut activitățile comerciale desfășurate de recurentă

încă din anul 2003, nu s-a reținut și această utilizare a numelui comercial, de

asemenea, din anul 2003, astfel cum s-a dovedit prin probele cauzei

(publicitate etc.); o astfel de critică a fost formulată în mod explicit prin

motivele de apel.

Recurenta

solicită instanței de recurs să rețină că utilizarea numelui comercial SC V.T.

SRL a fost probată prin înscrisurile depuse la dosar, aferente anilor 2003 -

2012, înscrisuri care sunt conformate cu originalul, au dată certă și menționează

sursa emitentă (societatea SC V.T. SRL), spre deosebire de partea adversă care

a depus ca probatoriu simple printări de pe internet, care nu au dată certă și

care nu arată sursa de la care provin.

Din

perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ. -

interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății - recurenta arată că

instanțele de fond nu au luat în considerare aspectele faptice ce rezultă din

înscrisurile cauzei, și anume faptul că timp de aproximativ 10 ani părțile din

proces au coexistat pe piață ca mărci și nume comerciale, neexistând niciun

risc de confuzie și de asociere între ele, și numai după 10 ani reclamanta a

intentat acțiune în justiție în contrafacere prin care invocă riscul de

confuzie, situație în care recurenta solicită instanței de recurs reanalizarea

probelor depuse la dosar pentru a se putea constata că acestea dovedeau

utilizarea numelui său comercial.

Recurenta

invocă și greșita constatare a încălcării drepturilor reclamantei asupra

numelui comercial și mărcii V., prin folosirea domeniilor de internet x și y, decurgând

din asemănarea cu marca anterioară a reclamantei, reținându-se în mod greșit,

astfel cum deja s-a arătat că particula „tessuti” are caracter descriptiv, dar

și similaritatea produselor.

Se afirmă

de către recurentă că această concluzie este greșită întrucât aceasta a

dobândit numele de domeniu ca urmare a extinderii drepturilor sale de

proprietate intelectuală pe care le deținea deja, respectiv asupra numelui

comercial SC V.T. SRL.

De

asemenea, se semnalează faptul că reclamanta nu utilizează mărcile pe

teritoriul României, acestea nu sunt notorii pe teritoriul României, în timp ce

recurenta își utilizează drepturile pe piața din România de aproximativ 10 ani,

astfel încât consumatorii nu pot confunda cele două titulare; în acest context,

recurenta susține că motivarea instanței de apel este contradictorie în

confirmarea soluției date acestui capăt de cerere, întrucât segmentul de

consumatori este diferit.

Astfel,

mărcile opuse de către intimata reclamantă nu sunt utilizate pe piață pentru

saltele, iar reclamanta nu a făcut dovada utilizării pe piața din România a

mărcilor opuse pentru aceleași produse, mai ales pentru saltele, în condițiile

în care recurenta utilizează numele comercial încă din anul 2003.

Or,

recurenta comercializează saltele, astfel cum rezultă din facturi, contracte,

reclame și toate materialele publicitare depuse la dosar (încă de la prima

instanță), activând deci pentru o piață foarte specializată, pe când partea

adversă nu produce sau comercializează astfel de produse (saltele).

Recurenta

conchide în sensul că instanțele de fond nu au analizat situația de fapt

aferentă drepturilor în conflict, și anume faptul că aceasta utilizează

propriile sale drepturi de proprietate intelectuală în mod continuu de peste 10

ani, pe când partea adversă nu a utilizat și nu utilizează nici în prezent un drept

de proprietate intelectuală pe piața românească, mai exact nu produce sau

comercializează saltele.

Recurenta

pârâtă a anexat motivelor de recurs un opis al unor facturi emise în perioada

2004-2012, aceasta fiind menționată la poziția „client”; de asemenea, s-a depus

practică judiciară - copie a deciziei civile nr. 6754 din 15 decembrie 2010 a Înaltei

Curți de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală.

Doar

intimatul pârât Oficiul Național al Registrului Comerțului a formulat

întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

La

termenul de azi, la interpelarea Înaltei Curți, recurenta a precizat că cererea

sa nr. x de înregistrare a mărcii V.T. pentru clasa 20 de produse a fost

respinsă în mod irevocabil prin decizia Curții de Apel București; Înalta Curte

a constatat, în urma verificărilor în sistemul informatic E.C.R.I.S., că

instanța de recurs a pronunțat decizia asupra recursului declarat de V. SpA la

data 8 octombrie 2013, prin care, pe fond, a fost respinsă cererea petentei SC

V.T. SRL (recurenta cauzei de față) de înregistrarea a mărcii individuale verbale

V.T. pentru produsele din clasa 20, astfel cum cererea a fost restrânsă de

solicitant (extras fila 68 dosar recurs).

Recursul

formulat este fondat, potrivit celor ce urmează.

Deși prin

cererea de chemare în judecată intimata reclamantă s-a prevalat și de protecția

propriului numelui său comercial (în temeiul art. 8 din Convenția de la Paris), precum și de un întreg portofoliu de mărci, se impune precizarea prealabilă că în

analiza cererii în contrafacere, instanța de apel s-a raportat doar la titlul

de protecție internațională conferit reclamantei prin certificatul de

înregistrarea a mărcii V. nr. x din 20 noiembrie 2000 emis de O.M.P.I., din

cuprinsul căruia rezultă că România figurează ca țară desemnată pentru

protecție, marca fiind înregistrată pentru mai multe clase de produse și

servicii, astfel: 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34 și 35 (fila 154

dosar primă instanță); totodată, în ce o privește pe pârâtă, s-a reținut că aceasta

este titulara numelui comercial V.T. începând din 29 septembrie 2003 (fila 86

dosar apel).

În

consecință, esența litigiului de față privește conflictul dintre două drepturi

de proprietate industrială, marca al cărei titular este reclamanta (V.) și

numele comercial deținut și utilizat în activitatea sa comercială de către

pârâtă din anul 2003 (V.T.).

În deplin

acord cu dispozițiile art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998, modif. și republ.,

precum și cu cele ale art. 19 din H.G. nr. 1134/2010 de aprobare a normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 84/1998, curtea de apel a înlăturat

premisa notorietății mărcii reclamantei reținută de prima instanță, analizând

cererea în contrafacere pe temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) din legea

mărcilor, pornind de la drepturile exclusive ale titularului conferite acestuia

asupra mărcii prin înregistrare (art. 36 alin. (1)).

Tot cu

titlu preliminar, este util a se preciza că, astfel cum s-a menționat azi, în

ședință publică, la solicitarea Înaltei Curți, cererea recurentei pârâte de

înregistrare a mărcii V.T. pentru produse din clasa 20 a fost respinsă prin hotărâre judecătorească irevocabilă, astfel că recurenta este doar titulara

dreptului de proprietate industrială decurgând din înregistrarea numelui său

comercial, drept cu privire la care invocă o anumită durată și intensitate a

utilizării; contrar celor dezlegate de instanța de apel, existența unei mărci

înregistrate în favoarea pârâtei nu ar fi putut fi ignorată și, în consecință,

ar fi impus instanței o altă perspectivă de analiză a drepturilor în conflict;

însă, la acest moment, se confirmă analiza drepturilor în conflict în coordonatele

avute în vedere de instanța de apel - reclamanta - titulară de marcă înregistrată

și pârâta - titulară doar a numelui comercial.

Conflictul

dintre aceste aceste două categorii de drepturi de proprietate industrială a

fost analizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea pronunțată

în Cauza C-17/06 (Celine Sarl împotriva Celine SA), hotărâre care, deși a fost

avută în vedere de instanța de apel, a fost greșit interpretată și aplicată la

speță.

Cererea

de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de la Luxembourg a privit interpretarea articolului 5 alin. (1) din Prima Directivă 89/104/CEE a

Consiliului din 21 decembrie 1988 (dispoziții reluate identic în prezent de art.

5 alin. (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

care a înlocuit-o), în special noțiunea de „utilizare” prevăzută de acest text,

dar și analiza limitării efectelor mărcii stabilite prin art. 6 din aceeași

Directivă, textele de referință fiind transpuse și în legislația națională (art.

36 și respectiv art. 39 din Legea nr. 84/1998, republ.), ceea ce presupune că

atât în legislația Uniunii, cât și în cea națională interpretarea acestor texte

trebuie să coincidă.

Deși în Cauza

C-17/06, CJUE s-a pronunțat (în limitele învestirii sale) doar la ipoteza

utilizării de către un terț a unui semn identic pentru produse și servicii

identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca (art. 5 alin. (1) lit. a)

din Prima Directivă), în mod evident cele statuate cu valoare de principiu de

interpretare a drepturilor conferite titularului unei mărci înregistrate,

Înalta Curte apreciază că raționamentul dezvoltat de instanța europeană este

valabil mutatis mutandis și în ipoteza utilizării de către un terț a unui semn

identic sau similar cu marca pentru produse identice sau similare (art. 5 alin.

(1) lit. b) din Directivă art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998), cum

este cazul în speță.

Astfel, art.

36 alin. (2) din legea națională prevede că „(2) Titularul mărcii poate cere

instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în

activitatea lor comercială, fără consimțământul său: (…)

b) un

semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă

și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt

identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului,

incluzând riscul de asociere între semn și marcă”.

Prin

urmare, CJUE a stabilit că pentru ca titularul unei mărci înregistrate să poată

interzice utilizarea de un terț a unui semn identic cu marca sa este necesară

întrunirea unui număr de 4 condiții:

Utilizarea

să aibă loc în cadrul comerțului;

Utilizarea

să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii

Utilizarea

să aibă loc pentru produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată

marca și

Utilizarea

să aducă atingere sau să fie susceptibilă a aduce atingere funcțiilor mărcii,

în special, funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența

produselor sau a serviciilor.

În plus, în

cazul art. 5 alin. (1) lit. b) din Directivă (corespunzând dispozițiilor art. 36

alin. (2) lit. b) din legea națională), spre deosebire de cel de la art. 5 alin.

(1) lit. a), se adaugă și cerințele similarității semnelor și/sau a produselor

sau serviciilor, dar și constatarea, în condițiile acestor premise, a riscului

de confuzie; deși aceste cerințe au fost identificate de curtea de apel în mod

distinct de cele enunțate expresis verbis în Cauza Celine, evaluarea lor a avut

loc cu aplicarea greșită a regulilor ce decurg din jurisprudența constantă a

CJUE, în situații similare; în plus, analiza a fost una incompletă, astfel cum

se va arăta.

În ce

privește primele două cerințe, acestea au fost în mod corect constatate de

instanța de apel ca fiind întrunite în cauză.

Fără a se

realiza o analiză explicită, în legătură însă cu cea de-a treia condiție, instanța

de apel a conchis în sensul că „în noțiunea de folosire în activitatea

comercială fără consimțământul titularului a unui semn identic sau asemănător

cu marca, se include, printre altele, și folosirea unui nume comercial.”

Cea din

urmă concluzie este în dezacord cu dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. a) din

Legea nr. 84/1998 și cu cele statuate de CJUE în aceeași Cauză C-17/06 - cu

referire la dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Directivă - în sensul că

acest text se poate opune unei astfel de interdicții (a utilizării semnului de

către terț pentru produse, utilizare care aduce atingere sau este susceptibilă

a aduce atingere funcțiilor esențiale ale mărcii), dacă utilizarea de către

terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform

practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial, ceea ce se constituie

într-o veritabilă limită legală a efectelor mărcii.

Or,

folosirea unei denumiri sociale (SC V.T. SRL, în speță), a unui nume comercial (V.T.)

sau a unei embleme în concordanță cu funcțiile sale și în limitele protecției

conferite titularului său prin înscrierea acesteia în registrul comerțului,

deci, pentru identificarea societății sau desemnarea fondului de comerț nu

poate fi interzisă de titularul mărcii pentru că denumirea socială, numele

comercial sau emblema nu au, în sine, funcția de a distinge produse sau

servicii, funcție specifică mărcilor.

Așa

fiind, raport