ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2216/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2216/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului de

față, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 112/ A din 5 iulie 2012,

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, a a

dmis apelul declarat de

reclamanta SC G.M.G. SRL împotriva sentinței civile nr. 1949 din 15 noiembrie 2011

pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, în contradictoriu cu

pârâții SC T.B.S. SRL, SC S.B.S. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci, dispunându-se după cum urmează:

S-a schimbat

în parte sentința, în sensul că s-a admis în parte acțiunea.

Au fost obligate

pârâtele societăți comerciale să înceteze utilizarea mărcii „P.N.” sau a unui

semn asemănător, sub una din următoarele forme: aplicarea semnelor pe produse

și/ sau pe ambalaje; importul și/ sau oferirea de produse, comercializarea sau

deținerea lor în acest scop, oferirea și/ sau prestarea de servicii; utilizarea

pe documente sau pentru publicitate.

Au fost obligate

aceleași pârâtele: să închidă domeniul de internet

www.p.ro.

; să retragă, de îndată, de pe piața românească, produsele

în curs de comercializare, care poartă un semn similar mărcii reclamantei și să

le distrugă; să distrugă, de îndată, toate ambalajele și orice alte materiale

care poartă sau sunt însoțite de mărci, embleme, sau orice alte semne (grafice,

verbale, alb-negru sau colorate) cu denumirea „P.N.”; să publice în revista E.

România, pe cheltuiala proprie, dispozitivul deciziei, după rămânerea

irevocabilă și să plătească daune morale de 1.000 euro, în echivalent în lei la

data efectuării plății.

Au fost păstrate

celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a pronunța

această hotărâre, Curtea a reținut următoarele:

Prin cererea

înregistrată pe rolul Tribunalului București secția a III-a civilă, reclamanta a

susținut că a deschis în anul 2000 la București primul salon de manichiură sub numele

„P.N.”, hotărând și înregistrarea mărcii „P.N.” pentru clasa 42 (servicii

oferite de un cabinet de înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică),

obținând la data 25 iulie 2001 certificatul de înregistrare pentru marcă, nr. 47946

emis de O.S.I.M.

Reclamanta a

înregistrat și marca „P.N.” pentru clasa 44 la O.M.P.I., din 11 iulie 2007, iar

la O.S.I.M. a înregistrat cu nr. x din 22 martie 2007 marca „P.N.”, culoare

revendicată roz, pentru clasele de produse/servicii 02, 03, 16, 18, 21, 35, 40,

44, inaugurând în anul 2005 pagina web www.perfectnails.ro.

În anul 2009 a participat la Târgul de la Romexpo, unde a descoperit un stand al unei firme care copia în

detaliu marca sa înregistrată, oferind servicii identice, de manichiură, precum

și produse de specialitate sub denumirea „P.N.”. Aducând la cunoștința

administratorului societăților pârâte că este titulara mărcii „P.N.”, înregistrată

la O.S.I.M. și la O.M.P.I., care beneficiază de protecție în România și alte

țări pentru clasele de produse/ servicii înregistrate, acesta a susținut că societățile

pe care le administrează sunt filiale ale unei societăți din Ungaria, respectiv

P.N.K.F.T., iar în baza raporturilor comerciale cu aceasta importă în România

produse pentru manichiură și pedichiură sub această denumire.

Însă, în urma

verificărilor efectuate, reclamanta nu a găsit nicio marcă înregistrată în

Ungaria sau la O.M.P.I., având ca titular societatea maghiară, iar apoi a

descoperit pe internet pagina web www.perfectnail.ro,

asemănarea cu site-ul său fiind evidentă. Ulterior, a aflat că pârâtele

organizează seminarii la București și cursuri sub egida mărcii sale, fiind de

asemenea promovate produse de manichiură și pedichiură pe site, unde logo-ul

este scris în culoarea revendicată.

În drept cererea a

fost întemeiată pe dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile

și indicațiile geografice, art. 5 și 9 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea

concurenței neloiale.

Pârâtele au formulat cerere

reconvențională, prin care au solicitat anularea în parte a înregistrării

mărcii naționale combinate „P.N.” din 22 martie 2007 pentru produse din clasa

03 și obligarea O.S.I.M. la publicarea hotărârii ce urmează a se pronunța în B.O.P.I.

- Secțiunea mărci și radierea acesteia.

În motivarea cererii

reconvenționale, pârâtele au arătat că reclamanta a solicitat înregistrarea

mărcii naționale combinate „P.N.” pentru produse din clasa 03 cu rea credință,

motiv de anulare prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998

republicată. Pârâtele au utilizat marca „P.N.” pentru produse din clasa 03

anterior constituirii depozitului aferent mărcii anulabile de către reclamantă,

începând cu anul 2003, prin acte de comerț, prezența la târguri și expoziții de

care reclamanta a avut cunoștință, respectiv Congresul Internațional de

Estetică Aplicată (martie 2007); la congres au participat numeroase firme cu interes

în domeniul serviciilor de înfrumusețare, cum este și reclamanta - pârâtă, care

a solicitat la două săptămâni după acest eveniment înregistrarea mărcii 085028

și pentru produse din clasa 03, cu toate că aceasta nu a produs, nu produce și

nici nu poate produce bunuri cosmetice profesionale pentru manichiură și

pedichiură, activitate complexă, ce presupune existența unei fabrici, linii

tehnologice, utilaje performante etc.

Marca a fost

înregistrată pentru clasa 03 cu rea credință, în frauda intereselor comerciale

ale pârâtelor reclamante și pentru a bloca activitatea comercială a acestora,

deci nu într-un scop legitim și pentru a distinge propriile produse și servicii

în raport de produsele sau serviciile altor persoane, ci cu intenția de a

deturna marca de la scopul ei firesc.

Reclamanta SC G.M.G.

SA a formulat întâmpinare la cererea reconvențională formulată de pârâtele-reclamante,

solicitând respingerea acesteia ca nefondată.

Prin Sentința civilă nr.

1949 din 15 noiembrie 2011 au fost respinse acțiunea principală și cererea

reconvențională, ca neîntemeiate, instanța reținând în motivare următoarele:

Reclamanta a făcut

dovada că este titulara mai multor mărci, respectiv marca națională „P.N.” din 25

iulie 2001 - clasa 42 (servicii oferite de un cabinet de înfrumusețare,

manichiură, pedichiură, cosmetică), marca internațională „P.N.” din 11 iulie 2007-

clasa 44, marca națională „P.N.” din 22 martie 2007, culoare revendicată roz - clasele

02, 03, 16, 18, 21, 35, 40, 44. De asemenea, a deschis primul salon de

manichiură/pedichiură în București în anul 2000, iar apoi prin sistemul de

franciză a deschis alte 14 saloane în 14 județe din România, în anul 2005 înființând

pagina web www.perfectnails.ro. Din extrasul paginii web

și broșurile de prezentare rezultă că aceasta desfășoară activități de saloane

de manichiură în sistem de franciză, încheind în acest sens o serie de

contracte și promovând intens activitatea.

Din planșele foto

depuse la dosar reiese că pârâtele au prezentat diverse produse pentru

manichiură, iar din materialul publicitar rezultă că „P.N.” este o firmă cu

sediul în Ungaria, înființată în anul 1994, fiind prezentă din anul 2003 în

România, prin distribuitorul S.B. Activitatea firmei pârâte este descrisă în

broșura publicitară și este reprezentată de distribuția și ambalarea produselor

de manichiură și pedichiură provenite din SUA, precum și de organizarea de

seminarii, pentru inițierea și aprofundarea cunoștințelor în arta aplicării și

modelării unghiilor false. Firma din Ungaria distribuie mai multe mărci,

respectiv „P.N.” SUA, „C.C.” SUA, „A.C.” SUA, „M.” Germania, „C.C.” Italia, „E.S.”

Spania, „S.” Ungaria etc.

Din pagina de

prezentare a site-ului pârâtei rezultă că această firmă comercializează produse

profesionale pentru unghii aplicate, manichiură, pedichiură, coafură,

cosmetică, masaj, în calitate de filială a firmei P.N.K.F.T. din Ungaria, cu

gama „P.N.”. Pe site-ul pârâtei, în care apare denumirea „P.N.” într-un cerc cu

element figurativ, sunt promovate o serie de produse specifice și sunt anunțate

cursuri pentru manichiură, pedichiură.

Reclamanta nu

desfășoară aceleași activități ca și pârâtele, întrucât a deschis saloane de

manichiură/pedichiură sub denumirea „P.N.”, pe când pârâtele comercializează

produse fabricate în SUA cu denumirea „P.N.”, pentru manichiură/pedichiură,

organizând de asemenea cursuri și seminarii. Există astfel o diferență între

produsele importate de pârâte și serviciile pentru care sunt înregistrate

primele două mărci ale reclamantei, iar aceasta nu a dovedit că marca sa a

dobândit notorietate în România.

Totodată, nu există

identitate și nici similaritate între produse, iar în aceste condiții nu poate

exista nici risc de confuzie între marca reclamantei și semnul folosit de

pârâte în activitatea lor comercială. Nu se poate reține astfel că pârâtele au

încălcat drepturile exclusive ale reclamantei privind mărcile „P.N.”, nici în

ce privește marca „P.N.” din 22 martie 2007 înregistrată de reclamantă pentru

clasa 03, deoarece denumirea mărcii reclamantei este scrisă cu caractere

speciale, cursive, iar semnul utilizat de pârâte se prezintă într-o formă total

diferită, denumirea fiind încadrată într-o sferă și scrisă cu altfel de

caractere, cele două elemente verbale („P.” și „N.”) fiind despărțite cu o

linie de fracție. În plus, din analiza semnelor în conflict rezultă că

elementele verbale folosite de reclamantă și de pârâte sunt elemente uzuale și

descriptive, în sensul prevăzut de art. 5 lit. c) și d) din legea mărcilor,

fiind uzuale în comerț, desemnând destinația produselor și serviciilor pentru

care este înregistrată marca, indicând și calitatea acestora, în limba română

sensul fiind „manichiura perfectă”.

Sunt întemeiate

susținerile pârâtelor, în sensul că înregistrarea mărcilor a fost posibilă doar

prin elementele figurative care însoțesc semnele, față de împrejurarea că în

Registrul Național al Mărcilor din România există 40 de mărci care conțin

elementul „p.” și 17 mărci care conțin elementul „n.” sau „n.”. De asemenea, în

Registrul Internațional al Mărcilor există 142 mărci care conțin elementul

„perfect”, precum și 91 mărci care au în compunere elementul „n.”, iar în

registrul Comunitar există 230 mărci care conțin elementul „n.” și 309 mărci

care conțin elementul „p.”. Având în vedere astfel că mărcile în conflict

conțin elemente slabe, iar elementul comun este descriptiv, atenția

consumatorului se va concentra pe restul mărcii, elementele slabe distinctiv

neputând constitui monopolul unui singur comerciant, în dauna celorlalți.

Totodată, pârâtele au probat că firma din Ungaria, care furnizează produsele

comercializate în România sub denumirea „P.N.” a înregistrat marca „P.N.” la Oficiul Maghiar al Mărcilor, sub numărul, produsele sub această denumire fiind utilizate în

România anterior datei de înregistrare a mărcii reclamantei nr. x, prima dată

printr-o rețea de distribuitori independenți și/sau achiziționate de la târguri

de expoziții din Ungaria, iar ulterior, prin importurile efectuate de pârâte,

care sunt filialele societății Maghiare P.N.K.F.T., titulara mărcii „P.N.”,

menționată. Numele comercial al societății din Ungaria, înființată în 1994,

deci anterior oricărei mărci care aparține reclamantei, este identic cu marca

și este protejat conform art. 8 al Convenției de la Paris.

În concluzie, nu sunt

dovedite faptele de contrafacere și nici faptele de concurență neloială

imputate pârâtelor, nefiind

astfel incidente dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 și art. 9 din Legea

nr. 11/1991.

În ce privește

cererea reconvențională, s-a constatat că reclamanta mai avea înregistrate

anterior marca „P.N.” din 25 iulie 2001 și marca internațională „P.N.” din 11

iulie 2007, așa încât nu se poate vorbi de fraudă sau prejudicierea intereselor

pârâtelor, situație în care o persoană înregistrează o marcă după ce a luat

cunoștință de existența pe piață a acesteia, pentru a profita de renumele dobândit.

Pârâtele nu au dovedit reaua credință a reclamantei și nici că înregistrarea

mărcii s-a făcut în frauda legii sau a drepturilor lor.

Împotriva sentinței

primei instanțe a formulat cerere de apel reclamanta-pârâtă, în analiza căreia

s-au reținut următoarele:

Pornind

de constatarea că sunt diferite, prima instanță a concluzionat că nu există

identitate și nici similaritate între produsele și serviciile părților și, în

consecință, nu poate exista risc de confuzie între marca reclamantei și semnul

utilizat de societățile pârâte în activitatea lor comercială.

Constatarea

făcută de prima instanță în ce privește natura diferită a activităților

desfășurate de părțile aflate în litigiu este corectă, însă nu poate fi ignorat

faptul că cele două categorii de activități sunt complementare.

Comerțul

desfășurat de societățile pârâte cu produse pentru manichiură și pedichiură

este complementar în raport de serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile

reclamantei apelante (care, în cadrul saloanelor de profil, asigură serviciile

prin care produsele din categoria celor comercializate de pârâte ajung la

destinatar).

Altfel

spus, chiar dacă pârâtele-intimate nu prestează în mod direct servicii de

manichiură, produsele comercializate de acestea nu pot dobândi utilizarea

căreia îi sunt destinate decât prin intermediul unor asemenea servicii și,

astfel, între activitatea pe care ele o desfășoară și serviciile pentru care

reclamanta-apelantă se bucură de protecție în calitate de titular al mărcilor „P.N.”

există o vădită interdependență, ceea ce face ca utilizarea unui semn identic

sau similar cu menționatele mărci înregistrate pentru serviciile din clasele 44

și 42 (servicii oferite de un cabinet de înfrumusețare, manichiură, pedichiură,

cosmetică) să fie susceptibilă a crea un risc de asociere (privit ca și

modalitate de manifestare a riscului de confuzie) între produsele și serviciile

oferite de părți.

Activitățile

desfășurate de părți, din perspectiva încadrării lor în codul C.A.E.N., nu au

nicio relevanță în analiza referitoare la contrafacerea unei mărci, în această

materie importante fiind, pe de o parte, activitatea efectiv desfășurată de

persoana reclamată ca fiind autoarea unei fapte de contrafacere, iar, de altă

parte, categoriile de produse/servicii pentru care cel ce reclamă o astfel de

faptă beneficiază de protecție ca efect al înregistrării unei/unor mărci în

condițiile legii.

Analizând

comparativ mărcile înregistrate de reclamanta apelantă și semnul utilizat de societățile

intimate, Curtea a constatat că semnele aflate în conflict sunt similare.

Din

punct de vedere fonetic există identitate între cele două, ambele incluzând

elementul verbal „P.N.”.

Vizual,

cele două semne prezintă un ridicat grad de similaritate în condițiile în care

în mărcile reclamantei sintagma menționată reprezintă elementul dominant (în

raport de celelalte elemente ce constau în modalitatea cursivă de scriere și

culoarea revendicată), în timp ce intimatele utilizează aceeași sintagmă ca element

central al unor semne diferite (care mai includ, după caz: o linie orizontală

care separă cele două cuvinte ce compun sintagma și degetele unei mâini; un

contur sferic ce încadrează componentele menționate anterior sau o elipsă în

interiorul căreia este plasată sintagma în discuție asociată cu linia

orizontală și același element figurativ descris anterior). Mai mult, din

coroborarea declarației martorului V.G.G. cu înscrisurile (planșele

fotografice) depuse la filele 204- 209 din dosarul de fond, rezultă că pârâtele

au folosit sintagma „P.N.” într-o scriere ce o imită pe cea din mărcile

înregistrate ale reclamantei apelante, pe frontispiciul standului cu care au

participat la expoziția „Caravana Sănătății și Frumuseții” desfășurată la

Brașov, prezentându-se astfel publicului prin utilizarea unui semn identic cu

respectivele mărci.

Conceptual,

dat fiind caracterul dominant al elementului verbal „P.N.” și ținând seama

categoria de produse și servicii pentru care sunt folosite mărcile reclamantei și

semnele pârâtei, există o similaritate neîndoielnică între acestea.

Aprecierea

primei instanțe în sensul că elementele verbale din conținutul semnelor aflate

în conflict ar reprezenta elemente uzuale și descriptive nu este corectă în

condițiile în care ceea ce se impunea a fi evaluat era elementul verbal, astfel

cum se regăsește el în conținutul mărcii înregistrate, și nu traducerea

acestuia în limba română.

Nu

există niciun temei spre a se susține că, în România, construcția verbală „P.N.”

ar constitui un element verbal uzual (respectiv că ar fi de obicei folosit

pentru a desemna produsul/serviciul însuși, datorită naturii sau proprietăților

sale), în condițiile în care această construcție verbală este proprie limbii

engleze și nu se regăsește ca atare printre neologismele incluse în limba

română și uzitate în mod curent de vorbitorii de limbă română.

Este

real că respectiva construcție verbală are un caracter aluziv în ce privește

produsele și/ sau serviciile la care se referă, însă această sugestivitate nu

este una puternică, astfel că nu se poate considera că mărcile înregistrate de

reclamanta-apelantă sunt unele lipsite de distinctivitate și că, astfel, pot fi

lipsite de beneficiul exclusivității în folosire, conferit prin dispozițiile art.

36 alin. (1) din Legea nr. 84/1994.

Împrejurarea

existenței mai multor mărci înregistrate ca includ cuvintele „n.” sau „p.” nu

are relevanță în speță pentru că reperul analizei reclamate în speță este

construcția verbală „P.N.”, iar nu elementele ce formează această construcție.

În

condițiile în care semnele folosite de pârâtele intimate au un grad de

similaritate ridicat cu mărcile înregistrate de reclamantă și serviciile/produsele

pe care acestea se aplică se află într-o legătură de complementaritate

evidentă, riscul de asociere între respectivele semne și mărci este

neîndoielnic, existând în mod real posibilitatea ca destinatarii produselor și

serviciilor respective să aibă percepția existenței unei legături economice

între comercianții care le folosesc.

Notorietatea

mărcilor apelantei-reclamante nu a format obiect al acțiunii cu a cărei analiză

a fost investită prima instanță, astfel că, în raport de exigențele art. 294 alin.

(1) din C. proc. civ., nu există temei spre a fi dezlegată de instanța de

control judiciar. Aprecierea făcută de prima instanță în raport de un asemenea

reper este una care excede cadrului procesual în care a fost investită a

judeca, astfel că s-a înlăturat considerentul prin care s-a reținut că

reclamanta nu a dovedit cu probele reglementate de Legea nr. 84/1998 că marca

sa a dobândit notorietate în România.

Constatarea

instanței de fond în sensul că pârâtele-intimate folosesc în mod legitim

semnele reclamate ca fiind în conflict cu mărcile reclamantei-apelante nu este corectă.

Marca „P.N.”

a societății de naționalitate ungară de la care pârâtele intimate importă

produsele pe care sunt aplicate semnele în litigiu nu numai că nu este una

înregistrată anterior mărcilor de care s-a prevalat reclamanta-apelantă, fiind

înregistrată la data de 23 aprilie 2010, conform înscrisului aflat la fila 442

din dosarul de fond, dar nu este aptă a genera vreun drept în favoarea

pârâtelor, pentru că acestea sunt terți față de respectiva înregistrare, iar

aceasta nici nu poate asigura protecție pe teritoriul României, în raport de

prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 și art. 1 coroborat cu art. 6

din Regulamentul nr. 207/2009/CE privind marca comunitară.

Statutul

societăților pârâte de filiale ale aceleiași societăți de naționalitate ungară

nu este susținut de probatoriul administrat, înscrisurile aflate la filele

195-196 din dosarul de fond reliefând faptul că acestea sunt persoane juridice

constituite de sine stătător în condițiile legii române la 06 octombrie 2008

(SC T.B. SRL) și respectiv la 22 februarie 2007 (SC S.B. SRL), având ca

asociați persoane fizice. Aceste înscrisuri nu atestă legătura juridică care

pârâtele au pretins că ar exista între acestea și SC P.N.K.F.T. SRL din

Ungaria.

Având în vedere

considerentele reținute în precedent, Curtea a constatat că și apărarea

susținută de intimatele-pârâte, în sensul că în cauză și-ar găsi aplicare

prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998, este nefondată.

Interdicțiile la a

căror stabilire tinde reclamanta-apelantă vizează folosirea unor semne care: în

mod evident nu au nici un corespondent în denumirea societăților pârâte sau a

sediului acestora (art. 39 alin. (1) lit. a)); nu conțin indicații ce ar fi

necesare (pe teritoriul pe care este reclamată stabilirea interdicției)

referitor la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică,

perioada de fabricație a produselor comercializate sau la alte caracteristici

ale acestora (art. 39 alin. (1) lit. b)).

Apărarea potrivit

căreia produsele pe care intimatele-pârâte le comercializează sub semnul „P.N.”

ar fi fost prezente pe piața românească începând din anul 2003 este lipsită de

orice suport probator, după cum apărarea prin care susțin că ele au importat

aceleași produse înainte de înregistrarea mărcii reclamantei din 22 martie 2007

nu este susținută de dovezi care să ateste utilizarea de către pârâta SC S.B. SRL

a semnelor în litigiu pe produsele comercializate (cealaltă societate pârâtă

fiind înființată ulterior înregistrării respectivei mărci).

Conduita pârâtelor de

a utiliza (inclusiv prin deschiderea domeniului de internet www.p.ro în

activitatea comercială semne care aduc atingere dreptului exclusiv de folosință

de care se bucură reclamanta în calitate de titular al mărcilor înregistrate,

în condițiile în care acest drept le este opozabil ca efect al înregistrării

mărcilor (potrivit cu prevederile 29 și 30 din Legea nr. 84/1998), este în

contradicție cu obligația instituită prin art. 1 alin. (1) și art. 2 din Legea nr.

11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, și anume aceea potrivit căreia

„comercianții sunt obligați să își exercite activitatea cu bună-credință,

potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor și a

cerințelor concurenței loiale” și respectiv „constituie concurență neloială, în

sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în

activitatea industrială și de comercializare a produselor, de execuție a

lucrărilor, precum și de efectuare a prestărilor de servicii”.

Ca atare, această

conduită a intimatelor-pârâte are valențele unei fapte de concurență neloială

ce intră în sfera de aplicare a Legii nr. 11/1991, ce are caracter ilicit în

sensul prevederilor art. 998 din C. civ. și este, astfel, aptă a antrena

răspunderea civilă delictuală a acestora.

Vinovăția pârâtelor-intimate

este dovedită atât prin faptul că acestea au utilizat semnele în litigiu fără a

consulta registrul public în care sunt înregistrate mărcile ce conferă

reclamantei atributul exclusivității în folosirea lor, cât și prin aceea că

începând din anul 2009 reprezentanții reclamantei le-au adus expres la

cunoștință existența mărcilor înregistrate opuse semnelor ce includ sintagma „P.N.”.

Prejudiciului moral

invocat de reclamantă se confirmă în condițiile în care partea a fost nevoită

să activeze alături de comercianți concurenți a căror activitate interfera cu

comerțul său, în coordonate care exced uzanțelor comerciale loiale.

Legătura de

cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul moral astfel încercat rezultă

din însăși materialitatea faptei.

Pentru cuantificarea

despăgubirilor cuvenite reclamantei apelante trebuie avut în vedere faptul că

pârâtele au folosit semnele ce aduc atingere drepturilor acesteia o perioadă

îndelungată, respectiv începând din anii 2007, 2008 - cum reiese din răspunsurile

lor la interogatoriu, precum și împrejurarea că această folosință a continuat

chiar după solicitarea expres făcută de reclamantă, în anul 2009, de a înceta.

În egală măsură,

despăgubirile nu trebuie să constituie o sursă de îmbogățire pentru victima

faptelor de concurență neloială, ci ele trebuie să reprezinte o reparație

adecvată prejudiciului efectiv încercat.

Ca atare, suma de

1000 euro a fost apreciată ca fiind în mod rezonabil satisfăcătoare,

corespunzător criteriilor menționate.

Împotriva acestei

decizii au declarat recurs pârâtele SC S.B.S. SRL și SC T.B.S. SRL,criticând-o

pentru următoarele motive:

pronunțată cu greșita interpretare și aplicare a dispozițiilor legii, cu

aplicarea art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

S-au aplicat greșit art.

36 alin. (2) lit. b) și c) și art. 90 din Legea nr. 84/1998, deoarece s-a făcut

o greșită analiză a semnelor și nu s-a făcut o analiză a riscului de confuzie,

raportat la concluziile privind analiza semnelor și a produselor/serviciilor.

- în ceea ce privește

similaritatea semnelor.

La analiza vizuală a

semnelor, care sunt combinate, Curtea s-a raportat exclusiv la elementele „p.

”

și „n.” și nu a analizat

elementele figurative, acestea fiind total diferite.

Și argumentul potrivit

căreia similaritatea conceptuală este dată de cea a elementului verbal „P.N."

este una eronată, dată cu aplicarea greșită a legii.

Elementul-cheie ce

trebuia analizat era gradul de distinctivitate al mărcii părții adverse, gradul

de protecție pe care i-l conferă sau recunoaște legea sau instanța, iar potrivit

doctrinei în materie, aprecierea distinctivității se face în două momente: la

momentul depozitului, atunci când se examinează de către Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci posibilitatea înregistrării mărcii și, după caz, la momentul

când are loc încălcarea dreptului la marcă și trebuie să se determine pentru a se

determina câmpul de protecție al mărcii.

Prin abordarea din

cauza O.H.I.M. v. W.W. (Cazul C-191/01 P, 10 aprilie 2003, paragraful 27 și

urm.) a fost sugerat un grafic al celor două „extreme", descriptivitatea

tipică și „sugestia aluzivă”, fixându-se 3 criterii în raport de care această

analiză să fie făcută: modul în care un termen se referă la caracteristicile

produsului/serviciului (cu cât mai subiectivă este această referire, cu atât

termenul este mai slab); modul în care este perceput acest termen (cu cât e mai

obișnuit, mai curent, cu atât va fi perceput ca fiind descriptiv); cât de

semnificativă este legătura cu produsul/ serviciul, în special în mintea

consumatorului - când denumirea folosită este esențială sau centrală pentru

produs/serviciu, descriptivitatea este de netăgăduit.

Elocventă pentru

prezenta speță este și cauza „L.” (C.L.S.A.G. v. O.H.I.M., C-98/11 P), prin

care s-a menținut decizia O.H.I.M. de refuz al înregistrării mărcii „L.” ca marcă

comunitară, din cauza lipsei distinctivității acesteia. Curtea a analizat

fiecare element al mărcii raportat la produsele pentru care s-a solicitat

înregistrarea, a efectuat apoi o analiză globală a semnului, bazată pe normele

și cutumele din acea ramură industrială, opinând că elementele mărcii sunt

descriptive.

Practica Curții de

Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în analiza lipsei de distinctivitate a

semnelor care se dovedesc descriptive este în sensul efectuării acesteia din

două perspective, respectiv în raport de serviciile sau produsele pe care le

desemnează și apoi a percepției de către public .

Instanța de apel nu a

procedat la analizarea acestor elemente, ci s-a rezumat doar la a constata o

legătură de complementaritate între produse și serviciile.

Semne cu o slabă

putere distinctivă sau descriptivă, uzuale, pot constitui în anumite condiții

mărci, însă protecția juridică a acestora este limitată, oficiile naționale sau

instanțele, după caz, fiind chemate să aplice aceste principii.

S-a statuat în

doctrina și practica europeană faptul că mărcile slabe, formate tocmai din

sintagme sau cuvinte lipsite de distinctivitate, sunt așa numitele mărci

„defensive”, adică cele care generează în favoarea titularilor apanajul unei

folosiri „liniștite", netulburate din partea unui terț care ar fi obținut

el singur dreptul asupra unei mărci. Dimpotrivă, titularul mărcii slabe nu are

cum să aibă o poziție ofensivă, solicitând terților participanți în circuitul

economic să nu uziteze sintagme uzuale, comune.

Acest element modern

a fost ilustrat de Regulamentul 40/94, actualmente 207/2009, care exclude

monopolul dreptului asupra unor semne sau indicații constituite în mărci,

astfel încât terții sunt îndreptățiți la utilizarea acestora. Acest lucru a

fost statuat foarte clar în cauza C-3 83/99 P „B.D.”, una din cauzele de

referință ale Curții Uniunii Europene. Principiul a fost preluat și prin legea

națională - art. 39 alin. (1) lit. b) invocat atât în fața tribunalului cât și

a curții de apel, fiind vorba despre indicații care se referă la specia,

calitatea, destinația, valoarea, originea geografică a produsului sau perioada

prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale

acestora.

S-a reținut că elementele

verbale „P.N.” nu ar fi uzuale și descriptive, cu motivarea că evaluarea se face

asupra elementului verbal, cum se regăsește în conținutul mărcii înregistrate,

și nu a traducerii sale în limba română.

Însăși instanța de

apel recunoaște că elementele verbale din conținutul semnelor aflate în

conflict ar reprezenta elemente uzuale și descriptive, însă doar pentru un

vorbitor de limba engleză, deoarece această construcție verbală este proprie

limbii engleze și nu se regăsește ca atare printre neologismele incluse în

limba română.

Acest raționament

este contrar legii, deoarece limba engleză este o limbă larg cunoscută în

România, la fel ca și limba franceză, iar faptul că elementul verbal este în

limba engleză este de minimă importanță, în condițiile în care populația urbană

și educată a României (>50%) cunoaște într-o proporție covârșitoare limba

engleză. Au și dovedit că inclusiv pentru cuvinte în limba engleză caracterul

distinctiv trebuie apreciat de la caz la caz, însă instanța l-a ignorat.

Oricum, cuvântul

„perfect” este adjectiv (și) al limbii române.

Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci aplică în mod constant acest principiu, apreciind ca

fiind lipsite de distinctivitate construcții de genul „iszy cash”, pentru clasa

36 - servicii financiare; „vood'k”, pentru clasa 33 - băuturi alcoolice,

„ko-mputer”, pentru clasa 9 - calculatoare.

Este greșită concluzia

în sensul că nu are nicio relevanță că există sute de mărci care au în

componența lor cuvintele „perfect" sau „n.(s)”, avându-se în vedere

totodată și faptul că această construcție verbală „P.N.” nu se regăsește ca

atare înregistrată de către terți.

Probabil puțini

comercianți de bună-credință au încercat să obțină protecția pentru o sintagmă

compusă nu doar dintr-un singur element uzual și descriptiv, ci din două

asemenea cuvinte.

- în ceea ce privește

similaritatea produselor și serviciilor.

Produsele și

serviciile în discuție nu sunt similaritate, nefiind în interdependență.

Analiza conform

căreia nu poate fi ignorată complementaritatea activităților este inadecvată în

cauza de față, neputând fi aplicată unei situații în care se reclamă

contrafacerea unei mărci.

Două dintre cele trei

mărci ale apelantei-reclamante sunt înregistrate exclusiv pentru servicii

(oferite de un cabinet de înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică), în

timp ce produsele pârâtelor sunt produse profesionale pentru manichiură și

pedichiură, precum geluri acrilice, bonduri, ornamente pentru unghii, produse

de întreținere și îngrijire a unghiilor.

Nici în ce privește

cea de-a treia marcă a reclamantei, având numărul x, nu se poate reține o încălcare

a drepturilor datorită, printre altele, lipsei de distinctivitate a elementelor

verbale „p.” și „n.” și a individualității, respectiv formei diferite de

prezentare a elementelor figurative.

Niciodată saloanele

de manichiură/ pedichiură nu sunt și întreprinderi producătoare de produse

cosmetice, acest gen de diferență între produse și servicii și lipsa

complementarității, în fapt a legăturii dintre acestea (ca legătură menită să

creeze risc de confuzie) fiind statuată și de practica C.J.U.E. și a O.H.I.M.,

care, în cauza Long John Silver's v. Swedish Match Sverige AB a statuat că

țigările nu sunt similare cu restaurantele, nefiind nici complementare și nici

în interconexiune, cu toate că țigările pot fi fumate în restaurante.

În mod corect

instanța de fond a reținut că cele două părți nu desfășoară același tip de

activități, deoarece acestea comercializează produse fabricate în SUA cu

denumirea „P.N.” pentru manichiură și pedichiură, organizând de asemenea

cursuri și seminarii, pe când apelanta-reclamantă prestează servicii de

înfrumusețare în saloanele de manichiură/ pedichiură.

- Publicul - țintă

este diferit, iar acesta este un aspect omis

de

către instanța de apel.

Produsele pârâtelor-recurente

se adresează unui segment specializat de consumatori, pe când, dimpotrivă,

serviciile părții adverse se adresează tuturor consumatorilor, în special

femeilor care apelează la servicii de înfrumusețare.

Consumatorul căruia i

se adresează produsele profesionale din clasa 3 a Clasificării de la Nisa este

format din specialiștii tehnicieni din domeniu, un singur exemplu fiind

edificator în acest sens, respectiv cel al gelului acrilic pentru construcția

unghiilor false care nu poate fi aplicat acasă, ci doar în saloane, iar clientul

nici măcar nu cunoaște marca gelului sau a bondurilor care i s-au aplicat.

- în ceea ce privește

riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Față de elementele

mai sus arătate, trebuie să se considere că acesta nu poate fi incident.

Tehnicienii în manichiură/pedichiură cunosc foarte bine produsele cu care

lucrează, acestea făcând parte din activitatea zilnică. Acești specialiști sunt

familiarizați cu toată gama de produse prezente în piață, ierarhizându-le după

calitate, preț, avantaje, dezavantaje etc., iar ei nu vor confunda niciodată

produsele menționate mai sus și nu le vor asocia cu saloanele „P.N.” deținute

de apelanta-reclamantă.

motive contradictorii, cu aplicarea art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Deși se constată că activitățile

desfășurate de părți sunt „de natură diferită" și că recurentele „nu

prestează în mod direct servicii de manichiură” se admite, contradictoriu,

existența riscului de asociere.

Atitudinea

subiectivă, respectiv reaua-credință sub forma intenției de a exclude un terț

din circuitul comercial este demonstrată de răspunsul dat în fața primei

instanțe, conform căruia reclamanta nu fabrică produse din clasa 03 și nici nu

ar avea posibilitatea s-o facă, deoarece înființarea unei unități productive/

fabrică de cosmetice nu este un lucru facil.

Partea adversă și-a

demonstrat reaua-credință depunând un așa-zis contract de licență pe care l-a

încheiat, reprezentată fiind de P.R.G., cu SC G.B.S. SRL, reprezentată de R.P. (fostă

G.). Acest contract a fost încheiat la data de 7 octombrie 2010 și înregistrat

la O.S.I.M. pe 12 martie 2012, fiind însoțit și de câteva facturi, prin care o

societate livra celeilalte produse acrilice nominalizate ca fiind tips-uri

(vârfuri de unghii), geluri și bonder-e, identificate cu denumirea „P.N.

”

.

Acest act a fost

încheiat pro causa, pentru a demonstra interesul în înregistrarea clasei 03.

S-a încheiat între societăți având aceiași asociați și s-au întocmit câteva

facturi pe anul 2012, în care sunt identificate în mod expres produse „P.N.”, în

condițiile în care programele de contabilitate nu permit identificarea

produselor după denumire.

Analizând decizia în

raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat,

în considerarea argumentelor ce succed:

corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente, ceea ce face să nu fie

fondat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

- Contrar celor

susținute în prima critică de recurs, în analiza cerinței similarității

semnelor în conflict, impusă de dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, instanța de apel

nu s-a limitat (exclusiv) la elementele verbale, cu ignorarea elementelor

figurative.

Marca și semnul

trebuie comparate ca un întreg, cu acordarea unei ponderi mai mari elementelor

comune care ar putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un consumator

obișnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Totodată, în ceea ce privește

elementele comune, este necesar a se verifica dacă acestea sunt cele dominante

din componența semnelor combinate aflate în conflict.

Instanța de apel s-a

conformat acestor reguli diriguitoare în materie, reținând că elementul comun,dominant

și central este „P.N.”, în vreme ce celelalte componente, apreciate ca diferite

de altfel, au astfel un caracter secundar.

Modul de analiză al

instanței de apel sub acest aspect nu a fost contestat prin cererea de recurs,

nearătându-se argumentele pentru care elementele diferite din componența

semnelor aflate în conflict ar fi fost apreciate greșit ca fiind secundare și pentru

care acestea ar fi fost cele de natură să înlăture contrafacerea - așa cum

impune art. 302

1

alin. (1) lit. c) C. proc. civ.

Și în analiza

similarității conceptuale s-a plecat tot de la constatarea caracterului

dominant al elementelor comune, prin critica de recurs partea limitându-se a

arăta că acest lucru s-a făcut cu aplicarea greșită a legii, fără a se arăta

greșelile făcute de instanță sub acest aspect, cu respectarea acelorași

dispoziții procedurale susmenționate.

În cazul în care

marca și semnul au un element comun trebuie să se verifice distinctivitatea,

întrucât dacă gradul acesteia este ridicat riscul de confuzie va fi mai mare;

dacă distinctivitatea nu este atât de mare – de exemplu, dacă acel element

comun este descriptiv sau este comun mai multor mărci aparținând unor titulari

diferiți, riscul de confuzie este mai mic, atenția cumpărătorului

concentrându-se asupra restului elementelor.

Interesează astfel

gradul de distinctivitate al semnului și nu lipsa distinctivității, întrucât

prin înregistrare ca marcă i s-a recunoscut acestuia îndeplinirea cerințelor

legale - art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998prevăzând că sunt refuzate la înregistrare sau pot fi

declarate nule dacă sunt înregistrate, mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, similar art.

7 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 40/1994 în vigoare la data de

referință (acesta prevăzând că sunt refuzate la înregistrare mărcile care sunt

lipsite de caracter distinctiv). Oricum, analiza lipsei de distinctivitate a mărcilor

ar excede cadrul procesual al litigiului de față, în care s-a solicitat

anularea în parte a unei mărci naționale deținută de către reclamanta-intimată

pe motivul înregistrării cu rea credință.

Instanța de apel a

constatat în mod corect că distinctivitatea de care beneficiază mărcile este în

măsură să confere titularului beneficiul exclusivității de folosire, în lumina

dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice.

După cum s-a reținut în

decizie, ceea ce se impune a fi evaluat este elementul verbal așa cum apare în marca

înregistrată și nu traducerea lui în limba română.

Aceasta întrucât semnul

se analizează în cadrul acțiunii în contrafacere astfel cum este înregistrat și

cum este perceput de consumatorul mediu din sectorul de public relevant (român),

rezonabil de bine informat, rezonabil de circumspect și de atent - criteriu

folosit de Curtea Europeană, care nu compară, de regulă, semnele unul lângă

altul, acesta având în față, de obicei, semnul fraudulos pe care îl compară cu

amintirea avută despre marca anterioară.

Sublinierea este

necesară cu atât mai mult cu cât recurentele, cu referire la publicul țintă,

susțin că produsele lor se adresează unui segment specializat de consumatori și

nu publicului larg, pe când, dimpotrivă, serviciile părții adverse se adresează

tuturor consumatorilor, în special femeilor care apelează la servicii de

înfrumusețare.

Trimiterea la

publicul vizat, astfel cum este acesta înțeles de către recurente, este

greșită, pentru că nu acesta este vizat în acțiunea în contrafacere, ci cel

care beneficiază de serviciile unor astfel de specialiști, în saloanele de

profil - destinatarul produselor, astfel cum a reținut instanța de apel.

În determinarea caracterului

descriptiv, în analiza distinctivității, este esențial criteriul asocierii

directe și concrete, în raport cu care un termen este descriptiv atunci când el

permite unui consumator mediu din sectorul de public relevant, rezonabil de

bine informat, rezonabil de circumspect și de atent, să stabilească o asociere

directă și concretă, fără nicio reflecție în plus, între termenul folosit și

bunurile sau serviciile în legătură cu care este acesta folosit.

Or, dacă se acceptă

că termenul „p.” este descriptiv, nu este susținută aceeași ipoteză sau că ar

avea un caracter uzual și pentru cealaltă componentă a elementului comun,

respectiv „n.”.

Aceasta deoarece cuvântul

este propriu limbii engleze, nu este uzitat în mod curent de vorbitorii de

limbă română, pentru care nu se poate susține că sunt cunoscători într-o proporție

suficientă pentru contextul în discuție ai limbii engleze, astfel încât atunci

când văd semnul „P.N.” să facă o asociere directă și concretă, fără nicio reflecție

în plus, între acești termeni și bunurile sau serviciile în legătură cu care sunt

aceștia folosiți.

O astfel de asociere

se face, în schimb, văzându-se semnele folosite de pârâte. Instanța de apel a

reținut, ca situație de fapt, că în afara elementului comun,în mărcile

reclamantei-intimate celelalte elemente constau în modalitatea cursivă de

scriere și culoarea revendicată, în timp ce semnele pârâtelor-recurente mai

includ, după caz: o linie orizontală care separă cele două cuvinte ce compun sintagma

comună și degetele unei mâini; un contur sferic ce încadrează componentele

menționate anterior sau o elipsă în interiorul căreia este plasată sintagma în

discuție asociată cu linia orizontală și același element figurativ descris

anterior.

Este necesar deci ca

acest consumator să cunoască semnificația întregii sintagme, nu numai a

componentei „perfect” - singura la care se face referire în cadrul recursului

ca fiind aceeași în limbile română și engleză, marca fiind concepută în limba

engleză.

Pentru aprecierea

atitudinii sintagmei „Baby-dry”, concepută în limba engleză, de a prezenta un

caracter distinctiv a fost avut în vedere punctul de vedere al consumatorului

de limbă engleză - cauza C-383/99 Baby-dry, hotărârea Curții de Justiție a

Uniunii Europene, invocată de către pârâta-recurentă.

Un alt element

relevant în aprecierea gradului de distinctivitate este caracterul elementului

comun de a se regăsi în mai multe mărci aparținând unor titulari diferiți.

Sub acest aspect, instanța

de apel a reținut că apărarea pârâtelor în sensul că cele două cuvinte „p.” și

„n.” sunt înregistrate sub mai multe mărci nu are relevanță, întrucât reperul

analizei reclamate în speță este construcția verbală „P.N.” și nu elementele

verbale componente.

În cadrul criticii

aferente nu s-a arătat în ce constă nelegalitatea acestui mod de analiză al

instanței de apel, respectiv care sunt argumentele pentru care instanța a

greșit atunci când a apreciat că trebuie privit semnul în ansamblu și nu pe

părți în componența altor mărci înregistrate - așa cum impune art. 302

1

alin. (1) lit. c) C. proc. civ.

Instanța de apel a

făcut

o analiză a aspectelor relevate mai sus,

din perspectiva distinctivității, nerezumându-se doar a constata o legătură de

complementaritate între produse și servicii, contrar celor susținute de către

pârâtele-recurente.

Față de limitele de

analiză a semnelor și consumatorul vizat, astfel cum s-a detaliat mai sus, nu este

fondată critica prin care se invocă protecția art. 39 alin. (1) lit. b) din

această lege, care prevede că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să

folosească în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația,

valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada

prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale

acestora -

această

normă legală

reflectând dispozițiile art. 12 lit. b) din Regulamentului (CE) nr. 40/1994 al

Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, în vigoare la data

înregistrării ultimelor două mărci de către reclamanta-intimată, reluate sub

aceeași numerotare de Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26

februarie 2009 privind marca comunitară.

În considerarea

acelorași elemente, s-a dat relevanța cuvenită jurisprudenței O.H.I.M. și

Curții de Justiție a Uniunii Europene, susținută de către recurente.

Mai mult, în ceea ce

privește similaritatea semnelor, instanța de apel a reținut față de probatoriul

la care a făcut referire, aspect necontestat în recurs, că pârâtele-recurente

au folosit sintagma „P.N.” într-o scriere ce o imită pe cea din mărcile

înregistrate ale reclamantei apelante pe frontispiciul standului cu care a

participat la expoziția „Caravana Sănătății și Frumuseții” desfășurată la

Brașov, prezentându-se astfel publicului prin utilizarea unui semn identic cu

respectivele mărci.

- Este corectă și concluzia

instanței de apel, potrivit căreia între produsele comercializate de către

recurentei - intimate - pârâte și serviciile intimatei - reclamante - apelante

ar exista similaritate, acestea fiind complementare - urmare analizei complementarității

ca formă a similarității, ce se circumscrie acțiunii în contrafacere.

Pârâta - recurentă

susține, în acest context, că două dintre cele trei mărci ale apelantei-reclamante

sunt înregistrate exclusiv pentru servicii (oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică), în timp ce produsele

pârâtelor sunt profesionale pentru manichiură și pedichiură, precum geluri

acrilice, bonduri, ornamente pentru unghii, produse de întreținere și îngrijire

a unghiilor.

Acest lucru nu este

contestat, instanța reținând caracterul diferit al acestora, dar apreciind că

între acestea există un raport de complementaritate, justificat pe faptul că în

cadrul saloanelor de profil, prin care își desfășoară activitatea

reclamanta-intimată se asigură serviciile prin care produsele din categoria

celor comercializate de pârâte ajung la destinatar. Instanța a detaliat această

concluzie, arătând că deși pârâtele-intimate nu prestează în mod direct

servicii de manichiură, produsele comercializate de acestea nu pot dobândi

utilizarea căreia îi sunt destinate decât prin intermediul unor asemenea

servicii și, astfel, între activitatea pe care ele o desfășoară și serviciile

pentru care reclamanta - apelantă se bucură de protecție în calitate de titular

al mărcilor „P.N.” există o vădită interdependență, ceea ce face ca utilizarea

unui semn identic sau similar cu menționatele mărci înregistrate pentru

serviciile din clasele 44 și 42 (servicii oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică) să fie susceptibilă a crea un

risc de asociere (privit ca și modalitate de manifestare a riscului de

confuzie) între produsele și serviciile oferite de părți.

Acest raport de

complementaritate, astfel cum a fost justificat, nu a fost criticat, așa cum

impune art. 302

1

alin. (1) lit. c) C. proc. civ. Mai mult, în

critica aferentă riscului de confuzie, recurentele susțin că unul dintre

produse, respectiv cel al gelului acrilic pentru construcția unghiilor false,

nu poate fi aplicat acasă, ci doar în saloane - serviciu protejat prin mărcile

de care se prevalează intimata.

Cu privire la cea

de-a treia marcă a reclamantei, având numărul x, se susține de către pârâtele-recurente

că nu se poate reține o încălcare a drepturilor datorită, printre altele,

lipsei de distinctivitate a elementelor verbale „p.” și „n.” și a

individualității, respectiv formei diferite de prezentare a elementelor

figurative.

Critica vizează, de

fapt, similaritatea semnelor și nu a produselor sau serviciilor oferite de

către părți sub semnele în conflict. Or, așa cum s-a arătat mai sus, în condițiile

în care marca este înregistrată aceasta a respectat cerința distinctivității,

iar instanța de apel a reținut caracterul secundar al elementelor figurative,

diferite, fără ca pârâta-recurentă să formuleze critici de nelegalitate sub

acest aspect.

Nu faptul că

saloanele de manichiură/pedichiură sunt și întreprinderi producătoare de

produse cosmetice a fost apreciat ca fiind relevant de către instanță în

analiza complementarității produselor și serviciilor, ci, așa cum s-a arătat

mai sus, că în cadrul saloanelor de profil, prin care își desfășoară

activitatea reclamanta-intimată se asigură serviciile prin care produsele din

categoria celor comercializate de pârâtele-recurente ajung la destinatar.

Într-adevăr, în

decizia nr. 458 din 9 martie 2000 a O.H.I.M. s-a reținut că țigările, protejate

prin clasa 34, pot fi vândute în restaurante, protejate prin clasa 42, dar acest

lucru nu face ca produsul și serviciul să fie similare; serviciile din clasa 42

se referă la mâncăruri și băuturi, precum și autorizația dată de un producător

distribuitorului pe piață al produselor sale, în vreme ce țigările sunt

consumate de plăcere, iar natura, modul de procurare și metoda de folosire a țigărilor

sunt diferite de serviciul protejat prin clasa 42.

Situația de soluționat

prin decizia mai sus relevată este diferită de cea din speța de față, unde produsele

comercializate de către pârâtele-recurente nu pot fi utilizate de către

consumator decât în saloane pentru înfrumusețare, specializate, serviciu

protejat pe numele reclamantei-intimate sub marca reclamată a fi contrafăcută -

aspect reținut de instanța de apel și necontestat prin cererea de recurs.

Nici în ceea ce privește

organizarea de cursuri și seminarii de către pârâtele-recurente nu se poate

înlătura același caracter de similaritate, în condițiile în care acestea sunt

destinate serviciilor protejate pe numele reclamantei-intimate.

- Față

de aceste elemente, în mod corect s-a reținut în cauză și cerința referitoare

la riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Instanța

de apel a reținut că, date fiind complementaritatea produselor/ serviciilor și

faptul că semnele folosite de pârâtele au un grad de similaritate ridicat cu

mărcile înregistrate de reclamantă, riscul de asociere între respectivele semne

și mărci