ÎCCJ, decizie (scj.ro #126179)

Înregistrarea unei mărci identice cu o marcă anterioară. Acțiune în răspundere civilă delictuală a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Inexistența faptei ilicite.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

marcă

faptă ilicită

răspundere civilă delictuală

despăgubiri

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 22

Potrivit dispozițiilor art.22 din Legea nr.84/1998, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu are posibilitatea de a lua în discuție din oficiu motive relative de refuz la înregistrarea unei mărci, cum sunt cele prevăzute de art.6 alin.(1) lit. a) și b) din lege, ci doar pe cele absolute, iar pe cele relative le analizează numai în condițiile în care au fost formulate opoziții din partea celor interesați.

Ca atare, nu se poate vorbi despre o acțiune ilicită a OSIM, constând în omisiunea de a refuza înregistrarea unei mărci identică cu o marcă anterior înregistrată pentru motive de refuz relative (identitatea sau similaritatea cu o marcă anterioară, apte de a crea confuzie în percepția publicului).

Secția I civilă, decizia nr. 1142 din 5 mai 2015

Prin decizia civilă nr. 506/A din 4 decembrie 2014 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamantul D.G. împotriva sentinței civile nr. 673 din 13 mai 2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civilă în contradictoriu cu pârâții Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, S.C. R.C. S.R.L. și V.V.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut următoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 7 noiembrie 2012, reclamantul D.G. a chemat în judecată pe pârâții Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, S.C. R.C. S.R.L. și V.V., solicitând instanței să dispună: 1. constatarea exclusivității dreptului reclamantului asupra mărcii înregistrate la OSIM sub denumirea ”Downtown”, potrivit certificatului de înregistrare nr. RO48545, pentru marca 048545/31 octombrie 2001, reînnoit în anul 2011; 2. interzicerea și încetarea imediată a folosirii denumirii ”Downtown” de către pârâții S.C. R.C. S.R.L. și V.V.; 3. anularea depozitului cu nr. M201200139 din 12 ianuarie 2012 și 4. obligarea, în solidar, a pârâților la plata de despăgubiri în cuantum de 245.000 lei, reprezentând prejudiciul creat prin săvârșirea de către aceștia a faptelor de constituire a unui nou depozit asupra unei mărci deja existente de către OSIM și folosirea abuzivă a mărcii ”Downtown” în scopuri comerciale de către S.C. R.C. S.R.L. și V.V.

În motivare, reclamantul a arătat că a obținut certificatul de înregistrare a mărcii ”Downtown” în 2001, acesta fiind reînnoit în 2011 pentru clasele de produse/servicii, respectiv cls. 35, 39 și  43, ultima referindu-se la restaurante, baruri, servicii de agenție de voiaj care asigură rezervare de hoteluri, iar în anul 2012  a observat existența denumirii asemănătoare cu cea pentru care a obținut protecție.

OSIM a permis în ianuarie 2012 constituirea unui depozit titularului S.C. R.C. S.R.L. pentru marca ”Downtown Bar&Cafe”, nr.M201200139, exclusiv pentru clasa de produse/servicii 43, prin aceasta permițând o imitare frauduloasă a mărcii pentru care reclamantul deține calitatea de titular încă din 2001.

Prin urmare, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a comis o încălcare a legislației în domeniul protecției mărcilor, respectiv a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), nu a refuzat la înregistrare o marcă susceptibilă de a produce un risc de confuzie, inclusiv un risc de asociere cu o marcă anterioară, din motive de identitate sau similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează.

Pârâții V.V. și S.C. R.C. S.R.L. au arătat prin întâmpinări că, luându-se act de prezenta cerere de chemare în judecată, s-a formulat cerere de renunțare la drepturile conferite de înregistrarea mărcii.

Reclamantul a depus o precizare a acțiunii, prin care a arătat că sunt lipsite de obiect primele 3 capete ale cererii de chemare în judecată și că susține ultimul capăt al cererii, referitor la despăgubirile solicitate.

Prin sentința civilă nr. 673 din 13 mai 2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civilă s-a respins cererea precizată, ca neîntemeiată, reținându-se următoarele considerente :

Reclamantul este titularul mărcii individuale combinate, constând din denumirea ”Downtown”, cu element figurativ și culori revendicate verde și auriu, nr. 048545/31 octombrie 2001, potrivit certificatului de înregistrare nr. RO 48545 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, reînnoit până la data de 31 octombrie 2021, pentru clasele de produse și servicii 35, 39 și 43, potrivit Clasificării de la Nisa, cu mențiunea că, în conformitate cu Regula 17 alin. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, conform adresei din 17 aprilie 2002, solicitantul nu a revendicat un drept exclusiv asupra denumirii.

Pârâta S.C. R.C. S.R.L. a obținut înregistrarea depozitului reglementar de către OSIM pentru marca ”Downtown Bar&Cafe” cu nr. de depozit M201200139 pentru clasa 43 (servicii de alimentație publică și servicii de cazare temporară), publicată în BOPI nr. 1/2012, depozit cesionat pârâtului V.V., conform mențiunii din BOPI 5/2012 și deciziei OSIM nr.152015.

Cu decizia nr. 1021352 din 9 iulie 2012, OSIM a admis înregistrarea mărcii cu număr de depozit M201200139 și, la același moment, a comunicat pârâtului V.V. faptul că în baza de date au fost regăsite documente privind existența unor mărci identice cu denumirea solicitată.

După formularea prezentei acțiuni, pârâtul V.V. a solicitat retragerea de la înregistrare a mărcii „Downtown Bar&Cafe”, solicitarea fiind publicată în BOPI nr.4 din 30 aprilie 2013, astfel încât primele 3 capete ale cererii de chemare în judecată nu au mai fost susținute, fiind rămase fără obiect.

În ceea ce privește antrenarea răspunderii civile delictuale solidare a pârâților, în condițiile art. 998 - 999 C.civ., tribunalul a constatat că OSIM a acționat în limita competențelor legale (analizând depozitul pârâților în condițiile art. 22 din Legea nr. 84/1998, care nu impun analiza din oficiu a motivelor de refuz prevăzute de art. 6 din lege). Prin urmare, neexistând o obligație legală care să fi fost încălcată, nu există nici o faptă ilicită care să poată fi reținută în sarcina acestui pârât.

În ceea ce privește folosirea de către pârâți a mărcii reclamantului, tribunalul a constatat că nu s-a făcut dovada unei activități comerciale în acest sens, motiv pentru care nici fapta ilicită a acestor pârâți nu poate fi susținută. Nici prejudiciul justificat de reclamant ca decurgând din necesitatea relocării afacerii în Brașov nu a fost dovedit.

În aceste condiții, nefiind îndeplinite condițiile cumulative pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâților, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Împotriva sentinței a declarat apel reclamantul, apreciat ca fiind nefondat.

Potrivit art.22 din Legea nr.84/1998, în forma în vigoare atât la data depunerii cererii pârâtei SC R.C. SRL de înregistrare a mărcii în dispută cât și la data analizei și înregistrării acesteia, OSIM nu mai are posibilitatea de a lua în discuție din oficiu motive relative de refuz la înregistrare, cum sunt cele prevăzute de art.6 alin. (1) lit. a) și b) din lege, ci doar pe cele absolute [art.22 alin. (3), mai cu seamă lit. c)], iar pe cele relative doar în condițiile în care au fost formulate opoziții din partea celor interesați [art.22 alin. (4)].

Ca atare, nu se poate vorbi despre o acțiune ilicită a OSIM constând în omisiunea de a refuza pârâților înregistrarea mărcii în dispută pentru motive de refuz relative (identitatea sau similaritatea

cu o marcă anterioară, apte de a crea confuzie în percepția publicului).

În orice caz, chiar și în forma anterioară a legii, care permitea luarea în considerare din oficiu inclusiv a motivelor de refuz prevăzute de art.6 alin.1 lit. a) și b), nu se poate vorbi despre o faptă ilicită a OSIM prin admiterea la înregistrare a unei mărci similare, câtă vreme este vorba despre un act emis în cadrul competențelor sale legale, ce îi acordă un drept de apreciere cu privire la gradul de distinctivitate, act pentru contestarea căruia cel interesat are pârghii legale (opoziție, acțiune în anulare, etc).

În lipsa caracterului ilicit al faptei, nu poate fi angajată răspunderea civilă delictuală  a OSIM.

În ceea ce îi privește pe pârâții V.V. și SC R.C., Curtea a observat că solicitarea adresată OSIM de înregistrare a unei mărci nu constituie o faptă ilicită, după cum nici deținerea  sau utilizarea unei mărci legal înregistrată de OSIM (cea înregistrată la cererea SC R.C., respectiv „Downtown Bar&Cafe”) nu constituie  fapte ilicite pentru a angaja răspunderea delictuală.

Apelantul nu a demonstrat că pârâții ar fi utilizat în vreun chip în activitatea lor marca înregistrată și

ulterior radiată în urma cererii de retragere, astfel încât nu se poate vorbi despre un prejudiciu.

De altfel, apelanta nu a explicitat în cererile sale în ce anume constă prejudiciul cauzat, cu excepția unei referiri orale, generice, la „profitul nerealizat” și „pagube cauzate de folosirea fără drept  a mărcii”.

Or, în speță, profitul nerealizat ar putea fi solicitat în măsura în care, prin înregistrarea mărcii similare de către pârâți, ar fi fost afectate beneficiile reclamantului decurgând din propria sa marcă; nu s-a arătat care ar fi fost aceste beneficii ale reclamantului (ca persoană fizică) și, mai ales, nu s-a demonstrat cum, simpla înregistrare a unei mărci similare, dar neutilizată de către pârâți, ar fi împiedicat aceste beneficii de care reclamantul pretinde că ar fi fost lipsit.

Pe de altă parte, nu se poate discuta despre pagube produse de „folosirea” fără drept a mărcii de către pârâți, de vreme ce nu a existat o „folosire”.

Împrejurarea că intimatul ar fi fost barman în cadrul societății care folosea legal marca  "Downtown" poate avea importanță în ceea ce privește reaua-credință la înregistrarea mărcii  similare, însă nu are nicio concludență cu privire la existența și întinderea pretinsului prejudiciu sau la cauza acestuia, iar dificultățile financiare ale societății Downtown legate de utilizarea sediului din Bd. X., precum și relocarea acestuia, nu s-au datorat înregistrării de către pârâți a mărcii similare, ulterior retrase.

În fine, trebuie observat că apelantul nu a făcut nici o dovadă cu privire la întinderea  prejudiciului, nu a explicitat și dovedit cuantumul pretins.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, invocând  dispozițiile  art. 304 pct. 9 C. proc.civ. și arătând în susținere următoarele motive:

Argumentele instanței de apel sunt neîntemeiate și contrazise atât de dispozițiile legale incidente în cauză cât și de mijloacele de probă administrate, instanța investită cu soluționarea cererii detailând considerentele soluției de respingere, susținute de aspecte preluate din cadrul considerentelor sentinței primei instanțe.

Primul aspect reținut de instanța de apel, respectiv degrevarea de răspundere civilă a intimatului OSIM, motivat de faptul că acest intimat ar fi respectat obligațiile legale instituite prin art. 22 din Legea nr. 84/1998 este  contrazis de mijloacele de probă administrate în  cauză, respectiv situația juridică dedusă de acestea, și încălcă dispozițiile art. 998 C.civ., ce au fost pe deplin demonstrate, după cum urmează:

Potrivit adresei de informare și comunicare emisă de intimatul OSIM sub nr. 1021353 din data de 9 iulie 2012, Autoritatea de Invenții și Mărci notifică petentului cererii de depozit și marcă "Downtown Bar&Cafe", V.V., faptul că "în urma verificării în baza de date au fost regăsite documentele anexate privind existența unor mărci identice cu denumirea solicitată în cererea de înregistrare nr. M 201200139".

Fapta ilicită prejudiciabilă este săvârșită de intimata OSIM la aceeași dată de 9 iulie 2012, prin emiterea sub un număr anterior - nr. 1021352, a deciziei de admitere a înregistrării mărcii având număr de depozit M201200139, în condițiile existenței evidente a unor cauze de respingere a cererii pentru motivele reglementate de art. 6 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998.

Este nelegală susținerea instanței da apel de degrevare a intimatei OSIM de atragerea răspunderii civile delictuale raportat la faptul că aceasta ar fi efectuat verificările stabilite de legiuitor potrivit art. 22 din norma specială, în condițiile în care verificările au fost efectuate de această autoritate și au fost identificate cazuri de identitate de marcă cu cea a cărei înregistrare s-a solicitat abia în  anul 2012.

Faptul că în  sarcina OSIM legiuitorul a specificat anumite obligații de analiză a condițiilor ce se impun a fi îndeplinite de cererea de înregistrare de marcă, nu exonerează această autoritate de responsabilitatea de a ține o evidență legală și clară a mărcilor ce se înregistrează pe teritoriul României, dovadă fiind situația de față care denotă înregistrarea a două mărci identice,  care încalcă în  acest fel normativele speciale incidente și drepturile constituite, așa cum prevăd art. 4, art. 8 și  art. 36 din lege.

Referitor la folosirea de către intimații pârâți a mărcii recurentului, s-a constatat faptul că nu a făcut dovada unei activități comerciale în  acest sens, motiv pentru care nici fapta ilicită a acestora nu poate fi susținută și că  nici prejudiciul cerut nu a fost dovedit.

În virtutea art.4, art. 8 și art. 36 recurentul reclamant și-a manifestat beneficiile acordate de dreptul exclusiv asupra mărcii "Downtown", solicitând, potrivit art. 47, constatarea exclusivității dreptului asupra mărcii înregistrată (drept conferit de legiuitor în  art. 36), interzicerea și încetarea imediată a folosirii denumirii "Downtown"de intimații pârâți SC R.C. S.R.L. și V.V., anularea depozitului constituit și obligarea în  solidar la repararea prejudiciului produs de părți.

Considerentele avute în vedere de instanța de apel față de angajarea răspunderii civile delictuale a celor doi intimați pârâți V.V. și SC R.C. SRL nu se regăsesc nici în cuprinsul normei speciale care reglementează acțiunea în anulare și condițiile promovării acesteia de către titularul dreptului încălcat și nici în cuprinsul normei de drept comun, art. 998 și art. 999 C.civ.

Existența faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, așa cum este definită de norma specială - art. 6, art.4, art. 8 și art. 36, nu este dependentă de dovada desfășurării unei activități comerciale de către titularul mărcii ulterior înregistrată.

Prin înregistrarea și folosirea ulterioară a unei mărci identice/cu elemente identice  "Downtown bar & Cafe" este încălcat dreptul de proprietate exclusiv acordat de legiuitor și de către OSIM titularului mărcii înregistrată anterior, această încălcare și folosire reprezentând o faptă ilicită care atrage răspunderea civilă delictuală a intimaților pârâți V.V. și SC R.C. SRL.

Titularul V.V. a înregistrat marca în condițiile art. 47 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998 - detaliindu-se argumentele care ar susține cererea de anulare a mărcii în temeiul art. 47 alin.(1) lit. c).

Activitatea comercială este demonstrată cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în  cauză, în  speță înscrisuri și interogatoriile părților.

SC R.C. SRL și-a deschis punct de lucru funcționabil sub denumirea de „Downtown bar & Cafe” ("fostul Downtown"), iar publicitatea comercială efectuată de intimații pârâți în vederea informării publicului cu privire la organizarea de evenimente sub marca "Downtown" și concretizarea evenimentelor anunțate indică desfășurarea de activități comerciale intense.

Din extrasul din registrul mărcilor, document depus de intimatul OSIM, rezultă că la data de 30 aprilie 2013 V.V. a formulat cerere de radiere a mărcii, dată ulterioară introducerii cererii de chemare în judecată, iar din interogatoriul luat acestuia rezultă că a avut cunoștință de existența mărcii anterioare, al cărei titular este recurentul reclamant, angajatorul său.

Intimatul-pârât OSIM a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că atât timp cât a îndeplinit o obligație legală, ce nu a fost încălcată, nu există o faptă ilicită ce poate fi reținută în sarcina sa, pentru a fi atrasă răspunderea civilă delictuală.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

În ceea ce privește petitele formulate inițial prin cererea de chemare în judecată,  reclamantul a precizat că sunt lipsite de obiect primele trei, respectiv constatarea dreptului său exclusiv  asupra mărcii înregistrate ”Downtown”, anularea depozitului nr. M201200139 din 12 ianuarie 2012 pentru marca „Downtown Bar&Cafe” – cu titular inițial SC R.C. SRL, interzicerea și încetarea folosirii semnului pe care l-a înregistrat reclamantul ca marcă, menținându-și pretențiile formulate prin ultimul capăt de cerere, prin care s-a solicitat obligarea  în solidar a pârâților la plata de despăgubiri de 245.000 lei, reprezentând prejudiciul creat prin săvârșirea de către OSIM a  faptei de constituire a unui depozit pentru marca incriminată, deși exista o marcă deja înregistrată și folosirea abuzivă de către ceilalți pârâți a mărcii al cărui titular este în scopuri comerciale.

Potrivit dispozițiilor art. 1349 NCC, în raport de data la care se reclamă săvârșirea unor  fapte ilicite, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane (alin. 1), iar cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral (alin. 2) - cerințele impuse de acest text legal fiind similare celor din vechiul Cod Civil, în materie, avute în vedere la soluționarea cauzei.

incident în cauză, în forma legii în vigoare la  data depunerii cererii pârâtei SC R.C. SRL de înregistrare a mărcii în dispută cât și la data analizei și înregistrării acesteia,

că acesta nu are posibilitatea de a lua în discuție din oficiu motive relative de refuz la înregistrare, cum sunt cele prevăzute de art.6 alin.(1) lit. a) și b) din lege, ci doar pe cele absolute, iar pe cele relative le analizează doar în condițiile în care au fost formulate opoziții din partea celor interesați. Ca atare, a reținut instanța, nu se poate vorbi despre o acțiune ilicită a OSIM constând în omisiunea de a refuza pârâților înregistrarea mărcii în dispută pentru motive de refuz relative (identitatea sau similaritatea cu o marcă anterioară, apte de a crea confuzie în percepția publicului).

Fapta ilicită este justificată  în recurs pe faptul că, deși în cadrul verificărilor stabilite de legiuitor în art. 22 din lege  au fost identificate cazuri de identitate cu marca a cărei înregistrare s-a solicitat – cu referire la adresa  din  data de 9 iulie 2012, această instituție a emis la aceeași dată  decizia de admitere la înregistrare a mărcii, sub nr. 1021352 – aceasta în condițiile existenței evidente a unor cauze de respingere a cererii pentru motivele reglementate de art. 6 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998.

Critica de recurs, astfel formulată, nu arată nelegalitatea deciziei de apel, respectiv a argumentului care susține soluția pronunțată, așa cum impune art. 302

1

alin. (1) lit. c) C.proc.civ. –

acesta fiind în sensul că OSIM verifică în procedura de examinare pe fond a cererii de înregistrare marcă motivele de refuz relative, reclamate în dosarul de față, numai în condițiile în care au fost formulate opoziții din partea celor interesați.

Celălalt considerent din decizie  nu susține soluția pronunțată de instanța de apel relativ la fapta imputată intimatului pârât OSIM – cel care se referă la faptul că nu se putea reține o faptă ilicită nici în forma anterioară a legii, care permitea luarea în considerare din oficiu inclusiv a motivelor de refuz prevăzută de art.6 alin.(1) lit. a) și b). Instanța de apel a avut în vedere în justificarea soluției faptul că

fapta reclamată se analizează în funcție de norma legală în vigoare la data la care ar fi fost săvârșită.

radiată în urma cererii de retragere, astfel încât nu se poate vorbi despre existența vreunui prejudiciu.

Înregistrarea unei mărci cu nerespectarea dispozițiile 6 din Legea nr. 84/1998 și  încălcarea astfel a drepturile conferite titularului unei mărci anterior înregistrate de art. 4 (potrivit căruia dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM ), art. 8 (care arată că dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii) și art. 36 (ce prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra acesteia) - indicate ca susținând fapta ilicită - se pot verifica,

după înregistrarea mărcii

,  în condițiile art. 47 din lege, pe calea acțiunii în anulare.

Aceste dispoziții legale nu impun cerința folosirii mărcii, însă acțiunea în anulare nu mai constituie obiect al litigiului de față de precizările făcute de recurentul reclamant în fața primei instanțe, în urma înregistrării la OSIM la data de 30 aprilie 2013 a cererii de radiere a mărcii de către titular. Mai mult, în susținerea recursului se subliniază și înregistrarea mărcii cu rea credință, cu detalierea argumentelor aferente, fără ca o cerere de anulare în temeiul art. 47 lit. c) din lege să fie formulată în prezentul dosar.

Dispozițiile din materia răspunderii civile delictuale impun o acțiune de încălcare a drepturilor legitime ale unei persoane și, oricum, prin cererea de recurs a fost susținută  fapta ilicită

imputată  și pe

folosirea abuzivă a acesteia  în scopuri comerciale.

Pe lângă faptul că probele invocate ca dovedind folosirea mărcii nu pot fi reapreciate de instanța de recurs, date fiind dispozițiile art. 304 C.proc.civ., punând în discuție temeinicia hotărârii, nu o astfel de folosire  este sancționată și a fost cerută a fi dovedită de instanța de apel.

Cum în mod corect a reținut instanța de apel, deținerea și utilizarea unei mărci

legal înregistrate

nu constituie fapte ilicite pentru a angaja răspunderea delictuală, pe perioada de valabilitate aceasta conferindu-i titularului aceleași drepturi de care se prevalează și reclamantul în dosarul de față.

Numai folosirea unui semn neprotejat este susceptibilă de a produce un prejudiciu titularului unei mărci, iar în acest context instanța de apel a și subliniat că nu s-a demonstrat că pârâții ar fi utilizat în activitatea lor marca înregistrată și ulterior radiată în urma cererii de retragere.

Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate criticile de recurs formulate, în limitele în care au putut fi analizate de instanța de recurs, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispozițiilor art. 304 pct. 9 și art. 312 alin. (1) C.proc.civ., dispunând în consecință.