ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 652/2016

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 652/2016 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2016)

Decizia

nr. 652/2016

Asupra recursului de față,

constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 449A din 11 noiembrie 2014

pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a

civilă, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de

apelanta-reclamantă SC A. SRL împotriva sentinței civile nr. 8 din 8

ianuarie 2014 pronunțată de Tribunalul București, secția a

III-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Oficiul de

Stat pentru Invenții și Mărci și SC B. SRL.

Pentru a dispune în acest sens,

instanța de apel a avut în vedere următoarele motive:

Prin cererea înregistrată pe

rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, la data de

14 februarie 2013 sub nr. x/3/2013, reclamanta SC A. SRL a chemat în

judecată pe pârâții SC B. SRL și Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci, solicitând instanței ca prin

hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea

certificatului O.S.I.M. de înregistrare a mărcii individuale figurative -

depozit național reglementar din 19 august 2011 – titular SC B. SRL,

pentru toate produsele și serviciile din clasele 28 și 35 pentru care

a fost acordat, publicarea hotărârii de către O.S.I.M. în B.O.P.I. –

Secțiunea Mărci și radierea mărcii din Registrul

național al mărcilor.

Prin sentința civilă nr. 8

din 08 ianuarie 2014, Tribunalul București, secția a III-a civilă,

a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei SC A. SRL în contradictoriu cu

pârâții SC B. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Tribunalul a constatat că pârâta SC

B. desfășoară același fel de activitate ca și reclamanta

și a probat cu înscrisurile depuse la dosar că s-a înființat în anul

2005, având inițial ca obiect principal de activitate „fabricarea calculatoarelor

și a altor echipamente", pentru jocurile electronice, începând concomitent

procedurile de autorizare a exploatării jocurilor de noroc, obținând astfel

primele licențe de funcționare pentru jocuri electronice în noiembrie

de autor din 19 februarie 2007 cu SC C., având ca obiect realizarea și cedarea

drepturilor patrimoniale pentru desenul joker, prezentat în anexa contractului,

solicitat de cesionar cu nota de comandă din 30 august 2006. Pârâta a depus

apoi cerere de înregistrare marcă la O.S.I.M. în 2011, desfășurând

din 2007 doar producția de jocuri de noroc, construind sute de mașini

electronice de câștiguri, din care o parte a fost valorificată iar altă

parte a fost preluată în exploatare proprie, crescând anual cifra de afaceri.

S-a menționat în hotărârea pronunțată

că pârâta utilizează marca figurativă reprezentând un joker în condițiile

legii, fiind de bună-credință la momentul înregistrării semnului

respectiv ca marcă figurativă la O.S.I.M., 19 august 2011, pentru clasele

28, 35, 41 și 43, reclamanta nefăcând dovada că înregistrarea efectuată

de pârâtă s-a făcut cu intenția de a vătăma interesele

vreunui terț, având în vedere că buna-credință se prezumă,

iar cel ce invoca reaua-credință trebuie să o dovedească. De

asemenea, după publicarea mărcii în B.O.P.I. din anul 2012 nu s-a înregistrat

la O.S.I.M. nicio contestație împotriva deciziei O.S.I.M. de înregistrare a

mărcii.

Tribunalul a reținut susținerile

pârâtei privind cele statuate de CJUE, în sensul că împrejurarea că solicitantul

are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un

terț utilizează de multa vreme, cel puțin într-un stat membru, un

semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate conduce

la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, nu este suficientă

în sine pentru a stabili existenta relei-credințe a solicitantului, reținând

astfel că în speță nu s-a probat existența relei credințe

la înregistrarea mărcii de către pârâtă, nefiind dovedită intenția

de a împiedica un terț să comercializeze propriile produse și marca

nemaifiind aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale.

Pârâta își desfășoară

activitatea în domeniul jocurilor de noroc, având înregistrate la O.S.I.M. peste

20 de mărci, neatacate de terți. Activitatea comercială desfășurată

de pârâtă în domeniul jocurilor de noroc de mai bine de 7 ani este una serioasă

și s-a întemeiat pe intenția sinceră de a se crea o imagine proprie,

iar reclamanta nu a dovedit că deține vreun drept asupra imaginii joker-ului

în discuție, prin probele administrate în cauză. În plus, elementul figurativ

joker al reclamantei nu se bucură de notorietate pe teritoriul României, pentru

activitățile pentru care a fost înregistrată și pentru segmentul

de public căreia aceasta îi este adresată, neexistând nicio dovadă

în acest sens.

În consecință, tribunalul a înlăturat

susținerile reclamantei cu privire la anularea mărcii figurative a pârâtei

și, reținând că nu sunt aplicabile dispozițiile art. 47 lit.

c) din Legea nr. 84/1998 rep., privind mărcile și indicațiile geografice,

a respins ca neîntemeiată acțiunea reclamantei.

Împotriva acestei sentințe a declarat

apel reclamanta SC A. SRL, cauza fiind înregistrată pe rolul Curții de

Apel București, secția a IV-a civilă, la data de 03 martie 2014 sub

nr. x/3/2013.

Prin decizia nr. 449 din 11 noiembrie 2014

calea de atac a fost respinsă, ca nefondată, pentru considerentele ce

urmează:

S-a reținut că din expunerea

nestructurată cuprinsă în cererea de apel se desprind două chestiuni

principale pe care se fundamentează critica apelantei reclamante: omisiunea

primei instanțe de a analiza modificarea cererii de chemare în judecată

depusă la dosar de reclamantă la data de 27 noiembrie 2013 și respectiv

greșita soluționare a cererii de anulare a mărcii pârâtei pentru

rea-credință, context în care s-a invocat și existența notorietății

mărcii reclamantei.

Cu privire la prima chestiune, Curtea a

observat următoarele:

Prin cererea introductivă, reclamanta

a solicitat anularea mărcii înregistrate în beneficiul pârâtei B. SRL, depozit

19 august 2011, figurativă, pentru clasele 28, 35, 41 și 43 din clasificarea

de la Nisa, având reprezentat un joker stilizat, culori revendicate crem, roșu,

galben, maro, negru (copia certificatului fiind depusă la dosarul de fond),

pentru motivul înregistrării cu rea-credință, prevăzut de

art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În justificarea în fapt a acestei solicitări,

reclamanta a susținut folosirea semnului identic cu cel reprezentat în cadrul

mărcii a cărei anulare se cere pentru aceleași produse și servicii

de la un moment anterior depozitului pârâtei, respectiv din anul 2004, considerând

că semnul în discuție este notoriu.

Nicio mențiune nu s-a făcut în

cuprinsul cererii de chemare în judecată despre existența unei mărci

înregistrate în beneficiul reclamantei, iar singurul temei de anulare a mărcii

invocat a fost cel amintit mai sus, art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În cauză, la termenul din 05

iunie 2013 s-au discutat și încuviințat probatoriile, pricina fiind amânată

pentru administrarea acestora la data de 02 octombrie 2013, când s-a dispus din

nou amânarea pentru comunicarea către reclamantă a interogatoriului formulat

de pârâtă, în vederea formulării răspunsului.

La data de 27 noiembrie 2013, în ziua termenului

de judecată ce a succedat, la dosar a fost depusă o cerere prin care reclamanta

arătă: „în suplimentarea probei cu acte, solicităm următoarele

înscrisuri, necesitatea prezentării lor a rezultat din dezbateri și dorim

să dovedim reaua-credință prin orice mijloc de probă”.

În motivarea acestei cereri s-a arătat

de către reclamantă că deține marca înregistrată anterioară

cu număr de depozit din 11 septembrie 2008 jolly games și că a avut

o cerere de marcă smart games, combinată, număr de depozit din

11 septembrie 2008, care a fost refuzată la înregistrare.

A argumentat reclamanta că pârâta

a avut cunoștință despre aceste două mărci, deoarece atât

cererile de înregistrare, cât și mărcile înregistrate sunt publicate în

B.O.P.I., considerând utile soluționării cauzei documentele aflate în

dosarele OSIM legate de aceste mărci pentru a dovedi reaua-credință

a pârâtei.

Totodată, în argumentarea acestei

cereri s-a făcut o prezentare comparativă a elementelor figurative cuprinse

în marca pârâtei, în marca reclamantei și în marca solicitată de reclamantă

și refuzată la înregistrare.

La termenul din 27 noiembrie 2013, reclamanta

a cerut amânarea cauzei pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului

său, cerere încuviințată de instanță, iar la termenul de

judecată următor, din 08 ianuarie 2014, aceasta a depus la dosar o cerere

identică cu cea mai sus descrisă, trimisă instanței la data

de 27 noiembrie 2013, care cuprindea însă reprezentarea color a mărcilor

despre care s-a arătat mai sus.

Nici în cererea din data de 27

noiembrie 2013 și nici în cea depusă la 08 ianuarie 2014 nu s-a solicitat

anularea mărcii pentru alt motiv decât cel indicat inițial [art. 47

alin. (1) lit. c) din legea mărcilor), respectiv pentru motivul prevăzut

de art. 47 alin. (1) lit. b) cu trimitere la motivele de refuz relative cuprinse

în art. 6.

Prin urmare, instanța de apel a constatat

că în mod greșit a susținut reclamanta-apelantă că instanța

nu s-a pronunțat cu privire la această prezumtivă modificare a cererii

de chemare în judecată în sensul extinderii învestirii instanței la examinarea

și a altui motiv de anulare, respectiv la existența unui drept anterior

al reclamantei.

Dimpotrivă, cele două cereri

(cu conținut identic) mai sus amintite cuprind referiri la existența acestor

mărci (una înregistrată și una refuzată la înregistrare), aspect

de fapt cărora reclamanta i-a acordat o altă valență, considerând

(potrivit argumentelor acolo expuse) că el dovedește reaua-credință

a pârâtei prin proba faptului cunoașterii de către aceasta din urmă

a existenței și folosirii semnului în litigiu.

Or, potrivit art. 82 C. proc. civ., „orice

cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie

făcută în scris (...)”, iar cerința formulării în scris a unei

cereri de modificare a acțiunii rezultă indirect și din prevederile

art. 132 alin. (1) teza a doua C. proc. civ., care impun „comunicarea cererii modificate

pârâtului”.

În același context, Curtea a reținut

că în ședința publică din 08 ianuarie 2014, când au avut loc

dezbaterile asupra fondului cauzei, reclamanta a arătat verbal în fața

instanței că „solicită anularea și pentru neîndeplinirea condițiilor

legale la înregistrare, pentru că la termenul anterior a depus la dosar dovezi

din care rezultă că reclamanta a depus anterior marca la înregistrare,

în 2008”.

Deși reclamanta a beneficiat de asistență

juridică specializată, nu au fost indicate prevederile art. 47 alin.

(1) lit. b) sau ale art. 6 din Legea nr. 84/1998, dar Curtea a menționat că

o atare calificare a cererii putea fi realizată și de instanță,

în cazul în care aceasta se considera învestită cu modificarea susținută

de reclamantă.

Replica pârâtei la această susținere

a reclamantei a fost, astfel cum este consemnată în încheierea de ședință:

„Pârâta SC B. SRL, prin avocat, consideră că aceste aspecte nu au legătură

cu cauza”.

Chiar și dacă instanța de

apel ar primi teza potrivit căreia o modificare a acțiunii (constând în

extinderea temeiului de drept al cererii la alte motive de anulare a mărcii

atacate) poate fi formulată verbal, Curtea a reținut că o atare modificare

putea fi realizată numai până la prima zi de înfățișare,

conform art. 132 alin. (1) C. proc. civ., iar ulterior numai cu acordul pârâtei,

norma cuprinsă în textul amintit având caracter dispozitiv.

S-a constatat că în cauză momentul

primei zile de înfățișare se epuizase cu mult timp înainte (după

cum rezultă din expunerea ce a precedat), iar atitudinea pârâtei față

de prezumtiva modificare a cererii înaintea închiderii dezbaterilor în fața

primei instanțe nu a exprimat acordul acesteia la modificarea acțiunii,

ci dimpotrivă, dezacordul, deoarece prin afirmația sa pârâta a arătat

că nu consideră că existența semnului anterior înregistrat face

obiectul cauzei pendinte.

În consecință, Curtea a considerat

că, pe de-o parte reclamanta a formulat doar verbal o cerere modificare a acțiunii

sale, ulterior primei zile de înfățișare, iar în lipsa acordului

pârâtei pentru o atare modificare, prima instanță nu a fost legal învestită

cu o solicitare de anulare a mărcii pârâtei pentru motivul existenței

unui drept anterior, ci doar pentru motivul relei-credințe.

De aceea, Curtea a apreciat că nu

pot fi primite argumentele apelantei reclamante cu privire la cererea sa de anulare

ce ar fi fost întemeiată pe existența dreptului anterior.

În ceea ce privește cererea de anulare

pentru rea-credință a mărcii pârâtei, Curtea a considerat că

aceasta a fost în mod corect soluționată de prima instanță,

pentru considerentele ce succed și care completează în mod corespunzător

argumentele expuse de tribunal, considerate insuficiente de instanța de apel.

Astfel, reclamanta a pretins folosirea

semnului grafic protejat în cadrul mărcii a cărei anulare se cere, anterior

datei de depozit a acestei mărci, 19 august 2011.

Contrar celor reținute de tribunal,

acest aspect a rezultat din probele administrate.

Astfel, sunt adevărate susținerile

instanței în sensul că planșele foto și cataloagele depuse la

dosarul primei instanțe sunt nedatate (imprimarea pe fotografii a unei date

neprezentând garanții de certitudine, deoarece un aparat foto poate fi programat

în acest sens, iar localizarea imaginilor nu este posibilă), la fel cum sunt

nedatate și capturile de ecran de pe site-ul reclamantei și de pe alte

site-uri web, iar extrasele din revistele de specialitate sunt contemporane sau

ulterioare datei de depozit (2011-2013).

Nici un înscris nu a fost depus în sensul

afirmațiilor din cererea de apel în sensul că reclamanta a comercializat

cabinete metalice pe tot cuprinsul țării ori că a participat cu aceste

produse la târguri și expoziții în anul 2007 sau că face parte din

Asociația Organizatorilor de Sloturi D.

În schimb, la dosarul de fond a fost depusă

anexa 2 la certificatul de aprobare pentru cabinet de metal cu un monitor, semnată

și ștampilată de reprezentantul Biroului Român de Metrologie Legală,

document care cuprinde reprezentarea grafică a aparatelor de joc despre care

face vorbire reclamanta, pe care este imprimat și semnul grafic joker, identic

cu cel înregistrat în beneficiul pârâtei.

Or, cum rezultă din numărul certificatului

amintit, acesta datează din anul 2009, deci anterior datei de depozit a mărcii

pârâtei.

În plus și mai important decât acest

aspect, din existența certificatului de înregistrare a mărcii (depus în

fotocopie) rezultă că reclamanta a depus spre înregistrare la data de

11 septembrie 2008 semnul în discuție (inclus în marca combinată jolly

games cu element figurativ), ceea ce dă naștere unei prezumții simple

că a folosit acest semn în activitatea sa cel puțin de la acel moment.

În faza apelului apelanta-reclamantă

a depus la dosar capturi de ecran certificate notarial din care rezultă că

în arhivele paginii web www.e.ro se găseau la datele de 10 februarie 2005 și

respectiv 26 noiembrie 2004 produsele reclamantei purtând semnul jokerului litigios.

S-a reținut că nu pot fi însă

primite ca probe declarațiile autentificate ale unor persoane care au declarat

în fața notarului public că au cunoscut activitatea societății

reclamante încă din anul 2004 și că aceasta folosea semnul joker,

față de principiul nemijlocirii specific probațiunii în procesul

civil și observând că apelanta a renunțat la administrarea probei

testimoniale care fusese încuviințată de instanța de apel.

Față de cele arătate, Curtea

a constatat însă că existența folosirii semnului de către reclamantă

la un moment anterior depozitului mărcii pârâtei a fost dovedită.

S-a considerat că acest semn este,

cum rezultă din fotografiile color depuse la dosar de reclamantă și

de pârâtă, identic cu cel înregistrat și respectiv folosit de aceasta

din urmă, reclamanta folosind semnul parțial pentru aceleași produse

și servicii ca cele pentru care pârâta a obținut înregistrarea (clasele

28, 35, 41 și 43), și anume pentru jocuri de noroc și aparate de

joc electronice.

În ceea ce privește cunoașterea

de către pârâtă a folosirii semnului de către reclamantă, Curtea

a reținut că, astfel cum a arătat reclamanta în cererea depusă

la dosar la 27 noiembrie 2013, din înregistrarea anterioară a mărcii sale

rezultă o prezumție simplă de cunoaștere de către public

a existenței semnului (față de operațiunea publicării în

B.O.P.I. a cererii de înregistrare a mărcii și apoi chiar a înregistrării),

cu atât mai mult de către pârâtă, un operator economic pe aceeași

piață a aparatelor pentru jocuri de noroc.

În schimb, evaluând în raport cu probele

administrate cea de-a doua condiție necesară pentru constatarea existenței

relei-credințe la înregistrarea unei mărci, astfel cum rezultă ea

din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea

Curții din 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

AG împotriva Franz Hauswirth GmbH), și anume intenția solicitantului de

a-l împiedica pe terțul ce folosește semnul să utilizeze un astfel

de semn în continuare, Curtea a constatat că o atare situație nu a rezultat

în cauză.

A reținut Curtea în hotărârea

citată, parag. 42-44, că „pentru a aprecia existența relei-credințe,

trebuie să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul

depunerii cererii de înregistrare. Este important în această privință

să se menționeze că (…) intenția solicitantului la momentul

pertinent este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanțele

obiective ale speței. Astfel, intenția de a împiedica un terț să

comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie

un element al relei-credințe a solicitantului. Acesta lucru este valabil în

special atunci când, ulterior, se adeverește că solicitantul a înregistrat

un semn ca marcă comunitară fără intenția de a-l utiliza,

cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț”.

S-a considerat că în cauză nu

s-a dovedit că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica

reclamanta să utilizeze marca și nici că a înregistrat semnul fără

a intenționa să-l folosească, din dovezile administrare de pârâtă

rezultând cu prisosință că și pârâta folosește semnul pentru

clasele de produse și servicii pentru care acesta a fost înregistrat.

Nicio altă împrejurare de fapt din

cauză nu sprijină o atare afirmație, a intenției frauduloase

a pârâtei, astfel încât Curtea a apreciat că ea nu a fost dovedită.

În strânsă legătură cu prezumtiva

intenție frauduloasă a solicitantului, Curtea a reținut că instanța

europeană a statuat că „faptul că un terț utilizează de

multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la

confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit

nivel de protecție juridică este un factor pertinent pentru a aprecia

existența relei-credințe a solicitantului”.

Cu privire la pretinsa notorietate a semnului

invocată de reclamantă, Curtea a constatat, în acord cu statuarea primei

instanțe, că exigențele probatorii cuprinse în art. 3 lit. d) și

respectiv în Regula 19 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1134/2010 nu au fost

întrunite în speță.

Astfel, din probele administrate de reclamantă

nu a rezultat întinderea folosirii semnului sau gradul de cunoaștere de către

public a semnului, nefiind probate nici demersurile de promovare a acestuia, volumul

de vânzări a produselor ce au purtat semnul sau alte elemente care puteau proba

notorietatea.

Prin urmare, s-a apreciat că această

susținere este nefondată și, mai mult decât atât, reclamanta nu a

administrat probe pertinente pentru ca instanța să poată reține

cel puțin un grad ridicat de cunoaștere a acestuia de către public,

astfel încât nici criteriul acesta nu poate fi folosit în cauza pendinte pentru

argumentarea unei intenții frauduloase a solicitantului, intimata-pârâtă.

În schimb, cum a reținut și Curtea

de Justiție a Uniunii Europene în parag. 48 al hotărârii, „(…) nu este

exclus totuși ca în astfel de împrejurări și, în special, atunci

când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice

sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu

semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească

un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn”.

De aceea, Curtea a constatat că, deși

a afirmat reaua-credință a pârâtei, iar sarcina probei îi revenea, apelanta-reclamantă

nu a administrat dovezi suficiente în acest sens, astfel încât cererea sa de anulare

a mărcii pentru rea-credință a fost în mod corect respinsă de

prima instanță.

Cu privire la chestiunea modului de dobândire

de către pârâtă a semnului, prin contractul de cesiune depus la dosar,

Curtea a considerat că, în contextul aspectelor care se impun a fi analizate

în cadrul acțiunii de față, existența și valabilitatea

acestei convenții sunt într-o anumită măsură relevante, în cadrul

demersului de aplicare a raționamentelor cuprinde în Hotărârea CJUE din

cauza C-529/07, deoarece pot contura legitimitatea înregistrării semnului de

către pârâtă, în sensul contrar celor afirmate de reclamantă (respectiv

că semnul a fost înregistrat în scopul prejudicierii sale).

Este adevărat că acest contract,

datat 19 februarie 2007, nu poartă dată certă și nu poate fi

opus reclamantei, iar actul adițional, însoțit de factura fiscală

datată 05 august 2011, plasează actul în timp cel mai târziu la un moment

anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pârâtă,

19 august 2011.

Cu toate acestea, față de ansamblul

probatoriu mai sus descris, înlăturarea înscrisului din rândul dovezilor pertinente

nu schimbă concluzia arătată.

În cadrul argumentării cuprinsă

în cererea de apel, reclamanta a reproșat primei instanțe refuzul de a

solicita de la OSIM dosarul administrativ al mărcii a cărei anulare se

cere și respectiv dosarele mărcilor sale, considerând că acestea

conțineau documente relevante.

Or, Curtea a reținut că, în coordonatele

cererii de anulare a mărcii pentru rea-credință nu s-a învederat

ce documente concrete puteau să existe în dosarul administrativ deținut

de O.S.I.M. pentru marca atacată și care ar fi fost relevante pentru acțiunea

pendinte. În plus, la dosar a fost depusă copia acestui dosar de către

reprezentantul Oficiului, la termenul din 05 iunie 2013, astfel încât susținerea

reclamantei este lipsită de suport faptic.

În privința dosarelor mărcilor

reclamantei, presupunând că acestea ar fi conținut înscrisuri care să

dovedească reaua-credință a pârâtei (ce nu au fost indicate), nimic

nu o împiedica pe apelantă să procure copii ale acestor documente de la

autoritatea deținătoare și să le prezinte instanței (inclusiv

în apel), fiind vorba de propriile mărci, astfel încât nici această critică

nu poate fi reținută.

Împotriva deciziei pronunțate în apel

a formulat cerere de recurs reclamanta SC A. SRL, criticând-o pentru următoarele

motive, în susținerea cărora a invocat dispozițiile art. 304

pct. 7-9 C. proc. civ.:

În mod greșit a considerat instanța

de apel că reclamanta nu a învestit instanța și cu examinarea altui

motiv de anulare, decât reaua-credință, anume existența unui drept

anterior al reclamantei.

Cele arătate de instanța de apel,

în sensul că modificarea cererii de chemare în judecată s-ar fi putut

face până la prima zi de înfățișare, iar ulterior doar cu acordul

pârâtei, nu sunt aplicabile în speță, întrucât această împrejurare

nu a fost pusă în discuția părților și se regăsește

doar în motivarea hotărârii. Se menționează că „prezumția

că pârâta nu și-ar fi exprimat acordul, ci mai degrabă dezacordul,

care ar consta în replica prin care dovezile noastre nu ar avea legătură

cu cauza, nu țin loc de punere în discuție a modificării acțiunii”.

Dovezile cu dată certă și

declarațiile notariale depuse la dosar probează reaua-credință

a pârâtei, astfel că nu se justifică faptul că instanța de apel

a apreciat că nu este dovedită intenția solicitantului de la momentul

depunerii cererii de înregistrare de a-l împiedica pe terțul ce folosește

semnul să utilizeze un astfel de semn în continuare. A fost probată reaua-credință

a pârâtei SC B. SRL, deoarece nu poate fi trecută cu vederea publicarea în

B.O.P.I. a mărcii înregistrate a reclamantei în anul 2008. Pârâta SC B. SRL

nu poate invoca necunoașterea acesteia, mai ales că este o atentă

observatoare a înregistrărilor efectuate de către concurenți la O.S.I.M.,

acționând în permanență în sensul înlăturării reclamantei

de pe piață, făcând în continuare concurență neloială,

prin opoziții și contestații împotriva oricărei cereri de înregistrare

a unei mărci făcute de reclamantă.

Nu au fost luate în considerare de instanța

de apel capturile de pe ecran al site-ului reclamantei, a căror dată certă

este dovedită prin înscris notarial, certificatul de tip pentru cabinet din

metal, emis de Biroul Român de Metrologie Legală, document din anul 2009 care

cuprinde reprezentarea grafică a aparatelor de joc pe care este imprimat semnul

grafic joker, document care este anterior înregistrării mărcii pârâtei,

cu toate că instanța a observat anterioritatea mărcii reclamantei,

înregistrate în anul 2008, și nici declarațiile notariale date de concurenți

loiali și corecți din piața jocurilor de noroc, din care rezultă

răspândirea semnului în teritoriu și cunoașterea sa de către

publicul consumator de jocuri de noroc.

Instanța de apel nu a avut în vedere

declarațiile notariale depuse de reclamantă pentru a dovedi reaua-credință

a pârâtei, ce se poate dovedi cu orice mijloc de probă. Fiind încuviințați

doar doi martori, aceștia nu puteau oferi informații din mai multe zone

ale țării, așa cum se impunea, astfel că au fost depuse declarații

notariale.

S-a reținut în apel, ca prezumție,

faptul cunoașterii de către pârâtă a existenței mărcii

reclamantei, aspect ce nu a fost valorizat corespunzător atunci când s-a apreciat

asupra relei-credințe a pârâtei.

Este total gratuită și fără

acoperire constatarea instanței că reclamanta nu s-ar fi opus utilizării

semnului de către pârâtă. Reclamanta nu a avut cunoștință

de folosirea semnului de către pârâtă, a aflat doar în momentul în care

a fost notificată de aceasta să nu-l mai folosească, iar atunci a

contactat un avocat și a demarat prezenta acțiune.

În dovedirea faptului că pârâta a

acționat cu intenția de a o împiedica pe reclamantă să utilizeze

semnul este și notificarea reclamantei de către pârâtă.

Contrar celor reținute de instanța

de apel, nu era în sarcina reclamantei să prezinte dovezi de folosire a mărcii

pentru produse sau servicii identice. Folosirea ulterioară a semnului nu interesează,

atâta timp cât obiectul acțiunii este anularea unei mărci înregistrate

în anul 2011.

Notorietatea semnului a fost probată

cu declarațiile notariale. Totodată, așa cum se reține și

în decizia CJUE la care se face referire în considerentele deciziei pronunțate

în apel, utilizarea unor semne identice conduce la confuzie în mintea consumatorilor.

Referitor la contractul de cesiune, în

mod corect instanța de apel a reținut că acest contract nu are dată

certă și nu poate fi opus reclamantei. Ceea ce se critică este faptul

că instanța de apel nu a considerat acest contract o probă pertinentă

în dovedirea relei-credințe a pârâtei, care a apelat la constituirea unei probe

pro causa.

Instanța de apel nu a avut în vedere

că reclamanta a făcut dovada faptului că semnul Jocker a fost plasat

după anul 2004 pe site-urile acesteia de promovare, deci a fost accesibil și

a fost accesat de către cei interesați de pe întreg teritoriul României,

căci el s-a aflat în permanență pe toate site-urile pe care le-a

avut sau le are. Recurenta arată că a făcut dovada faptului că

a folosit semnul „Joker" (în forma înregistrată cu rea-credință

de către pârâtă) și l-a publicat cu datele acesteia de identificare,

în revista de specialitate a celor care fac parte din această activitate, F.

și pe site-ul aferent www.f.ro, iar pârâta, fiind în domeniu, a cunoscut această

situație.

Consideră că a probat faptul

că între 2008-2010 cabinetele sale metalice, pe care era plasat semnul distinctiv

„Joker", au fost comercializate pe tot cuprinsul țării, iar până

atunci, aplicarea semnului s-a făcut din 2004 pe cabinet de tip lemn.

A mai dovedit faptul că a fost prezentă

cu produse pe care era aplicat semnul Jocker la mai multe expoziții, de exemplu

în septembrie 2007, deci înainte de a fi înregistrată marca a cărei anulare

o solicită, pârâta, fiind în același domeniu de activitate, cunoștea

această stare de fapt.

Totodată, se arată că recurenta-reclamantă

a făcut dovada faptului că face parte din Asociația Organizatorilor

de Sloturi D., pe al cărui site este publicată dintotdeauna cu semnul

Jocker și cu datele acesteia de identificare, iar pârâta, fiind în domeniu,

a avut fără dubiu acces la aceste informații.

Instanța de apel nu a ținut cont

că există identitate între semnul înregistrat ca marcă de către

pârâtă și semnul utilizat de reclamantă, precum există identitate

și între produsele și serviciile pentru care este folosită marca

a cărei anulare este solicitată, și produsele și serviciile

pentru care este folosit semnul de către reclamantă, situație în

care apare riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Semnul depus de recurenta-reclamantă

la înregistrare, conform certificatului O.S.I.M. din 11 septembrie 2008, nu este

un semn simplu care din întâmplare a fost creat de două persoane diferite,

ci este o imagine elaborată, cu detalii multiple, un ansamblu de semne grafice

complicate poziționate într-un anume fel și având mai multe forme în culori

și umbre care au fost dispuse cu originalitate, ceea ce dovedește faptul

că pârâta a copiat acest semn pentru care reclamanta deținea protecție

legală anterioară.

Tot din rea-credință, pârâta

a continuat să înregistreze mărci prin care să inducă publicul

în eroare, de vreme ce conțin, în marea lor majoritate, cuvintele „smart”,

„games”, „jolly” , care fac parte din denumirile comerciale ale societăților,

fiind o intenție directă de a crea confuzie în rândul consumatorilor.

În ceea ce privește motivul de anulare

invocat de recurenta-reclamantă, reaua-credință, evident O.S.I.M.

nu poate fi răspunzător, din cauză că nu îi intra în atribuțiuni,

însă, pentru încălcarea reglementărilor legale, adică acordarea

protecției solicitate de către pârâtă, deși anterior recurenta-reclamantă

avea marca înregistrată pentru un semn distinctiv identic și pentru aceleași

produse și servicii, trebuie sancționată cu anularea înregistrării

ulterioare a mărcii pârâtei, așa cum a solicitat prin acțiunea precizată

și dovedită cu probele depuse de aceasta și chiar cu probele depuse

de O.S.I.M. aflate în dosar care au stat la baza emiterii mărcii a cărei

anulare a solicitat-o.

Analizând decizia în raport de criticile

formulate, Înalta Curte constată nefondate excepția nulității

recursului și recursul, în considerarea argumentelor ce succed:

Împotriva deciziei nr. 449 A din 11 noiembrie

2014 a declarat recurs reclamanta SC A. SRL, invocând motivele de recurs prevăzute

de art. 304 pct. 7, 8 și 9 și art. 312 C. proc. civ.

În memoriul de recurs nu se indică

într-o manieră structurată care sunt criticile de nelegalitate prin raportare

la cele trei motive de recurs invocate în finalul memoriului său.

Intimata SC B. SRL, prin întâmpinarea formulată,

a invocat excepția nulității recursului față de împrejurarea

că se invocă doar aspecte de netemeinicie, ce nu pot fi analizate în recurs.

Excepția nulității recursului

va fi respinsă, întrucât, astfel cum va rezulta din analiza criticilor dezvoltate

de recurentă, acestea sunt susceptibile de încadrare, conform art. 306

alin. (3) C. proc. civ., în dispozițiile art. 304 pct. 5 și pct. 9 C.

proc. civ.

Se impune precizarea că deși

criticile ce vor fi analizate din perspectiva pct. 9 al art. 304 C. proc. civ. aparent

privesc chestiuni ce țin de aprecierea materialului probator administrat în

cauză, Înalta Curte, conform unei jurisprudențe constante, analizează

criticile de această natură în legătură cu aplicarea criteriilor

Curții de la Luxemburg în interpretarea noțiunii de rea-credință

la înregistrarea mărcii.

Aplicarea jurisprudenței Curții

de Justiție a Uniunii Europene, pe lângă obligativitatea acesteia decurgând

din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, înseamnă identificarea

și aplicarea conținutului conceptual conturat în jurisprudența instanței

Uniunii cu referire la noțiunea autonomă de rea-credință.

Criticile jurisprudențiale create

de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea regulamentului mărcilor

comunitare, veritabile reguli de drept, sunt operante, pentru identitatea de rațiune,

și în privința mărcilor naționale, în vederea aplicării

unitare a reglementărilor europene pe întreg teritoriul Uniunii și, implicit,

pentru atingerea finalității actelor europene de armonizare a normelor

referitoare la mărci.

În ceea ce privește invocarea dispozițiilor

art. 304 pct. 7 C. proc. civ., se observă că recurenta nu relevă,

în concret, considerente contradictorii în motivarea deciziei, ci opune aprecierile

instanței de apel propriilor susțineri formulate în cursul procesului,

redate în cuprinsul deciziei de apel și analizate ca atare. Or, o asemenea

comparație exclude incidența cazului de recurs expres invocat, care presupune

existența unei contrarietăți chiar între considerentele esențiale

pe care se sprijină soluția adoptată.

Referitor la art. 304 pct. 8 C. proc. civ.,

potrivit acestui text de lege modificarea unei hotărâri se poate cere pentru

motive de nelegalitate când instanța, interpretând greșit actul juridic

dedus judecății, a schimbat natura ori înțelesul lămurit și

vădit neîndoielnic al acestuia.

Acest motiv de recurs vizează situația

în care, deși rezultă fără dubiu natura juridică a actului

juridic dedus judecății ori înțelesul acestuia, instanța de

apel a reținut un cu totul alt act juridic sau alt conținut.

Motivul de modificare și-ar găsi

aplicarea dacă instanța ar judeca un contract de vânzare-cumpărare

ca un contract de locațiune, ori dacă ar stabili, fără nici

un suport probator, anumite obligații în sarcina unei părți, deși

la încheierea contractului nu au fost avute în vedere aceste obligații, iar

din probele administrate rezultă neîndoielnic această împrejurare.

Recurenta nu a invocat în motivarea în

fapt motive care să se circumscrie pct. 8 al art. 304 așa cum a fost prezentat

anterior, ci a criticat în realitate modul de interpretare de către instanța

de apel a probelor administrate în cauză.

Prioritar analizei criticilor pentru nelegalitate

invocate, Înalta Curte reține, ca situație de fapt necontestată de

pârâtă, cele ce urmează:

Instanța superioară de fond,

în complinirea considerentelor hotărârii pronunțate de prima instanță,

a constatat: 1. ca dovedită folosirea semnului de către reclamantă

la un moment anterior depozitului mărcii pârâtei; că semnul este identic

cu cel înregistrat și folosit de pârâtă; că reclamanta a folosit

semnul parțial pentru aceleași produse și servicii că cele pentru

care pârâta a obținut înregistrarea (clasele 28, 35, 41 și 43), și

anume pentru jocuri de noroc și aparate de joc electronice; existența

unei prezumții simple de cunoaștere de către public a semnului precum

și de către pârâtă, operator economic pe aceeași piață

a aparatelor pentru jocuri de noroc.

Drept urmare, toate criticile vizând aceste

aspecte, despre care recurenta pretinde că nu au fost reținute de instanța

de apel, nu vor fi analizate în etapa recursului câtă vreme ele au intrat în

puterea lucrului judecat.

Critica referitoare la încălcarea

dreptului la apărare și a principiului contradictorialității,

urmare a omisiunii instanței de apel de a pune în discuția părților

a dispozițiilor art. 82 C. proc. civ. și art. 132 alin. (1) teza a doua

C. proc. civ. avute în vedere la darea hotărârii cât privește capetele

de cerere formulate de reclamantă, art. 304 pct. 5 C. proc. civ. nu poate fi

primită.

Astfel, atunci când s-a pronunțat

asupra criticii din cererea de apel referitoare la nepronunțarea primei instanțe

asupra unui petit – anularea mărcii pentru încălcarea dreptului anterior

al reclamantei asupra semnului în litigiu – instanța a avut în vedere dispozițiile

de procedură cu privire la modificarea, completarea cererii de chemare în judecată,

referitoare la forma scrisă pretinsă de lege precum și la prima zi

de înfățișare pentru ca instanța să fie legal învestită

cu alte pretenții decât cele cuprinse în acțiunea introductivă de

instanță.

Reținând că reclamanta, consiliată

de apărător, nu a respectat dispozițiile procedurale arătate,

instanța de apel a concluzionat că prima instanță nu avea a

se pronunța asupra acestei cereri.

De precizat că recurenta nu combate

cu adevărat argumentele instanței invocate sub acest aspect, argumente

pertinente și laborioase întemeiate pe actele procedurale aflate la dosarul

cauzei, afirmând doar că nu sunt aplicabile cauzei.

Cercetarea legalității deciziei

recurate în contextul modului de aplicare a dispozițiilor legale incidente,

din perspectiva cazului de recurs descris de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., și

a criticilor recurentei, presupune verificarea momentului și a criteriilor

de apreciere a relei-credințe, pornind de la situația de fapt deja stabilită

de către instanța de apel.

Potrivit dispozițiilor art. 47

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, anularea înregistrării mărcii

poate fi cerută atunci când înregistrarea mărcii a fost solicitată

cu rea-credință.

Existența relei-credințe, condiție

legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este subordonată

unor condiții cumulative legale ce reies din jurisprudența Curții

de Justiție a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispozițiilor

legale în materie: cunoașterea „faptului relevant" (adică a existenței

și folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenția

frauduloasă - elementul subiectiv.

Niciuna dintre aceste condiții nu

se substituie celeilalte, iar dacă s-a apreciat că există elementul

obiectiv, instanța de judecată trebuie să analizeze cu aceeași

rigoare și existența elementului subiectiv (dacă s-a constatat ca

există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).

Acestea rezultă din răspunsul

la întrebările preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii

Europene în cauza C - 529/2007 (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra

Franz Hauswirth GmbH) prin care instanța unională a trasat condițiile

cumulative pentru aprecierea existentei relei - credințe, condiții ce

vor fi avute în vedere alături de factorii pertinenți specifici spetei:

împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință

de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru

un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce

la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului

de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare;

nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului

și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Dacă instanța de apel a apreciat

că există elementul obiectiv, condiție pentru aprecierea relei-credințe,

în ceea ce privește elementul subiectiv, anume intenția solicitantului

de a-l împiedica pe terțul ce folosește semnul să utilizeze un astfel

de semn în continuare, concluzia a fost diferită, constatându-se că o

atare situație nu a rezultat în cauză, aspect criticat de recurentă

prin motivele de recurs.

Așa cum s-a reținut prin decizia

recurată, în speță nu s-au făcut dovezi cu privire la faptul

că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta

să utilizeze marca și nici că a înregistrat semnul fără

a intenționa să-l folosească, din dovezile prezentate de pârâtă

rezultând că și aceasta folosește semnul pentru clasele de produse

și servicii pentru care acesta a fost înregistrat.

Marca notorie, astfel cum este definită

de art. 3 lit. d) din legea privind mărcile și indicațiile geografice,

este marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat

pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără

a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a

fi opusă.

Contrar opiniei recurentei sarcina probei

revenea reclamantei față de dispozițiile art. 1169 C. civ., conform

cărora cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să

o dovedească.

Instanța de apel, a apreciat corect

că faptul folosirii de către reclamantă a semnului, anterior înregistrării

mărcii nu semnifică dovedirea notorietății semnului/mărcii

în sensul pretins de lege și Regula 19 din Regulamentul aprobat prin H.G.

nr. 1134/2010 și anume dovedirea întinderii folosirii semnului și a gradului

de cunoaștere de către public, demersurile de promovare, volumul de vânzare

a produselor ce au purtat semnul, studii de piață, chestionare și

alte asemenea ce puteau dovedi notorietatea.

Faptul notorietății poate fi

dovedit cu orice mijloc de probă.

Administrarea probelor este guvernată

de principiul nemijlocirii, iar reclamanta a înțeles să renunțe la

administrarea probei testimoniale încuviințată în apel.

În aceste condiții, în mod corect

instanța de apel a arătat că nu pot fi primite ca probe declarațiile

autentificate ale unor persoane care au declarat în fața notarului public că

au cunoscut activitatea societății reclamante încă din anul 2004

și că aceasta folosea semnul joker.

Prin urmare, în mod întemeiat instanța

de apel a constatat că, deși a afirmat reaua-credință a pârâtei,

iar sarcina probei îi revenea, reclamanta nu a administrat dovezi suficiente în

acest sens, astfel încât este justificată respingerea cererii sale de anulare

a mărcii pentru rea-credință.

Pretenția reclamantei de a fi înlăturată

situația de fapt reținută de instanța superioară de fond

privind folosirea ulterioară a semnului de către pârâtă este nefondată

câtă vreme instanța de contencios european, în stabilirea criteriilor

minimale ce trebuie avute în vedere de instanță la statuarea relei credințe

la înregistrarea mărcii, a făcut referire și la evaluarea conduitei

titularului ulterior înregistrării mărcii.

În consecință, în temeiul

art. 312 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția nulității

recursului, invocată de intimata-pârâtă SC B. SRL.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat

de reclamanta SC A. SRL împotriva deciziei nr. 449A din data de 11 noiembrie 2014

a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 22 martie 2016.