ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1794/2014

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 31 martie 2010, reclamanta D.S.P.A. a chemat în judecată pârâta SC El.G.I. SRL solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună obligarea pârâtei să înceteze importul, comercializarea, precum și orice act de comerț cu bunuri ce poartă semne identice/similare mărcilor P.S. din 26 ianuarie 2000 și din 02 august 1985, fără acordul titularului și ale căror etichete sunt alterate, prin tăierea acestora înainte de comercializare; să prezinte originea comercială a produselor purtând mărcile menționate comercializate prin intermediul magazinelor, având în vedere că tăierea etichetelor acestora creează suspiciuni de încălcare a drepturilor reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este titulara mărcii comunitare combinate P.S., dar și a mărcii naționale din 02 august 1985 cu protecție pe teritoriul României pentru clasa 25 de produse și servicii. Importul făcut de pârâtă, suspect a fi unul paralel și alterarea informațiilor cuprinse în etichetă creează titularului de marcă grave prejudicii prin pierderea posibilității acestuia de a controla rețeaua de distribuție a propriilor lui produse până la consumatorul final, produse care încorporează un drept de proprietate intelectuală și a căror calitate este garantată de titularul mărcii. În cazul de față, nu se putea vorbi de o epuizare a dreptului la marcă în condițiile în care bunurile ar fi fost puse inițial în circulație pe teritoriul unei țări din afara spațiului comunitar și ulterior acestea au fost importate în România fără acordul titularului de marcă, alterându-se totodată conținutul informațiilor din etichetă.

Prin sentința civilă nr. 1939 din 8 noiembrie 2011 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, cererea a fost admisă, fiind obligată pârâta SC El.G.I. SRL să înceteze importul, comercializarea, precum și orice alt act de comerț făcut fără acordul titularului mărcii, cu bunurile ce poartă semne identice/similare mărcilor P.S. din 02 august 1985 și ale căror etichete sunt alterate prin tăierea acestora înainte de comercializare. De asemenea, a fost obligată să prezinte originea comercială a produselor purtând mărcile P.S. din 2 august 1985 comercializate prin intermediul magazinelor C.D.O.

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, învestită cu soluționarea apelului declarat de pârâtă, prin Decizia nr. 188 din 20 decembrie 2012, a admis calea de atac, a schimbat în parte sentința în sensul înlăturării obligației stabilite în sarcina pârâtei de a înceta importul, comercializarea, precum și orice alt act de comerț făcut fără acordul titularului mărcii, cu bunurile ce poartă semne identice/similare mărcilor P.S. din 2 august 1985 și ale căror etichete sunt alterate prin tăierea acestora înainte de comercializare; au fost menținut celelalte dispoziții ale sentinței și a fost obligată intimata la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei pentru considerentele ce urmează.

Prima instanță a stabilit că produsele comercializate de pârâta sunt produse originale P.S., aspect care nu a fost contestat. În apel a fost făcută dovada că apelanta-pârâta achiziționează produsele P.S. din Italia, de la firma SC F. SRL, deci din spațiul comunitar. Prin urmare, în cauză sunt incidente dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în U.E. și în Spațiul Economic European sub această marcă de titularul însuși sau cu consimțământul său.” și ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul C.E. nr. 207/2009, cu conținut similar.

Prevederile alin. (2) ale aceluiași articol din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț.” și ale alin. (2) din art. 13 din Regulamentul C.E. nr. 207/2009, cu conținut similar, nu sunt aplicabile în cauză, întrucât nu s-a făcut dovada că starea produselor ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor în comerț și nici a vreunei alte împrejurări care să justifice opoziția titularului de marcă la comercializarea produselor sale de către apelanta-pârâtă.

S-a recunoscut de către apelantă împrejurarea că de pe etichetele produselor a fost înlăturat, până la un moment dat, codul de bare al societății de la care au fost achiziționate produsele, însă această împrejurare nu poate fi asimilată modificării sau alterării produselor și nici nu poate fi considerată ca justificând opoziția titularului de marcă la comercializarea produselor sale de către apelanta-pârâtă. Singurul inconvenient al înlăturării de pe etichete a codului de bare care permite identificarea primului cumpărător este imposibilitatea pentru titularul de marcă sau reprezentanții autorizați ai acestuia de a cunoaște proveniența produsului în mod direct, prin simpla analiză a etichetei.

Însă, proveniența poate fi stabilită și pe alte căi, prin prezentarea documentelor de proveniență, amiabil sau pe cale judiciară. Totodată, acest inconvenient nu are nicio influență asupra calității produselor și nici asupra imaginii producătorului în rândul cumpărătorilor, pentru aceștia din urmă aspectul analizat fiind indiferent. Din probele administrate în cauză a rezultat că înlăturarea codului de bare al sus-menționatei societăți nu este de natură să înlăture posibilitatea cumpărătorilor de a verifica autenticitatea produselor achiziționate, în cuprinsul etichetei fiind păstrate toate celelalte elemente de identificare.

Având în vedere înlăturarea de pe etichetele produselor a codului de bare care permite identificarea primului cumpărător al produselor și, prin urmare, asigură controlul titularului de marcă asupra provenienței produselor în cazul în care acestea nu sunt achiziționate direct de la producător, Curtea a menținut obligarea pârâtei la prezentarea originii comerciale a produselor purtând mărcile P.S. din 02 august 1985 comercializate prin intermediul magazinelor C.D.O. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. solicitând modificarea deciziei pronunțate în apel în sensul respingerii apelului formulat de pârâtă. Prin dezvoltarea motivelor de recurs cu referire la pct. 9 al art. 304 C. proc.

civ. se arată că s-au aplicat greșit dispozițiile art. 38 din Legea nr. 84/1998 întrucât simpla comercializare a unor produse purtând mărci considerate de jurisprudență ca fiind „de lux”, în condiții diferite decât cele prielnice pentru a păstra și spori renumele mărcii, este de natură a prejudicia renumele și reputația mărcii în sensul art. 38 alin. (2) din aceeași lege. În speță, alterarea etichetelor produselor purtând mărcile recurentei, tăierea codurilor de bare ale acestora, urmată de acte de comercializare a acestor produse fără acordul titularului, reprezintă fapte de natură să altereze renumele și reputația mărcii. Instanța de apel a apreciat greșit că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 38 alin. -1 privind epuizarea dreptului la marcă și nu dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 și art. 13 alin. (2) din Regulamentul C.E.

nr. 207/2009, deoarece există motive temeinicie ce justifică opoziția titularului, având în vedere că marca este una de un puternic renume, identificând ceea ce jurisprudența C.J.U.E. a definit ca produse de lux, iar alterarea sau modificarea stării produselor este doar cu caracter exemplificativ, fapta putând consta și în alte acțiuni sau omisiuni ale revânzătorului, cum ar fi ruperea etichetelor și alterarea codurilor de bare. Prima condiție este îndeplinită atâta timp cât produsele purtând mărcile P.S. se bucură de renume fiind cunoscute în întreaga lume, inclusiv în România ca produse de lux, titularul depunând constant eforturi financiare în vederea obținerii unor produse de calitate superioară și pentru îmbunătățirea constantă a calității acestora, pentru ca acestea să aibă succes în rândul consumatorilor.

Hotărârea instanței de apel reține această situație de fapt, însă omite să asocieze acestei situații de fapt un efect juridic în sensul analizării dacă celelalte circumstanțe de fapt reținute în cauză sunt de natură să prejudicieze renumele mărcii. Curtea de la Luxembourg cu privire la interpretarea art. 13 alin. (2) din Regulamentul C.E. nr. 207/2009 a statuat că revânzarea poate fi interzisă atunci când aduce atingere renumelui mărcii. Jurisprudența franceză și comunitară a extins excepția neepuizării dreptului la marcă în folosul bunurilor de lux, atunci când, fără ca produsul să fie de fapt modificat, condițiile de vânzare erau incompatibile cu imaginea de brand. Referitor la produse de lux, revânzătorul nu trebuie să acționeze neloial în legătură cu interesul legitim al proprietarului mărcii.

El trebuie prin urmare să acționeze în sensul de a evita ca promovarea făcută de el să afecteze valoarea mărcii prin diminuarea atracției și prestigiului imaginii avute de bunurile respective și a ariei lor de produse de lux (cauza Dior vs. Evora). De asemenea, potrivit deciziei C.J.U.E. Copad SA împotriva Christian Dior Couture s-a considerat că atingerea adusă renumelui mărcii poate, în principiu, să reprezinte un motiv legitim în sensul directivei care justifică posibilitatea titularului mărcii de a se opune comercializării ulterioare a produselor de prestigiu introduse pe piață în cadrul S.E.E. de acesta sau cu consimțământul său. În cazul produselor de lux sau de prestigiu, renumele produsului este, totodată, un element relevant pentru aprecierea calității în sensul art. 8 alin. (2) din Directiva nr. 89/104.

În prezenta cauză faptele intimatei de comercializare neautorizată a produselor P.S. prin alterarea etichetelor însoțitoare și ștergerea codurilor de bare aduc atingere reputației mărcilor recurentei reclamante atât prin imposibilitatea acesteia de a permite verificarea calității produselor, fiind lipsită de posibilitatea de a afla cine le-a pus prima dată pe piață, cât și prin modul de comercializare, aspectul neglijent al produselor datorat alterării unor elemente din etichetă nefiind acceptate în cazul unor produse de lux. Argumentul instanței de apel că acest impediment se poate rezolva prin obligarea intimatei pârâte de a pune la dispoziție actele de proveniență încalcă principiile dezvoltate de C.J.U.E.

deoarece pentru protecția valorii date de renume și reputație nu este importantă aptitudinea practică de control, posibilitatea tehnică, ci reprezentarea consumatorului asupra faptelor în sine, care are o realitate limitată, dată de prezența produselor de lux și a modului de comercializare a acestora. Poate că tehnic vorbind lipsa etichetelor și tăierea codurilor de bare poate fi reglementată, însă impactul acestor alterări în percepția consumatorului nu poate fi remediat prin nicio măsură tehnică de control. Textul de lege nu vorbește de alterarea sau modificarea stării produselor ca o condiție în sine de îndeplinit cumulativ și obligatoriu, ci face doar o mențiune exemplificativă a situațiilor care pot justifica opoziția titularului arătând că aceasta se poate face în special atunci când starea produselor este modificată sau alterata după punerea lor în comerț.

Din examinarea fotografiei reiese de la fila 97 din dosar cât și cele depuse la termenul din 27 septembrie 2011 în mod evident prin eticheta alterată, aspectul produsului este unul neglijent, ridicând suspiciuni unei persoane obișnuite cu un anumit standard. Potrivit doctrinei și practicii C.J.U.E., codurile de bară, codurile produselor și alte numere de identificare sunt de obicei șterse/înlăturate fie pentru a ascunde faptul că produsele respective au fost prima dată puse în circulație în afara spațiului european sau pentru alte rațiuni cum ar fi preluarea acestora din magazinele de solduri. Din documentele existente la dosar, respectiv fotografii ale produselor, apelanta-pârâtă comercializa produse ale căror etichete au fost înlăturate sau alterate, aspect reținut de instanța de apel ca situație de fapt.

O altă critică a deciziei se referă la nemotivarea înlăturării apărărilor formulate în etapa devolutivă cu privire la imposibilitatea garantării calității produselor ale căror etichete sunt alterate. Astfel, produsele purtând mărcile P.S. comercializate de apelanta SC E.G.I. SRL nu permit identificarea societății care le-a pus prima dată la comercializare. Rezultă că deteriorarea/tăierea etichetelor care permit identificarea produselor, îl lipsește pe producător de orice posibilitate de a garanta siguranța acelui produs și de a retrage de pe piață produsele, constatând că în acea serie există un potențial pericol pentru consumator. De asemenea, potrivit O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, producătorii sunt obligați să garanteze produsele puse pe piață.

Vânzătorul, respectiv distribuitorul nu preia așadar garanția producătorului, astfel încât garantarea de către producător subzistă în sarcina acestuia, chiar dacă comercializarea se face împotriva voinței noastre. În această situație producătorul-titularul de marcă trebuie să aibă posibilitatea de a opri în virtutea obligației de garanție, produsele neconforme, în lipsa unui acord direct între D.S.P.A. și distribuitor, garantarea de către producător a produselor nu poate fi exercitată convențional prin distribuitor. Totodată, art. 15 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora prevede acțiunea în regres a vânzătorului față de producător. Corelativ dreptului de regres al vânzătorului trebuie să existe și dreptul titularului/producătorului de a interveni și a opri comercializarea, astfel cum este stabilit ; prin dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. a) din O.G.

nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Dispoziții referitoare la garanție se regăsesc și în art. 20 alin. (2) din Legea nr. 449/2003 și art. 2 pct. 9 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Intimata, prin întâmpinarea formulată în conformitate cu dispozițiile art. 308 alin. (2) C. proc. civ. solicită respingerea recursului, ca nefondat, precizând următoarele: Sunt invocate aspecte ce privesc netemeinicia hotărârii pronunțate de către instanța de apel. În ciuda faptului că teoria produselor de „lux” a fost invocată și în fața instanței de apel, în acest sens fiind depuse și o serie de probe, prin recurs se reia încă o dată aceste aspect, sub o altă formă însă tocmai pentru a crea impresia invocării unei situații distincte, dar care conduce la un anumit moment chiar și la schimbarea cauzei.

Amintim astfel că prejudiciul privind renumele mărcii fusese inițial justificat ca urmare a punerii în circulație a produselor pe teritoriul unei alte țări din afara spațiului comunitar, iar ca urmare a acestui import paralel și alterarea informațiilor din etichetă se crea un risc de confuzie consumatorului final care era astfel pus în situația de a cumpăra un produs ce nu este original. Instanța de recurs trebuie să aibă în vedere și omisiunea reclamantei de a face precizarea limitei dintre alterarea etichetei și alterarea calității produsului, originalitatea acestuia, aceasta în ciuda încheierii din data de 22 martie 2011 (fila 127 dosar fond). Contrar argumentelor invocate de recurentă, susține că instanța de apel a avut în vedere întocmai probatoriul administrat atât în fața sa cât și în fața instanței de fond, iar din interpretarea acestuia a reținut că nu a fost atins renumele mărcii ( inițial neinvocat în cadrul acțiunii).

„Renumele” P.S. a fost creat în România de intimata - pârâtă SC EL.G.I. SRL. Ca atare, cât timp recurenta reclamantă a apreciat că SC E.G.I. SRL întrunea toate condițiile de vânzare ale unui astfel de brand de lux, cu atât mai mult consideră că această situație se impune actualmente. Faptul că SC El.G.I. SRL nu reprezintă un simplu boutique de la colțul străzii, ci un magazin recunoscut pentru vânzarea produselor de lux consideră că poate reieși și din clasificarea sa, în cursul mai multor ani la rând, pe locul primelor 3 magazine din București. Fără a se detalia netemeinicia primului dintre argumentele recurentei - reclamante, respectiv importul paralel, se precizează că inclusiv reprezentantului D.S.P.A.

a recunoscut în fața instanței de fond, (termenul din 24 mai 2011 - fila 143 dosar fond) faptul că acestea provin din spațiul comunitar, în momentul în care a trebuit să identifice anumite produse de genul celor vândut, respectiv cu "alterarea "etichetei. Argumentele recurentei, privind alterarea etichetelor însoțitoare și ștergerea codurilor de bare - care ar aduce în acest mod o atingere reputației mărcilor sale, întrucât nu poate să verifice calitatea produselor și nici cine le-a pus în piață, sunt de respins. Nu rezultă care este legătura dintre codul de bare și calitatea unui produs, în condițiile în care codul de bare privește persoana juridică vânzătoare, iar calitatea produsului se referă la materialele din care acesta este fabricat.

Deși până la data soluționării apelului, recurenta-reclamantă și-a întemeiat cauza acțiunii pe baza imposibilității consumatorului de a identifica un produs purtând marca P.S., în lipsa codului de bare existent pe etichetă, ulterior depunerii facturii fiscale prin care s-a arătat vânzătorul acestora, recurenta încercă să susțină o altă cauză, respectiv imposibilitatea de verificare a calității produselor. Sub un prim aspect, astfel cum s-a arătat și în fața instanței de apel, la momentul actual niciun produs comercializat în magazinul pârâtei nu mai are etichetele tăiate. Aceste etichete nu erau tăiate de intimată, ci de către vânzătorul SC F. SRL din Italia, astfel încât, în măsura în care recurenta se consideră prejudiciată, ar putea să se îndrepte împotriva acestuia.

Se învederează că orice produs conține două etichete. Prima etichetă, cea fotografiată de către recurenta-reclamantă, este eticheta regăsită la suprafață, lipită de către comerciant de cele mai multe ori pe ambalajul produsului care întotdeauna rămâne la comerciant și nu la client. În interiorul produsului mai există însă o a doua etichetă, care niciodată nu a fost fotografiată de către recurentă și care niciodată nu a fost alterată. Această etichetă întotdeauna se înmânează clientului și în baza elementelor de identificare a produsului, clientul poate, așa cum s-a arătat să verifice dacă produsul este sau nu unul original. În măsura în care se admite teza recurentei privind crearea unei confuzii în mintea consumatorului, se apreciază că nici măcar reprezentantul acesteia nu ar fi putut să identifice produsele cu eticheta tăiată.

În ciuda acestui aspect - situație care confirmă susținerea privind modalitatea de identificare a produsului în raport de cele 4 elemente și nu în raport de codul de bare - reprezentantul recurentei confirmă posibilitatea de a identifica produsele, chiar și în lipsa codului de bare. Practic ceea ce solicită recurenta, este o reanalizare a probatoriului administrat, însă o astfel de situație, nu poate constitui un motiv de nelegalitate. Nici argumentele invocate de recurentă cu privire la nemotivare nu sunt pertinente în condițiile în care instanța de apel a analizat întreg probatoriul administrat în cauză cât și argumentele invocate de către fiecare dintre cele două părți, iar din coroborarea acestora și-a format o singură opinie.

Intimata, ca probatoriu în recurs, în susținerea aserțiunii că este un magazin recunoscut pentru vânzarea produselor de lux, depune o serie de fotografii ce prezintă spațiul de vânzare, e-mail-uri prin care se confirmă desfășurarea raporturilor comerciale în bune condiții precum și facturi din care rezultă achiziționarea unor mărfuri aparținând unor mărci cunoscute. Înalta Curte analizând decizia prin raportare la criticile formulate precum și apărările formulate de intimată în etapa procesuală a recursului, constată caracterul fondat al recursului pentru argumentele ce succed. Intimata, prin întâmpinarea formulată, invocă nulitatea recursului, câtă vreme apreciază că aspectele învederate drept critici de nelegalitate reprezintă aspecte de netemeinicie din moment ce reanalizează probele administrate, solicitare ce nu poate fi primită în această etapă procesuală față de dispozițiile art. 312 alin. (1) C. proc.

civ. Aparent, criticile susținute în baza art. 304 pct. 9 C. proc. civ., privesc chestiuni ce țin de aprecierea materialului probator administrat în cauză, însă, Înalta Curte, analizează criticile de această natură în legătură cu aplicarea criteriilor Curții de la Luxemburg în materia proprietății intelectuale; aplicarea jurisprudenței C.J.U.E., pe lângă obligativitatea decurgând din Tratatul de aderare a României la U.E., înseamnă identificarea și aplicarea conținutului conceptului conturat în jurisprudența instanțelor Uniunii cu referire la motivele temeinice care justifică opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor.

Prin notele de trimitere la subsolul motivelor de recurs sunt invocate cauzele Copad vs. Christian Dior Couturs ș.a., Dior Vs.Evora, Pharmacia & Upjon vs. Paranova etc., așa încât se apreciază că cele învederate reprezintă motive de nelegalitate față de împrejurarea că dispozițiile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice se regăsesc în dispozițiile art. 13 alin. (2) din Regulamentul (C.E.) nr. 207/2009 a Consiliului privind marca comunitară și art. 7 alin. (2) din Prima directivă a Consiliului de apropriere a legislațiilor statelor membre privind mărcile nr. 89/(104) C.E.E. Intimata invocă și un motiv de inadmisibilitate a recursului atunci când afirmă schimbarea cauzei în recurs față de împrejurarea că prin motivele cererii de chemare în judecată se invocă existența importului paralel, iar prin motivele de recurs se invocă afectarea renumelui mărcii și alterarea calității produsului.

Cele afirmate de intimată nu se confirmă prin raportare la conținutul cererii de chemare în judecată. Reclamanta, în motivarea petitului, (obligarea pârâtei să înceteze importul, comercializarea bunurilor ce poartă mărcile/semnele protejate și ale căror etichete sunt alterate, prin tăierea acestora înainte de comercializare) pornind de la faptul găsirii unor produse ce aveau eticheta alterată, avansează ipoteza importului paralel. Se arată că marca „ca poziție pe piață (…) se încadrează în segmentul de produse de îmbrăcăminte sport, alături de alte branduri și companii de renume precum Lacoste sau Polo”. Totodată se arată că „alterarea informațiilor cuprinse în etichetă creează titularului de marcă grave prejudicii și prin pierderea posibilității de a controla rețeaua de destinații…” precum și că „fapta pârâtei împiedică pe reclamantă de a garanta consumatorilor controlul calității originii comerciale a produselor purtând mărcile P.S.

expunând reclamanta riscului comercializării unor produse contrafăcute ori care ar încălca drepturile conferite de marcă”. Cu alte cuvinte reclamanta învederează că marca este o marcă de de lux și că mărfurile vândute de pârâtă afectează calitatea produselor sale. Rezultă astfel că, pornind de la faptul comercializării unor produse ce aveau etichetele tăiate, reclamanta avansează mai multe ipoteze, firesc față de imposibilitatea obiectivă de a cunoaște modalitatea în care aceste mărfuri au ajuns să fie vândute de pârâtă. De precizat că pârâta nu a contestat niciun moment faptul că a vândut produse ce purtau marca reclamantei și care aveau etichetele tăiate precum și faptul că marca reclamantei este una de lux.

Astfel, osebit de cele reținute de ambele instanțe de fond cu privire la aspectele menționate mai sus, pârâta, prin întâmpinarea depusă în recurs afirmă, cu referire la produsele reclamantei, că „SC E.G.I. SRL întrunea toate condițiile de vânzare ale unui astfel de brand de lux (…)” precum și că magazinul său „este recunoscut pentru vânzarea produselor de lux”. Cu privire la faptul comercializării de produse având etichetele alterate, tot prin întâmpinarea depusă în recurs, se arată că „la momentul actual niciun produs comercializat în magazinele sale nu mai are etichetele tăiate” și că “(…) aceste etichete nu erau tăiate de intimată, ci de către vânzătorul SC F. SRL din Italia”. - Prima instanță de fond a apreciat incidența dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Legea mărcilor, în timp ce instanța superioară de fond a aplicat dispozițiile art. 38 alin. (1) din Lege, apreciind că apărarea intimatei, în sensul epuizării dreptului la marcă, este corectă.

Teoria epuizării pleacă de la ideea că folosirea mărcii de către dobânditorii și subdobânditorii produselor marcate trebuie să fie acceptată de titularul mărcii, că titularul unei mărci nu poate interzice celor ce au dobândit produsele sale, de a se servi de marca aplicată pe aceste produse sau de a se referi la ea, întrucât punerea în circulație a unor produse marcate presupune că intermediarii le vor putea vinde cu marca pe care acestea o poartă. Titularului mărcii i se recunoaște un drept de intervenție atunci când intermediarul săvârșește acte incomparabile cu funcția mărcii. Această limitare a teoriei epuizării mărcii are ca fundament funcția mărcii de a garanta consumatorului autenticitatea, originea și calitatea produsului acoperit de marcă.

Așa cum s-a arătat, ambele instanțe de fond, au reținut că marca P.S. este o marcă de lux, situație de fapt recunoscută și de pârâtă. Fiind în prezența unui produs de lux, ce are, prin definiție, un preț de achiziție accesibil doar unui segment redus din rândul consumatorilor, ceea ce se protejează este și renumele și reputația mărcii. Situația de fapt reținută, produse de lux vândute în magazine de lux cu etichete tăiate, conduce la aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (2) din legea mărcilor, potrivit cărora dispozițiile din alin. (1) al art. 38 referitoare la epuizarea dreptului de marcă „ nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziția titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț”.

Potrivit practicii C.J.U.E., codurile de bară, codurile produselor și alte numere de identificare sunt de obicei șterse/înlăturate, fie pentru a ascunde faptul că produsele respective au fost pentru prima dată puse în circulație în afara spațiului european sau pentru alte rațiuni cum ar fi preluarea acestora din magazinele de solduri. Pârâta, prin îndeplinirea obligației statuată de ambele instanțe de fond de a arăta proveniența bunurilor, firma din Italia, țară ce aparține comunității europene, a înlăturat ipoteza importului paralel. Punerea în vânzare de către pârâtă de produse autentice ce poartă marca de lux P.S. cu etichete tăiate, conferă mărcii un aspect neglijent, ce poate genera pentru cumpărătorul țintă suspiciuni cu privire la calitatea produsului cu referire la proveniența sa ori a anului când a fost lansată colecția căreia îi aparține bunul achiziționat.

Fiind vorba de produse de lux, titularul mărcii trebuie să prevină vânzarea produselor cu aspect nedorit pentru a proteja renumele mărcii. De altfel și pârâta, indirect, achiesează la punctul de vedere al recurentei, atunci când afirmă că în prezent nu mai comercializează produse cu etichete tăiate. Este adevărat că instanța de apel nu a răspuns argumentelor reclamantei referitoare la imposibilitatea garantării calității produsului, însă omisiunea nu ar fi avut vreo înrâurire asupra soluției adoptate câtă vreme s-a reținut ipoteza epuizării dreptului la marcă. Înalta Curte, pentru argumentele ce succed, reținând incidența în cauză doar a cazului de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc.

civ., în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1), (2) și (3) C. proc. civ., va admite recursul și va modifica decizia în sensul respingerii apelului formulat de pârâtă și, drept consecință, menținerea soluției primei instanțe de admitere a acțiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Cu majoritate: Admite recursul declarat de reclamanta D.S.P.A. împotriva Deciziei nr. 188/A din data de 20 decembrie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. Modifică decizia în sensul că respinge, ca nefondat, apelul declarat de pârâta SC E.G.I. SRL împotriva sentinței nr. 1939 din data de 8 noiembrie 2011 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă. Obligă pe intimata pârâtă să plătească recurentei reclamante D.S.P.A. suma de 10.000 lei, cheltuieli de judecată, cu aplicarea art. 274 alin. (3) C. proc. civ. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 10 iunie 2014. Opinie separată Cu opinia separată în sensul respingerii, ca nefondat, a recursului declarat de reclamanta D.S.P.A.

împotriva Deciziei nr. 188/A din data de 20 decembrie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. În recurs au fost invocate motive încadrate în prevederile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. Referitor la pct. 7 al art. 304 C. proc. civ. s-a susținut de către recurentă că instanța de apel nu a motivat în niciun fel înlăturarea apărărilor sale cu privire la imposibilitatea garantării calității produselor ale căror etichete sunt alterate, deși instanța a înlăturat interdicția comercializării acestor produse, și că nicăieri în hotărârea pronunțată instanța nu se referă la prevederile legale privind protecția consumatorilor și obligația producătorului de a garanta calitatea produselor, deși în prezenta cauză comercializarea se face împotriva voinței recurentei.

Cu privire la acest aspect este de subliniat că intimata reclamantă nu a formulat întâmpinare la motivele de apel, textele de lege la care face trimitere în recurs (art. 2 pct. 9, art. 7 alin. (1) lit. a O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor; art. 15, art. 20 alin. (2), art. 25 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora), fiind invocate doar prin concluziile scrise depuse cu prilejul dezbaterilor pe fondul apelului. Potrivit art. 292 C. proc. civ.

”(1) (părțile nu se vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât de cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare.(…). (2) În cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanța de apel se va pronunța, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanță.” Prin cererea de chemare în judecată (în afara motivelor prin care se susține, în sprijinul neepuizării dreptului la marcă, importul produselor în cauză din afara U.E., situație care nu s-a verificat în speță, instanța de apel reținând prin interpretarea probelor administrate că mărfurile au fost achiziționate din spațiul intraunional), reclamanta a invocat faptul că alterarea informațiilor cuprinse în etichetă creează titularului de marcă grave prejudicii prin pierderea posibilității acestuia de a controla rețeaua de distribuție a propriilor produse, care încorporează un drept de proprietate intelectuală, până la consumatorul final, a căror calitate este garantată de titularul mărcii și că fapta pârâtei reduce posibilitatea de a garanta consumatorilor controlul calității originii comerciale a produselor purtând mărcile P.S.

expunând reclamanta riscului comercializării unor produse contrafăcute, ori care ar încălca drepturile conferite de marcă. Or, instanța de apel a răspuns în cadrul motivării sale acestor susțineri, considerând că ”singurul inconvenient al înlăturării de pe etichete a codului de bare care permite identificarea primului cumpărător este imposibilitatea pentru titularul de marcă sau reprezentanții autorizați ai acestuia de a cunoaște proveniența produsului în mod direct, prin simpla analiză a etichetei. Însă, proveniența poate fi stabilită și pe alte căi, prin prezentarea documentelor de proveniență, amiabil sau pe cale judiciară.

Totodată, acest inconvenient nu are nicio influență asupra calității produselor și nici asupra imaginii producătorului în rândul cumpărătorilor, pentru aceștia din urmă aspectul analizat fiind indiferent.” Acesta este motivul pentru care instanța de apel a menținut obligarea pârâtei la prezentarea originii comerciale a produselor purtând mărcile P.S. din 02 august 1985, comercializate prin intermediul magazinelor C.D.O. Astfel, nu se poate susține întemeiat că instanța de apel nu ar fi analizat, în mod nelegal, textele de lege menționate în recurs, enumerate anterior, atâta timp cât acestea nu au fost invocate cu respectarea art. 292 C. proc. civ., motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 7 fiind astfel nefondat.

În ceea ce privește motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., este nefondată susținerea în sensul că instanța de apel ar fi reținut că nu sunt aplicabile prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data înregistrării acțiunii, ca excepție de la epuizarea dreptului la marcă, pentru produsele introduse pe piața intraunională cu acordul titularului mărcii, în cazul alterării etichetelor prin dezlipirea autocolantului care conținea codul de bare al primului distribuitor, întrucât aceste dispoziții ar privi exclusiv alterarea produselor, ceea ce nu ar fi cazul aici, unde au fost alterate doar etichetele. Instanța de apel, raportându-se la susținerile în fapt din cererea de chemare în judecată, a reținut că nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) ale art. 37 din Legea nr. 84/1998, și ale alin. (2) din art. 13 din Regulamentul C.E.

nr. 207/2009, cu conținut similar, ”întrucât nu s-a făcut dovada că starea produselor ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor în comerț și nici a vreunei alte împrejurări care să justifice opoziția titularului de marcă la comercializarea produselor sale de către apelanta-pârâtă.” Ca atare, nu se poate susține întemeiat că instanța de apel ar fi redus aplicarea art. 37 alin. (2) al Legii nr. 84/1998 doar la exemplul oferit de acest articol, și anume când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț, instanța de apel reținând că nu s-a făcut dovada nici a vreunei alte împrejurări care să justifice opoziția titularului de marcă la comercializarea produselor sale de către apelanta-pârâtă, adică s-a apreciat că simpla alterare a etichetelor prin dezlipirea autocolantului care conținea codul de bare al primului distribuitor nu se încadrează într-o astfel de ”altă” împrejurare.

Nu este întemeiată nici susținerea privind existența motivelor temeinice care să justifice opoziția titularului mărcii în cauză la comercializarea produselor purtând marca în cauză de către intimata-pârâtă, conform art. 37 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată. Recurenta a invocat în recurs mai multe argumente. Astfel, a susținut că produsele purtând mărcile P.S. sunt produse de lux și că instanța de apel nu a ținut cont că atingerea renumelui mărcii reprezintă un motiv justificat pentru opunerea la comercializare produselor intimatei pârâte ale căror etichete sunt alterate și prin comercializarea cărora titularul este lipsit de posibilitatea controlului acestora.

A mai arătat că în cazul produselor de lux sau de prestigiu, renumele produsului este, totodată, un element relevant pentru aprecierea calității în sensul art. 8 alin. (2) din Directiva nr. 89/104. Independent de alte proprietăți ale produsului o atingere adusă renumelui mărcii ar putea avea ca efect faptul că acesta să nu mai poată fi recunoscut în același mod ca un produs de lux sau de prestigiu. Pentru acest tip de produs, formele de distribuție care aduc atingere renumelui său pot pune în discuție în același timp calitatea acestuia. A mai menționat că în prezenta cauză faptele intimatei de comercializare neautorizată a produselor P.S.

prin alterarea etichetelor însoțitoare și ștergerea codurilor de bare aduc atingere reputației mărcilor recurentei reclamante atât prin imposibilitatea acesteia de a permite verificarea calității produselor, fiind lipsită de posibilitatea de a afla cine le-a pus prima dată pe piață, cât și prin modul de comercializare, aspectul neglijent al produselor datorat alterării unor elemente din etichetă nefiind acceptate în cazul unor produse de lux. Raportat la aceste susțineri din recurs, prioritar trebuie să se stabilească limitele recursului, prin întâmpinare intimata pârâtă invocând că situația încălcării renumelui mărcii prin modul, apreciat ca fiind neglijent, de alterare a etichetei nu a fost invocat prin cererea de chemare în judecată, ceea ce ar atrage schimbarea cauzei în recurs.

Pentru a verifica această apărare a intimatei pârâte trebuie văzut ce s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată. Astfel, prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat obligarea pârâtei să înceteze importul, comercializarea, precum și orice act de comerț cu bunuri ce poartă semne identice/similare mărcilor P.S. din 26 ianuarie 2000 și din 02 august 1985, fără acordul titularului, și ale căror etichete sunt alterate, prin tăierea acestora înainte de comercializare; obligarea pârâtei să prezinte originea comercială a produselor purtând mărcile menționate comercializate prin intermediul magazinelor, având în vedere că tăierea etichetelor acestora creează suspiciuni de încălcare a drepturilor reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În susținerea acestui obiect al cererii au fost invocate prevederile art. 35 și 37 din Legea nr. 84/1998. Potrivit art. 37 din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, ”[titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane deținerea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor care poartă această marcă, pentru produsele care au fost puse în comerț de însuși titular sau cu consimțământul acestuia.

Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile, dacă titularul probează motive temeinice de a se opune la comercializarea produselor, în special când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț.” În motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată reclamanta a susținut, în principal, faptul că nu s-ar aplica regula prevăzută la alin. (1)al art. 37 din Legea nr. 84/1998 a epuizării drepturilor exclusive asupra mărcii, întrucât mărfurile nu ar fi fost puse pe piață în U.E., de însuși titular sau cu consimțământul acestuia, altfel spus că ar fi fost importate dintr-un stat terț, acesta fiind motivul pentru care ar fi fost dezlipit autocolantul conținând codul de bare al primului distribuitor.

Pe această primă cauză a cererii de chemare în judecată s-a bazat prima instanță când a admis cererea, susținere care s-a dovedit a fi neîntemeiată raportat la probele analizate de către instanța de apel, pârâtul dovedind că a cumpărat mărfurile purtând mărcile în cauză după ce fuseseră puse pe piață în U.E. de însuși titular sau cu consimțământul acestuia, situație care nu a fost contestată în recurs.

În motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată reclamanta a mai susținut, pentru situația în care s-ar fi dovedit că produsele au fost puse în comerț de însuși titular sau cu consimțământul acestuia, că ar exista motive temeinice de a se opune la comercializarea produselor, conform alin. (2) al art. 37 din Legea nr. 84/1998, care reglementează o excepție de la regula epuizării dreptului asupra mărcii, prevăzută la alin. (1). Reclamanta a indicat două motive considerate de către aceasta temeinice, în sensul art. 37 alin. (2): - alterarea informațiilor cuprinse în etichetă creează titularului de marcă grave prejudicii prin pierderea posibilității acestuia de a controla rețeaua de distribuție a propriilor lui produse până la consumatorul final, produse care încorporează un drept de proprietate intelectuală și a căror calitate este garantată de titularul mărcii.

- fapta pârâtei reduce posibilitatea de a garanta consumatorilor controlul calității originii comerciale a produselor purtând mărcile P.S. expunând reclamanta riscului comercializării unor produse contrafăcute, ori care ar încălca drepturile conferite de marcă. Așa cum rezultă din cele consemnate în încheierea din 22 martie 2011, pârâta i-a solicitat reclamantei să precizeze în ce constă fapta ilicită imputată, iar prin precizarea depusă la 24 mai 2011 reclamanta a arătat că ulterior anului 2008 pârâta comercializează produse purtând marca P.S. fără a avea autorizarea titularului mărcii, produse a căror autenticitate și proveniență nu poate fi garantată, întrucât etichetele au fost alterate prin eliminarea codului de bare, astfel că nu poate fi identificat primul cumpărător.

În aceeași precizare se arată că pârâta până în 2008 a comercializat autorizat produse purtând această marcă. După cum se poate observa, reclamanta nu a invocat prin cererea de chemare în judecată ca situație de fapt care să susțină existența unui alt motiv temeinic de derogare de la aplicarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 84/1998, încălcarea renumelui mărcii prin modul neglijent în care ar fi fost tăiate și dezlipite de pe etichetă autocolantele care conțineau codurile de bare ale primului distribuitor, care ar afecta imaginea de lux a mărcii. Această situație de fapt, care se constituie într-un nou caz justificativ de derogare de la aplicarea principiului epuizării drepturilor asupra mărcii, a fost invocată pentru prima dată în recurs.

Cauza cererii de chemare în judecată reprezintă situația de fapt calificată juridic. Așa cum se reține în doctrină, pentru a defini cauza cererii de chemare în judecată nu se poate face abstracție nici de fapte, nici de drept. În recurs, conform art. 316 raportat la art. 294 alin. (1) C. proc. civ., nu se poate schimba cauza cererii de chemare în judecată. Astfel această nouă situație de fapt calificată juridic, invocată direct în recurs, reprezintă o nouă cauză a cererii de chemare în judecată, care nu putea fi analizată de către instanța de recurs, fiind inadmisibilă. În ceea ce privește cazurile invocate în fața primei instanțe pentru a susține aplicarea art. 37 alin. (2), în legătură cu capătul de cerere prin care se solicita obligarea pârâtei să înceteze importul, comercializarea, precum și orice act de comerț cu bunuri ce poartă semne identice/similare mărcilor P.S.

din 26 ianuarie 2000 și din 02 august 1985, fără acordul titularului, și ale căror etichete sunt alterate, prin tăierea acestora înainte de comercializare, consider că nu sunt temeinice pentru a justifica restrângerea dreptului la libera circulația bunurilor în favoarea dreptului la marcă, pentru următoarele motive. În cauza C-349/95, hotărârea din 11 noiembrie 1997 a C.J.C.E., Loendersloot vs Ballantine și alții (în care s-a pornit de la premisa că este vorba despre produse purtând mărci de renume, având o imagine de lux parag. 33), în ceea ce privește înlăturarea codurilor de identificare a produselor, s-a reținut că pentru a stabili drepturile și limitele titularului mărcii trebuie determinate motivele care au dus la înlăturarea codurilor de identificare a produselor (parag.

39-43), cum sunt, printre altele, și codurile de bare, ținând cont că art. 7 din Directiva nr. 89/104 (C.E.E.), care a fost transpus în art. 37 din Legea nr. 84/1998 a fost edictat cu intenția de a reconcilia interesul fundamental de a proteja dreptul la marcă cu interesul fundamental la libera circulație a bunurilor în interiorul comunității europene (parag. 18, C-349/95). În această hotărâre au mai fost reținute următoarele premise. Potrivit jurisprudenței C.J.C.E. art. 36 din T.C.E. permite derogări de la principiul fundamental al liberei circulații a bunurilor în interiorul comunității europene doar atâta timp cât aceste derogări reprezintă motive temeinice justificate pentru protecția drepturilor care constituie subiectul specific al proprietății industriale și comerciale în cauză (parag.

21). Titularul unei mărci protejate de legislația unui stat membru nu se poate baza pe această legislație pentru a se opune la importarea sau punerea pe piață a unui produs care a fost pus pe piață într-un alt stat membru de acesta sau cu consimțământul său. Drepturile asupra mărcii nu au fost edictate pentru a permite titularilor lor împărțirea piețelor naționale și astfel menținerea unor diferențe de preț care ar putea exista între statele membre (parag.

23). În continuare, s-a constatat că îndepărtarea numerelor de identificare se poate dovedi a fi necesară pentru a preveni împărțirea artificială a piețelor între statele membre cauzată de dificultățile pentru persoana implicată în comerțul paralel de a se aproviziona de la distribuitorii Ballantine și ai altora de teama sancțiunilor impuse de producători în eventualitatea vânzării unor astfel de persoane și că nu se poate exclude faptul că numerele de identificare au fost plasate pe produse de către producători pentru a le permite să refacă itinerariul produselor lor cu scopul de a preveni ca dealerii lor să aprovizioneze persoanele implicate în comerțul paralel (parag.

40). În circumstanțele în care numerele de identificare au fost aplicate cu scopul de a se conforma unor obligații legale, în special pentru identificarea unui lot căruia îi aparține marfa sau pentru a realiza alte obiective legitime cum ar fi rechemarea produselor defecte și combaterea contrafacerii, faptul că titularul mărcii își folosește dreptul său pentru a preveni ca o terță parte să îndepărteze etichetele purtând marca sa cu scopul de a elimina aceste numere nu se poate considera că aceasta contribuie la împărțirea artificială a pieței (parag.

42). În schimb, când se stabilește că numerele de identificare au fost aplicate pentru scopuri care sunt legitime din punctul de vedere al dreptului comunitar, dar sunt, de asemenea, folosite de către titularul mărcii pentru ai permite să detecteze slăbiciunile din organizația sa de vânzări și astfel să combată comerțul paralel al produselor sale, atunci, potrivit dispozițiilor tratatului referitoare la concurență, cei angajați în comerțul paralel trebuie protejați împotriva unor acțiuni de acest tip (parag. 43). În speță, reclamanta a invocat faptul că dezlipirea autocolantului conținând codul de bare al primului distribuitor ar împiedica-o să controleze rețeaua de distribuție, cu incidență asupra controlului calității produselor, ca atare, ar împiedica-o să exercite obligația de rechemare a produselor defecte, și combaterea contrafacerii.

Pentru a verifica existența motivelor temeinice care ar justifica limitarea principiului liberei circulații a bunurilor în U.E. trebuie să se determine de către instanța națională, care au fost rațiunile, în cazul concret pentru înlăturarea codului de bare al primului distribuitor (C-349/95, Loendersloot vs Ballantine și alții, para38, teza finală). În speță, așa cum a reținut instanța de apel, produsele purtând marca în cauză nu sunt contrafăcute, iar, pe de altă parte, nu s-a susținut că ar fi produse cu defecte sau nocive pentru cumpărător. Mai mult, nu a fost îndepărtată porțiunea din autocolant care permitea identificarea lotului sau a numărului de identificare a produsului. Ca atare, nu se poate susține întemeiat că acestea ar fi motivele pentru înlăturarea codurilor de bare ale primului distribuitor.

În aceste condiții, este credibil să se rețină că rațiunea pentru care a fost dezlipit autocolantul purtând codul de bare al primului distribuitor a fost aceea de a permite persoanei implicate în comerțul paralel de a se aproviziona de la distribuitorii P.S., caz în care s-a reținut în hotărârea C.J.C.E. menționată anterior că, potrivit dispozițiilor tratatului referitoare la concurență, persoanele angajate în comerțul paralel trebuie protejate împotriva unor acțiuni de acest tip (parag. 43). Această situație de fapt se verifică în speță, unde pârâtul s-a opus la administrarea unei probe pentru a nu divulga numele societății distribuitoare (fila 84, dosar tribunal), pârâtul a apelat la o astfel de modalitate de comercializare după anul 2008, până când a avut acordul titularului mărcii pentru a distribui produsele purtând această marcă, pârâtul a arătat că a fost înlăturat codul de bare pentru a nu putea fi identificat primul vânzător.

Astfel, cele două motive invocate de către reclamantă pentru a interzice importul și comercializarea produselor P.S. având alterată eticheta prin tăierea și dezlipirea autocolantului purtând codul de bare al primului distribuitor nu pot fi apreciate ca fiind temeinice pentru limitarea liberei circulații a mărfurilor în U.E. Chiar dacă s-ar aprecia că invocarea direct în recurs a faptului că prin modul pretins neglijent în care au fost tăiate și dezlipite etichetele autocolante conținând codul de bare al primului distribuitor al produselor purtând marca P.S., ar fi afectată imaginea de lux a produselor și astfel reputația mărcii, nu ar reprezenta o cauză nouă, formulată cu încălcarea art. 316 raportat la art. 294 C. proc.

civ., în speță nu s-a făcut dovada temeiniciei nici a acestui motiv, pentru a fi aplicabile prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată, pentru următoarele considerente. Fapta ilicită menționată anterior, așa cum a fost invocată direct în recurs, constă în atingerea renumelui mărcii prin modul de comercializare, întrucât aspectul neglijent al produselor datorat alterării unor elemente din etichetă, și ștergerea codurilor de bare, nu este acceptat în cazul unor produse de lux. În primul rând, este de remarcat că pot