ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1630/2015

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1630/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Prin cererea

înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, la data de

28 decembrie 2012, reclamanta SC W.R. SRL, în temeiul dispozițiilor art. 47

alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice, republicată, art. 112 din Codul de procedura civilă, a chemat în

judecată pe pârâții SC F.C.I. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci -

OSIM, solicitând următoarele: să se dispună anularea mărcii A.M. nr. 108781 din

data de 16 septembrie 2010 acordată pentru clasa 5 - produse farmaceutice,

veterinare și igienice; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru

copii mici; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea

dinților și pentru amprente dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea

animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, publicată în Buletinul Oficial de

Proprietate Industriala nr. 9/2010, ca fiind înregistrată cu încălcarea

dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 47 alin. (1) lit. b) și c) din

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicata; să

fie obligat OSIM să radieze înregistrarea mărcii indicate mai sus și să publice

în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala soluția radierii; obligarea

paratei F.C.I. SRL la suportarea cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 274

alin. (1) din C. proc. civ.

În drept, se invocă

dispozițiile art. 112 din C. proc. civ., art. 47 din Legea nr. 84/1998,

republicată.

La data de 13

februarie 2013 SC F.C.I. SRL a formulat întâmpinare la cererea de chemare în

judecată.

Se solicită

respingerea acțiunii întemeiata pe art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998.

În drept, se invocă

dispozițiile art. 115, art. 274 alin. (1) C. proc. civ.; art. 1899 alin. (2) C.

civ. din 1864; art. 6 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (4), art. 86 alin. (1)

și alin. (3), art. 88 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice; art. 48 - 54 din Regulamentul de aplicare a

Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 1134/2010; art. 2 alin. (1) lit. d) și

alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Decizia

Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 08 februarie 1994; Decizia Curții

Constituționale nr. 137 din 01 februarie 2011; art. 147 alin. (4) din

Constituția României; orice alte dispoziții legale aplicabile.

Prin Sentința civilă

nr. 855 din 25 aprilie 2013 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a

civilă, s-a respins ca nefondată acțiunea formulată de reclamanta SC W.R. SRL,

în contradictoriu cu pârâții SC F.C.I. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții

și Mărci.

Pentru a hotărî

astfel, instanța a reținut că intimata SC F.C.I. SRL a depus la OSIM la 22 mai

2009 o cerere de înregistrare a mărcii verbale A.M., cu număr de depozit

M200904033 pentru clasa 05 de produse din clasificarea de la Nissa - produse

farmaceutice, veterinare și igienice; substanțe dietetice de uz medical,

alimente pentru copii mici; plasturi, material pentru pansamente, materiale

pentru plombarea dinților și pentru amprente dentare; dezinfectante; produse

pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide, produse farmaceutice.

W.R. comercializează

o serie de produse purtând mărci alcătuite după formula ARTRO plus un alt

element alipit, astfel că mărcile opuse sunt: A.Z., verbală, M200701954 pentru

clasele 03, 05 (antetul clasei), 35; A.R., verbală, M 200607678 pentru clasa 05

(antetul clasei), 35 și A.P., verbală M 200607677, pentru clasa 05 (antetul

clasei), 35.

Reclamanta a pretins

că în această situație, consumatorul produselor sale poate fi cu ușurință indus

în eroare cu privire la acestea, întrucât semnele cu care sunt protejate sunt

comune, existând risc de confuzie asupra proveniențelor lor.

Reclamanta și-a

întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6(2) lit. f)

și art. 47 alin. (1) lit. b) și c din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și

indicațiile geografice.

Potrivit art. 6 lit.

b) din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, o marcă

este refuzată la înregistrare dacă b) este identică cu o marcă anterioară, iar

produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt

similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată și dacă există

risc de confuzie pentru public. Potrivit art. 6 lit. c), o marcă va fi refuzată

la înregistrare dacă este similară cu o marcă anterioară, dacă este destinată a

fi aplicată unor produse identice sau similare și dacă există risc de confuzie

pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

În cazul în care una

din aceste trei condiții nu este îndeplinită, marca va fi refuzată la

înregistrare. În general se consideră că în ceea ce privește riscul de

confuzie, nu se pune problema unei confuzii efective, ci a probabilității

confuziei.

Relativ la prima

condiție a identității sau similarității de produse, având în vedere natura

produselor pentru care sunt destinate semnele de conflict, respectiv produse

farmaceutice, menționate generic pe lista de produse a ambelor părți se

verifică în parte cerința similarității produselor vizate de semnele de

conflict și în parte chiar identitatea dintre acestea, cu referire la produsele

farmaceutice.

Însă, între A.Z. și

A.M. nu s-a putut reține nici similaritate vizuală, nici fonetică și nici

conceptuală, concluzie stabilită pe baza criteriului percepției de ansamblu a

consumatorului mediu. La mărcile care cuprind sufixe sau prefixe devenite

uzuale, comparația trebuie să se facă asupra părții originale a mărcilor. În

speță, ambele mărci în conflict sunt verbale, fără elemente de grafică care să

permită diferențierea lor sub acest aspect, însă în condițiile în care se iau

în considerație elementele distinctive principale și nu elementele slab

distinctive sau generice care nu pot fi apropiate în mod exclusiv, între Calm

și Stop, nu se poate reține nici o similitudine vizuală, fonetică sau

conceptuală; Cele două mărci sunt complexe, alcătuite din termeni uzuali, cum

este ARTRO și termeni originali; reproducerea termenilor uzuali este liberă

pentru toți concurenții, iar aprecierea riscului de confuzie nu se va raporta

decât la termenii originali care reprezintă de fapt elementele distinctive ale

mărcii.

Regulamentul de

aplicare a legii mărcilor (Regula 17.4) prevede că în cazul în care marca

include și un element care este lipsit de caracter distinctiv, OSIM poate cere

solicitantului să declare că nu se va invoca un drept exclusiv asupra acestui

element.

Cât privește riscul

de confuzie și riscul de asociere, deși Legea nr. 84/1998 și H.G. nr. 833/1998

nu prevăd ce se înțelege prin risc de confuzie și risc de asociere, Curtea de

Justiție a Comunității Europene de la Luxemburg a clasificat aceste concepte

statuând că "riscul de confuzie care include și riscul de asociere trebuie

interpretat în sensul că simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă

între două mărci ca urmare a conținutului lor semantic similar, nu este prin ea

însăși suficientă pentru a se considera că există risc de confuzie". Cu

această ocazie s-a stabilit că riscul de asociere nu este o alternativă a

riscului de confuzie, ci este cuprins în acesta.

Aprecierea

caracterului distinctiv al unei mărci pornește de la raportul

semn-produs-consumator, distinctivitatea nefiind o trăsătură a semnului însuși,

ci o relație semn-produs-consumator, sub aspectul aptitudinii de a-l distinge

de alte produse (sau servicii) în privința provenienței (a întreprinderii de la

care provine), iar banalitatea, simplitatea semnului în sine nu are nici o

incidență asupra condiției de registrabilitate a distinctivității, ci exclusiv

asupra puterii distinctive a semnului. Față de aceste argumente, nu s-a putut

reține decât nivelul scăzut al distinctivității mărcilor înregistrate opuse,

mărci aluzive, evocatorii, dat fiind conținutul evocator al termenului în

raport de produs, ceea ce atrage o protecție slabă a acestora în caz de

conflict. Prin urmare, nu poate fi primită susținerea reclamantei privind

protecția largă a mărcii verbale "Art(h)ro".

Folosirea de către

concurenți a elementului verbal "Art(h)ro" ca element cu valoare

evocativă a calităților produsului marcat nu poate fi interzisă, întrucât s-ar

recunoaște implicit un monopol cu privire la acest cuvânt banal, simplu,

folosit în legătură cu un anumit produs pentru a transmite consumatorului mediu

vizat un mesaj indirect cu privire la calitățile acelui produs.

Așadar, concurenții

nu pot fi îndrumați să folosească sinonime pentru cuvântul "artro"

pentru a atinge același scop.

Confruntat cu produse

identice, putând semnul folosit de reclamantă, consumatorul român mediu vizat

de produsele respective nu își va aminti automat faptul că mărcile anterioare

conțin elementul verbal "Artro", nu va substitui voluntar produsele,

nu va considera că produsul marcat de semnul folosit de pârâtă are aceeași

proveniență cu cel marcat de mărcile verbale anterioare și nici că între cei

doi producători diferiți ar exista vreo legătură. Fiind vorba de produse farmaceutice,

consumatorul vizat va fi interesat în principal de producătorul al cărui nume

este marcat întotdeauna pe produs. Chiar dacă produsele ar fi identice,

caracterul slab distinctiv al mărcilor anterioare înlătură existența unui risc

de confuzie în percepția consumatorului mediu vizat.

În cazul

medicamentelor ce poartă mărci similare, chiar dacă din punct de vedere fonetic

și semantic acestea sunt apropiate, riscul de confuzie și asociere va fi

apreciat și prin raportare la un consumator avizat și nu la un consumator

mediu, datorită faptului că medicamentele se eliberează pe bază de prescripție

medicală și se vând exclusiv în farmacii. Consumatorul este avizat, întrucât

medicii și farmaciștii care prescriu sau recomandă aceste produse sunt persoane

instruite, cu înaltă calificare, posibilitatea ca aceștia să fie induși în

eroare cu privire la medicamentele ce poartă mărci asemănătoare fiind redusă.

S-a mai invocat

înregistrarea cu rea-credință a mărcii A.M.

Jurisprudența și

doctrina au definit reaua-credință la înregistrarea unei mărci ca fiind

atitudinea subiectivă a unei persoane care în momentul depunerii cererii de

înregistrare a mărcii avea cunoștință de faptul că respectiva marcă era

folosită în mod legitim de o altă persoană în România sau oriunde în lume.

Potrivit art. 6

parag. 5 lit. c) din Recomandarea comună a WIPO "în determinarea relei

credințe, autoritatea competentă va lua în considerare în ce măsură persoana

care a obținut înregistrarea, ori a folosit marca ce vine în conflict cu marca

notorie, la momentul înregistrării sau folosirii, sau în momentul depunerii

cererii, știa sau avea motive să știe de existența mărcii notorii.

În speță, după cum

s-a analizat, nu poate fi reținută reaua credință în condițiile în care mărcile

nu sunt identice și nici similare, au un caracter slab distinctiv care înlătură

riscul de confuzie și asociere, iar folosirea prefixului "Artro" are

doar o valoare evocatoare.

Prin instituirea unui

drept absolut și exclusiv în favoarea titularului, marca este o formă de monopol

acceptată legal. Cu toate acestea, monopolul instituit prin marcă este și

trebuie să rămână un monopol asupra identității și nu un monopol asupra pieței.

Pe cale de

consecință, folosirea prefixului "artro" pentru mărci în domeniul

farmaceutic, nu reprezintă o înregistrare cu rea credință și nici nu poate face

parte din cazurile vizate de lege pentru refuzul de la înregistrare al unei

mărci.

În raport de aceste

aspecte, Tribunalul a respins acțiunea ca nefondată.

Împotriva acestei

hotărâri a declarat apel apelanta-reclamantă SC W.R. SRL, solicitând

modificarea în tot a sentinței apelate, cu consecința admiterii acțiunii și

obligarea intimatei la plata tuturor cheltuielilor pentru soluționarea

prezentei cauze, atât în faza instanței de fond, cât și în fața instanței de

apel.

Prin Decizia civilă

nr. 236A din data de 28 mai 2014, Curtea de Apel București, secția a IV-a

civilă, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă SC W.R.

SRL, împotriva Sentinței civile nr. 855 din 25 aprilie 2013 pronunțată în Dosar

nr. 50138/3/2012 de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în

contradictoriu cu intimații-pârâți SC F.C.I. SRL și Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci.

A obligat apelanta să

plătească intimatei SC F.C.I. SRL suma de 2240 lei cu titlu de cheltuieli de

judecată.

În motivarea deciziei

s-au reținut următoarele.

Pentru a răspunde

criticii privitoare la nemotivarea hotărârii, curtea de apel a reținut, în

primul rând, că judecătorul nu trebuie să răspundă în mod special tuturor

argumentelor părților, fiind suficient ca din întregul hotărârii să rezulte că

a răspuns acestor argumente în mod implicit. Nu se poate cere judecătorului să

dea un răspuns detaliat la fiecare argument al părții pentru a considera

motivată hotărârea, din ansamblul considerentelor rezultând cu claritate care

au fost motivele ce au condus la soluția dată în cauză.

Deși susține că

hotărârea a fost doar parțial motivată, astfel că s-a încălcat dreptul la un

proces echitabil în sensul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului,

apelanta nu arată în mod concret, punctual, care sunt cererile, apărările sau

mijlocele de probă ce nu au fost analizate de prima instanță, astfel încât să

se poată concluziona că aceasta nu a beneficiat de o judecată efectivă. Arătând

care au fost reținerile instanței în urma analizării cererii reclamantei, pe

care le apreciază ca fiind "false", apelanta susține, în realitate,

netemeinicia și nelegalitatea sentinței, exprimându-și nemulțumirea față de

argumentele exprimate, ceea ce presupune o analiză a criticilor referitoare la

fondul cauzei.

Reținând că hotărârea

cuprinde motivele de fapt și de drept care au format convingerea primei

instanței, cu respectarea cerințelor prevăzute de art. 261 C. proc. civ.,

Curtea constată nefondată critica vizând nemotivarea acțiunii.

În analiza criticii

ce vizează greșita reținere a lipsei distinctivității mărcii A.Z., prin

analizarea fiecărui element din compunerea mărcii, cu ignorarea ansamblului,

precum și a criticilor asupra concluziei instanței privind inexistența

similarității semnelor și în final a inexistența riscului de confuzie, s-au

reținut următoarele.

Tribunalul a reținut

nivelul scăzut al distinctivității mărcilor reclamantei, dat fiind conținutul

evocator al termenului în raport de produs, ceea ce conduce la o slabă

protecție în caz de conflict.

Curtea de apel a

reținut că mărcile în conflict sunt verbale, urmând a se da o interpretare

conceptului de similaritate în legătură cu riscul de confuzie, prin raportare

la percepția consumatorul mediu cu un nivel rezonabil de informare, diligență,

prudență, inteligență și perspicacitate.

Două mărci sunt

considerate asemănătoare atunci când prezintă similitudini auditive, vizuale

sau conceptuale, de natură a crea în abstracto posibilitatea ca cineva confruntat

cu ele să poată face asocieri cu marca ce-i este cunoscută și pe care o

păstrează în memorie, în trăsăturile sale esențiale, situație ce relevă

necesitatea determinării elementului dominant al fiecăreia dintre mărci sau a

caracteristicilor distinctive ale acestora.

Pentru un asemenea

rezultat este utilă aprecierea globală a mărcilor, deoarece similaritatea

vizuală, fonetică sau conceptuală are la bază impresia de ansamblu creată de

mărci, instrumentul esențial de apreciere în acest sens fiind capacitatea de

orientare a publicului cu pregătire medie, public care percepe marca, în mod

obișnuit, ca pe un tot și nu-i analizează diferitele detalii; pe de altă parte,

percepția sa nu operează simultan, ci pe baza unei percepții anterioare a unei

mărci, acționând reflexul consumatorului mediu de a asocia o nouă marcă cu una

din memorie, cu care ar putea-o confunda; un simplu risc de asociere între

mărcile în conflict nu este însă suficient pentru a se constata riscul de

confuzie, neexistând probabilitate de confuzie decât dacă publicul poate fi

indus în eroare asupra originii produselor sau serviciilor în cauză; conceptul

probabilității de asociere nu este o alternativă a riscului de confuzie, ci

servește la definirea scopului acestuia.

Prima parte a

mărcilor în conflict este identică, aceasta fiind reprezentată de elementul

" ARTRO (termenul generic de artroza reunește mai multe suferințe ale

articulațiilor), sfârșitul mărcilor fiind diferit, prin elementele verbale

" stop" și "calm" . Astfel, elementul "ARTRO " îndeplinește

un rol sugestiv, în legătură cu produsele farmaceutice, distinctivitatea urmând

a fi analizată în contextul ansamblului fiecărei mărci .

Comparând mărcile,

tribunalul procedează la descrierea elementelor aflate în compunerea acestora

și concluzionează (în acord cu practica Curții de Justiție a Uniunii Europene -

decizia din 3 iulie 2003 din cauza Jose Alejandro/OHMI-

Anheuser-Busch,T-129/01) că, în general, publicul nu consideră un element

descriptiv/evocator ce face parte dintr-o marcă ca fiind elementul distinctiv

și dominant în impresia de ansamblu produsă, elementul verbal "artro"

făcând parte din această categorie de termeni evocatori, căci duce cu gândul la

boli ale articulațiilor .

În situația în care

toate elementele verbale ale unei mărci verbale sunt aluzive sau descriptive,

niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în așa măsură atenția

consumatorului încât să conducă la neglijarea totală a celuilalt, toate

elementele joacă un rol în impresia de ansamblu produsă de semn. În această

situație, neglijarea unuia din elemente este de natură să conducă la o

apreciere greșită a riscului de confuzie.

După eliminarea

particulei aluzive, comune a mărcilor, există diferențe care să permită

identificarea corectă și distingerea mărcii pârâtei de marca anterioară. Față

de caracterul descriptiv al elementului "artro", căruia nu i se poate

atribui, din acest motiv, calitatea de element dominant, tribunalul a examinat

toate aspectele legate de compunerea mărcilor, concluzionând în sensul inexistenței

similarității vizuale, fonetice sau conceptuale, apreciată prin cântărirea

asemănărilor și deosebirilor în evaluarea de ansamblu a semnelor.

Suprapunerea

elementului de început al mărcilor nu este suficientă în aprecierea

similarității auditive și vizuale, căci, în aprecierea globală a mărcilor în

conflict, nu se poate acorda atenție numai părții inițiale a semnului,

elementele de diferențiere fiind, de asemenea, importante, cu mențiunea că

ambele componente ale mărcii deținute de reclamanta au caracter descriptiv,

foarte slabe privite separat .

Din punct de vedere

conceptual nu se poate nega o anumită similaritate a mărcilor în conflict,

ambele accentuând, prin utilizarea elementelor " stop" și

"calm", proprietatea produsului de a opri sau ameliora durerea, prin

transmiterea unui mesaj cu privire la unul din efectele sale, fiind asociată cu

o anumită destinație a produselor.

Cu privire la

publicul relevant vizat de produsele pe care se aplică marca - medicamente

eliberate fără rețetă - trebuie avut în vedere consumatorul mijlociu, care

manifestă un grad de atenție și vigilență rezonabile. Segmentul de public

relevant care trebuie luat în considerare în speță este format atât din

specialiști, produsele fiind achiziționate din farmacii, pe baza comenzii

verbale a clientului, cât și din consumatori obișnuiți, fără pregătire

medicală, aspect care este deosebit de important în analizarea efectivă a celor

două mărci.

Nu poate fi reținută

susținerea din apel, potrivit căreia în cazul medicamentelor ce se eliberează

fără prescripție medicală, publicul poate avea un grad de atenție foarte

scăzut, căci trebuie presupus că aceste produse interesează consumatorii care

sunt prezumați a fi suficient de bine informați, de atenți și de avizați, din

moment ce respectivele produse le afectează starea de sănătate, și că acești

consumatori ar putea confunda într-o mai mică măsură diversele versiuni ale

produselor menționate. În plus, chiar în ipoteza în care ar fi obligatorie o

rețetă, consumatorii pot da dovadă de un grad de atenție ridicat la momentul

prescrierii produselor în cauză, având în vedere faptul că acestea sunt produse

farmaceutice. Astfel, medicamentele, eliberate cu rețetă sau fără rețetă, pot

fi privite ca beneficiind de un grad de atenție sporit din partea

consumatorilor normal informați și suficient de atenți și de avizați. În măsura

în care produsele în cauză nu sunt produse de consum curent, ci produse care

privesc sănătatea consumatorului, consumatorul final dă dovadă de un grad de

atenție mai ridicat (T-331 din 09 din 2010/12 din 15 - N./OHMI).

În situația

identității/similarității produselor (ce nu a fost contestată), o examinare

globală permite să se excludă orice risc de confuzie, concluzie care se

întemeiază pe luarea în considerare a faptului că publicul relevant este mai

atent la produsele în litigiu, care privesc sănătatea acestuia, și mai vigilent

atunci când este nevoit să le aleagă.

Potrivit

jurisprudenței, în aprecierea globală a riscului de confuzie, aspectele vizual,

fonetic sau conceptual ale semnelor în conflict nu au întotdeauna aceeași

importanță și trebuie să se analizeze condițiile obiective în care mărcile se

pot prezenta pe piață [Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2003, Alejandro/OAPI

- Anheuser-Busch (Budmen), T-129/01, Rec., p. II-2251, punctul 57, și Hotărârea

Tribunalului din 6 octombrie 2004, New Look/OAPI - Naulover (NLSport, NLJeans,

NLActive și NLCollection), T-117/03-T-119 din 03 și T-171/03, Rec., p. II-3471)

Importanța elementelor de similitudine sau de diferență între semnele în

conflict poate să depindă, printre altele, de caracteristicile intrinseci ale

acestora sau de condițiile de comercializare a produselor sau a serviciilor pe

care le desemnează mărcile în conflict. Dacă produsele desemnate de mărcile în

cauză sunt în mod normal vândute în magazine cu autoservire, în care

consumatorul alege el însuși produsul și trebuie, prin urmare, să se bazeze în

principal pe imaginea mărcii aplicate pe acest produs, o similitudine vizuală a

semnelor va avea, în general, o mai mare importanță. Dacă, în schimb, pentru

vânzarea produsului vizat este necesară pronunțarea mărcii, se va atribui în

mod normal o mai mare importanță unei similitudini fonetice a semnelor

(Hotărârea NLSport, NLJeans, NLActive și NLCollection).

Reținând, însă, un

anume grad, chiar scăzut, de similaritate vizuală și auditivă, în condițiile

similarității produselor, curtea de apel a reținut că protecția mărcii

înregistrate depinde de existența riscului de confuzie, iar în materie de

produse farmaceutice, există numeroase mărci care sunt foarte apropiate unele

de altele, având prefixe au sufixe care sugerează compoziția sau destinația

produsului. Curtea de apel a menționat anterior considerentele referitoare la

vigilența clienților în fața unor astfel de produse, motiv pentru care este

admisă coexistența pe piață a unor mărci cu diferențe slabe.

Concluzia curții de

apel a fost aceeași cu cea a tribunalului, în sensul inexistenței riscului de

confuzie, argumentată prin considerentele expuse mai sus, ce răspund criticilor

din apel privitoare la distinctivitatea mărcii, aprecierea în ansamblu,

globală, a mărcilor, categoria de produse, modul de comercializare a

produselor, tipul de consumatori, riscul de confuzie .

În ceea ce privește

notorietatea, curtea de apel a reținut că determinarea sau dovedirea

notorietății unei mărci se face conform criteriilor stabilite în Regula nr. 19

din H.G. nr. 1134/2010 (pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.

84/1998), sarcina probei revenind persoanei care pretinde că marca este

notorie.

Apelanta a depus la

dosar o serie de înscrisuri, constând în extrase din diferite publicații, din

care rezultă intensitatea publicității, volumul de vânzări și veniturile

obținute din vânzarea produsului.

Referitor la dovada

procentului din segmentul de public relevant care cunoaște în România marca

A.Z., curtea de apel a reținut că studiul efectuat de S.V., la cererea

reclamantei, ce investighează cunoașterea mărcii A.Z. pe segmentul mărcilor de

produse pentru îngrijirea articulațiilor, este efectuat în anul 2006, astfel că

este irelevant față de momentul ce interesează în speță, 16 septembrie 2010,

data înregistrării mărcii A.M.. Notorietatea se apreciază la un moment cât mai

apropiat de data de înregistrare a mărcii ulterioare, întrucât gradul de

cunoaștere a unei mărci poate varia în timp.

În același timp, cel

de al doilea studiu, ce are la bază date colectate în perioada decembrie 2009 -

ianuarie 2010, nu conține mențiuni cu privire la aria geografică în care s-a

efectuat sondajul, astfel că nu se poate presupune că acesta a fost realizat pe

teritoriul României, ce interesează în speță, fiind vorba de mărci înregistrate

pe cale națională, mai mult, nu se menționează autorul sondajului de opinie,

pentru a se putea aprecia asupra veridicității acestuia.

Curtea a reținut că

nu sunt suficiente elemente care să susțină notorietatea mărcii anterioare la

nivelul teritoriului relevant și al publicului, deci gradul înalt de

distinctivitate dobândită care conduce la un risc de confuzie ridicat.

Simpla cunoaștere a

existenței și folosirii mărcii anterioare depozitului mărcii pârâtei nu este

suficientă pentru întrunirea relei-credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie

unul de natură frauduloasă.

Așadar,

reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte,

vizând, pe de o parte, cunoașterea "faptului relevant"(existența și

folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă),

iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă. Este exclus ca simpla culpă să

aibă semnificația relei-credințe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii,

deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea comerciantului,

ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței.

Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a

Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în

cauza C - 529 din 07 (Chocoladefabriken Lindt &Sprüngli AG contra Franz

Hauswirth GmbH). Critica din apel se concentrează pe o singură idee, și anume

că, odată dovedită cunoașterea mărcii anterioare, reaua credință este

demonstrată. Nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul

reclamantei este important în aprecierea relei credințe, însă nu este singurul

factor ce poate conduce la determinarea relei credințe, în speță, notorietatea

nefiind dovedită.

Împrejurarea că

solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează

un semn similar pentru un produs identic sau similar nu este suficientă,

întrucât este necesar ca similaritatea să conducă la confuzie cu semnul a cărui

înregistrare se cere, iar intenția solicitantului să fie de a-l împiedica pe

acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare.

În baza art. 274

alin. (1) C. proc. civ., parte căzută în pretenții a fost obligată la plata

cheltuielilor de judecată, în sumă de 2240 lei, reprezentând onorariul

avocatului în calea de atac.

Împotriva acestei

decizii a declarat recurs reclamanta SC W.R. SRL, invocând prevederile art. 304

pct. 9 C. proc. civ.

În motivarea

recursului s-au arătat următoarele.

reținut în mod nelegal că nu sunt suficiente elemente care să susțină

notorietatea mărcii anterioare la nivelul teritoriului relevant și al

publicului.

Prin raportare la

dispozițiile Regulii 16 alin. (1) și (3) - (5) din Hotărârea nr. 833/1998

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile

și indicațiile geografice, se poate concluziona cu ușurință faptul că instanța

de apel a interpretat greșit regulile în baza cărora se stabilește notorietatea

unei mărci, adăugând la lege prin argumentul pe care l-a utilizat pentru a

stabili că marca A.Z. nu ar fi notorie. Instanța de apel a stabilit prin

aplicarea și interpretarea greșită a legii că singurul criteriu obiectiv pentru

stabilirea notorietății este sondajul, în condițiile în care legea prevede o

serie de criterii ce pot fi luate în considerare alternativ, criterii a căror

îndeplinire recurenta le-au probat.

Chiar dacă s-ar fi

luat în considerare doar rezultatele studiului de piață, acesta ar fi fost

necesar și suficient pentru a stabili că marca A.Z. este o marcă notorie,

studiul demonstrând că A.Z. a fost menționat de către cei mai mulți dintre

respondenți atât spontan (15%), cât și asistat (52%); 25% dintre respondenții

care au utilizat produse A.Z. în ultimul an l-au asociat corect cu

producătorul, adică cu W.; studiul a concluzionat faptul că A.Z. este lider de

piață.

Referitor la acest

studiu, instanța de apel, în mod nelegal a reținut următoarele:

a. studiul nu ar

conține mențiuni cu privire la aria geografică. Pagina 4 a studiului indică

faptul că eșantionul utilizat este reprezentativ național. Pagina 19 a

studiului cuprinde detalii cu privire la regiunile avute în vedere, fiind

acoperit întreg teritoriul României.

b. presupusa lipsă a

autorului studiului. Așa cum se menționează pe fiecare pagină a studiului,

compania G.F.K. este autorul studiului, aceasta fiind una dintre cele mai

reputate companii în acest domeniu.

Instanța de apel

recunoaște volumul mare al vânzărilor și dimensiunea semnificativă a bugetului

alocat activităților de marketing, însă interpretând în mod greșit dispozițiile

legale, le înlătură, ajungând astfel să pronunțe o decizie nelegală.

mărcii A.Z. și riscul de confuzie.

Atât instanța de

fond, cât și cea de apel au stabilit că mărcile A.Z. fiind aluzive, iar

niciunul dintre cele două elemente verbale nefiind suficient de puternic pentru

a atrage în așa măsură atenția consumatorului, concluzia ar fi acea că marca este

slab distinctivă, deci protecția este la rândul ei slabă.

Acest argument este

greșit pentru următoarele motive.

În multe cazuri, așa

cum este și cel dedus judecății, același element are atât un sens descriptiv,

cât și un sens distinctiv. Prin folosirea continuă de către un distribuitor

și/sau producător a unui element care descrie o trăsătură a produsului în

legătură cu care este utilizat, consumatorul relevant se obișnuiește să

înțeleagă prin acest semn nu numai trăsătura descrisă de semn, ci și desemnarea

producătorului/distribuitorului care îl folosește.

Curtea de Justiție a

Comunităților Europene a reținut în cauza Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag.

24 - 25 următoarele: "Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu

atât mai mare va fi probabilitatea confuziei. De aceea nu este exclus ca

similaritatea conceptuală rezultând din faptul că doua mărci folosesc imagini

cu un conținut semantic analog poate conduce la un risc de confuzie când marca

anterioară are un caracter deosebit distinctiv fie în sine, fie prin reputația

de care se bucură în rândurile publicului."

Prin Decizia civilă

nr. 2186 din 01 aprilie 2008 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție,

comparând marca Sirop de Pătlagină cu semnul Sirop de Pătlagină și Mugur de

Brad, instanța a reținut că fără a antama problema legalității înregistrării

semnului ca marcă, Înalta Curte a apreciat că marca în litigiu este o marcă

slabă, dat fiind caracterul evocator, puțin distinctiv al semnelor care o

compun. Însă câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, această

înregistrare creează o prezumție de validitate și obligă la recunoașterea

protecției mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.

Așadar, atât timp cât

marca este înregistrată, titularul acesteia se bucură de toate drepturile

conferite prin lege.

Practica judiciară a

reținut că nu se poate sancționa o marcă slabă, prin admiterea folosirii sau

înregistrării unor semne care sunt similare mărcii anterioare printr-o

conotație descriptivă comună. Astfel, instanțele române au dispus înregistrarea

mărcii Diltirex, deși titularul mărcii anterioare Diurex a formulat opoziție.

Instanțele au stabilit că marca anterioară este o marcă slabă ce induce în

mintea consumatorului ideea că produsele comercializate sub această marcă sunt destinate

a fi folosite pentru tratarea unor afecțiuni ale aparatului urinar. Marca

Diltirex, în schimb, nu putea fi asociată unei anumite destinații a produselor,

motiv pentru care neavând o conotație evocatoare ea nu putea fi confundată de

public cu marca anterioară.

În consecință, dacă

semnele ulterioare preiau tocmai sensul descriptiv (așa cum este în cazul de

față, A.Z. - A.M.) ce generează presupusa slabă distinctivitate a mărcii

anterioare, în cazul acesta A.Z., riscul de confuzie nu este diminuat, ci

mărit.

Tribunalul de primă

Instanță al Comunităților Europene a concluzionat că similitudinea între două

semne este mal mare pentru consumatorii care percep elementele comune ale celor

două semne ca fiind descriptive decât pentru consumatorii care, din cauza

nivelului de educație sau a preocupărilor lor, nu pot percepe sensul descriptiv

al elementelor preluate.

Astfel, în cauza

T-306-07, la înregistrarea mărcii verbale Confoflex pentru clasa de produse

piese de mobilier s-au opus două mărci anterioare figurative incluzând însă și

elementul verbal Flex. în susținerea cererii de înregistrare, titularul a

arătat că termenul "flex" evocă flexibilitatea. întrucât aceasta este

o calitate esențială a oricărei canapele, termenul "flex" este uzual

folosit pentru a desemna asemenea produse, fiind lipsit de distinctivitate.

Astfel, titularul cererii de înregistrare a încercat să demonstreze că nu e

posibilă existența unui risc de confuzie între acest semn și mărcile

anterioare. Instanța comunitară a respins însă acest raționament, arătând că

termenul "Flex" poate într-adevăr să fie considerat, din punctul de

vedere al publicului țintă, ca evocator al unei caracteristici a produselor

relevante, flexibilitatea, mărcile anterioare neavând din acest motiv un caracter

distinctiv prea ridicat. [..} însă (...) este necesar să se considere că, având

în vedere interdependența factorilor pertinenți pentru aprecierea riscului de

confuzie, identitatea produselor pentru care se solicită înregistrarea asociată

puternicei similarități conceptuale a semnelor în conflict este suficientă

pentru a conchide în speță asupra existenței unui asemenea risc. (...) în afară

de faptul că semnele în conflict concordă perfect în conținutul lor semantic,

trebuie relevat mai ales că termenul "confor" aplicat canapelelor,

poate să fie în mod obiectiv considerat ca descriptiv al unei calități

esențiale a produselor vizate, în speță confortul, așadar lipsit de caracter

distinctiv. în aceste condiții, adăugarea termenului confor celui de flex în

marca a cărei înregistrare se cere nu va permite consumatorilor să distingă

într-o măsură suficientă semnele în conflict. în consecință, chiar și în cazul

în care consumatorul mediu ar fi capabil să sesizeze unele diferențe vizuale

sau fonetice între cele două semne în conflict, acestea sunt în final

neutralizate în mare măsură de puternica similaritate conceptuală a acestor

semne, riscul de a stabili o legătură între semne fiind foarte real. De altfel,

este perfect posibil ca un agent economic să utilizeze sub-mărci, adică semne

derivând dintr-o marcă principală și având un element dominant comun cu

aceasta, pentru a distinge diferitele linii de producție, mai ales cu privire

la calitatea produselor în cauză. în aceste condiții se poate lesne concepe

(...) ca publicul țintă să considere produsele desemnate prin semnele în

conflict ca aparținând, desigur, unor game de produse distincte, provenind

totuși de la același agent economic.

Dat fiind faptul că

semnul A.M. ar putea fi considerat o varianta a mărcilor pe care reclamante le

deține deja în portofoliu, este evident faptul că publicul țintă va aprecia că

cele două produse provin de la un singur producător/distribuitor, în speța de

la reclamantă dată fiind notorietatea de care se bucură mărcile A.Z.

raportat la susținerile de mai sus, apreciază că aceasta se prezumă, intimata

cunoscând în mod evident activitatea desfășurată de recurentă și gradul de

cunoaștere a produselor pe care le pune pe piață, aceasta urmărind să

beneficieze în mod injust de notorietatea mărcii sale.

Înalta Curte a

constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat primul

motiv de recurs prin care se susține că instanța de apel a reținut în mod

nelegal că nu sunt suficiente elemente care să susțină notorietatea mărcii

anterioare la nivelul teritoriului relevant și al publicului, prin raportare la

prevederile art. 16 ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr.

84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (H.G. nr. 833/1998, în

vigoare la data înregistrării mărcii a cărei anulare se cere în cauză).

Pentru stabilirea

notorietății unei mărci se impune luarea în considerare pe lângă gradul de

cunoaștere a mărcii, a tuturor factorilor relevanți, cum ar fi cota de piață

deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării,

amploarea investițiilor realizate pentru promovarea acesteia.

De regulă, niciunul

dintre acești factori nu este suficient în sine pentru a stabili larga

cunoaștere a unei mărci, trebuind a se administra probe cu privire la mai mulți

factori relevanți, dintre cei enumerați exemplificativ anterior.

Notorietatea trebuie

evaluată pe baza unei aprecieri globale a factorilor relevanți. Astfel, în mod

greșit susține recurenta reclamantă că criteriile prevăzute de lege pentru

aprecierea notorietății, ce reies din prevederile alin. (2) și (5) din regula

16 trebuie luate în considerare alternativ.

Acești factori

relevanți sunt în directă legătură cu condițiile pe care trebuie să le

îndeplinească o marcă pentru a fi considerată notorie, și anume să fie larg

cunoscută pe teritoriul României și pentru segmentul de public din România

căruia i se adresează produsele și serviciile la care se referă marca [alin.

(1) din Regula 16].

Contrar susținerilor

recurentei reclamante instanța de apel nu a stabilit că singurul criteriu

obiectiv pentru stabilirea notorietății este sondajul, ci că "nu sunt

suficiente elemente care să susțină notorietatea mărcii anterioare la nivelul

teritoriului relevant și al publicului", și în consecință a gradului înalt

de distinctivitate dobândită care poate conduce la un risc de confuzie ridicat.

Astfel, nu se poate

susține întemeiat că instanța ar fi interpretat greșit alin. (4) al Regulii nr.

16 care prevede că persoana care pretinde că marca este notorie este ținută să

dovedească, prin orice mijloc de probă, cunoașterea largă a mărcii pe

teritoriul României, instanța de apel neînlăturând vreun mijloc de probă ca

fiind nepertinent pentru a face dovada gradului de cunoaștere a mărcii anterioare

la data înregistrării mărcii în cauză.

Referitor la

susținerile legate de studiul de piață, recurenta reclamantă în mod evident

face trimitere la un studiu de piață care nu a fost administrat ca probă în

prezenta cauză.

Instanța de apel s-a

referit în motivarea sa la studiul aflat la fila 182 din volumul I al dosarului

constituit la tribunal.

Observând acest

document se poate constata, contrar celor susținute de către recurenta

reclamantă, că mențiune G.F.K. nu apare pe fiecare pagină a studiului, acesta

nu conține un sondaj din care să reiasă că A.Z. a fost menționat de către cei

mai mulți dintre respondenți atât spontan (15%), cât și asistat (52%); că 25%

dintre respondenții care au utilizat produse A.Z. în ultimul an l-au asociat

corect cu producătorul, adică cu W.; și nici că studiul a concluzionat faptul

că A.Z. este lider de piață.

Întrucât recurenta se

referă la un alt studiu, nici criticile la adresa a ceea ce a reținut instanța

de apel, când a considerat neconvingătoare această probă nu au nicio legătură

cu situația în speță.

Astfel, recurenta

reclamantă susține că instanța de apel, în mod nelegal a reținut că

"studiul nu ar conține mențiuni cu privire la aria geografică. Pagina 4 a

studiului indică faptul că eșantionul utilizat este reprezentativ național.

Pagina 19 a studiului cuprinde detalii cu privire la regiunile avute în vedere,

fiind acoperit întreg teritoriul României."

Trecând peste faptul

că studiul aflat la dosar este redactat în limba engleză și nu a fost depusă

traducerea și nici nu este numerotat de către cel care l-a redactat, acesta are

doar 10 pagini, astfel că nu s-ar putea afla la pagina 19 detalii cu privire la

regiunile avute în vedere la efectuarea cercetării, din care ar rezulta că a

fost acoperit întreg teritoriul României.

Mai mult la pagina 4

a studiului se află obiectivele studiului, neexistând nicio mențiune în sensul

că eșantionul utilizat este reprezentativ național.

La fila 2 a acestui

studiu se descrie metoda de lucru fără a rezulta aria de cuprindere teritorială

a acestuia, singura legătură cu România fiind mențiunea din dreptul secțiunii

"Întrebări", unde se arată că au fost concepute de către G.F.K.

România în cooperare cu W. Mai mult așa cum rezultă din informațiile aflate în

aceeași pagină, populația țintă a acestui studiu era doar cea aflată în ariile

urbane.

Din mențiunile aflate

pe această pagină referitoare la conceperea întrebărilor și evaluarea datelor

ar putea rezulta că studiul a fost efectuat de G.F.K., dar acest fapt nu este

de natură a contrabalansa celelalte lipsuri evidente ale acestui studiu, pentru

a avea vreo relevanță în stabilirea gradului de cunoaștere a mărcii anterioare

în cauză pe teritoriul României și pentru segmentul de public căruia i se

adresează produsele la care se referă marca.

Contrar celor

susținute de către recurenta reclamantă instanța de apel nu "recunoaște

volumul mare al vânzărilor și dimensiunea semnificativă a bugetului alocat

activităților de marketing", ci instanța de apel a reținut doar că

"apelanta a depus la dosar o serie de înscrisuri, constând în extrase din

diferite publicații, din care rezultă intensitatea publicității, volumul de

vânzări și veniturile obținute din vânzarea produsului."

Aceste probe nu au

fost înlăturate de către instanța de apel, ci aceasta a reținut că "nu

sunt suficiente elemente care să susțină notorietatea mărcii anterioare la

nivelul teritoriului relevant și al publicului".

Este nefondat și

motivul de recurs referitor la distinctivitatea mărcii A.Z. și la riscul de

confuzie.

Reclamanta a invocat

ca temei de drept în susținerea înregistrării mărcii "A.M."

dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 47 alin. (1) lit. b) și c) din

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicata, forma

în vigoare la data înregistrării mărcii.

Potrivit

dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice, modificată și completată "o marcă este refuzată la

înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele

motive relative: (...) b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în

raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a

produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate

crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere

cu marca anterioară"

De asemenea a mai

invocat prevederile art. 6 alin. (2) lit. f) din aceeași Lege arătând că din

acestea s-ar desprinde intenția legiuitorului de a proteja în mod special

mărcile notorii anterioare, împotriva oricăror confuzii care ar permite

terților să obțină un avantaj injust din cota de piață creată de titularul

mărcii notorii.

În realitate, art. 6

alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998 nu face altceva decât să arate în ce

condiții pot fi invocate ca mărci anterioare mărcile notorii, care după cum se

știe sunt protejate și dacă nu au fost înregistrate, și anume să fie la data de

depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității

invocate, notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris.

În schimb, gradul de

distinctivitate a unei mărci anterioare, chiar dobândită prin utilizare, este

un element relevant pentru determinarea riscului de confuzie, dar aceasta

rezultă din regulile aplicabile acestei instituții juridice specifică materiei

în cauză.

Astfel, riscul de

confuzie reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile

despre care este vorba provin de la același producător sau de la un producător

legat economic de titularul mărcii (C-39 din 97 Curtea de Justiție a

Comunităților Europene, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc.,

parag. 29).

Riscul de confuzie

trebuie apreciat global ținând cont de toate circumstanțele cazului. Riscul de

confuzie implică o anumită interdependență între factorii relevanți, și în

particular similaritate între mărci și între bunuri sau servicii. Astfel, un

grad de similaritate scăzut între bunuri sau servicii poate fi compensat de un

grad mai mare de similaritate între mărci și viceversa. Mai mult, cu cât mai

distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie.

Mărcile cu un caracter distinctiv puternic, ori per se, ori datorită reputației

pe care o posedă pe piață, se bucură de o mai mare protecție decât mărcile cu

un caracter distinctiv mai slab. (Canon, parag. 17 și urm).

În determinarea

caracterului distinctiv al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic

distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari

sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a

fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă

acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee,

C-108 din 97 și C-109/97, parag. 49).

În cadrul acestei

evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de

caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă include sau nu un

element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost

înregistrată, partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea

geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de

întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care

identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată

datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de comerț și industrie sau

ale altor asociații profesionale. (C-342 din 97 Loyd Schuhfabrik parag. 28 și

urm.)

Cu cât mai

distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie.

Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include

elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost

înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau

originale se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt

distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață.

(Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 și 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17)

În ceea ce privește

aprecierea riscului de confuzie se pornește de la ideea că percepția mărcilor

în mintea consumatorului obișnuit al categoriei de produse și de servicii în

discuție joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie și că în mod

normal acest consumator percepe marca în întregul ei și nu îi analizează diferitele

detalii. Consumatorul obișnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil

informat și în mod rezonabil atent și circumspect. Acest consumator obișnuit nu

are șansa de a face o comparație directă între diferitele mărci și trebuie să

acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

Nivelul de atenție al consumatorului mediu variază în funcție de categoria de

produse și servicii în discuție. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.

GmbH v. Klijsen Handel BV, parag. 26.)

Mărcile care trebuie

comparate în cauză sunt ambele individuale verbale, și anume, marca anterioară,

"A.Z.", și marca a cărei anulare se cere, "A.M.".

Sunt descriptive

semnele care descriu trăsături ale unor produse sau servicii, iar sugestive

semnele care sugerează trăsături ale produselor sau serviciilor, fără a descrie

în mod direct aceste trăsături.

După cum se poate

observa, conceptual, ambele mărci sunt compuse din particula "artro"

situată la începutul fiecăreia, element descriptiv pentru produsele constând în

suplimente alimentare destinate ameliorării efectelor negative ale artrozelor.

Ceea ce le

diferențiază este particula "stop", în cazul mărcii anterioare, și

particula "calm", în al celei a mărcii a cărei anulare se cere,

ambele elemente fiind descriptive, descriind trăsătura produsului de a

stopa/calma durerile articulare.

Astfel, din punct de

vedere semantic există o similaritate scăzută, dată doar de particula

"artro" situată la începutul fiecărei mărci.

De asemenea, vizual

și fonetic cele două mărci se aseamănă doar prin elementul "artro"

situat la începutul fiecăreia, fiind diferite prin particulele menționate

anterior, existând și cu privire la aceste aspecte doar o similaritate scăzută.

Categoria de bunuri

și servicii implicată poate crește importanța unuia dintre aspectele

similarității dintre semne (vizual, fonetic sau conceptual) în funcție de cum

bunurile sunt comandate sau cumpărate. Similaritatea auditivă sau conceptuală

dintre semne poate fi de mai mică importanță în cazul bunurilor care sunt de

obicei examinate vizual înainte de a fi cumpărate. În acest caz impresia

vizuală contează mai mult în examinarea riscului de confuzie. (C-342 din 97

Loyd Schuhfabrik parag. 27).

Acesta este și cazul

în speță unde produsele protejate de mărcile în cauză sunt cumpărate de regulă

din farmacii, fiind alese direct de pe rafturi de către cumpărător sau

solicitate farmacistului.

Conținutul semantic

(conceptual) analog poate produce risc de confuzie când marca anterioară are un

caracter deosebit distinctiv, fie în sine, fie prin reputația de care se bucură

în rândurile publicului. (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Sabel BV v.

Puma AG, C-251/95, parag. 24-25). Or, nu acesta este cazul în speță.

Fiind compusă din

două elemente descripti