ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1627/2015

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1627/2015 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Prin Sentința civilă

nr. 856 din 25 aprilie 2013 Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis

acțiunea formulată de reclamanta SC R.C. SRL în contradictoriu cu

pârâta-reclamantă W.A. și cu intervenientul accesoriu SC W.R. SRL, și cu OSIM,

a anulat marca verbală S. nr. 113128, înregistrată de pârâta SC W.R. SRL și a

dispus înscrierea mențiunii privind hotărârea de anulare în Registrul național

al mărcilor, precum și publicarea hotărârii în Buletinul Oficial de Proprietate

Industrială, Secțiunea mărci în termen de cel mult două luni de la data

înregistrării, a respins acțiunea formulată de reclamanta SC R.C. SRL în dosar

56431/3/2010 ca nefondată, a respins cererea reconvențională formulată de

pârâta W.A. la 27 ianuarie 2011 ca nefondată, a respins cererea de intervenție

accesorie formulată de SC W.R. SRL la 27 ianuarie 2011 și a respins ca

nefondată cererea completatoare formulată de SC W.R. SRL și W.A. la 24 martie

2011, astfel cum a fost precizată la 21 aprilie 2011.

În motivarea

sentinței s-au reținut următoarele.

Pârâta W., persoană

juridică străină, a înregistrat marca "A." pe cale internațională, fiind

admisă la înregistrare în ceea ce privește România la 6 februarie 2003.

SC W.R. SRL a

încheiat încă din anul 2002 cu W.A. un contract de licență în baza căruia W.A.

a acordat intervenientei drepturi exclusive de utilizare a mărcii MI 734174 A.

Astfel, intervenienta și-a asumat obligația de a proteja această marcă față de

orice acte sau fapte de natură să aducă atingere drepturilor izvorâte din

dreptul la marcă. De asemenea, intervenienta este titulară a mărcilor naționale

M 084834-A.Z., pentru clasele de produse și servicii 03, 05, 35 și m 2010

06875-S., pentru clasele de produse și servicii 05, 35. Marca MI 734174 - A. a

fost utilizată pe teritoriul României de la data înregistrării acesteia în

România, astfel cum rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei de către

intervenientă, respectiv facturi comerciale pentru distribuitori din România,

facturi fiscale emise de distribuitorul din România către farmacii

cumpărătoare, foi de livrare, liste ale vânzărilor pe produse/clienți.

Potrivit art. 45 alin.

(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decăderea titularului unei mărci din

drepturile conferite de înregistrarea acesteia reprezintă o sancțiune civilă

care intervine printre alte motive, pentru nefolosirea efectivă a mărcii, fără

justificare pe teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani

pentru produsele și serviciile pentru care s-a realizat înregistrarea mărcii.

Data de la care titularul unei mărci are obligația folosirii acesteia, sub

sancțiunea decăderii pentru neuz, este data înregistrării mărcii în Registrul

Național al Mărcilor, respectiv, data pronunțării unei decizii definitive de

înregistrare.

W.R. SRL a

înregistrat marca M 2010 06875 S. pentru produsele incluse în clasele 5 și 35,

la data de 28 septembrie 2010.

R. utilizează încă din

anul 2004 denumirea "S." pentru comercializarea de produse

farmaceutice destinate tratamentului afecțiunilor de artroză. În acest sens, la

dosarul cauzei s-au depus facturi privind comercializarea produselor S., copie

ambalaj produse S., extrase internet atestând caracterul uzual al particulelor

Artro și Stop. Potrivit Notificărilor 6109 din 16 septembrie 2004 și 7872 din

29 noiembrie 2004, emise de Institutul de Sănătate publică din cadrul

Ministerului Sănătății, R. este autorizată să aplice denumirea comercială

"S." pentru produsele de alimentație comercializate sub formă de

pulbere pentru soluție destinată administrării orale. La dosarul cauzei s-au

depus documente din care rezultă comercializarea acestor produse purtând

denumirea S.

Comitetul Executiv al

Asociației Internaționale pentru Protecția Proprietății Intelectuale (AIPPI) a

recomandat ca legislațiile tuturor țărilor, privind numele comercial să

cuprindă următoarele principii: orice denumire sub care o afacere industrială

sau comercială se exercită sau este cunoscută publicului va fi protejată ca un

nume comercial cu condiția ca această denumire să aibă un caracter distinctiv

față de această afacere în țara în care protecția este solicitată; dreptul la

protecție va fi asigurat prin utilizare, înregistrarea nefiind o condiție

pentru protecție; numele comercial va fi protejat în special împotriva

utilizării de către un altul cu aceeași denumire sau o denumire similară,

astfel încât să nu fie posibilă apariția confuziei. Ulterior, la inițiativa

AIPPI, în art. 8 al Convenției de la Paris s-a prevăzut faptul că "numele

comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere

sau înregistrare, indiferent dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică

sau de comerț." Legea nr. 84/1998 privind mărcile, în art. 48, lit. c) se

referă la posibilitatea anulării înregistrării unei mărci atunci când

înregistrarea a fost făcută cu rea credință, iar în art. 48 lit. e) se prevede

ca motiv de anulare a înregistrării mărcii și cazul în care înregistrarea

mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite.

În raport de aceste

reglementări, prima instanță de fond a reținut că înregistrarea mărcii S. de

către intervenienta W. la data de 28 septembrie 2010, o marcă identică cu

numele comercial "S." s-a făcut cu rea credință, cu scopul vădit de a

aduce atingere dreptului anterior dobândit de către reclamantă prin utilizarea

denumirii comerciale "S.", astfel că va fi admisă acțiunea în

anularea mărcii intervenientei "S.".

În ceea ce privește

acțiunea în contrafacere marcă, potrivit art. 83 alin 1 din Legea nr. 84/1998,

constituie infracțiune contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei

mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produselor

sau serviciilor la care se referă marca; punerea în circulație, fără drept a

unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată

pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii

înregistrate. De asemenea, potrivit art. 83 alin 2, constituie infracțiune de

contrafacere, folosirea de către un terț, fără consimțământul titularului

mărcii înregistrate a unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii

identice; un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori

dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se

aplică semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost

înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând

riscul de asociere a mărcii cu semnul; un semn identic sau asemănător cu marca

pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este

înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă,

din folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul

distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului în cauză ar cauza

titularului mărcii un prejudiciu.

În speță, nu s-a

făcut dovada unei intenții de fraudă din partea reclamantei, sau faptul că

aceasta urmărește să profite de caracterul notoriu al mărcii pârâtei. Nu s-au

administrat probe din care să rezulte o migrare a clientelei de la pârâtă spre

reclamantă. Dimpotrivă, din actele depuse rezultă o creștere a vânzărilor

pârâtei în intervalul de timp în care reclamanta a comercializat produse sub

denumirea de S.. Calculele realizate în raportul de expertiză contabilă au un

caracter potențial nefiind verificabile în plan real, în sensul că prejudiciile

reclamate de pârâtă sunt efectiv reale. Produsele comercializate de cele două

părți în litigiu au ca suport criterii precum calitatea, siguranța și

eficiența, excluzându-se considerațiile economice și de altă natură. Denumirile

folosite, chiar în condiții de similaritate, reprezintă pentru consumator

elemente de identificare a producătorului. Marca A., marcă verbală, este

alcătuită din două cuvinte comune, artro și stop care pot fi considerate ca

fiind generice, cel puțin cuvântul artro, pentru produse farmaceutice, indicând

destinația. Astfel, prefixul artro sugerează destinația precisă, artroză și

stop completează semnificația în sensul că produsul este destinat stopării

artrozei. Rezultă că marca pârâtei este alcătuită din două cuvinte care luate

separat sunt lipsite de distinctivitate, iar analizată ca întreg, prin

alăturarea celor două elemente verbale, conduce la concluzia că marca pârâtei

conține semne uzuale care descriu caracteristicile produselor. Aceste semne nu

pot forma obiectul unui drept exclusiv de utilizare, orice fabricant de

medicamente putând recurge la utilizarea lor. În doctrină s-a apreciat că acele

cuvinte simple, fie că formează o sintagmă sau nu, dar care descriu produsele

sau serviciile, care indică specia sau tipul acestora sau cele care se referă

la elementele descriptive din cadrul unei mărci, acestea putând specifica numele

produselor, serviciilor sau descrie o calitate, o caracteristică, o trăsătură

sau destinație a produselor/serviciilor respective, trebuie să se afle la

dispoziția tuturor, altfel existând riscul monopolizării lor. Mărcile cu

asemenea caracteristici sunt calificate drept mărci slabe, cu un slab caracter

distinctiv. Ca dovadă, la dosarul cauzei s-au depus extrase internet atestând

caracterul uzual al celor două vocabule, artro și stop. Raportându-ne la modul

de percepere a mărcilor de către consumatorul mediu pentru produsele

farmaceutice, în acest domeniu avem de-a face cu un consumator mediu avizat și

în această situație, chiar și atunci când diferențele dintre mărci sunt minime,

consumatorul nu va confunda produsele. Se poate constata, este de notorietate,

că există o multitudine de medicamente sau suplimente alimentare care poartă

denumiri ce conțin prefixul artro, fără a exista riscul de confuzie sau

asociere: A.M., artroplus, artro efervescent, artro complex, artrorem,

artroflex, artroaktiv, etc.

În acest caz,

diferența se face pe ansamblul mărcii, forma ambalajului, culoarea,

combinațiile dintre forme, culori, elemente figurative, grafica literelor, ceea

ce în cauză exclude confuzia.

De asemenea, dincolo

de aceste diferențe, pe ambalajele produselor purtând semnele aflate în

conflict se pot distinge firmele producătoare ceea ce este de natură să excludă

riscul de confuzie și implicit riscul de asociere.

În raport de aceste

considerente cererea reconvențională formulată de pârâta W.A. la 27 ianuarie 2011

a fost respinsă ca nefondată. Pe cale de consecință au fost respinse ca

nefondate și cererea de intervenție accesorie din 27 ianuarie 2011, precum și

cererea completatoare formulată de SC W. SRL, astfel cum a fost precizată la 21

aprilie 2011.

Împotriva sentinței

tribunalului au declarat apel pârâta- reclamantă W.A. și intervenienta SC W.R.

SRL

Prin Decizia civilă

nr. 290A din data de 02 iulie 2014, Curtea de Apel București, secția a IV-a

civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-pârâtă-reclamantă W.

SA și apelanta intervenientă SC W.R. SRL, împotriva Sentinței civile nr. 856

din 25 aprilie 2013 pronunțată în Dosar nr. 56431/3/2010 de Tribunalul

București, secția a V-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă SC

R.C. SRL și intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

A obligat apelantele

la 11.060,05 lei cheltuieli de judecată către intimata SC R.C. SRL.

În motivarea deciziei

s-au reținut următoarele.

Prima critică vizează

nemotivarea hotărârii, în mod concret apelantele susținând că greșita indicare

de către tribunal a art. 83 alin. (1) din Legea nr. 84/1996, ce reglementează

infracțiunea de contrafacere, reținerea lipsei probatoriului pe aspectul

migrării clientelei de la apelante la intimate, precum și exprimarea opiniei că

fiind semne uzuale, mărcile reclamantei nu pot face obiectul unui drept

exclusiv de utilizare, echivalează cu nemotivarea sentinței, de natură a

determina anularea acesteia. Curtea de apel a reținut că din ansamblul

considerentelor rezultă care au fost motivele ce au condus la soluția dată în

cauză și că judecătorul nu trebuie să răspundă în mod special tuturor

argumentelor părților, fiind suficient ca din întregul hotărârii să rezulte că

a răspuns acestor argumente în mod implicit.

Enunțarea de către

tribunal a art. 83 din Legea nr. 84/1993, ce enumeră și definește actele de

contrafacere a unei mărci, din conținutul constitutiv al infracțiunii, nu

echivalează cu lipsa motivelor în drept, în condițiile în care pe tărâm

delictual, acțiunile ce constituie fapte ilicite, ce atrag răspunderea civilă

potrivit art. 36 din Legea nr. 84/1996, sunt aceleași cu cele ce compun latura

obiectiva a infracțiunii.

Nemulțumirea

apelantelor față de motivarea sentinței se constituie într-o critică adusă

soluției pe fondul cauzei, dezacordul acestora cu privire la argumentele

tribunalului fiind în realitate un reproș asupra raționamentului ce a condus la

respingerea acțiunii în contrafacere. Curtea de apel a reținut că hotărârea

cuprinde motivele de fapt și de drept care au format convingerea primei

instanței, cu respectarea cerințelor prevăzute de art. 261 C. proc. civ.,

neputându-se concluziona, pe baza criticilor apelantelor din prezentul apel, că

nu a avut loc o judecată a fondului, care să aibă drept consecință aplicarea

art. 297 teza I C. proc. civ., așa cum se solicită prin apel.

În continuare, în

analiza criticilor vizând temeinicia și legalitatea sentinței, curtea de apel a

analizat și aspectele vizând aprecierea probatoriului și distinctivitatea

mărcilor apelantelor.

Așa cum susțin

apelantele, marca trebuie apreciată în ansamblu, analiza tribunalului asupra

distinctivității fiind corectă, întrucât cele două elemente verbale ale mărcii

A.Z. sunt aluzive, niciunul nefiind suficient de puternic pentru a atrage în așa

măsură atenția consumatorului, astfel că, în examinarea globală, concluzia este

că marca este slab distinctivă, deci protecția este la rândul ei, este slabă.

Cu privire la

calitatea de suplimente alimentare a produselor comercializate sub marca A.Z.,

pentru care, în opinia apelantelor, regimul de comercializare este mai puțin

strict decât în cazul medicamentelor, s-au reținut următoarele.

Publicul relevant

vizat de produsele pe care se aplică marca - medicamente eliberate fără rețetă

- este reprezentat de consumatorul mijlociu, care manifestă un grad de atenție

și vigilență rezonabile. Segmentul de public relevant care trebuie luat în

considerare în speță este format atât din specialiști, produsele fiind

achiziționate din farmacii, pe baza comenzii verbale a clientului, cât și din

consumatori obișnuiți, fără pregătire medicală, aspect care este deosebit de

important în analizarea efectivă a celor două mărci.

Nu se poate reține că

în cazul medicamentelor ce se eliberează fără prescripție medicală, publicul poate

avea un grad de atenție foarte scăzut, căci trebuie presupus că aceste produse

interesează consumatorii care sunt prezumați a fi suficient de bine informați,

de atenți și de avizați, din moment ce respectivele produse le afectează starea

de sănătate, și că acești consumatori ar putea confunda într-o mai mică măsură

diversele versiuni ale produselor menționate. În plus, chiar în ipoteza în care

ar fi obligatorie o rețetă, consumatorii pot da dovadă de un grad de atenție

ridicat la momentul prescrierii produselor în cauză, având în vedere faptul că

acestea sunt produse farmaceutice. Astfel, medicamentele, eliberate cu rețetă

sau fără rețetă, pot fi privite ca beneficiind de un grad de atenție sporit din

partea consumatorilor normal informați și suficient de atenți și de avizați. În

măsura în care produsele în cauză nu sunt produse de consum curent, ci produse

care privesc sănătatea consumatorului, consumatorul final dă dovadă de un grad

de atenție mai ridicat (T-331 din 09 din 2010/12 din 15 - N./OHMI).

În ceea ce privește

ignorarea dreptului exclusiv al reclamantelor asupra mărcilor înregistrate

A.Z., curtea de apel a reținut că în cadrul acțiunii în contrafacere, este

necesar a se dovedi că pârâta utilizează pentru produse identice sau similare

cu cele ale reclamantei, un semn identic sau similar, iar această utilizare ar

produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de

asociere. Riscul de confuzie este o condiție suplimentară față de cele privind

similaritatea semnelor, respectiv identitatea sau similaritatea produselor,

condiție în lipsa căreia utilizarea fără drept nu poate fi reținută.

Argumentul primei

instanțe în sensul existenței multor mărci în a căror componență intră

elementele artro și stop, vine să sprijine caracterul slab distinctiv al

mărcilor reclamantei și slaba protecție a acestora, pe cale de consecință.

Cu privire la

aplicarea greșită a principiilor ce se desprind din jurisprudența comunitara,

în special din cazul C 17 Celine, curtea de apel a reținut că apelantele susțin

că, odată dovedită similaritatea semnelor, precum și identitatea sau

similaritatea produselor, riscul de confuzie este prezumat. Contrar opiniei

apelantei, legea nu prezumă riscul de confuzie, iar considerentele Curții de

Justiție a Uniunii Europene în cauza Celine sunt în sensul următor:

"utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei

denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă

anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice

cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare

pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în

conformitate cu art. 5 alin. (1) litera (a) din directivă, în cazul în care

este vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este

susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii."

Cum funcțiile mărcii

sunt, în primul rând, de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi

de cele ale altor întreprinderi, rezultă că riscul de confuzie, adică cel cu

privire la originea produselor, trebuie identificat și justificat. Riscul de

confuzie este prezumat doar în ipoteza semnelor și al produselor identice,

situație ce nu se regăsește în speța de față, în care conflictul vizează

semnele A.Z. și S.

După susținerea

caracterului prezumat al riscului de confuzie, apelantele afirmă că riscul de

confuzie a fost dovedit prin studiul depus la dosar, la fila 3 volumul 4, din

care rezultă că în rândul consumatorilor se consideră că produsele S. provin de

la W. și nu de la R. Verificând înscrisul menționat, Curtea reține că acesta

constituie o ofertă de vânzare de pe okazii.ro, a produselor A.Z. și S.,

vânzătorul afirmând că produsele sunt obținute sub licență direct de la

importator. În ofertă nu este menționat producătorul, astfel încât nu se poate

stabili în ce măsură cel care a făcut oferta consideră că ambele produse provin

de la W. Înscrisul menționat nu are valoarea unui studiu de piață, care

presupune investigare complexă și sistematică a pieței, folosind un ansamblu de

metode științifice de colectare, analiză, interpretare și sintetizare a

informațiilor pentru a fundamenta o concluzie, astfel că, din punct de vedere

probator, actul nu susține existența riscului de confuzie afirmat.

Apelantele susțin că

în cazul bunurilor identice și a similarității vizuale și fonetice, elementul

dominant fiind aproape identic, riscul de asociere este iminent. Așa cum deja

s-a arătat, articolul 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, prevede existența

riscului de confuzie, ceea ce înseamnă confundarea semnelor, în timp ce riscul

de asociere există atunci când consumatorul nu confundă semnele, dar le va

atribui aceeași origine.

Apelantele nu

identifică în mod concret erorile în analiza similarității efectuate de

tribunal care, reținând caracterul slab al mărcilor, față de termenii uzuali

din compunerea lor, concluzionează că protecția unei astfel de mărci se reduce

la interzicerea unor reproduceri identice, întrucât concurenții nu pot fi privați

de folosirea unor termeni curenți.

Notorietatea mărcii

A.Z., afirmată ca argument în aprecierea protecției lărgite, nu a fost

dovedită, căci, pe lângă vechimea depozitului, importanța vânzărilor și a

bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului, singurul criteriu

obiectiv este cunoașterea de către public. Notorietatea nu rezultă nici

necesar, nici automat din vechimea mărcii sau din investițiile făcute în

publicitate. Cunoașterea de către public nu poate fi stabilită decât prin

sondaje, iar cele depuse la dosar de către apelante nu conduc la concluzia că

mărcile A.Z. se bucură de o asemenea reputație. Astfel, studiul efectuat de

S.V., la cererea reclamantei, ce investighează cunoașterea mărcii A.Z. pe

segmentul mărcilor de produse pentru îngrijirea articulațiilor, este efectuat

în anul 2006, astfel că nu poate fi considerat a evidenția gradul de cunoaștere

a mărcii la momentul care interesează în speță, anul 2011, când a fost

formulată acțiunea în contrafacere. Cum gradul de cunoaștere a unei mărci poate

varia în timp, notorietatea se apreciază la un moment cât mai apropiat de data

la care se invocă protecția lărgită.

Cât privește studiul

realizat de G.F.K. în perioada mai - iunie 2011, menționat în motivele de apel,

se poate observa că procentul de 52 % de cunoașterea mărcii A.Z., rezultat pe

un eșantion de 586 repondenți, a fost determinat asistat, adică marca a fost

recunoscută pornind de la o listă, în timp ce în cazul răspunsurilor spontane,

gradul de cunoașterea a fost în procent de 15%. Cum gradul de cunoaștere

asistată presupune sugerarea răspunsului prin citarea mărcii, procentul de 52%

revelat de studiu, nu poate fi considerat a evidenția notorietatea mărcii .

Pe de altă parte,

trebuie menționat că reputația unei mărci, dacă este demonstrată, este un

element care, printre altele, poate avea o anume importanță. Mărcile cu un

înalt grad distinctiv, în special datorită reputației lor, se bucură de o mai

largă protecție decât mărcile cu un caracter distinctiv mai redus. Cu toate

acestea, reputația unei mărci nu oferă temeiuri pentru prezumarea riscului de

confuzie, numai datorită riscului de asociere în sens strict (c. 425/1998,

Marca Mode CV vs. Adidas AG și Adidas Benelux).

Cât privește reaua

credință a intimatei la utilizarea fără drept a mărcii A.Z., curtea de apel a

reținut că acțiunea în contrafacere este o specie a acțiunii în răspundere

civilă delictuală și că, reținând lipsa riscului de confuzie, prima instanță a

constatat că nu există o încălcare a dreptului la marcă al reclamantelor, adică

faptă ilicită, nemaifiind, deci, necesar a se analiza forma vinovăției, asupra

căreia apelantele înțeleg să se oprească prin referire la atitudinea subiectivă

a intimatei în pretinsa utilizare a semnului înregistrat ca marcă.

Deși tribunalul se

referă în considerentele sentinței la inexistența prejudiciului, Curtea

constată că analiza acestei condiții a răspunderii civile delictuale este

inutilă în condițiile în care nu s-a reținut o faptă ilicită săvârșită de

intimată. Chiar dacă există o diminuare a vânzărilor apelantelor, în lipsa unei

fapte ilicite a intimatei, aceasta din urmă nu poate fi obligată la repararea

pagubei ce nu s-a dovedit a rezulta din acțiunea sau inacțiunea sa.

Necesitatea

protejării mărcilor A.Z. de concurenți precum R., prin înregistrarea mărcii S.,

nu poate fi reținută ca argument în combaterea relei credințe reținute de

tribunal pentru anularea mărcii din urmă, căci depozitul a fost deturnat de la

finalitatea sa normală, care este aceea de a distinge și a promova produsele și

serviciile deponentului. Având cunoștință despre drepturile anterioare ale

intimatei, decurgând din numele comercial și afirmând că a urmărit prin

înregistrarea mărcii protejarea propriei mărci, apelanta a urmărit înlăturarea

concurenței, rezultând astfel și intenția de a-l împiedica pe intimat să

utilizeze semnul.

Sunt nefondate

criticile privind modul de stabilire a cheltuielilor de judecată, neputând

opera compensarea prevăzută de art. 276 C. proc. civ., care presupune ca

pretențiile fiecărei părți să fii fost încuviințate în parte. Or, în speță, au

fost încuviințate parțial pretențiile R., în timp ce pretențiile W. SA și SC

W.R. S.R.L au fost respinse în totalitate. Solicitarea privind diminuarea

onorariului de expert nu are suport legal, art. 274 alin. (3) C. proc. civ.

reglementând doar posibilitatea reducerii onorariului avocatului.

Față de

considerentele expuse, având în vedere și disp. art. 296 C. proc. civ., apelul

a fost respins ca nefondat și, în consecință, apelantele au fost obligate în

baza art. 274 alin. (1) C. proc. civ., la plata cheltuielilor de judecată,

reprezentând onorariul avocatului în calea de atac.

Împotriva acestei

decizii a declarat recurs pârâta W.A. și intervenienta SC W.R. SRL, solicitând

modificarea în tot a deciziei recurate, în sensul admiterii cererii

reconvenționale formulate de W.A., a cererii reconvenționale formulată de W.R.

SRL; admiterii cererii de intervenție proprie formulată de W.R. SRL.; admiterii

cererii de intervenție în interesul W.A. formulată de W.R. SRL și respingerii

cererii de anulare a mărcii naționale 113128 - S. înregistrată de W.R. SRL.

În drept au fost

invocate prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În motivarea

recursului s-au arătat următoarele.

reținut că "notorietatea mărcii A., afirmată ca argument în aprecierea

protecției lărgite, nu a fost dovedită, căci, pe lângă vechimea depozitului,

importanța vânzărilor și a bugetului consacrat promovării mărcii sau

produsului, singurul criteriu obiectiv este cunoașterea de către public. Notorietatea

nu rezultă nici necesar, nici automat din vechimea mărcii sau din investițiile

făcute în publicitate. Cunoașterea de către public nu poate fi stabilită decât

prin sondaje, iar cele depuse la dosar de către apelante nu conduc la concluzia

că mărcile A.Z. se bucură de o asemenea reputație."

Analizând

dispozițiile Regulii 16 alin. (1) și (3) - (5) din Hotărârea nr. 833/1998

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile

și indicațiile geografice, se poate concluziona cu ușurință faptul că instanța

de apel a interpretat greșit regulile în baza cărora se stabilește notorietatea

unei mărci, adăugând la lege prin argumentul pe care l-a utilizat pentru a

stabili că marca A.Z. nu ar fi notorie. Instanța de apel a stabilit prin

aplicarea și interpretarea greșită a legii că singurul criteriu obiectiv pentru

stabilirea notorietății este sondajul, în condițiile în care legea prevede o

serie de criterii ce pot fi luate în considerare alternativ, criterii a căror

îndeplinire recurentele au probat-o.

Chiar dacă s-ar fi

luat în considerare doar rezultatele studiului de piață, acesta ar fi fost

necesar și suficient pentru a stabili că marca A.Z. este o marcă notorie,

studiul demonstrând că:

a. A.Z. a fost

menționat de către cei mai mulți dintre respondenți atât spontan (15%), cât și

asistat (52%).

b. 25% dintre

respondenții care au utilizat produse A.Z. în ultimul an l-au asociat corect cu

producătorul, adică cu W.

c. 6% dintre

respondenți au considerat că atât A.Z., cât și S. sunt produse W.

d. studiul a

concluzionat faptul că A.Z. este lider de piață.

Instanța de apel

recunoaște volumul mare al vânzărilor și dimensiunea semnificativă a bugetului

alocat activităților de marketing, însă interpretând în mod greșit dispozițiile

legale, le înlătură, ajungând astfel să pronunțe o decizie nelegală.

mărcilor A.Z. și riscul de confuzie

Atât instanța de

fond, cât și cea de apel au stabilit că mărcile A.Z. fiind aluzive, niciunul

dintre cele două elemente verbale nefiind suficient de puternic pentru a atrage

în așa măsură atenția consumatorului, concluzia ar fi acea că marca este slab

distinctivă, deci protecția este la rândul ei slabă.

Acest argument este

greșit pentru următoarele motive.

În multe cazuri, așa

cum este și cel dedus judecății, același element are atât un sens descriptiv,

cât și un sens distinctiv. Prin folosirea continuă de către un distribuitor

și/sau producător a unui element care descrie o trăsătură a produsului în

legătură cu care este utilizat, consumatorul relevant se obișnuiește să

înțeleagă prin acest semn nu numai trăsătura descrisă de semn, ci și desemnarea

producătorului/distribuitorului care îl folosește.

Curtea de Justiție a

Comunităților Europene a reținut în cauza Sabel BV v. Puma AG, C-251/95, parag.

24 - 25 următoarele: "Cu cât mai distinctivă este marca anterioara, cu

atât mal mare va fi probabilitatea confuziei. De aceea nu este exclus ca

similaritatea conceptuală rezultând din faptul că două mărci folosesc imagini

cu un conținut semantic analog poate conduce la un risc de confuzie când marca

anterioară are un caracter deosebit distinctiv fie în sine, fie prin reputația

de care se bucură în rândurile publicului".

Prin Decizia civilă

nr. 2186 din 01 aprilie 2008 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție,

comparând marca Sirop de Pătlagină cu semnele Sirop de Pătlagină și Mugur de

Brad, instanța a reținut că, fără a antama problema legalității înregistrării

semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază că marca în litigiu este o marcă

slabă, dat fiind caracterul evocator, puțin distinctive al semnelor care o

compun. însă câta vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marca, această

înregistrare creează o prezumție de validitate și obliga la recunoașterea

protecției mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă.

Așadar, atât timp cât

marca este înregistrata, titularul acesteia se bucură de toate drepturile

conferite prin lege.

Practica judiciară a

reținut că nu se poate sancționa o marcă slabă, prin admiterea folosirii sau

înregistrării unor semne care sunt similare mărcii anterioare printr-o

conotație descriptivă comună. Astfel, instanțele române au dispus înregistrarea

mărcii Diltirex, deși titularul mărcii anterioare Diurex a formulat opoziție.

Instanțele au stabilit că marca anterioară este o marcă slabă ce induce în

mintea consumatorului ideea că produsele comercializate sub această marcă sunt

destinate a fi folosite pentru tratarea unor afecțiuni ale aparatului urinar.

Marca Diltirex, în schimb, nu putea fi asociată unei anumite destinații a produselor,

motiv pentru care neavând o conotație evocatoare ea nu putea fi confundată de

public cu marca anterioară.

În consecință, dacă

semnele ulterioare preiau tocmai sensul descriptiv (așa cum este în cazul de

față, A.Z. - S.), ce generează presupusa slabă distinctivitate a mărcii

anterioare, în cazul acesta A.Z., riscul de confuzie nu este diminuat, ci

mărit.

Tribunalul de primă

Instanță al Comunităților Europene a concluzionat că similitudinea între două

semne este mai mare pentru consumatorii care percep elementele comune ale celor

două semne ca fiind descriptive decât pentru consumatorii care, din cauza

nivelului de educație sau a preocupărilor lor, nu pot percepe sensul descriptiv

al elementelor preluate.

Dat fiind faptul că

semnul S. reprezintă în fapt o inversare a mărcilor A.Z. este evident faptul că

publicul țintă va aprecia că cele două produse provin de la un singur

producător/distribuitor, în speță de la recurentă dată fiind notorietatea de

care se bucură mărcile A.Z.

Printr-o altă critică

s-a susținut riscul de confuzie creat prin utilizarea neautorizată de către R.

a semnului S..

Astfel, în mod greșit

instanța de apel a reținut că înscrisul reprezentând o captură a paginii web

okazii.ro nu poate fi luată în considerare întrucât nu se precizează producătorul,

neputându-se stabili dacă cel care a făcut oferta de vânzare a considerat că

cele doua produse, A.Z. și S. provin de la W. Raționamentul instanței este

greșit: imaginile celor două produse concurente sunt însoțite de mențiunea W.

Este, deci, de la sine înțeles că persoana care a postat anunțul de vânzare a

considerat ca atât A.Z., cât și S. sunt vândute de W.

A fost dovedit

prejudiciul reprezentat de faptul că scăderea vânzărilor recurentelor a coincis

cu creșterile înregistrate de R.

înregistrării mărcii S. de către W.R. SRL.

Înregistrarea mărcii

S. de către W.R. SRL nu probează reaua-credință, ci necesitatea protejării

mărcilor A.Z. de concurenți precum R.C. SRL, care a decis să mizeze pe

fabricarea și comercializarea unui produs sub o marca ce seamănă puternic cu

una care s-a impus deja pe piață, cu o marcă notorie.

Înalta Curte a

constatat nefondat recursul pentru următoarele considerente.

Este nefondat primul

motiv de recurs prin care se susține, prin raportare la prevederile art. 16

alin. (1) și (3) - (5) din Hotărârea nr. 833/1998 pentru aprobarea

Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice, că instanța de apel "a interpretat greșit regulile în baza

cărora se stabilește notorietatea unei mărci, adăugând la lege prin argumentul

pe care l-a utilizat pentru a stabili că marca A.Z. nu ar fi notorie, și anume

că singurul criteriu obiectiv pentru stabilirea notorietății este sondajul, în

condițiile în care legea prevede o serie de criterii ce pot fi luate în

considerare alternativ, criterii a căror îndeplinire recurentele au

probat-o".

În ceea ce privește

temeiul de drept invocat de către recurente, este de precizat că Regulamentul

de aplicare a Legii nr. 84/1998 în vigoare la data formulării acțiunii în

contrafacere, prin cererea reconvențională și cererea de intervenție

principală, este cel adoptat prin H.G. nr. 1134/2010, în cadrul căruia normele

la care au făcut trimitere recurentele legate de determinarea și dovedirea

notorietății sunt prevăzute în art. 19 alin. (1), (5), (6) și art. 1 alin. (1)

lit. l) - o).

Pentru stabilirea

notorietății unei mărci se impune luarea în considerare. pe lângă gradul de

cunoaștere a mărcii, a tuturor factorilor relevanți, cum ar fi cota de piață

deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării,

amploarea investițiilor realizate pentru promovarea acesteia.

De regulă, niciunul

dintre acești factori nu este suficient în sine pentru a stabili larga

cunoaștere a unei mărci, trebuind a se administra probe cu privire la mai mulți

factori relevanți, dintre cei enumerați exemplificativ anterior.

Notorietatea trebuie

evaluată pe baza aprecierii globale a factorilor relevanți. Astfel, în mod

greșit, susțin recurentele că criteriile prevăzute de lege pentru aprecierea

notorietății, ce reies din prevederile art. 19 alin. (6) și art. 1 alin. (1)

lit. l) - o) din H.G. nr. 1134/2010 [alin. (3) și (5) din regula 16 a H.G. nr.

833/1998] trebuie luate în considerare alternativ.

Acești factori relevanți

sunt în directă legătură cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o

marcă pentru a fi considerată notorie, și anume, să fie larg cunoscută pe

teritoriul României și pentru segmentul de public din România căruia i se

adresează produsele și serviciile la care se referă marca [art. 19 alin. (1)

din H.G. nr. 1134/2010].

Într-adevăr, așa cum

a susținut în apărare intimata reclamantă-pârâtă, reținând că singurul criteriu

obiectiv pentru stabilirea notorietății unei mărci este cunoașterea de către public

stabilită prin sondaje, instanța de apel nu a considerat că acesta ar fi și

singurul criteriu, în general, de apreciere a notorietății. Instanța de apel a

opus criteriul obiectiv de apreciere a notorietății, reprezentat de gradul de

cunoaștere a mărcii stabilit prin intermediul sondajelor, criteriilor

subiective, reprezentate de importanța vânzărilor și bugetul consacrat

promovării mărcii, care se bazează pe date provenind de la titularul mărcii.

Astfel, nu se poate

susține întemeiat că instanța ar fi interpretat greșit art. 19 alin. (5) al

H.G. nr. 1134/2010 [alin. (4) al Regulii nr. 16 a H.G. nr. 833/1998] care

prevede că notorietatea unei mărci poate fi dovedită prin orice mijloc de

probă, instanța de apel neînlăturând vreun mijloc de probă ca nefiind pertinent

pentru a face dovada gradului de cunoaștere a mărcii în cauză,

"A.Z.", la un moment cât mai apropiat formulării acțiunii în

contrafacere.

Contrar celor

susținute de către recurenta reclamantă, instanța de apel nu "recunoaște

volumul mare al vânzărilor și dimensiunea semnificativă a bugetului alocat

activităților de marketing", ci instanța de apel a reținut doar că au fost

administrate probe privind "vechimea depozitului, importanța vânzărilor și

a bugetului consacrat promovării mărcii sau produsului" și că

"notorietatea nu rezultă nici necesar, nici automat din vechimea mărcii

sau din investițiile făcute în publicitate".

Aceste probe nu au

fost înlăturate de către instanța de apel, ci aceasta a apreciat, în mod

indirect, că gradul scăzut de cunoaștere a mărcii pe piață în cazul

răspunsurilor spontane din cadrul studiului de piață întocmit de G.F.K. nu

poate fi contrabalansat de probele administrate în cauză, în susținerea

criteriilor subiective, pentru a se concluziona fără rezerve că marca este cunoscută

de o parte semnificativă a publicului.

Poziția de lider pe

piață în sine nu reprezintă o indicație majoră a reputației, dacă nu este

asociată cu un grad suficient de ridicat de cunoaștere a mărcii.

În ceea ce privește

interpretarea rezultatelor studiului de piață întocmit de G.F.K., acesta fiind

o probă administrată în cauză, nu se poate critica în recurs modul în care

instanța de apel a interpretat-o, sub aspectul aprecierii puterii sale

doveditoare, prin coroborare cu celelalte probe administrate, pentru a reține

dovedirea unei anumite situații de fapt, conform art. 304 alin. (1) C. proc.

civ.

Este nefondat și

motivul de recurs referitor la distinctivitatea mărcii A.Z. și la riscul de

confuzie.

Recurentele

(pârâta-reclamantă și intervenienta) au invocat ca temei de drept în susținerea

acțiunii în contrafacere art. 36 din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la

data formulării acțiunii în contrafacere, fără a indica una dintre literele de

la alin. (2) în care s-ar încadra semnul folosit de către reclamanta-pârâtă.

Instanța de apel a

analizat, raportat la situația de fapt descrisă de către pârâta-reclamantă și

intervenientă în cererea reconvențională și, respectiv, cererea de intervenție

principală, motivele de apel din perspectiva art. 36 alin. (2) lit. b) din

Legea nr. 84/1998, potrivit căruia titularul mărcii poate cere instanței

judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea

lor comercială, fără consimțământul său, un semn pentru care, datorită faptului

că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau

serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc

de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și

marcă.

Recurentele nu au

contestat în recurs această calificare implicită a temeiului de drept al

cererilor prin restrângerea acestuia, neformulând, de altfel, nici motive de

fapt prin care să susțină îndeplinirea celorlalte condiții ale art. 36 alin.

(2) lit. c) (titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să

interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul său, un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau

pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când

aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a

semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în

detrimentul renumelui acesteia), lit. a) nefiind în mod evident aplicabilă,

întrucât marca și semnul în cauză nu sunt identice.

Prin acest motiv de

recurs recurentele au criticat decizia sub aspectul reținerii faptului că

mărcile A.Z. sunt slab distinctive, fiind compuse din două elemente verbale

descriptive, ceea ce a dus la concluzia că și protecția lor este slabă.

În speță, pentru a

determina gradul de similaritate dintre marcă și semn, trebuie comparată marca

individuală verbală "A.Z." și semnul "S.", folosit pentru

comercializarea produselor destinate ameliorării afecțiunilor artrozei, acestea

fiind produsele identice folosite de către cele două părți concurente pe piața

produselor farmaceutice.

Din punct de vedere

vizual și fonetic între marca "A.Z." și semnul "S." există

o similaritate scăzută.

Astfel, vizual marca

"A.Z." începe cu particula artro și se termină cu particula stop, în

timp ce semnul "S." începe cu particula stop și se termină cu

particula artro la care este adăugată suplimentar litera z. Inversarea celor

două elemente comune, ceea ce face ca acestea să aibă la început o serie

diferită de litere, alături de adăugarea literei z finale în cazul semnului

folosit în comerț de către intimată, schimbă percepția vizuală de ansamblu

asupra cuvântului.

Auditiv (fonetic),

marca recurentelor și semnul folosit de către intimată au în comun silabele "ar"

și "sto", dar diferențele sunt date, pe lângă inversarea elementelor

comune "artro" și "stop", care face ca silabele inițiale să

fie deosebite, de adăugarea la final în cazul semnului "S." a literei

"z", care determină pronunțarea acestuia cu accentuarea ultimei

silabe, "troz", diferită astfel de silaba "tro", conținută

de marca recurentelor, în poziție de mijloc, dar și de ultima silabă a mărcii

înregistrate/folosite de recurente, "stop".

Din punct de vedere

conceptual (semantic) există un anumit grad de similaritate dat de folosirea

unor cuvinte cu același înțeles descriptiv "artro" și

"stop", diferența fiind dată de inversarea acestor elemente comune,

în cazul semnului "S.", în cadrul căruia mai este adăugat un element

de diferențiere, constând în litera z finală.

Similaritatea

semantică, este contrabalansată de gradul foarte scăzut de similaritate

fonetică și vizuală. Astfel, privite în ansamblu cele două semne sunt doar slab

similare.

În ceea ce privește

riscul de confuzie acesta reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele

sau serviciile despre care este vorba provin de la același producător sau de la

un producător legat economic de titularul mărcii (C-39 din 97 Curtea de

Justiție a Comunităților Europene, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer

Inc., parag. 29).

Riscul de confuzie

trebuie apreciat global ținând cont de toate circumstanțele cazului. Riscul de

confuzie implică o anumită interdependență între factorii relevanți, și în

particular similaritate între mărci și între bunuri sau servicii. Astfel, un

grad de similaritate scăzut între bunuri sau servicii poate fi compensat de un

grad mai mare de similaritate între mărci și viceversa. Mai mult, cu cât mai

distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Mărcile

cu un caracter distinctiv puternic, ori per se, ori datorită reputației pe care

o posedă pe piață, se bucură de o mai mare protecție decât mărcile cu un

caracter distinctiv mai slab. (Canon, parag. 17 și urm).

În determinarea

caracterului distinctiv al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic

distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari

sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a

fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă

acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee,

C-108 din 97 și C-109/97, parag. 49).

În cadrul acestei

evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de

caracteristicile inerente ale mărcii înglobând faptul dacă include sau nu un

element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost

înregistrată, partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea

geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de

întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care

identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere

determinată datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de comerț și industrie

sau ale altor asociații profesionale. (C-342 din 97 Loyd Schuhfabrik parag. 28

și urm.)

Cu cât mai

distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie.

Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente

descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau

una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se

bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie

per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik,

parag. 20 și 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17)

În ceea ce privește

aprecierea riscului de confuzie se pornește de la ideea că percepția mărcilor

în mintea consumatorului obișnuit al categoriei de produse și de servicii în

discuție joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie și că în mod

normal acest consumator percepe marca în întregul ei și nu îi analizează

diferitele detalii. Consumatorul obișnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil

informat și în mod rezonabil atent și circumspect. Acest consumator obișnuit nu

are șansa de a face o comparație directă între diferitele mărci și trebuie să

acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

Nivelul de atenție al consumatorului mediu variază în funcție de categoria de

produse și servicii în discuție. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.

GmbH v. Klijsen Handel BV, parag. 26.)

Cu privire la gradul

de atenție mai ridicat al publicului căruia îi sunt destinate produsele

desemnate de mărcile în cauză, față de produsele de larg consum, reținut de

către instanța de apel, nu au fost formulate critici în recurs.

Categoria de bunuri

și servicii implicată poate crește importanța unuia dintre aspectele

similarității dintre semne (vizual, fonetic sau conceptual) în funcție de cum

bunurile sunt comandate sau cumpărate. Similaritatea auditivă sau conceptuală

dintre semne poate fi de mai mică importanță în cazul bunurilor care sunt de

obicei examinate vizual înainte de a fi cumpărate. În acest caz impresia

vizuală contează mai mult în examinarea riscului de confuzie. (C-342/97, Loyd

Schuhfabrik, parag. 27).

Acesta este și cazul

în speță unde produsele protejate de mărcile în cauză sunt cumpărate de regulă

din farmacii, fiind alese direct de pe rafturi de către cumpărător sau

solicitate farmacistului.

Or, din punct de

vedere vizual și fonetic, așa cum s-a reținut mai sus similaritatea este foarte

scăzută, ceea ce atrage și un risc de confuzie scăzut.

În analiza riscului

de confuzie există și regula potrivit căreia cu cât sunt mai asemănătoare

mărcile la început cu atât e mai mare riscul de confuzie, cu corolarul, dacă

mărcile sunt diferite la început riscul de confuzie este mai mic.

Acesta ultimă

situație se regăsește în speță, unde marca invocată are la început particula

"artro", iar semnul folosit în comerț de către intimată particula

"stop".

Mai mult, atât marca

cât și semnul în cauză sunt compuse din elemente descriptive pentru produsul

desemnat. Astfel, artro este o parte a unui cuvânt bine cunoscut și utilizat

frecvent în domeniul farmaceutic, incluzând suplimentele alimentare, destinate

tratării artrozelor, consumatorul neasociindu-l unui singur producător, în timp

ce cuvântul stop, asociat elementului artro, duce cu gândul la trăsătura

suplimentului alimentar de a opri durerea articulară și evoluția bolii

degenerative, fiind, de asemenea, prin această alăturare, descriptiv și nu

foarte imaginativ.

Un prim argument

susținut de recurente a fost acela că marca "A.Z." ar avea atât un

sens descriptiv, cât și un sens distinctiv, întrucât prin folosirea continuă a

elementului descriptiv consumatorul relevant s-a obișnuit să înțeleagă prin

acest semn și desemnarea producătorului/distribuitorului care îl folosește.

Gradul de distinctivitate

a unei mărci este relevant în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere

că o marca slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente

descriptive și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive. Or,

elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public și nu fac obiectul

protecției dreptului exclusiv al titularului. Astfel, când marca anterioară nu

are o distinctivitate specială chiar diferențele minore între această marcă și

semnul folosit în comerț de către un concurent vor fi suficiente pentru a

exclude riscul de confuzie.

Chiar dacă nu s-a

reținut că ar fi notorie, iar din probele administrate a rezultat un grad de

cunoaștere a mărcii pe piață destul de scăzut, nu se poate nega existența unei

anumite distinctivități dobândite a mărcii în întregul său, ținând cont de

partea din piață acoperită de marcă, intensitatea, întinderea geografică și

durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere

pentru promovare.

Totuși, dat fiind

gradul nu foarte ridicat de cunoaștere a mărcii pe piață nu se poate susține

întemeiat că publicul relevant asociază automat elementele artro și stop cu

recurentele în cauză, indiferent de ordinea în care acestea sunt așezate.

Prin trimiterea la

cauza Curții de Justiție a Comunităților Europene Sabel BV v. Puma AG,

C-251/95, parag. 24-25 și următoarele, deși nu a arătat explicit, recurentele

par să susțină ideea că, dat fiind faptul că mărcile în cauză ar avea un

conținut semantic analog, asociat cu caracterul distinctiv deosebit dobândit

datorită reputației de care s-ar bucura în rândurile publicului marca, ar

exista un risc de confuzie cu semnul utilizat de către intimată.

Fiind compusă din

două elemente descriptive pentru produsul pentru identificarea căruia este

folosită marca în cauză, acest fapt atrage și un grad foarte mare de

descriptivitate a mărcii "A.Z.", făcând-o astfel slab distinctivă.

Elementul distinctiv

în cadrul mărcii reclamantei este reprezentat de modul de alăturare a celor

două particule.

Așa cum s-a reținut

anterior, recurentele nu au reușit să facă dovada în prezenta cauză că marca

"A.Z." ar fi larg cunoscută, și că astfel, ar fi dobândit prin

utilizare un grad de distinctivitate deosebit.

Or, chiar în cauza

Curții de Justiție a Comunităților Europene Sabel BV v. Puma AG, C-251/95,

parag. 24-25, la care au făcut trimitere recurentele, simplul conținut

conceptual analog, asociat cu o marcă având un conținut imaginativ scăzut, cum

este și cazul mărcilor descriptive verbale