ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3372/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3372/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de față

constată următoarele:

Prin

sentința nr. 1469 din 18 septembrie 2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția

a V-a civilă, s-a respins excepția tardivității cererii, s-a admis acțiunea

reclamantelor K.K.C. și W.S.K.SC, în contradictoriu cu pârâții A.R. și Oficiul

de Stat pentru Invenții și Mărci și s-a dispus, în consecință, anularea

mărcilor „B.”.

În motivarea cererii,

s-a reținut, în esență, că reclamantele sunt titularele mărcilor comunitare „A.”

înregistrată la data de 9 decembrie 1998 și înregistrată la data de 7 ianuarie 1999,

iar pârâtul este titularul mărcile contestate, prima fiind înregistrată marca „B.I.C.”.

Cât

privește excepția tardivității invocată de către pârât, s-a apreciat că este

neîntemeiată, atât cu privire la cererea în anulare pentru motivul art. 48 alin.

(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, deoarece acțiunea poate fi introdusă oricând

în perioada de protecție a mărcii, cât și în privința cererii întemeiate pe

dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, data formulării

cererii - 28 noiembrie 2007 – situându-se în interiorul termenului de 5 ani de

la data înregistrării mărcii (3 aprilie 2003 – a celei mai vechi mărci a

pârâtului).

Pe fondul

cauzei, în ce privește cererea întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit.

b) raportat la art. 6 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998, s-a constatat că mărcile

„A.” și „B.” sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât și pe cel de

asociere.

Astfel,

deși mărcile „B.” mai conțin și alte elemente verbale, acestea din urmă nu sunt

de natură a identifica în mod individual produsele respective, ci au doar o aparență

de indicativ tehnic care diferențiază între ele produsele comercializate sub

mărcile „B.”. În plus, la înregistrarea mărcii „B.I.C.” s-a depus declarație de

renunțare la exclusivitate pentru sintagma „industria construcțiilor”, așa

încât singurul element al mărcii pentru care se poate aprecia asupra

distinctivității este elementul verbal „B.” și elementul grafic.

Ca atare,

elementele verbale auxiliare individualizează produsele doar în cadrul

„familiei” de produse „B.”, fără ca existența lor în cadrul mărcii să confere

acesteia caracter distinctiv în raport cu orice altă marcă. În schimb,

elementul verbal „B.” din cadrul mărcilor are rolul de a diferenția „familia”

de produse „B.” de alte produse comercializate sub alt nume sau altă marcă.

Însă, întrucât acest element este similar cu elementul verbal „A.” din cadrul

mărcilor reclamantelor, prezența în ambele familii de mărci a elementelor „A.”

și „B.” este de natură să determine consumatorul fie să confunde produsele

comercializate sub cele două mărci (având în vedere că, din punct de vedere

fonetic, cele două elemente verbale principale ale celor două familii de mărci

sunt aproape identice, diferind doar ultima literă), fie să asocieze produsele

comercializate sub mărcile respective (considerând că sunt produse ale

aceluiași producător).

Pe de

altă parte, elementul verbal principal al mărcilor - „A.” și „B.” - este

asociat unui element grafic identic ca formă, respectiv unui pătrat, acest fapt

sporind riscul de confuzie.

La data

înregistrării mărcilor „B.”, mărcile „A.” nu erau protejate pe teritoriul

României, însă, din probele administrate rezultă că la momentul depunerii

cererilor de înregistrare a mărcilor „B.” produsele identificate prin mărcile „A.”

erau deja comercializate în România și dobândiseră notorietate pentru

consumatorii din domeniu, dovadă fiind facturile fiscale prin care s-a probat

comercializarea de către reclamantă a produselor sale pe teritoriul României

începând cu anul 1995, activitățile desfășurate de reclamantă în România începând

din anul 2001, respectiv participarea intensă la târguri și expoziții,

organizarea de seminarii și concursuri probată cu înscrisuri, precum și

locurile 1 și 2 pe piață ocupate de reclamantă începând cu anul 2003, astfel

cum rezultă din studiul realizat de I.G., inclusiv locul 2 în topul firmelor

specializate realizat în raport cu cifra de afaceri.

În ce

privește cererea întemeiată pe dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998,

așa cum a recunoscut la interogatoriu, pârâtul a deținut funcția de director de

vânzări și marketing în cadrul H.B. Romania până în anul 2003.

În topul

firmelor specializate întocmit de I.G., această firmă apărea începând cu anul

2003 ca ocupând locul 1 în raport cu cifra de afaceri, reclamanta ocupând locul

criterii (cote de piață pentru diverși adezivi, productivitate etc.). Ca atare,

cele două firme erau principali competitori pe piața specializată, iar din

funcția de director de vânzări și marketing la firma competitoare, pârâtul a

avut în mod cert posibilitatea de a cunoaște produsele comercializate de

reclamante sub marca „A.”. Ulterior, pârâtul a înregistrat mărcile „B.” pentru

aceleași produse ca și cele comercializate de reclamante sub marca „A.”.

De

altfel, pârâtul nu a oferit nicio explicație asupra modului în care a ajuns la

alegerea elementului verbal „B.”, ceea ce întărește prezumția că alegerea

acestui element verbal s-a făcut tocmai în vederea asocierii produselor

comercializate sub mărcile ce cuprind acest element verbal cu produsele

comercializate sub mărcile „A.”, beneficiind astfel de notorietatea acestora

din urmă, aspect care conturează reaua-credință a pârâtului A.R. la

înregistrarea mărcilor „B.”.

În plus,

la înregistrarea primei mărci „B.” s-a emis aviz de refuz provizoriu, unul din

motivele invocate în acest aviz fiind și existența mărcii internaționale „A.”,

însă pârâtul a invocat în procedura de înregistrarea că nu ar avea cunoștință

că s-ar comercializa în România produse sub marca respectivă. Or, este evident

că la momentul derulării procedurii de înregistrare a mărcii „B. Industria Construcțiilor”,

pârâtul cunoștea de existența pe piața românească a produselor „A.”, susținerea

contrară fiind făcută în martie 2003, moment la care pârâtul era încă director

de vânzări la principalul competitor pe piața de profil pentru produsele

comercializate sub mărcile „A.”.

Prin decizia nr. 59

din 18 februarie 2010 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins ca

nefondat apelul declarat de reclamante împotriva sentinței menționate și s-a

admis apelul declarat de pârâtul A.R. împotriva aceleiași sentințe, în sensul

schimbării în parte și a respingerii cererii de chemare în judecată ca

neîntemeiată, păstrându-se celelalte dispoziții ale sentinței, cu obligarea

reclamantelor la cheltuieli de judecată în fond și apel.

Prin decizia nr. 6920

din 7 octombrie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția civilă

și de proprietate intelectuală, în dosarul nr. 42210/3/2007, au fost respinse

cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a fost admis

recursul declarat de către reclamante împotriva deciziei menționate, dispunându-se

casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.

În motivarea

deciziei, s-a arătat că nu s-au avut în vedere în analiza cauzei apărările

formulate de ambele părți sub aspectul conversiei mărcilor comunitare în mărci

naționale, deoarece cererea cu acest obiect, cu invocarea protecției anterioare

conferite de data de depozit, inclusiv din depozitul mărcilor internaționale, reprezintă

o cerere formulată după închiderea dezbaterilor în fața instanței de recurs,

prin concluziile scrise și, totodată, o cerere nouă, inadmisibil a fi formulată

în dosarul de recurs, cu aplicarea art. 316 coroborat cu art. 294 C. proc. civ.

În ceea ce privește cererile

de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, s-a reținut că aspectul

esențial din cererea formulată în cauză vizează aplicarea dreptului comunitar

și recunoașterea efectelor unei mărci comunitare anterior aderării României la Uniunea Europeană, or nu poate fi acceptată o cerere preliminară în interpretarea unor norme

europene cu privire la elemente care au avut loc în întregime anterior datei

aderării României la Uniunea Europeană. Aceasta deoarece România a devenit

membră a Uniunii Europene în anul 2007, astfel încât numai din acest an îi este

aplicabilă legislația comunitară în mod direct, conform art. 3 și 4 alin. (2)

din Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.

În aceste condiții,

s-a apreciat că nu se mai justifică sesizarea Curții cu celelalte întrebări

preliminare formulate, care depindeau de prima întrebare formulată în cauză.

În ceea ce privește legalitatea

deciziei, s-a constatat că reclamantele nu dețin o marcă înregistrată în

România, care să beneficieze de protecție pe teritoriul României, potrivit art.

4 din Legea nr. 84/1998, și, de altfel, nici nu au pretins prin acțiune că s-ar

afla. O astfel de apărare, prin invocarea protecției conferită de o marcă

națională, a fost formulată după punerea în discuție de către pârât a

conversiei mărcilor comunitare, nefiind primită de Înalta Curte pentru

argumentele arătate.

Pe de altă parte,

instanța de apel a reținut că protecția de care se bucurau mărcile

internaționale nu mai avea printre țările desemnate România la data formulării

cererii de chemare în judecată din cauză.

Astfel,

potrivit extraselor din Registrul Internațional al Mărcilor (depuse în vol. III

al dosarului de fond), la datele de 17 martie 1997, respectiv 19 martie 1997,

au fost înregistrate pe cale internațională, de către K.K.C. W.S.K.SC, marca „A.”

cu element figurativ, respectiv marca verbală „A.”, România fiind printre

țările desemnate prin aceste înregistrări.

La datele

de 17 martie 2007, respectiv 19 martie 2007, reclamantele au solicitat și obținut

reînnoirea înregistrării pentru un număr mai mic de state decât cele pentru

care se realizase înregistrarea inițială, România nemaifiind printre cele

desemnate.

În aceste

condiții, protecția conferită reclamantelor pe teritoriul României, unde produc

efecte mărcile a căror anulare o solicită, de înregistrarea celor două mărci

internaționale a încetat în luna martie 2007.

Reclamantele nu au

contestat considerentele deciziei de apel sub acest aspect, însă s-au prevalat

de dispozițiile art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 privind

marca comunitară, ca fiind aplicabil la data introducerii acțiunii și care

instituie principiul seniorității mărcilor comunitare în baza unor înregistrări

anterioare internaționale.

Cum în mod corect a

reținut instanța de apel, acest aspect nu prezintă relevanță pentru

soluționarea litigiului de față, atât timp cât la data înregistrării în România

a mărcilor a căror anulare se solicită România nu devenise membră a Uniunii

Europene, calitate pe care a dobândit-o la data de 1 ianuarie 2007, condiții în

care o marcă comunitară înregistrată înainte de această dată nu poate reprezenta

o marcă anterioară, care să-și producă efectele pe teritoriul României și în

raport cu care să se poată analiza un posibil conflict, în sensul normei legale

incidente.

Reclamantele urmăresc

să extindă protecția mărcilor comunitare de la datele de depozit ale mărcilor

internaționale, cu mult înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, ceea ce nu le creează niciun folos practic față de perioada de timp în

care s-au înregistrat mărcile a căror anulare se solicită.

În

condițiile în care la data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită

nu erau aplicabile dispozițiile comunitare pe teritoriul României, trebuie

analizată protecția de care ar fi beneficiat marca pretins notorie de către

reclamantele recurente, atât timp cât, p

otrivit art. 48 alin.

(1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea nr. 84

/1998, se

poate solicita anularea unei mărci care este identică sau

similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau

similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

În aplicarea normelor

incidente, respectiv

art. 3 lit. c) și

art. 20 din lege, precum și

regula nr. 15 pct. 4 lit. a) și 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998,

în aprecierea notorietății unei mărci este necesară stabilirea ponderii

cunoașterii în cadrul segmentului de public relevant din România, utilizator al

produselor/serviciilor protejate sub semnul respectiv, și nu în raport de

clasele de produse/servicii, sau toate acestea, protejate prin mărcile a căror

anulare se solicită. În condițiile existenței unei mărci notorii, se impune

refuzul de înregistrare sau anularea mărcii înregistrate, total sau parțial, în

funcție de gradul de suprapunere cu cea notorie.

După

cum susțin și reclamantele recurente, utilizarea mărcilor în fiecare teritoriu

național în mod direct și nemijlocit de către titularii mărcilor ar fi cu

neputință având în vedere condițiile în care se exercită în practică

raporturile de comerț internațional, distribuția mărfurilor sau prestarea

serviciilor.

Astfel, reclamantele

fac trimitere în susținerea acestui mod de derulare a operațiunilor de comerț

la dispozițiile art. 46 din Legea nr. 84/1998, în numerotarea inițială, care

asimilează cu folosirea efectivă a unei mărci folosirea de către un terț cu

consimțământul titularului, arătând că ar fi dovedit încă de la prima instanță

că filiala din România – SC A.C. SRL- este o societate deținută de către cele

două recurente și că aceasta este licențiată, iar în baza unei astfel de

licențieri a utilizat și utilizează și în prezent mărcile „A.” în România. Modul

de derulare a activităților în România prin filiala SC A.C. SRL a fost detaliat,

de altfel, și prin cererea de chemare în judecată, cu referire inclusiv la

grupurile de companii din care fac parte reclamantele recurente, printre care

și grupul de companii A.W.

În acest context,

deși analizează numai o parte dintre actele materiale de utilizare a mărcii,

reținute de tribunal, instanța de apel face acest lucru în raport de o

societate comercială apreciată ca fiind terț, fără a lămuri raporturile

comerciale ale societății persoană juridică română și fără a se pronunța asupra

relevanței în cauză a dispozițiilor legale susmenționate relative la folosirea

efectivă a unei mărci.

Totodată, deși le

reține printre considerentele care au justificat sentința primei instanțe,

instanța de apel nu a analizat toate modalitățile de utilizare a mărcilor, care

ar fi atras notorietatea mărcilor în fața tribunalului, o analiză a acestora

neputând fi făcută direct în faza recursului.

În ceea ce privește cererea

de anulare a mărcilor pentru înregistrare cu rea – credință, în temeiul art. 48

lit. c din Legea nr. 84/1998, a fost analizată de instanța de apel făcându-se

distincție între titularii mărcilor a căror anulare se solicită.

Astfel,

s-a reținut că înregistrarea primei mărci ce conține cuvântul „B.”, respectiv “B.

Industria Construcțiilor”, nu s-a realizat de către pârât, ci de către SC B.

SRL, pârâtul devenind asociat la această din urmă societate ulterior momentului

la care s-a finalizat procedura de înregistrare a acestei mărci, fără a se

evoca și dovedi existența vreunei legături între activitatea acestei societăți

și conduita avută de către pârât anterior momentului la care acesta din urmă a

devenit asociat la această persoană juridică.

Referitor

la celelalte mărci deținute de către pârât, în privința cărora reclamantele au

solicitat anularea, instanța de apel a apreciat că atâta vreme cât, la data

promovării acțiunii, reclamantele nu erau titulare ale drepturilor pe care le

invocă, respectiv titulare ale unor mărci anterior înregistrate și/sau ale unor

mărci devenite notorii anterior înregistrării mărcilor deținute de pârât, nu

există temei spre a se reține că pârâtul ar fi înregistrat aceste mărci cu

intenția ilicită de a prejudicia drepturile anterioare ale reclamantelor.

Sub primul aspect,

reclamantele recurente s-au apărat prin întâmpinarea formulată în dosarul de

apel, față de critica de apel referitoare la titularul primei mărci în

discuție, subliniind reaua credință a antecesorului - SC B. SRL și preluarea

mărcii cu toate viciile acesteia de către noul titular - pârâtul A.R., apărare

asupra căreia curtea de apel nu s-a pronunțat.

Pe de

altă parte, înregistrarea mărcii cu rea credință, prevăzută de art. 48 alin. (1)

lit. c) din Legea nr. 84/1998, reprezintă un motiv de anulare distinct de

conflictul cu marcă anterioară.

Dacă s-ar

condiționa dreptul la acțiune în anularea înregistrării pentru rea credință de

calitatea de titular al unei mărci anterioare, reglementarea din art. 48 alin. (1)

lit. c) din Legea nr. 84/1998 ar deveni superfluă, deoarece titularul mărcii

anterioare are la dispoziție acțiunea în anulare întemeiată pe art. 48 alin. (1)

lit. b) din lege, în care nu este ținut să facă decât dovada conflictului, nu

și a relei credințe.

Fiind

vorba de anularea înregistrării cu rea credință și nu despre încălcarea unui

drept la marcă anterior protejat, pentru a justifica acțiunea, reclamantele nu

trebuie să facă dovada că dețineau, la data înregistrării cererilor de către

pârât, o marcă anterior înregistrată sau o marcă notorie.

Limitându-se

la aspectul reținut în motivare, instanța de apel nu a făcut o cercetare a

fondului nici în ceea ce privește valabilitatea, în contextul juridic relevant,

a mărcilor înregistrate de către pârât.

Pe de altă parte, deși

instanța de apel a reținut că este real reproșul reclamantelor în sensul că

prima instanță ar fi apreciat în mod eronat faptul că mărcile „A.” nu erau

protejate pe teritoriul României la data înregistrării mărcilor a căror anulare

se solicită, în sensul art. 304 pct. 7 C. proc. civ., acest aspect nu este de

natură să ducă la schimbarea soluției față de cele reținute mai sus cu privire

la critica aferentă de recurs.

Nu s-au încălcat

dreptul la apărare și principiul contradictorialității în analizarea

drepturilor conferite de mărci anterioare, imputat a fi în conflict cu mărci

înregistrate ulterior, din perspective deținerii unor astfel de mărci, o

asemenea cercetare fiind impusă de norma legală invocată în susținerea acțiunii

de către reclamantele recurente.

Cauza

a fost reînregistrată pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX a civilă

și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și

asigurări sociale, sub nr. 42210/3/2007*, iar prin decizia nr. 114 din 11 iulie

2012, această instanță a respins ca nefondate apelurile declarate de reclamante

și pârâtul A.R.

Pentru a decide

astfel, s-a reținut că reclamantele au invocat drepturile asupra următoarelor

mărci:

- marca

comunitară „A.” (marcă verbală), protejată în România, cu prioritatea de care

se bucură marca înregistrată internațional IR 672.607, conform art. 34 al

Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la

marca comunitară (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 19 martie 1997

acordat cu privire la produse din clasa 1: chimicale și materiale de

construcții, adezivi pentru construcții; clasa 2 pentru vopsele și coloranți și

clasa 19 pentru materiale de construcții (nemetalice) ciment, var, mortar,

ipsos si pietriș; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos,

amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt și amestecuri pentru pavaje;

- marca

comunitară „A.” (marcă figurativă), protejată în România, cu prioritatea de

care se bucură marca înregistrată internațional IR 671.403 conform art. 34 al

Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la

marca comunitară (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 17 martie 1997

acordat cu privire la produse din clasa 1: chimicale și materiale de construcții,

adezivi pentru construcții; clasa 2 pentru vopsele si coloranți și clasa 19

pentru materiale de construcții (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos și

pietriș; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri

de mortar, amestecuri pentru asfalt și amestecuri pentru pavaje.

Prin

decizia de casare, s-a reținut cu putere de lucru judecat că Înalta Curte nu a

avut în vedere apărările formulate de ambele părți sub aspectul conversiei

mărcilor comunitare în mărci naționale, întreaga analiză a cauzei, inclusiv prin

prisma criticilor formulate prin cererea de recurs, s-a grefat pe cererea

reclamantelor prin care acestea au invocat în cauză drepturile conferite de

mărci comunitare, cu senioritatea invocată a celor internaționale.

S-a mai

reținut că protecția conferită reclamantelor, pe teritoriul României, unde

produc efecte mărcile a căror anulare o solicită, de înregistrarea celor două

mărci internaționale a încetat în luna martie 2007, în timp ce mărcile

pârâtului au fost înregistrate în perioada 2003-2006. Astfel, pentru perioada

de referință, 2003-2006, reclamantele erau titularele celor două mărci

internaționale, cu protecție inclusiv pe teritoriul României.

Pârâtul a

înregistrat mărcile B. I.C.; „B.” ADT 90; „B.” GLC 46; „B.” ADX 12; „B.” ADF

35; „B.” CHR 15; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI GLF 48; „B.”

PENTRU PROFESIONIȘTI GLI 49; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI MTI 80; „B.” PENTRU

PROFESIONIȘTI GLC 46; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI GRD 05; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI

LTZ 85; „B.” PENTRU PROFESIONIȘTI SAP 71, prima fiind înregistrată marca „B.I.C.”,

la data de 3 aprilie 2003, iar ultima în 2006.

În ceea ce privește

apelul reclamantelor, Curtea a constatat că problema de drept invocată a fost

deja soluționată prin considerentele deciziei de casare pronunțate de instanța

supremă, în sensul că reclamantele nu pot opune pârâtului o marcă anterioară,

în absența unei mărci naționale (și în condițiile înlăturării susținerilor

privind conversia mărcii comunitare în marcă națională) și ale lipsei de

relevanță a dispozițiilor art. 34 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94

privind marca comunitară, invocate atât prin recurs, cât și prin apel, privind

principiul seniorității mărcilor comunitare în baza unor înregistrări anterioare

internaționale, pentru argumentele dezvoltate în decizia de casare.

Argumentul din apelul

reclamantelor, în sensul că mărcile „A.” erau mărci anterioare opozabile

mărcilor „B.”, solicitate ulterior la înregistrare de către pârât, este un

argument incomplet, deoarece nu face distincția cu privire la care dintre mărci

se referă: internaționale sau comunitare, apelul reclamantelor fiind ambiguu

formulat și motivat sub acest aspect.

În esență,

reclamantele au invocat prin apelul formulat o extindere a protecției mărcilor

comunitare de la datele de depozit ale mărcilor internaționale, cu mult înainte

de data aderării României la Uniunea Europeană, chestiune rezolvată deja de către instanța supremă prin considerentele deciziei de casare în sensul respingerii

sale.

De asemenea,

reclamantele au invocat, în esență, și calitatea lor de titulare ale mărcilor

internaționale cu protecție pe teritoriul României la data înregistrării

mărcilor pârâtului, aspect recunoscut de instanța supremă prin considerentele

deciziei de casare, fără ca prin aceasta să se impună o modificare a

dispozitivului sentinței, apelul acestora apărând ca lipsit de interes

procesual față de aspectul deja constatat de instanța supremă. De altfel, din

cererea de chemare în judecată, reiese că reclamantele au invocat atât mărcile

internaționale, cât și senioritatea mărcilor comunitare dedusă din

înregistrarea mărcilor internaționale, apărarea pârâtului în sens contrar

nefiind susținută de conținutul cererii introductive de instanță.

În ceea ce privește

apelul pârâtului, s-a apreciat că sunt nefondate criticile legate de motivul de

nulitate reglementat de art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c)

din Legea nr. 84/1998, în sensul că, în mod corect, prima instanță a reținut că

mărcile „A.” și „B.” sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât și pe

cel de asociere.

Sub aspectul

similarității mărcilor, instanța de apel a reținut că, din punct de vedere

verbal, deși mărcile „B.” mai conțin și alte elemente verbale, acestea din urmă

nu sunt de natură a identifica în mod individual produsele respective, ci au

doar o aparență de indicativ tehnic care diferențiază între ele produsele

comercializate sub mărcile „B.”. În plus, la înregistrarea mărcii „B.” I.C. s-a

realizat declarația de renunțare la exclusivitate pentru sintagma I.C., așa

încât singurul element al mărcii pentru care se poate aprecia asupra

distinctivității este elementul verbal „B.” și elementul grafic.

Ca atare,

elementele verbale auxiliare individualizează produsele doar în cadrul

„familiei” de produse „B.”, fără ca existența lor în cadrul mărcii să confere

acesteia caracter distinctiv în raport cu orice altă marcă. În schimb,

elementul verbal „B.” din cadrul mărcilor are rolul de a diferenția „familia”

de produse „B.” de alte produse comercializate sub alt nume sau altă marcă. Or,

între „B.M.” și „B.M.”, similaritățile verbale și fonetice sunt evidente și

necontestabile.

Faptul că

ambele denumiri provin din același cuvânt („bau”) face ca cele două denumiri să

se prezinte ca forme similare, fiind omonime onomastice parțiale; cele două

forme se deosebesc doar printr-un sunet în poziție finală, fapt care le apropie

de paronimele lexicale de substituție; dacă la paronimele lexicale sensul

cuvintelor diferențiază cele două cuvinte, la paronimele onomastice, lipsa de

sens, specifică numelor proprii, apropie cele două forme care devin omonime. La

paronimele lexicale, dar mai ales la cele onomastice, similitudinea de formă

creează fenomenul de confuzie paronimică.

Din punct

de vedere vizual, elementele dominante sunt, în cazul mărcilor în litigiu, cele

verbale, elementele grafice, constând în esență în încadrarea în pătrate sau

dreptunghiuri, nefiind suficient de sugestive pentru a atrage atenția

consumatorului asupra lor în principal. În plus, elementul verbal principal al

mărcilor „A.” și „B.” este asociat unui element grafic identic ca formă,

respectiv unui pătrat, acest fapt sporind similaritatea vizuală.

Din punct

de vedere conceptual, argumentele pârâtului nu pot fi reținute, deoarece acesta

face o analiză pe litere, iar nu pe structura logică a mărcilor verbale; ambele

mărci conțin particula „bau”, care potrivit limbii germane înseamnă

„construcție”. Însă, întrucât acest element este similar cu elementul verbal „A.”

din cadrul mărcilor reclamantelor, prezența în ambele familii de mărci a

elementelor „A.” și „B.” este de natură să determine consumatorul fie să

confunde produsele comercializate sub cele două mărci (având în vedere că, din

punct de vedere fonetic, cele două elemente verbale principale ale celor două

familii de mărci sunt aproape identice, diferind doar ultima literă), fie să

asocieze produsele comercializate sub mărcile respective (considerând că sunt

produse ale aceluiași producător).

În ceea

ce privește marca 069xxx, Curtea a reținut că elementul grafic reprezentat de

pătratul negru este comun ambelor mărci aflate în conflict, așa ca nu numai că

nu reprezintă un element de distincție, ci un element de asemănare vizuală care

se adaugă elementelor verbale comune, sporind riscul de confuzie.

Este

nefondat și argumentul pârâtului, în sensul că, din punct de vedere conceptual,

nu reiese cu claritate existența unui element verbal „A.”; se susține că fontul

special cu care este redactat acest element verbal este de natură a crea

confuzie între „A.” și IT 3 AU.

Or, un

consumator specializat se informează mai întâi la nivel verbal despre marca

produselor pe care dorește să le achiziționeze, astfel că primul impact este

cel auditiv (fonetic), dedus din cunoașterea elementului verbal component al

mărcii, indiferent de modul de scriere sau de așezare a scrierii; după impactul

auditiv, forma sau așezarea scrierii nu face decât să atașeze o imagine

elementului verbal, imagine care nu mai poate suferi neclarități în ceea ce

privește descifrarea elementului verbal, deja asimilat.

Cât

privește susținerea că elementele verbale BAU si MIX sunt editate cu un font

specific, de natură a genera o distinctivitate vizuală între cele două mărci

combinate, Curtea a constatat că fontul de scriere a literelor nu este un

caracter cu putere de distincție propriu-zisă între cele două mărci în

conflict; pe lângă faptul că mărcile reclamantelor conțin combinație de litere

mari cu litere mici, iar mărcile pârâtului litere mari (identitate parțială),

fonturile nu sunt esențial diferite; pe de altă parte, chiar și esențial

diferite, scrierea cu fonturi diferite nu reprezintă un element care să

înlăture riscul de confuzie în mintea consumatorului, deoarece acesta poate în

mod natural considera că reprezintă o nouă înfățișare a mărcii mai vechi

cunoscute, iar nu neapărat o altă marcă aparținând unul alt comerciant.

Sub aspectul

similarității produselor, s-a constatat că există identitate între produsele

pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantelor și cele pentru care sunt

înregistrate mărcile pârâtului. Sub acest aspect, pârâtul nu a invocat un

contraargument pertinent, singura apărare formulată de acesta fiind aceea că

marca „A.” reprezintă în fapt numele comercial al producătorului (A.B.G.), iar

produsele de tip adezivi, mortar și tencuieli sunt comercializate sub marca M.,

iar nu sub marca „A.”; societățile reclamante sunt în fapt deținătoarele

drepturilor de control asupra societăților „A.” din Europa, fără însă ca

acestea să producă în mod efectiv produse; marca sub care aceste produse sunt

comercializate este M.

Întrucât

pentru compararea mărcilor în conflict se au în vedere mărcile astfel cum au

fost înregistrate de către părți și cum au fost invocate, Curtea a constatat că

reclamantele au invocat cele două mărci „A.”, iar nu modul de folosire combinat

cu alte semne sau denumiri, cu atât mai puțin semnul M.

Cât

privește susținerea pârâtului în sensul că hotărârea instanței de fond conține

referiri la mărci care nu au format cadrul procesual al judecății de fond,

respectiv marca 063xxx, s-a constatat că, nici în cuprinsul considerentelor, nici

în dispozitivul sentinței, nu există vreo referire la această marcă.

Curtea a

respins și susținerea că particula „bau” nu poate fi protejată în mod

individual, deoarece se regăsește în peste 10 mărci comunitare și peste 400 de

mărci internaționale, dintre care peste 60 anterioare mărcilor reclamantelor,

respectiv nu mai are caracter distinctiv, fiind utilizată în mod curent pentru

a desemna produsele vizate, respectiv materialele de construcții. Mărcile

reclamantelor sunt formate din elementul verbal „A.”, iar fragmentarea acestuia

și analizarea doar a elementului „bau” este neconformă raționamentului necesar

pentru verificarea conflictului de mărci.

Pe de

altă parte, Curtea a considerat că, în mod corect, prima instanță a apreciat că

celelalte elemente ale mărcilor, respectiv elementele verbale precum „industria

construcțiilor”, nu sunt distinctive, reprezentând coduri sau prescurtări

aferente produselor cu înțeles slab cunoscut consumatorilor, a căror atenție nu

va fi reținută în principal de aceste coduri: cu atât mai mult, situându-se

spre finalul mărcilor, în privința lor se poate aplica prin analogie

raționamentul referitor la sufixe; sufixele și terminațiile cuvintelor nu au

caracter distinctiv, acest aspect fiind stabilit deja în mod repetat în

practica instanței europene.

Această

concluzie nu intră în contradicție cu regula statuată de Curtea de Justiție a

Comunităților Europene, în sensul că „riscul de confuzie trebuie analizat în

mod global din punctul de vedere al percepției consumatorului asupra mărcilor

și produselor sau serviciilor, fiind necesar a fi luate în considerare toate

elementele care intră în compoziția mărcilor, de natură vizuală, auditivă, fonetică,

conceptuală”; concluzia că terminațiile cuvintelor sau partea finală a mărcilor

pârâtului nu au caracter distinctiv vine tocmai în urma aplicării

raționamentului de mai sus, deoarece în ansamblul mărcilor pârâtului, aceste

elemente finale nu au caracter esențial și nici dominant.

Cât

privește invocarea de către pârât a faptului că, din perspectiva analizei

desfășurate atât asupra produselor M., cât și a întregii activități comerciale

desfășurate în conexiune indirectă cu marca „A.”, reiese că rațiunea juridică a

protecției mărcii „A.” a fost aceea de a întări protecția unui nume comercial,

Curtea a constatat că o asemenea susținere nu este relevantă; chiar dacă există

și numele comercial „A.”. Ceea ce se invocă de către reclamante în prezenta

cauză este protecția mărcilor, iar existența unui nume comercial omonim nu

înlătură dreptul la protecția mărcii. Curtea a reținut deja că nu M. este marca

invocată de reclamante ca fiind încălcată, ci „A.”; faptul că pe anumite

produse sunt folosite concomitent nu este de natură să înlăture dovada

folosirii distinctive a mărcii „A.”.

Pe de

altă parte, reclamantele nu au numele comercial „A.”, ci K.K.C. și W.S.K.S.C.,

astfel că susținerea legată de folosirea mărcii ca și nume comercial este

nefondată.

În ceea

ce privește riscul de confuzie, s-a constatat, în primul rând, că publicul

relevant este unul specializat, al cărui grad de atenție este ridicat, fiind

vorba despre materiale de construcții, care nu reprezintă o categorie de bunuri

de larg consum, ce sa fie achiziționate prin alegere simplă sau rapidă. Astfel,

publicul specializat se va informa în prealabil, dar chiar și așa, față de

identitatea de produse și similaritatea ridicată a mărcilor, există un risc de

confuzie, inclusiv în forma riscului de asociere, foarte ridicat.

Odată

înlăturată susținerea pârâtului referitoare la marca M., rezultă că ceea ce se

compară sunt mărcile „A.” și „B.”, care sunt similare din punct de vedere

verbal, vizual și conceptual și sunt aplicate acelorași categorii de produse.

Astfel,

nu se poate evita crearea în mintea consumatorului, fie și specializat în

domeniul pieței relevante – mortare și adezivi de construcții - și bine

informat, a asocierii între producători sau a confuziei între producători; cu

atât mai mult, câtă vreme raționamentul trebuie să privească consumatorul mediu

informat (din cadrul categoriei specializate de pe piața relevantă), faptul că

acest consumator este mai diligent nu este de natură să îl apere de riscul de

confuzie sau de asociere, în raport de similaritatea ridicată a mărcilor

aplicate unor produse din categorii identice. Similaritatea fonetică este de

natură chiar să ducă considerarea celor două tipuri de produse ca aparținând

aceluiași producător, deoarece un consumator specializat este atent la produs,

iar nu neapărat la micile diferențe vizuale sau fonetice dintre mărci.

Curtea a constatat,

astfel, că sunt îndeplinite condițiile din art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998, pentru anularea unei mărci, respectiv similaritatea cu o marcă

anterioară, este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau

similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de

asociere cu marca anterioară.

Curtea a reținut,

însă, în subsidiar, că sunt întrunite și condițiile de anulare a unei mărci

prevăzute de

art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu

art. 6

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Instanța supremă a

statuat deja, prin decizia de casare, că în raport cu aceste dispoziții legale

și Regulamentul de aplicare a legii se analizează protecția de care ar fi

beneficiat marca pretins notorie de către reclamantele recurente, întrucât la

data înregistrării mărcilor a căror anulare se solicită nu erau aplicabile

dispozițiile comunitare pe teritoriul României.

În raport de considerentele instanței de casare, s-au

analizat, în primul rând,

raporturile comerciale ale societății

persoană juridică română cu reclamantele și relevanța în cauză a dispozițiilor art.

46 din Legea nr. 84/1998 relative la folosirea efectivă a unei mărci.

S-a reținut că, prin

declarația autentică dată sub prestare de jurământ („affidavit”), având

valoarea unei declarații autentice notariale, reprezentantul reclamantelor a

arătat că marca „A.” este o marcă de bază a concernului W. și este folosită în

România de către societatea SC „A.” R.C. SRL, pe baza unei licențe încheiate cu

deținătorii drepturilor de marcă. SC „A.” R.C. SRL este o filială 100% deținută

de „A.” B.G., societate de tip holding a concernului W./A., aceasta utilizând

de la înființarea sa din 1995 mărcile „A.” în România. La dosarul de primă

instanță a fost depus și contractul de licență din 15 iulie 2004 încheiat între

reclamante și societatea română.

Din

înscrisurile depuse la dosarul de primă instanță, reiese că SC „A.” R.C. SRL

este o filială 100% deținută de „A.” B.G., societate de tip holding a

concernului W./A., aceasta utilizând de la înființarea sa din 1995 mărcile „A.”

în România. De la înființarea sa în anul 1995, societatea a utilizat și

exploatat în mod continuu mărcile „A.” în România pentru materiale și sisteme

de construcții (adezivi, mortare, gleturi, sape, tencuieli decorative). Aceste

aspecte reies din declarația numitului L.C.L., care a fost președinte al

Consiliului de Administrație al societății din 1995 și până în prezent.

Se mai

reține că investițiile și fabricile „A.” din România se cifrează la cca. 20

milioane de Euro până în prezent, cu o investiție preconizată într-o nouă

fabrică de cca. 12 milioane Euro. Prima fabrică din București a fost inaugurată

în iunie 2001 și a început să producă și să pună pe piață produse „A.” începând

cu aceeași dată. În anul 2000, produsele „A.” au pătruns în lanțul de magazine

M.C.C., la un an de la deschiderea în România. În anii 2001 și 2002, SC „A.” R.C.

SRL a stabilit raporturi similare și a vândut produsele „A.” prin intermediul

lanțurilor B. și P., imediat ce acestea s-au stabilit în România. Societatea a

primit de-a lungul timpului numeroase diplome de recunoaștere profesională: diploma

de onoare acordată de Camera de Comerț și Industrie a României și a

Municipiului București, locul III, în cadrul Topului Național al Firmelor

ediția 2002 pe baza rezultatelor economico-financiare obținute în anul 2001;

diploma pentru locul I acordată de Camera de Comerț și Industrie a României și

a Municipiului București, în cadrul Topului Național al Firmelor ediția 2004,

pentru activitatea desfășurată în anul 2003; diploma pentru locul II, acordată

de Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în

cadrul Topului Național al Firmelor ediția 2005, pentru activitatea desfășurată

în anul 2004, în industria altor produse din minerale nemetalice.

De

asemenea, s-a dovedit că cifra de afaceri și a bugetului de marketing „A.”

Romania a crescut din 2001 de la cca. 8 milioane Euro și respectiv de cca. 217.613

Euro la cca. 46 milioane Euro respectiv 1.824.000 Euro pentru anul 2008.

Produsele

marca „A.” au fost folosite pentru restaurarea câtorva obiective de importanță

istorică, cum ar fi Muzeul de Istorie din Alba Iulia, Teatrul de Stat din Oradea,

Teatrul de Stat din Arad, Opera Națională București.

Din

studiul I.G., intitulat „Piața adezivilor și mortarelor”, România, 2001-2011,

reiese că societatea românească „A.” R.C. SRL se afla pe locul II în cadrul

competitorilor specializați, după H.B.R. SRL, în același top 10 pe locul 9

aflându-se „B.” SRL, pentru perioada relevantă (2001-2011).

S-a mai

făcut dovada desfășurării a numeroase campanii publicitare, în anul 2005 fiind

deschisă în România de către societatea românească „A.” R.C. SRL cea mai mare

fabrică de mortare uscate; marca este aplicată pe mijloace de transport de mare

tonaj; au fost depuse la dosar facturi pentru sume mari de vânzare aferente

anilor 2001-2003, facturi emise de societatea românească „A.” R.C. SRL.

Astfel,

mărcile „A.” erau larg cunoscute pe teritoriul României și pentru segmentul de

public din România căruia i se adresau produsele sau serviciile la care se

referă marca, respectiv consumatorii de pe piața materialelor de construcții,

la momentul înregistrării mărcilor pârâtului (2002-2005).

Astfel,

categoria de consumatori potențiali era reprezentată de consumatorii de

materiale și sisteme de construcții (adezivi, mortare, gleturi, sape, tencuieli

decorative); desfacerea produselor se făcea prin centre proprii (magazine) de

distribuire a produselor la care se referă marca (în revistele de reclamă sun

evidențiate pe harta României cel puțin 8 magazine mari de desfacere care

acoperă toate regiunile țării); s-a dovedit și desfășurarea de activități de

promovare a produselor la care se referă marca, inclusiv publicitatea și

prezentarea acestora în târguri, seminarii, evenimente speciale și proiecte.

În ceea

ce privește întinderea utilizării, în raport de cantitatea de produse cărora li

se aplică marca și care sunt comercializate, s-a constatat că această întindere

acoperea întreaga țară, fiind comercializate cantități mari, în raport de cifra

de afaceri în creștere a societății românești.

Curtea a apreciat

că s-a dovedit și cunoașterea largă, la nivelul teritoriului României, pentru

perioada relevantă, a mărcii a cărei protecție este solicitată ca notorie și

chiar în afara acestui teritoriu (a se vedea declarația președintelui

consiliului de administrație din care reiese comercializarea în țările vecine).

Gradul de cunoaștere a mărcii notorii rezultând din măsura în care o marcă

ocupă piața românească, ca urmare a utilizării pentru anumite produse, este

ridicat, față de locul 2 ocupat pe piața relevantă în raport de cifra de

afaceri și cea a bugetului de marketing; Curtea a reținut, astfel, că această

cunoaștere era cvasiunanimă în rândul consumatorului specializat, cu un grad

mediu de atenție și informare.

S-a mai constatat că

societatea românească SC „A.” R.C. SRL este terț față de reclamante, dar

folosirea mărcilor de către aceasta s-a făcut în mod clar cu consimțământul

reclamantelor; consecința logică a acestei împrejurări este aceea că s-a

dovedit folosirea efectivă a mărcilor notorii „A.” de către reclamante prin

intermediul societății românești, în sensul art. 46 alin. (1) lit. a) din lege,

potrivit cu care este asimilată folosirii efective a mărcii și folosirea mărcii

de către un terț, cu consimțământul titularului acesteia.

Astfel,

sunt îndeplinite și condițiile art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

În ceea

ce privește invocarea pasivității reclamantelor vreme de 5 ani, Curtea a

constatat că, prin neatacarea soluției date excepției tardivității acțiunii în

anulare, acest aspect nu mai poate fi repus în discuție; or, indirect, pârâtul

invocă situația reglementată de art. 49 din lege. Acest articol este în strânsă

legătură cu art. 48 alin. (3) din lege; dacă s-a constatat cu titlu irevocabil

și cu putere de lucru judecat că termenul de 5 ani de la înregistrarea mărcilor

pârâtului reglementat de art. 48 alin. (3) din lege nu a fost depășit, rezultă

că nici termenul de 5 ani din art. 49 nu s-a împlinit, susținerile pârâtului

fiind nefondate sub acest aspect.

Apelanta

a mai invocat gradul de distinctivitate scăzut al mărcilor „A.”, fiind mărci

slabe, evocatoare, ca urmare a faptului că au în compunere elementul verbal „Bau”,

care este descriptiv, însemnând construcție în limba română.

Curtea a

reținut drept contraargument aspectele declarate în cadrul expertizei

lingvistice depuse la dosarul de primă instanță, din care reiese că denumirile

„A.” și „B.” au la bază cuvântul german „bau”, substantiv masculin cu

semnificația „construcție, clădire, construire, structură, mod de construcție”,

denumirile analizate fiind transparente pentru utilizatorul german (vorbitor de

limbă germană) și obscure pentru utilizatorul român, cu excepția cunoscătorilor

de limbă germană.

Astfel,

semnificația cuvântului „bau” este necunoscută consumatorului vorbitor de limbă

română (care reprezintă cvasiunanimitatea consumatorului din România de pe piața

relevantă), motiv pentru care nu se poate susține lipsa de distinctivitate a

particulei „bau”.

Cât

privește argumentul că produsele comercializate de către SC „B.” SRL au devenit

larg cunoscute, iar riscul de confuzie cu produse comercializate sub mărcile „A.”

ori M. este practic inexistent, Curtea a constatat că acest aspect prezintă o

relevanță subsumată problemei dacă mărcile sub care sunt comercializate

produsele de către SC „B.” SRL au fost legal înregistrate, fără încălcarea unui

drept de proprietate intelectuală anterior; altfel spus, eventuala dobândire de

către mărcile pârâtului a unei importanțe pe piață nu are relevanță sub

aspectul verificării legalității înregistrării lor, deoarece renumele ulterior

nu poate acoperi viciile de înregistrare a mărcilor.

În ceea

ce privește reaua credință, în raport de considerentele deciziei de casare, s-a

reținut că, într-adevăr, SC „B.” SRL a fost înființată în anul 2002, având ca

obiect principal de activitate producția de materiale destinate industriei

construcțiilor, în special adezivi, fiind o societate deținută de către numita

A.M.R. Marca națională 052xxx, I.C. a fost înregistrată la data de 30 mai 2002

și utilizată începând cu această dată de către societate.

La data

de 07 octombrie 2003, pârâtul apelant a devenit asociat al acestei societăți cu

o participare de 80%.

Curtea a reținut

că, deși nu pârâtul a fost cel care a înregistrat această marcă, ea fiind

înregistrată la data de 30 mai 2002, nu poate fi ignorat principiul potrivit

căruia preluarea mărcii pe cale de cesiune se face cu toate viciile ei.

Or, la

data de 30 mai 2002, societatea SC „B.” SRL avea cunoștință de existența pe

piață a competitorului direct SC A. R.C. SRL, acest aspect reieșind din studiul

I.G., intitulat „Piața adezivilor și mortarelor”, România, 2001-2011; acesta a

reținut că societatea românească A. R.C. SRL se afla pe locul II în cadrul

competitorilor specializați, după H.B.R. SRL, în același top 10 pe locul 9

aflându-se B. SRL. Este o prezumție simplă aceea că în cadrul primelor 10 firme

de top de pe piața relevantă, acestea se cunoșteau între ele; astfel, nu se

poate reține buna-credință la momentul înregistrării mărcii naționale 052xxx, I.C.,

preluarea de către pârât fiind făcută cu toate viciile acesteia.

Pe de

altă parte, reclamantele nu au dovedit legătura dintre societatea SC B. SRL și

pârât anterior efectuării cesiunii, simpla prezumție că au existat anumite

raporturi premergătoare cesiunii nefiind suficientă. Cu toate acestea, acest

aspect nu duce la înlăturarea relei credințe reținute deja la înregistrarea

mărcii 052xxx.

Cât

privește reaua credință la înregistrarea celorlalte mărci, așa cum a recunoscut

la interogatoriu, pârâtul a deținut funcția de director de vânzări și marketing

în cadrul H.B.R. până în anul 2003, firmă direct competitoare a SC A. R.C. SRL și

SC B. SRL. De asemenea, ambele firme își disputau primele locuri raportat la

alte criterii (cote de piață pentru diverși adezivi, productivitate etc.). Ca

atare, cele două firme fiind principali competitori pe piața specializată, iar

pârâtul ocupând funcția de director de vânzări și marketing la firma

competitoare, din această funcție a avut în mod evident posibilitatea de a

cunoaște produsele comercializate de reclamante sub marca „A.”. Ulterior,

pârâtul a înregistrat mărcile „B.” pentru aceleași produse ca și cele

comercializate de reclamante sub marca „A.”.

Cât

privește explicațiile oferite de pârât pentru alegerea denumirii „B.”, acestea

au fost contradictorii și insuficiente, astfel că nu pot oferi temeiuri pentru

a dovedi buna sa credință, față de calitatea sa de persoană extrem de informată

în domeniul pieței relevante la momentul înregistrării mărcilor.

Împotriva

deciziei menționate, a declarat recurs, în termen legal, pârâtul A.R., criticând-o

pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 6, 7 și 9 C. proc. civ. și

susținând, în esență, următoarele:

depășit cadrul procesual fixat prin cererea de chemare în judecată, acordând

ceea ce nu s-a cerut.

Dispozițiile legale

invocate drept temei al cererii introductive, respectiv art. 48 alin. (1) lit. b)

și art. 6 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998, impun pentru reclamante

obligația de a identifica în mod expres drepturile anterioare cu care mărcile a

căror anulare se solicită intră în conflict.

Reclamantele au

invocat anterioritatea numai în raport de mărcile comunitare „A.” (marcă

verbală) și (marcă figurativă), fără a indica mărcile internaționale „A.” ca

drepturi anterioare. Marca internațională „A.” (verbală) este menționată cu

titlu exemplificativ.

Abia prin motivele de

apel, reclamantele au invocat anterioritatea decurgând din mărcile

internaționale, or o asemenea modificare a cadrului procesual este de natură să

încalce dispozițiile art. 294 C. proc. civ.

În aceste condiții,

instanța de apel și-a depășit atribuțiile în identificarea situației de fapt,

respectiv a conflictului de mărci prin determinarea ca drepturi anterioare a

mărcilor internaționale „A.”, cu toate că instanța de apel a reținut că aceste

drepturi nu au fost invocate de către reclamante ca drepturi anterioare.

Cel mult, s-ar putea

considera că ar fi putut fi avută în vedere marca verbală „A.”, deși anularea

unei mărci în temeiul unor drepturi anterioare nu poate fi realizată prin

indicarea cu titlu exemplificativ a unei mărci.

De altfel, prin

decizia de casare pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a reținut

că valabilitatea înregistrării unei mărci se realizează în raport cu data

înregistrării unei mărci, și nu cu data formulării cererii de chemare în

judecată, motiv pentru care s-a apreciat că instanța de apel a soluționat

procesul fără a intra în cercetarea fondului.

Referirile reclamantelor

la mărcile internaționale au privit numai aplicarea principiului seniorității

acestora în cadrul sistemului de protecție comunitar, astfel încât nu pot fi

considerate de către instanța de judecată ca invocări distincte ale unor

drepturi derivând din protecția internațională.

Invocarea seniorității

în temeiul dispozițiilor art. 34 din Regulamentul privind marca comunitară nu

poate fi interpretată ca o protecție independentă sau ca o constituire de

drepturi distincte.

În ceea ce privește

conflictul cu mărcile comunitare, care includ senioritatea mărcilor internaționale,

atât Curtea de Apel București cât și înalta Curte de Ca