ÎCCJ, decizie (scj.ro #81972)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81972) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă.

Caracter distinctiv dobândit ulterior cererii de înregistrare

Cuprins pe materii

: Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă. Distinctivitate. Înregistarea mărcii.

Index pe materii

:  Dreptul proprietății intelectuale ;

-Marcă ;

-Caracterul distinctiv ;

-Înregistrarea mărcii.

Legea nr. 84/1998 art. 5

Marca este un semn distinctiv care permite unui fabricat

sau unui comerciant, în raporturile sale cu clientela, să-și

identifice produsele sau serviciile în raport de cele ale concurenților

săi.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 84/1998 nu pot fi

înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, cu toate

acestea  marca poate fi înregistrată dacă înainte de data

cererii de înregistrare, urmare a folosirii intensive a acesteia, marca a

dobândit un caracter distinctiv.

I.C.C.J. Secția Civilă și de Proprietate

Intelectuală, decizia civilă nr. 3313 din 24 aprilie  2007

Tribunalul București - Secția a IV-a

civilă, prin sentința civilă nr.1141 din 18 octombrie 2005, a

respins, ca nefondată, acțiunea formulată de reclamanta SC T.C.

SA prin care a solicitat anularea mărcii combinate „Salam săsesc”,

înregistrată  sub numărul 57384/2002 pe toate clasele de produse

și servicii, aparținând pârâtei

SC C.P. SRL.

În motivarea hotărârii se arată că

datorită folosirii intensive, a campaniei publicitare și a

calității produselor, marca a dobândit prin folosință

caracter distinctiv, consumatorii asociind produsul „salam săsesc” cu

societatea pârâtă, denumirea devenind aptă de a identifica produsele

pârâtei în raport cu ale concurenței, aplicabile fiind dispozițiile

art. 5 alin. ultim din Legea nr.84/1998. Referitor la susținerea

reclamantei  potrivit căreia produsul ar fi existat pe piața

mezelurilor încă din anul 1997, nu  se poate justifica admiterea

acțiunii, deoarece în România rețetele culinare nu sunt protejate

prin eliberarea unui titlu de protecție, ele putând fi protejate doar pe

căi de fapt, ca secret de serviciu.

Curtea Apel  București – Secția a IX-a Civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin decizia nr.170/A din

14 septembrie 2006, a admis apelul reclamantei, a  schimbat în tot

sentința apelată în sensul că a admis cererea, a dispus anularea

mărcii combinate „salam săsesc”  înregistrată sub

numărul 57384/2002 în favoarea intimatei SC C.P. SRL pe clasele de

produse/servicii 29,35 și 39; a obligat pârâta să publice pe

cheltuiala sa într-o publicație cu acoperire națională decizia

pronunțată.

Prin considerentele deciziei se arată următoarele :

Comisia de reexaminare mărci din cadrul OSIM, reținând îndeplinirea

condițiilor de aplicare a dispozițiilor art. 5 alin. 2 din Legea nr.

84/1998, a apreciat că, în speță, nu sunt aplicabile

dispozițiile art. 5 lit.b din lege ce exclud de la înregistrare

mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv.

Probatoriul administrat în cauză relevă utilizarea semnului începând

cu luna octombrie 2000 astfel încât dobândirea caracterului

distinctiv prin utilizare se situează între

această dată și 13 mai 2002, data depunerii cererii de

înregistrare.

Volumul

vânzărilor atestă cantități reduse vândute, situație

similară fiind  și în anul 2001, astfel încât să se

permită o  identificare a produsului vândut sub marca în

discuție ca provenind de la Cristim.  Situația statistică

prezentată de pârâtă nu este dovedită și nici

specificată unitatea de măsură avută în vedere la

întocmirea ei.

Data de referință a aprecierii sub aspectul dobândirii caracterului

distinctiv al mărcii este 13 mai 2002, data depunerii cererii de

înregistrare, astfel încât probele ulterioare sunt irelevante.

Cererea de anulare a înregistrării mărcii a fost întemeiată

și pe dispozițiile art.5 lit.d din Legea nr.84/1998, potrivit

cărora sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate

mărcile care sunt compuse din semne sau indicații putând servi în

comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația,

valoarea, originea geografică sau tipul  fabricării

produsului.

Marca în

litigiu este o marcă combinată individuală verbală și

figurativă fără elemente deosebite de natură să îi

confere distinctivitate. Elementele verbale folosite sunt generice, desemnând

un sortiment de salam, și descriptive, termenul „săsesc” fiind menit

să atribuie produsului la care se referă calitățile legate

de modul de fabricare atribuit unei comunități locale cu un anume

specific.

Consumatorul mediu va considera că produsul este fabricat printr-o rețetă

tradițională a comunității săsești, în mod

similar cu percepția asupra altor produse cum ar fi „șunca de Praga”,

„salamul italian” ori „salamul bănățean”, percepție care

provine dintr-o lungă perioadă de utilizare a unor asemenea denumiri.

Din perspectiva art.5 alin.1 lit.c din lege, analiza privește exclusiv

stabilirea dacă și în ce măsură marca

aflată în discuție se compune

exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale

în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.

Practicile comerciale constante în privința produselor preparate din carne

sunt în sensul trimiterilor la anumite rețete  prin indicarea unor

zone sociale (mușchi țigănesc) sau socio-geografice cu un anumit

specific, astfel cum deja s-a arătat.

Se

reține totodată că apelanta nu a dat declarația cerută

de lege în sensul de a nu invoca un drept exclusiv asupra acelor elemente

lipsite de caracter distinctiv, ceea ce ar fi condus la respingerea cererii de

înregistrare, în măsura în care nu ar fi fost invocate dispozițiile

art. 5 alin. 2 din lege avute în vedere în cadrul cererii de reexaminare.

Odată înlăturat argumentul pentru care marca a fost admisă la

înregistrare, acela ținând de dobândirea unui caracter distinctiv anterior

depunerii cererii de înregistrare se constată că înregistrarea

mărcii nu putea să se dispună în absența îndeplinirii

cerinței anterior menționate.

În

raport de cele reținute, Curtea a constatat că în mod nelegal și

prin ignorarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor

art.5 alin.2 și art.5 alin.1 lit.b,c și d din Legea nr.84/1998 precum

și a probelor administrate de către reclamantă, instanța de

fond a respins cererea în anularea mărcii.

Împotriva acestei deciziii a declarat recurs pârâta SC C.P. SRL, susținând

în esență umătoarele :

Judecătorii apelului s-au pronunțat asupra unei cereri care nu a fost

formulată în apel și pe care nu au pus-o în discuția

părților, publicarea hotărârii, fiind reținute și

două motive de anulare care nu au fost invocate de reclamantă,

nerespectarea Regulii 17 (4) din HG nr.833/1998 și a pretinsei

înregistrări cu rea credință a mărcii.

Nepunând în discuție împrejurările amintite, instanța a

încălcat principiul contradictorialității și pe cel al

dreptului la apărare, fiind astfel incidente motivele prevăzute de

art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă.

Instanța de apel a dat mai mult decât s-a cerut și ce nu s-a cerut,

motiv prevăzut  de art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă, deoarece

în apel nu s-a cerut publicarea hotărârii, dispunându-se anularea

înregistrării, pentru motive care nu au fost invocate de către

reclamantă, respectiv încălcarea Regulii 17 (4) din HG nr.833/1998.

Instanța de apel a dat decizia recurată cu încălcarea legii,

respectiv a dispozițiilor art.5 alin.2 din Legea nr.84/1998, art.48 din

Legea nr.84/1998 coroborat cu Regula 17 (4) din HG nr.833/1998.

Instanța a considerat că dispozițiile art.5 alin.2 din lege nu

se aplică deși reclamanta nu a administrat nicio probă din care

să rezulte că marca „salam săsesc” ar fi lipsită de

caracter distinctiv, sarcina probei în această materie nefiind

răsturnată.

Ceea ce protejează legea în aceste cazuri este investiția

făcută în promovarea unei mărci lipsite inițial de caracter

distinctiv, sancționând totodată și concurența

parazitară prin conferirea celui care a investit drept exclusiv de

utilizare.

Pe

de altă parte, reclamanta are o poziție duplicitară deoarece a

depus o cerere de înregistrare a denumirii „salam secuiesc”.

Instanța aplică și interpretarea greșită și

dispozițiile art.5 lit.c și d deoarece, dacă ar fi observat

că textul se referă la „semne compuse exclusiv din ....”, ar trebui

să respingă cererea deoarece marca nu este compusă exclusiv din

semnele la care se referă textele menționate.

Instanța reține că marca „salam săsesc” este deceptivă

pentru că ar fi indicat o calitate legată de modul de fabricare a

produsului dar dacă este folosită de reclamantă și de

ceilalți concurenți, ea nu mai este deceptivă.

Cu

privire la inexistența motivului de anulare a înregistrării dedus din

Regula 17 (4) din HG 833/1998 se arată de către recurentă,

că încălcarea acestei reguli are o singură sancțiune

și care poate fi aplicată exclusiv de OSIM în procedura de

înregistrare: refuzul de a înregistra. Cauzele de anulare a înregistrării

sunt limitativ prevăzute de art.48 din Legea nr.84/1998, între acestea

neregăsindu-se și cea întemeiată pe  încălcarea

Regulii 17 (4) din HG 833/1998.

Reclamanta

nu a cerut anularea înregistrării mărcii pentru rea

credință în temeiul dispozițiilor art.48 lit.c din Legea

nr.84/1998, motiv pentru care hotărârea instanței de apel este

nelegală și sub acest aspect.

Instanța a considerat că dispozițiile art.5 alin.2 din lege nu

se aplică deși reclamanta nu a administrat nicio probă din care

să rezulte că marca „salam săsesc” ar fi lipsită de

caracter distinctiv.

Analizând hotărârea recurată prin prisma criticilor formulate și

a probatoriilor administrate, Înalta Curte reține următoarele:

Marca,

parte integrantă a oricărei strategii comerciale, este un semn

distinctiv care permite unui fabricant sau unui comerciant, în raporturile sale

cu clientela,  să-și identifice produsele sau serviciile în

raport de cele ale concurenților săi.

Creșterea rolului publicității în activitatea de marketing, în

scopul atragerii și păstrării clientelei, a determinat ca

noțiunea de distinctivitate, condiție esențială a registrabilității

mărcii, să fie mai nuanțată.

Astfel, aplicarea dispozițiilor alin.1 lit.b din Legea nr. 84/1998,

privind mărcile și indicațiile geografice, potrivit cărora

mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv sunt excluse de la protecție

și nu pot fi înregistrate,  este înlăturată dacă

înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a

folosirii acesteia, marca a dobândit caracter

distinctiv (art.5 alin.2 din Lege).

Această  dispoziție semnifică

împrejurarea că, urmare a folosirii mărcii, în speța de

față „salam săsesc,” aceasta a dobândit caracter distinctiv în

sensul ca publicul să fie capabil să distingă produsul în baza

sa, ca provenind de la o anume societate comercială.

Din probele depuse la dosar, respectiv facturi fiscale,

contracte de publicitate anterioare datei de depozit a mărcii în litigiu,

extrase din ziarele depuse de reclamant studiului de piață precum

și explozia vânzărilor produsului din carne marca „salam săsesc”

sub emblema „Cristim”, urmare a publicității agresive efectuate,

dovedesc că marca  combinată, având o scriere deosebită, cu

litere conturate, a dobândit distinctivitate. Astfel, sloganul „zi și tu:

salam săsesc” a determinat ca 69% dintre respondenții studiului de

piață „să menționeze spontan „Cristim” ca producător

al sortimentului respectiv”, iar 51% dintre cei care au văzut campania

publicitară au declarat că au cumpărat salam săsesc

datorită influenței reclamei.

Se concluzionează, că, per total, 32% din

eșantionul studiat  și-a amintit campania publicitară

„Cristim” și au cumpărat produsul (salam săsesc) și au

recunoscut că reclama i-a influențat în cumpărare.

Rezultă astfel că pentru o fracțiune

importantă din publicul vizat, marca „salam săsesc” a devenit

capabilă să indice proveniența bunului ca fiind de la societatea

„Cristim”.

Acceptând raționamentul instanței de apel, în

sensul de a verifica doar probatoriile ce vizează perioada anterioară

datei de 13 mai 2002, data depunerii cererii de înregistrare, cu

înlăturarea deplină a dovezilor privind consecințele campaniei

de promovare a societății  prin produs, înseamnă

înfrângerea unei cerințe determinate a comerțului, concurența

loială în sensul ca de efortul financiar, de concepție, să profite

doar comerciantul  investitor în marketing și nu și

celorlalți comercianți concurenți pe

piața acelorași produse.

Așadar, caracterul distinctiv al mărcii,

deși existent la momentul depozitului doar în fază germinală, a

fost dobândit ulterior prin folosirea sa intensivă.

Interpretarea dată a fost necesară întrucât

legea română nu acoperă situația de fapt prezentată,

dobândirea caracterului distinctiv prin folosire, ulterior datei cererii de

înregistrare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul

dispozițiilor art.312 Cod procedură civilă, Curtea a admis

recursul, a modificat în tot decizia apelată în sensul că apelul

declarat de reclamantă împotriva sentinței tribunalului  a fost

respins.

Față de soluția pronunțată din

perspectiva pct. 9 al art. 304 Cod procedură civilă, instanța nu

s-a mai pronunțat asupra criticii întemeiate pe dispozițiile art. 304

pct.  Cod procedură civilă referitoare la acordarea a ceea ce nu

s-a cerut, respectiv publicarea hotărârii, precum  și a

criticilor privind încălcarea dreptului la apărare și a

principiului contradictorialității.