ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2102/2014

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2102/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2014)

Deliberând, în

condițiile art. 256 alin. (1) C. proc. civ., asupra recursului de față constată

următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată

înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la data de

02 noiembrie 2011, reclamanta SC L. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta

SC M.D.D.I. SRL, ca prin hotărârea ce se va pronunța: să se interzică pârâtei

să comercializeze produse sub denumirea „Covrigei cu tărâțe”, inclusiv prin

retragerea de pe piață a produselor oferite spre comercializare; să se

interzică pârâtei să folosească sub orice formă denumirea „Covrigei cu tărâțe”,

incluzând aplicarea semnului pe produse și ambalaje, deținerea de produse și

ambalaje purtând acest semn în scopul comercializării, furnizarea de servicii

sub acest semn ori utilizarea semnului pe documente pentru publicitate; să se

dispună obligarea pârâtei să ceară în scris tuturor distribuitorilor și

clienților săi să înceteze vânzarea produselor ce poartă denumirea „Covrigei cu

tărâțe”, sub sancțiunea plății amenzii civile pentru fiecare zi de întârziere

în cazul neîndeplinirii acestei obligații; să se dispună obligarea pârâtei să

difuzeze, pe cheltuiala sa, informații privind hotărârea judecătorească ce se

va pronunța în sensul: a) publicării dispozitivului hotărârii judecătorești în

trei cotidiane de mare, timp de 5 zile consecutive; b)difuzării conținutului hotărârii

judecătorești în cadrul spațiilor de publicitate de trei posturi de televiziune

timp de 5 zile consecutive, pentru o durată de câte 1 minut, la ore de maximă

audiență; c) difuzării conținutului hotărârii judecătorești în cadrul spațiilor

de publicitate de trei posturi de radio timp de 5 zile consecutive, pentru o

durată de câte 1 minut, la ore de maximă audiență și să se dispună obligarea

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr.

1337 din 20 iunie 2012, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis în

parte acțiunea, a interzis pârâtei să comercializeze produse sub denumirea

„Covrigei cu tărâțe”, inclusiv prin retragerea de pe piață a produselor oferite

spre comercializare; a interzis pârâtei să folosească sub orice formă denumirea

„Covrigei cu tărâțe”, incluzând aplicarea semnului pe produse și ambalaje,

deținerea de produse și ambalaje purtând acest semn în scopul comercializării,

furnizarea de servicii sub acest semn ori utilizarea semnului pe documente

pentru publicitate; a obligat pârâta să ceară în scris tuturor distribuitorilor

și clienților săi să înceteze vânzarea produselor ce poartă denumirea „Covrigei

cu tărâțe” sub sancțiunea plății amenzii civile; a respins ca neîntemeiat

capătul de cerere privind obligarea pârâtei la a difuza informații privind

hotărârea judecătorească pronunțată și a obligat pârâta să plătească

reclamantei suma de 24.077,70 lei, cheltuieli de judecată.

Curtea de Apel

București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală,

conflicte de muncă și asigurări sociale, învestită cu soluționarea apelului

declarat de pârâtă, prin Decizia nr. 222/A din 28 noiembrie 2013, a admis calea

de atac și a schimbat sentința apelată în sensul respingerii acțiunii în tot,

ca neîntemeiată, pentru argumentele ce urmează:

Intimata - reclamanta

SC L. SRL este titulară a mărcilor „M.F.” și „M.F. Covrigei cu tărâțe”,

beneficiind de protecție pe teritoriul României de la 15 iunie 2009, respectiv

din data de 08 iulie 2010, conform certificatelor de înregistrare, ambele

pentru produse din clasa 30 și servicii din clasa 35.

Apelanta

- pârâtă M.D. Distribution a contestat Decizia O.S.I.M. nr. 1002199 din 05

ianuarie 2011 de admitere la înregistrare a mărcii combinate „M.F. Covrigei cu

tărâțe”, opoziția acesteia fiind respinsă la data de 16 februarie 2012.

Față de

acestea apelanta - pârâtă, prin raportare la data înregistrării cererii de

chemare în judecată (02 noiembrie 2011), anterior soluționării opoziției, a

invocat drept prim motiv de apel prematuritatea acțiunii susținând că la data sesizării

tribunalului intimata - reclamantă nu era titulara mărcii a cărei protecție o

solicită.

Curtea a

reținut că potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 „

Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin

înregistrarea acesteia la O.S.I.M. ”, potrivit art. 8

dreptul la marcă

aparține persoanei care a depus prima cerere de înregistrare a mărcii, iar

potrivit art. 10

data depozitului reglementar este

data la care a fost depusă la O.S.I.M. cererea de înregistrare a mărcii în

condițiile în care aceasta conține toate elementele prevăzute de lege.

De

asemenea, față de prevederile cap. IV al Legii nr. 84/1998 referitor la

procedura de înregistrare a mărcii s-a constatat că

orice

persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru

motivele prevăzute la art. 6 din Lege (art. 19), că formularea opoziției nu

suspendă procedura de înregistrare a mărcii și nici nu lipsește pe titularul

mărcii de protecție, în măsura în care acestuia i s-a eliberat certificatul de

înregistrare a mărcii.

La data

sesizării primei instanțe, intimata - reclamantă se afla în posesia

certificatelor de înregistrare a mărcilor, iar opoziția formulată de apelanta -

pârâtă a fost respinsă de către O.S.I.M., astfel că intimata - reclamantă, în

calitate de titular al mărcilor combinate „M.F.” și „M.F. Covrigei cu tărâțe”,

era îndreptățită să sesizeze tribunalul cu o acțiune în contrafacere. Pe cale

de consecință, Curtea a constatat că excepția prematurității cererii invocată

de apelantă nu poate fi primită.

În ceea

ce privește cel de-al doilea motiv de apel invocat de apelanta - pârâtă

referitor la caracterul descriptiv al sintagmei „covrigei cu tărâțe” și

capacitatea acestuia de a distinge Curtea a reținut, că deși intimata -

reclamantă arată că este titulara mărcilor „M.F.” și „M.F. Covrigei cu tărâțe”

în cauza de față acțiunea în contrafacere trebuie analizată numai prin

raportare la marca „M.F. Covrigei cu tărâțe” această marcă incluzând elementul

„covrigei cu tărâțe” utilizat și de pârâtă.

Potrivit

certificatului de înregistrare, intimata - reclamantă este titulara mărcii

combinate cu element verbal „M.F. Covrigei cu tărâțe”, scris cu litere de

culoare maro pe fond galben, situat în partea superioară și elementul figurativ

compus din covrigei și spice de grâu.

Apelanta

- pârâtă nu este titulara vreunei mărci care să includă elementul „covrigei cu

tărâțe” însă comercializează un produs denumit „covrigei cu tărâțe și ulei de

măsline” care se prezintă într-un ambalaj având înscris în partea superioară cu

litere de culoare galbenă pe fond roșu „M.D. crispy goodies”, iar dedesubt

denumirea produsului - covrigei cu tărâțe și ulei de măsline.

În

calitate de titular de marcă, în baza art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr.

84/1998, intimata - reclamantă a solicitat instanței să oblige apelanta -

pârâtă să nu mai comercializeze produse ori să folosească denumirea „covrigei

cu tărâțe”, susținând că odată ce O.S.I.M. nu i-a cerut o declarație de

renunțare la exclusivitate cu privire la particula „covrigei cu tărâțe”, SC L.

SRL beneficiază de protecție exclusivă asupra tuturor elementelor verbale care

compun marca, așadar inclusiv asupra particulei „covrigei cu tărâțe”. De

asemenea, intimata a mai susținut că odată ce apelanta nu a investit instanța

cu o cerere reconvențională, validitatea mărcii nu poate fi pusă în discuție.

Validitatea

mărcii intimatei - reclamante nu este pusă în discuție în cauza de față, însă

se arată că aprecierea distinctivității unei mărci se poate face în două momente:

la momentul depozitului atunci când se examinează de către O.S.I.M.

posibilitatea înregistrării ca marcă, și, după caz, la momentul când are loc

încălcarea dreptului la marcă și trebuie să se determine distinctivitatea

mărcii pentru a i se acorda protecție.

Astfel,

faptul că intimata - reclamantă și-a înregistrat marca „M.F. covrigei cu

tărâțe” fără a i se solicita disclaimer nu conduce la imposibilitatea de a se

verifica dacă sintagma „covrigei cu tărâțe” cuprinsă în marca sa are sau nu

caracter distinctiv, și, implicit, dacă este ori nu un element descriptiv.

În atare

condiții devin incidente în cauză și prevederile art. 39 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 84/1998 potrivit cărora „

Titularul mărcii

nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa

comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea,

originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării

serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora”.

Or, odată

ce aplanata - pârâtă comercializează produse din clasa 30, și anume produse de

panificație din cereale - covrigei cu tărâțe - reclamanta nu se poate folosi de

calitatea sa de titular de marcă pentru a interzice unui alt comerciant

utilizarea sintagmei care indică specia și calitatea produsului comercializat.

Nu au

putut fi reținute referirile făcute de intimata - reclamantă la deciziile

Înaltei Curți de Casație și Justiție din cauzele ce au avut ca obiect mărcile

„Sirop de pătlagină” și „Salam săsesc” deoarece în respectivele cauze s-a

analizat posibilitatea înregistrării la O.S.I.M. a unei mărci combinate, care a

dobândit prin folosință un caracter distinctiv, în cauza de față neexistând

dovezi din care să rezulte că sintagma „covrigei cu tărâțe” a dobândit caracter

distinctiv prin utilizarea sa de către SC L. SRL.

Totodată,

Curtea a apreciat că utilizarea de către apelanta - pârâtă a sintagmei

„covrigei cu tărâțe” în denumirea produsului pe care îl comercializează nu

creează risc de confuzie între produsul societății M.D.D. și cel comercializat

de intimata - reclamantă sub marca „M.F. Covrigei cu tărâțe”.

Analizând

existența riscului de confuzie în percepția publicului, inclusiv riscul de

asociere între semn și marcă, în condițiile art. 36 din Lege, s-a reținut, în

primul rând, că marca intimatei - reclamante este „M.F. Covrigei cu tărâțe” și

nu doar „covrigei cu tărâțe”, sintagmă invocată în susținerea acțiunii. Astfel,

marca combinată înregistrată a reclamantei este cea care se bucură de protecția

deplină conferită de lege, marcă ce nu a fost însă folosită de către apelantă.

Nu a fost reținută

nici existența unei similarități ridicate între marca intimatei - reclamante și

denumirea produsului comercializat de apelanta - pârâtă prin prisma impresiei de

ansamblu pe care o creează consumatorului mediu elementul comun „covrigei cu

tărâțe”.

Astfel, din punct de

vedere vizual, intimata - reclamantă este titulara mărcii combinate cu element

verbal „M.F. Covrigei cu tărâțe”, scris cu litere de culoare maro pe fond

galben, situat în partea superioară și elementul figurativ compus din covrigei

și spice de grâu, elementul M.F., scris cu litere maro, fiind elementul

dominant, după cum în mod întemeiat arată și apelanta. Pe de altă parte, produsul

comercializat de apelata - pârâtă se prezintă într-o formă diferită, în partea

de sus fiind inscripționată cu litere galbene pe fond roșu denumirea societății

M.D. și sintagma „crispy goodies”, iar sub acestea denumirea produsului

„covrigei cu tărâțe și ulei de măsline”.

În afara elementului

comun „covrigei cu tărâțe”, impresia de ansamblu creată de produsele părților

este diferită, în cazul mărcii intimatei - reclamante atenția fiind captată în

principal de elementul M.F., atât datorită poziției sale dominante cât și datorită

faptului că apare scris cu caractere mult mai mari, ocupând un spațiu

semnificativ mai mare. Grafismele utilizate de părți sunt diferite, iar

culorile, datorită modului de dispunere, creează o impresie de ansamblu

diferită.

Similaritatea

invocată de intimata - reclamantă ca fiind puternică datorită elementului comun

„covrigei cu tărâțe” nu poate fi reținută ca atare de instanță, deoarece odată

ce marca reclamantei este „M.F. Covrigei cu tărâțe” este greu de crezut că la

identificarea verbală a produsului conform mărcii, consumatorul va reține

sintagma finală sau va identifica produsul în special după această sintagmă din

cuprinsul mărcii, cu atât mai mult cu cât, acesta subliniază caracteristicile

produsului.

Nu a fost reținut

nici riscul de asociere, respectiv riscul ca datorită acestui element comun,

consumatorul mediu să considere că între cei doi producători există relații

comerciale, între produsele comercializate de intimata - reclamantă și cele ale

apelantei - pârâte, în lipsa unor dovezi concrete care să arate că sintagma

„covrigei cu tărâțe” este asociată de consumatori cu produsele SC L. SRL.

Contrar opiniei

intimatei - reclamante, care afirmă că produsele sale se adresează unui segment

de consumatori cu un grad redus de atenție, Curtea a apreciat că riscul de

confuzie și de asociere este înlăturat și de caracteristicile consumatorului

mediu relevant, persoană care nu va acorda atenție doar materiei prime din care

sunt fabricați covrigeii (tărâțe) ci și firmei producătoare a bunului

respectiv.

Totodată, imaginea de

ansamblu a produselor celor două părți este semnificativ diferită, elementul

comun „covrigei cu tărâțe” nefiind suficient pentru a crea riscul de confuzie,

care include și riscul de asociere.

Având în vedere

considerentele arătate anterior Curtea nu a dat valoare nici argumentelor

legate de caracterizarea activității apelantei ca fiind una de concurență

neloială.

Potrivit art. 2 din

Legea nr. 11/1991 „

Constituie

concurență neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzanțelor

cinstite în activitatea comercială sau industrială”, iar potrivit art. 5 lit. a

din același act normativ constituie infracțiunea de concurență neloială

„întrebuințarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor

ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt

comerciant”.

Or odată ce s-a

reținut că apelanta - pârâtă nu a utilizat embleme sau ambalaje de natură a

produce confuzie cu cele folosite legitim de intimata - reclamantă nu se poate

susține că aceasta se face vinovată de acte de concurență neloială.

Nu s-a putut reține o

soluție contrară nici prin raportare la susținerile intimatei - reclamante

referitoare la copierea rețetei originale de către apelanta - pârâtă odată ce

nu s-a dovedit că rețeta reclamantei a fost brevetată sau că se bucură de vreo

altă formă de protecție.

Împotriva deciziei a

declarat recurs reclamanta întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 5, 7 și 9

C.pr.civ solicitând modificarea în tot a deciziei, în sensul respingerii

cererii de apel și menținerii sentinței instanței prin care a fost admisă

acțiunea, cu obligarea SC M.D.D. SRL la plata cheltuielilor de judecată.

Prin dezvoltarea

motivelor de recurs se arată următoarele:

depusă în apel, a fost invocată excepția tardivității apelului, deoarece a fost

depus peste termenul de apel prevăzut de art. 284 alin. (1) din C. proc. civ.

Potrivit dovezii de comunicare, sentința a fost comunicată apelantei la data de

1 februarie 2013, la sediul social al apelantei, situat în sector 4, București.

Cererea de apel a

fost depusă la data 25 martie 2013, așadar cu nerespectarea termenului

imperativ prescris de lege.

Respingând excepția,

instanța de apel a reținut că, pârâta SC M.D.D. SRL și-a ales domiciliul la

sediul casei de avocatură SC D.A. SCA, motiv pentru care comunicarea nu a fost

valabilă.

Instanța a aplicat

greșit dispozițiile art. 93 din C. proc. civ. deoarece, pentru ca o adresă să

poate fi considerată sediul procesual este necesar ca cel care face alegerea de

domiciliu să indice expres o persoană însărcinată cu primirea actelor de

procedură. Or, în speță, o astfel de persoană nu a fost indicată în mod expres.

În acest sens este și

Decizia nr. 5613/2004 a Înaltei Curți de Casație și Justiție precum și Deciziile

Curții de Apel București cu nr. 1312/2009 și nr. 400/2009.

Așadar nu s-ar putea

considera că a avut loc complinirea acestei cerințe legale prin indicarea

numelui avocatului Raluca Ceaușene ca reprezentant al SC D.A. SA.

Avocatul nu își desfășoară

activitatea în cadrul SC D.A. SA, ci în cadrul unui cabinet individual de

avocatură a cărui titulară este din 28 iulie 2008. La data alegerii de

domiciliu, 8 mai 2012, data depunerii întâmpinării la fond, avocat C. nu

profesa în cadrul SC D.A. SA.

Potrivit

informațiilor existente în baza de date a Baroului București, nu există nicio

societate civilă de avocatură cu denumirea SC D.A. SA, ceea ce presupune

exercitare ilegală a profesiei de avocat de către o societate comercială, faptă

ce constituie infracțiune potrivit art. 26, alin. (1) din Legea nr. 51/1995

privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

soluționat eronat excepția calității de reprezentant deoarece cererea de apel a

fost redactată, semnată și susținută prin concluzii orale de către A.B.,

consilier în proprietate industrială, care nu are calitatea de avocat, fiind

încălcate dispozițiile art. 28 alin. (2) din Ordonanța nr. 66/2000 privind

organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială ce

pretind consilierilor în proprietate industrială calitatea acestora de avocat

sau consilier juridic.

În același sens s-a

pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr. 24 din 12 iunie

2006 pronunțată într-un recurs în interesul legii.

Faptul că A.B. are

contract de muncă încheiat cu cabinetul propriu de proprietate industrială este

irelevant, deoarece nu cabinetul de proprietate industrială A.B. este partea

reprezentată în acest proces, ci intimata pârâtă SC M.D.D. SRL

Așadar, instanța de

apel ar fi trebuit să procedeze la anularea cererii de apel, în condițiile art.

287 alin. (2) din C. proc. civ.

Procura prezentată de

A.B. nu îndeplinea cerințele prevăzute de art. 68(1) din C. proc. civ., și

anume „înscris sub semnătură legalizată”, fiind un înscris sub semnătură

privată.

Invocarea

instrucțiunilor de aplicare a O.G. nr. 66/2000 conform cărora procura emisă

consilierilor în proprietate industrială nu trebuie să fie autentică este

eronată față de art. 68 (1) din C. proc. civ. Instrucțiunile de aplicare a O.G.

nr. 66/2000 nu puteau să deroge de la prevederile imperative ale C. proc. civ.

Astfel, se impunea

anularea cererii de apel pentru faptul că a fost semnată și susținută de o

persoană fără calitate de reprezentant, fiind incident și motivul de recurs

prevăzut de art. 304 pct. 5 din C. proc. civ.

greșit prevederilor art. 5, art. 6 și art. 47 din Legea nr. 84/1998 deoarece SC

M.D.D. SRL nu a învestit instanța pe cale principală, ori cerere

reconvențională cu o acțiune în anulare sau constatare a nulității mărcii

protejate.

Soluția instanței de

apel de a refuza protecția mărcii recurentei pe motiv că aceasta ar fi lipsită

de distinctivitate la momentul când are loc încălcarea dreptului la marcă, în

cadrul acțiunii în contrafacere introduse chiar de titularul mărcii, iar nu

într-o acțiune în anulare, este lipsită de temei.

Instanța a aplicat

eronat și prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 deoarece, chiar

dacă este adevărat că hotărârea O.S.I.M. de a nu a solicita „disclaimer” poate

fi cenzurată atât pe cale administrativ - jurisdicțională, cât și pe cale

judiciară, această cenzurare trebuie să se realizeze prin mijloacele prevăzute

de lege, și nu în cadrul acțiunii în contrafacere introdusă de titularul

mărcii.

O.S.I.M. nu a solicitat

recurentei să declare că nu invocă un drept exclusiv cu privire la „covrigei cu

tărâțe”, de unde rezultă că SC L. SRL beneficiază de protecție asupra tuturor

elementelor verbale care compun această marcă, așadar inclusiv asupra

particulei „covrigei cu tărâțe”.

Intimata-pârâtă a

formulat o contestație împotriva deciziei de înregistrare a mărcii protejate

care a fost respinsă de Comisia de Contestații Mărci din cadrul O.S.I.M.,

astfel cum rezultă din minuta ședinței Comisiei de Contestații Mărci din 16

februarie 2012. Ca efect al respingerii acestei contestații, înregistrarea

mărcii protejate, incluzând particula „covrigei cu tărâțe” fără declarație de

renunțare la exclusivitate a fost menținută astfel cum a fost admisă inițial.

Potrivit prevederilor

art. 88 din Legea nr. 84/1998, SC M.D.D. SRL avea posibilitatea să atace

hotărârea Comisiei Contestații la Tribunalul București în 30 de zile de la

comunicare, cale de atac ce nu a fost exercitată.

De asemenea,

intimata-pârâtă avea deschisă calea unei acțiuni în anulare, acțiune pe care nu

a înțeles să o formuleze.

Înalta Curte de

Casație și Justiție în deciziile având ca obiect contrafacerea mărcilor

„S.P." și „S.S." a statuat, cu valoare de principiu, faptul că

„înregistrarea semnului ca marcă creează o prezumție de validitate și obligă la

recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă. Altfel spus, chiar

și în căzui mărcilor „slabe", cu un caracter distinctiv mai redus (așa cum

era cazul mărcii „S.P."), prin înregistrarea mărcii de către O.S.I.M.,

marca respectivă dobândește protecția juridică prevăzută de lege până la

emiterea unei hotărâri judecătorești de anulare a certificatului de

înregistrare.

Faptul că în cazurile

„S.P." și „S.S.", Înalta Curte de Casație și Justiție a avut în

vedere și argumentul suplimentar al distincitivității obținute prin folosință

nu invalidează dezlegările date de instanța supremă cu privire la faptul că

decizia de înregistrare a unei mărci produce efecte juridice depline până la

anularea sa în instanță.

chestiunea riscului de confuzie, instanța de apel a făcut o aplicare greșită a

legii, apelând la criterii eronate. Astfel, în opinia instanței de apel,

datorită faptului că marca recurentei este o marcă combinată, conținând

elemente verbale și figurative, riscul de confuzie cu semnele folosite de SC M.D.

SRL pe ambalajul produsului său ar fi exclus față de deosebirile existente

între elementele figurative ale mărcii recurentei (reprezentarea figurativă a

spicelor de grâu, culorile folosite etc.) și elementele grafice care se

regăsesc pe ambalajul produselor pârâtei („sigla" M.D., culorile

literelor, etc.).

Ceea ce este însă

relevant pentru analiza riscului de confuzie este faptul că, pe ambalajul

produsului intimatei-pârâte este imprimată, în partea centrală a acestuia și cu

litere mari, particula „Covrigei cu târâte", care este identică cu unul

dintre elementele conținute în partea verbală a mărcii recurentei.

Pentru aprecierea

distinctivității unui semn, în raport cu o marcă anterioară, trebuie avut în

vedere în primul rând elementul verbal al mărcii, acesta beneficiind de

prioritate în raport de elementul figurativ, având în vedere că se percepe atât

pe cale vizuală cât și pe cale auditivă, în acest sens fiind și jurisprudența

instanțelor române.

În cazul de față,

riscul de confuzie reiese din următoarele împrejurări stabilite în mod corect

de instanța de fond: puternica asemănare vizuală și sonoră între partea verbală

a mărcii recurentei și semnul „Covrigei cu tărâțe" imprimat pe ambalajul

produsului pârâtei; produsele recurentei prezintă în mod esențial aceleași

caracteristici ca și produsele pârâtei; produsele intimatei-pârâte se adresează

aceluiași segment de consumatori cu un grad redus de atenție, alegerea

produsului achiziționat, având un preț unitar redus, bazându-se o decizie

relativ facilă, care nu este urmarea unei analize riguroase a caracteristicilor

și elementelor particulare fiecărui bun; produsele intimatei pârâte sunt

comercializate prin aceleași canale de distribuție ca și produsele recurentei.

chestiunea distinctivitătii dobândite prin folosință susținute de recurentă ca

argument subsidiar, instanța de apel se limitează la a afirma, fără a motiva că

„în cauza de față nu există dovezi din care să rezulte că sintagma „covrigei cu

tărâțe" a dobândit caracter distinctiv prin utilizarea sa de către SC L.

SRL".

În realitate, din

probatoriul administrat în fața instanței de fond, respectiv dovezi de comercializare,

dovezi de publicitate, proba testimonială, a rezultat istoricul și renumele

dobândit de produsele comercializate sub marca protejată, care se bazează pe o

rețetă originală dezvoltată de inginerii SC L. SRL, a rezultat folosirea

intensă a mărci protejate într-o perioadă îndelungată de timp.

Cu privire la

acțiunile publicitare, care vizează direct consumatorii și sunt cele mai în

măsură să contribuie la sporirea caracterului distinctiv al mărcii, s-a

demonstrat că produsele SC L. SRL comercializate sub marca protejată au

beneficiat și beneficiază în continuare de o activitate de promovare intensă,

lansarea produsului „M.F. Covrigei cu Tărâțe" fiind susținută de o

campanie media la radiouri sau în stațiile de metrou, beneficiind de apariții

și pe ecrane multimedia amplasate în diverse intersecții intens circulate din

București etc.

Instanța de apel nu a

făcut nicio referire la dovezile de folosință prin care s-a demonstrat faptul

că marca a dobândit o distinctivitate sporită ca urmare a folosirii sale.

Instanța de apel

trebuia să analizeze dacă dovezile de folosire administrate sunt sau nu

suficiente pentru a demonstra dobândirea distinctivității particulei „covrigei

cu tărâțe" prin folosire, în condițiile art. 5 alin. (2) din Legea

mărcilor nr. 84/1998. În cazul în care ar fi considerat că acestea nu sunt

suficiente, ar fi trebuit să justifice de ce a ajuns la această concluzie.

Reținerea incidenței art.

5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 ar fi condus la respingerea motivului de apel

privind lipsa de distinctivitate a mărcii protejate însă, așa cum s-a arătat

soluția instanței de apel este nemotivată.

Se solicită totodată

și aplicarea dispozițiilor art. 274 C. proc. civ.

Înalta Curte,

analizând decizia prin raportare la criticile formulate reține caracterul

nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

formulată la 13 martie 2012, intimata

SC M.D.D.I. SRL, și-a ales domiciliul

procesual în sector 5 - G.S., sediul persoanei juridice SC D.A. SA, prin avocat

R.C.

Cu alte cuvinte,

intimata a respectat dispozițiile art. 93 C. proc. civ. referitoare la

obligația de a arăta persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, R.C.

Considerațiile

intimatei referitoare la exercitarea profesiei fără autorizație, la absența

calității de avocat/consilier juridic/angajat al societății comerciale al R.C. nu

înfrânge concluzia respectării de intimată a obligațiilor de a indica persoana

abilitată de primi actele de procedură.

Așadar, soluția

instanței de apel de a constata exercitarea căii devolutive de atac cu

respectarea dispozițiilor art. 284 alin. (2) C. proc. civ. este corectă, față

de împrejurarea că hotărârea pronunțată în primă instanță nu a fost comunicată

în conformitate cu dispozițiile art. 93 C. proc. civ.

(2) din O.G. nr. 66 din 17 august 2000, republicată „Reprezentarea în fața

instanțelor judecătorești a solicitanților, a titlurilor sau a persoanelor

interesate de către consilierii în proprietate industrială este condiționată de

calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic”.

Din conținutul

carnetului de muncă, reiese că mandatarul intimatei avea dubla calitate

pretinsă de lege:consilier în proprietate industrială și consilier juridic.

Așadar, așa cum a

reținut și Curtea de Apel, dreptul de reprezentare a fost acordat cu

respectarea dispozițiilor speciale, derogatorii ale O.G. nr. 66/2000

privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate

industrială.

Prin interpretarea

dată art. 27 din actul normativ menționat referitoare la condiția cerută

consilierului în proprietate industrială pentru a putea reprezenta solicitanții

în fața instanțelor judecătorești, prin Instrucțiunile nr. 108/2002 de aplicare

a O.G. nr. 66/2000 se prevede la art. 43, „Procura în baza căreia acționează consilierul

va avea caracter general sau va fi prezentată pentru fiecare cerere și va

cuprinde cel puțin următoarele elemente: a) numele și prenumele mandantului; b)

numele și prenumele mandatarului; c) obiectul mandatului; d) semnătura

mandantului”.

Rezultă astfel că

prin derogare de la prevederile art. 68 C. proc. civ., privind reprezentarea

părților prin avocat sau consilier juridic, procura de reprezentare dată

consilierului juridic nu necesită legalizarea ori certificarea.

Pretinde recurenta

încălcarea dispozițiilor obligatorii a deciziei în interesul Legii nr. 22 din

12 iunie 2005, publicată în M. Of., Partea I nr. 936.

În această decizie, Înalta

Curte a statuat că în aplicarea art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind

solicitările comerciale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, că cererile de autorizare a constituirii și de înmatriculare a

societăților comerciale de consultanță, asistență și reprezentare juridică

sunt inadmisibile.

S-a reținut printre

altele că este permisă organizarea consilierilor juridici doar în asociații

profesionale pentru a nu contraveni normelor înscrise în art. 67-81 C. proc.

civ.

Recursul în interesul

legii nu este aplicabil în cauză întrucât Cabinetul individual de proprietate

industrială A.B. nu este o societate comercială în sensul Legii nr. 31/1990,

fiind înființat în temeiul art. 19 și 35 din Legea nr. 437/2002 pentru

aprobarea O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de

consilier în proprietate industrială și art. 55 din Instrucțiunile de aplicare

a I.G. nr. 66/2000.

Acest din urmă text

precizează că” În scopul exercitării profesiei consilierii trebuie să fie

membri ai Camerei. În vederea exercitării profesiei de consilier, Camera emite

autorizații de liberă practică pentru oricare dintre formele de

organizare, cu excepția societăților comerciale, pentru practicarea profesiei

de consilier, în vederea înregistrării la organele fiscale”.

Cabinetul individual

de proprietate industrială A.B., în cadrul căruia A.B. are și calitatea de

consilier juridic, funcționează în baza autorizației din 5 aprilie 2006 emisă

de Camera națională a consilierilor în proprietate industrială, obiectul

său de activitate fiind în concordanță cu dispozițiilor O.G. nr. 66/2000,

act normativ ce conține, așa cum s-a arătat, și dispozițiile

referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească consilierul de

proprietate industrială pentru a putea reprezenta solicitantul în fața

instanțelor de judecată.

Așadar, dezlegarea

dată de instanța de apel chestiunii referitoare la reprezentarea intimatei

în instanță în sensul respingerii excepției lipsei calității de reprezentant

este corectă.

aplicarea art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice instanța ar fi trebuit să constate că pârâta folosește

pentru produse identice cu cele ale reclamantei un semn identic cu marca

acesteia.

Pentru aplicarea art.

35 alin. (2) lit. b) din legea mărcilor reclamanta trebuia să dovedească că

pârâta utilizează pentru produse identice cu cele ale reclamantei un semn

similar cu marca, iar această utilizare ar putea produce în percepția

publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

semnul.

Identitatea

produselor-produse de panificație-covrigei cu tărâțe - nu a fost contestată

în cauză.

S-a reținut că

elementul verbal, - covrigei cu tărâțe - al mărcii combinate a cărei titular este

reclamanta, nu este de sine stătător, fiind inclus în elementul verbal „M.F.

Covrigei cu tărâțe”, scris cu litere de culoare maro pe fond galben, situat în

partea de sus a mărcii, alături de elementul figurativ compus din covrigei și

spice de grâu.

Totodată, s-a reținut

că pârâta comercializează un produs denumit „covrigei cu tărâțe și ulei de

măsline”, prezentat într-un ambalaj roșu pe care, în partea superioară, este

inscripționat numele prescurtat al societății comerciale „M.D.” și un element

verbal în limba engleză „crispy goodies”, dedesubt fiind trecută denumirea

produsului comercializat, covrigei cu tărâțe și ulei de măsline.

Se pretinde de recurentă

că analiza distinctivității mărcii sale, în condițiile în care intimata nu a

învestit instanța cu o cerere reconvențională prin care să solicite anularea

mărcii pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege,

conform art. 47 alin. (1) lit. a) din lege, reprezintă o încălcare a

drepturilor conferite de art. 36 alin. (1) din legea mărcilor și anume exclusivitatea.

Contrar opiniei

recurentei, în cauză nu se discută legalitatea înregistrării ca marcă, deoarece

premisa de la care se pornește analiza este aceea că la momentul înregistrării

semnul îndeplinea toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă.

Înalta Curte, în

acord cu motivele cuprinse în decizia rcurată, reține că elementul verbal al

mărcii combinate „covrigei cu tărâțe”, are caracter descriptiv, potrivit art. 5

lit. d) din lege, în sensul că, indubitabil, desemnează specia și calitatea

produsului - covrigei făcuți cu tărâțe.

Drept urmare, față de

dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 recurenta, în

calitate de titulară a mărcii, nu poate să interzică pârâtei comercializarea

produsului sub semnul „covrigei cu tărâțe și ulei de măsline” întrucât

elementul verbal descrie produsul oferit - covrigei - precum și calitatea

acestora (cu referire la ingredientele folosite) - tărâțe și ulei de măsline.

Se invocă în

susținerea motivelor de recurs, jurisprudența Înaltei Curți de Casație și

Justiție și anume deciziile ce au avut ca obiect mărcile „Sirop de pătlagină”

și „Salam săsesc”.

Analizând deciziile invocate

se constată existența unor situații de fapt diferite. Astfel, în decizia

pronunțată cu privire la marca „Sirop de pătlagină” instanța supremă a dispus

interzicerea comercializării doar produsului ce purta un semn similar până la confuzie

- “sirop de pătlagină”. Cu privire la celelalte semne utilizate „Sirop de pătlagină

și mugur de brad”, „Sirop de pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop de pătlagină

și propolis” etc., instanța a permis utilizarea lor cu motivarea că „

aceste semne au în compunerea lor și alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc

marca reclamantei, prezentând o suficientă distinctivitate a respectivelor

semne, în măsură să înlăture protecția de care se bucură marca reclamantei,

marcă cu un slab caracter distinctiv”.

Această din urmă

situație de fapt se regăsește și în cauza de față, elementul verbal al

măsurii are un caracter slab distinctiv iar semnul identic utilizat de pârâtă

are în compunere lui și alte cuvinte - “M.D.C.G.”

Nici argumentele folosite

de instanța supremă în dosarul având drept obiect marca „Salam săsesc” nu

sunt incidente cauzei deoarece s-a analizat îndrituirea O.S.I.M. de a

înregistra o marcă exclusiv descriptivă care a dobândit caracter distinctiv

prin utilizare.

Așa cum s-a reținut

și în apel, nu sunt dovezi de dobândire a caracterului distinctiv al

covrigeilor cu tărâțe, căci publicitatea pretinsă, prin ea însăși, nu conduce

la dobândirea distinctivității, cum nici cantitatea de marfă vândută, mai ales

când este vorba de produse de mică valoare, nu îndrituiește producătorul să

pretindă dobândirea distinctivității.

Nu rezistă nici

argumentul referitor la vechimea folosirii mărcii, 10 ani (cum se pretinde în

acțiune) deoarece, semnul rămâne tot descriptiv sau sugestiv, dacă semnul,

pe lângă înțelesul lui curent, pentru o fracțiune importantă din publicul

vizat, nu a devenit capabil să indice proveniența produsului.

De aceea, nu trebuie

probată simpla folosire, ci chiar dobândirea caracterului distinctiv.

Recurenta solicită în

fapt, prin indicarea probatoriilor administrate, analizarea probatorilor de

către instanța de recurs, cerere ce nu poate fi primită față de dispozițiile art.

312 alin. (1) C. proc. civ., ce permit doar verificarea legalității deciziei și

nu și a temeiniciei acesteia.

Față de cele

menționate, motivele instanței de apel referitoare la nedovedirea caracterului

distinctiv prin neutilizare rămân valabile.

de fond a aplicat corect legea și atunci când a arătat că utilizare sintagmei

„covrigei cu tărâțe” nu duce la existența unui risc de confuzie în percepția

publicului, incluzând și riscul de asociere între semn și marcă, câtă vreme

marca combinată înregistrată a reclamantei este cea care se bucură de protecția

deplină conferită de lege, precum și atunci când a apreciat că nu poate reține

nici similaritatea.

Într-adevăr marca

înregistrată a reclamantei este „M.F. - covrigei cu tărâțe” și nu covrigei cu

tărâțe.

Covrigeii, similar

altor produse de panificație - pâine cu tărâțe, pâine integrală, covrigi cu mac

etc. - se fabrică folosind diverse ingrediente, în cauză tărâțe, care se diferențiază

prin aspect sau gust, de același gen de produs.

Consumatorul mediu cu

grad redus de atenție, după cum apreciază recurenta, după identificarea

produsului dorit, covrigei cu tărâțe, covrigei cu vanilie, covrigei cu vin ș.a.,

va verifica și firma producătoare, întrucât materia primă folosită -tărâțele

în cauza de față - nu oferă caracteristici lămuritoare privind calitatea

propriu-zisă a produsului și, mai ales, originea.

În acord cu instanța

superioară de fond și în etapa procesuală a recursului se apreciază că imaginea

de ansamblu a produselor identice fabricate de cei doi comercianți este

semnificativ diferită, deoarece elementul comun "covrigei cu tărâțe” nu este

suficient pentru a crea riscul de confuzie, care include și riscul de asociere.

Rezultă astfel că

instanța nu a aplicat criterii eronate de apreciere a

riscului de confuzie, câtă vreme a avut în vedere criteriile evidențiate

de jurisprudența internă și a C.J.U.E. precum și a doctrinei în materie.

Un alt motiv de

nelegalitate a deciziei se referă la aplicarea greșită a dispozițiilor art. 23 alin.

(1) din Legea nr. 84/1998 deoarece, dacă O.S.I.M. ar fi apreciat că elementul

verbal „covrigei cu tărâțe” este lipsit de caracter distructiv ar fi

trebuit să se solicite renunțarea la exclusivitatea.

Se mai arată și că

respingerea contestației formulate împotriva deciziei de înregistrare a mărcii și

neexercitarea de pârâtă a căii de atac împotriva deciziei O.S.I.M. în

conformitate cu art. 88 din Legea nr. 84/1998, au conferit hotărârii Comisiei

de contestație un caracter irevocabil.

Cu alte cuvinte se

pretinde că cele menționare în hotărârea comisiei de contestații au dobândit

putere de lucru judecat și, ca atare, cele statuate nu mai pot fi modificate,

decât prin formularea unei acțiuni în anulare.

Recurenta omite

împrejurarea că hotărârile O.S.I.M. nu au consecințe juridice similare

hotărârilor judecătorești, și, ca atare, în cadrul acțiunii în contrafacere

inițiată de reclamantă, pârâta putea să invoce în apărare lipsa de

distinctivitate a elementului verbal “covrigei cu tărâțe”, întrucât legea pune

la îndemână părților mai multe mijloace procesuale: acțiunea în anulare,

contestarea deciziei O.S.I.M. ori, ca în cauza de față, invocarea lipsei

distinctivității, ca apărare de fond.

Înalta Curte,

reținând că nu sunt incidente motivele prevăzute de art. 304 pct. 5, 7 și

9 C. proc. civ., în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va

respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca

nefondat, recursul declarat de reclamanta SC L. SRL împotriva Deciziei nr. 222/A

din data de 28 noiembrie 2013a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă

și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și

asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 1 iulie 2014.