ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2102/2014
ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2102/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2014)
Deliberând, în condițiile art. 256 alin. (1) C. proc. civ., asupra recursului de față constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la data de 02 noiembrie 2011, reclamanta SC L. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC M.D.D.I.
SRL, ca prin hotărârea ce se va pronunța: să se interzică pârâtei să comercializeze produse sub denumirea „Covrigei cu tărâțe”, inclusiv prin retragerea de pe piață a produselor oferite spre comercializare; să se interzică pârâtei să folosească sub orice formă denumirea „Covrigei cu tărâțe”, incluzând aplicarea semnului pe produse și ambalaje, deținerea de produse și ambalaje purtând acest semn în scopul comercializării, furnizarea de servicii sub acest semn ori utilizarea semnului pe documente pentru publicitate; să se dispună obligarea pârâtei să ceară în scris tuturor distribuitorilor și clienților săi să înceteze vânzarea produselor ce poartă denumirea „Covrigei cu tărâțe”, sub sancțiunea plății amenzii civile pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii acestei obligații; să se dispună obligarea pârâtei să difuzeze, pe cheltuiala sa, informații privind hotărârea judecătorească ce se va pronunța în sensul: a) publicării dispozitivului hotărârii judecătorești în trei cotidiane de mare, timp de 5 zile consecutive; b)difuzării conținutului hotărârii judecătorești în cadrul spațiilor de publicitate de trei posturi de televiziune timp de 5 zile consecutive, pentru o durată de câte 1 minut, la ore de maximă audiență; c) difuzării conținutului hotărârii judecătorești în cadrul spațiilor de publicitate de trei posturi de radio timp de 5 zile consecutive,
pentru o durată de câte 1 minut, la ore de maximă audiență și să se dispună obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentința civilă nr. 1337 din 20 iunie 2012, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis în parte acțiunea, a interzis pârâtei să comercializeze produse sub denumirea „Covrigei cu tărâțe”, inclusiv prin retragerea de pe piață a produselor oferite spre comercializare; a interzis pârâtei să folosească sub orice formă denumirea „Covrigei cu tărâțe”, incluzând aplicarea semnului pe produse și ambalaje, deținerea de produse și ambalaje purtând acest semn în scopul comercializării, furnizarea de servicii sub acest semn ori utilizarea semnului pe documente pentru publicitate; a obligat pârâta să ceară în scris tuturor distribuitorilor și clienților săi să înceteze vânzarea produselor ce poartă denumirea „Covrigei cu tărâțe” sub sancțiunea plății amenzii civile; a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la a difuza informații privind hotărârea judecătorească pronunțată și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 24.077,70 lei, cheltuieli de judecată.
Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, învestită cu soluționarea apelului declarat de pârâtă, prin Decizia nr. 222/A din 28 noiembrie 2013, a admis calea de atac și a schimbat sentința apelată în sensul respingerii acțiunii în tot, ca neîntemeiată, pentru argumentele ce urmează: Intimata - reclamanta SC L. SRL este titulară a mărcilor „M.F.” și „M.F. Covrigei cu tărâțe”, beneficiind de protecție pe teritoriul României de la 15 iunie 2009, respectiv din data de 08 iulie 2010, conform certificatelor de înregistrare, ambele pentru produse din clasa 30 și servicii din clasa 35. Apelanta - pârâtă M.D.
Distribution a contestat Decizia O.S.I.M. nr. 1002199 din 05 ianuarie 2011 de admitere la înregistrare a mărcii combinate „M.F. Covrigei cu tărâțe”, opoziția acesteia fiind respinsă la data de 16 februarie 2012. Față de acestea apelanta - pârâtă, prin raportare la data înregistrării cererii de chemare în judecată (02 noiembrie 2011), anterior soluționării opoziției, a invocat drept prim motiv de apel prematuritatea acțiunii susținând că la data sesizării tribunalului intimata - reclamantă nu era titulara mărcii a cărei protecție o solicită. Curtea a reținut că potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 „ Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la O.S.I.M.
”, potrivit art. 8 dreptul la marcă aparține persoanei care a depus prima cerere de înregistrare a mărcii, iar potrivit art. 10 data depozitului reglementar este data la care a fost depusă la O.S.I.M. cererea de înregistrare a mărcii în condițiile în care aceasta conține toate elementele prevăzute de lege. De asemenea, față de prevederile cap. IV al Legii nr. 84/1998 referitor la procedura de înregistrare a mărcii s-a constatat că orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele prevăzute la art. 6 din Lege (art. 19), că formularea opoziției nu suspendă procedura de înregistrare a mărcii și nici nu lipsește pe titularul mărcii de protecție, în măsura în care acestuia i s-a eliberat certificatul de înregistrare a mărcii.
La data sesizării primei instanțe, intimata - reclamantă se afla în posesia certificatelor de înregistrare a mărcilor, iar opoziția formulată de apelanta - pârâtă a fost respinsă de către O.S.I.M., astfel că intimata - reclamantă, în calitate de titular al mărcilor combinate „M.F.” și „M.F. Covrigei cu tărâțe”, era îndreptățită să sesizeze tribunalul cu o acțiune în contrafacere. Pe cale de consecință, Curtea a constatat că excepția prematurității cererii invocată de apelantă nu poate fi primită. În ceea ce privește cel de-al doilea motiv de apel invocat de apelanta - pârâtă referitor la caracterul descriptiv al sintagmei „covrigei cu tărâțe” și capacitatea acestuia de a distinge Curtea a reținut, că deși intimata - reclamantă arată că este titulara mărcilor „M.F.” și „M.F.
Covrigei cu tărâțe” în cauza de față acțiunea în contrafacere trebuie analizată numai prin raportare la marca „M.F. Covrigei cu tărâțe” această marcă incluzând elementul „covrigei cu tărâțe” utilizat și de pârâtă. Potrivit certificatului de înregistrare, intimata - reclamantă este titulara mărcii combinate cu element verbal „M.F. Covrigei cu tărâțe”, scris cu litere de culoare maro pe fond galben, situat în partea superioară și elementul figurativ compus din covrigei și spice de grâu. Apelanta - pârâtă nu este titulara vreunei mărci care să includă elementul „covrigei cu tărâțe” însă comercializează un produs denumit „covrigei cu tărâțe și ulei de măsline” care se prezintă într-un ambalaj având înscris în partea superioară cu litere de culoare galbenă pe fond roșu „M.D.
crispy goodies”, iar dedesubt denumirea produsului - covrigei cu tărâțe și ulei de măsline. În calitate de titular de marcă, în baza art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, intimata - reclamantă a solicitat instanței să oblige apelanta - pârâtă să nu mai comercializeze produse ori să folosească denumirea „covrigei cu tărâțe”, susținând că odată ce O.S.I.M. nu i-a cerut o declarație de renunțare la exclusivitate cu privire la particula „covrigei cu tărâțe”, SC L. SRL beneficiază de protecție exclusivă asupra tuturor elementelor verbale care compun marca, așadar inclusiv asupra particulei „covrigei cu tărâțe”. De asemenea, intimata a mai susținut că odată ce apelanta nu a investit instanța cu o cerere reconvențională, validitatea mărcii nu poate fi pusă în discuție.
Validitatea mărcii intimatei - reclamante nu este pusă în discuție în cauza de față, însă se arată că aprecierea distinctivității unei mărci se poate face în două momente: la momentul depozitului atunci când se examinează de către O.S.I.M. posibilitatea înregistrării ca marcă, și, după caz, la momentul când are loc încălcarea dreptului la marcă și trebuie să se determine distinctivitatea mărcii pentru a i se acorda protecție. Astfel, faptul că intimata - reclamantă și-a înregistrat marca „M.F. covrigei cu tărâțe” fără a i se solicita disclaimer nu conduce la imposibilitatea de a se verifica dacă sintagma „covrigei cu tărâțe” cuprinsă în marca sa are sau nu caracter distinctiv, și, implicit, dacă este ori nu un element descriptiv.
În atare condiții devin incidente în cauză și prevederile art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 potrivit cărora „ Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora”. Or, odată ce aplanata - pârâtă comercializează produse din clasa 30, și anume produse de panificație din cereale - covrigei cu tărâțe - reclamanta nu se poate folosi de calitatea sa de titular de marcă pentru a interzice unui alt comerciant utilizarea sintagmei care indică specia și calitatea produsului comercializat.
Nu au putut fi reținute referirile făcute de intimata - reclamantă la deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție din cauzele ce au avut ca obiect mărcile „Sirop de pătlagină” și „Salam săsesc” deoarece în respectivele cauze s-a analizat posibilitatea înregistrării la O.S.I.M. a unei mărci combinate, care a dobândit prin folosință un caracter distinctiv, în cauza de față neexistând dovezi din care să rezulte că sintagma „covrigei cu tărâțe” a dobândit caracter distinctiv prin utilizarea sa de către SC L. SRL. Totodată, Curtea a apreciat că utilizarea de către apelanta - pârâtă a sintagmei „covrigei cu tărâțe” în denumirea produsului pe care îl comercializează nu creează risc de confuzie între produsul societății M.D.D.
și cel comercializat de intimata - reclamantă sub marca „M.F. Covrigei cu tărâțe”. Analizând existența riscului de confuzie în percepția publicului, inclusiv riscul de asociere între semn și marcă, în condițiile art. 36 din Lege, s-a reținut, în primul rând, că marca intimatei - reclamante este „M.F. Covrigei cu tărâțe” și nu doar „covrigei cu tărâțe”, sintagmă invocată în susținerea acțiunii. Astfel, marca combinată înregistrată a reclamantei este cea care se bucură de protecția deplină conferită de lege, marcă ce nu a fost însă folosită de către apelantă. Nu a fost reținută nici existența unei similarități ridicate între marca intimatei - reclamante și denumirea produsului comercializat de apelanta - pârâtă prin prisma impresiei de ansamblu pe care o creează consumatorului mediu elementul comun „covrigei cu tărâțe”.
Astfel, din punct de vedere vizual, intimata - reclamantă este titulara mărcii combinate cu element verbal „M.F. Covrigei cu tărâțe”, scris cu litere de culoare maro pe fond galben, situat în partea superioară și elementul figurativ compus din covrigei și spice de grâu, elementul M.F., scris cu litere maro, fiind elementul dominant, după cum în mod întemeiat arată și apelanta. Pe de altă parte, produsul comercializat de apelata - pârâtă se prezintă într-o formă diferită, în partea de sus fiind inscripționată cu litere galbene pe fond roșu denumirea societății M.D. și sintagma „crispy goodies”, iar sub acestea denumirea produsului „covrigei cu tărâțe și ulei de măsline”.
În afara elementului comun „covrigei cu tărâțe”, impresia de ansamblu creată de produsele părților este diferită, în cazul mărcii intimatei - reclamante atenția fiind captată în principal de elementul M.F., atât datorită poziției sale dominante cât și datorită faptului că apare scris cu caractere mult mai mari, ocupând un spațiu semnificativ mai mare. Grafismele utilizate de părți sunt diferite, iar culorile, datorită modului de dispunere, creează o impresie de ansamblu diferită. Similaritatea invocată de intimata - reclamantă ca fiind puternică datorită elementului comun „covrigei cu tărâțe” nu poate fi reținută ca atare de instanță, deoarece odată ce marca reclamantei este „M.F. Covrigei cu tărâțe” este greu de crezut că la identificarea verbală a produsului conform mărcii, consumatorul va reține sintagma finală sau va identifica produsul în special după această sintagmă din cuprinsul mărcii, cu atât mai mult cu cât, acesta subliniază caracteristicile produsului.
Nu a fost reținut nici riscul de asociere, respectiv riscul ca datorită acestui element comun, consumatorul mediu să considere că între cei doi producători există relații comerciale, între produsele comercializate de intimata - reclamantă și cele ale apelantei - pârâte, în lipsa unor dovezi concrete care să arate că sintagma „covrigei cu tărâțe” este asociată de consumatori cu produsele SC L. SRL. Contrar opiniei intimatei - reclamante, care afirmă că produsele sale se adresează unui segment de consumatori cu un grad redus de atenție, Curtea a apreciat că riscul de confuzie și de asociere este înlăturat și de caracteristicile consumatorului mediu relevant, persoană care nu va acorda atenție doar materiei prime din care sunt fabricați covrigeii (tărâțe) ci și firmei producătoare a bunului respectiv.
Totodată, imaginea de ansamblu a produselor celor două părți este semnificativ diferită, elementul comun „covrigei cu tărâțe” nefiind suficient pentru a crea riscul de confuzie, care include și riscul de asociere. Având în vedere considerentele arătate anterior Curtea nu a dat valoare nici argumentelor legate de caracterizarea activității apelantei ca fiind una de concurență neloială. Potrivit art. 2 din Legea nr. 11/1991 „ Constituie concurență neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea comercială sau industrială”, iar potrivit art. 5 lit. a din același act normativ constituie infracțiunea de concurență neloială „întrebuințarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”.
Or odată ce s-a reținut că apelanta - pârâtă nu a utilizat embleme sau ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de intimata - reclamantă nu se poate susține că aceasta se face vinovată de acte de concurență neloială. Nu s-a putut reține o soluție contrară nici prin raportare la susținerile intimatei - reclamante referitoare la copierea rețetei originale de către apelanta - pârâtă odată ce nu s-a dovedit că rețeta reclamantei a fost brevetată sau că se bucură de vreo altă formă de protecție. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 5, 7 și 9 C.pr.civ solicitând modificarea în tot a deciziei, în sensul respingerii cererii de apel și menținerii sentinței instanței prin care a fost admisă acțiunea, cu obligarea SC M.D.D.
SRL la plata cheltuielilor de judecată. Prin dezvoltarea motivelor de recurs se arată următoarele:
Prin întâmpinarea depusă în apel, a fost invocată excepția tardivității apelului, deoarece a fost depus peste termenul de apel prevăzut de art. 284 alin. (1) din C. proc. civ. Potrivit dovezii de comunicare, sentința a fost comunicată apelantei la data de 1 februarie 2013, la sediul social al apelantei, situat în sector 4, București. Cererea de apel a fost depusă la data 25 martie 2013, așadar cu nerespectarea termenului imperativ prescris de lege. Respingând excepția, instanța de apel a reținut că, pârâta SC M.D.D. SRL și-a ales domiciliul la sediul casei de avocatură SC D.A. SCA, motiv pentru care comunicarea nu a fost valabilă. Instanța a aplicat greșit dispozițiile art. 93 din C. proc. civ. deoarece, pentru ca o adresă să poate fi considerată sediul procesual este necesar ca cel care face alegerea de domiciliu să indice expres o persoană însărcinată cu primirea actelor de procedură. Or, în speță, o astfel de persoană nu a fost indicată în mod expres. În acest sens este și Decizia nr. 5613/2004 a Înaltei Curți de Casație și Justiție precum și Deciziile Curții de Apel București cu nr. 1312/2009 și nr. 400/2009. Așadar nu s-ar putea considera că a avut loc complinirea acestei cerințe legale prin indicarea numelui avocatului Raluca Ceaușene ca reprezentant al SC D.A. SA. Avocatul nu își desfășoară activitatea în cadrul SC D.A. SA, ci în cadrul unui cabinet individual de avocatură a cărui titulară este din 28 iulie 2008. La data alegerii de domiciliu, 8 mai 2012, data depunerii întâmpinării la fond, avocat C. nu profesa în cadrul SC D.A. SA. Potrivit informațiilor existente în baza de date a Baroului București, nu există nicio societate civilă de avocatură cu denumirea SC D.A. SA, ceea ce presupune exercitare ilegală a profesiei de avocat de către o societate comercială, faptă ce constituie infracțiune potrivit art. 26, alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
Instanța de apel a soluționat eronat excepția calității de reprezentant deoarece cererea de apel a fost redactată, semnată și susținută prin concluzii orale de către A.B., consilier în proprietate industrială, care nu are calitatea de avocat, fiind încălcate dispozițiile art. 28 alin. (2) din Ordonanța nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială ce pretind consilierilor în proprietate industrială calitatea acestora de avocat sau consilier juridic. În același sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr. 24 din 12 iunie 2006 pronunțată într-un recurs în interesul legii. Faptul că A.B. are contract de muncă încheiat cu cabinetul propriu de proprietate industrială este irelevant, deoarece nu cabinetul de proprietate industrială A.B. este partea reprezentată în acest proces, ci intimata pârâtă SC M.D.D. SRL Așadar, instanța de apel ar fi trebuit să procedeze la anularea cererii de apel, în condițiile art. 287 alin. (2) din C. proc. civ. Procura prezentată de A.B. nu îndeplinea cerințele prevăzute de art. 68(1) din C. proc. civ., și anume „înscris sub semnătură legalizată”, fiind un înscris sub semnătură privată. Invocarea instrucțiunilor de aplicare a O.G. nr. 66/2000 conform cărora procura emisă consilierilor în proprietate industrială nu trebuie să fie autentică este eronată față de art. 68 (1) din C. proc. civ. Instrucțiunile de aplicare a O.G. nr. 66/2000 nu puteau să deroge de la prevederile imperative ale C. proc. civ. Astfel, se impunea anularea cererii de apel pentru faptul că a fost semnată și susținută de o persoană fără calitate de reprezentant, fiind incident și motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 din C. proc. civ.
Instanța a aplicat greșit prevederilor art. 5, art. 6 și art. 47 din Legea nr. 84/1998 deoarece SC M.D.D. SRL nu a învestit instanța pe cale principală, ori cerere reconvențională cu o acțiune în anulare sau constatare a nulității mărcii protejate. Soluția instanței de apel de a refuza protecția mărcii recurentei pe motiv că aceasta ar fi lipsită de distinctivitate la momentul când are loc încălcarea dreptului la marcă, în cadrul acțiunii în contrafacere introduse chiar de titularul mărcii, iar nu într-o acțiune în anulare, este lipsită de temei. Instanța a aplicat eronat și prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 deoarece, chiar dacă este adevărat că hotărârea O.S.I.M. de a nu a solicita „disclaimer” poate fi cenzurată atât pe cale administrativ - jurisdicțională, cât și pe cale judiciară, această cenzurare trebuie să se realizeze prin mijloacele prevăzute de lege, și nu în cadrul acțiunii în contrafacere introdusă de titularul mărcii. O.S.I.M. nu a solicitat recurentei să declare că nu invocă un drept exclusiv cu privire la „covrigei cu tărâțe”, de unde rezultă că SC L. SRL beneficiază de protecție asupra tuturor elementelor verbale care compun această marcă, așadar inclusiv asupra particulei „covrigei cu tărâțe”. Intimata-pârâtă a formulat o contestație împotriva deciziei de înregistrare a mărcii protejate care a fost respinsă de Comisia de Contestații Mărci din cadrul O.S.I.M., astfel cum rezultă din minuta ședinței Comisiei de Contestații Mărci din 16 februarie 2012. Ca efect al respingerii acestei contestații, înregistrarea mărcii protejate, incluzând particula „covrigei cu tărâțe” fără declarație de renunțare la exclusivitate a fost menținută astfel cum a fost admisă inițial. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 84/1998, SC M.D.D. SRL avea posibilitatea să atace hotărârea Comisiei Contestații la Tribunalul București în 30 de zile de la comunicare, cale de atac ce nu a fost exercitată. De asemenea, intimata-pârâtă avea deschisă calea unei acțiuni în anulare, acțiune pe care nu a înțeles să o formuleze. Înalta Curte de Casație și Justiție în deciziile având ca obiect contrafacerea mărcilor „S.P." și „S.S." a statuat, cu valoare de principiu, faptul că „înregistrarea semnului ca marcă creează o prezumție de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marcă slabă. Altfel spus, chiar și în căzui mărcilor „slabe", cu un caracter distinctiv mai redus (așa cum era cazul mărcii „S.P."), prin înregistrarea mărcii de către O.S.I.M., marca respectivă dobândește protecția juridică prevăzută de lege până la emiterea unei hotărâri judecătorești de anulare a certificatului de înregistrare. Faptul că în cazurile „S.P." și „S.S.", Înalta Curte de Casație și Justiție a avut în vedere și argumentul suplimentar al distincitivității obținute prin folosință nu invalidează dezlegările date de instanța supremă cu privire la faptul că decizia de înregistrare a unei mărci produce efecte juridice depline până la anularea sa în instanță.
Cu privire la chestiunea riscului de confuzie, instanța de apel a făcut o aplicare greșită a legii, apelând la criterii eronate. Astfel, în opinia instanței de apel, datorită faptului că marca recurentei este o marcă combinată, conținând elemente verbale și figurative, riscul de confuzie cu semnele folosite de SC M.D. SRL pe ambalajul produsului său ar fi exclus față de deosebirile existente între elementele figurative ale mărcii recurentei (reprezentarea figurativă a spicelor de grâu, culorile folosite etc.) și elementele grafice care se regăsesc pe ambalajul produselor pârâtei („sigla" M.D., culorile literelor, etc.). Ceea ce este însă relevant pentru analiza riscului de confuzie este faptul că, pe ambalajul produsului intimatei-pârâte este imprimată, în partea centrală a acestuia și cu litere mari, particula „Covrigei cu târâte", care este identică cu unul dintre elementele conținute în partea verbală a mărcii recurentei. Pentru aprecierea distinctivității unui semn, în raport cu o marcă anterioară, trebuie avut în vedere în primul rând elementul verbal al mărcii, acesta beneficiind de prioritate în raport de elementul figurativ, având în vedere că se percepe atât pe cale vizuală cât și pe cale auditivă, în acest sens fiind și jurisprudența instanțelor române. În cazul de față, riscul de confuzie reiese din următoarele împrejurări stabilite în mod corect de instanța de fond: puternica asemănare vizuală și sonoră între partea verbală a mărcii recurentei și semnul „Covrigei cu tărâțe" imprimat pe ambalajul produsului pârâtei; produsele recurentei prezintă în mod esențial aceleași caracteristici ca și produsele pârâtei; produsele intimatei-pârâte se adresează aceluiași segment de consumatori cu un grad redus de atenție, alegerea produsului achiziționat, având un preț unitar redus, bazându-se o decizie relativ facilă, care nu este urmarea unei analize riguroase a caracteristicilor și elementelor particulare fiecărui bun; produsele intimatei pârâte sunt comercializate prin aceleași canale de distribuție ca și produsele recurentei.
Cu privire la chestiunea distinctivitătii dobândite prin folosință susținute de recurentă ca argument subsidiar, instanța de apel se limitează la a afirma, fără a motiva că „în cauza de față nu există dovezi din care să rezulte că sintagma „covrigei cu tărâțe" a dobândit caracter distinctiv prin utilizarea sa de către SC L. SRL". În realitate, din probatoriul administrat în fața instanței de fond, respectiv dovezi de comercializare, dovezi de publicitate, proba testimonială, a rezultat istoricul și renumele dobândit de produsele comercializate sub marca protejată, care se bazează pe o rețetă originală dezvoltată de inginerii SC L. SRL, a rezultat folosirea intensă a mărci protejate într-o perioadă îndelungată de timp. Cu privire la acțiunile publicitare, care vizează direct consumatorii și sunt cele mai în măsură să contribuie la sporirea caracterului distinctiv al mărcii, s-a demonstrat că produsele SC L. SRL comercializate sub marca protejată au beneficiat și beneficiază în continuare de o activitate de promovare intensă, lansarea produsului „M.F. Covrigei cu Tărâțe" fiind susținută de o campanie media la radiouri sau în stațiile de metrou, beneficiind de apariții și pe ecrane multimedia amplasate în diverse intersecții intens circulate din București etc. Instanța de apel nu a făcut nicio referire la dovezile de folosință prin care s-a demonstrat faptul că marca a dobândit o distinctivitate sporită ca urmare a folosirii sale. Instanța de apel trebuia să analizeze dacă dovezile de folosire administrate sunt sau nu suficiente pentru a demonstra dobândirea distinctivității particulei „covrigei cu tărâțe" prin folosire, în condițiile art. 5 alin. (2) din Legea mărcilor nr. 84/1998. În cazul în care ar fi considerat că acestea nu sunt suficiente, ar fi trebuit să justifice de ce a ajuns la această concluzie. Reținerea incidenței art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 ar fi condus la respingerea motivului de apel privind lipsa de distinctivitate a mărcii protejate însă, așa cum s-a arătat soluția instanței de apel este nemotivată. Se solicită totodată și aplicarea dispozițiilor art. 274 C. proc. civ. Înalta Curte, analizând decizia prin raportare la criticile formulate reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed. 1. Prin întâmpinarea formulată la 13 martie 2012, intimata SC M.D.D.I. SRL, și-a ales domiciliul procesual în sector 5 - G.S., sediul persoanei juridice SC D.A. SA, prin avocat R.C. Cu alte cuvinte, intimata a respectat dispozițiile art. 93 C. proc. civ. referitoare la obligația de a arăta persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, R.C. Considerațiile intimatei referitoare la exercitarea profesiei fără autorizație, la absența calității de avocat/consilier juridic/angajat al societății comerciale al R.C. nu înfrânge concluzia respectării de intimată a obligațiilor de a indica persoana abilitată de primi actele de procedură. Așadar, soluția instanței de apel de a constata exercitarea căii devolutive de atac cu respectarea dispozițiilor art. 284 alin. (2) C. proc. civ. este corectă, față de împrejurarea că hotărârea pronunțată în primă instanță nu a fost comunicată în conformitate cu dispozițiile art. 93 C. proc. civ. 2. Confiorm art. 28 alin. (2) din O.G. nr. 66 din 17 august 2000, republicată „Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a solicitanților, a titlurilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este condiționată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic”. Din conținutul carnetului de muncă, reiese că mandatarul intimatei avea dubla calitate pretinsă de lege:consilier în proprietate industrială și consilier juridic. Așadar, așa cum a reținut și Curtea de Apel, dreptul de reprezentare a fost acordat cu respectarea dispozițiilor speciale, derogatorii ale O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Prin interpretarea dată art. 27 din actul normativ menționat referitoare la condiția cerută consilierului în proprietate industrială pentru a putea reprezenta solicitanții în fața instanțelor judecătorești, prin Instrucțiunile nr. 108/2002 de aplicare a O.G. nr. 66/2000 se prevede la art. 43, „Procura în baza căreia acționează consilierul va avea caracter general sau va fi prezentată pentru fiecare cerere și va cuprinde cel puțin următoarele elemente: a) numele și prenumele mandantului; b) numele și prenumele mandatarului; c) obiectul mandatului; d) semnătura mandantului”. Rezultă astfel că prin derogare de la prevederile art. 68 C. proc. civ., privind reprezentarea părților prin avocat sau consilier juridic, procura de reprezentare dată consilierului juridic nu necesită legalizarea ori certificarea. Pretinde recurenta încălcarea dispozițiilor obligatorii a deciziei în interesul Legii nr. 22 din 12 iunie 2005, publicată în M. Of., Partea I nr. 936. În această decizie, Înalta Curte a statuat că în aplicarea art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind solicitările comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că cererile de autorizare a constituirii și de înmatriculare a societăților comerciale de consultanță, asistență și reprezentare juridică sunt inadmisibile. S-a reținut printre altele că este permisă organizarea consilierilor juridici doar în asociații profesionale pentru a nu contraveni normelor înscrise în art. 67-81 C. proc. civ. Recursul în interesul legii nu este aplicabil în cauză întrucât Cabinetul individual de proprietate industrială A.B. nu este o societate comercială în sensul Legii nr. 31/1990, fiind înființat în temeiul art. 19 și 35 din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială și art. 55 din Instrucțiunile de aplicare a I.G. nr. 66/2000. Acest din urmă text precizează că” În scopul exercitării profesiei consilierii trebuie să fie membri ai Camerei. În vederea exercitării profesiei de consilier, Camera emite autorizații de liberă practică pentru oricare dintre formele de organizare, cu excepția societăților comerciale, pentru practicarea profesiei de consilier, în vederea înregistrării la organele fiscale”. Cabinetul individual de proprietate industrială A.B., în cadrul căruia A.B. are și calitatea de consilier juridic, funcționează în baza autorizației din 5 aprilie 2006 emisă de Camera națională a consilierilor în proprietate industrială, obiectul său de activitate fiind în concordanță cu dispozițiilor O.G. nr. 66/2000, act normativ ce conține, așa cum s-a arătat, și dispozițiile referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească consilierul de proprietate industrială pentru a putea reprezenta solicitantul în fața instanțelor de judecată. Așadar, dezlegarea dată de instanța de apel chestiunii referitoare la reprezentarea intimatei în instanță în sensul respingerii excepției lipsei calității de reprezentant este corectă. 3. Pentru a face aplicarea art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice instanța ar fi trebuit să constate că pârâta folosește pentru produse identice cu cele ale reclamantei un semn identic cu marca acesteia. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din legea mărcilor reclamanta trebuia să dovedească că pârâta utilizează pentru produse identice cu cele ale reclamantei un semn similar cu marca, iar această utilizare ar putea produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul. Identitatea produselor-produse de panificație-covrigei cu tărâțe - nu a fost contestată în cauză. S-a reținut că elementul verbal, - covrigei cu tărâțe - al mărcii combinate a cărei titular este reclamanta, nu este de sine stătător, fiind inclus în elementul verbal „M.F. Covrigei cu tărâțe”, scris cu litere de culoare maro pe fond galben, situat în partea de sus a mărcii, alături de elementul figurativ compus din covrigei și spice de grâu. Totodată, s-a reținut că pârâta comercializează un produs denumit „covrigei cu tărâțe și ulei de măsline”, prezentat într-un ambalaj roșu pe care, în partea superioară, este inscripționat numele prescurtat al societății comerciale „M.D.” și un element verbal în limba engleză „crispy goodies”, dedesubt fiind trecută denumirea produsului comercializat, covrigei cu tărâțe și ulei de măsline. Se pretinde de recurentă că analiza distinctivității mărcii sale, în condițiile în care intimata nu a învestit instanța cu o cerere reconvențională prin care să solicite anularea mărcii pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege, conform art. 47 alin. (1) lit. a) din lege, reprezintă o încălcare a drepturilor conferite de art. 36 alin. (1) din legea mărcilor și anume exclusivitatea. Contrar opiniei recurentei, în cauză nu se discută legalitatea înregistrării ca marcă, deoarece premisa de la care se pornește analiza este aceea că la momentul înregistrării semnul îndeplinea toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă. Înalta Curte, în acord cu motivele cuprinse în decizia rcurată, reține că elementul verbal al mărcii combinate „covrigei cu tărâțe”, are caracter descriptiv, potrivit art. 5 lit. d) din lege, în sensul că, indubitabil, desemnează specia și calitatea produsului - covrigei făcuți cu tărâțe. Drept urmare, față de dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 recurenta, în calitate de titulară a mărcii, nu poate să interzică pârâtei comercializarea produsului sub semnul „covrigei cu tărâțe și ulei de măsline” întrucât elementul verbal descrie produsul oferit - covrigei - precum și calitatea acestora (cu referire la ingredientele folosite) - tărâțe și ulei de măsline. Se invocă în susținerea motivelor de recurs, jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și anume deciziile ce au avut ca obiect mărcile „Sirop de pătlagină” și „Salam săsesc”. Analizând deciziile invocate se constată existența unor situații de fapt diferite. Astfel, în decizia pronunțată cu privire la marca „Sirop de pătlagină” instanța supremă a dispus interzicerea comercializării doar produsului ce purta un semn similar până la confuzie - “sirop de pătlagină”. Cu privire la celelalte semne utilizate „Sirop de pătlagină și mugur de brad”, „Sirop de pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop de pătlagină și propolis” etc., instanța a permis utilizarea lor cu motivarea că „ aceste semne au în compunerea lor și alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, prezentând o suficientă distinctivitate a respectivelor semne, în măsură să înlăture protecția de care se bucură marca reclamantei, marcă cu un slab caracter distinctiv”. Această din urmă situație de fapt se regăsește și în cauza de față, elementul verbal al măsurii are un caracter slab distinctiv iar semnul identic utilizat de pârâtă are în compunere lui și alte cuvinte - “M.D.C.G.” Nici argumentele folosite de instanța supremă în dosarul având drept obiect marca „Salam săsesc” nu sunt incidente cauzei deoarece s-a analizat îndrituirea O.S.I.M. de a înregistra o marcă exclusiv descriptivă care a dobândit caracter distinctiv prin utilizare. Așa cum s-a reținut și în apel, nu sunt dovezi de dobândire a caracterului distinctiv al covrigeilor cu tărâțe, căci publicitatea pretinsă, prin ea însăși, nu conduce la dobândirea distinctivității, cum nici cantitatea de marfă vândută, mai ales când este vorba de produse de mică valoare, nu îndrituiește producătorul să pretindă dobândirea distinctivității. Nu rezistă nici argumentul referitor la vechimea folosirii mărcii, 10 ani (cum se pretinde în acțiune) deoarece, semnul rămâne tot descriptiv sau sugestiv, dacă semnul, pe lângă înțelesul lui curent, pentru o fracțiune importantă din publicul vizat, nu a devenit capabil să indice proveniența produsului. De aceea, nu trebuie probată simpla folosire, ci chiar dobândirea caracterului distinctiv. Recurenta solicită în fapt, prin indicarea probatoriilor administrate, analizarea probatorilor de către instanța de recurs, cerere ce nu poate fi primită față de dispozițiile art. 312 alin. (1) C. proc. civ., ce permit doar verificarea legalității deciziei și nu și a temeiniciei acesteia. Față de cele menționate, motivele instanței de apel referitoare la nedovedirea caracterului distinctiv prin neutilizare rămân valabile. 4. Instanța superioară de fond a aplicat corect legea și atunci când a arătat că utilizare sintagmei „covrigei cu tărâțe” nu duce la existența unui risc de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere între semn și marcă, câtă vreme marca combinată înregistrată a reclamantei este cea care se bucură de protecția deplină conferită de lege, precum și atunci când a apreciat că nu poate reține nici similaritatea. Într-adevăr marca înregistrată a reclamantei este „M.F. - covrigei cu tărâțe” și nu covrigei cu tărâțe. Covrigeii, similar altor produse de panificație - pâine cu tărâțe, pâine integrală, covrigi cu mac etc. - se fabrică folosind diverse ingrediente, în cauză tărâțe, care se diferențiază prin aspect sau gust, de același gen de produs. Consumatorul mediu cu grad redus de atenție, după cum apreciază recurenta, după identificarea produsului dorit, covrigei cu tărâțe, covrigei cu vanilie, covrigei cu vin ș.a., va verifica și firma producătoare, întrucât materia primă folosită -tărâțele în cauza de față - nu oferă caracteristici lămuritoare privind calitatea propriu-zisă a produsului și, mai ales, originea. În acord cu instanța superioară de fond și în etapa procesuală a recursului se apreciază că imaginea de ansamblu a produselor identice fabricate de cei doi comercianți este semnificativ diferită, deoarece elementul comun "covrigei cu tărâțe” nu este suficient pentru a crea riscul de confuzie, care include și riscul de asociere. Rezultă astfel că instanța nu a aplicat criterii eronate de apreciere a riscului de confuzie, câtă vreme a avut în vedere criteriile evidențiate de jurisprudența internă și a C.J.U.E. precum și a doctrinei în materie. Un alt motiv de nelegalitate a deciziei se referă la aplicarea greșită a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 deoarece, dacă O.S.I.M. ar fi apreciat că elementul verbal „covrigei cu tărâțe” este lipsit de caracter distructiv ar fi trebuit să se solicite renunțarea la exclusivitatea. Se mai arată și că respingerea contestației formulate împotriva deciziei de înregistrare a mărcii și neexercitarea de pârâtă a căii de atac împotriva deciziei O.S.I.M. în conformitate cu art. 88 din Legea nr. 84/1998, au conferit hotărârii Comisiei de contestație un caracter irevocabil. Cu alte cuvinte se pretinde că cele menționare în hotărârea comisiei de contestații au dobândit putere de lucru judecat și, ca atare, cele statuate nu mai pot fi modificate, decât prin formularea unei acțiuni în anulare. Recurenta omite împrejurarea că hotărârile O.S.I.M. nu au consecințe juridice similare hotărârilor judecătorești, și, ca atare, în cadrul acțiunii în contrafacere inițiată de reclamantă, pârâta putea să invoce în apărare lipsa de distinctivitate a elementului verbal “covrigei cu tărâțe”, întrucât legea pune la îndemână părților mai multe mijloace procesuale: acțiunea în anulare, contestarea deciziei O.S.I.M. ori, ca în cauza de față, invocarea lipsei distinctivității, ca apărare de fond. Înalta Curte, reținând că nu sunt incidente motivele prevăzute de art. 304 pct. 5, 7 și 9 C. proc. civ., în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta SC L. SRL împotriva Deciziei nr. 222/A din data de 28 noiembrie 2013a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 1 iulie 2014.
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.