ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3290/2014

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3290/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin

sentința nr. 2238 din 12 decembrie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția

a III-a civilă, în Dosarul nr. 7882/3/2012, a fost respinsă ca neîntemeiată

cererea formulată de reclamanta K.F.S.H. Gmbh, în contradictoriu cu pârâta S.C

A.C.O. SRL.

În motivarea sentinței, s-a reținut că

reclamanta din cauză este unul dintre producătorii importanți de produse

alimentare din Europa, foarte cunoscut ca producător de ciocolată. Printre cele

mai cunoscute produse de ciocolată se numără ciocolata M., produsă și

comercializată încă de la începutul secolului trecut.

Reclamanta deține un număr semnificativ de

mărci înregistrate, pentru care a dobândit drepturi exclusive de proprietate

intelectuală, printre acestea fiind culoarea lila a ambalajelor produselor M.,

protejată la nivel european și internațional: marca comunitară din 01 aprilie 1996

și marca internațională din 29 septembrie 1995, având România ca stat desemnat.

Mărcile sunt înregistrate pentru produse din clasa 30 - ciocolată și produse

conținând ciocolată.

Tribunalul a constatat că mărcile reclamantei

sunt cunoscute pe plan mondial, având consumatori fideli, mărcile reclamantei

dobândind reputație de-a lungul timpului. Astfel, în ce privește marca lila

figurativă a reclamantei, publicul consumator o asociază cu produsele M., așa

cum rezultă din înscrisurile depuse de reclamantă la dosarul cauzei. Un alt

simbol devenit recunoscut în toată lumea este M., precum și văcuța mov, care

este de asemenea foarte cunoscută. Tribunalul constată că reclamanta folosește

pentru produsele sale elementele enumerate mai înainte (culoarea lila, peisajul

alpin mov, văcuța mov și elementul verbal M.), întotdeauna împreună pentru

produsele sale.

Reclamanta a solicitat prin prezenta cerere

ca pârâta să nu mai încalce drepturile sale de proprietate industrială privind

mărcile culoarea lila, pentru produsele sale napolitane de culoare lila sau

pentru orice activitate comercială, insistând asupra confuziei ce se produce

pentru consumatorul mediu avizat între produse și asupra riscului de asociere,

dată fiind similaritatea între mărci și complementaritatea între produsele

părților, pârâta din cauză folosind abuziv culoarea lila pentru napolitane,

profitând în acest fel de renumele dobândit de marca reclamantei.

Tribunalul a constatat că susținerile

reclamantei nu sunt întemeiate. Astfel, pârâta este o societate comercială din

A.G., specializată în producția diverselor sortimente de dulciuri (napolitane

glazurate și neglazurate, biscuiți etc.), napolitanele A. incriminate în

acțiunea reclamantei fiind lansate în 1998 în România.

Tribunalul a constatat din ambalajele depuse

la dosar de pârâtă că napolitanele A. sunt comercializate sub o gamă variată de

sortimente, fiecare ambalaj având o altă culoare, în funcție de umplutura

napolitanelor: portocaliu, albastru, mov, verde, roșu.

Pârâta este titulara mărcii combinate „A.”,

marca combinată „A.”, marca combinată „A.”

Pârâta deține de asemenea drepturi exclusive

privind 4 modele industriale de ambalaj pentru napolitane, prin certificatul D.M.I.,

conform înscrisurilor depuse la dosar.

Pentru ca în cauză să se rețină existența

contrafacerii, prin aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și c) din

Legea nr. 84/1998, respectiv ale art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din

Regulamentul (C.E.) nr. 207/2009 privind marca comunitară, ar trebui să se rețină

îndeplinirea condițiilor cerute de aceste texte legale invocate de reclamantă,

cu privire la identitatea/similaritatea semnelor opuse și cu privire la

existența riscului de confuzie, inclusiv a riscului de asociere a produselor.

Tribunalul a constatat că pârâta din cauză nu

folosește mărcile lila ale reclamantei pe produsele sale, deoarece pârâta a

aplicat pe ambalajul produsului napolitane două nuanțe de mov, ca fundal pentru

o serie de alte elemente distinctive (pătrate napolitane, elementul verbal A.

etc.). De asemenea, reclamanta folosește marca lila întotdeauna în combinație

cu alte elemente specifice ale sale.

Astfel, din analizarea comparativă a mărcii

lila a reclamantei cu ambalajul pârâtei pentru napolitane cu două nuanțe de

mov, rezultă că impresia generală pentru consumatorul mediu este diferită, așa

încât nu se poate reține existența similarității între semne în cauză. Impresia

diferită este datorată prezenței celorlalte elemente distinctive folosite de

reclamantă pe produsele sale: M., văcuța mov și peisajul alpin mov. Pe de altă

parte, așa cum s-a menționat, pârâta folosește alte elemente grafice și verbale

asociate celor două nuanțe de mov de pe ambalajul napolitanelor.

S-a apreciat că este întemeiată susținerea

pârâtei în sensul că și produsele părților au forme diferite (tabletă în cazul

mărcii M., pungă triunghiulară în cazul napolitanelor A.), logotipurile fiind

de asemenea diferite (M. vs. A.), elementele grafice fiind de asemenea diferite

(dreptunghiuri și pătrate pentru A. vs. peisaj alpin la M.; ceașca de cacao la A.),

indicarea tipului de produs conținut (ciocolata M.; napolitanele A.),

diferențele nefiind minore.

Tribunalul a făcut referire la practica O.H.I.M.,

care a analizat caracterul distinctiv al unei mărci de culoare și asemănarea

acesteia cu o altă marcă, stabilind că, deși folosirea intensivă a unei mărci

de culoare îi conferă acesteia un caracter distinctiv care îi permite să fie

înregistrată, acest fapt nu este suficient pentru a împiedica înregistrarea

unei mărci ulterioare doar pentru că această marcă ulterioară include, printre

alte elemente, culoarea mărcii anterioare. Astfel, o asociere între o marcă de

culoare anterioară și o marcă ulterioară, ce constă doar în faptul că nuanța

din fundal este asemănătoare, așa cum este cazul în speță, nu prezintă

importanță în ce privește impresia globală creată de marca ulterioară, iar un

presupus nivel ridicat de renume dobândit al mărcii anterioare nu este

suficient pentru a crea un risc de confuzie între cele două mărci.

S-a conchis în sensul că nu există

identitate/similaritate între mărcile reclamantei și ambalajul pârâtei,

neexistând nici riscul de confuzie, ca o condiție necesară pentru aplicarea

dispozițiilor legale incidente. Elementele distinctive ale produselor M. sunt

de natură să înlăture riscul de confuzie cu produsele A., iar, pe de altă

parte, produsele în discuție nu sunt identice, întrucât reclamanta a

înregistrat mărcile doar pentru ciocolată și produse ce conțin ciocolată, nu

pentru categoria generală a produselor de patiserie și cofetărie, iar produsele

pârâtei constau în napolitane și biscuiți, produsele și serviciile neputând fi

considerate ca fiind asemănătoare numai pentru că figurează în aceeași clasă

30.

Tribunalul a apreciat că publicul consumator

obișnuit nu poate confunda produsele și nici nu le poate asocia, nefiind

posibil ca, datorită prezenței culorii mov în ambalajele pârâtei, consumatorul

mediu să creadă că napolitanele A. ale pârâtei provin de la K., deci au aceeași

sursă de proveniență cu produsele de ciocolată M., deși nu sunt prezente pe

aceste napolitane nici văcuța mov, nici peisajul alpin și nici elementul M.

Există pe piață mai multe produse dulciuri care folosesc culoarea violet pe

ambalaje, neputându-se reține că tocmai pârâta din cauză care folosește

culoarea mov pe unul dintre diversele colorat ambalaje de napolitane ale sale a

încălcat drepturile exclusive de proprietate industrială ale reclamantei, fapt

ce ar fi de natură să atragă răspunderea civilă delictuală a pârâtei în

prezenta cauză.

Tribunalul a reținut că pârâta este prezentă

pe piață cu produsele sale anterior venirii reclamantei pe piața din România,

așa încât nu s-ar putea reține că pârâta s-ar fi folosit de renumele

reclamantei în propriul avantaj și în detrimentul mărcii reclamantei.

Prin Decizia nr.

120 din 18 iunie 2013,

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, a r

espins ca nefondat

apelul formulat de reclamanta K.F.S.H. Gmbh.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut

că reclamanta este titulara mărcii comunitare din 4 ianuarie 1996 și a mărcii

internaționale din 29 septembrie 1995, având România ca stat desemnat, cea

comunitară având ca element protejat o culoare predominantă - culoarea violet

(mov, lila), conform codurilor 29 ianuarie 05 și 29 ianuarie 11 din

Clasificarea de la Viena cu privire la elementele figurative ale mărcilor, iar

cea internațională constând dintr-un pătrat violet (mov, lila), conform

codurilor 26 aprilie 01 și 29 ianuarie 05 din Clasificarea de la Viena, mărci

ce vor fi denumite în continuare ”mărcile lila”.

A fost înlăturată susținerea reclamantei în

sensul că prima instanță ar fi reținut incapacitatea mărcilor lila invocate de

reclamantă de a juca rol de marcă și de a beneficia de protecția specifică.

Tribunalul a analizat modul de folosire a

mărcilor lila în contextul analizei riscului de confuzie și riscului de

asociere, în cadrul prevăzut de art. 36 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998,

pe temeiul căruia și-a întemeiat reclamanta pretențiile, iar nu pentru a

aprecia asupra distinctivității mărcilor lila, așa cum pretinde reclamanta.

Or, potrivit jurisprudenței, „riscul de

confuzie trebuie apreciat în mod global, luându-se în considerare toți factorii

relevanți în cauză (Hotărârea din 11 noiembrie 1997 în cauza Sabel C-251/95,

Hotărârea din 6 octombrie 2005 în cauza Medion C-120/04). Modalitatea efectivă

de utilizare a unei mărci poate în anumite condiții să reprezinte „un factor

relevant” ce trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie

dintre marca respectivă și alt semn (

C-252/12).

De asemenea, corect a reținut prima instanță

lipsa de identitate și, respectiv, lipsa de similaritate între mărcile lila

invocate de reclamantă și semnele folosite de pârâtă.

Contrar susținerilor apelantei, simplul fapt

că ambalajul pârâtei conține și culoarea mov nu este de natură să conducă la

concluzia existenței unei similarități între mărcile lila ale reclamantei și

ambalajul pârâtei.

Astfel, corect s-a reținut că pârâta nu a folosit

pe ambalajele sale mărcile lila ale reclamantei, ci a folosit ca fundal două

nuanțe de mov, peste care a aplicat propriile mărci. De asemenea, pe ambalajele

folosite de pârâtă se regăsesc și alte reprezentări grafice.

În contextul existenței unor reprezentări

grafice multiple pe ambalajul folosit de pârâtă, instanța a analizat dacă

aceste elemente grafice, care nu au legătură cu mărcile lila ale reclamantei,

ar putea totuși conduce la concluzia existenței similarității și riscului de

confuzie datorită unor eventuale similitudini între aceste elemente grafice și

verbale de pe ambalajele pârâtei și elementele grafice și verbale pe care

reclamanta le folosește pe propriile produse.

O astfel de analiză se impunea pentru a se

stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este

similară mărcilor lila ale reclamantei, astfel încât să existe un risc de

confuzie, respectiv asociere.

De asemenea, corect a reținut prima instanță

că între mărcile lila ale reclamantei și imaginea de ansamblu a unora din

ambalajele pârâtei, cele care includ și două nuanțe de violet pe fundal, nu

există suficientă similitudine pentru a determina existența unui risc de

confuzie sau asociere, pe ambalajele în discuție existând elemente cu rol

dominant în imaginea de ansamblu care nu au vreo legătură cu mărcile lila ale

reclamantei, respectiv elementele grafice de pe ambalaj, precum și marca

pârâtei.

Împrejurarea că fundalul color, respectiv

chenarul color al ambalajelor pârâtei nu constituie element dominant al acestor

ambalaje rezultă și din faptul că acest fundal, respectiv chenar color diferă

în funcție de umplutura napolitanelor comercializate în aceste ambalaje, în

timp ce elementele care se regăsesc constant pe aceste ambalaje sunt mărcile

pârâtei.

Dimpotrivă, mărcile lila ale reclamantei

reprezintă element dominant al ambalajelor produselor reclamantei, acest

element fiind prezent pe toate produsele reclamantei, indiferent natură, mod de

prezentare sau umplutură.

În plus, combinația de două nuanțe de mov

conferă o imagine de ansamblu mult diferită de mărcile lila ale reclamantei.

Această diferență este accentuată de existența în prim-panul ambalajelor

pârâtei a elementelor grafice, care ocupă o suprafață semnificativă din

ambalaj, și a mărcilor pârâtei, care, de asemenea, ocupă o suprafață

semnificativă a ambalajului.

Este corectă afirmația apelantei în sensul că

produsele pot fi considerate identice sau cel puțin similare, atât timp cât

produsele pârâtei conțin ciocolată.

Cu toate acestea, similaritatea produselor nu

are vreo relevanță atât timp cât, potrivit argumentelor reținute mai sus, nu

poate fi reținută similaritatea între mărcile lila ale reclamantei și

ambalajele pârâtei care conțin și culoarea lila.

În același timp însă, similaritatea dintre

produsele pentru care sunt înregistrate mărcile reclamantei, pe de o parte, și

produsele pârâtei comercializate în ambalaje care conțin și culoarea mov, pe de

altă parte, conduce la inaplicabilitatea dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.

c) din Legea nr. 84/1998, invocate de reclamanta ca fiind unul dintre

temeiurile juridice ale cererii de chemare în judecată, întrucât acest text

legal are în vedere o altă ipoteză, respectiv aceea a folosirii unui semn

identic sau asemănător cu marca (situație care nu este incidentă în cauză),

pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este

înregistrată (situație care, de asemenea, nu este incidentă în cauză).

Susținerile apelantei în sensul că pârâta,

prin folosirea unor ambalaje care conțin culoarea mov, încearcă să profite de

renumele mărcilor lila ale reclamantei nu pot fi primite. Astfel, pentru a se

putea reține o astfel de susținere ca fiind conformă realității, ar trebui ca

imaginea de ansamblu a ambalajelor respective să fie aptă să determine

consumatorul să confunde produsele pârâtei cu cele ale reclamantei sau să facă

o asociere între acestea. Or, modalitatea în care nuanțele de mov sunt folosite

pe ambalajele pârâtei, precum și celelalte elemente ale ambalajelor care compun

imaginea de ansamblu a acestora înlătură posibilitatea ca un consumator mediu

să confunde produsele pârâtei cu ale reclamantei, precum și posibilitatea de a

face o asociere între acestea. La excluderea acestor riscuri contribuie și

modalitatea în care reclamanta și-a folosit mărcile lila pe ambalajele

propriilor produse, modalitate care este de natură să diferențieze în mod clar

aceste produse de altele și care este în mod evident diferită de felul în care

pârâta utilizează culoarea mov pe o parte din ambalajele produselor sale,

într-o combinație de două nuanțe și fără rol dominant în ansamblul ambalajelor

respective.

Împotriva deciziei menționate, a declarat

recurs, în termen legal, reclamanta K.F.S.H. Gmbh, criticând-o pentru

nelegalitate în temeiul dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. și

susținând, în esență, că instanța de apel a interpretat și aplicat greșit

dispozițiile art. 36 lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998.

b) din Lege, s-au susținut următoarele:

- Instanța a analizat ambalajele produselor,

cu toate că trebuia să compare marca cu semnul.

Instanța a greșit procedând astfel, deoarece

aceasta a fost învestită să soluționeze conflictul dintre o marcă și un semn.

În concret, instanța trebuie să analizeze similaritatea dintre marca reprezentată

de „culoarea lila” și semnul reprezentat de culoarea lila, astfel cum este

folosit de intimata-pârâtă, și nu ambalajele produselor provenind de la cele

două părți.

Speța dedusă judecății are ca obiect

acordarea protecției unei mărci simple reprezentate de culoarea lila, fiind

astfel calificată ca fiind o acțiune în contrafacere întemeiată pe art. 36 din

Legea nr. 84/1998, iar nu o acțiune în concurență neloială cu privire la

ambalajele folosite de părți.

Prin urmare, toate concluziile deduse de instanță

pornind de la această premisă greșită sunt, la rândul lor, contrare legii și au

condus la soluționarea greșită a cauzei.

Astfel, cu toate că în acțiunea în

contrafacere, analiza gradului de similaritate dintre marcă și semn este un

element esențial ce trebuie verificat de instanță, aceasta nu a realizat o

comparație efectivă între semn și marcă, adică între culoarea lila înregistrată

ca marcă de reclamantă și culoarea folosită de pârâtă.

Dacă instanța de apel ar fi cercetat

identitatea/similaritatea dintre semn și marcă, nu putea să constate decât că

mărcile reclamantei și semnele pârâtei sunt reprezentate de aceeași culoare

lila, fiind prin urmare, identice sau cel puțin cvasi-identice. Mai mult,

mărcile reclamantei reprezentate de culoarea lila sunt percepute mult mai ușor

de ochii consumatorilor decât alte mărci verbale sau decât orice alte elemente

figurative ce apar înscrise pe ambalajele produselor, culorile fiind de obicei

mult mai ușor de perceput și de reținut la o privire fugară a produselor.

De asemenea, în analiza identității, trebuie

avut în vedere, așa cum s-a arătat prin acțiunea introductivă, că mărcile din

speță sunt mărci de culoare și din punct de vedere practic, tehnologic, este

imposibil ca aceeași nuanță de culoare să fie redată cu exactitate pe toate

produsele. Simplul fapt că ar putea exista, la diverse momente, nuanțe de lila

ușor diferite nu poate conduce la concluzia că nu există identitate vizuală

între semne și mărci sau cvasi-identitate.

- Instanța a reținut în mod corect identitatea/similaritatea

produselor, dar nu a dat eficiență juridică acestei constatări.

Instanța de apel a reținut că produsele pot

fi considerate identice sau cel puțin similare deoarece și produsele pârâtei

conțin ciocolată. Cu toate acestea, instanța nu dă eficiență juridică acestei

constatări, apreciind că în speță nu există identitate/similaritate între marcă

și semn. Acest aspect devine un lucru câștigat cauzei și intră în puterea

lucrului judecat, urmând a fi valorificat de instanța de recurs, după ce, în

urma comparării dintre marcă și semn, va constata identitatea/similaritatea

acestora.

- Instanța a aplicat greșit principiile de

apreciere a gradului de similaritate între semn și marcă.

Un principiu esențial, dar aplicat greșit de

instanța de apel, este cel conform căruia similaritatea se determină prin

aprecierea globală a semnelor în conflict, similaritatea vizuală, fonetică sau

conceptuală a mărcilor aflate în conflict trebuie fondată pe impresia de

ansamblu produsă de acestea, ținând cont de elementele lor distinctive și

dominante.

Atât impresia de ansamblu, riscul de

confuzie, elementele dominante și distinctive, trebuie stabilite ca urmare a

analizei mărcilor și semnelor aflate în conflict, iar nu a ambalajelor pe care

se află aplicate acestea.

Imaginea de ansamblu se apreciază în raport

de marcă/semn, nu de ambalaje.

Un principiu esențial consacrat de practica

în materie este cel conform căruia punctul de plecare pentru a determina

similaritatea dintre mărci este impresia de ansamblu conferită de acestea. Nu

este vorba despre imaginea de ansamblu a ambalajelor produselor, ci despre

imaginea de ansamblu a mărcii, respectiv a semnului.

Marca în speța de față este reprezentată de

culoarea lila, iar nu de o combinație de elemente verbale, figurative și

coloristice care, chiar dacă se regăsesc pe ambalajele reclamantei, nu trebuie

analizate, nefiind concludente sau pertinente în dosarul de față. Același lucru

este valabil și pentru semnul folosit de pârâtă, reprezentat tot de culoarea

lila. Faptul că pe ambalajul produselor sale se mai regăsesc și alte elemente

verbale sau figurative nu este relevant în determinarea imaginii de ansamblu a

semnului. Ceea ce caracterizează impresia de ansamblu este culoarea de bază a

ambalajului, care are un grad ridicat de similaritate în raport cu marca de

culoare lila a reclamantei, și nu celelalte elemente din ambalajul pârâtei.

Semnul aplicat de pârâtă, respectiv culoarea

lila, va fi analizat ca atare în determinarea gradului de similaritate între

marcă și semn, atât timp cât el poate fi perceput de către consumator. Culoarea

lila aplicată de pârâtă pe ambalaj trebuia să facă obiectul analizei

similarității mărcii cu semnul, ea fiind percepută ca atare din ansamblul

ambalajului și nu se confundă cu alte semne grafice, mărci folosite de pârâtă

pe același ambalaj.

S-a susținut că instanța a identificat în mod

greșit elementele dominante din cuprinsul ambalajelor, și nu din cadrul mărcii.

Instanța, în mod eronat, a reținut că

ambalajele pârâtei au un chenar color care nu constituie elementul dominant al

ambalajelor pârâtei deoarece acest chenar diferă în funcție de umplutura

napolitanelor comercializate în aceste ambalaje, totodată, că celelalte

elemente care reprezintă mărcile pârâtei sunt elementele care se regăsesc constant

pe ambalajele pârâtei.

Un astfel de criteriu folosit de instanță și

identificarea în baza acestuia a elementului dominant din cuprinsul unui

ambalaj nu prezintă relevanță pentru speța de față, pentru că, într-o acțiune

în contrafacere nu se analizează elementul dominant din ambalaje, din contră,

elementul dominant sau distinctiv va trebui identificat dintre elementele

intrinseci ale mărcii/semnului.

Regula stabilită de C.J.U.E. în acest sens

este foarte clar exprimată în cuprinsul mai multor hotărâri, și anume, mai

întâi trebuie identificat elementul dominant și distinctiv al mărcii, a cărui

protecție se asigură și, apoi, în raport cu acesta se apreciază gradul de

protecție și limita acesteia. Impresia de ansamblu a mărcii a cărei protecție

se solicită este dată de elementele sale dominante și distinctive. Din această

perspectivă este relevant de stabilit dacă marca preia în mod identic sau

similar aceste elemente și nu dacă, alături de ele, în cuprinsul mărcii noi

sunt adăugate și alte elemente distinctive care ar putea fi, prin valoarea lor

fonetică, vizuală sau conceptuală, total străine de limitele protecției mărcii

anterioare.

Este important de stabilit dacă elementul

dominant al mărcii a cărei protecție se solicită se regăsește, chiar cu rol

neesențial, în cuprinsul mărcii opuse și nu și-a pierdut independența ca semn,

putând fi perceput ca atare în ansamblul mărcii.

Față de aceste criterii esențiale, existența

riscului de confuzie nu trebuie condiționată de preluarea în marca ulterioară

ca element dominant a părții din marca anterioară. Asocierea cu alte elemente

nu poate justifica preluarea cu rol distinctiv, autonom a imaginii de ansamblu

a mărcii anterioare. În acest caz, garantarea dreptului asupra mărcii

anterioare prevalează.

Astfel, prezentul caz are ca obiect

asigurarea protecției unei mărci constând dintr-o singură culoare, fapt care

exclude posibilitatea determinării unor elemente componente între care să se

poată stabili un raport de tipul dominant-secundar sau

distinctiv-descriptiv/sugestiv.

Culoarea lila înregistrată ca marcă de către

reclamantă este prin unicitatea sa ca element al protecției și dominantă și

distinctivă, fiind obiectul concret a cărui protecție se asigură în raport cu

folosirea de către terți a unei culori identice sau similare.

Extinderea acestui principiu la ambalajele

produselor, prin identificarea și analizarea elementelor dominante din

cuprinsul acestora, este o interpretare nepermisă, vădit contrară voinței

legiuitorului, care acordă protecție unei mărci în limita înregistrării

acesteia.

Folosirea mărcii noastre de culoare lila de

către pârâtă, chiar în asociere cu alte mărci sau semne, nu este în măsură să

înlăture încălcarea atât timp cât culoarea lila creează consumatorului o

impresie distinctă.

Eroarea esențială care a condus la vicierea

întregului raționament aplicat de instanță a constat în incapacitatea instanței

de a percepe culoarea lila ca pe o marcă în sine aptă să confere aceeași

protecție juridică titularului ca oricare alt tip de marcă. Această diferențiere

între mărci după natura lor a făcut ca instanța să nu aplice speței principiile

legale de protecție a tuturor mărcilor cu consecința încălcării grave a legii

mărcilor.

Prin înregistrare, reclamanta este

îndreptățită a i se recunoaște o protecție juridică pentru culoarea lila ca

marcă în virtutea gradului foarte ridicat (renume) de distinctivitate dobândită

de care se bucură culoarea în raport cu produsele reclamantei. Acest grad

ridicat de distinctivitate, dobândit, de asemenea, prin folosire de către reclamantă,

a făcut ca prin culoarea lila consumatorul să depășească simpla asociere cu un

ornament de ambalaj, și să îi atribuie culorii lila funcția de indicator al

originii comerciale a produselor reclamantei, culoarea lila devenind astfel o

marcă ce se bucură de protecția juridică asigurată oricărei mărci.

Prin acțiunea introductivă, reclamanta a

vizat un singur ambalaj, cel de culoare lila care ne încalcă mărcile,

indiferent de rațiunea comercială pentru care s-a ales această culoare sau

celelalte culori de către pârâtă. Argumentul comercial pentru care pârâta

folosește mai multe culori pe diverse ambalaje ale produselor sale nu prezintă

relevanță în speță.

Recurenta a criticat și faptul că instanța de

apel, în mod greșit, a reținut diferențele, nu asemănările.

Un alt principiu fundamental ignorat de

instanță este cel conform căruia, în stabilirea similarității mărcilor și,

implicit a riscului de confuzie, ceea ce contează în primul rând sunt

asemănările și nu deosebirile.

Dacă ar fi respectat această regulă, instanța

ar fi trebuit în primul rând, să analizeze marca și semnul, respectiv

asemănările dintre acestea, și nu dintre ambalaje. Nici măcar în legătură cu

ambalajele instanța nu a analizat asemănările, ci doar deosebirile.

S-a susținut, totodată, că instanța nu a avut

în vedere regula potrivit căreia consumatorul se bazează pe amintirea

incompletă a mărcii anterioare.

Consumatorul nu are cele două mărci în față,

comparându-le cu atenție pentru a descoperi asemănări sau deosebiri, ci se

bazează pe amintirea incompletă a mărcii anterioare. Consumatorul nu are în mod

obișnuit posibilitatea de a proceda la o comparație directă a diferitelor mărci

și trebuie deci să apeleze la imaginea imperfectă pe care a păstrat-o în

memorie. în general, caracteristicile dominante și distinctive ale unui semn

sunt cel mai ușor memorate.

În speță, consumatorul va păstra în memorie

amintirea culorii lila. Consumatorii își amintesc un număr relativ mic de

culori sau de nuanțe de culori, cu rezultatul că diferențele minore nu sunt

percepute. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că nivelul de

atenție al consumatorului este susceptibil de a varia în funcție de categoria

de produse și servicii.

- Instanța nu a avut în vedere toți factorii

pertinenți în aprecierea riscului de confuzie.

Cu toate că instanța de apel a făcut referire

la jurisprudența C.J.U.E. și a reținut factorii importanți pe care trebuia să-i

aibă în vedere (recunoașterea mărcii pe piață, asocierea care poate fi făcută

cu semnul folosit sau înregistrat, gradul de similaritate dintre marcă și semn,

precum și dintre produsele sau serviciile desemnate), practic nu a analizat

incidența lor în speță.

În schimb, instanța de apel a considerat că

modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci este un factor relevant ce

trebuie avut în vedere, iar această apreciere este greșită, deoarece

modalitatea în care marca este utilizată în activitatea comercială este lipsită

de relevanță, după cum s-a reținut în mod constant și în practica Înaltei Curți

de Casație și Justiție. Folosirea mărcii de către reclamantă într-o combinație

cu alte semne sau mărci nu este de natură să conducă la o restrângere a

protecției juridice a mărcii astfel cum a fost înregistrată, protecție care

este asigurată chiar în lipsa unei folosiri efective a mărcii pentru o perioadă

de timp.

Obiectul protecției juridice dobândite prin

înregistrarea prezentelor mărci este culoarea lila, nu văcuța lila sau alte

imagini sau mărci ce pot fi asociate cu mărcile lila.

Totodată, instanța de apel a ignorat principiul

desprins din jurisprudența C.J.U.E., potrivit căruia există o interdependență

între acești doi factori, astfel încât un grad mai mic de similaritate între

produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat de un grad mai ridicat de

similaritate între mărci, și invers. Instanța de apel a exclus orice risc de

confuzie fără a face o analiză coroborată a similarității marcă/semn, respectiv

produse.

- Instanța de apel nu a avut în vedere gradul

de distinctivitate al mărcilor reclamantei în aprecierea riscului de confuzie,

cu toate că rezultă din jurisprudența C.J.U.E. că riscul de confuzie este cu

atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare, fie per se,

fie datorită reputației de care se bucură în rândul publicului, se dovedește

important.

Caracterul distinctiv dobândit al mărcilor de

culoare lila, chiar renumele acestora a fost dovedit și de altfel reținut de

prima instanță. Tribunalul a constatat că „mărcile reclamantei sunt cunoscute

pe plan mondial, având consumatori fideli, mărcile reclamantei dobândind

reputație de-a lungul timpului”. De asemenea, s-a mai reținut că publicul

consumator asociază marca lila cu produsele M. De fapt, pentru consumatori,

culoarea lila a devenit sinonimă cu produsele de ciocolată M. Aceste aspecte nu

au fost contestate și au intrat astfel sub autoritate de lucru judecat.

Gradul foarte ridicat de distinctivitate

dobândită a mărcilor lila aparținând reclamantei a fost reținut și de către O.H.I.M.

când a decis înregistrarea ca marcă comunitară a acestei culori,

distinctivitatea dobândită fiind premisa necesară acordării protecției.

În determinarea nivelului de protecție

asigurat mărcii înregistrate pe baza gradului de distinctivitate a acesteia,

distinctivitatea dobândită a unei mărci este de natură a genera o protecție mai

ridicată mărcii, chiar decât distinctivitatea intrinsecă. Asta deoarece

distinctivitatea intrinsecă a mărcii determină aptitudinea generală de a juca

rolul de indicator al originii comerciale a produselor desemnate, pe când

distinctivitatea dobândită a mărcii determină aptitudinea concretă ca marca să

indice originea comercială a produselor aparținând titularului. Asocierea nu

mai este potențială și abstractă, ci una concretă, indicându-se nu oricare

origine comercială posibilă, ci chiar originea comercială concretă.

c) din Legea nr. 84/1998, recurenta a susținut următoarele:

- Instanța a considerat în mod greșit că

acest text de lege se aplică doar în cazul produselor diferite.

C.J.U.E., în cadrul unei întrebări

preliminare, Curtea a hotărât că interpretarea dată acestei prevederi nu

trebuie să aibă drept consecință un nivel de protecție mai scăzut al mărcilor

renumite în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii identice sau

similare decât în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii care

nu sunt similare. Altfel spus, marca renumită trebuie să beneficieze, în cazul

utilizării unui semn pentru produse sau servicii identice sau similare, de o

protecție cel puțin la fel de extinsă ca în cazul utilizării unui semn pentru

produse sau servicii care nu sunt similare.

- Instanța a considerat în mod greșit că

acest text de lege solicită existența unui risc de confuzie, în condițiile în

care este cerută doar existența unui risc de asociere.

C.J.U.E. a arătat constant că trebuie făcută

distincția între tipul de risc solicitat de acest text de lege și riscul de

confuzie la care se referă art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 40/1994

(în prezent Regulamentul nr. 207/2009).

Potrivit unei jurisprudențe constante, riscul

de confuzie se definește ca fiind riscul ca publicul să creadă că produsele sau

serviciile pe care le desemnează marca solicitată sau folosită provin de la

aceeași întreprindere ca și cele pe care le desemnează marca anterioară sau,

eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. În situația

textului de lege analizat, publicul interesat stabilește o legătură între

mărcile în conflict, fără însă a le confunda.

De asemenea, Tribunalul de Primă Instanță a U.E.

a explicat diferența dintre cele două ipoteze legale. Riscul de confuzie există

în cazul în care consumatorul relevant poate fi atras de produsul sau de

serviciul la care se referă marca solicitată, întrucât consideră că este un

produs sau un serviciu care are aceeași origine comercială cu cel la care se

referă marca anterioară identică sau similară cu marca solicitată. În schimb,

riscul ca utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze

profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare

intervine în cazul în care consumatorul, fără să confunde neapărat originea

comercială a produsului sau a serviciului respectiv, este atras de marca

solicitată și va cumpăra produsul sau serviciul la care ea se referă deoarece

acestea poartă respectiva marcă, identică sau similară cu marca anterioară

renumită.

Astfel, este suficient ca gradul de

similaritate dintre marca de renume și semn să aibă drept efect faptul ca

publicul vizat să stabilească o legătură între semn și marcă, nefiind necesară

existența unui risc de confuzie, așa cum a apreciat instanța de apel.

Având în vedere că în speță s-a reținut

renumele mărcilor, instanța de apel trebuia să țină cont și de faptul că

acestor mărci li se oferă o protecție mai largă. Astfel, o simplă asociere

între marca de renume și semnul folosit de un alt comerciant, permite aplicarea

în speță a dispozițiilor art. 36. lit. c).

Examinând decizia recurată prin prisma

criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 - pe temeiul cărora reclamanta și-a

întemeiat, în principal, cererea de chemare în judecată -, „

Titularul mărcii

poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să

folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său (…) un semn

pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din

cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau

similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul

de asociere între semn și marcă”.

Instanța de apel a confirmat aprecierea

primei instanțe în sensul că nu sunt întrunite cerințele de aplicare a normei

sus - citate, atât timp cât nu există identitate ori similaritate între mărcile

reclamantei și semnele folosite de către pârâtă.

În ceea ce privește temeiul juridic

menționat, este de precizat că, astfel cum a reținut instanța de apel,

reclamanta a pretins în cauză încălcarea dreptului său exclusiv asupra unei

mărci comunitare și a unei mărci internaționale (România fiind țară desemnată).

Dacă din perspectiva mărcii internaționale

dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 sunt pe deplin

aplicabile, deoarece marca internațională produce efectele unei mărci naționale

și nu există prevederi speciale referitoare la efectele mărcii internaționale

în Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea

internațională a mărcilor, ratificat prin Legea nr. 5/1998, nu același lucru

este valabil în privința mărcii comunitare, pentru care rămâne aplicabil

Regulamentul nr. 207/2009

privind marca comunitară.

Astfel, art. 101 alin.

(1) din regulament prevede că „Instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare

aplică dispozițiile prezentului regulament”, norma referindu-se la instanțele

naționale competente să soluționeze litigii privind contrafacerea și

validitatea mărcilor comunitare, conform art. 95 și 96. Doar pentru aspectele

care nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului este aplicabilă

legislația internă cu privire la contrafacerea unei mărci naționale, conform art.

101 alin. (2).

Or, efectele mărcii

comunitare sunt reglementate exclusiv prin dispozițiile regulamentului, astfel

cum prevede expres art. 14 alin. (1) teza I, iar art. 9 alin. (1) care prevede

prerogativele dreptului exclusiv decurgând dintr-o marcă comunitară face parte

din titlul II „Efectele mărcii comunitare”. Prin cererea de chemare în judecată

au fost invocate, de altfel, prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din

regulament.

Art. 9 alin. (1) lit.

b) din regulament coincide, însă, în conținut cu art. 36 alin. (2) lit. b) din

Legea nr. 84/1998, astfel încât nu s-ar putea reține ignorarea ori aplicarea

greșită a legii de către instanța de apel, urmând a se considera că trimiterile

la norma națională și constatările efectuate în baza acesteia vizează, în egală

măsură, norma echivalentă din Regulamentul nr. 207/2009.

Instanța de apel a

reținut că existența identității ori cel puțin a similarității semnelor în

conflict reprezintă unul dintre factorii relevanți pentru aprecierea riscului

de confuzie în contextul normei în discuție - iar această apreciere, de altfel,

necontestată, reflectă în mod corect

jurisprudența constantă a C.J.U.E. - astfel

încât a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând și riscul de

asociere, între semn și marcă, din moment ce a ajuns la concluzia absenței

similarității semnelor comparate.

Se constată că această concluzie a fost

formulată de instanța de apel prin aplicarea greșită sau chiar ignorarea

criteriilor de

apreciere a similarității semnelor în conflict, implicit a riscului de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, de a cărui existență depinde

constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)

din Lege.

Analiza ce trebuie realizată în cauză implică

o comparație, pe de o parte, a mărcii pretins încălcate, iar, pe de altă parte,

a semnului utilizat de către terț, care poate genera riscul de confuzie în percepția

publicului relevant, avut în vedere de către legiuitor.

În acest context, urmează a se verifica

susținerile recurentei - reclamante în sensul că, în analiza similarității

semnelor și a riscului de confuzie, instanța de apel a comparat ambalajele produselor,

iar acest mod de cercetare nu ar răspunde cerinței comparării mărcii cu semnul

utilizat de terț, respectiv de pârâta din cauză.

De asemenea, vor fi examinate criticile

referitoare la nerespectarea, de către instanța de apel, a criteriilor de

determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci din jurisprudența C.J.U.E.E.

În ceea ce privește marca reclamantei, se

observă, din considerentele deciziei recurate, că instanța de apel se referă

explicit la „mărcile lila” ale reclamantei, pe care le-a identificat ca fiind

marca comunitară din 4 ianuarie 1996 și marca internațională din 29 septembrie 1995

(având ca stat desemnat și România), constând în culoarea lila.

Această referire ar putea însemna că instanța

s-a raportat la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, și nu la forma

în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul

produselor sale, prezumție care ar putea fi susținută și de faptul că la dosar

nu s-a depus vreun ambalaj aparținând reclamantei, iar instanța de apel (ca, de

altfel, nici prima instanță) nu a precizat ce ambalaj a cercetat.

Cu toate acestea, s-a menționat că s-a

analizat eventuala existență a unor similitudini între elementele grafice pe

care reclamanta le folosește pe propriile produse (cele identificate în

hotărârea primei instanțe) și celelalte elemente decât cele două nuanțe de mov,

respectiv grafice și verbale, de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi

necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite

de pârâtă este similară mărcilor lila ale reclamantei, conchizându-se în sensul

absenței similarității.

De asemenea, s-a apreciat, la finalul

motivării, că riscul de confuzie în percepția consumatorului este exclus și

datorită

modalității

în care reclamanta și-a folosit mărcile lila pe ambalajele propriilor produse,

modalitate care este, potrivit aprecierii instanței de apel, de natură să

diferențieze în mod clar aceste produse de altele și ar fi, în mod evident,

diferită de felul în care pârâta utilizează culoarea mov pe ambalajele

produselor sale.

Față de aceste considerente și reținându-se

că, în decizia recurată, a fost invocată și hotărârea pronunțată de C.J.U.E.E.

în cauza C-252/12, în sensul că m

odalitatea efectivă de utilizare a unei mărci

poate în anumite condiții să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în

considerare în aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă și alt

semn, această instanță de recurs constată că

instanța de apel a avut în vedere, în

analiza similarității și a riscului de confuzie, modalitatea în care reclamanta

utilizează în concret mărcile, reflectată de ambalajele produselor sale, și nu

înseși mărcile, în forma rezultată din certificatul de înregistrare emis de

autoritățile competente.

Această abordare a analizei comparative

relevă aplicarea greșită de către instanța de apel a prevederilor Legii nr. 84/1998,

ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, inclusiv a unei mărci

comunitare, precum și aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunțate de

C.J.U.E. la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C-252/12.

Referirea la marcă din art. 36 alin. (2) din Lege

- după caz, din art. 9 alin. (1) al regulamentului - ce reprezintă temeiul

juridic al acțiunii în contrafacerea unei mărci, are în vedere marca astfel cum

a fost înregistrată, în raport de care este posibilă stabilirea identității sau

a similarității unui semn utilizat de un terț.

De altfel, dreptul exclusiv asupra unei mărci

comunitare este dobândit prin înregistrare, conform art. 6 din Regulamentul nr.

207/2009, întocmai ca cel asupra unei mărci naționale, în baza art. 4 din Legea

nr. 84/1998. Pe baza certificatului de înregistrare, se determină întinderea

protecției mărcii, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori titularul pretinde

încălcarea dreptului dobândit prin înregistrare, întinderea protecției mărcii

și stabilirea încălcării se raportează la forma sub care marca a fost

înregistrată, rezultată din certificatul emis de autoritatea competentă.

În același timp, evaluarea riscului de

confuzie se realizează în același mod și pe baza acelorași criterii - cele

indicate în jurisprudența C.J.U.E. - atât în cazul unei cereri în contrafacere,

dar și al cererii având ca obiect nulitatea unei înregistrări a mărcii, cât și

al opoziției la înregistrarea unei mărci. Or, în cele din urmă ipoteze,

raportarea la utilizarea mărcii este exclusă, astfel încât, pentru identitate

de rațiune, nu este justificată nici în ipoteza contrafacerii mărcii.

Este adevărat că riscul de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, se apreciază prin prisma percepției

consumatorului mediu, cu scopul de a se stabili dacă acesta confundă semnul

utilizat de terț cu marca sau, cel puțin, ar putea crede că produsele purtând

semnul utilizat de terț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere

legată economic de acesta. O asemenea apreciere nu se realizează, însă, în

privința mărcii, prin cercetarea modului în care marca este utilizată în

concret, ci tot prin raportarea semnului utilizat de terț la forma în care marca

a fost înregistrată. Premisa - menționată constant în jurisprudența C.J.U.E. -

că

doar

rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct

diferitele mărci, bazându-se pe imaginea imperfectă a acestora pe care a

păstrat-o în memorie, înseamnă tocmai aprecierea în abstract a riscului de

confuzie, și nu prin compararea în concret a modului de utilizare a semnelor în

conflict.

Modul în care titularul utilizează marca este

relevant în cazul stingerii dreptului la marcă prin decăderea din drept,

sancțiunea putând fi aplicată dacă marca nu a fost utilizată timp de cinci ani

de la data înregistrării (art. 46 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 51 din

Regulamentul nr. 207/2009).

Valorificarea în detrimentul titularului a

aprecierii privind modul în care folosește marca înregistrată echivalează cu

sancționarea acestuia pentru nefolosirea mărcii. În cazul în care, nu s-a

invocat, însă, nefolosirea mărcii în forma în care a fost înregistrată și nu

s-a formulat o cerere în decăderea reclamantei din drepturile asupra celor două

mărci - situația din speță - instanța, indiferent de rațiunile pentru care

procedează la cercetarea modului de folosire a mărcii, nu ar putea folosi

împotriva titularului eventuala apreciere defavorabilă pe acest aspect,

deoarece ar depăși limitele învestirii fixate prin cererile formulate de părți.

Nu este exclus, însă, ca titularul mărcii să

invoce modul de folosire a mărcii chiar într-o acțiune în contrafacere, cu

scopul de a susține caracterul distinctiv ridicat al mărcii, dobândit prin

utilizare, dat fiind că riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât

caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec, fie datorită cunoașterii

acesteia pe piață, este mai pronunțat, marca beneficiind, astfel, de o

protecție extinsă față de mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut (conform

jurisprudenței constante a Curții, începând cu cauzele Sabel C-251/95 și Canon

C-39/97).

Pe lângă faptul că analiza modului de

folosire a mărcii este cerută chiar de către titular, nici în acest caz

compararea semnelor în conflict nu are în vedere forma în care marca este

folosită în concret, deoarece finalitatea analizei este determinarea gradului

de distinctivitate a mărcii. Eventuala infirmare a pretenției titularului

privind caracterul distinctiv pronunțat al mărcii nu afectează în vreun fel

aprecierea comparativă, care se bazează, în ceea ce privește marca pretins

încălcată, pe forma în care aceasta a fost înregistrată.

Contrar aprecierii instanței de apel,

hotărârea pronunțată de C.J.U.E. în cauza Specsavers C-252/12 nu poate fi

invocată în cauză ca argument pentru raportarea, în analiza comparativă a

semnelor în conflict, la forma în care titularul utilizează în concret marca

înregistrată, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă nici din dispozitiv,

nici din considerentele hotărârii.

În cauza în care s-a formulat întrebarea

preliminară, marca comunitară pretins încălcată a fost înregistrată în alb și

negru, în timp ce terțul a folosit un semn similar, dar într-o culoare

particulară.

În acest context, Curtea a apreciat că

prezintă relevanță,

la aprecierea globală a riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un

terț le utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere

mărcii respective, atunci când titularul mărcii a utilizat-o în mod extensiv într-o

anumită culoare sau întro anumită combinație de culori, astfel încât aceasta a

început să fie asociată, în percepția unei părți importante a publicului, cu

această culoare sau combinație de culori.

Curtea de Justiție a considerat, așadar, că

modalitatea în care titularul a utilizat marca înregistrată are relevanță în

analiza riscului de confuzie doar dacă un anumit element a devenit, prin

utilizare, foarte cunoscut în rândul consumatorilor. Această apreciere nu este

altceva decât o confirmare, într-un context particular, a jurisprudenței

anterioare - deja menționată prin prezentele considerente - în sensul că

mărcile cunoscute pe piață au un caracter distinctiv mai pronunțat și

beneficiază de o protecție extinsă prin comparație cu cele cu un caracter

distinctiv mai redus.

Nu se poate interpreta că hotărârea Curții de

Justiție a inclus m

odalitatea

efectivă de utilizare a unei mărci

în sfera „

factorilor relevanți” de apreciere a riscului

de confuzie în alt mod decât în legătură cu distinctivitatea mărcii, astfel

încât aceasta să poată fi opusă titularului care pretinde încălcarea mărcii de

către un terț.

Chiar în ipoteza unui caracter distinctiv

pronunțat al mărcii înregistrate, compararea semnelor în conflict se raportează

tot la forma sub care marca a fost înregistrată. Indicarea în hotărârea Curții

a luării în considerare, în aprecierea globală a riscului de confuzie, a

culorii în care marca a fost folosită de către titular „în mod extensiv”,

implică premisa că acea culoare intră în sfera de protecție a mărcii comunitare

înregistrate și nu reprezintă un simplu

element neînregistrat, dar folosit efectiv de

titular. Protecția conferită mărcii prin înregistrare nu ar putea fi invocată

și pentru elementul neînregistrat, așadar nu ar avea vreo finalitate eventuala

constatare în sensul că marca a dobândit caracter distinctiv în forma în care a

fost utilizată (adică incluzând elementul neînregistrat).

Aportul jurisprudențial al acestei hotărâri

recente a Curții de Justiție rezidă în aprecierea că înregistrarea unei mărci

comunitare în alb și negru, așadar fără limitare la o anumită culoare, conferă

protecție pentru toate culorile, astfel încât caracterul distinctiv pronunțat

dobândit prin utilizarea mărcii într-o culoare particulară trebuie luat în

considerare în aprecierea riscului de confuzie, atunci când un terț a folosit

un semn similar mărcii

în

acea culoare

(astfel

cum a considerat și instanța națională de trimitere în decizia pronunțată pe

baza dezlegărilor date de C.J.U.E. în cauza C-252/12).

Întrucât, în prezenta cauză, este vorba

despre o marcă comunitară constând într-o culoare unică, constatările Curții

privind sfera de protecție a unei mărci înregistrate în alb și negru nu

interesează speța de față, însă au fost redate în contextul în care prin

decizia recurată s-a făcut referire la această hotărâre a Curții de Justiție și

s-a apreciat în mod greșit că aprecierea similarității semnelor și a riscului

de confuzie trebuie să se raporteze la forma în care marca a fost efectiv

folosită, și nu la forma înregistrată.

Pe lângă faptul că nici dispozitivul, nici

considerentele hotărârii, nu permit o asemenea interpretare făcută de instanța

de apel, ar însemna, în plus, în absența vreunei nuanțări prin decizia

recurată, să se considere că modalitatea de utilizare a mărcii este relevantă

în orice condiții. În acest caz, ar fi posibil să se constate, de exemplu, că

terțul nu aduce o atingere mărcii în raport de modul în care titularul a

utilizat-o, chiar dacă, față de forma sub care marca a fost înregistrată, s-a