ÎCCJ, decizie (scj.ro #86756)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86756) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Mărci. Similaritate vizuală și

fonetică a semnului cu marca. Produse identice. Riscul de confuzie

incluzând și riscul de asociere a semnului cu marcă.

Cuprins pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă.  Combinații de semne ce pot fi considerate mărci.

Asemănare vizuală și fonetică a semnului cu marca. Riscul

de confuzie sau de asociere.

Index alfabetic :

Drept civil.

- Marcă.

- Semn similar cu marca.

- Risc de confuzie sau asociere a semnului cu

marca.

Legea nr.84/1998 :

art. 28; art. 35

alin. (2) lit. b)

1.

Faptul că pârâta folosește

pe ambalajul iaurturilor pe care le

comercializează atât elementul

„Danone” cât și elementele „Frutisima” și „Nebunie de fructe”, nu

înseamnă că cele trei pot fi considerate ca părți

componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul provenienței

întrucât, prin modul în care sunt dispuse și sunt realizate, nu sunt apte

să creeze în percepția de ansamblu a consumatorului mediu ideea

caracterului unitar al semnelor, de natură a fi considerate că

alcătuiesc o marcă complexă

combinată. Faptul că cele

trei elemente sunt folosite întotdeauna împreună și că sunt

utilizate identic pe toate ambalajele, având exact aceeași poziție

și aceeași grafie, nu este suficient pentru ca publicul să le

perceapă ca atare, ca reprezentând împreună o marcă.

Prin folosirea

semnului „Frutisima” pentru comercializarea de iaurturi, pârâta imită

fraudulos marca „Fruttis” aparținând reclamantei, în condiții

susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând și riscul de

asociere, pentru consumatori.

aflate în conflict, s-a pornit de la regula că similaritatea și

riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază

prin prisma asemănărilor și nu a deosebirilor dintre ele, fiind

suficient să existe asemănare într-un singur domeniu – fie

vizuală, fie auditivă, fie conceptuală – dacă induce

publicul în eroare.

Elementul

dominant în ambele semne conflictuale este prefixul „frutis”. Acesta este

elementul principal comun, deoarece cuvântul folosit nu este unul românesc,

astfel încât scrierea lui să constituie un criteriu pentru realizarea

distincției. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi

citește cuvântul și, constatând identitatea fonetică a

prefixului, poate bănui că semnul cu care se confruntă este cel

pe care îl cunoaște.

Gradul de similaritate fonetică între „frutis” și

„frutisima” fiind foarte mare, chiar dacă este evitată

asemănarea în scris prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai

contează atunci când cele două semne sunt comparate oral.

ICCJ, Secția civilă și de

proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 859 din 12 februarie

2008

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului

București, secția a IV-a civilă, reclamanta Câmpina

GMBH&Co.KG a chemat în judecată S.C. Danone S.R.L., solicitând

instanței să dispună obligarea pârâtei să înceteze de

îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea

și orice alte acte privind folosirea denumirii „Frutisima” sau a unei alte

denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29; obligarea

pârâtei să își retragă de îndată de pe piața

românească toate produsele din clasa 29 care poartă denumirea

„Frutisima” sau o denumire similară acesteia; publicarea în presă, pe

cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătorești în

ziarele „Evenimentul zilei” și „Ziarul financiar”.

În motivarea cererii de chemare în

judecată, s-a arătat că reclamanta este titulara mărcii

„Fruttis” nr. 589780. Marca a fost înregistrată internațional la data

de 24 iulie 1992, pentru clasa de produse 29, conform clasificării de la

Nisa. Prin mecanismul prevăzut de Aranjamentul de la Madrid din 1891 cu

privire la înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat de

România prin Decretul nr. 1176/1968, protecția mărcii a fost

extinsă și pe teritoriul României încă din anul 1992 și

este protejată până la 24 iulie 2012.

Deși nu există înregistrată

o marcă cu denumirea „Frutisima”, pârâta comercializează pe

piața românească iaurturi cu această denumire. Prin aceasta are

loc o contrafacere a mărcii reclamantei, prin modalitatea imitării

frauduloase, de natură să producă în percepția publicului

un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

produsul.

În drept, acțiunea a fost

întemeiată pe dispozițiile art. 35, art. 83 alin.(1) lit. a) și

lit. b) din Legea nr. 84/1998, art. 11 și art. 16 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 100/2005.

Prin întâmpinare, pârâta a susținut

că folosirea combinației „Danone Frutisima” nu constituie o

încălcare a mărcii înregistrate „Fruttis”. În cadrul ansamblului de

cuvinte folosite ca marcă, „Danone” este elementul principal, care

îndeplinește rolul de marcă principală. Frutisima este termenul

sugestiv, care face trimitere la gama de produse comercializate sub acest

însemn. Este adevărat că Frutisima nu este încă marcă

înregistrată, dar simpla folosire a unui însemn de către o societate,

pentru anumite produse pe care le produce sau le comercializează,

respectând drepturile exclusive de proprietate intelectuală ale altor

titulari de mărci, nu este condiționată de înregistrarea respectivului

însemn ca marcă.

Frutisima este un însemn verbal menit a

sugera consumatorului abundența fructului din compoziția iaurtului,

iar datorită sensului de superlativ pe care îl are și a modului de

prezentare a dobândit în scurt timp o mare putere de distincție. Marca

Fruttis a reclamantei are aceeași valoare sugestivă indicând, în

primul rând, conținutul produsului și nu producătorul.

Descriptiv, marca folosită de

pârâtă este „Danone Frutisima – O nebunie de fructe” cu element figurativ

și scris stilizat.

Prin sentința civilă nr. 605 din

2 mai 2006, Tribunalul București secția a IV-a civilă a respins

acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, prima

instanță a reținut că produsele comercializate de

pârâtă, indiferent de gamă, sunt prezentate sub marca Danone.

Cuvântul Frutisima este alăturat mărcii Danone, reieșind

că, în fapt, pentru gama de produse iaurturi de fructe pârâta

folosește combinația Danone Frutisima, aptă a asigura

distinctivitate acesteia.

Distinctivitatea unei mărci se

evaluează atunci când marca este capabilă să distingă

bunurile și serviciile în privința originii lor. Este fără

discuție, în acest caz, că folosirea combinației Danone

Frutisima, continuând marca Danone, ce se regăsește și în numele

comercial al pârâtei, asigură cunoașterea de către consumatorul

mediu a originii produsului comercializat sub această denumire,

înlăturând totodată riscul de confuzie incluzând și riscul de

asociere.

Marca folosită de pârâtă este una

figurativă combinată, având un caracter distinctiv față de

cea a reclamantei. Aprecierea globală a similarității globale

auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia

de ansamblu creată de mărci, ce păstrează în memorie în

special componentele lor distinctive și dominante.

Din punct de vedere descriptiv, marca folosită

de pârâtă este „Danone Frutisima – O nebunie de fructe”, având element

figurativ și scris stilizat, elementul central și dominant fiind

Danone, apt prin el însuși de a asigura distinctivitate mărcii.

Elementul Frutisima apare în contextul imaginii întregii mărci ca un

element circumstanțial menit a defini gama de produse căreia i se

aplică și având rol evocator, acela de a sugera conținutul bogat

de fructe din compoziția iaurtului.

Apelul declarat de reclamantă a fost

respins ca nefondat, prin decizia civilă nr. 35 A din 13 februarie 2007,

pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Instanța de apel a arătat că

elementul Frutisima, prin modul de dispunere pe ambalajul produsului, este perceput

ca semn distinctiv, distinct de semnul Danone, acesta din urmă

păstrându-și individualitatea prin încadrarea într-un contur

(perceput ca parte componentă a mărcii), și dispunerea în partea

centrală sus a ambalajului. Faptul că un comerciant alege să

își marcheze produsele prin mai multe semne distinctive sub aspectul

provenienței produsului, dispuse distinct și individual pe ambalaj,

nu echivalează cu considerarea tuturor acestor semne ca elemente compunând

un singur semn distinctiv sub aspectul provenienței, cât timp consumatorul

mediu, în percepția de ansamblu, nu ar reține caracterul unitar al

semnelor. În speță, consumatorul mediu nu reține semnele

distinctive pe care le poartă ambalajul produsului ca fiind un semn

unitar, dat fiind modul de dispunere a acestora pe ambalaj. Situația celui

care folosește mai multe semne distinctive individuale, distincte prin

poziționare, pentru a marca același produs, este diferită de

aceea a celui care își înregistrează o marcă combinată

complexă.

Semnele conflictuale analizate sunt

Fruttis, marca anterioară protejată prin înregistrare, și

Frutisima, semnul conflictual folosit de pârâtă.

Sub aspectul similarității

vizuale, ambele semne conflictuale debutează cu radicalul Frut, iar

Frutisima conține integral literele ce compus marca Fruttis. Faptul

că litera T nu este dublată, în schimb este dublată litera S nu

prezintă nicio relevanță, acestea constituind deosebiri

nesemnificative, nepercepute în impresia de ansamblu a semnelor de către

consumatorul mediu. Datorită sufixului „issima”, ceea ce consumatorul

mediu percepe în ansamblul semnului aflat în conflict este lungimea cuvântului

ce reprezintă grafic semnul distinctiv Frutissima. Diferența de trei

litere dintre cele două semne este suficientă, dat fiind elementul

grafic al fontului folosit, pentru a percepe vizual, ca diferență

semnificativă, lungimea semnului Frutissima.

Sub aspect fonetic, dată fiind

identitatea de litere ce compun radicalul comun, semnele sunt similare, fiind

diferențiate sub aspectul ultimelor silabe. Rezonanța originii

italiene a cuvântului Frutissima, dată fiind terminația „issima”,

este pregnantă în percepția de ansamblu a semnului, chiar dacă

nu se poate reține calitatea consumatorului mediu din România de

cunoscător al limbii italiene sau latine, sub aspectul semnificației

lingvistice și gramaticale a terminației.

Sub aspect conceptual, ambele semne

sugerează faptul că produsul conține fructe, datorită

rezonanței radicalului comun „frut”, astfel că ele sunt similare sub

acest aspect. Faptul că radicalul comun are caracter evocator, produce

consecințe deosebite în planul aprecierii similarității semnelor

conflictuale, în legătură cu riscul de confuzie, sub aspectul

provenienței produselor.

Marca Fruttis este o marcă slab

distinctivă, cu un caracter evocator în raport de produsul marcat, ceea ce

atrage o protecție slabă a acesteia în caz de conflict.

Chiar dacă produsele sunt identice

și sunt comercializate în aceleași locuri și prin aceleași

canale de distribuție, caracterul slab distinctiv al mărcii

anterioare, diferențele sub aspect vizual, fonetic și conceptual,

gradul de cunoaștere a semnului conflictual Frutissima de către

consumatorii potențiali, exclud existența unui risc de confuzie.

Reclamanta a declarat recurs, critica

întemeiată în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.,

vizând următoarele aspecte:

Instanța de apel nu a sesizat faptul

că semnul folosit de către pârâtă este „Frutisima” iar nu

„Frutissima” și că acest semn are doar 9 litere iar nu 10 cum s-a

reținut.

Marca „Frutisima” folosită pe

teritoriul României este similară cu marca anterioară „Fruttis” a

recurentei. Aplicarea criteriilor, pe care practica judecătorească

și administrativă le are în vedere pentru a decide că

există similaritate între două mărci, ar fi dus la concluzia

că există un risc de confuzie, astfel că pârâta

săvârșește delictul de imitare frauduloasă a mărcii

„Fruttis”.

În cuprinsul hotărârii recurate,

după analize teoretice interminabile, presărate cu contraziceri de la

o pagină la alta, instanța de apel a reținut eronat că nu

este posibilă confuzia între semnele „Fruttis” și „Frutissima”.

Instanța de apel a reținut

și a analizat ca element verbal comun al semnelor aflate în conflict

radicalul „Frut”, deși a constatat că denumirea „Frutisima”

conține integral literele ce compun marca „Fruttis”.

Din punct de vedere fonetic elementul comun

al celor două semne este Frutis, iar nu doar Frut. Singura deosebire de

ordin fonetic dintre cele două semne o reprezintă terminația „-

ima”.

Nici în privința percepției

vizuale, instanța de apel nu a făcut o analiză corectă de

vreme ce a reținut că „issima” s-ar scrie cu dublu s.

În ceea ce privește terminația

inexistentă „issima”, printr-un raționament ilogic, instanța de

apel îi acordă o relevanță eronată în percepția de

ansamblu a semnului de către consumatorul mediu, atât din punct de vedere

fonetic, cât și conceptual.

În mod greșit, s-a reținut

că marca recurentei are un nivel scăzut de distinctivitate care ar

atrage o protecție slabă în caz de conflict. Marca „Fruttis” se

află la limita între mărcile arbitrare, de fantezie, și

mărcile sugestive. Pentru un consumator român instruit, cu un nivel de

inteligență și perspicacitate ridicat, marca „Fruttis” este

aluzivă deoarece sugerează faptul că iaurturile conțin

fructe. Pentru un consumator cu un nivel de pregătire mai slab, cu

atenție și perspicacitate mai reduse, cuvântul „Fruttis”

reprezintă o denumire de fantezie. Atâta timp cât marca Fruttis nu se

folosește pentru fructe în stare brută sau prelucrată, nu poate

fi considerată nici măcar ca fiind o marcă la limita

descriptivității, ci este o marcă cu o individualitate

puternică, care s-a impus în conștiința consumatorilor de

iaurturi din România ca urmare a folosirii sale după anul 1992.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat

respingerea recursului invocând, în esență, faptul că riscul de

confuzie, ca o chestiune de fapt, nu poate fi analizat de instanța de

recurs.

În cazul în care instanța de recurs va

analiza totuși riscul de confuzie, față de principiile stabilite

în aprecierea riscului de confuzie în practica instanțelor europene, se

impune respingerea recursului. Instanța de apel a considerat că între

marca „Fruttis” și semnul „Frutisima” există un risc de asociere, dar

nu un risc de confuzie.

Intimata nu poate fi de acord cu

raționamentul și soluția instanței de apel în determinarea

semnului supus comparației, în întâmpinarea depusă în apel

argumentându-se amplu de ce semnul intimatei nu este „Frutisima” ci „Danone Frutisima,

nebunie de fructe”.

Instanța de apel a adoptat o

soluție greșită și nemotivată, deoarece nu a

răspuns argumentelor pârâtei atunci când a decis că semnul acesteia

este numai „Frutisima”. Problema aprecierii caracterului unitar al unui semn

complex, în componenta căruia intră și o marcă

înregistrată anterior care reprezintă și numele comercial al

agentului economic respectiv este o problemă esențială, de a

cărei corectă soluționare depinde cauza de față. De

asemenea, ea trebuie să fie soluționată pe baza unor reguli

comune la nivel comunitar.

În dovedirea și în combaterea

recursului, în condițiile art. 305 C. proc.civ., părțile au

depus la dosarul cauzei înscrisuri în copie respectiv, decizii ale Oficiului de

Stat pentru Invenții și Mărci, date în opoziția la

înregistrarea mărcii Frutisima, adrese ale Oficiului de Stat pentru

Invenții și Mărci privitoare la contestațiile declarate de

Companie Gervais Danone împotriva soluțiilor date asupra opoziției la

înregistrare.

Analizând hotărârea atacată, în

limitele criticii formulate prin motivele de recurs și în raport de

dovezile administrate în toate etapele procesuale, Înalta Curte a apreciat

că recursul este întemeiat pentru următoarele considerente:

introductivă de instanță, s-a solicitat să se

interzică pârâtei să producă, să comercializeze, să

facă publicitate precum și orice alte acte privind folosirea

denumirii „Frutisima” sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire la

produse din clasa 29, pe teritoriul României.

Temeiul de drept al cererii l-a constituit

art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr.84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice.

Conform acestui

text, titularul mărcii poate cere instanței judecătorești

competente să interzică terților să folosească, în

activitatea lor comercială, fără consimțământul

titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu

marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau

serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru

care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un

risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Față de

acest temei de drept, este de analizat dacă între marca „Fruttis”

înregistrată de reclamantă pentru clasa de produse 29, conform

Clasificării de la Nisa, și semnul folosit de pârâtă în

comercializarea de iaurturi, există o asemănare de natură

să producă în percepția publicului un risc de confuzie,

incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Cât privește

semnul folosit de pârâtă, în raport de care se verifică riscul de

confuzie ori de asociere cu marca a cărei titulară este reclamanta,

în mod corect instanța de apel a stabilit că acesta este „Frutisima”

și nu „Danone Frutisima – Nebunie de fructe”.

Faptul că

pârâta folosește pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializează

atât elementul „Danone” cât și elementele „Frutisima” și „Nebunie de

fructe”, nu înseamnă că cele trei pot fi considerate ca

părți componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul

provenienței întrucât, prin modul în care sunt dispuse și sunt

realizate, nu sunt apte să creeze în percepția de ansamblu a

consumatorului mediu ideea caracterului unitar al semnelor, de natură a fi

considerate că alcătuiesc o marcă complexă combinată.

Astfel, semnul

Danone este poziționat în partea de sus a ambalajului și este

încadrat într-un chenar care îi conferă individualitate în raport cu

semnul Frutisima dispus în partea centrală. Tocmai de aceea, el este

perceput separat, distinct de elementul Frutisima, care este în mod evident elementul

dominant, și cu atât mai mult este perceput separat față de

elementul situat în partea de jos a etichetei. Între caracterele folosite la

scrierea celor trei elemente, există o diferență foarte mare,

iar prin modul în care sunt poziționate nu sugerează că

alcătuiesc un tot unitar.

Faptul că cele

trei elemente sunt folosite întotdeauna împreună și că sunt

utilizate identic pe toate ambalajele, având exact aceeași poziție

și aceeași grafie, nu este suficient pentru ca publicul să le

perceapă ca atare, ca reprezentând

împreună

o marcă.

Astfel, înscrisurile, depuse la dosarul de apel, demonstrează că

pentru inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția

Consumatorilor, pentru ziariști și pentru cei care postează pe

diferite site-uri informații cu privire la mărcile companiei Danone,

există marca „Frutisima” și nu „Danone Frutisima – Nebunie de

fructe”.

Pe de altă

parte, faptul că singurul element pentru care pârâta dorește să

beneficieze de protecție, este „Frutisima” – și că, deci, în

dispută sunt semnele „Fruttis” și „Frutisima” – rezultă și

din aceea că la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

s-a solicitat înregistrarea mărcii „Frutisima” și nu a mărcii

„Danone Frutisima – Nebunie de fructe”.

Nu în ultimul rând este de menționat că pârâta, dacă era

nemulțumită de considerentele deciziei în care s-a reținut

că semnul conflictual este altul decât cel indicat de ea, trebuia să

declare recurs, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.,

și nu să „critice” doar prin întâmpinare faptul că instanța

de apel „a adoptat o soluție greșită și nemotivată”.

În acest caz nu este vorba de considerente care cuprind motivele de fapt

și de drept pentru care instanța a pronunțat soluția

înscrisă în dispozitiv, și care să poată fi înlăturate

sau modificate de instanța de control judiciar doar pe baza

apărărilor intimatului, ci de o motivare dată unei

dezlegări în drept – care vizează semnele care pot crea sau nu un

risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere –

care nu apare

evidențiată în soluția înscrisă în  dispozitiv

și

care, prin nerecurare au intrat în puterea lucrului judecat. Deși apelul

reclamantei a fost respins, pârâta avea interes să declare recurs

împotriva dezlegării din considerente pentru a obține o soluție

irevocabilă în privința semnelor aflate în conflict. Dacă ar fi

fost găsit întemeiat un recurs, prin care se invocau astfel de motive,

pentru ca părțile să beneficieze de dublul grad de

jurisdicție în analiza semnelor „Fruttis” și „Danone Frutisima – o

nebunie de fructe”, în temeiul art. 312 alin. (3) C. proc. civ., instanța

ar fi dispus casarea cu trimitere spre rejudecare. Cu alte cuvinte, pârâta nu

poate deduce ca simple apărări, într-o cale de atac

nedevolutivă, aspecte care, pentru a fi schimbate, trebuie să formeze

obiect de critică printr-o cerere de recurs proprie.

Nu a putut fi

primită apărarea pârâtei în sensul că acțiunea în

contrafacere nu este admisibilă în cauză, deoarece sunt în conflict

două mărci înregistrate, astfel încât reclamanta trebuia să exercite

o acțiune în anulare a mărcii „Frutisima”.

Inconsecvența

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci – care, după ce,

prin Decizia nr. 1878 din 7 decembrie 2006 admite opoziția formulată

de Campina GMBH & CO. KG la înregistrarea mărcii „Frutisima” și

respinge înregistrarea mărcii cu motivarea că semnele Fruttis și

Frutisima sunt similare iar din punct de vedere vizual, fonetic și

conceptual creează un potențial risc de confuzie pentru consumator,

[la 10 decembrie 2007

respingându-se contestația formulată

de  Companie Gervais Danone

împotriva acestei hotărâri], la 17

decembrie 2007

admite contestația făcută de Companie Gervais

Danone

și desființează  Decizia nr. 1878, dispunând

trimiterea dosarului la Serviciul Mărci în vederea punerii în aplicare a hotărârii

– nu poate profita părții care invocă faptul că este

titulara unei mărci, iar Înalta Curte nu-și poate întemeia

soluția pe înscrisuri contradictorii, emanând de la autoritatea

română cu atribuții de verificare și înregistrare a

mărcilor într-un sistem atributiv.

În fine, faptul

că pârâta a înregistrat ca desene industriale etichete ce cuprind și

cuvântul Frutisima, nu o îndreptățește să beneficieze de

protecția acestui cuvânt și ca marcă, cu atât mai mult cu cât

data constituirii depozitului reglementar pentru desenul industrial se

situează în perioada în care reclamanta începuse să întreprindă

demersuri pentru a opri comercializarea iaurturilor sub denumirea Frutisima.

Marca și desenul industrial au funcții diferite, astfel încât nu se

pot susține reciproc atunci când sunt analizate condițiile

prevăzute de lege pentru înregistrarea lor.

La data dezbaterilor

în fond asupra recursului, pârâta nu a făcut dovada, în condițiile

art. 28 din Legea nr. 84/1998, că marca „Frutisima” era înregistrată

în Registrul Național al Mărcilor și că Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci îi eliberase certificatul de

înregistrare, pentru a putea beneficia de dreptul exclusiv asupra acestui semn;

evocatoare sunt acelea care nu fac decât să sugereze calitățile

produsului sau serviciului, fără a-l descrie într-o manieră

directă și necesară.

Marca „Fruttis” nu

este evocatoare și nu a putut fi primită apărarea pârâtei în

sensul că marca este slabă deoarece radicalul „Frut” sugerează

conținutul de fructe și nu producătorul.

Marca este

înregistrată pentru clasa 29, conform Clasificării de la Nisa (6),

care cuprinde produse din lapte fermentat, în special iaurturi; brânză

albă și preparate din brânză albă; deserturi făcute

din lapte având adăugată gelatină și/sau amidon;

băuturi din lapte fără alcool.

Marca „Fruttis” nu

este folosită pentru fructe, astfel încât să se considere că

elementul „Frut” ar fi evocator. Fructele sunt numai o componentă a unor

iaurturi și, oricum, nu s-a probat că reclamanta ar comercializa

toate tipurile de produse din clasa 29, având în conținutul lor fructe.

Tocmai pentru că nu este folosită pentru fructe, marca permite

membrilor publicului vizat să distingă produsele la care se

referă, de cele care au o origine comercială diferită și

să concluzioneze că toate produsele pe care le desemnează au

fost fabricate, comercializate sau furnizate sub controlul titularului

mărcii și că titularul este responsabil pentru calitatea lor.

Pe de altă

parte, din înscrisul intitulat „Informare” emanând de la S.C. Whiteland Import

Export S.R.L., rezultă că în anul 2004 reclamanta a vândut 619,3 tone

produse Fruttis, în anul 2005 – 647,4 tone, în anul 2006 – 635,5 tone iar în

perioada ianuarie – noiembrie 2007, 551 tone. De asemenea, prin întâmpinare nu

s-au contestat afirmațiile din cererea de chemare în judecată în

legătură cu volumul vânzărilor marca Fruttis și cu cel al

cheltuielilor legate de publicitate. S-a dovedit astfel că marca „Fruttis”

este cunoscută de un număr mare de consumatori, care pot fi induși

în eroare prin folosirea celor două semne.

Prin dovezile

administrate, pârâta a urmărit acreditarea ideii că semnul său

„Danone Frutisima – o nebunie de fructe” a dobândit distinctivitate prin

folosință. Instanța de recurs a considerat că un sondaj efectuat

în rândul a 303 persoane din București, cu vârste între 18 – 50 ani nu

poate fi luat în considerare, pentru că datele oferite în aceste

condiții nu sunt relevante. Sondajul trebuia efectuat pe un număr

mult mai mare de persoane, din toată țara, cuprinzând o paletă

de vârstă mai largă – inclusiv sub 18 ani și peste 50 de ani,

unde riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, la produse de

larg consum, cum sunt iaurturile, este mai mare – și fără

să se pună la dispoziția repondenților produse purtând

ambele semne întrucât, în mod obișnuit, consumatorul nu are în

față decât marca deceptivă pe care o compară cu amintirea

avută despre marca anterioară;

semnelor aflate în conflict, s-a pornit de la regula că similaritatea

și riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se

apreciază prin prisma asemănărilor și nu a deosebirilor

dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur

domeniu – fie vizuală, fie auditivă, fie conceptuală – dacă

induce publicul în eroare.

În mod normal,

prefixele comune sunt mult mai importante, iar dacă două semne sunt

foarte asemănătoare la început, există o mai mare posibilitate

de confuzie.

Elementul dominant

în ambele semne conflictuale este prefixul „frutis” chiar dacă sub aspect

grafic marca conține un dublu „t”. Acesta este elementul principal comun

deoarece cuvântul folosit nu este unul românesc, astfel încât scrierea lui

să constituie un criteriu pentru realizarea distincției. Consumatorul

îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi citește cuvântul și,

constatând identitatea fonetică a prefixului, poate bănui că

semnul cu care se confruntă este cel pe care îl cunoaște. Se poate

ajunge la acest rezultat deoarece consumatorul nu compară, de regulă,

mărcile una lângă alta, nu vede produsul ce poartă marca pe care

el o cunoaște și pe care și-o amintește cu acuratețe

mai mare sau mai mică. De obicei, el are în față numai semnul

fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre marca anterioară

și întrucât, în cazul semnelor din speță, impactul fonetic este

mare – „frutis” având o rezonanță puternică – poate considera

că achiziționează produsul original pe care vrea de fapt

să-l cumpere.

Faptul, că din

punct de vedere vizual semnul folosit de pârâtă este compus din mai multe

litere – 9, față de 7 câte are marca – ,nu înseamnă că nu

poate să apară riscul de confuzie directă, incluzând și

riscul de asociere, sufixul „-ima” putând genera aprecierea că produsele

vândute sub marca pe care consumatorul o preferă de obicei – și nu

s-a contestat că reclamanta folosește marca „Fruttis” în România

încă din anul 1992 – au fost modernizate și, implicit, că

produsele au aceeași origine.

Gradul de

similaritate fonetică între „frutis” și „frutisima” fiind foarte

mare, chiar dacă este evitată asemănarea în scris prin

utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai contează atunci când,

față de cele reținute anterior, cele două semne sunt

comparate oral.

La data

judecății, ambele părți folosesc semnele conflictuale

pentru iaurturi, deci pentru produse de larg consum oferite în magazine cu

autoservire. Fiind produse de consum zilnic, nivelul de atenție acordat de

către consumatorul mediu deosebirilor dintre semne nu este ridicat. De

vreme ce segmentul de public relevant căruia i se adresează produsul

nu este unul foarte atent, prima impresie este cea decisivă. Or, prima

impresie este cea reținută sub aspect fonetic. Astfel de produse sunt

cumpărate nu numai de un public instruit, cunoscător al limbii latine

– pentru care, eventual, marca „Fruttis” poate fi aluzivă, conducând la

ideea că este folosită pentru iaurturi care conțin fructe – ci

și de consumatorii simpli, slab educați precum și de copii.

Aceștia sunt mai expuși la confuzii, pentru că ei pot doar

să bănuiască faptul că semnul, pe care îl au în

față, este cel pe care îl cunosc.

Având în vedere cele

mai sus arătate, Înalta Curte a considerat că instanțele de fond

au făcut aplicarea greșită a dispozițiilor art. 35 alin.

(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, prin folosirea semnului „Frutisima” pentru

comercializarea de iaurturi, pârâta imitând fraudulos marca „Fruttis”

aparținând reclamantei, în condiții susceptibile de a crea un risc de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, pentru consumatori.

A fost

înlăturată apărarea intimatei în sensul că instanța de

recurs nu poate să analizeze riscul de confuzie, care este o chestiune de

fapt. Existența sau inexistența riscului de confuzie, incluzând

și riscul de asociere, constituie fundamentul chestiunii de drept

consacrate de textul menționat anterior.

Așadar, pentru

motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. recursul a fost admis,

conform art. 312 alin. (1) C.proc.civ., și hotărârea dată în

apel a fost modificată.

În temeiul art. 296

C.proc.civ., a fost admis apelul declarat de reclamantă împotriva

sentinței civile nr. 605 din 2 mai 2006 a Tribunalului București,

secția a IV-a civilă, sentința fiind schimbată în tot, în

sensul reținut în dispozitiv.

Întrucât

instanța civilă soluționează un conflict concret, iar

hotărârile sale nu pot avea caracter general, nu a fost admisă

solicitarea de a se interzice pârâtei folosirea unei denumiri similare

denumirii „Frutisima” cu privire la produse din clasa 29, cu atât mai mult cu

cât chiar reclamanta a recunoscut că nu a formulat opoziție la

înregistrarea de către pârâtă a altei mărci în care apare

radicalul Frut.

În temeiul art. 998-999 C. civ., a fost admisă

cererea de publicare a dispozitivului prezentei hotărâri, pe cheltuiala

pârâtei, ca o măsură necesară pentru repararea prejudiciului

moral adus titularului mărcii „Fruttis” și totodată pentru a

preveni producerea unui nou prejudiciu în viitor, prin aducerea la

cunoștința publicului a semnului fraudulos în detrimentul mărcii

ce se bucură de protecția legii și a urmărilor

imitației frauduloase.