ÎCCJ, decizie (scj.ro #128552)

Acțiune în anularea unui desen industrial formulată de titularul unei mărci anterioare. Criterii de analiză a conflictului. Produse parțial similare. Nulitate parțială a înregistrării desenului industrial.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

desen industrial

-marcă

-etichete

-risc de confuzie

Legea nr. 129/1992

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 47

Ceea ce interesează, în cazul unui conflict dintre un desen industrial și o marcă protejată preexistentă, este eventuala încălcare a dreptului la marcă prin înregistrarea desenului ulterior, astfel încât premisa conflictului rezidă în protecția juridică de care beneficia titularul mărcii la data cererii de înregistrare a desenului industrial, pe care acesta o opune titularului desenului.

În acest context, trebuie stabilit dacă atare protecție juridică a mărcii a fost sau nu respectată prin acordarea protecției juridice unui desen ce încorporează marca. Această finalitate nu poate fi atinsă decât prin raportare la conținutul și întinderea protecției recunoscute unei mărci la data înregistrării desenului, care sunt reglementate prin legea mărcilor, motiv pentru care analiza conflictului generat de încălcarea dreptului la marcă se realizează pe baza regulilor desprinse din legea mărcilor, prin coroborare cu normele relevante din legea desenelor și modelelor industriale.

Astfel, analiza pretențiilor implică cercetarea aptitudinii desenului industrial, în forma în care a fost înregistrat, de a fi utilizat „pentru produse” într-un mod pe care publicul relevant l-ar putea interpreta ca desemnând proveniența produselor sau a serviciilor în cauză și, în măsura în care se consideră că desenul industrial respectiv reprezintă nu numai aspectul exterior al unui produs, dar, în același timp, un semn capabil să distingă produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane, întocmai ca o marcă, prin prisma publicului relevant, conflictul impune cercetarea în continuare a identității/similarității semnelor, respectiv a produselor/serviciilor și a riscului de confuzie.

Astfel, în condițiile în care desenul industrial a fost înregistrat pentru produse din clasa 19-08 din Clasificarea de la Locarno „papetărie și articole pentru birou - alte materiale tipărite”, dar cu mențiunea, în cuprinsul cererii de înregistrare, că acesta urmează să fie util pentru „ambalaje produse alimentare”, reiese că ambalajele pentru produse alimentare sunt complementare produselor pentru care a fost înregistrată marca, deoarece acestea din urmă sunt de uz alimentar și sunt livrate consumatorului în ambalaje, astfel încât consumatorul mediu poate crede că producătorul este același.

Întrucât produsele comparate sunt similare, fiind complementare, în privința înregistrării desenului industrial operează nulitatea parțială, circumscrisă limitelor protecției recunoscute prin înregistrare mărcii reclamantei.

Secția I civilă, decizia nr. 996 din 2 aprilie 2015

Prin sentința nr. 1212 din 14.07.2010 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a fost respins, ca inadmisibil, capătul de cerere formulat de reclamanta F. GmbH, în contradictoriu cu pârâta X., întemeiat pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, în forma de la data eliberării certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. 015970 din 17.05.2005, admițându-se, în prealabil, excepția cu acest obiect; a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată pentru restul motivelor de anulare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinței, s-a reținut că, din anul 2005, pârâta S.C. X. a început să comercializeze, susținută de campanii publicitare intense, iaurturi cu fructe sub denumirea „

Frutisima

”, iar la data de 17.05.2006 a obținut certificatul de înregistrare desen/model industrial nr. 015970, deci la un moment ulterior celui în care reclamanta a început să beneficieze de protecția mărcii sale pe teritoriul României. La data de 16.09.2005 și 19.09.2005 pârâta a solicitat înregistrarea mărcii individuale combinate și a mărcii verbale „Danone Frutisima” (M 2005 09802 și M 2005 09864), iar contestația formulată de pârâtă împotriva deciziei nr. 1878/2006 a Comisiei de Examinare Opoziții din cadrul OSIM (prin care fusese admisă opoziția reclamantei F. GmbH și respinsă cererea pârâtei de înregistrare a mărcii individuale verbale „

Frutisima

”), a fost, la rândul său, respinsă prin Hotărârea nr. 327/2007 a CRM din cadrul OSIM, constatându-se că există probabilitatea unei confuzii, inclusiv pe cea a unei asocieri, pentru un consumator cu atenție medie care poate fie să confunde mărcile, fie să creadă că produsele provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Litigiul inițiat de reclamanta F. GmbH în septembrie 2005 pentru încetarea pe teritoriul României a producerii, comercializării și a oricăror acte privind folosirea denumirii „

Frutisima

" (care la acel moment nu era înregistrată ca marcă a pârâtei) în clasa de produse 29, de către pârâta S.C. X. s-a finalizat la data de 12 februarie 2008 prin decizia nr. 859 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția civilă și de proprietate intelectuală, în favoarea reclamantei, Curtea stabilind că „prin folosirea semnului „

Frutisima

” pentru comercializarea de iaurturi pârâta imită în mod fraudulos marca „

Fruttis

” aparținând reclamantei, în condiții susceptibile de a crea risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere pentru consumatori”.

Tribunalul a reținut că este, însă, corectă afirmația pârâtei în ceea ce privește faptul că această hotărâre nu își extinde efectele analizei și în ceea ce privește prezenta cerere de anulare a desenului industrial (cerere ce face necesară analiza condițiilor de validitate pentru înregistrarea desenului industrial, iar nu a mărcii și care trebuie să aibă în vedere categoria etichete pentru care a fost înregistrat desenul). Tocmai acest aspect este cel care justifică interesul reclamantei de a promova acțiunea de față și numai cele reținute de către instanța supremă în analiza sa cu privire la riscul de confuzie, inclusiv de asociere între cele două denumiri „

Frutisima”

și „

Fruttis

”, pot fi opuse în cauză sub putere de lucru judecat.

În analiza condițiilor de validitate a înregistrării desenului industrial, tribunalul a constatat că se impune respectarea cerințelor Legii nr. 129/1992 în forma sa în vigoare la data de 29.03.2005 - data cererii de înregistrare a desenului industrial. Astfel, potrivit art. 45 alin. (1), certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial eliberat de O.S.I.M. poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condițiile pentru acordarea protecției. Potrivit art. 25 alin. (3) lit. d), cererea de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale va fi respinsă dacă desenul sau modelul încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. Tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea reclamantei întemeiată pe dispozițiile menționate.

În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor art. 8 din legea DMI la eliberarea certificatului de desen industrial, tribunalul a constatat că desenul este înregistrat pentru clasa 19-08 potrivit clasificării de la Locarno, respectiv „papetărie și articole pentru birou", subclasa „alte materiale tipărite", iar marca reclamantei are protecție numai pentru clasa 29 potrivit clasificării de la Nisa (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză și preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată și/sau amidon; băuturi pe bază de lapte rară alcool). Ca urmare a faptului că desenul industrial al pârâtei poate fi folosit pe o gamă largă de produse (nu numai pentru cele din clasa 29), nu există ab initio o prejudiciere a drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii. Deci nu înregistrarea desenului industrial creează intrinsec o vătămare a drepturilor protejate ale reclamantei, care sunt circumscrise sferei produselor din clasa 29. Or, consecințele anulării desenului industrial ar ajunge să creeze indirect o protecție extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă, respectiv o protecție cu privire la toate produsele. Aplicarea desenului industrial pe etichetele iaurturilor este singura de natură a crea prejudicii mărcii reclamantei, iar acest aspect a fost apreciat de tribunal ca fiind o problemă de folosire practică a desenului, iar nu de validitate a certificatului. Sub acest aspect, reclamanta are deja protecția judiciară decurgând din decizia nr. 859/2008 a Î.C.C.J., prin care s-a stabilit în mod irevocabil că pârâta din acel litigiu este obligată să înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea și orice alte acte privind folosirea denumirii „

Frutisima

” cu privire la produse din clasa 29. Încălcarea acestei obligații, chiar în condițiile în care există acest desen industrial, constituie o faptă ilicită generatoare de prejudicii, deoarece se instituie obligația pentru D. de a se abține de la orice folosire a denumirii în clasa de produse 29, însă aceasta nu poate conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecției desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”.

Tribunalul nu a reținut susținerile reclamantei în ceea ce privește pretenția sa de anulare a certificatului pentru înregistrarea sa cu rea credință și cu fraudarea legii.

Prin decizia civilă nr. 90 din 15.03.2011, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală, a admis apelul formulat de reclamantă împotriva sentinței menționate, pe care a desființat-o în parte în ce privește capătul de cerere soluționat prin admiterea excepției inadmisibilității și a trimis cauza pentru continuarea judecății cu privire la acest  capăt  de  cerere; a menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate; a respins ca inadmisibilă cererea de aderare la apel formulată de pârâtă împotriva aceleiași sentințe.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a apreciat că cererea pârâtei de aderare la apel este inadmisibilă, întrucât nu este îndeplinită condiția impusă de art. 293 alin. (1) C.proc.civ. Astfel, prin cerere nu se încearcă în nici un fel schimbarea dispozitivului sentinței pronunțate de Tribunalul București, ci modificarea unor considerente, care nu afectează în niciun fel hotărârea primei instanțe, de respingere în totalitate a acțiunii reclamantei.

Cu privire la apelul reclamantei, s-a apreciat că, în analiza capătului de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiată pe dispozițiile art. 8 din Legea nr. 129/1992, prima instanță a reținut judicios că nu se impune sancționarea prin anulare, față de posibilitatea folosirii desenului industrial în discuție pentru o gamă largă de produse (care nu sunt limitate la cele din clasa 29) și întrucât s-ar crea, indirect, în acest fel, o protecție extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă. Totodată, soluția contrară ar conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecției desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”.

Analizând capătul de cerere care viza anularea certificatului pentru înregistrarea cu rea credință și cu fraudarea legii, s-a constatat că demersul pârâtei a fost anterior notificărilor reclamantei, fiind justificat de promovarea și comercializarea produselor pârâtei sub denumirea

Frutisima

încă din 2005, astfel că se poate reține scopul acesteia de a-și proteja propriile drepturi de proprietate industrială, fără existența unei intenții de fraudare la data depunerii cererii de înregistrare a desenului, astfel cum a concluzionat și prima instanță.

Prima instanță, printr-o interpretare eronată a textului legal, a soluționat însă greșit, prin admiterea excepției inadmisibilității, capătul de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiat pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992. Astfel, s-a considerat că nerespectarea acestor dispoziții nu poate fi temei decât al opoziției la cererea de înregistrare a desenului industrial, limitată de termenul și procedura administrativă prealabilă înregistrării. În virtutea unei interpretări sistematice a textului de lege, validitatea înregistrării unui desen industrial, respectiv posibilitatea anulării acestuia, nu sunt determinate doar de nerespectarea condițiilor strict prevăzute prin capitolul II din Legea nr. 129/1992, ci și de alte dispoziții cuprinse în lege, după cum și de respectarea condițiilor generale de validitate ale actelor juridice în general. Totodată, ținând seama de caracterul facultativ al jurisdicțiilor speciale administrative (prevăzut de art. 21 alin. 4 din  Constituție),  titularul dreptului de proprietare industrială încălcat prin desenul industrial înregistrat are deschisă atât calea opoziției la înregistrare, cât și pe cea a unei acțiuni în anulare a desenului industrial, fiind eronat a se considera că protecția dreptului acestuia  poate fi limitată de termenul de 3 luni de formulare a opoziției la înregistrare. Legea nu condiționează exercițiul dreptului la acțiunea în anulare de către terțul interesat de parcurgerea etapelor de opoziție corespunzătoare procedurii administrative de înregistrare. Ca atare, existând posibilitatea desființării titlului de protecție pe calea judiciară a acțiunii în anulare, pentru motive mai numeroase decât desființarea pe calea revocării ori a opoziției, cererea întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 apare ca îndeplinind condițiile de admisibilitate.

Prin decizia nr. 6769/2012, Înalta Carte de Casație și Justiție a respins, ca nefondate, recursurile declarate de ambele părți împotriva deciziei menționate.

Pentru a decide astfel, Înalta Curte a apreciat că, față de împrejurarea că acțiunea în anulare a unui desen sau model industrial privește însăși înregistrarea acestora, mai exact respectarea condițiile prevăzute de lege pentru validitatea unei asemenea înregistrări și numai în mod indirect posibilitatea utilizării efective a unui desen sau model industrial în temeiul înregistrării existente, instanța este ținută să se pronunțe în limitele în care se confirmă motivele de nulitate invocate, putând dispune chiar anularea parțială a acestuia.

Cu toate acestea, a fost confirmată soluția instanței de apel cu referire la art. 8 din Legea nr. 129/1992, care prevede că recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor și cele referitoare la mărci, brevete de invenție, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate și concurența neloială.

Aceste dispoziții legale nu conțin în sine decât norme cu caracter general, care se reflectă într-un motiv de refuz de înregistrare, respectiv cel de la art. 25 alin. (3) lit. d), care prevede că cererea de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat - în acest fel fiind, de altfel, orientată critica de recurs aferentă.

Art. 45 din lege face referire la neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea protecției, ceea ce, formal, în structura legii, ar face trimitere la capitolul II - „Condiții pentru protecția desenelor și modelelor industriale”, respectiv art. 9-12. Totuși, dispozițiile acestui capitol nu sunt singurele  care vizează cerințele necesare pentru acordarea protecției, ceea ce înseamnă că referirea pârâtei în sensul că numai acesta cuprinde condițiile de acordare a protecției nu este în concordanță cu legea privită în ansamblul său. Astfel, în capitolul III al legii, intitulat „Înregistrarea și eliberarea titlului de protecție” se prevede că „Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă: (…..) d) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat”, ceea ce reprezintă tot o condiție de acordare a protecției, chiar dacă aceasta nu este cuprinsă, formal, în capitolul II al legii - neputându-se vorbi în acest context nici de o motivare contradictorie, din perspectiva criticii formulată de pârât.

Acest raționament este confirmat și de modificările legislative intervenite ulterior, în urma cărora art. 22 alin. (3) din aceeași lege prevede, în ipoteza încorporării într-un desen sau model, fără acordul titularului, a unei opere protejate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, sau a oricărui alt drept de proprietate industrială protejat (lit. c), nu numai că cererea de înregistrare a desenului sau a modelului va fi respinsă, dar chiar că înregistrarea va fi anulată pentru acest motiv.

S-a apreciat, în consecință, că, față de soluția dispusă de instanța de apel relativ la acest motiv de nulitate, care fixează limitele de dispunere de instanța de recurs, orice analiză privind drepturile în conflict excede cadrul procesual al litigiului.

Celelalte motive de recurs formulate de pârât X. au fost înlăturate ca nefondate, întrucât instanța de apel nu și-a depășit atribuțiile puterii judecătorești, pentru a fi atrasă incidența în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 4 C.proc.civ. în cauză nu s-a verificat neconcordanța unei dispoziții legale în vigoare cu Constituția României și nu s-a făcut vreo apreciere privind încălcarea legii fundamentale prin dispozițiile relevante ale Legii nr. 129/1992. Art. 21 alin. (4) din Constituție, care prevede că jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite, a fost reținut în mod greșit de instanța de apel, neavând relevanță în cauză, în condițiile în care argumentele pentru justificarea deciziei de apel fiind cele referitoare la motivul de nulitate apreciat ca necercetat în mod greșit și confirmate prin decizia de recurs. De altfel, în continuare instanța de apel a și reținut că legea nu condiționează exercițiul dreptului la acțiunea în anulare de către terțul interesat de parcurgerea etapelor de opoziție corespunzătoare procedurii administrative de înregistrare.

Prin decizia de recurs, s-a apreciat, totodată, că hotărârea nu a fost pronunțată cu greșita aplicare a legii și nu a încălcat dreptul asupra unui „bun”, în condițiile în care, în mod corect, a  calificat instanța de apel drept motiv de nulitate încălcarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. d) din lege, în forma în vigoare la data formulării cererii.

De asemenea, nepronunțarea de către instanța de apel cu privire la cheltuielile de judecată din apel nu este o omisiune care să afecteze legalitatea deciziei față de soluția pronunțată, acestea urmând să fie avute în vedere la rejudecarea cauzei.

În rejudecare, prin sentința nr. 2034 din 20.11.2013, Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei privind anularea desenului industrial al pârâtei, întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, dispunându-se obligarea reclamantei la plata sumei de 30.024 lei cu titlu de cheltuielilor de judecată către pârâtă, în apel și în rejudecare.

În motivarea sentinței, tribunalul a reținut că reclamanta este titulara mărcii internaționale „

Fruttis

” nr. 589780/1992, clasa 29, cu țară desemnată pentru protecție și România, iar în anul 2005, pe piața românească au apărut iaurturile produse de S.C. X. sub denumirea „

Frutisima

”, promovate intens prin campanii publicitare susținute. Prin decizia civilă nr. 859/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, s-a stabilit că prin folosirea semnului „

Frutisima

” pentru comercializarea de iaurturi, pârâta a imitat fraudulos marca „

Fruttis

” a reclamantei, în condiții susceptibile de a crea risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere pentru consumatori, iar S.C. X. S.R.L. a fost obligată să înceteze de îndată comercializarea și orice acte de folosire a denumirii „

Frutisima

” cu privire la produse din clasa 29.

Pentru respectarea principiului neretroactivității legii, cererea de anulare a desenului nr. 015970 nu poate fi întemeiată decât pe dispozițiile legale aplicabile la momentul examinării de către OSIM și al acordării protecției, respectiv Legea nr. 129/3992 în forma publicată în Monitorul Oficial al României nr. 193/2003, dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) în vigoare la momentul acordării protecției desenului nr. 015970 neputând fi interpretate prin raportare la forma actuală a textului legislativ.

Tribunalul a apreciat că, în cadrul analizării cererii de anulare a desenului în litigiu etichete „

Frutisima

”, apreciat de reclamantă ca fiind în conflict cu marca sa anterioară „Fruttis”, legea nu prevede analizarea unui risc de confuzie și asociere a desenului cu marca, având în vedere că riscul de confuzie și asociere este caracteristic situației conflictuale între două mărci și nu poate fi luat în discuție ca motiv de anulare, într-o cerere de anulare a unui desen. Explicația este aceea că destinația (funcția) unui desen este diferită de cea a unei mărci. Marca are drept funcție principală aceea de a deosebi produsele/serviciile unui comerciant de cele ale altor comercianți, pe când desenul reprezintă o caracteristică estetică exterioară a unui produs - în cazul în speță o etichetă. Desenul trebuie să fie nou și sa aibă caracter individual, acestea nefiind contestate de reclamantă.

În aprecierea corectă a conflictului dintre o marcă și un desen înregistrat, este necesar a determina întinderea protecției pentru fiecare obiect de proprietate industrială în parte. Astfel, caracteristicile mărcii se pot diferenția ușor de cele ale unui desen sau model industrial. Din punctul de vedere al obiectului pe care îl protejează, marca are în vedere orice semn susceptibil de reprezentare grafică raportat la anumite produse specificate în certificatul de înregistrare, în timp ce desenul sau modelul se referă la aspectul estetic exterior de ansamblu al unui produs sau al unei părți a acestuia. Prin marcă se pot proteja cuvinte (așadar semnificația acestora), în timp ce desenul sau modelul nu poate revendica protecție asupra semnificației unui element verbal. În ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea înregistrării, marca trebuie să fie un semn distinctiv, în timp ce desenul sau modelul industrial trebuie să îndeplinească condiția de noutate în raport cu toate desenele sau modelele industriale făcute public anterior datei de depunere a cererii de înregistrare. Prin urmare, atunci când se compară o marcă verbală anterioară cu un desen/model, reprezentarea grafică a desenului nu poate fi luată în considerare ca o marcă, ci ca un produs (în speță, etichete). Nu se analizează ponderea elementului verbal în reprezentarea grafică a desenului, ci trebuie luat în considerare ansamblul grafic ce reprezintă desenul, fără a înlătura sau separa elementele componente, cu luarea în considerare a impresiei artistice pe care o produce desenul respectiv. Elementele verbale nu beneficiază de protecție prin înregistrarea unui desen, așa încât funcția de diferențiere a mărcii este total diferită de funcția estetică a desenului/modelului. Chiar în decizia nr. 859/2007, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut de altfel că „marca și desenul industrial au funcții diferite", iar în speță, desenul ce face obiectul anulării a fost înregistrat pentru etichete.

În cauză, marca „

Fruttis

” are protecție pentru produse din clasa 29: „produse din lapte fermentat, în special iaurt, brânză și preparate din brânză; deserturi pe bază de lapte cu adaos de gelatină și/sau amidon; băuturi lactate fără alcool" și numai la aceste produse se referă protecția mărcii înregistrate pe cale internațională „

Fruttis

” de reclamantă și pentru care reclamanta ar putea fi îndreptățită să invoce dreptul anterior dat de înregistrarea acestei mărci. În opoziție, etichetele pentru care este înregistrat desenul nr. 015970 pot fi aplicate pe orice produs (spre exemplu: ceaiuri, fursecuri, sucuri etc.), deoarece rolul etichetei este acela de a oferi consumatorului orice fel de informații pe care comerciantul le consideră pertinente pentru atragerea consumatorului.

Prin etichetă comerciantul urmărește să atragă atenția consumatorului sau să îi descrie compoziția produsului sau poate doar aroma acestuia. Prin urmare, o etichetă cu caracter descriptiv poate fi protejată ca desen dacă îndeplinește condiția noutății și a caracterului individual, în timp ce o marcă nu poate fi descriptivă, în cauză, din punctul de vedere al posibilității de utilizare, protecția desenului înregistrat pentru etichete va fi întotdeauna mai largă decât cea obținută prin înregistrarea mărcii pentru produse lactate. Aceasta pentru că marca se referă la unul sau mai multe produse pentru care este înregistrată, în timp ce o etichetă poate fi aplicată pe orice fel de produs. În această situație întinderea protecției unui desen este mult mai largă decât întinderea protecției unei mărci.

Tribunalul a înlăturat ca neîntemeiată aprecierea reclamantei, în sensul că desenul a cărei anulare o solicită încorporează marca sa anterior înregistrată, deoarece elementul verbal în discuție nu este identic, iar faptul că există o hotărâre judecătorească irevocabilă prin care ICCJ a dispus interzicerea utilizării de către X. a denumirii „

Frutisima

” nu poate fi reținut ca temei pentru a anularea desenului nr. 019570, deoarece protecția desenului este mult mai largă.

Tribunalul a reținut, totodată, cu privire la aplicarea art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 ceea ce au reținut instanțele din primul ciclu procesual, referitor la limita protecției dreptului anterior asupra mărcii „Fruttis” în cauză, stabilind că..." nu se impune sancționarea prin anulare, față de posibilitatea folosirii desenului industrial în discuție pentru o gamă largă de produse (care nu sunt limitate la clasa 29) și întrucât s-ar crea în mod indirect în acest fel o protecție extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă", iar ...”soluția contrară ar conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecției desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”, precum și faptul că „nu se poate reține de la început existența unei vătămări a drepturilor protejate ale reclamantei, cu atât mai mult cu cât eventualitatea aplicării desenului industrial pe etichetele iaurturilor pârâtei nu comportă aspecte de validitate a certificatului, ci intră în sfera modalității de folosire practică a desenului”.

Reținând astfel că desenul „

Frutisima

" produce o impresie de ansamblu diferită de orice alt drept anterior cu privire la marca „

Fruttis

” a reclamantei, neexistând nici risc de confuzie în speță cu marca anterioară, întrucât produsele pe care se aplică semnele sunt diferite, iar semnele sunt de asemenea diferite, tribunalul a înlăturat susținerile reclamantei din cererea de chemare în judecată și a respins cererea de anulare a reclamantei, întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin.(3) lit. d) din legea 129/1992 ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 532 din 11.12.2014, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a admis apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinței menționate, a schimbat în tot sentința și, în consecință, a admis cererea, a anulat înregistrarea ce formează obiect al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial eliberat la data de 17.05.2005 și a dispus radierea înregistrării desenului sau modelului industrial ce face obiectul certificatului de înregistrare menționat din Registrul național al desenelor și modelelor industriale; a obligat pe intimata - pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în fond și apel în cuantum de 15.000 euro către apelanta – reclamantă și a respins cererea intimatei - pârâte de obligare a apelantei - reclamante la cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a constatat următoarele:

Pentru a respinge acțiunea în anularea desenului industrial, prima instanță a pornit raționamentul său de la împrejurarea că semnificația, funcția (destinația) și condițiile de înregistrare ale unui desen/model industrial sunt diferite de cele ale unei mărci: desenul/modelul industrial privește aspectul estetic exterior de ansamblu al unui produs, în timp ce marca are în vedere orice semn susceptibil de reprezentare grafică având funcția de a deosebi produsele/serviciile unui comerciant de cele ale altor comercianți; în primul caz, în vederea înregistrării, este necesară îndeplinirea condiției noutății în raport de toate desenele/modelele industriale făcute publice anterior datei de depunere a cererii, în timp ce în cazul mărcii este necesară îndeplinirea cerinței distinctivității; în cauză, noutatea și caracterul individual ale desenului nu au fost contestate.

Tribunalul a subliniat că, în cazul mărcii, se pot proteja cuvinte (inclusiv semnificația acestora), în timp ce desenul/modelul industrial nu conferă protecție asupra unui element verbal sau semnificației acestuia, funcția de diferențiere a mărcii fiind total diferită de funcția estetică a desenului/modelului industrial.

Instanța de apel a apreciat că aceste premise sunt corecte, deoarece, pe de o parte, din perspectiva condițiilor de înregistrare a desenului industrial prevăzute de art. 9 -12 din Legea nr. 129/1992 (în limitele în care are loc rejudecarea litigiului după primul ciclu procesual), sunt îndeplinite cerințele noutății și a caracterului individual, iar, pe de altă parte, marca și desenul/modelul industrial au funcții diferite și, spre deosebire de marcă, desenul /modelul industrial nu protejează un element verbal.

Instanța de apel a constatat, însă, că este nelegal modul în care premisele arătate au fost valorificate și interpretate de prima instanță.

Astfel, în analiza validității înregistrării desenului industrial în discuție din perspectiva  respectării cerințelor art. 25  alin. (3)  lit.  d)  din Legea nr. 129/1992 (în forma în vigoare în anul 2005), interesează nu atât asupra căror elemente din desen obține protecție solicitantul și întinderea acestei protecții, cât, mai cu seamă, dacă nu se încalcă, printr-un element al desenului/modelului, fie el și neprotejat în sine, ca atare, un drept de proprietate industrială protejat al altuia sau o operă protejată de dreptul de autor aparținând altuia.

Cu alte cuvinte, în analiza respectării art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 este mai puțin importantă întinderea protecției urmărite de solicitantul înregistrării desenului/modelului, cât, mai ales, întinderea protecției celuilalt, a protecției pe care o are terțul titular al dreptului de proprietate industrială pretins încălcat.

În acest sens, încorporarea, spre pildă, într-un desen/model industrial a reproducerii unei opere de artă grafică sau plastică, deși va îndeplini cerințele noutății, a caracterului individual etc., reglementate de art. 9 și urm. din Legea nr. 129/1992, totuși, nu mai puțin, le va încălca pe cele prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. d) din aceeași lege, în absența consimțământului titularului dreptului de autor.

În chip similar, încorporarea într-un desen/model industrial a unui semn/element verbal ce face obiectul protecției conferite unui terț de drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci fără consimțământul titularului mărcii, va fi considerată ca încălcând dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 și, prin extensie, a unei condiții de validitate a înregistrării.

Așa cum subliniază și apelanta, în chestiunea supusă judecății, faptul că funcția unui desen industrial este diferită de cea a unei mărci nu înseamnă că analiza condițiilor de validitate a înregistrării desenului/modelului se va face doar prin raportare la îndeplinirea condiției noutății față de desene/modele anterioare sau cea a caracterului individual (cerință specifică acestui domeniu), de vreme ce, prin art. 25 alin. (3) lit. d), legea însăși prefigurează posibilitatea unui conflict cu un alt drept de proprietate industrială, cum ar fi dreptul la marcă și instituie un cadru și o regulă de rezolvare a acestuia; în acest cadru trebuie făcută analiza în prezentul litigiu.

Ducând mai departe raționamentul, curtea a considerat că, atunci când se verifică incidența art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, în sensul de a se analiza în ce măsură un desen/model industrial încorporează un drept la marcă al unui terț, se verifică, de fapt, dacă dreptul terțului la protecția mărcii înregistrate este afectat prin desenul reclamat, ceea ce împiedică, de facto, utilizarea în desen a semnului întocmai celui ce constituie marcă sau a unui semn similar, implicând produse identice sau similare și existența unei posibilități/risc reale de confuzie.

Încorporarea presupune regăsirea în compoziția desenului/modelului a unui semn identic sau similar mărcii și riscul obiectiv ca desenul să poată căpăta, voit sau autonom, funcții similare mărcii, afectând marca în chip similar conflictului de mărci avut în vedere de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

În concret, dreptul de proprietate industrială ce se solicită de către reclamantă a fi protejat prin prezenta acțiune în anularea desenului industrial al pârâtei, cu care pretinde că intră în conflict, este dreptul asupra mărcii internaționale „

Fruttis

” înregistrată în 1992 pentru produse clasa 29 (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză și preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată și/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool), cu țară desemnată pentru protecție și România, iar elementul din desenul pârâtei ce se reclamă a încorpora dreptul reclamantei de protecție a mărcii „

Fruttis

” este elementul grafic verbal „

Frutisima

”, desenul industrial denumit „Etichete „Frutisima” fiind înregistrat pentru clasa 19-08 potrivit clasificării de la Locarno, respectiv „papetărie și articole pentru birou”, subclasa „alte materiale tipărite”.

În ceea ce privește analiza în concret a condițiilor de validitate a înregistrării desenului industrial în discuție din perspectiva art. 25 alin. (3) lit. d), instanța de apel a remarcat, în primul rând, că, din punctul de vedere al similarității semnului/elementului verbal „

Frutisima

” cu marca „

Fruttis

” și al riscului de confuzie, în contextul în care semnele în conflict ar viza produse din aceeași clasă (clasa 29), similaritatea și riscul de confuzie, incluzând riscul de asociere pentru consumatori, au fost stabilite cu putere de lucru judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia nr. 859/2008 dată într-un litigiu purtat între aceleași părți, astfel încât o nouă luare în dezbatere a unei chestiuni irevocabil rezolvate nu mai poate fi acceptată.

În al doilea rând, din punctul de vedere al posibilității plauzibile ca elementul încorporat de pârâtă în desenul său industrial și reclamat ca încălcând dreptul la marcă al reclamantei să poată fi perceput ca marca, s-a constatat că în desenul industrial analizat se regăsește un element grafic verbal, „

Frutisima

”, în condițiile în care, dacă se ține seama de definiția dată de art. 2 lit. d) din Legea nr. 129/1992 desenului industrial, elementele verbale, cuvintele, nu sunt elemente nici de esența, nici de natura unui desen (legea vorbește despre linii, culori, formă, textură, ornamentație); fără a exclude, de plano, posibilitatea regăsirii unui cuvânt într-un desen industrial, trebuie observat că, totuși, cuvintele țin, în schimb, de natura semnelor ce pot constitui mărci, potrivit definiției legale, ceea ce atrage concluzia curții că este plauzibil și rezonabil a aprecia că există un risc real ca desenul să fie perceput de consumatorii produselor etichetate ca având funcția de marcă.

În fine, legat de produsele vizate de marca reclamantei, pe de o parte, respectiv de desenul pârâtei, de cealaltă parte, s-a constatat că reclamanta și-a înregistrat marca pentru produse din clasa 29 în clasificarea de la Nisa (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză și preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată și/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool), în timp ce pârâta și-a înregistrat desenul industrial pentru clasa 19-08 în clasificarea de la Locarno - „papetărie și articole pentru birou - alte materiale tipărite", desen intitulat „etichete „

Frutisima

”, dar cu mențiunea, în cuprinsul cererii de înregistrare, că acesta urmează să fie util și pentru „ambalaje produse alimentare”, ceea ce deja apropie de produsele vizate de marca reclamantei categoria produselor vizate de a fi ambalate cu etichete tipărite cu un desen industrial cuprinzând un element verbal ce îl fac susceptibil de a fi perceput ca marcă „

Frutisima

”) și cu privire la care s-a reținut similaritatea cu marca reclamantei „

Fruttis

").

Curtea a reținut, totodată, drept aspecte relevante în cauză faptul că reclamanta și pârâta sunt competitori direcți pe piața unor produse din aceeași clasă (produse pe bază de lapte), că pentru elementul litigios reclamat ca fiind încorporat în desenul pârâtei „

Frutisima

”) s-a încercat deja, de către aceasta, a fi înregistrat ca marcă pentru aceeași clasă de produse pentru care reclamanta deține marca „

Fruttis

” și cu privire la care deja au existat litigii rezolvate în favoarea celei din urmă.

În acest context și ținând cont și de împrejurarea că pârâta a utilizat deja semnul în discuție „

Frutisima

" (cuprins și în desen) pe produsele sale din iaurt și a solicitat spre înregistrare desenul industrial „etichete „

Frutisima

" în aceeași perioadă (și, deci, în conjuncție) cu cererea de înregistrare a mărcii „

Frutisima

", existând, prin urmare, o legătură între cele două în promovarea unor produse din clasa pentru care reclamanta înregistrase marca „

Fruttis

", instanța de apel a conchis în sensul că, prin cuprinderea într-un desen cu funcția de etichetă/ambalaj pentru produse alimentare a unui semn grafic verbal („

Frutisima

”) similar mărcii reclamantei („

Fruttis

"), ceea ce generează în chip obiectiv riscul de percepție a acestui element al etichetei ca marcă și cu riscul real și plauzibil de utilizare a etichetei pe produse similare celor ale reclamantei, este îndeplinită ipoteza încorporării de către desenul pârâtei a semnului ce face obiectul protecției dreptului reclamantei la marca „

Fruttis

”.

Curtea a menționat că a luat în calcul și teza (sustenabilă) potrivit căreia „nu se poate reține de la început existența unei vătămări a drepturilor protejate ale reclamantei,... eventualitatea aplicării desenului industrial pe etichetele iaurturilor pârâtei nu comportă aspecte de validitate a certificatului ci intră în sfera modalității de folosire practică a desenului”, însă a considerat că nu este de natură a schimba cele stabilite anterior.

Art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 sancționează încorporarea într-un desen industrial, fără consimțământul titularului, a unui alt drept de proprietate industrială independent de modul de utilizare practică a desenului, prin simplul fapt că include/încorporează, latent, potențial, ceva ce se suprapune/identifică cu ceea ce este protejat în dreptul de proprietate industrial concurent, deci simpla existență a posibilității de utilizare a desenului ce cuprinde semnul similar mărcii într-un mod care ar încălca dreptul la marcă echivalează cu încorporarea acestuia.

Dacă s-ar privi utilizarea în concret, în fapt, în chip păgubitor pentru titularul mărcii, a desenului drept condiție pentru a sancționa pe titularul desenului industrial nu doar că s-ar lipsi de eficacitate textul art. 25 alin. (3) lit. d) (modalitate de interpretare neacceptabilă), ci s-ar crea și posibilitatea unor situații riscante juridic: a respinge o acțiune în anulare, lăsând la îndemâna reclamantei căi judiciare incerte și discutabile (este neclar rezultatul unei acțiuni a reclamantei similare celei în contrafacere în ipoteza în care pârâta va utiliza eticheta

Frutisima

pe ambalajul produselor pe bază de lapte în temeiul unui desen industrial legal înregistrat sau dacă, similar situației unei acțiuni în contrafacere exercitată împotriva titularului unei mărci la rândul său înregistrată nu se va conchide în sensul unei inadmisibilități și a necesității unei acțiuni în anulare, caz în care nu s-ar ajunge decât la repetarea unei căi încă de pe acum deschisă; în aceleași condiții, este incert rezultatul pe care l-ar obține reclamanta dacă, urmare a eventualei utilizări de către pârâtă a etichetei „

Frutisima

” ca desen industrial legal înregistrat, aplicat pe ambalajul unor produse pe bază de lapte - iaurt de fructe, ar încerca să invoce protecția obținută prin hotărârile anterioare obținute în litigii referitoare la mărci).

Față de aceste considerente, instanța de apel a dispus anularea înregistrării ce formează obiect al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial nr. 015970 eliberat la data de 17.05.2005 și a radierii înregistrării desenului sau modelului industrial ce face obiectul certificatului de înregistrare menționat din Registrul național al desenelor și modelelor industriale.

În urma soluției dispuse, în baza art. 274 și urm. C.proc.civ., a acordat apelantei reclamante cheltuielile făcute în primă instanță și apel (onorarii avocat).

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 304 pct. 9 C.proc.civ., după cum urmează:

I. Instanța de apel a interpretat nelegal noțiunea de „încorporare a unui drept anterior”, prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992.

Atunci când a analizat validitatea desenului industrial ce face obiectul prezentei cauze, curtea de apel, deși a acceptat în mod declarativ că se aplică criteriul încorporării unui drept anterior (speciile desenelor industriale), în concret, interpretarea pe care a dat-o acestui criteriu este proprie unui alt drept de proprietate intelectuală, dreptul la marcă, concluzionând că „dreptul la marcă instituie un cadru și o regulă de rezolvare a acestuia; în acest cadru trebuie făcută analiza în prezentul litigiu”; „Încorporarea presupune regăsirea în compoziția desenului/modelului a unui semn identic sau similar mărcii și riscul obiectiv ca desenul să poată căpăta, voit sau autonom, funcții similare mărcii, afectând marca în chip similar conflictului de mărci avut în vedere de art. 6 alin. (10 din Legea nr. 84/1998”.

Procedând astfel, instanța de apel a substituit criteriul încorporării cu cel al riscului de confuzie specific mărcilor și, ca urmare a acestei abordări, toată analiza ulterioară efectuată de instanța de apel, specifică unui text de lege străin cauzei (art. 6 (1) din Legea nr. 84/1998) este vădit nelegală.

Aceste două criterii se deosebesc esențial, determinat de obiectul înregistrării celor două drepturi, respectiv de funcția/scopul celor două drepturi.

Astfel, în timp ce marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, raportat la serviciile desemnate în certificat, desenul industrial se referă la aspectul estetic exterior, de ansamblu, al unui produs sau al unei părți a acestuia. Prin marcă se pot proteja cuvinte (semnificația acestora), în timp ce desenul industrial nu poate revendica protecție asupra semnificației unui cuvânt.

Pe de altă parte, funcția estetică, specifică unui desen industrial, prin raportare la impresia de ansamblu conferită de acesta, este diferită de funcția unei mărci de „deosebire a produselor și serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele și serviciile altor persoane”.

Curtea de apel, deși a acceptat că marca și desenul industrial au funcții diferite și că, spre deosebire de marcă, desenul/modelul nu protejează un element verbal, nu a dat eficiență juridică acestor funcții, pentru argumentul, nefundamentat juridic, că „încorporarea” ar trebui interpretată și analiza conflictului transferată în domeniul specific al mărcilor.

Instanța de apel a pierdut din vedere că textul legal relevant pentru verificarea validității desenului industrial în raport cu un drept de proprietate intelectuală anterior, anume art. 25 alin. (3) lit. d), nu implică în vreo situație aplicarea testului privind situarea desenului industrial în limita de protecție a unui alt drept de proprietate intelectuală anterior. Practic, trecerea legislativă către această abordare a unui conflict cu un drept anterior a intervenit odată cu modificarea din 2007 a Legii nr. 129/1992, când s-a introdus în lege art. 22 alin. (3) lit. g).

Drept urmare, termenul de „încorporare" ar fi trebuit aplicat de către instanța de apel în strânsă legătură cu definiția și exercițiul unui desen industrial, toate subsumate testului impresiei de ansamblu pe care o produce, anume dacă diferența dintre semnele în conflict este dată exclusiv de elemente nesemnificative. Așadar, testul „încorporării” urmărește protejarea funcției estetice, artistice, verificându-se dacă semnele produc aceeași impresie de ansamblu, iar diferențele dintre semne sunt detalii nesemnificative.

Instanța de apel nu a verificat niciunul dintre aceste aspecte. Contrar celor reținute de către curtea de apel, „încorporarea" nu pune în discuție similarități auditive, conceptuale, desprinse din cuvintele conținute, deoarece analiza specifică încorporării are în vedere doar aspectul analizei vizuale, a esteticii și reprezentărilor grafice. Cuvintele sunt percepute prin aspectul lor grafic. Din acest punct de vedere, este vădit nelegală analiza similarității dintre semne, a riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere.

Rezultatul verificării conflictului în cazul de față, conform legii desenelor industriale, este acela că desenul industrial „Etichete” nu încorporează niciun cuvânt alcătuit din caractere „normale”, specifice mărcilor verbale, ci reprezintă un ansamblu de linii și contururi care sugerează abundența fructelor, urmând a avea importanță în analiza din punct de vedere estetic, în cadrul ansamblului grafic ce reprezintă desenul.

În acest sens sunt și concluziile jurisprudenței citate chiar de către partea adversă (decizia ÎCCJ nr. 7939/2007), prin care se arată: „comparația fonetică la care se referă recurenta nu este pertinentă cauzei - având ca obiect anularea înregistrării unui desen industrial -, deoarece nu se analizează conflictul dintre două semne apte de a fi percepute și pe cale auditivă, ci conflictul dintre un desen industrial - apt de a fi perceput doar vizual prin natura sa - și o marcă verbală cu element figurativ”, „(...) pentru a se putea stabili dacă acestea diferă sau nu sub aspectul detaliilor semnificative”.

Fruttis

”, în afara specialității dreptului (art. 6 și art. 36 din Legea nr. 84/1998), încălcându-se limitele stabilite în mod irevocabil prin deciziile pronunțate în primul ciclu procesual.

Ca o consecință a interpretării nelegale a noțiunii de „încorporare” specifică Legii nr. 129/1992, instanța de apel a considerat că, prin regăsirea unui semn similar în „compoziția” desenului industrial, obiectul și funcția specifice unui desen industrial sunt înlocuite cu cele specifice unei mărci, iar analiza validității dreptului la desen ar trebui să se verifice în mod similar cu art. 6 alin. (1) din Legea mărcilor.

Procedând astfel, în aplicarea criteriului riscului de confuzie (specific mărcilor), cu ocazia analizei validității înregistrării unui desen industrial, instanța de apel a conferit dreptului la marcă o protecție extinsă, dincolo de limitele specializării acestui drept.

Prin această abordare, instanța de apel a încălcat implicit și limitele impuse de judecata dezlegată în primul ciclu procesual, atunci când Înalta Curte, menținând soluția Curții de Apel București, a stabilit că cele două drepturi în conflict au protecții diferite. În concret, instanțele din primul ciclu procesual au apreciat că o protecție mai largă acordată mărcii anterioare ar limita beneficiul protecției dreptului la desen industrial, arătându-se și limitele protecției dreptului anterior asupra mărcii „

Fruttis

” în prezentul litigiu, totodată, că validitatea desenului industrial ar trebui să se raporteze la produsele desemnate prin certificatul de înregistrare a desenului industrial și nu prin raportare la acte de folosință ulterioară a desenului.

Astfel, curtea de apel a încălcat flagrant aceste limite ale rejudecării și a acordat protecție mărcii