ÎCCJ, decizie (scj.ro #82045)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #82045) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Conflict dintre un desen

industrial, apt de a fi perceput doar vizual  și o marcă

verbală cu element figurativ

.

Similaritate conceptuală.

Cuprins pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale.

Desen industrial. Marcă. Conflict între desenul industrial și

marcă. Analiza similarității

semnelor în cadrul procedurii judiciare.

Index alfabetic :

Dreptul proprietății intelectuale.

-

Conflict între desen industrial și

marcă.

-

Semne similare.

Legea nr.129/1992 : art.2 lit. d; art. 9;

art.25

alin. (3) lit.d;

art.45

Instanțele au stabilit că pe etichetele

înregistrate de pârâtă cu desene industriale și destinate a fi

aplicate pe sticle, conținând băuturi alcoolice, se află semnele

R22 și, respectiv R24,  care sunt similare cu marca R26, verbală

cu element figurativ, înregistrată de reclamantă pentru mai multe

clase de produse și servicii, printre care și clasa 33-băuturi

alcoolice.

Concluzia că semnele sunt similare este

corectă, față de împrejurarea că elementul verbal al

mărcii este parțial identic cu cel conținut de cele două

desene, fiind reprodusă litera R, iar numerele alăturate acestei

litere, și anume 22, 24 în cazul desenelor și, respectiv 26 în cazul

mărcii, diferă doar prin cea de-a doua cifră, acest detaliu

fiind nesemnificativ.

Puternica similaritate conceptuală a semnelor în litigiu, face

nesemnificative diferențele de ordin grafic, în special având în vedere

că rareori consumatorul are ocazia de a confrunta direct semnele și

de cele mai multe ori trebuie să se încreadă în imaginea

imperfectă pe care o păstrează în minte cu privire la acestea.

Comparația fonetică, la care se referă recurenta, nu este

pertinentă cauzei, deoarece nu se analizează conflictul dintre

două semne apte de a fi percepute și pe cale auditivă, ci

conflictul dintre un desen industrial – apt de a fi perceput doar vizual prin

natura sa – și o marcă verbală cu element figurativ.

ICCJ, Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia civilă

nr.

7939 din 23 noiembrie 2007

Prin cererea înregistrată la 31

noiembrie 2004 pe rolul Tribunalului Comercial Cluj, astfel cum a fost ulterior

modificată, reclamanta S.C. P. S.A. a chemat în judecată pe

pârâții S.C. B. S.R.L., S.C. V. G. S.R.L. și Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci – O.S.I.M., solicitând instanței să

dispună anularea parțială a certificatul de înregistrare a

desenului industrial nr.013220 emis de O.S.I.M. pe numele celei dintâi pârâte

la 4 decembrie 2003, cu privire la desenele cu nr.3 și nr. 4 din anexa la

certificat.

În motivarea acestei cereri, s-a arătat că reclamanta este titulara

mărcilor nr.43515, „R 26” și nr.47239, „V 33”, iar pârâta a

înregistrat și folosit în activitatea sa comercială pentru

producția și desfacerea de băuturi alcoolice, desenele

înregistrate la O.S.I.M. care cuprind semnele „R 22” și „R 24”.

Prin încheierea nr.484 din 6 aprilie 2005, Tribunalul Comercial Cluj a admis

excepția necompetenței materiale acestei instanțe și a

declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului

București.

Prin cererea depusă la dosar la data de 30 iunie

2006, reclamanta a arătat că înțelege să cheme în

judecată doar pe pârâții O.S.I.M. și S.C. B. S.R.L., deoarece

aceasta din urmă este titulara certificatului a cărui anulare se

solicită, nu și pe S.C. V. S.R.L.

Prin sentința civilă nr.1371 din 24 noiembrie 2005, Tribunalul

București, secția a V-a civilă a admis acțiunea, a anulat

în parte certificatul de înregistrare eliberat de O.S.I.M. pe numele pârâtei

S.C. B. S.R.L. cu nr.013220 pentru desenele enumerate în anexă la

pozițiile 3 și 4, respectiv pentru desenele având denumirile „R 22”

și „R 24”.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut

următoarele:

Reclamanta este titulara mărcilor înregistrate „R26” și „V33”, iar

pârâta S.C. B S.R.L a înregistrat în scopul folosirii în activitatea sa

comercială, pentru producția și desfacerea de băuturi

alcoolice, desenele constând în etichete, care cuprind semnele „R24” și

„R22”.

Reprezentând aspectul exterior al unei părți a produsului,

redată îndouă dimensiuni și fiind, totodată, rezultatul

combinației dintre principalele caracteristici, eticheta îndeplinește

condițiile prevăzute de art.2 lit. d din Legea nr.129/1992 pentru a

putea fi înregistrată ca desen industrial.

S-a mai reținut că, în cauză, nu poate fi avut în vedere

argumentul de drept comparat, potrivit căruia, în dreptul francez,

etichetele sunt incluse în categoria mărcilor, atâta vreme cât

legislația relevantă în România este diferită, iar, pe de

altă parte, practica judiciară nu a cristalizat astfel de

opțiuni.

Cât privește îndeplinirea condiției noutății prevăzute

de art.9 din Legea nr.129/1992, tribunalul a reținut că desenul

pârâtei a fost înregistrat ulterior mărcilor al căror titular este

reclamanta, iar, în cauză, nu se poate reține că acesta este

original și prin aceasta nou, câtă vreme folosește aceeași

alăturare a două cifre și a literei R.

Întrucât etichetele sunt destinate să identifice produsele, precum și

producătorul lor, tribunalul a apreciat ca fiind potrivită analiza

similarității semnelor, criterii pe care practica judiciară le-a

cristalizat în situația analizei similarității și riscului

de confuzie a mărcilor.

În acest sens, s-a apreciat că diferențele vizuale și fonetice

sunt minime, câtă vreme forma este aceeași, respectiv o literă

scrisă cu majusculă urmată de două cifre dintre care prima

este tot „2”.

A fost respinsă apărarea pârâtei în sensul că forma grafică

a etichetelor înregistrate de către aceasta este diferită de cea a

mărcilor pârâtei, câtă vreme alăturarea literei și a

cifrelor este elementul definitoriu nu doar al mărcii, ci și al

modelului industrial.

S-a concluzionat în sensul că nu se poate reține faptul că forma

grafică conferă distinctivitate.

Prin decizia civilă nr.2A din 16 ianuarie 2007,

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul

declarat de pârâta S.C. B. S.R.L împotriva sentinței tribunalului.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a

avut în vedere următoarele considerente:

Reclamanta și-a întemeiat, în drept, cererea de anulare parțială

a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial pe

dispozițiile art.45 și art.9 din Legea nr.129/1992.

Condiția prevăzută de art. 9 din lege, respectiv ca obiectul

protecției să îl constituie un desen sau model industrial, în sensul

prevederilor art.2, nu a fost invocată de către reclamantă în

cuprinsul cererii de chemare în judecata drept cauză de nulitate,

făcându-se însă referiri la aceste prevederi în cuprinsul

concluziilor scrise.

Prin urmare, cum reclamanta nu și-a completat acțiunea în fața

primei instanțe cu acest motiv de nulitate, nu se impunea analiza acestor

critici formulate prin notele scrise.

Cerința noutății  este

definită în cuprinsul dispozițiilor art.2 din lege, în sensul că

aceasta este îndeplinită în situația în care niciun desen sau model

industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a

cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea,

înaintea datei de prioritate.

Sunt considerate prin lege ca fiind

identice, modelele sau desenele

industriale ale căror trăsături

diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative.

Reclamanta este titulara unui drept de proprietate asupra mărcilor

„R 26” și „V 33”, însă cum acestea poartă asupra unui element

figurativ, se încadrează în ipotezele reglementate de dispozițiile

art.9 din lege, aspect care, de altfel, nu a fost contestat nici de către

apelanta pârâtă.

Astfel, în mod corect, a reținut tribunalul că, în cauză, se

impune analiza similarității semnelor protejate prin intermediul

mărcilor deținute de reclamantă și, respectiv, al desenelor

industriale deținute de pârâtă, pentru a se putea stabili dacă

acestea diferă sau nu sub aspectul detaliilor semnificative.

Este nefondată critica apelantei în sensul că cele două

desene industriale prezintă suficiente elemente definitorii, pe lângă

gruparea „R 22” si „R 24”, ce conferă noutate acestora, având în vedere

că semnul protejat de către reclamantă, „R 26”, este

regăsit aproape în totalitate în cuprinsul acestor desene industriale,

diferențele vizuale fiind minime, datorită faptului că elementul

central al etichetelor îl reprezintă aceste elemente figurative, iar

mențiunile invocate de pârâtă - „Biami” și „băutură

spirtoasă” - nu pot fi considerate ca fiind detalii semnificative,

față de poziția marginală a denumirii producătorului,

reprezentată cu litere de dimensiuni foarte reduse, raportat la elementul

figurativ central; în ceea ce privește cel de-al doilea element, acesta nu

poate fi de asemenea reținut ca aducător de noutate, câtă vreme

reclamanta a primit protecție prin intermediul mărcilor pe care le

deține asupra aceleiași categorie de produse.

Referitor la denumirea de origine, aceasta este menționată în

cuprinsul etichetelor cu litere mici, foarte greu lizibile, acest element

reprezentând în mod evident un detaliu nesemnificativ, ce nu poate conferi

noutate.

De altfel, comparația sugerată de apelantă nu poate fi

făcută între denumirea de origine „Marsa” sau „Cluj-Napoca” și,

respectiv, între denumirile producătorilor „Prodvinalco” și „Biami”,

câtă vreme reclamanta are protejat în cadrul mărcii sale doar

elementul figurativ „R 26” , fără alte mențiuni.

Este evident că cele două desene industriale sunt denumiri fanteziste,

însă acest caracter îl are și semnul protejat prin marca reclamantei,

astfel încât comparația trebuie să evidențieze dacă

există alte elemente definitorii conținute de desenele industriale,

care să confere acestora caracter nou, fapt ce nu a putut fi dovedit în

cauză de către pârâtă.

Și diferențele fonetice sunt minime, întrucât forma verbală

pentru produsele pârâtei este „R 22” și „R 24”, și nu „Biami R 22

băuturi spirtoase”, astfel cum susține apelanta.

Curtea a mai reținut și incidența prevederilor art.9 din Legea

nr.129/1992, în sensul că elementul figurativ, ce face obiectul

protecției mărcii deținute de către reclamantă, a fost

făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare de

către pârâtă, iar impresia globală este aceeași cu cea a

semnelor protejate de pârâtă.

Împotriva deciziei

a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L., invocând, în drept, dispozițiile

art.304 pct. 9 C.proc.civ.

În dezvoltarea

acestui motiv de recurs, pârâta susține că, în mod greșit, s-a

reținut de către instanța de apel asemănarea semnelor

protejate de părțile litigante și, respectiv, lipsa caracterului

individual al desenelor industriale a căror anulare s-a solicitat.

Instanța de recurs era datoare să analizeze nu semnele în sine, ci

prin raportare la produsele sau serviciile cărora li se aplică

și la publicul consumator.

Instanța trebuia să aibă în

vedere caracterul complex al semnelor protejate de pârâtă, deoarece

acestea cuprind, pe lângă semnul R24 și, respectiv, R22 și

denumirea producătorului, denumirea și tipul produsului, ceea ce

înlătură riscul de confuzie în rândul consumatorilor.

Instanța nu a analizat din punct de

vedere vizual semnele în litigiu, numerele care sunt alăturate literei R

fiind diferite în cadrul desenelor industriale față de cele din

cadrul mărcii; astfel, 22 și 24 sunt diferite de 26.

Totodată, au fost ignorate și

diferențele de ordin fonetic, date de aceleași numere diferite

alăturate literei R.

Și din punct de vedere grafic semnele

diferă, date fiind tipul caracterelor și cifrelor utilizate.

Toate

diferențele evidențiate conferă desenelor industriale un

caracter individual, ceea ce face ca anularea acestora să fie

nelegală.

Recursul a fost găsit ca nefondat și a fost

respins pentru următoarele considerente:

Ceea ce s-a invocat, în motivarea cererii de chemare în

judecată, a fost faptul că înregistrarea celor două desene

industriale de către pârâtă – etichetele 3 și 4 din anexa la

certificatul nr.013220 emis de O.S.I.M.- încalcă dreptul reclamantei

asupra mărcilor anterior înregistrate, în sensul că desenele

industriale încorporează un alt drept de proprietate industrială

protejat.

Pentru verificarea realității acestei

susțineri, era esențial să se compare semnele în litigiu, ceea

ce atât tribunalul cât și curtea de apel au și făcut.

Contrar susținerilor recurentei, instanțele au

ținut seama de toate criteriile pertinente unei atare comparații

și au stabilit că pe etichetele înregistrate de pârâtă și

destinate a fi aplicate pe sticle conținând băuturi alcoolice se

află semnele R22 și, respectiv R24,  care sunt similare cu marca

R26, verbală cu element figurativ, înregistrată de reclamantă

pentru mai multe

clase de produse și servicii, printre care și

clasa 33-băuturi alcoolice.

Concluzia că semnele sunt similare este

corectă, față de împrejurarea că elementul verbal al

mărcii este parțial identic cu cel conținut de cele două

desene, fiind reprodusă litera R, iar numerele alăturate acestei

litere, și anume 22, 24 în cazul desenelor și, respectiv 26 în cazul

mărcii, diferă doar prin cea de-a doua cifră, acest detaliu

fiind nesemnificativ.

Astfel, consumatorul mediu, confruntat cu produse pe care

s-ar găsi aplicate semnele în litigiu, chiar dacă ar sesiza

diferența de o cifră dintre acestea ar putea crede, dată fiind

asemănarea celorlalte elemente, că sunt produse care provin de la

același producător.

Cu alte cuvinte, ar putea crede că producătorul băuturilor

alcoolice marcate R26 este unul și același cu producătorul

băuturilor alcoolice pe a căror etichetă de află semnul R22

sau R24.

Puternica similaritate conceptuală a semnelor în litigiu face

nesemnificative diferențele de ordin grafic, în special având în vedere

că rareori consumatorul are ocazia de a confrunta direct semnele și

de cele mai multe ori trebuie să se încreadă în imaginea

imperfectă pe care o păstrează în minte cu privire la acestea.

Comparația fonetică, la care se referă recurenta, nu este

pertinentă cauzei, deoarece nu se analizează conflictul dintre

două semne apte de a fi percepute și pe cale auditivă, ci

conflictul dintre un desen industrial – apt de a fi perceput doar vizual prin

natura sa – și o marcă verbală cu element figurativ.

Având în vedere toate aceste considerente, concluzia similarității

desenelor industriale cu marca este corectă, ca și soluția de

anulare parțială a certificatului de înregistrare a desenelor în

litigiu.

În ceea ce

privește temeiul juridic aplicabil situației de fapt reținute,

trebuie precizat că acesta este art.25 alin.(3) lit.d din Legea

nr.129/1992, care interzice înregistrarea desenului sau a modelului industrial

care încorporează, fără acordul titularului, orice alt drept de proprietate

industrială anterior protejat, dreptul la marcă fiind unul dintre

acestea.

Incidența

dispozițiilor art.25 alin. (3) lit. a cu referire la art. 9 din lege a

fost greșit reținută de ambele instanțe, deoarece

condiția de registrabilitate a noutății, ca și cea a

caracterului individual se verifică numai prin raportare la alte

desene/modele industriale și nicidecum prin raportare la alte obiecte ale

protecției drepturilor de proprietate intelectuală.

Această

precizare nu influențează soluția - care este legală în

raport de situația de fapt reținută și de criticile

nefondate ale recurentei - dar se impune pentru acuratețea acesteia.

În consecință, în baza art.312 C.pr.civ.,

Înalta Curte a menținut decizia instanței de apel și a respins

recursul ca nefondat.