ÎCCJ, decizie (scj.ro #187753)

A. Acțiune în anularea unei mărci. Cheltuieli de judecată constând în onorariul consilierului în proprietate intelectuală

B. Conflict între mărci. Element comun, dominant. Similaritate auditivă, vizuală și conceptuală.

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Procedura contencioasă. Hotărârile judecătorești

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: consilier în proprietate industrială

onorariu avocațial

cheltuieli de judecată

marcă combinată

similaritate

risc de confuzie

O.G. nr. 66/2000, art. 1, art. 15, art. 16, art. 28

C.proc.civ., art. 451

Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (1) lit. b)

A.

Atâta timp cât, potrivit prevederilor art. 16 din O.G. nr. 66/2000, consilierul în proprietate industrială cu liberă practică are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său, și partea pe care a reprezentat-o în fața instanțelor, are dreptul, prin aplicarea mutatis mutandis a prevederilor art.451 alin. (1) C.proc.civ. referitoare la onorariile avocaților, la recuperarea cheltuielilor de judecată de la partea care a pierdut procesul.

B.

Există similaritate auditivă, vizuală și conceptuală, în condițiile în care marca reclamantei este compusă dintr-un element verbal redat într-o grafie care conține câteva elemente decorative la început și la sfârșit reprezentate de un debut de spirală, fără o grafie deosebită care să rețină atenția, în detrimentul elementului verbal, iar marca pârâtei este compusă dintr-un element verbal identic plasat în centru în partea de sus a mărcii, sub acesta aflându-se elementul figurativ reprezentat de o balerină care face o piruetă, iar sub aceasta un alt element verbal redat într-o grafie reprezentată ca o semnătură scrisă de mână, astfel încât elementul comun al mărcilor în conflict nu se află, în cadrul mărcii a cărei anulare se cere, într-o poziție neglijabilă din perspectiva consumatorul mediu al produselor pentru care au fost înregistrate cele două mărci.

Faptul că elementul verbal comun se află la începutul mărcii pârâtei, reprezintă un factor relevant din punct de vedere al similarității auditive, în aprecierea riscului de confuzie, iar faptul că este plasat central în partea de sus a etichetei reprezintă un factor relevant din punct de vedere al similarității vizuale, întrucât consumatorul citește etichetele produselor de sus în jos, acesta fiind primul element văzut și care contribuie în mod decisiv la distinctivitatea mărcii, adică atribuirea originii comerciale. Or, în cazul produselor care se cumpără direct de pe raft cum este cazul vinurilor, în general, similaritatea vizuală este foarte importantă în aprecierea riscului de confuzie.

În ceea ce privește stabilirea elementului dominant din punct de vedere vizual al unei mărci, are importanță în determinarea riscului de confuzie doar dacă este și distinctiv, adică dacă consumatorul determină originea comercială a produselor sau serviciilor în funcție de acesta.

Or, consumatorul nu este obișnuit să atribuie originea comercială a produselor și serviciilor în funcție de elementele figurative, cărora le atribuie doar un rol decorativ, în special atunci când acestora le sunt alăturate și elemente verbale.

Chiar în cazul în care elementele figurative domină din punct de vedere vizual ansamblul, prin poziție, dimensiuni, etc., consumatorul le va remarca dar nu le va atribui un rol distinctiv, atenția acestuia urmând să se îndrepte către elementul verbal corespunzător.

Astfel, cum elementul verbal, ce reprezintă singurul element al mărcii reclamantei, se află, în componența mărcii pârâtei, într-o poziție distinctivă și autonomă, atrăgând în primul rând atenția consumatorului, ca indicator al originii comerciale, există riscul ca acesta să creadă că produsele provin de le titularul mărcii anterioare sau cel puțin că există o legătură comercială între acestea.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 2337 din 9 noiembrie 2021

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București –Secția a III-a Civilă la data de 18.09.2019 reclamanta A. SRL, în contradictoriu cu pârâții B. SRL, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM a solicitat:

Pârâta B. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată, în principal, iar în subsidiar ca neîntemeiată, cu aplicarea dispozițiilor legale incidente.

Pârâta B. SRL a formulat cerere prin care solicita Instanței să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene  în recurs interpretativ - trimitere preliminară pentru a răspunde unor întrebări preliminare.

Tribunalul București a respins cererea de sesizare a CJUE cu cele trei întrebări preliminare.

Prin sentința civilă nr. 231 din 19.02.2020, Tribunalul București - Secția a III-a civilă a admis cererea de chemare în judecată, a dispus anularea mărcii individuale combinate nr. 143190 Muga Negrini având număr de depozit M 2014 06991, cu privire la produsele clasei 33 băuturi alcoolice, a obligat pârâta B. SRL. să plătească reclamantei cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 1.210 EUR reprezentând onorariu avocat și suma de 300 lei reprezentând taxă judiciară și a obligat OSIM să comunice prezenta hotărâre către OMPI.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta.

Prin decizia nr. 428A din 17.03.2021, Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă a respins, ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă B. SRL, împotriva sentinței civile nr. 231/2020, pronunțată de Tribunalul București - Secția a III-a civilă, și a obligat pe apelanta-pârâtă la 1000 euro către intimata-reclamantă reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva acestei ultime hotărâri, inclusiv a încheierii de ședință din 17.02.2021 pronunțate de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă, a declarat recurs pârâta B. SRL.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Motivul de casare prevăzut la art. 488 alin.1 punctul 5 C.proc.civ. raportat la prevederile art. 478, art. 479, și art. 174 din CPC, respectiv art. 6 din CEDO.

Curtea de apel nu a analizat corespunzător principiului devoluțiunii motivele de apel, și anume nulitatea sentinței apelate; antepronunțarea tribunalului; conflictul de norme între legea națională și Directiva UE privind mărcile/principiile dreptului unional, anume efectul direct al normelor UE în dreptul intern, autonomia noțiunilor de drept unional și competența exclusivă a CJUE în interpretarea lor; motivul privind notorietatea semnului „NEGRINI" și efectele legale din perspectiva stabilirii elementului dominant și din perspectiva excluderii riscului de confuzie; nelegalitatea soluției tribunalului de obligare la plata onorariului avocațial.

Recurenta a mai arătat că curtea de apel nu s-a pronunțat asupra cererii de sesizare a CJUE. Astfel, deși legal sesizată cu această cerere și deși a pus-o în discuție la termenul de dezbateri din data de 17.02.2021, Curtea de apel a statuat în felul următor: „După deliberare, Curtea observă că cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost formulată și la prima instanță, fiind respinsă, iar respingerea acesteia a făcut obiectul criticilor formulate prin cererea de apel. Prin urmare, Curtea apreciază că nu poate da curs unei cereri distincte formulate în faza apelului, cată vreme are a se pronunța asupra aceleiași chestiuni drept critică în apel. A admite acum cererea de sesizare ar echivala cu admiterea apelului cu privire la această chestiune. Prin urmare, soluția pe fond cu privire la solicitarea ridicată va fi dată odată cu soluția apelului (…)". Așadar, curtea și-a exprimat poziția în sensul că nu poate da curs acestei cereri (cu alte cuvinte, nu s-a pronunțat asupra ei cu „admite" sau „respinge") și ca va decide asupra cererii odată cu soluția pe fondul apelului.

Soluția pe cererea de sesizare a CJUE nu a fost dată nici odată cu soluția pe apel, așa cum se anunța prin încheiere. Prin considerentele deciziei sale, curtea a tratat numai critica din apel privind respingerea de către tribunal a cererii de trimitere preliminară.

In plus, pentru a înlătura orice interpretare în sensul că prin încheiere s-ar fi pronunțat pe cerere, se face trimitere la sintagma respectivă din încheierea de dezbateri („Curtea apreciază că nu poate da curs unei cereri distincte formulate în faza apelului") prin care instanța de apel a precizat expres că nu este o pronunțare pe fondul cererii („soluția pe fond cu privire la solicitarea ridicată va fi dată odată cu soluția apelului").

Motivul de casare prevăzut la - art. 488 alin. (1) punctul 6 din Cod procedură civilă (în coroborare cu art. 425, art. 6 din Convenție - lipsa motivării echivalează cu o nesoluționare pe fond). Lipsa motivării în drept asupra unor chestiuni de fond.

Considerentele instanței de apel ce privesc fondul se regăsesc la paginile 5-6 din decizie. Din cele 25 rânduri componente (jumătate de pagina) nu se identifică raționamentele, ci direct concluziile și nu se indică temeiurile de drept.

În plus, un aspect apreciat ca fiind încadrabil ca motiv de casare atât la punctul 6, cât și la pct. 8 al art.488 C.proc.civ., este acela că instanța de apel a ajuns la o concluzia „elementul <Muga> este puternic distinctiv" fără a motiva și fără să fi fost invocată o distinctivitate sporită de către reclamant. Mai mult, se apreciază că această concluzie este lipsită de suport legal, întrucât potrivit jurisprudenței CJUE (Cauza F1 Live, C-196/11) o marcă înregistrată este prezumată a avea gradul minim de distinctivitate (distinctivitatea intrinsecă) iar distinctivitatea sporită, ca urmare a folosirii (extrinsecă), trebuie afirmată și dovedită de reclamant, neputând fi avută în vedere/invocată din oficiu. Curtea de Apel a invocat și reținut din oficiu distinctivitatea sporită a semnului „Muga", fără ca reclamantul să o afirme, și fără ca această chestiune să fi fost pusă în discuția pârtilor. Așa cum se observă din cererea de chemare în judecată și din răspunsul la întâmpinare, reclamantul a susținut că se bazează exclusiv pe distinctivitatea per se (intrinsecă) a mărcii „Muga".

Curtea de Apel nu a motivat de ce, în aprecierea sa, elementul comun, central și dominant al ambelor mărci ar fi „Muga". Nu a motivat de ce între mărcile opuse există un grad de similaritate la nivel vizual, fonetic și conceptual. Nu a motivat nici de ce mărcile au fost analizate fără a ține cont de tipul lor (mărci figurative în accepțiunea EUIPO/combinate în accepțiunea OSIM), etc.

În opinia pârâtei, nu au fost respectate rigorile motivării unei hotărâri judecătorești din perspectiva art. 6 din Convenție și mai ales din perspectiva jurisprudenței ICCJ pe acest aspect. În aceste condiții, Înalta Curte nu poate, din punct de vedere legal, nici presupune, nici anticipa și nici completa probabilele motivele avute în minte de instanța de apel, dar necuprinse în considerente.

In privința refuzului de a se pronunța asupra cererii de sesizare CJUE, curtea de apel nu a motivat în drept aserțiunea respectiva din încheierea de dezbateri citata mai sus „Curtea apreciază că nu poate da curs...".

Recurenta a apreciat că indicarea temeiului în drept era necesara pentru a explica aceste considerente, cel puțin din 2 motive: art. 267 din TFUE, temeiul cererii, nu prevede ca aceeași cerere nu ar putea fi reiterata în apel; a admite cererea de sesizare CJUE nu ar echivala cu admiterea apelului pe critica respingerii aceleiași cereri de către Tribunal. Efectele admiterii cererii sunt cele prevăzute de art. 267 - pronunțarea de către CJUE, cu titlu preliminar, asupra interpretării legislației UE. Apoi, nici hotărârea preliminară a CJUE nu rezolva fondul litigiului, cu atât mai puțin cererea de sesizare.

În privința soluției de acordare a onorariului avocațial în apel, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra motivului de apel ce viza nelegalitatea sentinței pe încadrarea la onorariul avocațial a altor onorarii decât cele ale avocaților. Astfel, având în vedere că în faza apelului s-au solicitat sub aceeași formă cheltuieli de .judecată, cu atât mai mult se impunea o motivare în fapt și în drept a soluției dispuse de curtea de apel: „să fie obligată apelanta la plata cheltuielilor de judecată avansate în apel de către intimată, cu titlu de onorariu avocațial". Curtea de apel nu a prezentat niciun considerent care să susțină soluția dată, respectiv soluția de a încadra la onorariu avocațial sume plătite de intimată unei firme de consilieri în proprietate industriala, fără implicarea vreunui avocat. Astfel, soluția dată încalcă dispozițiile art. 451 din C.proc.civ.

Motivul de casare prevăzut la art. 488 alin. (1) punctul 8 C.proc.civ.

Nelegalitatea hotărârilor pe aspectul inadmisibilității. Apărarea inadmisibilității era fundamentată pe aparentul conflict între norma națională și directivă, acesta fiind și obiectul trimiterii preliminare solicitate - se urmarea prevalență dreptului unional pentru situația în care interpretarea dată de CJUE ar fi confirmat, în principiu, apărarea pârâtei.

Trimiterea preliminară nu s-a realizat. Curtea de apel a trecut la interpretarea dreptului UE și a respins apărarea inadmisibilității. Curtea de apel nu a avut în vedere nici principiul autonomiei noțiunilor din dreptul unional. Astfel, Curtea a încălcat dispozițiile art. 267 din TFUE conform cărora interpretarea legislației UE este în competență exclusivă a CJUE.

Încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept și principiilor unionale, respectiv a jurisprudenței CJUE privind criteriile „analizei globale" (criteriile pentru determinarea similarității și a riscului de confuzie/asociere). Încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material privind obligativitatea jurisprudenței CJUE

In cauza de față a pus în discuție, și în fața tribunalului, și în fața curții de apel, o serie de principii și criterii ce guvernează analiza globală (în urma căreia se stabilește în mod legal dacă există sau nu riscul de confuzie). Așadar, din perspectiva legalității, prezintă importanta semnificația data de CJUE prin jurisprudența relevantă noțiunilor „analiza globala" și „risc de confuzie" și criteriilor de legalitate aferente. Așa cum rezultă din partea dedicată considerentelor, nici tribunalul, nici curtea de apel, nu au avut în vedere jurisprudența CJUE. Așa cum a lămurit CJUE prin hotărârile sale, nerespectarea dreptului Uniunii include și încălcarea jurisprudenței Curții.

Tribunalul, în prima instanța, și curtea de apel, a doua instanța de fond, erau ținute să aplice criteriile jurisprudențiale stabilite de CJUE în interpretarea Regulamentului mărcii UE și a Directivei privind armonizarea legislației în domeniul mărcilor la nivelul UE.

In linii mari, aprecierea asupra similarității și a riscului de confuzie/asociere presupunea: stabilirea impresiei de ansamblu a semnelor; legat de primul aspect, evidențierea faptului că publicul percepe o marcă sub forma unui tot (nu începe să o disece pe elemente componente); observarea naturii mărcilor în conflict, acordând atenția cuvenita nivelului de comparație corespunzător (vizual, fonetic sau conceptual) - de exemplu, în cazul mărcilor figurative, comparația vizuală poate cântări mai mult; stabilirea publicului relevant și, mai departe, a nivelului de atenție; examinarea comparativa a semnelor ținând cont de toate componentele mărcii, chiar dacă nu ar fi dominante, sub condiția să nu fie neglijabile;  concluzia privind identitatea/similaritatea semnelor sa tina cont de definiția „identității" și a „similarității"; evidențierea criteriilor relevante pentru situația concretă și motivarea aplicabilității lor.

Recurenta a mai arătat că în cuprinsul considerentelor nu se regăsește o atare analiză a curții de apel, raportată la apărările formulate de către pârâtă. Prin memoriile depus la dosar, atât în fata tribunalului, cât și în fata curții de apel, a evidențiat criteriile ce sprijină poziția pârâtei.

În continuare recurenta a enumerat criteriile considerate a fi fost ignorate de curtea de apel, cu indicarea hotărârilor socotite relevante și anume:

Cauza Sabel CC-251/95'): 1) riscul de confuzie trebuie apreciat global, luând în considerare toți factorii relevanți pentru circumstanțele spetei; 2) la analiza semnelor opuse din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual trebuie sa se tina cont de impresia de ansamblu a mărcilor, ținând cont de elementele lor distinctive și dominante; 3) simpla asociere pe care ar putea-o face publicul intre doua mărci nu duce singura la concluzia riscului de confuzie.

Cauza Canon (C-39/97): nu poate exista risc de confuzie în cazul în care publicul percepe ca produsele au origini diferite.

Cauza Lloyd Schuhfabrik (C-342/97'): 1) nivelul de atenție al publicului variază în funcție de natura produselor; 2) importanta atașata analizei vizuale, fonetice și conceptuale este influențată de categoria produselor în discuție și de modalitatea de promovare; 3) trebuie sa se verifice dacă acea marca identifica sau nu originea produsului, cel puțin pentru o anumita proporție a publicului.

Cauza Marca (C-425/98): nici reputația unei mărci nu poate duce la o așa-zisa prezumție a riscului de confuzie.

De asemenea, având în vedere art. 19 din TUE, analiza instanțelor de fond presupunea și observarea jurisprudentei tribunalului UE:

Cauzele R 1562/2008-2 („victory slims") și R 61/2005-2 („Granducato") - principiul loialității fata de marca ce implica un grad ridicat de atenție din partea publicului, aplicabil mutatis mutandis (in cauzele respective se vorbea despre țigări, iar în speța despre băuturi - ambele având potențialul de a fideliza consumatorii).

Cauza Ford versus Alkar (T-486/07'): obligativitatea stabilirii nivelului de atenție pentru o analiza corespunzătoare a riscului de confuzie.

Cauza Don Luciano versus Luciano Sandrone (T-268/18): principiul conform căruia în situația producătorilor de vinuri numele acestuia cântărește semnificativ în componenta unei mărci fiind elementul care desemnează proveniența.

Cauza Antonio Rubini (7-707/16): principiul conform căruia publicul consumator de vin descrie și recunoaște un anumit vin prin referire la elementul ce identifica producătorul și locul de proveniența.

Cauza Torre Albeniz (T-287/06), cu referire și la Cauza Torre Muga (în care a fost parte chiar reclamantul): 1) principiul conform căruia poziția unui anumit element al mărcii combinate la începutul ei nu face neglijabile celelalte elemente ale mărcii complexe; 2) este exclus ca impresia vizuala produsa de mărcile opuse sa fie diferita chiar dacă există coincidenta asupra unor elemente/litere.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a căii de atac formulate.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

În cadrul motivelor de recurs întemeiate pe prevederile art.488 alin.1 pct.5 și pct.6 C.proc.civ. au fost invocate, în esență, aceleași motive de fapt, anume, pe de o parte, neanalizarea unor motive de apel, iar pe de altă parte, nepronunțarea cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Având în vedere conținutul acestor cauze de nelegalitate, ținând cont de faptul că punctul 5 al art.488 C.proc.civ. cuprinde încălcarea oricăror reguli de procedură a căror nerespectare atrage nulitatea, cu excepția regulilor care sunt vizate de alte motive din cadrul art.488 C.proc.civ., criticile referitoare la neanalizarea unor motive de apel urmează a fi verificate din perspectiva punctului 6 al art.488 C.proc.civ., iar criticile referitoare la nepronunțarea cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene din perspectiva punctului 5 al aceluiași articol.

Este nefondată susținerea recurentei în sensul că instanța de apel nu s-ar fi pronunțat cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Așa cum reiese din partea introductivă a încheierii de la 17.02.2021, după ce părțile au pus concluzii cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene formulată în fața instanței de apel, această instanță a constatat că aceeași cerere a fost formulată și în fața primei instanțe de fond, fiind respinsă, iar această soluție a făcut obiectul criticilor susținute prin cererea de apel. Ca urmare, instanța de apel a apreciat că nu poate da curs unei cereri distincte formulate în faza apelului câtă vreme trebuie să se pronunțe asupra aceleiași chestiuni drept criticată în apel și că a admite în acel moment cererea de sesizare ar echivala cu socotirea ca fondat a acelui motiv de apel.

În consecință, instanța de apel a dispus ca soluția pe fond cu privire la solicitarea formulată să fie dată odată cu soluția pe apel, când această chestiune va fi analizată și sub formă de critică. Instanța de apel a apreciat că există alternativa anulării sentinței primei instanțe în cazul în care va fi găsită fondată această critică, urmând ca în rejudecarea după desființare să se treacă la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Observând considerentele deciziei atacate este de reținut că instanța de apel a constatat nefondate criticile formulate în apel referitoare la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe care prima instanță de fond a respins-o.

Instanța de apel, pe de o parte, a reținut că soluția tribunalului este corectă, în condițiile în care necesitatea sesizării este lăsată la libera apreciere a instanței de judecată, obligatorie fiind sesizarea doar în cazul instanțelor de ultim grad și numai dacă norma europeană nu a fost deja interpretată și aplicată într-un mod suficient de clar, astfel încât, intervenția CJUE să nu fie inutilă, iar pe de altă parte, a analizat în concret, raportat la întrebările preliminare formulate de către pârâtă și la situația de fapt în cauză, dacă chestiunile invocate pun probleme de interpretare a dreptului comunitar/UE.

Ca atare, instanța de apel a considerat nu era utilă sesizarea în cauză a CJUE cu întrebările formulate de către pârâtă, pronunțându-se în acest mod cu privire la cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Sunt nefondate si criticile prin care se susține că instanța nu ar fi analizat motivele de apel prin care se susțineau următoarele:

a) nulitatea sentinței apelate - motiv dezvoltat la Secțiunea A, pag. 2-3, para. 4-12;

b) antepronunțarea Tribunalului - motiv dezvoltat tot la Secțiunea A, pag. 4-5, para. 16-21;

c) conflictul de norme între legea națională și Directiva UE privind mărcile/principiile dreptului unional, respectiv efectul direct al normelor UE în dreptul intern, autonomia noțiunilor de drept unional și competența exclusivă a CJUE în interpretarea lor - motiv dezvoltat la secțiunea B, pag5-6, parag. 2-5;

d) notorietatea semnului „NEGRINI" și efectele legale din perspectiva stabilirii elementului dominant și din perspectiva excluderii riscului de confuzie - motiv dezvoltat la pagina 16 începând cu parag.30

e) nelegalitatea soluției Tribunalului de obligare la plata onorariului avocațial - motiv dezvoltat la secțiunea C, pag. 17.

În ceea ce privește motivul de apel privind nulitatea sentinței apelate, prin acesta pârâta critica, în esență, faptul că prima instanță nu s-ar fi pronunțat prin dispozitiv asupra solicitării de adresare a unor întrebări preliminare către CJUE, considerând că acest fapt l-ar împiedica să atace soluția primei instanțe de fond care se regăsea doar în partea introductivă a hotărârii.

Așa cum rezultă din considerentele hotărârii recurate, instanța de apel a reținut că ”nu era absolut necesar ca tribunalul să se pronunțe prin dispozitivul sentinței cu privire la cererea pârâtei de sesizare a CJUE, fiind important doar să se pronunțe explicit. Or, tribunalul s-a pronunțat asupra cererii în sensul respingerii prin dispoziția luată în încheierea de dezbateri din 19.02.2020 cuprinsă în practicaua hotărârii.”

Ca atare, instanța de apel nu a considerat a fi un impediment a trece la analiza motivelor de apel ce vizau fondul problemei legate de trimiterea preliminară faptul că nu s-ar fi regăsit în dispozitiv soluția tribunalului referitoare la solicitarea pârâtei de adresare a unor întrebări preliminare către CJUE, nemaisubzistând rațiunile care au stat la baza formulării acestui motiv de apel.

În ceea ce privește susținerea din apel referitoare la antepronunțarea tribunalului cu privire la apărarea sa privind inadmisibilitatea acțiunii în anulare când a reținut că ”Regulamentul privind mărcile europene nu cuprinde nici un fel de dispoziții exprese care să supună dreptul la acțiunea în nulitatea unei mărci europene unor restricții precum cele invocate de către pârâtă”, este de remarcat că aceasta reprezintă doar o argumentație în sprijinul nelegalității soluției de respingere a cererii de sesizare a CJUE, argumentație prin care se neagă chiar ipoteza antepronunțării, prin aceea că se susține că motivarea în care a fost cuprinsă această remarcă nu a fost expusă în ședință publică, unde instanța a precizat că motivarea va fi disponibilă după redactarea hotărârii.

Or, așa cum se reține în doctrină și jurisprudență, judecătorul are obligația de a motiva soluția dată fiecărui capăt de cerere, respectiv motiv de apel sau recurs, iar nu să răspundă separat diferitelor argumente ale părților care sprijină aceste capete de cerere, respectiv motive de apel sau recurs. Nu constituie motiv de casare faptul că nu s-a răspuns fiecărui argument, admițându-se posibilitatea motivării implicite.

Referitor la criticile privind conflictul de norme între legea națională și Directiva UE privind mărcile/principiile dreptului unional, respectiv efectul direct al normelor UE în dreptul intern, autonomia noțiunilor de drept unional și competența exclusivă a CJUE în interpretarea lor, este de observat că acestea reprezintă argumente formulate în apel în sprijinul motivului de apel prin care s-a susținut că nu este corectă respingerea apărării privind inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată.

Or, instanța de apel a analizat problema admisibilității cererii de chemare în judecată prin care se solicita anularea mărcii în cauză raportat la formularea anterior a unei opoziții cu aceleași motive, prin raportare la norma de drept CE/UE invocată, astfel : ”

norma de drept european recunoaște atât posibilitatea refuzului înregistrării, cât și pe cea a anulării mărcii deja înregistrate în caz de identitate sau similaritate a semnelor și produselor, însoțită de risc de confuzie.

Respingerea refuzului înregistrării (a opoziției) nu poate bloca anularea pentru aceste motive a mărcii ulterior înregistrate, dacă în procedura de opoziție nu au fost analizate și dezlegate cu putere de lucru judecat chestiunile invocate în procedura anulării.

O opoziție respinsă pentru motive formale (de ex., nedepunerea unei taxe) nu poate fi considerată a tranșa problema, astfel încât principiul securității juridice să poată fi opus judecății în anulare.”

De asemenea, în ceea ce privește competența CJUE de a soluționa trimiterile preliminare, instanța de apel a reținut că ”

necesitatea sesizării este lăsată la libera apreciere a instanței de judecată, obligatorie fiind sesizarea doar în cazul instanțelor de ultim grad și numai dacă norma europeană nu a fost deja interpretată și aplicată într-un mod suficient de clar, astfel încât, intervenția CJUE să nu fie inutilă.”

Legat de susținerile privind notorietatea semnului „NEGRINI" și efectele legale din perspectiva stabilirii elementului dominant și din perspectiva excluderii riscului de confuzie, despre care recurenta susține că ar fi un motiv de apel dezvoltat  la pagina 16 a apelului, începând cu parag.30, este de remarcat că referirea pârâtei la o altă marcă decât cea care face obiectul litigiului, și anume marca ”Negrini”, înregistrată la OSIM în 2007, și la pretinsa largă cunoaștere a acesteia, reprezintă doar alte câteva argumente aduse în sprijinul motivului de apel prin care s-a susținut că prima instanță de fond nu a făcut analiza globală a mărcilor opuse în mod corespunzător, urmând ca la analiza motivelor întemeiate pe punctul 8 al art.488 alin.1 C.proc.civ. să se arate considerentele pentru care aceste argumente nu sunt determinante pentru legalitatea deciziei pronunțate în apel.

Așa cum s-a reținut anterior, judecătorul are obligația de a motiva soluția dată fiecărui motiv de apel, iar nu să răspundă separat diferitelor argumente ale părților care sprijină aceste motive de apel, admițându-se posibilitatea motivării implicite.

Or, instanța de apel a analizat, chiar dacă succint, problematica similarității mărcilor și a riscului de confuzie inclusiv din perspectiva prezenței elementului verbal Negrini în cadrul mărcii a cărei anulare se cere în cauză.

În ceea ce privește faptul că instanța de apel nu a analizat motivul de apel prin care se susținea nelegalitatea soluției tribunalului de obligare la plata onorariului avocațial, în condițiile în care reclamanta a fost reprezentată de un consilier juridic angajat al unei firme de consilieri în proprietate intelectuală, este de observat că problema legalității unei astfel de soluții, așa cum s-a arătat și în recurs, s-a pus și în apel, în întâmpinarea formulată intimata reclamantă susținând dreptul părții la recuperarea onorariului plătit societății de consilieri în proprietate intelectuală în temeiul O.G. nr. 66 din 17 august 2000 (republicată) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industrial.

Or, prin acordarea cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în apel, în baza acelorași prevederi ale art.451 alin.1 C.proc.civ. referitoare la onorariul avocațial, instanța de apel a considerat implicit nefondate aceste critici din apel.

De altfel, chiar dacă s-ar considera că instanța de apel nu ar fi analizat aceste critici, casarea pentru acest motiv ar fi doar de formă, neatrăgând schimbarea soluției, atâta timp cât nu este fondată susținerea nelegalității acordării în cauză a onorariului persoanei care a reprezentat reclamanta în cauză, așa cum se va reține mai jos. Această problemă s-ar fi putut pune și direct în faza de judecată a recursului, dacă intimatul ar fi solicitat acordarea unor astfel de cheltuieli, ca atare instanța de recurs apreciază ca fiind utile cauzei câteva considerații legate de acest aspect.

În legătură cu cheltuielile de judecată solicitate de către reclamantă, reprezentate de onorariul plătit reprezentatului său în cauză, o societate de consilieri în proprietate intelectuală, sunt de reținut următoarele.

Relevante pentru analiza de față sunt prevederile O.G. nr. 66 din 17 august 2000 (republicată) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industrial de mai jos.

Astfel, potrivit art.1alin.2 și 3 din O.G. nr. 66 din 17 august 2000 (republicată) privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala :

(2) Activitatea de consilier in proprietate industriala constă in acordarea de asistenta de specialitate in domeniul proprietății industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice romane sau străine interesate in fata Oficiului de Stat pentru Invenții si Mărci, precum si fata de terți in procedurile reglementate.

(3) Domeniul proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, desenele si modelele industriale, mărcile de comerț si de serviciu, numele comerciale, indicațiile de proveniența, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum si combaterea concurentei neloiale.

Conform art. 15 :

(1) Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică, înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membru al Camerei, are dreptul să asiste și să reprezinte în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți orice persoană fizică și juridică română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare însușite în scris de ambele părți.

(2) Consilierul în proprietate industrială, salariat specializat înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membru al Camerei, are dreptul să asiste și să reprezinte în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.

Potrivit art. 16 :

Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică își desfășoară activitatea pe bază de contract și are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

Conform art.28 :

(1) Pentru soluționarea contestațiilor și, după caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat și de un avocat sau consilier juridic.

(2) Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a solicitanților, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este condiționată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

În speță, pârâtul nu a susținut că litigiul de față nu s-ar încadra în cele pentru care prevederile legale menționate anterior acordă posibilitatea formulării de cereri și reprezentării părții de către consilierul în proprietate intelectuală și nici că nu ar avea dreptul să pună concluzii în fața instanțelor consilierul juridic al societății de consilieri în proprietate intelectuală care a formulat cererea de chemare în judecată în numele reclamantei.

În consecință, atâta timp cât prevederilor legale menționate anterior consilierul în proprietate industrială cu liberă practică are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său, și partea pe care a reprezentat-o în fața instanțelor, are dreptul, prin aplicarea

mutatis mutandis

a prevederilor art.451 alin.1 C.proc.civ. referitoare la onorariile avocaților, la recuperarea cheltuielilor de judecată de la partea care a pierdut procesul.

Recurenta a mai susținut că din considerentele deciziei atacate lipsește motivarea în drept asupra unor chestiuni de fond.

Pe de o parte, recurenta a arătat că considerentele instanței de apel ce privesc fondul se regăsesc la paginile 5 și 6 din decizie, iar din cele 25 de rânduri componente (jumătate de pagina) nu s-ar identifica raționamentele, ci direct concluziile, și fără indicarea temeiurilor de drept.

Așa cum susține chiar recurenta, faptul că motivarea este succintă nu înseamnă că hotărârea nu este motivată. Nu constituie motiv de casare faptul că nu s-a răspuns fiecărui argument, admițându-se posibilitatea motivării implicite.

Legat de temeiul de drept, acesta a fost indicat în cererea de chemare în judecată, și anume art.47 alin.1 lit.b) raportat la prevederile art.6 alin.1 lit.b) din Legea nr.84/1998 republicată, iar principiile de interpretare a similarității între semnele opuse, ale determinării riscului de confuzie se regăsesc, așa cum susține chiar recurenta, în jurisprudența CJCE/CJUE.

Faptul că recurenta este nemulțumită de modul în care instanța de apel a aplicat aceste criterii față de situația de fapt în cauză nu ține de motivarea insuficientă a hotărârii ci de aplicarea normelor de drept material, motiv de recurs prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 C.proc.civ., recurenta formulând susțineri și raportat la acest motiv de casare.

Pe de altă parte, recurenta a susținut că instanța de apel nu a motivat în drept aserțiunea din încheierea de dezbateri, în sensul că nu poate da curs unei cereri distincte de sesizare a CJUE formulată în faza apelului, câtă vreme are a se pronunța asupra aceleiași chestiuni formulată drept critică în apel.

Deși nu a motivat în drept această decizie pe care a luat-o, din motivarea în fapt reiese că instanța de apel a dorit să evite să se plaseze în situația prevăzută de art.42 alin.1 pct.1 C.proc.civ., pentru a nu provoca o eventuală recuzare și, astfel, tergiversarea procesului.

Cu toate acestea, recurenta nu poate invoca existența vreunei vătămări, atâta timp cât în cadrul considerentelor din decizia atacată instanța de apel a analizat utilitatea întrebărilor preliminare formulate și a ajuns la concluzia că nu este necesară adresarea în cauză a acestor întrebări către CJUE.

În consecință, motivele de recurs întemeiate pe prevederile art.488 alin.1 pct.6 C.proc.civ. și pe art6 CEDO sunt nefondate.

În ceea ce privește criticile referitoare la faptul că instanța de apel ar fi reținut că elementul MUGA este puternic distinctive, despre care recurenta a arătat că ar putea fi încadrate și la pct. 6 și la pct. 8 al art.488 alin.1 C.proc.civ., pentru considerentele expuse mai sus, urmează a fi analizate din perspectiva punctului 8.

Referitor la criticile întemeiate pe prevederile art.488 alin.1 pct.8 C.proc.civ. sunt de reținut următoarele.

În primul rând, recurenta a susținut că decizia atacată este nelegală sub aspectul soluționării motivelor de apel ce vizau inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, dar nu a criticat în fapt considerentele reținute de către instanța de apel legate de această apărare, și anume  că respingerea refuzului înregistrării (a opoziției) nu poate bloca anularea pentru aceste motive a mărcii ulterior înregistrate, dacă în procedura de opoziție nu au fost analizate și dezlegate cu putere de lucru judecat chestiunile invocate în procedura anulării și că o opoziție respinsă pentru motive formale (de ex., nedepunerea unei taxe) nu poate fi considerată a tranșa problema, astfel încât principiul securității juridice să poată fi opus judecății în anulare.

Instanța de apel a mai reținut că în speță, prin sentința civilă nr. 713/2018, pronunțată de tribunal în contestația pârâtei la decizia Comisiei contestații mărci din cadrul OSIM, prin care fusese admisă contestația reclamantei și respinsă înregistrarea mărcii pârâtei (marcă ulterioară), a fost desființată soluția OSIM din motive formale, anume pentru nedepunerea în termen a motivelor de contestație în fața OSIM de către reclamanta A. Pentru acest motiv nu are putere de lucru judecat în chestiunile deduse judecății în prezenta acțiune în anulare, anume similaritatea mărcilor și produselor și riscul de confuzie.

În cadrul susținerilor sale recurenta a reiterat criticile legate de respingerea cererii de sesizare a CJUE cu întrebările preliminare.

Or, instanța de apel a analizat, așa cum s-a reținut mai sus, utilitatea întrebărilor preliminare formulate și a ajuns la concluzia că nu este necesară adresarea în cauză a acestor întrebări către CJUE.

Această analiză îi este permisă cu atât mai mult instanței ale cărei decizii sunt supuse unei căi de atac, conform jurisprudenței CJCE, Hotărârea din 6 octombrie 1982, Cauza 283/81, CILFIT, în cadrul căreia s-a statuat că  articolul 177 al treilea paragraf din Tratatul CEE (similar art. 267 din TFUE) trebuie să fie interpretat în sensul că o instanță națională ale cărei decizii nu sunt supuse unei căi de atac în dreptul intern trebuie, atunci când se pune o problemă de drept comunitar în cauza dedusă judecății sale, să își îndeplinească obligația de sesizare a Curții de Justiție, cu excepția cazului în care constată că problema invocată nu este pertinentă sau că dispoziția comunitară în cauză a făcut deja obiectul unei interpretări din partea Curții sau că aplicarea corectă a dreptului comunitar se impune cu o asemenea evidență încât nu mai lasă loc niciunei îndoieli rezonabile; existența unei astfel de posibilități trebuie să fie evaluată în funcție de caracteristicile proprii dreptului comunitar, de dificultățile specifice pe care le prezintă interpretarea acestuia și de riscul divergențelor de jurisprudență în cadrul Comunității.

În recurs nu s-a argumentat în ce ar consta dificultatea interpretării dreptului comunitar, raportat la verificarea condițiilor intervenirii puterii de lucru judecat, și nici cum ar afecta această interpretare principiul autonomiei noțiunilor din dreptul comunitar.

Referitor la faptul că instanța de apel ar fi reținut că elementul Muga este puternic distinctiv, recurenta a arătat, pe de o parte, că această afirmație nu ar fi motivată, iar pe de altă parte, că este lipsită de suport legal, întrucât reclamanta nu ar fi invocat și nici dovedit dobândirea unei distinctivități sporite (extrinsecă) prin folosire.

Paragraful din decizia recurată vizat de această critică este următorul:

”Grafia diferită și elementul figurativ suplimentar din marca combinată a pârâtei nu sunt de natură a elimina asocierea naturală făcută de consumatorul român, pentru care elementul „Muga” este puternic distinctiv și regăsit în ambele mărci, ceea ce face a se conchide că un consumator mediu – și chiar unul cu un grad sporit de atenție – ar fi indus cu ușurință în eroare cu privire la proveniența produselor oferite sub o marcă sau alta, existând posibilitatea să se considere că produsele provin de la același titular.”

Din acest paragraf reiese că instanța de apel nu a reținut o distinctivitate suplimentară extrinsecă, dobândită prin utilizare, pentru marca MUGA, ci o distinctivitate intrinsecă peste medie (”ridicată”)

din perspectiva consumatorului român

pentru care elementul verbal MUGA reprezintă un semn arbitrar - raportat la produsele din clasa 33, Clasificarea de la Nisa, vinuri, respectiv băuturi alcoolice (cu excepția berii), pentru care sunt înregistrate cele două mărci opuse în cauză - adică un semn care nu sugerează trăsături ale produselor sau serviciilor, având numai un sens distinctiv, anume indicând exclusiv originea comercială a produselor pentru care este folosită marca.

După cum este cunoscut, cu atât este mai redusă puterea distinctivă a mărcii cu cât este mai apropiată de sensul descriptiv sau sensul generic, raportat la produsele sau serviciile pentru care este folosită. Invers, cu cât o marcă este sau apare a fi mai fantezistă, arbitrară, pentru consumatorul mediu al acelor produse cu atât este mai distinctivă în mod intrinsec.

Ca atare, nu se poate reține că această concluzie nu este motivată, chiar succint, și nici că ar fi eronată, prin raportare la limitele judecății și la principiile dreptului Uniunii Europene în materie.

Recurenta a mai susținut că instanța de apel ar fi încălcat principiile de interpretare care se regăsesc în jurisprudența CJUE privind criteriile analizei globale a riscului de confuzie, incluzând determinarea similarității.

În prealabil, recurenta a arătat că în cuprinsul considerentelor instanței de apel nu se regăsește analiza criteriilor jurisprudențiale ale CJUE în materie care ar presupune stabilirea impresiei de ansamblu a semnelor; evidențierea faptului că publicul percepe o marcă sub forma unui tot; observarea naturii mărcilor în conflict, acordând atenția cuvenita nivelului de comparație corespunzător (vizual, fonetic sau conceptual) - de exemplu, în cazul mărcilor figurative, comparația vizuală poate cântări mai mult; stabilirea publicului relevant și, mai departe, a nivelului de atenție; examinarea comparativă a semnelor ținând cont de toate componentele mărcii, chiar dacă nu ar fi dominante, sub condiția să nu fie neglijabile; concluzia privind identitatea/similaritatea semnelor să tina cont de definiția „identității" și a „similarității"; evidențierea criteriilor relevante pentru situația concretă și motivarea aplicabilității lor.

Legat de acest aspect este de reținut că, chiar dacă aceste etape nu au fost menționate distinct de către instanța de apel, nu înseamnă că nu au fost avute în vedere și că concluzia la care a ajuns nu ar fi corectă.

În primul rând, este de remarcat că părțile componente ale celor două mărci au fost evidențiate în cadrul considerentelor primei instanțe, nefiind contestat faptul că marca reclamantei este compusă din elementul verbal Muga redat într-o grafie care conține câteva elemente decorative la început și la sfârșit reprezentate de un debut de spirală, fără o grafie deosebită care să rețină atenția, în detrimentul elementului verbal, în timp ce marca pârâtei este compusă din elementul verbal ”Muga” plasat în centru în partea de sus a mărcii, sub acesta se află elementul figurativ reprezentat de o balerină care face o piruetă, iar sub aceasta se află elementul verbal Negrini redat într-o grafie reprezentată ca o semnătură scrisă de mână.

Din aceste descrieri este evident că singurul element al mărcii reclamantei, marca anterioară, este Muga, și, de asemenea, că acesta este elementul comun al celor două mărci, care oferă similaritate auditivă, vizuală și conceptuală celor două mărci, atâta timp cât în cadrul mărcii a cărei anulare se cere nu se află într-o poziție neglijabilă din perspectiva consumatorul mediu al produselor pentru care au fost înregistrate cele două mărci.

Faptul că elementul verbal Muga se află la începutul mărcii ”Muga Negrini”, reprezintă un factor relevant din punct de vedere al similarității auditive, în aprecierea riscului de confuzie, iar faptul că este plasat central în partea de sus a etichetei reprezintă un factor relevant din punct de vedere al similarității vizuale, știut fiind că consumatorul citește etichetele produselor de sus în jos, acesta fiind primul element văzut de consumator și care contribuie în mod decisiv la distinctivitatea mărcii, adică atribuirea originii comerciale.

Or, în cazul produselor care se cumpără direct de pe raft cum este cazul vinurilor, în general, similaritatea vizuală este foarte importantă în aprecierea riscului de confuzie.

În ceea ce privește faptul dacă elementul verbal Muga este sau nu elementul dominant în cadrul mărcii a cărei anulare se cere sau acesta este reprezentat de elementul figurativ balerina, care ocupă centrul imaginii reprezentată de marcă în ansamblul său și are o dimensiune mult mai mare decât elementele verbale, sunt de reținut următoarele.

Stabilirea elementului dominant din punct de vedere vizual al unei mărci are importanță în determinarea riscului de confuzie doar dacă este și distinctiv, adică dacă consumatorul determină originea comercială a produselor sau serviciilor în funcție de acesta.

Or, așa cum în mod corect au reținut instanțele de fond, consumatorul nu este obișnuit să atribuie originea comercială a produselor și serviciilor în funcție de elementele figurative, cărora le atribuie doar un rol decorativ, în special atunci când acestora le sunt alăturate și elemente verbale.

Astfel, chiar în cazul în care elementele figurative domină din punct de vedere vizual ansamblul, prin poziție, dimensiuni, etc., consumatorul le va remarca dar nu le va atribui un rol distinctiv, atenția acestuia urmând să se îndrepte către elementul verbal corespunzător.

Este adevărat că distinctivitatea unor elemente figurative poate fi dobândită, chiar în concurs cu cele verbale, prin folosire îndelungată, dar în speță nu s-a pretins acest lucru prin raportare la elementul figurativ balerina.

În concluzie, faptul dacă este element dominant al mărcii a cărei anulare se cere elementul verbal Muga sau elementul figurativ ”balerina” este nerelevant pentru evaluarea riscului de confuzie, atâta timp cât elementul figurativ balerina nu reprezintă un element distinctiv al mărcii în cauză.

Recurenta a mai invocat faptul că instanța de apel nu ar fi ținut cont de susținerea sa din apel în sensul că marca sa ”Negrini”, înregistrată în 2007, ar fi larg cunoscută în România, ceea ce ar împiedica existența riscului de confuzie în situația mărcilor în cauză.

Faptul că instanța de apel nu a analizat acest argument al pârâtei nu poate duce la concluzia existenței unui viciu determinant pentru aprecierea riscului de confuzie, chiar dacă prin absurd s-ar considera că elementul verbal Negrini ar fi cunoscut consumatorului din România, având în vedere modul în care a fost alcătuită marca a cărei anulare se cere în cauză  - și care a fost menționat anterior - în cadrul căreia elementul verbal Muga, ce reprezintă singurul element al mărcii reclamantei, se află într-o poziție distinctivă și autonomă, atrăgând în primul rând atenția consumatorului, ca indicator al originii comerciale, și astfel existând riscul să creadă că produsele provin de le titularul mărcii anterioare sau cel puțin că există o legătură comercială între acestea.

Mai este de remarcat că elementul verbal Negrini, așa cum s-a reținut anterior, pe lângă faptul că este situat în partea de jos a etichetei, sub elementul figurativ balerina, mai este prezentat având grafia unei semnături de mână, în cadrul căreia nu se disting foarte clar toate literele, ca atare, vizual este de natură a nu atrage atenția consumatorului mediu, care se va concentra, astfel, ca indicator al originii comerciale asupra elementului verbal muga, scris cu litere mici de tipar, și astfel, mai ușor de citit pentru consumatorul mediu.

În sensul menționat anterior este de remarcat Cauza C-120/04 - Medion AG v Thomson Sales Germany & Austria GmbH, invocată de reclamantă în susținerea cererii de chemare în judecată, unde s-a reținut că, în situația în care este preluată în semnul complex al unui terț o marcă anterioară, chiar și fără a fi plasată într-o poziție dominantă, riscul de confuzie poate să existe în cazul în care aceasta își păstrează o poziție distinctivă autonomă.

Ca atare, faptul că într-o anumită cauză [Cauza Torre Albeniz (T-287/06), parag.54] s-a decis că principiul potrivit căruia poziția unui anumit element al mărcii combinate la început nu face neglijabile celelalte elemente ale mărcii complexe ține de circumstanțele speciale ale acelui litigiu, în cadrul căruia s-a apreciat că cei doi termeni componenți ai mărc