ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 497/2016

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 497/2016 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2016)

Decizia

nr. 497/2016

Prin cererea înregistrată

sub nr. x/3/2013 la data de 18 iunie 2013, reclamanta SC A. SRL a chemat în

judecată pe pârâtele SC B. SRL și SC C. SRL, pentru ca prin

hotărârea ce se va pronunța să se dispună următoarele:

să se constate că folosirea neautorizată de către ambele pârâte

a însemnului „D." încalcă drepturile de proprietate industrială ale

reclamantei asupra mărcii „E."; să fie obligate pârâtele să

înceteze, de îndată, folosirea neautorizată pe teritoriul României, a

însemnului „D.", în special prin aplicarea semnului de produse sau ambalaje,

oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, precum

și interzicerea folosirii de către pârâte a acestor semne identice sau

similare cu marca reclamantei în activitatea lor comercială; obligarea pârâtelor

la plata unei sume cu titlu de daune interese pentru prejudicial cauzat prin folosirea

neautorizată a mărcii reclamantei; să se dispună publicarea

în presă, pe cheltuiala pârâtelor a dispozitivului hotărârii, într-o publicație

de circulație națională; să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor

de judecată ocazionate cu acest proces.

Prin sentința civilă

nr. 1040 din 18 septembrie 2014, pronunțată de Tribunalul București,

secția a V-a civilă, s-a admis în parte, s-a constatat că folosirea

de către pârâte a însemnului „D." încalcă drepturile de proprietate

ale reclamantei asupra mărcii „E.", au fost obligate pârâtele să

înceteze folosirea neautorizată a însemnului „D." prin aplicarea acestuia

la lapte și produse lactate sau ambalaje ale acestora, oferirea ori comercializarea

ori deținerea produselor lactate în acest scop și s-au respins ca neîntemeiate

capetele de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune interese și

la publicarea în presă a dispozitivului prezentei hotărâri judecătorești.

Împotriva sentinței tribunalului

a declarat apel pârâta SC B. SRL.

Prin decizia nr. 181A din 1 aprilie

2015, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a

civilă, a respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-pârâtă SC

B. SRL împotriva sentinței civile nr. 1040 din 18 septembrie 2014 pronunțată

în Dosarul nr. x/3/2013 de Tribunalul București, secția a V-a civilă,

în contradictoriu cu intimata-reclamantă SC A. SRL și Intimata-pârâtă

SC C. SRL.

Împotriva acestei decizii a declarat

recurs pârâta SC B. SRL.

În drept au fost invocate prevederile

art. 488 alin. (1) pct. 3, 5 și 8 noul C. proc. civ.

În motivarea recursului s-au arătat

următoarele.

I. Privind necorapetența materială

a primei instanțe

C. proc. lasă în competența

judecătoriei, ca prima instanță, o serie de cereri, printre care

cea dispusă de art. 94 lit. h) „judecătoria judecă în prima instanță

cererile privind obligațiile de a face sau de nu face necvaluabile în bani,

indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor

date de lege în competenta altor instanțe".

Acțiunea introdusă de

intimata-pârâtă reprezintă o obligație de a nu face, anume acțiunea

în interzicere întemeiată pe dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice, republicată. Având

în vedere faptul că acest tip de acțiune este neevaluabil în bani încadrarea

corectă a acțiunii din punct de vedere al instanței competente material

era judecătoria. Mai mult, chiar și tn eventualitatea în care s-ar fi

considerat că acțiunea ar putea fi evaluabila în bani, astfel cum a reținut

și instanța de fond, în speța de față intimata-reclaraantă

nu a făcut dovada prejudiciului.

Recurenta a indicat acest argument

atât în apei, cât și în răspunsul la întâmpinare, ambele depuse la dosarul

cauzei.

Conform regulilor de procedură

instanța de judecată este obligată a-și analiza din oficiu competența

generaiă, materială și teritorială, fapt care se consemnează

în încheierea de ședință, încheiere care are caracter interlocutorii!.

Acest tip de încheiere poate fi atacată doar împreună cu hotărârea

pronunțată în cauză, neexistând nici o altă modalitate. Susținerea

atât a intimatei-reci amante, cât și a instanței că nu a fost invocată

excepția în conformitate cu dispozițiile art. 130 alin (2) nu acoperă

obligația instanței de a-și verifica din oficiu competența și

de a consemna acest fapt în încheiere de ședință, indicând temeiurile

de drept pentru care constată competența instanței sesizate, astfel

cum dispune art. 131 alin (1) noul C. proc. civ.

Recurenta a contestat această

încheiere înăuntrul termenului legal.

Conform dispozițiilor procedurale

necompetența instanței reprezintă un motiv de nulitate necondiționată

și absolută. Aceste caracteristici fac ireievantă existența

sau inexistența unei vătămări, astfel cum dispune art. 176 noul

C. proc. civ., precum și momentul până la care poate fi invocată

conform art. 178 alin. (1) noul C. proc. civ.

Acest ultim articol dispune că

„nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător

sau, după caz de procuror, în orice stare a judecații cauzei, dacă

legea nu prevede altfel". Necompetența materială a instanței

este sancționată cu nulitatea absolută atunci când este încălcată,

neputând fi acoperită. Analiza dispozițiilor normative incidente în materie

relevă obligația instanței, chiar tară a se invoca excepția,

de a își verifica din oficiu competența, raționament și soluție

ce trebuie reținute într-o încheiere interlocutor ie. Recurenta a înțeles

să atace această încheiere, prin care instanța de fond și-a

argumentat competența, încheiere care poate fi atacată doar o dată

cu fondul, adică în apel.

Cu toate acestea, instanța

nu motivează și nu judecă excepția ridicată, lăsând

capătul de cerere nesoluîionat. Conform art. 480 alin. (4) instanța ar

fi trebuit să dispună fie admiterea excepției, anularea hotărârii

și trimiterea dosarului spre rejudecare instanței competente, fie respingerea

cererii ca inadmisibilă. Instanța de apel nu a dispus nimic cu privire

la excepția invocată, aceasta invocând un articol de lege, fără

însă a menționa dacă se respinge sau se admite excepția.

Pentru toate aceste motive, în

temeiul art. 488 alin. (1) pct. 3 și 5 și art. 497, solicită casarea

atât a deciziei civile nr. 181 A din 01 aprilie 2015 pronunțată de Curtea

de Apel București, cât și a sentinței civile nr. 1040 din 18

septembrie 2014 pronunțată de Tribunalul București și trimiterea

cauzei spre rejudecata instanței competente material, anume judecătoriei

sector 1 București.

II. Privind invocările relative

la fondul cauzei

oferă solicitantului drepturi conform dispozițiilor Legii nr. 84/1998.

Astfel, art. 30 dispune ca „înregistrarea

mărcii produce efecte cu începere de ia data depozitului reglementar al mărcii",

această data fiind data depunerii cererii de înregistrare a mărcii la

OSIM, conform art. 9 din aceeași lege.

Legea acordă solicitantului

de marcă drepturi care se vor consolida o dată cu admiterea la înregistrare,

[art. 36 alin (2), art. 37 din Legea nr. 84/1998].

existenței unei cereri de înregistrare a mărcii nu oferă dreptul

de a introduce o acțiune în contrafacere decât în cazurile expres prevăzute

de lege. Nu se poate judeca încălcarea dreptului la marcă până când

decizia de admitere sau respingere la înregistrare a mărcii ulterioare nu a

rămas definitivă sau până când nu s-a admis în mod definitiv o acțiune

în anulare a mărcii ulterioare. Nu se poate susține că solicitantul

și titularul unei mărci nu beneficiază de drepturi și protecție

identică. Singura diferență între cele două calități

fiind temporalitatea. Drepturile generate în sarcina solicitantului se vor consolida

retroactiv la data admiterii înregistrării.

Curtea de Apel a ignorat argumentele

depuse, nefacând în fapt aplicarea dispozițiilor legale incidente în materie,

nemotivând de ce consideră ca recurenta nu beneficiază de nici un drept

în calitate de solicitantă.

Hotărârile judecătorești

se bucură de putere de lucru judecat în afară de situațiile expres

prevăzute de lege. (art. 430 noul C. proc. civ.). Hotărârea în cauză

se bucură de autoritate de lucru judecat, neîncadrându-se în categoria celor

provizorii. Susținerea că o hotărâre poate să aibă o putere

de lucru judecat mai mare sau mai mică în funcție de elemente externe

acesteia nu poate fi primită. Toate principiile de drept ar fi încălcate

dacă s-ar admite aceasta susținere, hotărârile instanțelor rămânând

fără obiect.

Se solicită instanței

să se constate existența unor contradicții în ceea ce privește

aplicarea dispozițiilor legale, a analogiilor și interpretării normelor

incidente în materie, creând în fapt o situație juridica incertă.

a mărcii „F." și nu a însemnului „D.".

Atât Curtea de Apel București,

cât și Tribunalul București și-au raportat analiza doar la o parte

din marcă, anume semnul D., în timp ce recurenta a depus spre înregistrare

și utiiizare marca „F.".

În cazul acțiunilor în contrafacere

ceea ce trebuie analizat este semnul utilizat, „F.", și nu doar partea

care seamănă cu o marcă anterioară. Dacă s-ar accepta orice

altă interpretare nu s-ar mai putea admite la înregistrare mărci care

conțin particule sau părți similare cu alte mărci, fără

însă a se pune problema unei identități sau similarități

între cele două.

Astfel, a indicat în documentele

depuse la dosarul cauzei că a folosit constant pe etichetele produselor numai

marca combinată „F.", nefolosind niciodată doar cuvântul „D.".

Argumentul instanței de apel

că „reclamanta este îndreptățită să solicite interzicerea

utilizării acelui semn (parte a acestuia) care îi este prejudiciabil („D.",

iar nu și a adaosului de la „F." sau elementul figurativ - văcuța)

nu este susținut de nici o dispoziție legală. Din contra, în orice

acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 84/1998 se analizează

marca în ansamblul său, iar nu părți din aceasta. Chiar și în

cazul acțiunii în anulare se vorbește de similaritatea și identitatea

dintre mărci în totalitate.

Reiterează susținerile

că analiza trebuie efectuată între marca „E." și marca „F.".

Din acest considerent arată în continuare că argumentele reținute

de instanța sunt greșite, făcând o aplicare greșită a dispozițiilor

legale.

a) Există importante diferențe

fonetice, vizuale și conceptuale între mărcile în discuție

i) Între cele două mărci

sunt comune 5 litere din cele 24 pe care le conține marca recurentei, nefiind

suficiente pentru a se vorbi de identitate sau similaritate. Mai puțin de jumătate,

anume 20%, este similar cu marca anterioară. Raportat la acest procent nicio

o marcă nu s-ar mai putea înregistra dacă argumentul instanțelor

ar fi acceptat

Nu există risc de confuzie

și implicit de asociere, dacă s-ar lua în considerare acest raționament

atunci nu s-ar fi putut admite la înregistrare mărci precum G. (M 2006 02885),

H. (M 2011 08205), I. (M 2003 06165) și J. Mai mult, toate aceste mărci

au fost înregistrate pentru aceleași clase, activând pe aceeași piață

și adresându-se aceluiași tip de consumator, dar organismele abilitate

au considerat ca există suficiente diferențe între acestea astfel încât,

să nu se poate vorbi de similaritate.

Cu atât mai mult nu ar trebui să

se pună problema între cele două mărci „F." și „E.".

Reține instanța că

„denumirea J. reprezintă numele comercial al reclamantei, iar denumirea K.

reprezintă marca de produs".

În realitate denumirea K. reprezintă

localitatea unde este situată societatea, fapt care poate fi ușor probat

prin căutarea sediului societarii, iar nu o marcă de produs. Marca de

produs este „E.", analiza întreprinsă de instanța trebuind să

cuprindă marca în integralitatea sa, iar nu doar acele elemente similare între

cele două mărci.

ii) Recurenta folosește semnul

„F.", nu doar „D.", cum greșit se reține în decizia pe care

înțelege să o conteste. Argumentul că marea recurentei este o marcă

simplă, verbală, când în realitate marca sa este o marcă combinată,

fapt demonstrat prin depunerea ca anexa a fisei mărcii, nu poate fi primit.

Analiza celor două mărci

indica diferențele esențiale existente, pornind de la complexitatea grafică

și mergând până la analiza conceptuală a acestora.

Consumatorul mediu, care este utilizat

ca etalon în desfășurarea oricărei analize, nu ar putea confunda

cele două produse, fiind oferite suficiente elemente de diferențiere între

cele două mărci.

Un consumator mediu va analiza

eticheta în ansamblu, reținând elementele de impact. Analiza mărcii intimatei-reci

amante indică ca elementul central pe care s-a format marca este denumirea

J., aceasta fiind cea care rămâne in mintea consumatorului, observând al doilea

cuvânt abia ulterior. Conceptul din spatele acesteia ara de a face cunoscut producătorul,

dacă nu s-ar fi dorit acest aspect nu s-ar fi depus la înregistrare marca în

această forma.

Curtea de Justiție a Uniunii

Europene a dispus în cauza C- 334/05 OHIM vs. Shaker di L. Laudato & CSas) ca

„elementul dominant trebuie să fie susceptibil de a domina singur imaginea

respectivei mărci pe care publicul relevant o păstrează în memorie,

astfel încât toate celelalte elemente ale mărcii sunt neglijabile în impresia

de ansamblu produsă de aceasta". Elementul dominant este J. și nu

K., astfel cum s-a susținut.

Instanța însă a refuzat

analiza în ansamblu a celor două mărci, insistând doar pe analiza unei

părți infime din marca recurentei. Dispune aceasta ea „Din punct de vedere

conceptual există identitate între mărci, „D." reprezintă diminutivul

de la „K.". Din punct de vedere vizual, deși marca „D." este o marcă

simplă, verbală, cu o scriere în caractere standard, existând un grad

mare de similaritate datorită prezentei elementelor verbale similare „D. vs.

K.". Din punct de vedere al produselor, instanța a constatat că pârâtele

au folosit semnul „D." pentru lapte și produse lactate".

Orice analiză cu privire la

admisibilitatea unei acțiuni în contrafacere trebuie să urmărească

îndeplinirea a trei condiții, și anume cele două mărci să

fie similare, produsele obiect al analizei să fie identice sau similare, ultimul

element fiind existența unui risc de confuzie în percepția publicului.

Dintre toate acestea doar clasificarea pentru care se cere protecția sunt comune.

Cu toate că a făcut dovada

inexistenței și neîndeplinirii acestor condiții argumentând atât

în fapt cât și în drept, instanța a înțeles să nu respingă

întemeiat aceste susțineri, neargumentând pe dispoziții legale motivele

sale, făcând o aplicare greșită a normelor incidente în materie.

iii) Din punct de vedere conceptual

mărcile obiect al prezentului dosar sunt diferite, fiecare urmărind o

tendință diferită și având o semnificație proprie.

Marca pe care recurenta a depus-o

la înregistrare este personală, fiind creația celor care dețin aceasta

societate, este complexă, fantezistă. Marca intimatei - reclamante este

simplă, nu are un conținut original sau imaginativ, fiind formată

din denumirea societății și locul în care își are sediul aceasta.

În cazul recurentei, astfel cum

se indică din denumirea mărcii, laptele din care sunt fabricate produsele

provine doar de la ferma sa, reprezentând mândria sa, motiv pentru care a și

ales să boteze văcuța cu această denumire. Văcuța,

emblemă a produselor lactate, este reprezentantă sa, a spiritului și

a dorinței sale de a le oferi consumatorilor cele mai bune produse, produse

care le asigură existența standardului de calitate L. încă din denumirea

utilizată.

Recurenta utilizează pe produsele

comercializate denumirea mărcii depusă spre înregistrare „F.", faptul

că între aceste semne a ales să însereze și denumirea produsului

nu impietează și nu înlătura utilizarea mărcii - Recurenta nu

utilizează „K.", „D." pentru produse din iapte și produse lactate,

nu a fost niciodată utilizată, singura marca pentru acest tip de produse

fiind „F.".

b) Nu există risc de confuzie

între cele două mărci

Pentru a exista un risc de confuzie

ar trebui ca cele două mărci să activeze nu doar pe aceeași

piață, dar să se adreseze aceluiași tip de consumator. Se poate

observa că strategia intirnatei-reclamante a fost și este conceptul familiar,

al unei societari mici, locale, aceasta comercializând aproape exclusiv prin intermediul

propriilor magazine, toate localizate în zona Sibiului. Aceasta strategie este susținuta

atât de declarațiile reprezentanților societății, cât și

de marketingul utilizat.

Făcând comparația cu

piața pe care activează recurenta și consumatorii cărora li

se adresează, anume rețele deja consacrate, consumatori familiarizați

cu renumele său, L., și care o apreciază pentru inovațiile,

tehnologia și grija pentru calitatea produselor sale, este evident ca nu exista

nici un risc de confuzie sau de asociere intre cele doua mărci.

Intimata reclamantă a formulat

întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, iar recurenta

a formulat răspuns întâmpinare.

Înalta Curte a constatat fondat

recursul în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat motivul de recurs

prin care se susține nelegala soluționarea a motivelor de apel ce priveau

necompetența primei instanțe de a judeca litigiul.

În primul rând recurenta a susținut

că instanța de apel nu ar fi motivat, și judecat excepția invocată,

lăsând această cerere nesoluționată.

Este de observat că instanța

de apel a reținut în privința criticii referitoare la necompetența

materială a primei instanțe, că „această problemă nu a

fost. invocată de vreuna din părți până la primul termen de

judecată cu procedura de citare legal îndeplinită, așa cum pretinde

art. 130 alin. (2) C. proc. civ., astfel că nu poate fi invocată direct

în apel [ținând cont și de art. 480 alin. (4) C. proc. civ.]".

Astfel, instanța de apel a

motivat această critică, reținând eă potrivit dispozițiilor

legale aplicabile nu poate fi invocată direct în apel, altfel spus că

partea este decăzută din această posibilitate.

Atâta timp cât a apreciat că

necompetența primei instanțe nu mai putea ii invocată după împlinirea

termenului prevăzut de art. 130 alin. (2) C. proc. civ. instanța de apel

nu mai putea trece la analiza temeiniciei excepției.

Instanța de apel a făcut

trimitere și la prevederile art. 480 alin. (4) C. proc. civ. potrivit cărora

„dacă instanța de apel stabilește că prima instanța a fost

necompetentă, iar necompetența a fost invocată în condițiile

legii, va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre judecare

instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională

competent ori, după caz, va respinge cererea ca inadmisibilă", tocmai

pentru a sublinia condiția cumulativă, reluată de legiuitor, ca necompetența

să fi fost invocată în condițiile legii, adică în termenele

de decădere prevăzute de lege.

În al doilea rând recurenta a susținut,

în esență, că, deși nu a invocat excepția necompetenței

materiale a primei instanțe în termenul de decădere prevăzut la

art. 130 alin. (2) C. proc. civ., are dreptul să susțină necompetența

materială direct în apel, drept ce rezultă din faptul că potrivit

art. 132 alin. (2) C. proc. civ. încheierea prin care instanța se declară

competentă poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată

în cauză.

Legat de aceste argumente trebuie

făcută distincție între termenul imperativ în cadrul căruia

trebuie invocată necompetența materială și termenul imperativ

în care poate fi atacată încheierea prin care instanța se declară

competentă.

Posibilitatea de a ataca încheierea

prin care instanța se declară competentă odată cu hotărârea

pronunțată în cauză, nu repune partea în termenul de invocare a necompetenței

materiale a primei instanțe, ci are ca premisă invocarea unei astfel de

excepții în termenul legal, excepție care să fi fost soluționată

nefavorabil de către prima instanță.

Aceste considerente sunt susținute

tocmai de prevederile art. 178 alin. (1) C. proc. civ, invocate de către recurentă,

potrivit cărora „nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte

din proces, de judecător sau, după caz de procuror, în orice stare a judecații

cauzei, dacă legea nit prevede altfel".

Astfel, dacă legea prevede

altfel, cum este cazul art. 130 alin. (2) C. proc. civ., nulitatea absolută

nu mai poate fi invocată în orice stare a judecații cauzei.

Prevederile art. 176 pct. 3 C.

proc. civ., referitoare la faptul că nulitatea nu este condiționată

de existența unei vătămări în cazul dispozițiilor legale

referitoare la competența instanței, invocate de către recurentă,

sunt nerelevante, atâta timp cât nu i s-a cerut să facă dovada vreunei

vătămări.

În ceea ce privește motivele

de recurs legate de eventualele drepturi decurgând din depunerea unei cereri de

înregistrare a unei mărci identice cu semnul în cauză, pentru clasele

de produse care fac obiectul litigiului, conform art. 30 coroborat cu art. 37 din

Legea nr. 84/1998, care ar pune problema admisibilității prezentei acțiuni

în contrafacere, și din pronunțarea sentinței nr. 405/2015 a Tribunalului

București prin care se admisese contestația împotriva hotărârii

nr. 350/2013 a Comisiei de contestații mărci din cadrul OSIM, și

se dispusese admiterea la înregistrare a mărcii menționate anterior și

pentru clasele care fac obiectul prezentului litigiu, Înalta Curte a constatat că

nu se mai impune analiza lor în această fază procesuală, raportat

la faptul că prin decizia civilă nr. 626 din 16 decembrie 2015 a Curții

de Apel București, definitivă, a fost schimbată în tot sentința

nr. 405/2015 și respinsa contestația ca neîntemeiată.

Înalta Curte a constatat fondat

motivul de recurs prin care s-a susținut nelegalitatea deciziei sub aspectul

nerespectării criteriilor de analiză a riscului de confuzie dintre marca

înregistrată de către reclamantă, invocată în susținerea

cererii de chemare în judecată, și semnul folosit de către pârâtă.

În susținerea cererii în contrafacere

reclamanta a invocat prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998,

potrivit cărora titularul mărcii poate cere instanței judecătorești

competente sa interzică terților sa folosească, în activitatea lor

comercială, fără consimțământul său un semn pentru

care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o

marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li

se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie

în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Riscul de confuzie reprezintă

riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care

este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la același producător

sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97 CJCE,

Canon Kabushtki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., para. 29).

Existența riscului de confuzie

depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenți, și

anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele

distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv

al mărcii anterioare și publicul relevant.

Aprecierea globală a similarității

vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să

se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în

vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante. (Sahei, C-251/95,

pcî.23, hotărârea CJCE din 11 noiembrie 1997).

Analiza caracterului distinctiv

al mărcii anterioare privite în ansamblu determină întinderea protecției

acordate acelei mărci, pe când analiza caracterului distinctiv al unei componente

a mărcii/semnului determină dacă marca și semnul aflate în conflict

coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv

sau al unei componente slabe, așadar dacă similaritatea se referă

la o componentă importantă sau mai puțin importantă.

În determinarea caracterului distinctiv

al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă

este necesar să se facă o evaluare globală a capacității

mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru

care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și

astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător.

(Windsurfing Chiemsee, C-108/97 șî C-109/97, para. 49).

În cadrul acestei evaluări

trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și

în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă

înglobează sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru

care a fost înregistrata, partea din piață acoperită de marca, intensitatea,

întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța

investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din

mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de

la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și de declarații

ale camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale.

(C-342/97 Loyd Schuhfabrik para. 28 și urm.).

Cu cât mai distinctivă este

marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă

cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale

bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este

caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se bucură

de un grad de protecție mal mică decât o marcă înalt distinctivă,

fie per se, fie datorita recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd

Schuhfabrik, para.20 și 23, Sabei parag. 24, Canon parag. 17).

În ceea ce privește aprecierea

riscului de confuzie se pornește de la ideea că percepția mărcilor

în mintea consumatorului obișnuit al categoriei de produse și de servicii

în discuție joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie și

că în mod normal, acest consumator percepe marca în întregul ei și nu

îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obișnuit este considerat

ca fiind în mod rezonabil informat și în mod rezonabil atent și circumspect.

Acest consumator obișnuit nu are șansa de a face o comparație directă

între diferitele mărci și trebuie să acorde încredere imaginii lor

imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenție al

consumatorului mediu variază în funcție de categoria de produse și

servicii în discuție. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v.

Klijsen Handel BV, parag. 26).

Ținând cont de criteriile

de apreciere a riscului de confuzie cristalizate în jurisprudența CJUE, care

sunt aplicabile atât în cazul opoziției, anulării cât și în cazul

contrafacerii, pentru identitate de rațiune, în primul rând, instanța

de apel trebuia să compare, având în vedere imaginea de ansamblu produsă

publicului relevant, marca reclamantei așa cum a fost înregistrată și

semnul pârâtei așa cum este folosit de către aceasta, din punct de vedere

al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale.

Analiza similarității

dintre semnele în conflict din perspectiva celor trei elemente nu a fost realizată

în mod concret de către instanța de apel, care a pornit de la premisa

că semnele sunt similare, întrucât au în comun particula „M.", din cadrul

unuia dintre elementele verbale componente ale semnelor combinate, și anume,

„K.", respectiv „D.", trecând direct la evaluarea impactului gradului

de similaritate asupra riscului de confuzie.

Analiza de ansamblu, cu prioritate,

a semnelor în conflict din punct de vedere al similarității vizuale, auditive

și conceptuale/semantice, cu identificarea exactă a elementelor componente

ale mărcii și semnului în conflict este importantă întrucât ușurează

stabilirea ulterior a gradului de similaritate dintre marcă și semn, relevant

în determinarea riscului de confuzie. Stabilirea gradului de similaritate pentru

fiecare dintre aspectele vizual, auditiv și conceptual/semantic este relevantă

întrucât în funcție de modul de comercializare fiecare dintre ele are o importanță

mai mică sau mai mare pentru determinarea riscului de confuzie.

Dacă se ajungea la concluzia

că există similaritate sub cei puțin unul dintre aspectele menționate

anterior se putea trece la analiza concretă a existenței riscului de confuzie

aplicând în continuare criteriile de analiză cristalizate în jurisprudența

CJUE.

În ceea ce privește realizarea

comparației dintre marca reclamantei așa cum a fost înregistrată,

și semnul pârâtei așa cum este folosit de către aceasta, din punct

de vedere al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale,

se poate observa că instanța de apel nu a avut în vedere imaginea de ansamblu

a mărcii și a semnului.

Astfel, în ceea ce privește

marca invocată de către reclamantă „E.", marcă combinată,

s-a reținut doar în cadrul analizei similarității conceptuale/semantice

că pentru determinarea existenței riscului de confuzie este avut în vedere

doar elementul „K.", întrucât componenta „J." ar reprezenta denumirea

comercială a producătorului, în condițiile în care componenta „J."

este folosită cu funcția de marcă, fiind un element al unei mărci.

În cadrul analizei similarității

vizuale și auditive (care a fost făcută în comun, deși este

în mod evident o diferență între modul în care sunt rostite, marca și

semnul, și modul cum sunt vizualizate de către consumatorul mediu avizat,

informat și atent) se reține indirect că elementul „K." ar fi

dominant fără să se motiveze de ce ar exista, în raport de situația

de fapt specifică, un caz particular, în condițiile în care regula în

domeniul protecției mărcilor este că mărcile sunt vizualizate

de sus în jos, elementele centrale și cele situate la început rețin mai

degrabă atenția; sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct

de vedere vizual în comparație cu celelalte componente din cadrul mărcii,

iar dacă această evaluare este dificil de efectuat, însemnă că

nu există nici un element dominant.

În ceea ce privește semnul

în conflict, deși a reținut că este relevant în acțiunea în

contrafacere modul în care apelanta pârâtă a utilizat semnul în dispută

pe produsele sale, în determinarea similarității dintre marca înregistrată

a reclamantei și semnul folosit de către pârâtă și a existenței

riscului de confuzie, instanța de apel a continuat prin a reține că

„în mod corect reclamanta și prima instanță s-au raportat la semnul

„D." utilizat de pârâtă și nu la (...) „F.", reclamanta fiind

îndreptățită să solicite „interzicerea utilizării acelui

semn (parte a acestuia) care îi este prejudiciabil („D"), iar nu și adaosul

„F." sau elementul figurativ - văcuța”.

Cu privire la acest aspect instanța

de apel a mai reținut că „existența unui element figurativ (o văcuță)

pe eticheta produselor apelantei pârâte purtând semnul „D." nu este relevantă,

deoarece (...) litigiul de față privește strict acțiunea reclamantei

privind contrafacerea mărcii sale printr-un semn constând într-un cuvânt utilizat

de pârâtă (D.)" astfel că „acest din urmă element figurativ

nu este obligatoriu și necesar a fi luat în considerare în compararea cu marca

reclamantei, care poate pretinde contrafacerea mărcii doar printr-unul din

semnele utilizate de apelantă pentru a-și distinge produsele, și

anume elementul verbal dominant „D.".

Într-adevăr, reclamanta este

interesată să solicite interzicerea utilizării acelui semn care îi

este prejudiciabii, dar analiza riscului de confuzie trebuie făcută analizând

semnul în ansamblu în contextul în care este folosit. Înregistrarea ca marcă

a unui element verbal, ca în cazul de față, nu conferă dreptul de

a interzice folosirea de către un terț a unui element identic sau similar,

decât dacă există risc de confuzie, iar existența acestuia se apreciază

prin analizarea semnelor în integralitatea lor, întrucât prin modul de folosire

de către un terț a unui element verbal asemănător unuia aflat

în componența unei mărci acel element poate, de exemplu, să nu fie

remarcat de către consumator sau să i se acorde o importanță

minoră, astfel încât publicul să nu creadă că produsele sau

serviciile despre care este vorba, care poartă semnul în cauză, provin

de la aceiași producător sau de la un producător legat economic de

titularul mărcii.

În consecință, ținând

cont că analiza existenței riscului de confuzie nu a fost făcută

de către instanța de apel cu respectarea criteriiior cristalizate în jurispradența

CJUE așa cum au fost reliefate mai sus, în temeiul art. 496 alin. (2) raportat

la art. 488 pct. 6 și 8 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta

SC B. SRL, împotriva deciziei nr. 181A din 1 aprilie 2015 pronunțată de

Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia și trimite

cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 8 martie 2016.