ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1960/2018

Prin sentința nr. 129 din 19.04.2017, Tribunalul Satu Mare a respins acțiunea civilă formulată de reclamanta S.C. A. S.A., cu sediul în jud. Suceava, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L., cu sediul în jud. Satu Mare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apei apelanta reclamanta S.C. A. S.A., solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței apelate, cu consecința admiterii acțiunii introductive, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată apel și fond.

Prin decizia nr. 377/C-A din data de 12 decembrie 2017, Curtea de Apel Oradea, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a admis apelul, a schimbat în tot sentința și, în consecință, a admis, în parte, acțiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.A. împotriva pârâtei S.C. B. S.R.L. A dispus încetarea imediată și definitivă a oricăror acte de utilizare a " semnul D." și "marca E. de la B. - semnul D." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare și interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente și/sau pentru publicitate și în alte scopuri. A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 133.354 RON cu titlu de despăgubiri. A dispus distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele " semnul D." și" marca E. de la B. - semnul D." A respins în rest, acțiunea și a fost obligată pârâta intimată să plătească reclamantei apelante suma de 34.432 RON cu titlu de cheltuieli de judecată parțiale în primă instanță și în apel.

În motivarea deciziei s-au reținut următoarele.

Potrivit ari 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn pentru care, datorita faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Prin acțiunea ce face obiectul prezentei cauze, astfel cum a fost completată reclamanta intimată a solicitai încetarea imediată și definitivă a oricăror acte de utilizare a " semnul D." și " marca E. de la B. - semnul D." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare și interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente și/sau pentru publicitate și în alte scopuri, obligarea pârâtei la despăgubiri,confiscarea și distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele "semnul D." și "marca E. de la B. - semnul D.".

Susținerea intimatei potrivit căreia completarea la acțiune a fost depusa cu încălcarea prevederilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ. este neîntemeiată întrucât nici termenul din data de 18.04.2011 și nici cel din data 16.05.2011 nu pot fi considerate ca prima zi de înfățișare conform ari 134 C. proc. civ. deoarece la primul termen de judecată pârâta a solicitat amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător, iar cererea i-a fost admisă conform art. 156 C. proc. civ., iar la cel de-ai doilea termen de judecată s-a dispus amânarea cauzei la solicitarea reclamantei în vederea studierii întâmpinării ce i-a fost comunicată la acel termen.

Potrivit înscrisurilor de la dosar reclamanta apelantă S.C. A. S.A. este titulara mărcii "marca D., înregistrată sub nr. x din 12.03.2001, reînnoită la 12.03.2011, pentru produse din clasa 30 - înghețată.

Așa cum rezultă din răspunsul la interogatoriu, din bonurile fiscale depuse la dosar cât și din raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, începând cu luna iunie 2009 pârâta a comercializai înghețată sub denumirea,. marca E. de la B. - semnul D.", ulterior pârâta devenind titulara mărcii "pentru produse din clasa 30 - înghețată, înregistrată sub nr. x din 25.09.2009 .

Prin decizia nr. 4818 din 25.10.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus anularea mărcii deținute de către pârâtă, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, forma anterioară modificării prin Legea nr. 66/2010, reținându-se că marca pârâtei conține semne similare cu marca anterioară, deținuta de către S.C. A. S.A. și este destinată a fi aplicată unor produse identice, existând, astfel, un risc de confuzie pentru public, inclusiv și riscul de asociere cu marca reclamantei.

Așa cum a arătat și apelanta, fiind vorba de o nulitate a înregistrării mărcii, generată de neîndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea acesteia, nulitatea are efect retroactiv, urmând a fi înlăturate toate efectele care s-au produs între momentul înregistrării mărcii și momentul anulării.

Prin urmare, având în vedere statuările deciziei nr. 4818 din 25.10.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și ale art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005 instanța de apel apreciază ca fondate capetele de cerere prin care reclamanta apelantă a solicitat sa" se dispună încetarea imediată și definitivă a oricăror acte de utilizare a "semnul D." și "marca E. de la B. - semnul D.", sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare și interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente și/sau pentru publicitate și în alte scopuri.

În ceea ce privește solicitarea reclamantei apelante de a se dispune confiscarea materialelor ce poartă semnele " semnul D." și "marca E. de la B. - semnul D.", instanța de apel o apreciază ca nefondată deoarece dispozițiile art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005 nu prevăd și posibilitatea ca instanța să dispună o asemenea măsură.

În ceea ce privește daunele materiale solicitate, instanța de apel reține că potrivit art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 " La cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite.

La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare: a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat și. după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat".

De asemenea, dispozițiile art. 998-999 C. civ. prevăd că orice prejudiciu produs printr-o faptă ilicită trebuie reparat.

Analizând condițiile răspunderii civile delictuale, instanța de apel reține că este îndeplinită condiția faptei ilicite, întrucât, pârâta a folosit un semn similar cu marca pârâtei pentru produse identice, existând un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

Împrejurarea că pârâta a folosit acest semn în cadrul unei mărci nu prezintă relevanță, atâta vreme cât această marcă a fost anulată și, așa cum s-a arătat mai sus, datorita efectului retroactiv al nulității, sunt înlăturate toate efectele care s-au produs între momentul înregistrării mărcii și momentul anulării.

La stabilirea vinovăției, instanța de apel va avea în vedere că urmare a cererii formulate de către pârâta intimată, având ca obiect înregistrarea mărcii "semnul D." reclamanta apelantă i-a trimis acesteia, la data de 20.07.2009, prin executor judecătoresc, o notificare prin care i-a adus la cunoștință că este titulara mărcii "D." pentru produse din aceeași clasă și că marca solicitată la înregistrare conține denumirea "D.", element distinctiv care se regăsește ca atare și în conținutul mărcii anterioare "D.", fiind similară din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual cu marca de anterioară, astfel că s-ar putea crea un risc de confuzie între consumatori cu privire ia originea produselor, precum și o inducere în eroare a acestora privire la existența unor eventuale legături comerciale între cei doi titulari.

După emiterea acestei notificări, pârâta a depus la data de 25.09.2009 o cerere de înregistrarea mărcii "marca E. de la B. - semnul D.", iar cu privire la această cerere a fost emis un aviz de refuz provizoriu, pe considerentul că mărcii solicitate la înregistrare i se opun atât marca deținută de către reclamantă cât și o altă marcă, însă ulterior OSIM a emis o decizie de înregistrare a mărcii.

Prin urmare, chiar dacă prin decizia nr. 4818 din 25.10.2013 Înalta Curte de Casație și Justiție nu a mai analizat reaua credință a pârâtei la înregistrarea mărcii prin prisma prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, raportat la cele arătate mai sus, instanța de apel reține că la data formulării cererii de înregistrare a mărcii pârâta intimată a cunoscut existența mărcii intimatei, faptul că marca pe care a solicitat-o la înregistrare conține un semn similar cu marca anterioară deținută de către reclamantă, precum și poziția de opunere a reclamantei cu privire la folosirea de către pârâtă a semnului "D.", asumându-și riscul ca marca sa să fie anulată, astfel că este îndeplinită și cerința vinovăției la angajarea răspunderii pârâtei intimate pentru fapta sa ilicită.

În ceea ce privește prejudiciul, prima instanță a reținut că nu este îndeplinită această condiție pe considerentul că produsele celor două părți nu s-au întâlnit pe aceeași piață.

Or, așa cum a arătat și apelanta, datorită faptului că drepturile asupra unei mărci înregistrate sunt recunoscute și aparate pe întreg teritoriul României este nerelevant locul în care își desfășoară activitatea cele două societăți atâta timp cât acestea comercializa același produs, respectiv înghețată, cu atât mai mult cu cât așa cum rezultă din raportul de expertiză ambele societăți (reclamanta exclusiv, iar pârâta în parte) și-au comercializat producția prin rețele de distribuție, astfel există posibilitatea ca acestea să fi fost comercializate în aceleași zone.

De asemenea, așa cum rezultă din raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe 2009 a S.C. A. S.A. printre principalele piețe de desfacere sunt și județele Suceava și Maramureș, județe în care pârâta avea magazine proprii, prin care comercializa înghețata, "marca E. de la B. - semnul D.".

Prin urmare, în mod greșit instanța de fond a reținut inexistența unui prejudiciu raportat la faptul că cele două părți nu sunt concurente pe piața de desfacere a produselor.

Dimpotrivă, instanța de apel apreciază că simpla folosire a unui semn identic cu marca pentru aceleași produse cu cele pentru care marca a fost înregistrată riscul de confuzie sunt de natură să provoace daune titularului mărcii.

Prin acțiunea formulată reclamanta apelantă a solicitat ca pârâta intimată să fie obligată la plata sumei de 200.000 euro în echivalent Iei, reprezentând pierderile suferite, dat și câștigurile realizate de către pârâtă. Ulterior, aceasta și-a recalculat prejudiciul, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 18.644 RON sumă ce reprezintă contravaloarea produselor comercializate după decizia de anulare a mărcii deținute de către pârâtă și suma de 2.227.002,48 RON sumă calculata prin aplicarea ratei profitului înregistrat de apelantă din exploatarea mărcii D. asupra veniturilor intimatei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată, în perioada 2009-2014.

9 întrucât reclamanta nu a înțeles să achite taxa de timbru aferentă majorării pretențiilor, instanța de fond, prin încheierea din 29.11.2016 a anulat ca insuficient timbrată acțiunea pentru pretențiile care depășesc suma de 841.300 RON, sumă pentru care s-a achitai taxa de timbru, această încheiere nefiind apelată de către reclamantă.

Așa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, din răspunsurile la obiecțiuni și din completările la raportul de expertiză contabilă pentru sortimentul de înghețată, "marca E. de la B. - semnul D." pârâta a avut vânzări totale în perioada 2009-2014 de 13.421.680 RON, însă aceasta nu a realizat profit din vânzarea acestui sortiment de înghețată, cheltuielile înregistrate pentru materii prime, cheltuielile directe și indirecte, fiind mai mari decât veniturile realizate.

De asemenea, din opinia separată a expertului asistent C. reiese că pârâta a avut pierderi din vânzarea sortimentului de înghețată D. și la nivelul cheltuielilor directe.

Din răspunsul la obiecțiuni și completările, la raportul de expertiză contabilă (fila x dosar - reiese că în anii 2007 și 2008 reclamanta apelantă a avut o medie a vânzărilor totale de înghețată de 9.458.710 RON/an ((9389768+9527652)/2), din care vânzările de înghețată D. au fost în medie de 294209,5 Iei/an ((388.017+200402)/2).

Rezultă așadar că, în perioada 2007-2008, din totalul vânzărilor de înghețată, Înghețata D. a avut o pondere medie de aproximativ 3,31%, iar din raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că în perioada 2009 - 30.06.2014 vânzările de înghețata D. au avut o pondere de 1,9% din totalul vânzărilor de înghețată.

Se constată, așadar, că după anul 2009, an în care pârâta a început să producă sortimentul de înghețată D., vânzările de înghețată D. ale reclamantei au scăzut ca pondere din totalul vânzărilor de înghețată.

Având în vedere situația profitului realizat de către reclamantă realizat din vânzările sortimentului de înghețată D., astfel cum rezultă din răspunsul la obiecțiuni, instanța de apel apreciază că pierderea câștigului suferit de către reclamantă se impune a fi stabilită prin raportare la suma medie încasată de reclamantă din vânzarea înghețatei D. în anii 2007 -2008, respectiv suma de 294.209,5 RON, putându-se presupune, în mod rezonabil, că reclamanta ar fi realizat din vânzarea înghețatei D. în anii 2009-2013 venituri apropiate cu media anilor anteriori, dacă pârâta nu i-ar fi încălcat dreptul la marcă.

Prin urmare, instanța de apel va stabili prejudiciul astfel; la suma de 294.209,5 RON va calcula cota de profit a reclamantei aferentă fiecărui an, sumele urmând a fi adunate, iar din suma totală rezultată va fi scăzut profitul efectiv înregistrat de reclamantă în perioada anilor 2009 -2013, de unde rezultă:

- anul 2009 - 294.209, 5*33,05% - 97.236,23 RON - profit ce ar fi trebuit să fie realizat de către reclamantă;

- anul 2010 - 294.209, 5*22,88% - 67.315.13 RON;

- anul 2011 -294.209, 5*9,6%= 28.244,11 RON;

- anul 2012 - 294.209, 5*13.39% -39.394,65 Iei;

- anul 2013 -294.209, 5*15.58 % = 45.837,84 Iei;

În consecință, instanța de apel reține că în anii 2009 -2013 profitul total reclamantei din vânzarea înghețatei D., dacă vânzările s-ar fi menținut la nivelul anilor anteriori, ar fi trebuit să fie de 278.028 RON, însă acesta a fost de 144.674 (astfel cum rezultă din tabelul de la fila x dosar), astfel că prejudiciul suferit de către reclamantă este de 133.354 RON.

Instanța nu a avut în vedere la calculul prejudiciului și profitul aferent anului 2014 deoarece pârâta nu a mai produs înghețată D. în anul 2014, iar suma încasată ca urmare a vânzării produselor existente în magazine, în anul 2014 a fost în valoare de doar 4.364,52 RON, apreciindu-se că raportat la dimensiunea redusă a acestor vânzări nu s-ar putea reține că ar fi fost afectat profitul reclamantei în anul 2014.

Cât privește solicitarea apelantei de a se calcula prejudiciul prin aplicarea ratei profitului înregistrat de apelantă din exploatarea mărcii D. asupra veniturilor intimatei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată, în perioada 2009-2014, instanța o apreciază ca nefondată.

Astfel, așa cum s-a arătat mai sus, dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 prevăd că, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real ca urmare a încălcării săvârșite.

Dacă s-ar avea în vedere solicitarea reclamantei, ar însemna că aceasta, în ceea ce privește sortimentul D., pe lângă vânzările și profitul efectiv înregistrat în perioada 2009-2013, ar fi putut realiza suplimentar, o medie a vânzărilor de peste 2.686.000 RON/an și o medie a profitului de peste 445.000 RON/an, în condițiile în care anterior anului 2009, în anii 2007-2008, media vânzărilor a fost de 294.209,5 RON/an, iar media profitului a fost de 104.366 RON/an, iar vânzările anuale de înghețată ale reclamantei pentru celelalte sortimente de înghețată, în anii 2009-2013, cu excepția anului 2012, au scăzut.

Prin urmare, având în vedere și faptul că pârâta nu a realizat profit din vânzarea înghețatei D. la nivelul cheltuielilor directe, instanța de apei apreciază că obligarea pârâtei la plata unui prejudiciu calculat prin aplicarea ratei profitului înregistrat de apelantă clin exploatarea mărcii D. asupra veniturilor intimatei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată, ar reprezenta o îmbogățire fără justă cauză a apelantei.

În ceea ce privește solicitarea apelantei de obligare a pârâtei la plata sumei de 18,644 RON sumă ce reprezintă contravaloarea produselor comercializate după decizia de anulare a mărcii deținute de către pârâtă, instanța o apreciază ca nefondată întrucât în ceea ce privește partea aferentă vânzărilor din anul 2013, aceasta a fost avută în vedere la calcularea profitului nerealizat de către apelantă pentru 2013.

Cât privește partea aferentă vânzărilor din anul 2014, așa cum s-a arătat mai sus, instanța a apreciat că nu se poate reține că vânzările din 2014 ar ii diminuat câștigul apelantei, iar din raportul de expertiză rezultă că pârâta nu a realizat profit aferent vânzărilor din 2014.

Prin urmare, instanța de apel a apreciat că, în cauză, este dovedită și condiția prejudiciului, cuantumul acestuia fiind de 133.354 RON.

De asemenea, întrucât, așa cum s-a arătat, reclamant apelantă a dovedit o pierdere a profitului ca urmare a săvârșirii faptei ilicite de către intimată instanța reține că este îndeplinită și condiția existenței raportului de cauzalitate între faptă și prejudiciu.

În temeiul art. 276 C. proc. civ. coroborat cu art. 15 din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât pretențiile reclamantei apelante au fost admise doar în parte, instanța a obligat intimata pârâtă să plătească reclamantei suma de 34. 432 RON cu titlu de cheltuieli de judecată parțiale în fond și în apel, reprezentând taxă timbru aferentă pretențiilor admise (6.432 RON), onorariu expertiză (3.000 RON Filele x-y dosar) și 25.000 RON reprezentând onorariu de avocat și cheltuieli de deplasare parțiale.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta S.C. A. S.A. și pârâta S.C. B. S.R.L.

I. Recurenta - reclamantă S.C. A. S.A. a solicitat admiterea recursului și modificarea, în parte a deciziei apelate cu admiterea integrală a petitului privind acordarea despăgubirilor, la suma precizată și timbrată; obligarea la plata cheltuielilor de judecată susținute în recurs (taxă timbru și onorariu avocat) și la plata cheltuielilor respinse în parte la faza de fond - apel (onorarii avocațiale-onorarii experți - taxă de timbru fond și apel, respinse în apel).

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

În primul rând, sumele solicitate reflectau un profit (marja de profit a reclamantei-aferentă 2009-2014) cercetat de experți la fondul cauzei, declarat la organele fiscale, marja de profit aplicată nefiind arbitrară, reprezentând un cuantum stabilit onest și legal. De asemenea vânzările totale anuale ale B. au fost calculate și evidențiate prin expertiza contabilă.

Criteriul aplicării ratei de profit înregistrată de A. din exploatarea mărcii D., pe perioada 2009-2014, asupra veniturilor pârâtei realizate din comercializarea produselor sub marca anulată în perioada analizată (2009-2014), a fost evidențiat conform obiectivului suplimentar nr. 2, la care s-a răspuns prin suplimentul la raportul de expertiză judiciară, administrat în cauză, Acest criteriu este legal, admisibil și confirmat anterior de jurisprudență în repetate rânduri.

Raportat la speță, instanța de apel a greșit considerând inechitabil că sumele rezultate din aplicarea acestui criteriu, ar reprezenta o îmbogățire tara justă cauză. Consideră că acest argument este nelegal câtă vreme nu este și nu a fost invocat nici măcar de partea adversa.

Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că: "instanța de apel în mod just a reținut că recurenta pârâtă a săvârșit fapta ilicită cu intenție indirectă, apreciind că aceasta a acceptat implicit că ar putea produce un prejudiciu titularului mărcii înregistrate prin comercializarea produselor purtând semnul protejat."

O.U.G. nr. 100/2005 și acordul TRIPS stabilesc posibilitatea cuantificării acestor pierderi ca fiind beneficiul injust realizat de către persoana care a încălcat dreptul.

În conformitate cu dispozițiile art. 1349 alin. (1) și (2) din C. civ., "orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane", "Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de prejudiciile cauzate, fiind obligat să Ie repare integral."

Legiuitorul impune judecătorului ca la acordarea daunelor interese să țină scama de toate aspectele corespunzătoare. Legiuitorul oferă câteva criterii de circumstanțiere (consecințele economice negative, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat).

Instanța de apel a analizat doar veniturile reclamantei, neraportând dimensiunea prejudiciului la toate aspectele corespunzătoare, conform textului legal, antemenționat, ci doar la un element străin de acesta - vânzările reclamantei realizate anterior încălcării drepturilor reclamantei. Aptitudinea ca un criteriu să fie "corespunzător", în accepțiunea textului art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 este ca acesta să își găsească fundamentarea în criterii legale, conforme cu normele aplicabile.

Instanța de apel a analizat dimensiunea prejudiciului, in mod nelegal, raportat strict la veniturile reclamantei, pe perioada 2007-2008, perioadă care nu putea fi relevantă, câtă vreme B. nu începuse să încalce drepturile reclamantei. Or, stabilirea unei relevante a perioadei 2007-2008, este nelegală, întrucât dimensiunea vânzărilor nu aveau legătură în niciun fel eu acțiunile B. În schimb este cert cuantumul (enorm) al vânzărilor B., acestea trebuind să fie un reper, câtă vreme, aceste vânzări ale Intimatei erau consecința directă a vânzărilor ilicite și a încălcării drepturilor reclamantei, și nu vânzările reclamantei erau consecința directă a acțiunilor intimatei B. întrucât așa cum s-a recunoscut în practica judiciară… "vânzările pot rămâne la aceeași cotă sau pot crește, chiar în condițiile menționate, ea urmare a unor strategii de marketing și publicitate, prin care poate fi atrasă o nouă clientelă, după cum vânzările pot scădea, dar aceasta scădere să fie cauzată de alți factori decât deturnarea clientelei reclamantei de către pârâtă, cum ar fi intrarea pe piața a unor terțe firme, diminuarea vânzărilor datorită crizei economice etc.

În plus, în cazul faptelor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală prejudiciul material are, de regulă, o structură complexă, derivând din atingeri aduse patrimoniului sub mai multe aspecte".

Consideră că această abordare (raportarea de către instanța de apel strict ia vânzările reclamantei de dinainte de apariția încălcării drepturilor) ar fi fost justificată, doar dacă, se administrau dovezi în speță din care ar fi reieșit faptul că intimata B. nu ar fi apucat comercializarea produselor care încălcau drepturilor reclamantei, ori acestea s-ar fi comercializat o perioadă scurtă de timp, fie situația în care din comercializare se realizau venituri mult mai mici decât vânzările reclamantei.

Însă, în cauză, s-a arătat prin proba cu expertiza judiciară contabilă că pe o perioadă foarte mare de timp 2009-2014, B. a realizat venituri însemnate/enorme (peste 13.400.000 RON) din producția și comercializarea la scară industrială (pe mai multe modalități de comercializare), urmare directă a unor atitudini de totală rea credință.

Prin modul de cuantificare a prejudiciului ales de Instanță, instanța a avansat un criteriu care nu poate fi legal și nici aplicabil. Chiar instanța de apel a reținut ca ambele competitoare au avut aceeași modalitate de comercializare a produselor. Instanța de apel trebuia să se raporteze ia vânzările masive ale intimatei când a aplicat rata de profit a recurentei reclamante. Procedând contrar, raportându-se numai la veniturile reclamantei păgubite, a procedat în mod total nelegal și inechitabil, permițând pârâtei de a obține profit de pe urma faptei ilicite constatate chiar de instanța de apel, cerință consacrată și de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005.

Instanțele au validat o asemenea cuantificare și în trecut. Această modalitate de calcul a prejudiciului este de natură să înlăture și posibilitatea pârâtei de a obține profit de pe urma faptei de contrafacere, cerință consacrată și de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005. In cazul faptelor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, prejudiciul material derivând din atingeri aduse patrimoniului sub mai multe aspecte: beneficiul nerealizat, diluția mărcii, pierderea sau diminuarea caracterului distinctiv al modelului industrial în cazul în care modelului industrial respectiv i se conferise preponderent o astfel de funcție distinctivă, cu consecința diminuării valorii economice a mărcii, diminuarea eficienței în folos propriu a publicității datorită împrejurării că de această publicitate profită și contrafăcătorul, necesitatea unor noi investiții în strategiile de marketing și publicitate pentru recâștigarea clientelei pierdute ca urmare a actelor ele contrafacere, etc."

Eroarea pe care instanța de apei o mai face, constă în raportarea expresă și repetată Sa faptul că intimata pârâtă nu a realizat profit, fiind pe pierdere.

Instanța de apel arată la pag. 17, penultimul aliniat: "parata nu ar fi realizat profit din vânzarea înghețatei "D." la nivelul cheltuielilor directe."

Această constatare este falsă. Din probele administrate reiese că intimata pârâtă a realizat profit din vânzări - cheltuieli directe. în urma decontării cheltuielilor indirecte a rezultat pierdere. Acest fapt reiese cu evidență din constatările expertizei. Mai mult decât atât, a arătat în cadrul expertizei, (a se vedea raportul de expertiză - obiectivul 8) prin obiectivul solicitat, că intimata nu numai că și-a diminuat pierderile la nivelul întregii activități de înghețată dar a și dedus incorect și indirect sume însemnate din totalul vânzărilor purtând mărcile uzurpate.

Intimata-pârâta a vândut de aproximativ 45 de ori mai multă înghețată purtând mărcile "D." (respinsă de OSIM în 2010) și "marca E. de la B. - D." (anulată de I.C.C.J. în octombrie 2013), decât reclamanta, însă aceasta a obținut pierdere. Recurenta-reclamantă a vândut de aproximativ 45 de ori mai puțină înghețată purtând marca "D." (înregistrată din anul 2002 și înregistrată și la nivel comunitar), decât intimata-pârâtă, însă aceasta a obținut profit.

Toate încasările care au venit din vânzarea înghețatei purtând ambalajele ilicite, au fost direcționate pentru acoperirea costurilor directe (materie primă) însă au fost direcționate și pentru acoperirea costurilor indirecte. Mai mult decât atât, orice sumă intrată în patrimoniul intimatei, din contrafacere, a fost destinată să acopere proporțional și costurile aferente produselor din gama F. și G.

Astfel, prin comercializarea ilicită și prin încălcarea mărcii reclamantei, intimata a câștigat cu 13.421.680 RON mai mult, bani care au fost destinați să acopere cheltuieli directe (cu materiile prime) și cheltuieli indirecte care s-au făcut indiferent de volumul producției sau al vânzărilor.

Concluzia ce se conturează din analiza datelor din expertiza contabilă este că dacă intimata-pârâtă nu ar fi obținut veniturile de 13.421.680 RON. din comercializarea ilicită, nu ar fi cheltuit cu materiile prime și celelalte costuri aferente mărcii contrafăcute, pierderea pe care ar fi obținut-o ar fi fost mult mai mare. in acest mod, aceasta a beneficiat direct de vânzările obținute ilicit din încălcările drepturilor reclamantei.

Conform datelor expertizei, mijloacele fixe aferente producției de înghețată au fost amortizate de intimata-pârâtă, în medie pe 8 ani, durata minimă de amortizare conform catalogului însă având în vedere că au fost noi, durata lor utilă de viață este de cel puțin între 12-16 ani. Acestea au fost recuperate prin costuri la început, iar începând cu anul 2018 nu mai produc cheltuieli recuperându-se integrai pe calea amortizării. La mijloacele de transport, durata de amortizare a fost de 4 ani, dar având o durată de viață utilă și de 8-10 ani. Lăzile frigorifice - folosite și azi au fost înregistrate integral pe costuri la achiziția acestora, însă durata utilă de viață a lor este de 8-10 ani. Rezulta că banii care au venit din contrafacere au acoperit și au contribuit ia generarea de profit într-o perioadă ulterioară.

Instanțele au mai considerat în această materie că, .."atâta vreme cât s-a produs o încălcare a dispozițiilor de drept comun în materia răspunderii civile delictuale, nu este necesară condiționarea reparării materiale a acestuia, de evidențierea unui profit al pârâtei, în urma actelor de contrafacere".

Astfel, actul ilicit a rezultat din vânzarea mărcii contrafăcute, lucru constatat și de către instanță. Faptul că pârâta nu a reflectat profit în actele contabile nu ar trebui să fie un element care să înduplece instanța să acorde daune mai mici sau să acorde, chiar și indirect, circumstanțe atenuante intimatei.

Astfel, vânzările și profitul nu ar trebui analizate în raport de corelație. Orice profit ar fi obținut ar reprezenta o îmbogățire directă, o creștere a averii obținută în mod ilicit care ar trebui să revină titularului de drept.

În aceasta situație, volumul vânzărilor este cel care ar face diferența, un volum de vânzări mare stabilind consecințe mai mari, după cum este normal. Volumul vânzărilor conține atât situația de îmbogățire directă (prin profitul obținut) cât și situația de îmbogățire indirectă (prin creșterea cotei de piață, prin propulsarea celorlalte produse, prin eliminarea celorlalți competitori, etc.).

În directă legătură cu argumentele de la punctul anterior, alt argument prin care arată că criteriul ales de instanță nu este "corespunzător" și nu are în vedere înlăturarea consecințele economice negative, așa cum cere textul O.U.G. nr. 100/2015 este următorul. În raționamentul instanței de apel, dacă reclamanta ar fi realizat un profit de 278.028 RON pe perioada 2009-2013, (în realitate fiind de 144.674 RON) înseamnă că B. nu ar mai fi putut fi sancționată, alegându-se acest criteriu, putând păstra lot beneficiul vânzărilor.

O.U.G. nr. 100/2005 și acordul TRIPS stabilesc posibilitatea cuantificării acestor pierderi ca fiind beneficiul injust realizat de căire persoana care a încălcat dreptul:

"Art. 3. (2) Măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încălcate, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și totodată să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora"

În concret, procedând în acest fel, instanța de apel a schimbai structura complexă a prejudiciului reglementată de legiuitor, prin raportarea exclusivă ia vânzările comerciantului păgubit (nu la beneficiile realizate de cel culpabil, la diluția mărcii celui păgubit, la eforturile suplimentare de recâștigare a clientelei, distinctivității mărcii etc.).

Astfel se observă că acest criteriu este total nelegal, câta vreme este evident, că în această construcție juridică, persoana care folosește ilicit un semn ce încalcă drepturile unui proprietar de marcă, pe o perioadă mare de timp, dar si cu rea credință, poate vinde produsele ce aduc atingere mărcii, la sume uriașe, urmând să plătească daune la nivelul afacerii celui păgubit si nu ia scara ilicitului produs (similar cauzei pendinte).

Conform principiilor și normelor invocate, dar și a practicii judiciare invocate în apel, în realitate, prejudiciul material suferit de recurenta-reclamantă este cauzat de faptul că pârâta a profitat parțial și de investițiile realizate de reclamantă, de publicitate, de diluția mărcii sale, respectiv scăderea capacității distinctive a acesteia, ceea ce determină scăderea valorii economice a respectivei mărci.

Încălcarea drepturilor reclamantei a avut loc pe o perioadă de timp însemnată (2009-2014). Marca reclamantei și-a pierdut din valoarea economică prin faptul că, timp îndelungat, mărcile intimatei B., respinse de OSIM/anulate, au fost folosite de intimată la scară industrială, Fiind realizate din comercializarea anumitor tipuri de produse identice (produse de înghețată) sume însemnate, comerțul fiind realizat inclusiv în zona de acțiune a Recurentei dar și în zone în care aceasta încerca să între pe piață.

Deși marca reclamantei, înregistrată în anul 2002 (încălcată din anul 2009) a avut funcția de a conferi distinctivitate din punct de vedere al aspectului și al prezentării produselor reclamantei, această funcție a fost diminuată, intrarea pe piață în zonele identificate de experți fiind mult mai grea, realizabilă cu cheltuirea unor sume de bani mai mari (publicitate, discounturi etc.).

Beneficiul intimatei constă așadar tocmai în faptul că, prin veniturile câștigate ilicit în urma activității de contrafacere, B. a putut continua activitatea sa ilicita și și-a putut dezvolta afacerea prin: plata unor salarii, plata pentru utilajele de producție sau pentru mașinile de transport, cheltuielile cu publicitatea tăcută diverselor produse etc.; toate aceste așa-zise "costuri" sunt, în realitate, beneficiile realizate de contrafăcător în mod direct din activitatea de contrafacere, beneficii pe care le-a investit în propria afacere.

Scopul mărcilor vizează distinctivitatea produselor unui agent economie. Conform celor administrate la fond și în apel, reiese că prin comercializarea de către intimată a înghețatei purtând marca anulată cu aspect similar cu cea a recurentei, pe parcursul mai multor ani (2009-2014) prejudiciul material suferit este dat în primul rând și de diluția mărcii sale, respectiv scăderea capacității distinctive a acesteia, ceea ce determină scăderea valorii economice a respectivei mărci.

Consideră că una din cele mai importante prerogative ale drepturilor de proprietate intelectuală este jus fruendi, prerogativa de a culege fructele civile ale creației intelectuale protejate.

Având în vedere raționamentul criticat ales de instanța de apel, consideră că s-au încălcat și normele care conturează funcția specifică a mărcii (normele comunitare și practica CJ.U.E.) - potrivit practicii OUE funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului identitatea originii produsului sau a serviciului care poartă marca, prin aceea că îi permite să distingă fără confuzie, acel produs de alte produse, care au o altă origine.

Din datele prezentate se remarcă faptul că B. S.R.L. a comercializat marca D. în valoare totală de 13.421.680 RON în procente de la 71,29% în anul 2009 până la 48,97% în anul 2013 raportat la vânzările totale de înghețată. La B. S.R.L. au fost puse în vânzare doar 3 mărci (D., F. si G.) care au conținut mai multe sortimente fiecare. A se vedea ponderea produsului D./marca E. de la B. - semnul D. în anexa 1, alăturată recursului.

Societatea A. S.A., în perioada supusă expertizei a comercializat până la între 5 mărci (existente până la 2007 în patrimoniul A.) și 17 mărci (existente până la SEM 1 2014 în patrimoniul A.) de înghețată cu diferite sortimente. Toate ambalajele reclamantei conținând aceste mărci, erau prezente alături de marca înregistrată distinct "A.". Prin urmare nu este nicio îndoială că prin comercializarea de către B. a produselor ce aduceau încălcare drepturilor reclamantei, au fost aduse prejudicii și mărcii "D." dar si a mărcii/brandul A.".

Acest fapt explică realizarea unei cifre de afaceri mai mici pentru D. decât a realizat B. S.R.L. din vânzarea mărcilor D./E. de la B. - semnul D. Din datele prezentate se remarcă faptul că A. a avut o capacitate de producție însemnată, însă aceasta a fost împărțită între mult mai multe mărci de înghețată decât la B. S.R.L.

B. a comercializat, ilicit/cu rea credință, produsele sale pentru cele arătate la pct. 4 Comercializarea produselor purtând marca anulată B. a fost făcută la scară largă, nu izolat sau sporadic. B. a comercializat mai bine de 74% din producția de înghețată prin rețea de distribuție la scară națională ca și recurenta (nefiind relevant că aceasta a lipsit în anumite județe sau zone geografice), deși aceasta a declarat inițial (întâmpinare și răspuns la interogatoriu) că a comercializat înghețata purtând mărcile anulate, preponderent prin magazinele proprii.

Mai mult decât atât, produsele promovate sub marca "marca E. de la B. - semnul D." erau numeroase, fiind organizate într-o gamă însemnată de produse (a se vedea gama promovată de B. în care apar nu mai puțin de 9 modalități de producere/ambalare, fiecare produs cu o multitudine de sortimente - 53 produse conform răspunsului de la interogatoriu - pct. 4), ceea ce duce la o singură concluzie: că semnul aplicat în mod continuu pe produsele sale arăta atractiv publicului și că erau vandabil.

O altă critică pe care o aducem, din perspectiva aplicării art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005. respectiv a aplicării directe a dispozițiilor art. 13 pct. 2 din Directiva CE 48/2004 în concurs cu alin. (3) al art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, sub aspectul bunei sau relei-credințe, aceste dispoziții diferențiază modalitatea și întinderea despăgubirilor cuvenite pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietatea industriala în raport de atitudinea subiectivă avută de cel care a încălcat drepturile respective.

II. Recurenta - pârâtă S.C B. S-R.L. a solicitat, în principal, admiterea recursului, casarea deciziei civile nr. 377/C72017- A, pronunțată în ședința publică din 12.12.2017, de către Curtea de Apel Oradea și pe cale de consecință trimiterea cauzei spre rejudecare Curții de Apel Oradea; iar în subsidiar, admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei civile nr. 377/C/2017- A, pronunțată în ședința publică din 12.12.2017, de către Curtea de Apel Oradea în sensul respingerii apelului formulat de către apelanta-reclamantă S.C. A. S.A. împotriva sentinței civile nr. 129/2017, pronunțată în ședința publică din 19.04.2017 de către Tribunalul Satu Mare în dosar nr. x/2011, cu consecința respingerii în tot a acțiunii formulate de reclamantă.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Decizia instanței de apel este nelegală, fiind incidente motivele de recurs prevăzute de 304 alin. (1) pct. 5, 6, 7, 8 și 9 C. proc. civ.

Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat încetarea folosirii de către pârâtă a mărcii D. cu lapte și obligarea pârâtei la plata sumei de 200.000 euro cu titlu de despăgubiri. La al treilea termen de judecată și după primul termen de înfățișare reclamanta a depus la dosarul cauzei o completare de acțiune, adăugând cererii principale alte capete de cerere prin care a solicitat încetarea folosirii de către pârâtă și a mărcii marca E. de la B. - semnul D.

A invocat tardivitatea cererii modificatoare în baza art. 132 alin. (1), deoarece prima zi de înfățișare a fost depășită, aceasta împlinindu-se la al doilea termen de judecata.

Astfel, din considerentele deciziei civile, instanța de apel reține: "Așa cum rezultă din răspunsul la interogatoriu, din bonurile fiscale depuse la dosar,cât și din raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, pârâta a comercializat înghețată sub denumirea "marca E. de la B.- semnul D., ulterior pârâta devenind titulara mărcii pentru produse din clasa 30 - înghețată, înregistrată sub nr. x din 25.09.2009".

Așadar, instanța de apel, după ce a analizat probele administrate în cauză, a concluzionat în considerente ca pârâta a comercializat produse de înghețată sub marca E. de la B. - semnul D. (fapt pe care nu s-a contestat), însă cu toate acestea, în dispozitivul hotărârii obligă pârâta la încetarea definitivă a folosirii atât a mărcii D., cât și a semnului și marca E. de la B. - D., la distrugerea materialelor ce poartă ambele semne mai sus arătate.

Nelegalitatea hotărârii rezidă în principal din faptul că nu sunt îndeplinite cerințele acțiunii în contrafacere.

În cadrul acțiunii în contrafacere, titularul mărcii urmărește încetarea oricărui act de comerț ce implică folosirea semnului identic sau similar cu cel pentru care este înregistrată marca sa și nu folosirea unei mărci înregistrate de către un competitor al său.

În mod corect, prima instanță a apreciat că nu este vorba despre o acțiune în contrafacere (astfel cum reclamanta și-a calificat acțiunea), introdusă de titularul unei mărci anterior înregistrate împotriva titularului unei mărci similare, ulterior înregistrate, pentru perioada anterioară anulării mărcii ulterioare și că nu poate fi admisă acțiunea în contrafacere, introdusă de titularul unei mărci anterior înregistrate împotriva titularului unei mărci similare, ulterior înregistrate, decât după anularea mărcii ulterioare și dacă aceasta continuă să fie folosită, această opinie fiind susținută de doctrină și de jurisprudență.

Instanța de apel, fără a reține în considerentele deciziei de apel motivele pentru care a înlăturat această opinie, a reținut că suntem în prezența acțiunii în contrafacere.

Însă, conflictul între cele două mărci înregistrate generat de o pretinsă identitate sau similaritate a mărcilor, în care ambii titulari au drepturi egale conferite prin înregistrare, se poate rezolva numai prin intermediul acțiunii în anularea mărcii ulterioare. (Decizia nr. 7925 din 6 octombrie 2006, Decizia nr. 6361 din 4 octombrie 2007, Decizia nr. 6754 din 15 decembrie 2010 pronunțate de I.C.C.J, secția civilă și de proprietate intelectuală).

Doar în cazul în care, consecutiv anulării s-ar continua folosirea mărcii, atunci s-ar putea recurge la acțiunea de contrafacere (Decizia nr. 6361 din 4 octombrie 2007 a I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală).

Se poate observa că motivul anulării mărcii E. de la B. - semnul D. îl constituie posibilitatea creării unui risc de confuzie din motive de similitudine în raport de marea anterioară, I.C.C.J. nepronunțându-se cu privire la anularea pentru folosirea cu rea-credință a acestei mărci, Înalta Curte arătând în mod expres că nu se pronunță cu privire la acest aspect, iar instanța de apel învestită a apreciat ca nu se poate reține reaua-credință, nefiind incident motivul de nulitate prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998.

Așadar, pe toată durata desfășurării litigiului în dosar nr. x/2011, până la soluția pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, recurenta a folosit marca cu just temei, cu bună-credință, fiind titulara unui drept conferit de înregistrarea la O.S.I.M. Mai mult, în primele două cicluri procesuale în acest dosar, soluția instanțelor de judecată a fost favorabilă societății B. SRL).

Nu se poate reține reaua-credință în folosirea mărcii până la soluționarea irevocabilă a cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. x/2011, întrucât pârâta beneficia de o marcă înregistrată în mod legal, pentru care O.S.I.M., autoritatea abilitată în acest sens, a emis o decizie de înregistrare, opozabilă erga omnes până la momentul anulării înregistrării mărcii.

Ca urmare a pronunțării deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. x/2011, deși prin această hotărâre nu s-a dispus interzicerea comercializării produselor pârâtei, reprezentanții acesteia au dispus retragerea imediată de pe piață a produselor comercializate de pârâtă sub această marcă. Toate vitrinele și siglele purtând această marcă au fost schimbate, toate autocolantele aflate pe mașinile de transport înghețată au fost schimbate, toate produsele au fost retrase din magazine, inclusiv pagina de internet a fost reconstruită.

În mod greșit instanța de apel a apreciat că sunt îndeplinite condițiile acțiunii în contrafacere, întrucât; dreptul asupra mărcii anterioare este egal cu dreptul asupra mărcii ulterioare, atâta vreme cât ambele mărci sunt înregistrate, întrucât pe durata înregistrării lor ambele beneficiază de protecția legii, având la bază o decizie emisă de un organ administrativ opozabilă erga omnes.

În cazul în care s-ar accepta că o acțiune în contrafacere ar putea fi introdusă împotriva titularului mărcii ulterioare similare, s-ar nesocoti dreptul acestuia, care este egal cu dreptul titularului mărcii anterioare pe durata existenței mărcii.

Atât acțiunea în anulare, cât și acțiunea în contrafacere sunt acțiuni pe care titularul unei mărci înregistrate le are la dispoziție pentru a-și apăra marca sa. Ceea ce le diferențiază este faptul că, în timp ce acțiunea în anulare poate fi introdusă doar împotriva titularului mărcii ulterioare similare înregistrate, acțiunea în contrafacere poate fi introdusă doar împotriva celor care utilizează - fără drept - denumiri neînregistrate (așa-numitele mărci neînregistrate) care încalcă un drept anterior protejat cu privire la o marcă.

Cât privește activitatea de contrafacere, aceasta nu este definita în legislație, însă reclamanta și-a întemeiat acțiunea în contrafacere pe prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

În cuprinsul alin. (3) al textului de lege susmenționat sunt enumerate, cu caracter limitativ actele ce pot fi interzise terților, iar cat privește subiectul activ al contrafacerii, acesta este terțul, concurent ai titularului mărcii, care folosește în activitatea sa comerciala, tară consimțământul titularului mărcii, un semn identic sau similar eu marca, pentru produse sau servicii identice sau similare și nu o marcă înregistrată în OSIM.

Având în vedere ca legiuitorul a folosit noțiunea de "semn" și nu pe aceea de "marcă", doctrina a apreciat în mod întemeiat că în aceasta ipoteza este necesar, tot ca situație premisă ea paratul sa nu fie titularul unui drept de proprietate intelectuala asupra acestuia, respectiv ca semnul sa nu fie înregistrat ca marcă pe numele acestuia.

Numai intr-o atare situație se poate recurge la acțiunea în contrafacere, or în speța dedusă judecății, pârâta a folosit o marca înregistrată, doar ulterior anulării mărcii, dacă s-ar continua folosirea acesteia, s-ar putea să discuta eventual de o acțiune în contrafacere.

Recurenta nu a contrafăcut produsele reclamantei protejate de marca "D." (marca apelantei), ci a produs și comercializat propriile-i produse în baza certificatului de înregistrare al mărcii nr. x eliberat de O.S.l.M. pentru marea "E. de la B. - semnul D.", iar printre clasele de produse prevăzute în anexă la acel certificat figurează și produsele de înghețată pe care pârâta a început sa le producă și să le comercializeze pe baza acestui document oficial pe teritoriul României.

Procedând astfel, recurenta nu a tăcut decât să-și exercite drepturile legitime pe care le avea conform certificatului menționat eliberat de autoritatea stalului investită prin lege să verifice condițiile l