ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1932/2018

Asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. x/2013 la data de 18.06.2013, reclamanta S.C. A. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâtele S.C. K. S.R.L. și S.C. D. S.R.L., solicitând instanței ca prin sentința ce o va pronunța să constate că folosirea neautorizată de către ambele pârâte a semnului "E." încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcii "A. F." nr. 070842; să fie obligate pârâtele să înceteze, de îndată, folosirea neautorizată pe teritoriul României, a semnului "E.", în special prin aplicarea semnului de produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, precum și interzicerea folosirii de către pârâte a acestor semne identice sau similare cu marca reclamantei în activitatea lor comercială; obligarea pârâtelor la plata unei sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul cauzat prin folosirea neautorizată a mărcii reclamantei; să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor, a dispozitivului hotărârii, într-o publicație de circulație națională; să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

Prin sentința civilă nr. 1040/18.09.2014, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, s-a admis în parte acțiunea, s-a constatat că folosirea de către pârâte a însemnului "E." încalcă drepturile de proprietate ale reclamantei asupra mărcii "A. F." nr. 070842, au fost obligate pârâtele să înceteze folosirea neautorizată a însemnului "E." prin aplicarea acestuia la lapte și produse lactate sau ambalaje ale acestora, oferirea, comercializarea ori deținerea produselor lactate în acest scop și s-au respins ca neîntemeiate capetele de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune-interese și la publicarea în presă a dispozitivului hotărârii judecătorești.

Împotriva sentinței tribunalului a declarat apel pârâta S.C. K. S.R.L., criticând soluția pentru nelegalitate și netemeinicie.

Prin decizia civilă nr. 181A din 1 aprilie 2015, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâta S.C K. S.R.L.

Împotriva acestei decizii, a declarat recurs pârâta S.C K. S.R.L.

Prin decizia nr. 497/08.03.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I-a civilă s-a admis recursul, a fost casată decizia atacată și s-a trimis cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel.

În rejudecare, prin decizia civilă nr. 973A din 14 decembrie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, apelul declarat de pârâtă a fost respins ca nefondat.

Împotriva aceste decizii, recurenta a formulat recurs, prevalându-se de ipotezele de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

Recurenta susține că decizia recurată este dată cu nesocotirea și aplicarea greșită a normelor de drept material incidente în cauză.

În continuarea motivelor de recurs, recurenta-pârâtă invocă prevederile art. 501 C. proc. civ.

În acest sens, învederează că în practica judiciară s-a reținut că încălcarea obligației instanței de fond de a ține seama de dezlegarea dată problemelor de drept în recurs, atrage sancțiunea casării hotărârii.

Astfel, prin motivarea deciziei supuse prezentului recurs, curtea de apel demonstrează că nu a ținut cont de elementele impuse acesteia prin decizia de casare, astfel încât, în opinia recurentei, devine incident motivul de prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. (8) din C. proc. civ.

Cel mai important aspect menționat de Înalta Curte de Casație și Justiție și încălcat în rejudecare este acela conform căruia "instanța de apel trebuia să compare, având în vedere imaginea de ansamblu produsă publicului relevant, marca reclamantei așa cum a fost înregistrată și semnul pârâtei așa cum este folosit de către acesta, din punct de vedere al similarității semantice, conceptuale, auditive și vizuale.

Analiza similarității dintre semnele în conflict din perspectiva celor trei elemente nu a fost realizată în mod conrect de către instanța de apel (în primul ciclu procesual) care a pornit de la premisa că semnele sunt similare întrucât au în comun particula «mândruța» din cadrul unuia dintre elementele verbale componente ale semnelor combinate și anume «mândra», respectiv «mândruța» trecând direct la evaluarea impactului gradului de similaritate asupra riscului de confuzie."

Recurenta arată că nici în al doilea ciclu procesual, instanța de apel nu s-a raportat la ansamblul semnului pârâtei.

În plus, deși s-a subliniat în decizia de casare că analiza se realizează raportat la semnul folosit de pârâtă, iar nu cu părți ale acestuia, nu s-a luat în considerare acest aspect și, mai mult decât atât, instanța de apel nici nu a menționat faptul că semnul utilizat de pârâtă conține și numele producătorului - B., în condițiile în care acest nume (B.) reprezintă marcă înregistrată, notorie, a pârâtei și este plasat la începutul semnului utilizat, fiind foarte vizibil prin prisma culorii roșii a fontului (cea mai tare culoare cu putință).

Înalta Curte, prin decizia de casare a statuat faptul că, în virtutea art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în cazul unei acțiuni în contrafacere, instanța este ținută să analizeze trei aspecte: asemănarea/similaritatea dintre marca reclamantului și semnul opus; asemănarea/similaritatea dintre produsele/serviciile părților în litigiu; existența unui risc de confuzie între marcă și semn.

În ceea ce privește analiza riscului de confuzie, Înalta Curte a arătat că acesta "reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwin-Meyer inc, para. 29).

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenți, și anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare și publicul relevant."

Or, prin decizia recurată, curtea de apel nu a efectuat analiza riscului de confuzie, neluând în considerare toate elementele stabilite a fi avute în vedere de către instanța de recurs, anterior menționate.

Sub aspectul similarității semnelor, respectiv al elementelor distinctive și dominante ale acestora, instanța de casare a reținut că "marca și semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune ce ar putea duce la confuzie; diferențele pe care un consumator nu le-ar remarca, nu trebuie accentuate", continuând prin a statua că similaritatea vizuală și fonetică dintre marca reclamantei și semnul recurentei rezultă din "asemănarea elementului verbal F., conținut de marca combinată a reclamantei, A. F., cu reprezentarea grafică a unei vaci, cu elementul verbal E. din semnul aplicat de pârâtă pe produse identice, în combinație cu sloganul "de la ferma noastră" și reprezentarea grafică a unei vaci."

Deși face referire la faptul ca marca și semnul în conflict trebuie analizate în ansamblul lor, atunci când se analizează situația concretă, la fel ca în cazul primei decizii date în apel, curtea de apel s-a raportat exclusiv la elementul "E." din cadrul semnului pârâtei, fără sa facă referire, nici măcar tangențial, la cealaltă parte din semnul recurentei, respectiv "B.", "din lapte de la ferma noastră" și văcuța stilizată, intrând, pe această cale, în contradicție cu cele reținute de instanța supremă.

Recurenta mai arată că în privința similarității semnelor, instanța de apel a apreciat că "sunt incidente dispozițiile art. 36 lit. b) din Legea nr. 84/1998, similaritatea ridicată a mărcii reclamantei cu semnul utilizat de parată", neexplicând de ce ar exista o similaritate atât de ridicată în condițiile în care din 14 litere cât are marca "A. F.", respectiv 39 de litere din semnul recurentei "B. E. din lapte de la ferma noastră" doar 5 sunt comune.

În aceste condiții, recurenta consideră că normele de drept material privind similaritatea mărcii cu un semn au fost aplicate greșit în acest caz, putându-se vorbi de cel mult o similaritate parțială sau redusă, în niciun caz ridicată.

În plus, în jurisprudența constantă în materie, precum și în decizia de casare, s-a reținut că "regula în domeniul protecției mărcilor este ca mărcile sunt vizualizate de sus în jos, elementele centrale și cele situate la început rețin mai degrabă atenția; sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct de vedere vizual în comparație cu celelalte componente din cadrul mărcii, iar dacă aceasta evaluare este dificil de efectuat, înseamnă că nu există nici un element dominant."

În raport de această statuare, curtea de apel, în rejudecare, a reținut că elementul distinctiv al mărcii reclamantei este componenta "F.", chiar dacă, vizualizând semnul de sus în jos, aceasta apare după elementul A. și vaca înconjurată de un arc de cerc, însă motivarea este în contradicție cu cele stabilite de Înalta Curte:

"sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct de vedere vizual în comparație cu celelalte componente."

Mai departe, aprecierea curții de apel în sensul ca denumirea F. face parte dintr-un concept care ar induce ideea modului patriarhal de creștere a animalelor pentru lapte [..] este străină de cauză (ceea ce se circumscrie motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6), întrucât, singura semnificație a cuvântului F. din marca reclamantei este aceea de a arăta în care loc din România sunt fabricate produsele pe care se aplică marca - a se vedea anexa 1.

Practic, analizând în ansamblul său marca reclamantei, din punct de vedere conceptual, aceasta semnifică produse din lapte de vacă, fabricate de A., în localitatea F. Prin urmare, nu există nicio legătură cu un eventual concept de nume atribuit vacii reprezentate în cadrul mărcii, în ceea ce privește semnul intimatei - reclamante.

Aceasta susținere este confirmată chiar și de către intimata reclamantă, prin informațiile pe care le furnizează pe website-ul propriu, www.x.com, la secțiunea "Despre noi", prin descrierea cu exactitate a semnificației cuvântului F., din componenta mărcii sale, deci, a conceptului acesteia, astfel:

"Legenda locului spune că F. e un loc magic unde, demult, o hangiță frumoasă și harnică a vrăjit oameni din toate colțurile țării cu bucate alese și cu vin răcoros. În amintirea ei, laptele, sana, iaurtul, brânza produse de noi păstrează cu sfințenie gustul tradiției și al calității."

Deci, F. nu are nicio legătură cu numele văcuței, ci este, așa cum recurenta a arătat pe parcursul soluționării litigiului, inclusiv prin prezentele motive de recurs, locul unde se află fabrica reclamantei.

Prin urmare, recurenta consideră că în cadrul mărcii reclamantei, elementul dominant este cuvântul A. și nu F., ceea ce este argumentat de următoarele aspecte:

Cuvântul A. este scris deasupra cuvântului F.;

Atenția consumatorului este atrasă către cuvântul A. tocmai prin faptul că acesta este înconjurat de un arc de cerc, alături de desenul ce reprezintă o vacă;

Cuvântul F. are rol exclusiv descriptiv cu privire la locul unde se situează fabrica produsului pe care se aplică marca reclamantei (similar cazului G. Pitești);

Cuvântul A. este parte componentă a mărcii reclamantei, marca în ansamblul său, înglobând toate elementele, iar nu doar o parte din ele. "A." este mult mai cunoscut de către consumatori - nimeni nu cumpără lapte "F.", ci lapte de la A.

Pentru consumatorii mărcii A. F. din Sibiu (marcă locală - F. fiind o localitate cunoscută pentru fabrica de lapte), astfel încât toți știu de laptele A., nu de laptele F. (similar, cei din Argeș știu de Mioveni ca locul unde se afla fabrica G., dar toata lumea este conștienta ca marca este G., nu Mioveni și nimeni nu ar cumpăra o mașină din Mioveni).

Așa cum a arătat instanța de casare, pentru a reține că eventual, elementul F. este dominant în cadrul mărcii reclamantei, curtea de apel ar fi trebuit sa răstoarne cele reținute în mod constant în jurisprudența în domeniu, explicând mult mai clar de ce cineva ar reține locul fabricii față de marca producătorului.

Deși în decizia de casare au fost arătate principiile enumerate în C-342/97 Schuhfabrik (para. 28 și urm) conform cărora:

"În cadrul acestei evaluări (determinarea caracterului distinctiv) trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și, în particular, de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă înglobează sau nu un element descriptiv al bunurilor și serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piața acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și declarații ale camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale", instanța de apel nu a analizat distinctivitatea elementului "F." în raport de aceste principii, ci a decis pur și simplu că "elementul distinctiv și dominant al mărcii înregistrate de reclamantă este cuvântul F., chiar în condițiile în care cuvântul A. este dispus la începutul mărcii combinate."

Astfel, având în vedere faptul că numele "F." nu este o marcă distinctivă pentru produse lactate (exista 9 localități în țară cu numele "F." și 5 cu "I."), în Sibiu, F. este cunoscută pe plan local pentru fabrica de lactate, numele de "F." este un nume comun pentru vaci (inclusiv instanța de apel a reținut acest lucru), recurenta consideră că "F." este un element slab distinctiv, astfel încât din marca reclamantei "A. F.", puterea distinctivă provine de la elementul "A."

Față de cele arătate, recurenta consideră că este evidentă încălcarea normelor de drept material de către instanța de apel, motiv pentru care cauza trebuie rejudecată și analizate aceste criterii,

Plecând de la premisa greșită că F. și E. sunt elemente dominante ale semnelor aflate în conflict, instanța de apel a reținut că "semnul utilizat de pârâtă se concentrează pe elementul verbal E. [..]", însă argumentele invocate sunt contrare jurisprudenței CJUE și deciziei de casare date de Înalta Curte.

Aprecierea globală a similarități vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează acestea, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante (Sabel, C-251/95, para. 23, hot. CJUE din 11.11.1997)

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și astfel, în stabilirea dacă este puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel, să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. [Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, para. 49]

Concluzia, este aceea că în urma analizei efectuate în mod judicios asupra semnului reclamantei, acesta este unul slab distinctiv față de orice alt semn, inclusiv față de cel al pârâtei, neavând capacitatea de a furniza produsului pe care este aplicat o protecție ridicată, ci, mai degrabă, având un rol descriptiv - societatea producătoare și locația fabricii.

Recurenta învederează că sub aspect vizual și fonetic, se observă că marca sa nu are un element dominant, toate componentele aceseia fiind în mod egal puternice.

Astfel, expresia "E., din lapte de la ferma noastră" trebuie analizată în totalitatea ei, împreună cu desenul stilizat al văcuței, poziționată pe o pajiște verde, și cu trimitere la marca de producător B., aceasta fiind de fapt modalitatea în care pârâta a înțeles să aplice acest semn pe produsele sale.

Conceptul pe care îi reprezintă semnul său exprimă consumatorului ideea că produsele provin de la văcuțe fericite (se observă zâmbetul larg al văcuței de pe ambalaj), crescute în natură, în zone cu multă verdeață, motiv pentru care laptele dat de văcuțele sale este foarte sănătos și hrănitor. Tocmai pentru aceste motive, pârâta a procedat la botezarea văcuței cu numele de E., pentru că, prin nivelul calitativ ridicat al produselor, aceasta îi produce un accentuat sentiment de mândrie.

În plus, văcuța recurentei-pârâte, care este poziționată în centrul semnului, este stilizată de așa natură, încât atrage atenția consumatorului prin vioiciunea sa și prin expresia veselă, văcuța fiind poziționată într-un cadru verde, sănătos, înconjurată de iarbă și de copaci cu fructe.

Văcuța atrage atenția consumatorului asupra recunoașterii de care se bucură, în sensul că la D. (ferma recurentei) au fost aduse văcuțe din rasa J., o rasă recunoscută și apreciată la nivel mondial.

Referitor la marca de producător, care se regăsește pe semnul pe care recurenta îl folosește, B. (mai ales că este vorba de marca notorie B., înconjurată de un chenar de culoare roșie), instanța de apel nu a făcut nicio referire, fiind, cu atât mai mult în contradicție cu elementele indicate de instanța de casare, în sensul analizării semnelor în conflict în întregul lor.

Comparând semnele în litigiu, curtea de apel a făcut referire la faptul că fontul cu care sunt scrise cuvintele F., respectiv E. ar fi asemănător, precum și ca litera "M" ar fi scrisă cu caractere de dimensiuni mai mari, ceea ce ar cauza similaritate între semne.

Or, această constatare este eronată, susține recurenta, în cazul ambelor semne, întrucât cele două cuvinte reprezintă nume proprii (în cazul reclamantei-intimate, localitatea F., iar în cazul recurentei numele văcuței), astfel că, în vederea respectării normelor de scriere a limbii romane, este normal ca aceste cuvinte să fie scrise cu majuscule.

Cât privește fontul utilizat, recurenta susține că nu este unul identic, existând diferențe notabile între cele două semne. Astfel, fontul utilizat de recurentă, față de cel al reclamantei, este unul drept, pe când fontul din semnul A. S.R.L. este înclinat; de asemenea, fontul A. este considerabil mai subțire, în comparație cu cel al recurentei.

În ceea ce privește publicul relevant (parte a analizei pe care instanța de apel ar fi trebuit să o facă în aprecierea existenței riscului de confuzie), căruia se adresează semnele în conflict, acesta nu este deloc același, astfel că, acest aspect nu poate fi luat în calcul, ca un element care să poate confirma existența riscului de confuzie.

Analizând secțiunea "Magazine", de pe website-ul reclamantei, www.x.com, se poate observa că produsele acesteia se comercializează exclusiv în județul Sibiu (anexa 2).

Deci, produsele lactate, despre care se pune problema că ar fi în concurență cu ale recurentei, sunt comercializate în doar 3 magazine, toate aflate în județul Sibiu.

Pe de altă parte, produsele recurentei, printre care și acelea pe care este aplicat semnul care face obiectul prezentului litigiu, sunt comercializate pe tot teritoriul României, dar și în Uniunea Europeană. Acest aspect este prezentat foarte elocvent pe website-ul principal al B., http://www.x.ro/y.

Prin urmare, din compararea publicului căruia se adresează produsele pe care se aplică semnele aflate în conflict, se poate observa că există diferențe esențiale între acestea, publicul A. limitându-se la zona județului Sibiu, pe când publicul recurentei este întins pe tot teritoriul României, precum și în toată Uniunea Europeană.

Instanța de apel a reținut faptul că "riscul ca publicul să creadă că produsele în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic este dovedit", fără însă a analiza în niciun mod cum se poate ca un consumator mediu, când vede numele producătorului scris chiar la începutul mărcii (A. F.), respectiv la începutul semnului folosit de recurentă (B. E. din lapte de la ferma noastră) ar putea să confunde cei doi producători.

Este evident faptul că neanalizând menționarea celor 2 producători în numele mărcii intimatei, respectiv în semnul recurentei, și în plus, susținând faptul că riscul a fost dovedit fără a aminti măcar de faptul că spre deosebire de alte cazuri, aici este menționat chiar numele producătorilor, fiind foarte ușor pentru consumator să înțeleagă de la ce producător provine produsul, hotărârea instanței de apel a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material.

Recurenta mai învederează că a înregistrat la nivel european marca "B. E. din lapte de la ferma noastră" (nr. certificatului mărcii se regăsește în anexa 5), astfel încât, se consideră în drept să folosească marca și pe teritoriul României.

În concluzie, analiza îndeplinirii condițiilor impuse de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 nu a fost efectuată în mod corespunzător de instanța de apel în rejudecare, conform dezlegărilor date de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia de casare, nerespectând niciuna din cele două direcții principale de analiză trasate de instanța supremă, anume: analiza comparativă a tuturor elementelor care trebuie avute în vedere în aprecierea existenței sau a inexistenței riscului de confuzie; analiza semnelor în conflict trebuie să se facă prin luarea în calcul a ansamblului acestor semne, iar nu doar a unor părți din acestea, în acest fel fiind încălcate dispozițiile art. 501 alin. (1) C. proc. civ. Dispoziții legale invocate sunt similare cu prevederile art. 315 din Codul anterior, sub imperiul căruia, Tribunalul Suprem a decis că încălcarea obligației instanței de fond de a ține seama de dezlegarea dată problemelor de drept în recurs, atrage sancțiunea casării hotărârii.

În aceste condiții, recurenta susține că se impune constatarea incidenței art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., motiv pentru care solicită admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare, însă unei alte curți de apel decât Curtea de Apel București.

În susținerea acestei solicitări, recurenta învederează instanței de recurs că a solicitat Curții de Apel București, prin intermediul Biroului de Informare și Relații Publice, să îi comunice componența nominală a membrilor completelor specializate în judecarea cauzelor de proprietate intelectuală (Anexa 3 la motivele de recurs).

Rezultă că toți cei cinci judecători au făcut deja parte din completele de judecată în dosarele dintre recurentă și intimata A. S.R.L., vizând marca reclamantei A. F.: nr. x/2013, x/2013* și x/2014.

În cazul admiterii recursului și trimiterii cauzei spre rejudecare, în opinia recurentei, la Curtea de Apel București nu ar fi cu putință să se formeze un complet care să rejudece apelul, având în vedere faptul ca toți judecătorii din cadrul completelor specializate în proprietate intelectuală sunt incompatibili.

În concluzie, solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție ca, după admiterea recursului de față, să dispună trimiterea cauzei spre rejudecare unei alte curți de apel, având în vedere incompatibilitatea tuturor judecătorilor specializați în proprietate intelectuală din cadrul Curții de Apel București și interesul unei bunei administrări a justiției.

Recursul a fost supus procedurii de filtru în condițiile art. 493 C. proc. civ., fiind întocmit raportul asupra admisibilității acestuia, calea de atac declarată de către pârâtă fiind admisă în principiu prin încheierea din 20 aprilie 2018, ocazie cu care s-a stabilit termen de judecată în ședință publică, în temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ.

Recursul formulat este nefondat, potrivit celor ce urmează.

Recurenta-pârâtă, prin criticile dezvoltate în memoriul de recurs se prevalează de două motive de casare, anume cel prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 - susținându-se că hotărârea cuprinde motive străine de natura cauzei - și pct. (8) C. proc. civ. - hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

Prin cererea de chemare în judecată, pârâta a inițiat o cerere în contrafacerea mărcii sale A. F., înregistrată sub nr. 70842 din 17.03.2005, marcă națională, combinată, cu element figurativ, titlu ce îi conferă drepturi exclusive pentru clasele de produse și servicii 29 - lapte, băuturi din lapte, produse lapte, smântână, brânză, cazeină alimentară, unt, unt industrial, frișcă, chefir, koumiss (băutură lapte), smântână bătută, iaurt; cererea a fost îndreptată împotriva recurentei - pârâte S.C. K. S.R.L. care, în activitatea sa comercială folosește semnul E. din lapte de la ferma noastră, pentru produsele lactate pe care le fabrică; alături de pârâta S.C. K. S.R.L. a fost chemată în judecată și pârâta S.C. D. S.R.L. care însă nu a formulat apel împotriva soluției primei instanțe, astfel încât aceasta nu are calitatea de parte în prezenta etapă procesuală.

Cererea în contrafacere a fost întemeiată pe dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora:

"(2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;".

Într-un prim ciclu procesual, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă a fost admisă, iar apelul promovat de către pârâtă a fost respins ca nefondat.

Recursul promovat de către pârâtă a fost admis prin decizia civilă nr. 497/8.03.2016 a Înaltei Curți de Casați și Justiție, secția i Civilă, decizia dată în apel a fost casată, iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiași instanțe de apel; prin decizia de casare, s-a dat dezlegare anumitor probleme de drept și au fost date anumite îndrumări instanței de rejudecare, iar nerespectarea unora dintre acestea este invocată de către recurentă în prezentul recurs, sens în care aceasta se prevalează de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8, în principal, dar și pe pct. 6 C. proc. civ., cel din urmă motiv de casare, doar în ceea ce privește un argument al instanței de apel în analiza efectuată.

Referitor la teza de nelegalitate reglementată de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., trebuie precizat că pe calea acestei critici se poate susține încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, iar nu a normelor procesuale, astfel cum recurenta a procedat.

Pentru ilustrarea acestui motiv de recurs recurenta a invocat greșita aplicare a dispozițiilor art. 501 C. proc. civ. - în esență, încălcarea sau nerespectarea deciziei de casare -, cât și greșita aplicare a dispozițiilor de drept material, prin referiri atât la normele Legii nr. 84/1998, cât și la jurisprudența CJUE cu privire criteriile de soluționare a unei cereri în contrafacerea mărcii.

Dacă în ceea ce privește cele din urmă critici, acestea sunt susceptibile de încadrare și analiză pe temeiul motivului de casare de la art. 488 pct. 8 C. proc. civ., invocarea nerespectării deciziei de casare - încălcarea dispozițiilor art. 501 C. proc. civ. - normă de procedură - reprezintă o critică ce poate fi încadrată în teza reglementată de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., soluția reîncadrării corecte a criticilor fiind permisă de art. 489 alin. (2).

Astfel art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. stabilește ca motiv de casare încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.

Potrivit art. 501 alin. (1) C. proc. civ.: "În caz de casare, hotărârile instanței de recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instanța care judecă fondul."

Din acest punct de vedere, recurenta susține că deși instanța de casare a stabilit în sarcina instanței de rejudecare obligația de a compara marca reclamantei astfel cum a fost înregistrată - A. F. - și ansamblul semnului utilizat ca marcă de către pârâtă, curtea de apel nu s-a raportat la semnul pârâtei în integralitatea lui, ignorându-i elemente componente importante, cu referire la elementul verbal B. integrat în ansamblul semnului său, potrivit susținerilor recurentei.

Înalta Curte reține că prin decizia de casare instanța de recurs a indicat regulile de drept incidente, precum și criteriile aplicabile desprinse din jurisprudența CJUE pentru analiza globală a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere între marca reclamantei și semnul utilizat de către pârâtă, aspecte ce nu vor mai fi reluate în prezentele considerente.

Pe de altă parte, este reală susținerea recurentei că instanța de casare a stabilit că, în rejudecare, instanța de apel, în comparația pe care o va realiza, va avea în vedere marca reclamantei, așa cum a fost înregistrată și semnul pârâtei, astfel cum acesta este utilizat, ambele semne trebuind a fi evaluate în ansamblu prin aplicarea criteriilor incidente desprinse din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europenenstanței Uniunii Europene.

În contextul analizei presupuse de contrafacerea întemeiată pe art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, trei sunt condițiile ce trebuie a fi verificate și demonstrate în cauză: identitatea sau similaritatea de produse sau servicii; identitatea sau similaritate dintre marcă și semnul utilizat de către terț, constatarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

În ceea ce privește identitatea de produse, această condiție nu a fost contestată de către recurentă nici în fața instanței de apel, criticile sale tinzând la înlăturarea constatării întrunirii cerinței similarității dintre marca reclamantei și semnul pe care aceasta îl utilizează pentru propriile sale produse lactate, întrucât, în absența îndeplinirii cumulative a acestor condiții, nu s-ar putea reține riscul de confuzie pentru public.

Se impune precizarea că intimata-reclamantă, în cuprinsul întâmpinării formulate cu privire la motivele de recurs ale pârâtei, a invocat autoritatea de lucru judecat a deciziei civile nr. 626A/16.12.2015, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă prin care s-a reținut riscul de confuzie.

Din verificarea acestei decizii a rezultat că aceasta a fost pronunțată în procedura judiciară a opoziției formulate de reclamanta cauzei de față la cererea pârâtei, adresată OSIM de înregistrare ca marcă a semnului "E. de la ferma noastră" pentru clasele de produse și servicii 16, 29, 35 și 39, cerere care a fost respinsă cu caracter definitiv pentru produse - lapte și produse lactate din clasa 29 și limitarea claselor 35 și 39, în sensul că au fost exceptate de la protejarea prin semnul admis la înregistrare, serviciile referitoare la lapte și produse lactate,

Înalta Curte constată că în menționata decizie, instanța a reținut riscul de confuzie și similaritate semnelor identice celor în dispută în cauza de față, bazându-se pe evaluarea judiciară efectuată de instanța de apel din prezenta pricină, anume prin decizia nr. 181A/1.04.2015 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, pronunțată în primul ciclu procesual, decizie care însă a fost casată în tot prin decizia civilă nr. 497/8.03.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În consecință, nu poate fi reținută apărarea invocată de către intimată, întrucât decizia de care s-a prevalat aceasta beneficia doar de autoritate de lucru judecat provizorie, astfel cum prevede art. 430 alin. (4) C. proc. civ., autoritate de lucru judecat care nu s-a consolidat prin respingerea recursului, ci dimpotrivă, a fost anihilată prin casarea acelei hotărâri. În sensul celor arătate sun dispozițiile art. 500 alin. (1) C. proc. civ. - hotărârea casată nu are nicio putere.

Revenind la criticile recurentei, Înalta Curte constată că în mod legal se susține că astfel cum reiese din jurisprudența constantă a CJUE, riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară, se apreciază global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat, de gradul de similaritate dintre cele două mărci, precum și între produsele sau serviciile marcate prin acestea (Hotărârea CJUE în cauza C-251/95 Sabel și în cauza C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd). În plus, astfel cum s-a arătat de instanța de casare, riscul de confuzie "reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwin-Meyer inc, para. 29).

Recurenta a învederat că nici în al doilea ciclu procesual instanța de apel nu s-a raportat la ansamblul semnului pe care îl utilizează pentru produsele sale lactate, ignorându-se elementul verbal B., element care reprezintă marca sa înregistrată și, în plus, notorie, plasat în ansamblul semnului în conflict într-un chenar de culoare roșie (culoare puternică).

Înalta Curte constată nefondată această susținere a recurentei, întrucât din analizarea tuturor actelor și lucrărilor dosarului reiese cererea în contrafacere formulată de reclamantă a vizat folosirea nelegitimă de către pârâtă, pentru produsele lactate, a unui semn combinat "E. de la ferma noastră", cu element figurativ, iar nu a semnului "B. E. (din lapte) de la ferma noastră."

Se constată că pârâta a invocat acest aspect (inserarea în ansamblul semnului folosit și a particulei B.) pentru prima dată în concluziile scrise depuse la instanța de apel în primul ciclu procesual .

Mai mult decât atât, prin motivele de recurs formulate împotriva deciziei date de instanța de apel în primul ciclu procesual, recurenta-pârâtă însăși s-a raportat din nou la semnul "E. de la ferma noastră" .

Ca atare, dezbaterile contradictorii din cauză în toate ciclurile procesuale au avut în vedere, în mod corect, că semnul incriminat este "E. de la ferma noastră", semn combinat, întrucât în apel pârâta nu ar fi putut să invoce în mod valabil alte apărări decât cele pe care le-a susținut la prima instanță sau prin motivele de apel, sens în care prevede art. 478 alin. (2) C. proc. civ., concluzia fiind identică și pentru recurs.

În aceste condiții, Înalta Curte reține că instanța de apel, în rejudecare, în mod legal s-a raportat la ansamblul semnului utilizat de către pârâtă ca fiind "E. de la ferma noastră" alături de elementele figurative, iar nu "B. E. (din lapte) de la ferma noastră", împreună cu același ansamblu figurativ.

De asemenea, recurenta a mai susținut prin motivele de recurs că instanța de apel, în analiza similarității dintre marcă și semn, s-a raportat exclusiv la elementul "E." din cadrul semnului său, fără să facă însă referire, nici tangențial, la cealaltă parte din semnul recurentei, respectiv "B.", "din lapte de la ferma noastră" ori la văcuța stilizată.

Potrivit celor deja arătate și date fiind limitele rejudecării, Înalta Curte apreciază că instanța de apel nu trebuia să se raporteze la elementul verbal B., iar în ceea ce privește sintagma "de la ferma noastră", parte componentă a semnului recurentei, relevantă în aprecierea similarității vizuale, fonetice și conceptuale, se constată că a fost analizată; totodată, nu a fost ignorată nici componenta figurativă a semnului - un desen reprezentând, în principal, o văcuță zâmbitoare, plasată pe o pajiște verde; complementar celor redate de instanța de apel, se poate adăuga și faptul că sintagma "de la ferma noastră" are un semnificativ potențial evocator, în sensul că producătorul sugerează consumatorului că produsul astfel marcat este un produs natural, neindustrial, sănătos, neartificial sau nesintetic, fiind, așadar, o construcție lingvistică nedistinctivă în ansamblul semnului utilizat.

În acest context, curtea de apel a stabilit că semnul folosit de către pârâtă se concentrează pe elementul verbal "E.", poziționat central, cu litere îngroșate, redat într-o grafică asemănătoare celei ce se regăsește în marca reclamantei, scris cursiv, cu fonturi similare celor utilizate de reclamantă și având lit. M) de dimensiune mai mare celorlalte litere ale cuvântului.

Pe de altă parte, contrar celor susținute de recurentă, instanța de apel nu s-a raportat numai la elementul verbal "E.", ci a identificat acest element în ansamblul semnului utilizat de către pârâtă ca fiind elementul distinctiv și dominant în plan vizual și auditiv; mai mult decât atât, particula B. nefăcând parte din ansamblul semnului utilizat, nu se pune problema vreunei evaluări acesteia, după cum s-a arătat.

Totodată, s-a reținut și similaritatea conceptuală dintre marcă și semn, prin luarea în considerare și a elementului grafic din cadrul celor două semne - lapte produs de o văcuță ce poartă în mod obișnuit un astfel de nume, redat sub formă diminutivată de către recurentă în cadrul semnului pe care aceasta l-a folosit în concret.

În mod simetric, și în cadrul mărcii reclamantei "A. F.", marcă combinată, cu element figurativ, printr-o corectă aplicare a criteriilor incidente, curtea de apel a identificat elementul verbal "F." ca fiind elementul distinctiv și dominant al mărcii, chiar dacă elementul "A." este plasat la începutul mărcii, în partea superioară, alături de elementul figurativ - reprezentarea stilizată a unei văcuțe; o astfel de concluzie a fost desprinsă în mod corect de curtea de apel prin observarea grafiei accentuate a cuvântului "F.", ceea ce îi atribuie calitatea de element vizual de impact; totodată, s-a apreciat că aceste caracteristici fac acest element verbal direct și în primul rând perceptibil de către consumator.

Și în plan fonetic, s-a apreciat că elementul "F." este mult mai accesibil publicului consumator, cu atât mai mult cu cât această pariculă verbală are și o semnificație, anume - frumoasă, semnificație care îl integrează într-un concept de tradiție în creșterea animalelor pentru lapte, întrucât, în mod uzual țăranii își denumesc văcuțele (și) cu acest nume.

Referitor la acest argument al instanței de apel, recurenta invocă incidența motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., susținând că nici reclamanta însăși nu a indicat această semnificație pentru cuvântul "F.", întrucât această particulă din ansamblul mărcii reclamantei - potrivit site-ului de prezentare al acesteia - ar avea semnificația localității unde este situată fabrica deținută de reclamantă, localitatea "F." din jud. Sibiu.

Înalta Curte va înlătura această critică a recurentei, întrucât chiar și în condițiile în care reclamanta însăși nu s-ar fi prevalat de acest argument, aceasta nu înseamnă că o atare explicație îi este prohibită instanței de judecată care, în litigiile de această natură, are obligația de a evalua similaritatea vizuală, fonetică și conceptuală, prin recurgerea la percepția consumatorului mediu (noțiune abstractă și autonomă), chiar în absența unor elemente ajutătoare prezentate de părți referitoare la aceste aspecte; pe de altă parte, nici legea națională și nici reglementările europene nu impun solicitanților să indice, atunci când chiar este cu putință, semantica semnului depus spre înregistrare ca marcă.

În plus, o atare posibilă asociere pe care recurenta a făcut-o între localitatea F. și elementul dominant al mărcii reclamantei, nu înlătură argumentul instanței de apel, întrucât reunirea elementului verbal "F." cu cel figurativ din ansamblu mărcii reclamantei conduc în mod indubitabil la semnificația conceptuală identificată de curtea de apel pentru marca reclamantei, iar nu la cea propusă de recurentă prin motivele de recurs.

Pe baza analizei similaritării vizuale, fonetice și conceptuale între marcă și semnul pârâtei, Înalta Curte constată că instanța de apel a reținut în mod corect un nivel ridicat al similarității semnelor, constatare care, reunită cu realitatea necontestată a identității produselor, au permis o justă fundamentare a concluziei existenței riscului de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere între marcă și semn.

De asemenea, concluzia anterioară se impune în aplicarea unei alte reguli afirmate în mod constant de CJUE, în sensul că un grad mai scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat între semne și invers; dacă produsele sunt identice, rezultă că este suficient un prag mai scăzut al similarității semnelor pentru reținerea riscului de confuzie.

Riscul de confuzie (incluzând și riscul de asociere) presupune situația în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu ambele marca și semnul concomitent, să păstreze în memorie anumite elemente (cele distinctive și dominante) ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiași surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.

Publicul relevant îl reprezintă consumatorul mediu (concept autonom și abstract în această materie), contrar celor susținute de recurentă prin invocarea unui inexistent criteriu teritorial susceptibil a fi luat în considerare în contextul acestei analize. Atât semnul pârâtei cât și marca reclamantei sunt destinate publicului larg, iar nu doar publicului dintr-un anumit spațiu geografic determinat, astfel cum tinde a susține recurenta în ceea ce privește marca reclamantei; or, o atare susținere vine în contradicție cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 84/1998: "Drepturile asupra mărcilor și indicațiilor geografice sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi"; în plus, nicio dispoziție legală nu permite identificarea noțiunii de marcă locală.

Termenul de consumator se referă întotdeauna la consumatorii reali și la cei potențiali, prin urmare, atât cei care cumpără în prezent produsul sau care vor face acest lucru în viitor; or, consumatorul mediu al categoriei de produse vizate este prezumat a fi bine informat în mod normal, suficient de atent și de avizat, chiar dacă nivelul de atenție poate varia în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză (hotărârea CJUE din 22.06.1999, în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, para. 26).

De asemenea, vor fi înlăturate ca nefondate și susținerile recurentei privind caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei, câtă vreme aceasta este marcă înregistrată și, prin urmare, în privința acesteia se verifică cel puțin distinctivitatea intrinsecă, condiție a înregistrării, astfel încât marca combinată "A. F.", cu element figurativ are aptitudinea de a indica originea comercială a produselor pe care le desemnează, distingându-le astfel de cele ale altui producător; în plus, caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei este susținut de către recurentă prin raportare la echivelența pe care aceasta a invocat-o între elementul dominant "F." din cadrul mărcii reclamantei și cel al localității unde se află fabrica producătoare a S.C. A. S.A., susținere care însă a fost înlăturată de această instanță de recurs.

Nu pot fi primite nici criticile recurentei privind ignorarea, în cadrul analizei comparative realizate de instanța de apel a numelui fiecărui producător - A. în cadrul mărcii reclamantei și B. în ansamblul semnului său.

Elementul "A." ce intră în compunerea mărcii reclamantei a fost analizat de instanța de apel, fiind un element intrinsec al acestuia, potrivit celor redate mai sus; în schimb, numele producătorului produselor lactate puse pe piață de către recurentă - B. - nu putea fi luat în considerare, conform celor anterior argumentate cu privire la acest aspect.

În sfârșit, recurenta a invocat și împrejurarea că a înregistrat la nivel european marca "B. E. din lapte de la ferma noastră", astfel încât se consideră în drept să folosească această marcă și pe teritoriul României.

Înalta Curte constată că o atare împrejurare nu a fost reținută de instanța de apel și, prin urmare, nu a fost analizată, astfel că nu poate constitui o critică de nelegalitate la adresa deciziei curții de apel; pe de altă parte, controlul judiciar realizat de instanța de recurs are ca premisă stabilirea tuturor elementelor relevante ale situației de fapt pentru soluționarea pricinii, astfel că, acest aspect nu poate fi evaluat în această etapă procesuală.

Mai mult decât atât, chiar dacă recurenta a procedat la înregistrarea ulterioară a unei mărci similare cu marca reclamantei pentru produse identice, atare împrejurare nu ar fi de natură a conduce la necesitatea schimbării soluției pronunțate în cauza de față, sens în care a decis CJUE în Cauza C-561/11, Federation Cynologique Internationale vs. Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza.

Potrivit acestei Hotărâri: "Articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în concret a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci."

Având în vedere cele ce preced, Înalta Curte, în temeiul art. 497 rap. la art. 496 C. proc. civ. va respinge ca nefondat recursul pârâtei, întrucât în cauză nu s-a verificat niciunul dintre motivele de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 sau 8 C. proc. civ., astfel cum unele dintre acestea au fost reîncadrate.

Față de această soluție, Înalta Curte nu va mai analiza solicitarea recurentei ca, în cazul admiterii recursului și casării deciziei recurate, să se dispună trimiterea spre rejudecare la o altă instanță de apel decât Curtea de Apel București, fiind rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C. K. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 973A din 14 decembrie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 18.05.2018.