ÎCCJ, decizie (scj.ro #132471)

Cuprins pe materii :

Drept procesual civil. Competența instanțelor. / Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

excepție de necompetență

-decădere

-marcă

-risc de confuzie

-similaritate

NCPC, art. 130, art.132

Legea nr. 84/1998, art. 36

Secția I civilă, decizia nr.497 din 8 martie 2016

Prin cererea înregistrată la data de 18.06.2013, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pe

pârâtele SC B. SRL și SC C. SRL, solicitând să se constate că folosirea neautorizată de către ambele pârâte a însemnului “Mândruța” încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei asupra mărcii “Carpalat Mândra”; să fie obligate pârâtele să înceteze, de îndată, folosirea neautorizată pe teritoriul României, a însemnului “Mândruța”, în special prin aplicarea semnului de produse sau ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, precum și interzicerea folosirii de către pârâte a acestor semne identice sau similare cu marca reclamantei în activitatea lor comercială; obligarea pârâtelor la plata unei sume cu titlu de daune interese pentru prejudicial cauzat prin folosirea neautorizată a mărcii reclamantei; să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor a dispozitivului hotărârii, într-o publicație de circulație națională.

Prin sentința civilă nr. 1040 din 18.09.2014, pronunțată de Tribunalul  București, Secția a V-a civilă, s-a admis în parte acțiunea, s-a constatat că folosirea de către pârâte a însemnului "Mândruța" încalcă drepturile de proprietate ale reclamantei asupra mărcii “Carpalat Mândra”, au fost obligate pârâtele să înceteze folosirea neautorizată a însemnului "Mândruța" prin aplicarea acestuia la lapte și produse lactate sau ambalaje ale acestora, oferirea ori comercializarea ori deținerea produselor lactate în acest scop și s-au respins ca neîntemeiate capetele de cerere privind obligarea pârâtelor la plata de daune interese și la publicarea în presă a dispozitivului prezentei hotărâri judecătorești.

Împotriva sentinței tribunalului a declarat apel pârâta SC B. SRL.

Prin decizia nr. 181/A din 1.04.2015

,

pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă s-a respins, ca nefondat, apelul.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L.

În drept au fost invocate prevederile art. 488 alin. (1) pct. 3, 5 și 8 din NCPC.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

I. Privind necompetența materială a primei instanțe

Codul de procedură lasă în competența judecătoriei, ca prima instanță, o serie de cereri, printre care cea dispusă de art. 94 lit. h) „judecătoria judecă în prima instanță cererile privind obligațiile de a face sau de nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de lege în competenta altor instanțe."

Acțiunea introdusă de intimata-pârâtă reprezintă o obligație de a nu face, anume acțiunea în interzicere întemeiată pe dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată. Având în vedere faptul că acest tip de acțiune este neevaluabil în bani încadrarea corectă a acțiunii din punct de vedere al instanței competente material era judecătoria. Mai mult, chiar și în eventualitatea în care s-ar fi considerat că acțiunea ar putea fi evaluabila în bani, astfel cum a reținut și instanța de fond, în speța de față intimata-reclamantă nu a făcut dovada prejudiciului,

Recurenta a indicat acest argument atât în apel, cât și în răspunsul la întâmpinare, ambele depuse la dosarul cauzei.

Conform regulilor de procedură instanța de judecată este obligată a-și analiza din oficiu competența generală, materială și teritorială, fapt care se consemnează în încheierea de ședință, încheiere care are caracter interlocutoriu. Acest tip de încheiere poate fi atacată doar împreună cu hotărârea pronunțată în cauză, neexistând nici o altă modalitate. Susținerea atât a intimatei-reclamante, cât și a instanței că nu a fost invocată excepția în conformitate cu dispozițiile art. 130 alin. (2) nu acoperă obligația instanței de a-și verifica din oficiu competența și de a consemna acest fapt în încheiere de ședință, indicând temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate, astfel cum dispune art. 131 alin. (1) NCPC.

Recurenta a contestat această încheiere înăuntrul termenului legal.

Conform dispozițiilor procedurale necompetența instanței reprezintă un motiv de nulitate necondiționată și absolută. Aceste caracteristici fac irelevantă existența sau inexistența unei vătămări, astfel cum dispune art. 176 NCPC, precum și momentul până la care poate fi invocată conform art. 178 alin. (1) NCPC.

Acest ultim articol dispune că „nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz de procuror, în orice stare a judecații cauzei, dacă legea nu prevede altfel." Necompetența materială a instanței este sancționată cu nulitatea absolută atunci când este încălcată, neputând fi acoperită. Analiza dispozițiilor normative incidente în materie relevă obligația instanței, chiar fără a se invoca excepția, de a își verifica din oficiu competența, raționament și soluție ce trebuie reținute într-o încheiere interlocutorie. Recurenta a înțeles să atace această încheiere, prin care instanța

de fond și-a argumentat competența, încheiere care poate fi atacată doar o dată cu fondul, adică în

apel.

Cu toate acestea, instanța nu motivează și nu judecă excepția ridicată, lăsând capătul de cerere nesoluționat. Conform art. 480 alin. (4) instanța ar fi trebuit să dispună fie admiterea excepției, anularea hotărârii și trimiterea dosarului spre rejudecare instanței competente, fie respingerea cererii ca inadmisibilă. Instanța de apel nu a dispus nimic cu privire la excepția invocată, aceasta invocând un articol de lege, fără însă a menționa dacă se respinge sau se admite excepția.

Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 3 și 5 și art. 497, a solicitat casarea atât a deciziei civile nr. 181/A/2015 pronunțată de Curtea de Apel București, cât și a sentinței civile nr. 1040/2014 pronunțată de Tribunalul București și trimiterea cauzei spre rejudecata instanței competente material, anume Judecătoriei Sector 1 București,

II. Privind invocările relative la fondul cauzei

Astfel, art. 30 dispune ca „înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii", această dată fiind data depunerii cererii de înregistrare a mărcii la OSIM, conform art. 9 din aceeași lege.

Legea acordă solicitantului de marcă drepturi care se vor consolida o dată cu admiterea la înregistrare. [art. 36 alin (2), art. 37 din Legea nr. 84/1998].

Curtea de Apel a ignorat argumentele depuse, nefăcând în fapt aplicarea dispozițiilor legale incidente în materie, nemotivând de ce consideră ca recurenta nu beneficiază de nici un drept în calitate de solicitantă.

Hotărârile judecătorești se bucură de putere de lucru judecat în afară de situațiile expres prevăzute de lege. (art. 430 NCPC). Hotărârea în cauză se bucură de autoritate de lucru judecat, neîncadrându-se în categoria celor provizorii. Susținerea că o hotărâre poate să aibă o putere de lucru judecat mai mare sau mai mică în funcție de elemente externe acesteia nu poate fi primită. Toate principiile de drept ar fi încălcate dacă s-ar admite aceasta susținere, hotărârile instanțelor rămânând fără obiect.

Se solicită instanței să se constate existența unor contradicții în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale, a analogiilor și interpretării normelor incidente în materie, creând în fapt o situație juridica incertă.

Atât Curtea de Apel București, cât și Tribunalul București și-au raportat analiza doar la o parte din marcă,anume semnul ”Mândruța”, în timp ce recurenta a depus spre înregistrare și utilizare marca "Mândruța de la ferma noastră".

In cazul acțiunilor în contrafacere ceea ce trebuie analizat este semnul utilizat, "Mândruța de la ferma noastră",și nu doar partea care seamănă cu o marcă anterioară. Dacă s-ar accepta orice altă interpretare nu s-ar mai putea admite la înregistrare mărci care conțin particule sau părți similare cu alte mărci, fără însă a se pune problema unei identități sau similarități între cele două.

Astfel, a indicat în documentele depuse la dosarul cauzei că a folosit constant pe etichetele produselor numai marca combinată „Mândruța de la ferma noastră", nefolosind niciodată doar cuvântul „Mândruța".

Argumentul instanței de apel că „reclamanta este îndreptățită să solicite interzicerea utilizării acelui semn (parte a acestuia) care îi este prejudiciabil („Mândruța", iar nu și a adaosului de la „ferma noastră" sau elementul figurativ - văcuța) nu este susținut de nici o dispoziție legală. Din contră, în orice acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 84/1998 se analizează marca în ansamblul său, iar nu părți din aceasta. Chiar și în cazul acțiunii în anulare se vorbește de similaritatea și identitatea dintre

mărci în totalitate.

Reiterează susținerile că analiza trebuie efectuată între marca „Carpalat Mândra" și marca „Mândruța de la ferma noastră". Din acest considerent arată în continuare că argumentele reținute de instanța sunt greșite, făcând o aplicare greșită a dispozițiilor legale.

a) Există  importante   diferențe  fonetice,  vizuale   și  conceptuale  între mărcile în discuție

i) Între cele două mărci sunt comune 5 litere din cele 24 pe care le conține marca recurentei, nefiind suficiente pentru a se vorbi de identitate sau similaritate. Mai puțin de jumătate, anume 20%, este similar cu marca anterioară. Raportat la acest procent nicio o marcă nu s-ar mai putea înregistra dacă argumentul instanțelor ar fi acceptat.

Nu există risc de confuzie și implicit de asociere, dacă s-ar lua în considerare acest raționament atunci nu s-ar fi putut admite la înregistrare mărci precum Covalact, Cazalact, Carmolact și Carpalat. Mai mult, toate aceste mărci au fost înregistrate pentru aceleași clase, activând pe aceeași piață și adresându-se aceluiași tip de consumator, dar organismele abilitate au considerat că există suficiente diferențe între acestea astfel încât să nu se poate vorbi de similaritate.

Cu atât mai mult nu ar trebui să se pună problema între cele două mărci „Mândruța de la ferma noastră" și „Carpalat Mândra".

Reține instanța că „denumirea Carpalat reprezintă numele comercial al reclamantei, iar denumirea Mandra reprezintă marca de produs."

În realitate denumirea ”Mândra” reprezintă localitatea unde este situată societatea, fapt care poate fi ușor probat prin căutarea sediului societarii, iar nu o marcă de produs. Marca de produs este „Carpalat Mandra", analiza întreprinsă de instanța trebuind să cuprindă marca în integralitatea sa, iar nu doar acele elemente similare între cele două mărci.

ii) Recurenta folosește semnul „Mândruța de la ferma noastră", nu doar „Mândruța", cum greșit se reține în decizia pe care înțelege să o conteste. Argumentul că marca recurentei este o marcă simplă, verbală, când în realitate marca sa este o marcă combinată, fapt demonstrat prin depunerea ca anexa a fisei mărcii, nu poate fi primit,

Analiza celor două mărci indica diferențele esențiale existente, pornind de la complexitatea grafică și mergând până la analiza conceptuală a acestora. Consumatorul mediu, care este utilizat ca etalon în desfășurarea oricărei analize, nu ar putea confunda cele două produse, fiind oferite suficiente elemente de diferențiere între cele două mărci.

Un consumator mediu va analiza eticheta în ansamblu, reținând elementele de impact. Analiza mărcii intimatei-reclamante indică ca elementul central pe care s-a format marca este denumirea ”CARPALAT”, aceasta fiind cea care rămâne în mintea consumatorului, observând al doilea cuvânt abia ulterior. Conceptul din spatele acesteia ara de a face cunoscut producătorul. dacă nu s-ar fi dorit acest aspect nu s-ar fi depus la înregistrare marca în această forma.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dispus în cauza C-334/05 OHIM vs. Shaker di L. Laudato & CSas) ca „elementul dominant trebuie să fie susceptibil de a domina singur imaginea respectivei mărci pe care publicul relevant o păstrează în memorie, astfel încât toate celelalte elemente ale mărcii sunt neglijabile în impresia de ansamblu produsă de aceasta." Elementul dominant este ”CARPALAT” și nu ”Mândra”, astfel cum s-a susținut.

Instanța însă a refuzat analiza în ansamblu a celor două mărci, insistând doar pe analiza unei părți infime din marca recurentei. Dispune aceasta ca „Din punct de vedere conceptual există identitate între mărci, „Mândruța" reprezintă diminutivul de la „Mândra". Din punct de vedere vizual, deși marca „Mândruța" este o marcă simplă, verbală, cu o scriere în caractere standard, existând un grad mare de similaritate datorită prezentei elementelor verbale similare „Mândruța vs. Mândra". Din punct de vedere al produselor, instanța a constatat că pârâtele au folosit semnul „Mândruța" pentru lapte și produse lactate."

Orice analiză cu privire la admisibilitatea unei acțiuni în contrafacere trebuie să urmărească îndeplinirea a trei condiții, și anume cele două mărci să fie similare, produsele obiect al analizei să fie identice sau similare, ultimul element fiind existența unui risc de confuzie în percepția publicului. Dintre toate acestea doar clasificarea pentru care se cere protecția sunt comune.

Cu toate că a făcut dovada inexistenței și neîndeplinirii acestor condiții argumentând atât în fapt cât și în drept, instanța a înțeles să nu respingă întemeiat aceste susțineri, neargumentând pe dispoziții legale motivele sale, făcând o aplicare greșită a normelor incidente în materie.

iii) Din punct de vedere conceptual mărcile obiect al prezentului dosar sunt diferite, fiecare urmărind o tendință diferită și având o semnificație proprie.

Marca pe care recurenta a depus-o la înregistrare este personală, fiind creația celor care dețin aceasta societate, este complexă, fantezistă. Marca intimatei - reclamante este simplă, nu are un conținut original sau imaginativ, fiind formată din denumirea societății și locul în care își are sediul aceasta.

În cazul recurentei, astfel cum se indică din denumirea mărcii, laptele din care sunt fabricate produsele provine doar de la ferma sa, reprezentând mândria sa, motiv pentru care a și ales să boteze văcuța cu această denumire. Văcuța, emblemă a produselor lactate, este reprezentantă sa, a spiritului și a dorinței sale de a le oferi consumatorilor cele mai bune produse, produse care le asigură existența standardului de calitate B. încă din denumirea utilizată.

Recurenta utilizează pe produsele comercializate denumirea mărcii depusa spre înregistrare „Mândruța de la ferma noastră", faptul că între aceste semne a ales să insereze și denumirea produsului nu impietează și nu înlătura utilizarea mărcii. Recurenta nu utilizează ”Mândra”. ”Mândruța" pentru produse din lapte și produse lactate, nu a fost niciodată utilizata, singura marca pentru acest tip de produse fiind „Mândruța de la ferma noastră."

b) Nu există risc de confuzie între cele două mărci

Pentru a exista un risc de confuzie ar trebui ca cele două mărci să activeze nu doar pe aceeași piață, dar să se adreseze aceluiași tip de consumator. Se poate observa că strategia intimatei-reclamante a fost și este conceptul familiar, al unei societari mici, locale, aceasta comercializând aproape exclusiv prin intermediul propriilor magazine, toate localizate în zona Sibiului. Aceasta strategie este susținuta atât de declarațiile reprezentanților societății, cât și de marketingul utilizat.

Făcând comparația cu piața pe care activează recurenta și consumatorii cărora li se adresează, anume rețele deja consacrate, consumatori familiarizați cu renumele său, B., și care o apreciază pentru inovațiile, tehnologia și grija pentru calitatea produselor sale, este evident ca nu exista nici un risc de confuzie sau de asociere intre cele doua mărci.

Înalta Curte a constatat fondat recursul în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat motivul de recurs prin care se susține nelegala soluționarea a motivelor de apel ce priveau necompetența primei instanțe de a judeca litigiul.

În primul rând recurenta a susținut că instanța de apel nu ar fi motivat și judecat excepția invocată, lăsând această cerere nesoluționată.

Este de observat că instanța de apel a reținut în privința criticii referitoare la necompetența materială a primei instanțe, că ”această problemă nu a fost invocată de vreuna din părți până la primul termen de judecată cu procedura de citare legal îndeplinită, așa cum pretinde art.130 alin.(2) Cod procedură civilă, astfel că nu poate fi invocată direct în apel (ținând cont și de art.480 alin.4 Cod procedură civilă ).”

Astfel, instanța de apel a motivat această critică, reținând că potrivit dispozițiilor legale aplicabile nu poate fi invocată direct în apel, altfel spus că partea este decăzută din această posibilitate.

Atâta timp cât a apreciat că necompetența primei instanțe nu mai putea fi invocată după împlinirea termenului prevăzut de art.130 alin.(2) C.pr.civ. instanța de apel nu mai putea trece la analiza temeiniciei excepției.

Instanța de apel a făcut trimitere și la prevederile art.480 alin.(4) C.pr.civ. potrivit cărora ”dacă instanța de apel stabilește că prima instanță a fost necompetentă

, iar necompetența a fost invocată în condițiile legii,

va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre judecare instanței competente sau altui organ cu activitate jurisdicțională competent ori, după caz, va respinge cererea ca inadmisibilă”, tocmai pentru a sublinia condiția cumulativă, reluată de legiuitor, ca necompetența să fi fost invocată în condițiile legii, adică în termenele de decădere prevăzute de lege.

În al doilea rând recurenta a susținut, în esență, că, deși nu a invocat excepția necompetenței materiale a primei instanțe în termenul de decădere prevăzut la art.130 alin.(2) C.pr.civ., are dreptul să susțină necompetența materială direct în apel, drept ce rezultă din faptul că potrivit art.132 alin.(2) C.pr.civ. încheierea prin care instanța se declară competentă poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză.

Legat de aceste argumente trebuie făcută distincție între termenul imperativ în cadrul căruia trebuie invocată necompetența materială și termenul imperativ în care poate fi atacată încheierea prin care instanța se declară competentă.

Posibilitatea de a ataca încheierea prin care instanța se declară competentă odată cu hotărârea pronunțată în cauză, nu repune partea în termenul de invocare a necompetenței materiale a primei instanțe, ci are ca premisă invocarea unei astfel de excepții în termenul legal, excepție care să fi fost soluționată nefavorabil de către prima instanță.

Aceste considerente sunt susținute tocmai de prevederile art.178 alin.(1) C.pr.civ., invocate de către recurentă, potrivit cărora ”nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz de procuror, în orice stare a judecații cauzei,

dacă legea nu prevede altfel."

Astfel, dacă legea prevede altfel, cum este cazul art.130 alin.(2) C.pr.civ., nulitatea absolută nu mai poate fi invocată în orice stare a judecații cauzei.

Prevederile art.176 pct.3 C.pr.civ. referitoare la faptul că nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul dispozițiilor legale referitoare la competența instanței, invocate de către recurentă, sunt nerelevante, atâta timp cât nu i s-a cerut să facă dovada vreunei vătămări.

În ceea ce privește motivele de recurs legate de eventualele drepturi decurgând din depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci identice cu semnul în cauză, pentru clasele de produse care fac obiectul litigiului, conform art.30 coroborat cu art.37 din Legea nr.84/1998, care ar pune problema admisibilității prezentei acțiuni în contrafacere, și din pronunțarea sentinței nr.405/2015 a Tribunalului București prin care se admisese contestația împotriva hotărârii nr.350/2013 a Comisiei de contestații mărci din cadrul OSIM, și se dispusese admiterea la înregistrare a mărcii menționate anterior și pentru clasele care fac obiectul prezentului litigiu, Înalta Curte a constatat că nu se mai impune analiza lor în această fază procesuală, raportat la faptul că prin decizia civilă nr.626/2015 a Curții de Apel București, definitivă, a fost schimbată în tot sentința nr.405/2015 și respinsă contestația ca neîntemeiată.

Înalta Curte a constatat fondat motivul de recurs prin care s-a susținut nelegalitatea deciziei sub aspectul nerespectării criteriilor de analiză a riscului de confuzie dintre marca înregistrată de către reclamantă, invocată în susținerea cererii de chemare în judecată, și semnul folosit de către pârâtă.

În susținerea cererii în contrafacere reclamanta a invocat prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.84/1998, potrivit cărora titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente sa interzică terților sa folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn si marcă.

Riscul de confuzie reprezintă riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă marca în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii (C-39/97 CJCE, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Meyer Inc., para. 29).

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea în mod global a mai multor factori interdependenți, și anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare și publicul relevant.

Aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante. (Sabel, C-251/95, pct.23, hotărârea CJCE din 11.11.1997)

Analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu determină întinderea protecției acordate acelei mărci, pe când analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii/semnului determină dacă marca și semnul aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv sau al unei componente slabe, așadar dacă similaritatea se referă la o componentă importantă sau mai puțin importantă.

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și astfel în stabilirea dacă este puternic distinctivă este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, para. 49).

În cadrul acestei evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă înglobează sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piață acoperită de marca, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de

comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale.  (C-342/97 Loyd Schuhfabrik para. 28 și urm.)

Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, para.20 și 23, Sabel para.24, Canon para. 17).

În ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie se pornește de la ideea că percepția mărcilor în mintea consumatorului obișnuit al categoriei de produse și de servicii în discuție joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie și că în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei și nu îi analizează diferitele detalii. Consumatorul obișnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat și în mod rezonabil atent și circumspect. Acest consumator obișnuit nu are șansa de a face o comparație directă între diferitele mărci și trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie. Nivelul de atenție al consumatorului mediu variază în funcție de categoria de produse și servicii în discuție. (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, para.26.)

Ținând cont de criteriile de apreciere a riscului de confuzie cristalizate în jurisprudența CJUE, care sunt aplicabile atât în cazul opoziției, anulării cât și în cazul contrafacerii, pentru identitate de rațiune, în primul rând, instanța de apel trebuia să compare, având în vedere imaginea de ansamblu produsă publicului relevant, marca reclamantei

așa cum a fost înregistrată

, și semnul pârâtei

așa cum este folosit

de către aceasta, din punct de vedere al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale.

Analiza similarității dintre semnele în conflict din perspectiva celor trei elemente nu a fost realizată în mod concret de către instanța de apel, care a pornit de la premisa că semnele sunt similare, întrucât au în comun particula ”mândr-”, din cadrul unuia dintre elementele verbale componente ale semnelor combinate, și anume, ”mândra”, respectiv ”mândruța”, trecând direct la evaluarea impactului gradului de similaritate asupra riscului de confuzie.

Analiza de ansamblu, cu prioritate, a semnelor în conflict din punct de vedere al similarității vizuale, auditive și conceptuale/semantice, cu identificarea exactă a elementelor componente ale mărcii și semnului în conflict este importantă întrucât ușurează stabilirea ulterior a gradului de similaritate dintre marcă și semn, relevant în determinarea riscului de confuzie. Stabilirea gradului de similaritate pentru fiecare dintre aspectele vizual, auditiv și conceptual/semantic este relevantă întrucât în funcție de modul de comercializare fiecare dintre ele are o importanță mai mică sau mai mare pentru determinarea riscului de confuzie.

Dacă se ajungea la concluzia că există similaritate sub cel puțin unul dintre aspectele menționate anterior se putea trece la analiza concretă a existenței riscului de confuzie aplicând în continuare criteriile de analiză cristalizate în jurisprudența CJUE.

În ceea ce privește realizarea comparației dintre marca reclamantei

așa cum a fost înregistrată

, și semnul pârâtei

așa cum este folosit

de către aceasta, din punct de vedere al similarității semantice/conceptuale, auditive și vizuale, se poate observa că instanța de apel nu a avut în vedere imaginea de ansamblu a mărcii și a semnului.

Astfel, în ceea ce privește marca invocată de către reclamantă ”Carpalat Mândra”, nr.070842, marcă combinată, s-a reținut doar în cadrul analizei similarității conceptuale/semantice că pentru determinarea existenței riscului de confuzie este avut în vedere doar elementul ”mândra”, întrucât componenta ”Carpalat” ar reprezenta denumirea comercială  a producătorului, în condițiile în care componenta ”Carpalat” este folosită cu funcția de marcă, fiind un element al unei mărci.

În cadrul analizei similarității vizuale și auditive (care a fost făcută în comun, deși este în mod evident o diferență între modul în care sunt rostite, marca și semnul, și modul cum sunt vizualizate de către consumatorul mediu avizat, informat și atent) se reține indirect că elementul ”mândra” ar fi dominant fără să se motiveze de ce ar exista, în raport de situația de fapt specifică, un caz particular, în condițiile în care regula în domeniul protecției mărcilor este că mărcile sunt vizualizate de sus în jos, elementele centrale și cele situate la început rețin mai degrabă atenția; sunt dominante elementele care sunt remarcabile din punct de vedere vizual în comparație cu celelalte componente din cadrul mărcii,

iar dacă această evaluare este dificil de efectuat, însemnă că nu există nici un element dominant.

În ceea ce privește semnul în conflict, deși a reținut că este relevant în acțiunea în contrafacere

modul în care apelanta pârâtă a utilizat semnul în dispută pe produsele sale

, în determinarea similarității dintre marca înregistrată a reclamantei și semnul folosit de către pârâtă și a existenței riscului de confuzie, instanța de apel a continuat prin a reține că ‹‹în mod corect reclamanta și prima instanță s-au raportat la semnul „Mândruța” utilizat de pârâtă și nu la (…) „Mândruța de la ferma noastră”, reclamanta fiind îndreptățită să solicite ”interzicerea utilizării acelui semn (parte a acestuia) care îi este prejudiciabil („Mândruța”), iar nu și adaosul „de la ferma noastră” sau elementul figurativ - văcuța)››.

Cu privire la acest aspect instanța de apel a mai reținut că ‹‹existența unui element figurativ (o văcuță) pe eticheta produselor apelantei pârâte purtând semnul ”Mândruța” nu este relevantă, deoarece (…) litigiul de față privește strict acțiunea reclamantei privind contrafacerea mărcii sale printr-un semn constând într-un cuvânt utilizat de pârâtă (Mândruța)” astfel că ”acest din urmă element figurativ nu este obligatoriu și necesar a fi luat în considerare în compararea cu marca reclamantei, care poate pretinde contrafacerea mărcii doar printr-unul din semnele utilizate de apelantă pentru a-și distinge produsele, și anume elementul verbal dominant ”Mândruța”››.

Într-adevăr, reclamanta este interesată să solicite interzicerea utilizării acelui semn care îi este prejudiciabil, dar analiza riscului de confuzie trebuie făcută analizând semnul în ansamblu în contextul în care este folosit. Înregistrarea ca marcă a unui element verbal, ca în cazul de față, nu conferă dreptul de a interzice folosirea de către un terț a unui element identic sau similar, decât dacă există risc de confuzie, iar existența acestuia se apreciază prin analizarea semnelor în integralitatea lor, întrucât prin modul de folosire de către un terț a unui element verbal asemănător unuia aflat în componența unei mărci acel element poate, de exemplu, să nu fie remarcat de către consumator sau să i se acorde o importanță minoră, astfel încât publicul să nu creadă  că produsele sau serviciile despre care este vorba, care poartă semnul în cauză, provin de la același producător sau de la un producător legat economic de titularul mărcii.

În consecință, ținând cont că analiza existenței riscului de confuzie nu a fost făcută de către instanța de apel cu respectarea criteriilor cristalizate în jurisprudența CJUE așa cum au fost reliefate mai sus, în temeiul art.496 alin.(2) raportat la art.488 pct.6 și 8 C.pr.civ., Înalta Curte a admis recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., a casat decizia nr. 181/A/2015 pronunțată de Curtea de Apel București și a trimis cauza pentru rejudecare la aceeași curte de apel.