ÎCCJ, decizie (scj.ro #86774)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86774) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Marcă având un slab caracter distinctiv. Protecție dată
de înregistrare. Imposibilitatea analizării legalității în cadrul acțiunii în
contrafacere
Cuprins pe materii
:
Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale.
Marcă. Drepturi conferite de marcă.
Index alfabetic
: Marcă.
-
drept exclusiv de folosire.
-
protecția mărcii.
-
semn similar cu marca.
-
risc de confuzie.
Legea nr. 84/1998 :
art. 35
Câtă vreme semnul în litigiu este
înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumție de validitate și
obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marca slabă.
Pentru a considera că există contrafacere
în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între
ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit,
avându-se în vedere nivelul scăzut al
distinctivității
mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai puțin
întinsă.
O
marcă, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecție în fața unui
semn similar până la confuzie.
ICCJ, Secția civilă
și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2186 din 1 aprilie 2008
Prin cererea înregistrată pe rolul
Tribunalului București, reclamanta S.C. B. S.A. a chemat in judecată S.C. E.
S.A. și a solicitat să se dispună interzicerea comercializării de către pârâtă
pe piața românească a produselor purtând denumirile „Sirop pătlagină”, „Sirop
pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”,
„Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”
și „Sirop pătlagină si
usnea
barbata
”.
S-a solicitat totodată ca instanța să dispună măsura confiscării produselor
puse în circulație de către pârâtă sub aceste însemne
și a oricăror alte variante ale respectivelor
produse.
Reclamanta a arătat că este titulara
certificatului de înregistrare nr. 3Rl212 pentru marca „Sirop pătlagină”, ceea
ce îi acordă un drept de folosința
exclusiv asupra
respectivului semn.
Pârâta comercializează pe piața românească de
medicamente diverse produse sub numele de „Sirop pătlagină”, identic cu marca
deținută de S.C. B. S.A., și anume: „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și
mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină
și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină
si
usnea
barbata
”,
încălcând astfel prevederile art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și
aducând prin aceasta grave prejudicii reclamantei.
Se mai arată că pârâta folosește pentru
aceeași linie terapeutică produse având denumiri asemănătoare, astfel concepute
încât prezintă un risc mare de confuzie în rândul cumpărătorilor care cunosc
marca „Sirop pătlagină” produsă de S.C.B. S.A. încă din anul 1977.
Prin sentința civilă nr. 1657/2006, Tribunalul București, a admis în
parte cererea formulată de reclamantă și a interzis pârâtei S.C. E. S.A.
comercializarea pe piața românească a produselor purtând mărci identice sau
similare cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”.
A fost respins ca neîntemeiat capătul de
cerere privind confiscarea produselor puse in circulație de către pârâtă
purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.
Tribunalul a reținut că reclamanta este titulara mărcii „Sirop
pătlagină”, astfel cum sa dovedit cu certificatul de înregistrare a mărcii,
emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 3R1212, marca beneficiind
de protecție pe teritoriul României.
Conform dispozițiilor art. 35 din Legea nr.
84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra
mărcii, acesta având posibilitatea de a cere să fie
interzise
terților
comercializarea,
importul
sau
exportul
produselor purtând
acel semn.
Pârâta a comercializat pe piața românească
produse purtând semnele grafice ce reprezintă marca reclamantei, fără ca acest
lucru să fie încuviințat de titulara mărcii, ceea ce poate crea un risc de
confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere
cu marca reclamantei.
Prin urmare, Tribunalul a reținut ca fiind dovedite actele de
contrafacere prevăzute de art. 35 alin.(2) lit. b din Legea nr. 84/1998 și a
admis capătul de cerere privind interzicerea comercializării, făcând aplicarea
dispozițiilor art. 35 alin.(3) din Legea nr. 84/1998.
În privința capătului de cerere prin care s-a
solicitat confiscarea produselor puse in circulație de către pârâtă purtând
mărci identice sau similare cu marca reclamantei, Tribunalul a apreciat că
această măsură
reparatorie este specifică acțiunii penale,
astfel încât a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.
Prin decizia civila nr. 145 A din 11 iunie 2007, Curtea de Apel
București, a admis apelul declarat de S.C. E. S.A. împotriva sentinței
Tribunalului București și a schimbat in tot sentința apelată în sensul că a respins
ca neîntemeiata acțiunea.
Curtea de apel a considerat ca nefondate
susținerile pârâtei potrivit cărora marca reclamantei nu ar beneficia de
mecanismele de protecție prevăzute de Legea nr. 84/1998 pentru considerente ce
țin de neîndeplinirea condițiilor de fond prevăzute de art. 5 lit. b) și c) din
acest act normativ deoarece prin prevederile art. 4 coroborat cu art. 35 alin.
(1) din Legea nr. 84/1998, se recunoaște dreptul exclusiv asupra mărcii
titularului înregistrării ei și, implicit, se recunoaște acestuia accesul la
mecanismele de protecție conferite de lege pentru asigurarea acestui exercițiu
al dreptului său.
Cât
privește însă consistența protecției de care se bucură marca înregistrată în
favoarea reclamantei, "Sirop de pătlagină", Curtea a apreciat că este
una redusă, în condițiile în care evocă întocmai conținutul/compoziția
produsului pe care se aplică, deci caracteristici ale acestuia.
Instanța de apel a considerat că marca având
astfel de caracteristici este una slabă și nu poate constitui temei pentru ca
titularul ei să obțină interzicerea utilizării de către alți comercianți a
respectivelor cuvinte uzuale, cu atât mai mult cu cât ele sunt asociate cu alte
cuvinte care asigură deopotrivă comunicarea unor caracteristici ale produsului.
Prin urmare, Curtea de apel a constatat că,
deși există similaritate între
denumirile pe care
pârâta le utilizează și care conțin în structura lor cuvintele
"sirop" și "pătlagină", și marca înregistrată "Sirop
de pătlagină" al cărei titular este reclamanta, nu se poate reține că
pârâta, prin activitatea de comercializare a respectivelor produse, ar fi adus
atingere drepturilor reclamantei în condițiile în care cele două cuvinte comune
(identice) evocă în mod neechivoc anumite caracteristici ale produselor pe care
se aplică și, ca
atare, asigură o
distinctivitate
redusă.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta
S.C.B. S.A., întemeiat pe prevederile art.
304 pct. 9
C.p.c
., formulând următoarele critici de
nelegalitate
:
În mod greșit instanța de apel consideră că deși există similaritate
între denumirile pe care pârâta le utilizează și care conțin în structura lor
cuvintele "sirop" și "pătlagină", și marca înregistrată
„Sirop pătlagină” al cărei titular este reclamanta, marca S.C.B. S.A.
înregistrată
la OSIM
"asigură o
distinctivitate
redusă" și că datorită caracterului
slab al mărcii înregistrate în favoarea reclamantei, aceasta nu îi asigură
protecție pentru denumiri sau produse similare.
Recurenta arată că o marcă înregistrată acordă protecție totală
deținătorului ei împotriva folosirii acesteia de către terți și conferă un
drept exclusiv asupra produselor sau serviciilor aflate sub aceasta denumire,
iar în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr.
84/1998 "titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să
interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără
consimțământul titularului: un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea
produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile
pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un
risc de
confuzie, incluzând
și riscul de asociere a mărcii cu semnul".
Se mai arată că prin însăși înregistrarea de către OSIM a mărcii „Sirop
pătlagină”, această autoritate a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii și
că Legea nr. 84/1998
nu face distincție
în ceea ce privește protecția unei mărcii în funcție de caracterul
"slab" sau „tare” al acesteia. Or, prin folosirea de către un terț a
mărcii „Sirop pătlagină” al cărei titular este S.C.B. S.A., se poate crea un
risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de
asociere cu marca
deținuta de S.C.B. S.A.
Analizând decizia
recurată
în limita criticilor formulate prin motivele de recurs, Înalta Curte a reținut
următoarele:
Potrivit art. 35 din Legea 84/1998
„înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii”. Dreptul
dobândit prin înregistrare asupra unei mărci este un drept cu caracter absolut
care poate fi opus concurenților ce exercită o industrie identică sau similară
cu cea a titularului
mărcii.
Este necontestat în cauză că reclamanta este
titulara mărcii „Sirop pătlagină”, prin înregistrarea mărcii la OSIM, aceasta
dobândind un drept exclusiv de folosire asupra semnului înregistrat ca marcă.
Este de asemenea indiscutabil că cenzurarea
legalității înregistrării acestui semn ca marcă nu poate fi realizată în
prezentul litigiu. Premisa de la care trebuie să pornească cercetarea
temeiniciei pretențiilor reclamantei este aceea că la momentul înregistrării,
semnul îndeplinea toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă.
Prin urmare, având drept premise faptul că
reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină” și legalitatea înregistrării
semnului ca marcă, pentru soluționarea litigiului este necesar a determina
întinderea protecției de care se bucură marca în litigiu.
Fără a antama problema legalității
înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în acord cu
considerentele cuprinse în decizia
recurată
, că marca
in litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puțin distinctiv
al semnelor care o compun.
Însă, câtă vreme semnul în litigiu este
înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumție de validitate și
obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marca slabă.
Pentru a considera că există contrafacere în
cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele
să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit,
avându-se în vedere nivelul scăzut al
distinctivității
mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai puțin
întinsă.
În cauză, pârâta nu a contestat
comercializarea sub denumirile de „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur
de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și
propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si
usnea
barbata
” de
produse din aceeași clasă cu cele
comercializate de reclamantă.
Prin urmare, se constată că există identitate
între marca reclamantei și
unul din semnele
folosite de pârâta pentru produsele sale - și anume „sirop de pătlagină”-,
ambele având același conținut și o grafică identică. Celelalte semne utilizate
de pârâtă conțin pe lângă cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei
și alte cuvinte, respectiv „mugur de brad”, „muguri de plop și propolis”,
„propolis” „propolis pentru diabetici” și „
usnea
barbata
”.
Înalta
Curte apreciază că, în cazul produselor comercializate sub denumirea „sirop
pătlagină”, identitatea dintre cuvintele ce intră în compunerea mărcii
reclamantei și cele ce compun semnul utilizat de pârâtă și identitatea grafică
dintre acestea sunt în măsură să creeze o confuzie între cele doua semne aflate
în conflict.
Marca
reclamantei, chiar calificată ca fiind una slabă se bucură de protecție în fața
unui semn similar până la confuzie, astfel încât, în mod corect tribunalul a
apreciat ca întemeiată cererea reclamantei în ceea ce privește interzicerea
comercializării de către pârâtă pe piața românească
de produse purtând mărci identice cu marca
reclamantei „Sirop pătlagină”.
În ceea ce privește celelalte semne utilizate
de pârâtă, respectiv
„Sirop pătlagină și
mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină
și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină
si
usnea
barbata
”, Înalta
Curte constată ca fiind legală hotărârea instanței de apel. Aceste semne, au in
compunerea lor și alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei,
prezența lor determinând o suficientă
distinctivitate
a respectivelor semne, în măsură să înlăture protecția de care se bucură marca
reclamantei, marcă cu un slab
caracter
distinctiv.
În consecință, în baza art. 304 pct. 9
C.p.c
., Înalta Curte a admis recursul și a modificat în
parte decizia
recurată
în sensul că, în temeiul art.
296
C.p.c
., a schimbat în parte sentința Tribunalului
București.
Pentru considerentele anterior expuse, a
interzis pârâtei S.C. E. S.R.L. comercializarea pe piața românească a
produselor purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”. Au
fost menținute celelalte dispoziții ale deciziei prin care s-a confirmat
soluția primei instanțe de respingere ca neîntemeiată a cererii reclamantei sub
aspectul interzicerii comercializării de către pârâtă pe piața românească a
produselor purtând mărci similare cu marca reclamantei și de confiscare a
produselor puse în circulație de către pârâtă, purtând mărci identice sau
similare cu marca reclamantei.