ÎCCJ, decizie (scj.ro #86774)

Marcă având un slab caracter distinctiv. Protecție dată de înregistrare. Imposibilitatea analizării legalității în cadrul acțiunii în contrafacere Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Drepturi conferite de marcă. Index alfabetic : Marcă. - drept exclusiv de folosire. - protecția mărcii. - semn similar cu marca. - risc de confuzie. Legea nr. 84/1998 : art. 35 Câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumție de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marca slabă. Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai puțin întinsă.

O marcă, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecție în fața unui semn similar până la confuzie. ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2186 din 1 aprilie 2008 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. B. S.A. a chemat in judecată S.C. E. S.A. și a solicitat să se dispună interzicerea comercializării de către pârâtă pe piața românească a produselor purtând denumirile „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici” și „Sirop pătlagină si usnea barbata ”. S-a solicitat totodată ca instanța să dispună măsura confiscării produselor puse în circulație de către pârâtă sub aceste însemne și a oricăror alte variante ale respectivelor produse.

Reclamanta a arătat că este titulara certificatului de înregistrare nr. 3Rl212 pentru marca „Sirop pătlagină”, ceea ce îi acordă un drept de folosința exclusiv asupra respectivului semn. Pârâta comercializează pe piața românească de medicamente diverse produse sub numele de „Sirop pătlagină”, identic cu marca deținută de S.C. B. S.A., și anume: „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si usnea barbata ”, încălcând astfel prevederile art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și aducând prin aceasta grave prejudicii reclamantei. Se mai arată că pârâta folosește pentru aceeași linie terapeutică produse având denumiri asemănătoare, astfel concepute încât prezintă un risc mare de confuzie în rândul cumpărătorilor care cunosc marca „Sirop pătlagină” produsă de S.C.B.

S.A. încă din anul 1977. Prin sentința civilă nr. 1657/2006, Tribunalul București, a admis în parte cererea formulată de reclamantă și a interzis pârâtei S.C. E. S.A. comercializarea pe piața românească a produselor purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”. A fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind confiscarea produselor puse in circulație de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei. Tribunalul a reținut că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină”, astfel cum s­a dovedit cu certificatul de înregistrare a mărcii, emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 3R1212, marca beneficiind de protecție pe teritoriul României.

Conform dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, acesta având posibilitatea de a cere să fie interzise terților comercializarea, importul sau exportul produselor purtând acel semn. Pârâta a comercializat pe piața românească produse purtând semnele grafice ce reprezintă marca reclamantei, fără ca acest lucru să fie încuviințat de titulara mărcii, ceea ce poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca reclamantei. Prin urmare, Tribunalul a reținut ca fiind dovedite actele de contrafacere prevăzute de art. 35 alin.(2) lit. b din Legea nr. 84/1998 și a admis capătul de cerere privind interzicerea comercializării, făcând aplicarea dispozițiilor art. 35 alin.(3) din Legea nr. 84/1998.

În privința capătului de cerere prin care s-a solicitat confiscarea produselor puse in circulație de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei, Tribunalul a apreciat că această măsură  reparatorie este specifică acțiunii penale, astfel încât a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat. Prin decizia civila nr. 145 A din 11 iunie 2007, Curtea de Apel București, a admis apelul declarat de S.C. E. S.A. împotriva sentinței Tribunalului București și a schimbat in tot sentința apelată în sensul că a respins ca neîntemeiata acțiunea.

Curtea de apel a considerat ca nefondate susținerile pârâtei potrivit cărora marca reclamantei nu ar beneficia de mecanismele de protecție prevăzute de Legea nr. 84/1998 pentru considerente ce țin de neîndeplinirea condițiilor de fond prevăzute de art. 5 lit. b) și c) din acest act normativ deoarece prin prevederile art. 4 coroborat cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, se recunoaște dreptul exclusiv asupra mărcii titularului înregistrării ei și, implicit, se recunoaște acestuia accesul la mecanismele de protecție conferite de lege pentru asigurarea acestui exercițiu al dreptului său.  Cât privește însă consistența protecției de care se bucură marca înregistrată în favoarea reclamantei, "Sirop de pătlagină", Curtea a apreciat că este una redusă, în condițiile în care evocă întocmai conținutul/compoziția produsului pe care se aplică, deci caracteristici ale acestuia.

Instanța de apel a considerat că marca având astfel de caracteristici este una slabă și nu poate constitui temei pentru ca titularul ei să obțină interzicerea utilizării de către alți comercianți a respectivelor cuvinte uzuale, cu atât mai mult cu cât ele sunt asociate cu alte cuvinte care asigură deopotrivă comunicarea unor caracteristici ale produsului. Prin urmare, Curtea de apel a constatat că, deși există similaritate între denumirile pe care pârâta le utilizează și care conțin în structura lor cuvintele "sirop" și "pătlagină", și marca înregistrată "Sirop de pătlagină" al cărei titular este reclamanta, nu se poate reține că pârâta, prin activitatea de comercializare a respectivelor produse, ar fi adus atingere drepturilor reclamantei în condițiile în care cele două cuvinte comune (identice) evocă în mod neechivoc anumite caracteristici ale produselor pe care se aplică și, ca atare, asigură o distinctivitate redusă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta S.C.B. S.A., întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 C.p.c ., formulând următoarele critici de nelegalitate : În mod greșit instanța de apel consideră că deși există similaritate între denumirile pe care pârâta le utilizează și care conțin în structura lor cuvintele "sirop" și "pătlagină", și marca înregistrată „Sirop pătlagină” al cărei titular este reclamanta, marca S.C.B. S.A. înregistrată la OSIM "asigură o distinctivitate redusă" și că datorită caracterului slab al mărcii înregistrate în favoarea reclamantei, aceasta nu îi asigură protecție pentru denumiri sau produse similare.

Recurenta arată că o marcă înregistrată acordă protecție totală deținătorului ei împotriva folosirii acesteia de către terți și conferă un drept exclusiv asupra produselor sau serviciilor aflate sub aceasta denumire, iar în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 "titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului: un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul". Se mai arată că prin însăși înregistrarea de către OSIM a mărcii „Sirop pătlagină”, această autoritate a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii și că Legea nr. 84/1998 nu face distincție în ceea ce privește protecția unei mărcii în funcție de caracterul "slab" sau „tare” al acesteia.

Or, prin folosirea de către un terț a mărcii „Sirop pătlagină” al cărei titular este S.C.B. S.A., se poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca deținuta de S.C.B. S.A. Analizând decizia recurată în limita criticilor formulate prin motivele de recurs, Înalta Curte a reținut următoarele: Potrivit art. 35 din Legea 84/1998 „înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii”. Dreptul dobândit prin înregistrare asupra unei mărci este un drept cu caracter absolut care poate fi opus concurenților ce exercită o industrie identică sau similară cu cea a titularului mărcii. Este necontestat în cauză că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină”, prin înregistrarea mărcii la OSIM, aceasta dobândind un drept exclusiv de folosire asupra semnului înregistrat ca marcă.

Este de asemenea indiscutabil că cenzurarea legalității înregistrării acestui semn ca marcă nu poate fi realizată în prezentul litigiu. Premisa de la care trebuie să pornească cercetarea temeiniciei pretențiilor reclamantei este aceea că la momentul înregistrării, semnul îndeplinea toate condițiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă. Prin urmare, având drept premise faptul că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină” și legalitatea înregistrării semnului ca marcă, pentru soluționarea litigiului este necesar a determina întinderea protecției de care se bucură marca în litigiu. Fără a antama problema legalității înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în acord cu considerentele cuprinse în decizia recurată , că marca in litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puțin distinctiv al semnelor care o compun.

Însă, câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumție de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marca slabă. Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivității mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecție mai puțin întinsă. În cauză, pârâta nu a contestat comercializarea sub denumirile de „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si usnea barbata ” de produse din aceeași clasă cu cele comercializate de reclamantă.

Prin urmare, se constată că există identitate între marca reclamantei și unul din semnele folosite de pârâta pentru produsele sale - și anume „sirop de pătlagină”-, ambele având același conținut și o grafică identică. Celelalte semne utilizate de pârâtă conțin pe lângă cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei și alte cuvinte, respectiv „mugur de brad”, „muguri de plop și propolis”, „propolis” „propolis pentru diabetici” și „ usnea barbata ”. Înalta Curte apreciază că, în cazul produselor comercializate sub denumirea „sirop pătlagină”, identitatea dintre cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei și cele ce compun semnul utilizat de pârâtă și identitatea grafică dintre acestea sunt în măsură să creeze o confuzie între cele doua semne aflate în conflict.

Marca reclamantei, chiar calificată ca fiind una slabă se bucură de protecție în fața unui semn similar până la confuzie, astfel încât, în mod corect tribunalul a apreciat ca întemeiată cererea reclamantei în ceea ce privește interzicerea comercializării de către pârâtă pe piața românească de produse purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”. În ceea ce privește celelalte semne utilizate de pârâtă, respectiv „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si usnea barbata ”, Înalta Curte constată ca fiind legală hotărârea instanței de apel. Aceste semne, au in compunerea lor și alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, prezența lor determinând o suficientă distinctivitate a respectivelor semne, în măsură să înlăture protecția de care se bucură marca reclamantei, marcă cu un slab caracter distinctiv.

În consecință, în baza art. 304 pct. 9 C.p.c ., Înalta Curte a admis recursul și a modificat în parte decizia recurată în sensul că, în temeiul art. 296 C.p.c ., a schimbat în parte sentința Tribunalului București. Pentru considerentele anterior expuse, a interzis pârâtei S.C. E. S.R.L. comercializarea pe piața românească a produselor purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”. Au fost menținute celelalte dispoziții ale deciziei prin care s-a confirmat soluția primei instanțe de respingere ca neîntemeiată a cererii reclamantei sub aspectul interzicerii comercializării de către pârâtă pe piața românească a produselor purtând mărci similare cu marca reclamantei și de confiscare a produselor puse în circulație de către pârâtă, purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.