ÎCCJ, decizie (scj.ro #81930)

Marcă. Înregistrare internațională. Similaritatea semnului cu marca. Produse identice. Risc de confuzie. Cuprins pe materii . Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Înregistrare internațională. Similaritatea semnului cu marca. Produse identice. Risc de confuzie. Index alfabetic . Dreptul proprietății intelectuale. - Marcă. - Înregistrare internațională. - Similaritatea semnului cu marca. - Produse identice. - Risc de confuzie . Legea nr. 84/1998: art. 65, art. 66 Legea nr. 5/1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor . 1. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, a fost ratificat de România prin Legea nr.5/1998, fiind parte din dreptul intern.

Potrivit Aranjamentului de la Madrid și a Protocolului referitor la acest Aranjament, protecția unei mărci în fiecare din țările contractante interesate va fi aceeași ca și în cazul în care marca ar fi depusă direct în țara de destinație. Marca este astfel protejată, inclusiv sub aspectul elementelor figurative, și în consecință, titularul mărcii poate promova acțiune în contrafacere atunci când constată pe piața internă produse care poartă semne similare sau identice cu cele protejate internațional . 2. Pentru stabilirea contrafacerii trebuie cercetate atât gradul de similaritate dintre marca aparținând reclamantei și însemnul folosit de pârâtă, în condițiile în care este necontestată identitatea în privința claselor de produse pentru care sunt folosite și existența unui risc de confuzie între semnele figurative aplicate.

Î.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 965 din 2 februarie 2007. La 16 martie 2006 reclamanta P. AG R. D. S: SC, a solicitat în contradictoriu cu pârâtele E.P. SRL și S.C. H. Ro SRL, interzicerea comercializării sau oferirii spre vânzare a pantofilor sport de către pârâte, prin folosirea neautorizată a mărcii „Puma formstrip” (constând în element figurativ), protejată conform înregistrărilor OMPI din 19 noiembrie1996 și 25 noiembrie 2000, aparținând reclamantei, retragerea de îndată de pe piață a produselor care folosesc marca înregistrată, distrugerea stocurilor existente, obligarea pârâtelor de a prezenta informații privind proveniența și circuitele de distribuție a mărfurilor ilegal marcate, precum și de a publica dispozitivul hotărârii, pe cheltuiala lor, toate sub sancțiunea plății unor daune cominatorii de 10.000 Euro/zi întârziere.

Au fost invocate în drept prevederile art.35, art.83 și art.90 din Legea nr.84/1998. Prin sentința civilă nr.530 din 31mai 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă a admis în parte acțiunea, interzicându-li-se pârâtelor să comercializeze sau să ofere spre vânzare pantofii individualizați conform fotografiilor aflate la dosar, pe care este aplicat un semn compus din elemente figurative, similar cu semnul „Puma formstrip”, protejat și înregistrat ca marcă în România conform certificatelor eliberate de OMPI; pârâtele au fost obligate ca de îndată să retragă de pe piață produsele individualizate anterior și să procedeze la distrugerea lor, precum și să transmită reclamantei informațiile relevante privind proveniența și distribuția mărfurilor ilegal marcate.

Celelalte capete de cerere au fost respinse ca neîntemeiate. Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că reclamanta este titulara mărcilor „Puma”, mărci figurative, înregistrate pe cale internațională, România fiind țară desemnată, pentru produse din clasa 25, respectiv pantofi, îndeosebi de sport și pentru activități în aer liber. Procedând la compararea semnelor figurative prin prisma prevederilor art.35 alin.1 și alin. 2 lit. b din Legea nr.84/1998, instanța a reținut în prealabil identitatea de produse iar apoi existența similarității între mărcile înregistrate de către reclamantă și semnele aplicate pe produsele comercializate de pârâte. S-a apreciat că similaritatea dintre mărci este dată de numărul asemănărilor dintre ele, prezentând relevanță, în cazul mărcilor complexe, asemănările dintre elementele tari ale mărcii.

În concret, s-a reținut că marca reclamantei, cu număr de înregistrare R 426712/1996 este una complexă, formată dintr-o linie punctată ce conturează forma unui pantof de sport și din patru linii (două continue și două întrerupte) ce pornesc paralel din zona superior-posterioară a părții laterale și se curbează spre talpa pantofului, cu mărirea distanței dintre acestea, conturând zona continuă a unei piste de atletism cu trei culoare de alergare. În privința celeilalte mărci a reclamantei, nr. 2 R 237825/2000, s-a apreciat asupra caracterului complex al acesteia, compusă din imaginea unui pantof cu crampoane, pe partea laterală a acestuia fiind conturat elementul figurativ distinctiv, respectiv aceeași pistă de atletism cu trei culoare de alergare, ce pornește din zona superior-posterioară a părții laterale a pantofului și se curbează spre talpa acestuia, cu mărirea progresivă a lățimii pistelor în zona de curbură.

În ceea ce privește semnul figurativ aplicat pe pantofii sport ce poartă marca „Kenvelo”, tribunalul a constatat faptul că acesta este unul complex, compus din forma unei piste de alergare cu un singur culoar ce pornește din zona superior-posterioară a pantofului, se despică în trei culoare și coboară spre talpa pantofului, forma descrisă fiind colorată într-o nuanță de portocaliu. În raport de caracteristicile semnelor, tribunalul a apreciat că între acestea există suficiente asemănări pentru a le conferi caracter de similaritate. S-a mai reținut că există în mod cert, la nivelul consumatorului mediu, riscul de confuzie între semnele comparate, în raport de componentele distinctive și dominante.

S-a concluzionat, față de toate aceste împrejurări, că produsele comercializate de către pârâte sunt contrafăcute. Apelul declarat de către pârâte împotriva acestei sentințe, prin care au arătat în esență că acțiunea trebuia respinsă ca inadmisibilă deoarece reclamanta nu a notificat către OSIM marca și semnele protejate, a fost considerat nefondat și respins prin decizia civilă nr.34 din 14 martie 2006 a Curții de Apel București – secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. S-a reținut în apel că instanța de fond a procedat la o temeinică interpretare și aplicare a prevederilor art.65-66 din Legea nr.84/1998, raportate la prevederile art.4 din Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid, precum și la dispozițiile art.4 din Aranjament, reținând protecția pe teritoriul României a celor două mărci înregistrate internațional de către reclamantă, cu România țară desemnată.

Pe de altă parte, s-a reținut că instanța de fond a făcut o corectă apreciere comparativă a semnelor aflate în conflict, cu respectarea și aplicarea corectă a criteriilor, a ordinii și regulilor de examinare a identității, similarității produselor și a semnelor, concluzionând asupra identității de produse, a gradului ridicat de similaritate al semnelor și a riscului de confuzie indirectă, incluzând și riscul de asociere a semnului cu marca. Curtea de apel a mai motivat că asemănarea dintre cele două semne conflictuale este mai mult decât evidentă, nici chiar apelantele, în criticile formulate, nefiind în măsură să indice acele deosebiri pregnante și esențiale care să estompeze asemănările covârșitoare descrise amănunțit de către instanța de fond în analiza comparativă vizuală și conceptuală a celor două semne conflictuale.

În fine, instanța de apel a înlăturat și susținerile pârâtelor, formulate pentru prima oară în cadrul căii de atac, în legătură cu notorietatea mărcii Kenvelo Curtea a subliniat că notorietatea mărcii nu prezintă nici o relevanță sub aspectul reținerii riscului de confuzie indirectă, așa cum corect a procedat și instanța de fond. Acest risc de confuzie indirectă include și riscul de asociere cu marca, determinat de gradul ridicat de similaritate datorat asemănărilor dintre elementul grafic ce compune semnul combinat complex și marca reclamantei. Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâtele S.C. „E.P.” SRL și S.C. „H.Ro” SRL, care au arătat, sub un prim aspect, că decizia este nelegală întrucât a fost pronunțată cu încălcarea prevederilor art.35 combinat cu art.83 alin. penultim din Legea nr.84/1998.

Reclamanta a invocat riscul de confuzie prin contrafacerea unui însemn protejat, fără ca acesta să fie înregistrat în Registrul Național al Mărcilor. Dimpotrivă, societățile recurente au fost înscrise atât la nivel internațional cât și în Registrul Național al Mărcilor, îndeplinind condițiile prevăzute de art.6 lit. S din Legea nr.84/1998, ceea ce denotă că riscul de confuzie nu există. S-a mai susținut, în cadrul aceluiași motiv de recurs, că instanțele au încălcat și principiul priorității respectării legii române, lex fori, în condițiile în care lipsesc la nivel național înregistrările atât ale mărcii „Puma” cât și ale semnului a cărui contrafacere se reclamă. În cadrul celui de-al doilea motiv de recurs s-a susținut că instanțele au interpretat greșit actul juridic dedus judecății, neobservând că în realitate reclamanta a inițiat o acțiune în contrafacere.

Ambele instanțe au refuzat să analizeze probatoriile, sub aspectul elementului figurativ – desenul aplicat pe partea exterioară a pantofului, în combinație cu elementul verbal – logo-ul „Kenvelo.”, care sunt părți componente ale mărcii și au fost aplicate vizibil tocmai pentru a individualiza produsul pe piața de desfacere și a evita riscul de confuzie. S-a solicitat în final ca, admițându-se recursul, să se dispună pe fond respingerea acțiunii reclamantei. Intimata-reclamantă a solicitat prin întâmpinare respingerea recursului ca nefondat, hotărârile pronunțate fiind legale și temeinice. Recursul este nefondat în sensul considerațiilor ce succed. Nu poate fi primită susținerea recurentelor cu privire la interpretarea greșită a art.35 din Legea nr.84/1998 combinat cu art.83 din aceeași lege și nici cele referitoare la prioritatea legii române.

Instanța de apel a făcut o analiză corectă și detaliată a dispozițiilor Aranjamentului de la Madrid și ale Protocolului referitor la acest Aranjament, care se aplică în cauză, fiind parte din dreptul intern. Respectând această procedură, care prevede ca suficientă apariția într-o publicație periodică editată de Biroul internațional, marca „Puma formstrip” a obținut protecție și pe teritoriul României ca țară de destinație, inclusiv sub aspectul elementelor figurative . Pe de altă parte, instanțele au decis că trebuie cercetate atât gradul de similaritate dintre marca aparținând reclamantei cât și însemnul folosit de pârâtă, în condițiile în care este necontestată identitatea în privința claselor de produse pentru care sunt folosite și există un cert risc de confuzie între semnele figurative aplicate.

Similaritatea dintre cele două însemne, reprezentând o pistă de atletism despărțită în trei printr-o linie punctată, este evidentă pentru orice cumpărător mediu, chiar dacă dungile „Kenvelo” se ramifică. Instanțele au apreciat și motivat pe larg condițiile contrafacerii, în sensul prevalenței elementelor de asemănare față de cele de deosebire, existenței riscului de confuzie și lipsei de relevanță a elementului „rea-credință”. Nici celelalte critici nu pot fi primite. În mod cert acțiunea reclamantei este una în contrafacere iar instanțele s-au pronunțat exact pe acest capăt de cerere, dispunând interzicerea comercializării sau oferirii spre vânzare a pantofilor sport purtând în mod neautorizat marca „Puma formstrip”.

În consecință, cum hotărârile pronunțate sunt în întregime legale și temeinice, recursul a fost respins ca nefondat.