ÎCCJ, decizie (scj.ro #81930)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81930) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă. Înregistrare internațională.

Similaritatea semnului cu marca. Produse identice. Risc de confuzie.

Cuprins pe materii

. Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă. Înregistrare internațională. Similaritatea semnului cu marca.

Produse identice. Risc de confuzie.

Index alfabetic

.

Dreptul proprietății intelectuale.

-

Marcă.

-

Înregistrare internațională.

-

Similaritatea semnului cu marca.

-

Produse identice.

-

Risc de confuzie

.

Legea nr. 84/1998: art. 65, art. 66

Legea nr. 5/1998 pentru ratificarea

Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea

internațională a mărcilor

.

înregistrarea internațională a mărcilor, a fost ratificat de

România prin Legea  nr.5/1998, fiind parte din dreptul intern.

Potrivit Aranjamentului  de la

Madrid și a Protocolului  referitor la acest Aranjament,

protecția unei mărci în fiecare din țările contractante

interesate va fi aceeași ca și în cazul în care marca ar fi

depusă direct în țara de destinație.

Marca este astfel protejată,

inclusiv sub aspectul elementelor figurative, și în consecință,

titularul mărcii poate promova acțiune în contrafacere atunci când

constată pe piața internă produse care poartă semne

similare sau identice cu cele protejate internațional

.

stabilirea contrafacerii trebuie cercetate atât gradul de similaritate dintre

marca aparținând reclamantei și însemnul folosit de pârâtă, în

condițiile în care este necontestată identitatea în privința

claselor de produse pentru care sunt folosite și existența unui risc

de confuzie între semnele figurative aplicate.

Î.C.C.J., Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia nr. 965 din 2 februarie 2007.

La 16 martie 2006 reclamanta P. AG R. D. S:

SC, a solicitat în contradictoriu cu pârâtele E.P. SRL și S.C. H. Ro SRL,

interzicerea comercializării sau oferirii spre vânzare a pantofilor sport

de către pârâte, prin folosirea neautorizată a mărcii „Puma

formstrip” (constând în element figurativ), protejată conform

înregistrărilor OMPI din 19 noiembrie1996 și 25 noiembrie 2000,

aparținând reclamantei, retragerea de îndată de pe piață a

produselor care folosesc marca înregistrată, distrugerea stocurilor

existente, obligarea pârâtelor de a prezenta informații privind

proveniența și circuitele de distribuție a mărfurilor

ilegal marcate, precum și de a publica dispozitivul hotărârii, pe

cheltuiala lor, toate sub sancțiunea plății unor daune

cominatorii de 10.000 Euro/zi întârziere.

Au fost invocate în drept prevederile art.35,

art.83 și art.90 din Legea nr.84/1998.

Prin sentința civilă nr.530 din 31mai 2005,

Tribunalul București, secția a V-a civilă a admis în parte

acțiunea, interzicându-li-se pârâtelor să comercializeze sau să

ofere spre vânzare pantofii individualizați conform fotografiilor aflate

la dosar, pe care este aplicat un semn compus din elemente figurative, similar

cu semnul „Puma formstrip”, protejat și înregistrat ca marcă în

România conform certificatelor eliberate de OMPI; pârâtele au fost obligate ca

de îndată să retragă de pe piață produsele

individualizate anterior și să procedeze la distrugerea lor, precum

și să transmită reclamantei informațiile relevante privind

proveniența și distribuția mărfurilor ilegal marcate.

Celelalte capete de cerere au fost respinse ca

neîntemeiate.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut

că reclamanta este titulara mărcilor „Puma”, mărci figurative,

înregistrate pe cale internațională, România fiind țară

desemnată, pentru produse din clasa 25, respectiv pantofi, îndeosebi de

sport și pentru activități în aer liber.

Procedând la compararea semnelor figurative prin prisma

prevederilor art.35 alin.1 și alin. 2 lit. b din Legea nr.84/1998,

instanța a reținut în prealabil identitatea de produse iar apoi

existența similarității între mărcile înregistrate de

către reclamantă și semnele aplicate pe produsele comercializate

de pârâte.

S-a apreciat că similaritatea dintre mărci este

dată de numărul asemănărilor dintre ele, prezentând

relevanță, în cazul mărcilor complexe, asemănările

dintre elementele tari ale mărcii.

În concret, s-a reținut că marca reclamantei,

cu număr de înregistrare R 426712/1996 este una complexă,

formată dintr-o linie punctată ce conturează forma unui pantof

de sport și din patru linii (două continue și două

întrerupte) ce pornesc paralel din zona superior-posterioară a

părții laterale și se curbează spre talpa pantofului, cu

mărirea distanței dintre acestea, conturând zona continuă a unei

piste de atletism cu trei culoare de alergare.

În privința celeilalte mărci a reclamantei, nr.

2 R 237825/2000, s-a apreciat asupra caracterului complex al acesteia,

compusă din imaginea unui pantof cu crampoane, pe partea laterală a

acestuia fiind conturat elementul figurativ distinctiv, respectiv aceeași

pistă de atletism cu trei culoare de alergare, ce pornește din zona

superior-posterioară a părții laterale a pantofului și se

curbează spre talpa acestuia, cu mărirea progresivă a

lățimii pistelor în zona de curbură.

În ceea ce privește semnul figurativ aplicat pe

pantofii sport ce poartă marca „Kenvelo”, tribunalul a constatat faptul

că acesta este unul complex, compus din forma unei piste de alergare cu un

singur culoar ce pornește din zona superior-posterioară a pantofului,

se despică în trei culoare și coboară spre talpa pantofului,

forma descrisă fiind colorată într-o nuanță de portocaliu.

În raport de caracteristicile semnelor, tribunalul a

apreciat că între acestea există suficiente asemănări

pentru a le conferi caracter de similaritate.

S-a mai reținut că există în mod cert, la

nivelul consumatorului mediu, riscul de confuzie între semnele comparate, în

raport de componentele distinctive și dominante.

S-a concluzionat, față de toate aceste

împrejurări, că produsele comercializate de către pârâte sunt

contrafăcute.

Apelul declarat de către pârâte împotriva acestei

sentințe, prin care au arătat în esență că

acțiunea trebuia respinsă ca inadmisibilă deoarece reclamanta nu

a notificat către OSIM marca și semnele protejate, a fost considerat

nefondat și respins prin decizia civilă nr.34 din 14 martie 2006 a

Curții de Apel București – secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

S-a reținut în apel că instanța de fond a

procedat la o temeinică interpretare și aplicare a prevederilor

art.65-66 din Legea nr.84/1998, raportate la prevederile art.4 din Protocolul

referitor la Aranjamentul de la Madrid, precum și la dispozițiile

art.4 din Aranjament, reținând protecția pe teritoriul României a celor

două mărci înregistrate internațional de către

reclamantă, cu România țară desemnată.

Pe de altă parte, s-a reținut că

instanța de fond a făcut o corectă apreciere comparativă a

semnelor aflate în conflict, cu respectarea și aplicarea corectă a

criteriilor, a ordinii și regulilor de examinare a identității,

similarității produselor și a semnelor, concluzionând asupra

identității de produse, a gradului ridicat de similaritate al

semnelor și a riscului de confuzie indirectă, incluzând și

riscul de asociere a semnului cu marca.

Curtea de apel a mai motivat că asemănarea

dintre cele două semne conflictuale este mai mult decât evidentă,

nici chiar apelantele, în criticile formulate, nefiind în măsură

să indice acele deosebiri pregnante și esențiale care să estompeze

asemănările  covârșitoare descrise amănunțit de

către instanța de fond în analiza comparativă vizuală

și conceptuală a celor două semne conflictuale.

În fine, instanța de apel a înlăturat și

susținerile pârâtelor, formulate pentru prima oară în cadrul

căii de atac, în legătură cu notorietatea mărcii Kenvelo

Curtea a subliniat că notorietatea mărcii nu prezintă nici o

relevanță sub aspectul reținerii riscului de confuzie

indirectă, așa cum corect a procedat și instanța de fond.

Acest risc de confuzie indirectă include și riscul de asociere cu

marca, determinat de gradul ridicat de similaritate datorat

asemănărilor dintre elementul grafic ce compune semnul combinat

complex și marca reclamantei.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâtele

S.C. „E.P.” SRL și S.C. „H.Ro” SRL, care au arătat, sub un prim

aspect, că decizia este nelegală întrucât a fost pronunțată

cu încălcarea prevederilor art.35 combinat cu art.83 alin. penultim din

Legea nr.84/1998. Reclamanta a invocat riscul de confuzie prin contrafacerea

unui însemn protejat, fără ca acesta să fie înregistrat în

Registrul Național al Mărcilor. Dimpotrivă,

societățile recurente au fost înscrise atât la nivel

internațional cât și în Registrul Național al Mărcilor,

îndeplinind condițiile prevăzute de art.6 lit. S din Legea

nr.84/1998, ceea ce denotă că riscul de confuzie nu există.

S-a mai susținut, în cadrul aceluiași motiv de

recurs, că instanțele au încălcat și principiul

priorității respectării legii române, lex fori, în

condițiile în care lipsesc la nivel național înregistrările atât

ale mărcii „Puma” cât și ale semnului a cărui contrafacere se

reclamă.

În cadrul celui de-al doilea motiv de recurs s-a

susținut că instanțele au interpretat greșit actul juridic

dedus judecății, neobservând că în realitate reclamanta a

inițiat o acțiune în contrafacere. Ambele instanțe au refuzat

să analizeze probatoriile, sub aspectul elementului figurativ – desenul

aplicat pe partea exterioară a pantofului, în combinație cu elementul

verbal – logo-ul „Kenvelo.”, care sunt părți componente ale

mărcii și au fost aplicate vizibil tocmai pentru a individualiza

produsul pe piața de desfacere și a evita  riscul de confuzie.

S-a solicitat în final ca, admițându-se recursul,

să se dispună pe fond respingerea acțiunii reclamantei.

Intimata-reclamantă a solicitat prin întâmpinare

respingerea recursului ca nefondat, hotărârile pronunțate fiind

legale și temeinice.

Recursul este nefondat în sensul considerațiilor ce

succed.

Nu poate fi primită susținerea recurentelor cu

privire la interpretarea greșită a art.35 din Legea nr.84/1998

combinat cu art.83 din aceeași lege și nici cele referitoare la

prioritatea legii române.

Instanța de apel a făcut o analiză

corectă și detaliată a dispozițiilor Aranjamentului de la

Madrid și ale Protocolului referitor la acest Aranjament, care se

aplică în cauză, fiind parte din dreptul intern. Respectând

această procedură, care prevede ca suficientă apariția

într-o publicație periodică editată de Biroul

internațional, marca „Puma formstrip” a obținut protecție

și pe teritoriul României ca țară de destinație, inclusiv

sub aspectul elementelor figurative .

Pe de altă parte, instanțele au decis că

trebuie cercetate atât gradul de similaritate dintre marca aparținând

reclamantei cât și însemnul folosit de pârâtă, în condițiile în

care este necontestată identitatea în privința claselor de produse

pentru care sunt folosite și există un cert risc de confuzie între

semnele figurative aplicate.

Similaritatea dintre cele două însemne, reprezentând

o pistă de atletism despărțită în trei printr-o linie

punctată, este evidentă pentru orice cumpărător mediu,

chiar dacă dungile „Kenvelo” se ramifică.

Instanțele au apreciat și motivat pe larg

condițiile contrafacerii, în sensul prevalenței elementelor de

asemănare față de cele de deosebire, existenței riscului de

confuzie și lipsei de relevanță a elementului

„rea-credință”.

Nici celelalte critici  nu pot fi primite.

În mod cert acțiunea reclamantei este una în

contrafacere iar instanțele s-au pronunțat exact pe acest capăt

de cerere, dispunând interzicerea comercializării sau oferirii spre

vânzare a pantofilor sport purtând în mod neautorizat marca „Puma formstrip”.

În consecință, cum hotărârile

pronunțate sunt în întregime legale și temeinice, recursul a fost respins

ca nefondat.