ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2044/2019

Ședința publică din data de 12 noiembrie 2019

Prin cererea înregistrată la data de 27.02.2015, pe rolul Tribunalului București, secția a V-a Civilă, sub nr. x/2015, reclamantele A., B.. și C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâții D. S.A., E. S.A. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci:

Prin cererea reconvențională înregistrată la data de 20.04.2015, pârâta E. S.A. a solicitat, în temeiul art. 209 C. proc. civ., în contradictoriu cu B.., decăderea din drepturile conferite de marca comunitară tridimensională nr. x a pârâtei reconvenționale.

Prin sentința civilă nr. 569 din 12.05.2016, Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins excepția lipsei calității procesuale active a reclamanților pe cererea principală, a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pe capetele 2-6 din cererea principală și a respins aceste capete de cerere față de acest pârât ca fiind formulate împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. A admis în parte cererea principală și a dispus anularea mărcilor naționale x/2010 "F."; x/2010"F."; y/2011 "F." aparținând pârâtei D. S.A. și a mărcii naționale x/2012 "G." aparținând pârâtei E. S.A. pentru produsele din clasa 32. Totodată, a constatat încălcarea dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii comunitare tridimensionale x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 și 32 conform Clasificării de la Nisa și asupra dreptului de autor deținut cu privire la reprezentarea grafică a buteliei comercializate și protejate sub denumirea H. și a obligat pe pârâtele D. S.A. și E. S.A. la încetarea imediată a folosirii semnului reprezentând forma grafică a ambalajului buteliei comercializate sub denumirea F. pentru oferirea de produse, publicitatea (prin internet sau prin orice altă metodă, inclusiv prin afișarea semnului la intrarea în magazine, pe pereții magazinului, aplicarea pe materialele consumabile gen sacoșe, pungi, hârtie de ambalat, cutii, etc.), fabricarea de produse, stocarea sau depozitarea, distribuirea, livrarea, comercializarea sau oferirea spre comercializare sau exportul de produse; precum și să retragă de pe piață toate produsele ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale reclamanților și să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii tridimensionale x. De asemenea, a dispus publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor D. S.A. și E. S.A., a hotărârii prin intermediul a trei cotidiane de circulație națională, a respins, ca neîntemeiată, cererea reconvențională formulată de pârâtă reclamantă E. S.A., împotriva reclamantei B. și în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și a obligat pe pârâtele D. S.A. și E. S.A. la 300 RON și 2192, 57 euro, în echivalent RON la data plății, reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanți.

Împotriva sentinței tribunalului au declarat apel E. S.A. și D. S.A..

Prin decizia nr. 580 din data de 16.05.2018, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis apelul formulat de apelantele-pârâte D. S.A. și E. S.A., împotriva sentinței civile nr. 569/12.05.2016 pronunțată în dosarul nr. x/2015 de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în contradictoriu cu intimații-reclamanți A., B. și C. și intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

A schimbat în parte sentința, în sensul constatării încălcării dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii comunitare tridimensionale x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 și 32 conform Clasificării de la Nisa; a respins petitul întemeiat pe dreptul de autor, ca neîntemeiat și a păstrat în rest sentința.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanții A., B.. și C. și pârâtele E. S.A. și D. S.A.

În drept au fost invocate prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

I. Greșita interpretare și aplicare a noțiunilor de operă de "artă aplicată" și a condițiilor necesare pentru protecția acesteia prin drept de autor.

A. Curtea de apel reține, în esență, necesitatea existenței unor rigori suplimentare pentru a beneficia de protecția prin drept de autor în cazul "operelor de artă aplicată". Se reține astfel necesitatea existenței unui "caracter artistic" al operei prin care autorul "să fi urmărit în chip deosebit și principal o funcție estetică și imaginativă, mai mult decât cea practică".

De asemenea, printr-o motivare contradictorie, deși reține că pentru a fi protejată prin drept de autor o operă trebuie să fie originală, "fără a interesa aici noutatea absolută ori valoarea artistică intrinsecă a acesteia", curtea de apel sfârșește prin a considera că, pentru satisfacerea rigorilor unei opere de artă, (i) "mulțumirea principal estetică" și (ii) "satisfacerea simțului frumosului, sunt condiții necesare protecției prin drept de autor a unei "opere de artă aplicată":

"Cu alte cuvinte, nu orice creație a unui ambalaj de îmbuteliere a apei, nu orice design al unei sticle face obiectul protecției prin drept de autor, ci doar acel model care întrunește rigorile unei opere de artă, fie ea și aplicată". "Așadar, indiferent cât de scăzut este nivelul artistic al operei de creație, trebuie să existe acest caracter artistic, adică, chiar dacă este vorba despre artă aplicată, este necesar ca autorul operei să fi urmărit în chip deosebit și principal o funcție estetică și imaginativă, mai mult decât cea practică". "În speță, Curtea reține că nimic din datele sticlei în dispută nu o califică la rangul unei opere de artă, întrucât, chiar dacă este o reușită din punct de vedere al design-ului, nu reflectă acea creativitate imaginativă destinată în principal obținerii unei mulțumiri principal estetice și a satisfacerii simțului frumosului".

Sunt eronate aceste susțineri, ele fiind de natură să introducă cerințe suplimentare față de dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește protecția prin drept de autor a unei opere de "artă aplicată".

B. Condițiile prevăzute de legislația internațională aplicabilă pentru protecția prin drept de autor; originalitatea - cadru legal și jurisprudențial de interpretare și aplicare.

Din interpretarea coroborată a prevederilor Convenției de la Berna privind protecția drepturilor de autor rezultă că doar "creațiile intelectuale" pot fi protejate prin dreptul de autor, acest caracter devenind astfel o condiție implicită a originalității.

Reglementările europene sunt în sensul verificării existenței dreptului de autor doar prin raportare la originalitate, în sensul de creație intelectuală a autorului care fi reflectă personalitatea, și a excluderii oricăror alte criterii estetice sau calitative, criterii legate de valoarea sau destinația operei: Directiva 96/9/CE privind protecția juridică a bazelor de date, considerentul (16) al expunerii de motive, articolul 3 (1); Directiva 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe considerentul (16) din expunerea de motive; Directiva 2009/24/CE privind protecția juridică a programelor de calculator, art. 1 alin. (3).

Jurisprudența CJUE, deși nu a privit în mod expres până la acest moment categoria "operelor de artă aplicată", este și mai relevantă în sensul interpretării și aplicării noțiunii de originalitate potrivit dispozițiilor europene. În data de 16 iulie 2009 CJUE pronunță hotărârea în Cauza C-5/08, Infopaq International A/S împotriva Danske Dagblades Forening, în cadrul căreia analizează în ce măsură reproducerea unor pasaje limitate dintr-o operă (11 cuvinte) poate reprezenta o încălcare a dreptului de autor, dezvoltând astfel o analiză a condițiilor necesare protecției prin drept de autor. în esență Curtea reține că protecția dreptului de autor are ca obiect o "operă" ce reprezintă o creație intelectuală proprie autorului (para. 33-37, 47, 48, 51)

Ulterior, în Cauza C-145/10. Eva-Maria Painer împotriva Standard VerlaqsGmbH și alții, Curtea este învestită să analizeze în cadrul unei întrebări preliminare adresate de instanța austriacă, dacă articolul 6 din Directiva 93/98 trebuie interpretat în sensul că, în temeiul acestei dispoziții, o fotografie portret poate fi protejată de dreptul de autor și, în caz afirmativ, dacă, în considerarea posibilităților de creație artistică pretins prea limitate pe care le pot oferi astfel de fotografii, această protecție, în special în ceea ce privește regimul reproducerii operei prevăzut la articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29, este mai redusă decât protecția de care beneficiază alte opere, mai ales cele fotografice. Curtea reține în esență că o operă este originală atunci când reprezintă o creație intelectuală proprie autorului adică atunci când reflectă personalitatea acestuia, și care se manifestă prin alegerile libere și creative ale autorului, nereținând nicio condiție suplimentară cu privire la valoarea estetică sau orice alt criteriu pentru analiză (para. 90-99).

Statuările privind criteriile de stabilire a originalității operei sunt reiterate în concluziile avocatului general în Cauza C-310/17 Levola Henqelo BV împotriva Smilde Foods BV. Instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă gustul unui produs alimentar constituie o "operă" și poate fi protejat prin dreptul de autor de către Directiva 2001/29 (7). Reiterând reținerile anterioare, avocatul general subliniază din nou că dreptul de autor în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2001/29 nu se poate aplica decât în cazul unui obiect care este original, fiind o creație intelectuală proprie a autorului său, adică atunci când reflectă personalitatea acestuia.

Curtea explicitează, de asemenea, că criteriul originalității nu este îndeplinit atunci când constituirea unei baze de date, spre exemplu, este impusă de considerații tehnice, de reguli sau de limitări care nu lasă loc niciunei libertăți de creație, acceptând, asemenea raționamentului din Cauza Painer, că atunci când alegerile autorului pentru realizarea operei nu sunt limitate de considerații tehnice sau alte limitări, acestea sunt de natură să reflecte personalitatea autorului, nefiind necesară testarea unor criterii estetice sau valorice.

În sfârșit, este relevantă interpretarea pe care avocatul general a transmis-o Curții în concluziile sale din Cauza C-604/10, Football Dataco Ltd și alții împotriva Yahoo! UK Ltd și alții, în care Curtea a fost chemată să își completeze jurisprudența cu privire la posibilitatea protejării calendarelor unui campionat de fotbal pe baza Directivei 96/9/CE privind protecția juridică a bazelor de date. Ceea ce a trebuit să se stabilească a fost dacă se poate aplica, și în ce condiții, protecția prevăzută prin dreptul de autor. în concluziile sale, Avocatul General arată cu privire la standardele de protecție ale dreptului de autor:

"36. Este cunoscut că, în cadrul Uniunii, există standarde diferite în ceea ce privește nivelul de originalitate necesar, în general, pentru a recunoaște protecția prin dreptul de autor (13). în special în unele țări ale Uniunii, cele caracterizate printr-o tradiție de common law, criteriul de referință este în mod tradițional faptul că implică "muncă, competențe sau efort" (labour, skills or effort). Din acest motiv, de exemplu, în Regatul Unit, bazele de date beneficiau în general, înainte de intrarea în vigoare a directivei, de protecția prin dreptul de autor. O bază de date era protejată prin dreptul de autor în cazul în care creatorul său a trebuit, pentru a o realiza, să facă un anumit efort sau să utilizeze o anumită competență. Dimpotrivă, în țările cu tradiție continentală se prevede în general, pentru a recunoaște o protecție în temeiul dreptului de autor, ca opera să dețină un element de creativitate sau să exprime într-un fel personalitatea autorului său, deși se exclude întotdeauna orice evaluare a calității sau a naturii "artistice"a operei."

C. Condițiile prevăzute de legislația din Serbia pentru protecția prin drept de autor; originalitatea.

Conținutul legii sârbe, legat de prevederile legale în ceea ce privește nașterea și conținutul dreptului de autor sunt următoarele:

Art. 2 din Legea sârbă privind dreptul de autor și drepturile conexe (publicată în Gazeta Oficială nr. 104/2009 din Serbia și republicată în Gazeta Oficială nr. 99/2011 din data de 27.12.2011): (1) O opera protejată prin drept de autor este o creație intelectuală originală a autorului, exprimată într-o anumită formă, indiferent de valoarea sa artistică, științifică sau de altă natură, de scopul, dimensiunea, conținutul și forma de manifestare, precum și permisiunea comunicării publice a conținutului său.//(2) Sunt considerate opere protejate prin drept de autor în special: 1) Opere scrise (de ex. cărți, broșuri, articole, traduceri, programe de calculator în orice formă de expresie, inclusiv materialul lor de pregătire și altele); 2) Opere orale (prelegeri, discursuri, orații etc.); 3) Opere dramatice, opere dramatico-muzicale, coregrafice și pantomimă, precum și lucrări originare din folclor; 4) Compozițiile muzicale cu sau fără text; 5) Filme (cinema și televiziune); 6) Opere de artă plastică (picturi, desene, schițe, grafică, sculpturi etc.); 7) Opere de arhitectură, opera de artă aplicată și design industrial; 8) Lucrări cartografice (hărți geografice și topografice); 9) Desene, schițe, manechine și fotografii; 10) Direcția unei opere de teatru.

S-a susținut și demonstrat pe parcursul fazelor anterioare ale prezentului litigiu că opera "x" a fost creată pe teritoriul Serbiei, fiind adusă prima dată la cunoștința publică pe teritoriul Serbiei, unde de altfel s-a și depus la înregistrare întâia marcă de către reclamantul C. în anul 2006 (marca "H.". nr. x/10.07.2006); Serbia este membră a Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice și prin urmare a preluat și transpus dispozițiile acesteia.

Din perspectiva legii aplicabile nașterii și conținutului dreptului de autor, sunt judicioase reținerile curții de apel care a menționat că "în ceea ce privește Convenția de la Berna, Curtea reiterează că atât România, cât și Serbia sunt state părți, care au semnat și ratificat Convenția, fiind astfel nerelevante susținerile privitoare la nedovedirea conținutului legii sârbe, cu atât mai mult cu cât nu s-ar putea conferi unui drept de autor născut în spațiul extracomunitar efecte mai întinse ori diferite pe teritoriul României, teritoriu pe care se reclamă încălcarea și se solicită protecția, decât drepturilor de autor corespunzătoare, guvernate de legislația națională (și de regulile europene corespunzătoare)".

În ceea ce privește protecția efectivă pe care dreptul de autor îl conferă unei opere, trebuie observat că legea sârbă conține o prevedere expresă potrivit căreia caracterul artistic al operei nu reprezintă un criteriu de protecție prin drept de autor, fiind exclus chiar de art. 2 din Legea invocată. Și legea sârbă, întocmai ca și legea română, prevede posibilitatea cumulului protecției prin drept de autor și design industrial. Art. 46 din Legea privind protecția desenelor industriale (publicată în Gazeta Oficială nr. 104/2009 și republicată în Gazeta Oficială nr. 45/2015 din data de 27.12.2011) referitor la relația cu alte forme de protecție prevede că "Dispozițiile prezentei legi nu afectează drepturile existente cu privire la mărci, brevete sau modele de utilitate. Designul industrial protejat în conformitate cu prevederile prezentei legi se bucură, de asemenea, de protecție în temeiul legislației care reglementează dreptul de autor de la data creării sale sau la data la care a fost exprimat sub o anumită formă."

Așadar, în ceea ce privește protecția unei opere prin design, deși Serbia nu este membră a Uniunii Europene pentru a i se aplica Directiva privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale, trebuie observat că dispozițiile sale nu exclud și nu limitează protecția și prin drept de autor și prin urmare nu se poate considera că se aplică criteriul suplimentar al caracterului artistic al unei opere de artă.

D. Condițiile prevăzute de legislația națională pentru protecția prin drept de autor; originalitatea.

Condițiile de protecție prin drept de autor potrivit dreptului național, anumeLegea 8/1996 pentru protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe, se regăsesc în cadrul articolului 7 din lege. Legislația națională este armonizată cadrului legislativ european, prevăzând același criteriu al originalității creației intelectuale pentru a se bucura de protecție. Nu există nicio prevedere suplimentară care să permită curții de apel să devieze de la interpretarea dată de instanțele europene noțiunii de "originalitate" prin impunerea unor criterii suplimentare cum ar fi acela al unei valori estetice ridicate care să califice opera la rangul de "operă de artă".

E. Conceptul operă de "artă aplicată", așa cum este definit de legiuitor, identifică o categorie de opere și nu este de natură a impune criterii suplimentare așa cum în mod eronat reține Curtea de Apel București.

Art. 7 din Legea nr. 8/1996 include în obiectul protecției operele de artă grafică, operele de artă plastică, precum și operele de artă aplicată produselor destinate undei utilizări practice.

Astfel, prin noțiunile de operele de artă plastică, grafică, aplicată, legiuitorul identifică domeniul în care s-ar încadra operele protejate, după cum rezultă din teza inițială a textului din art. 7:

"constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific...". Este evident așadar că opera cinematografică sau fotografică se încadrează în domeniul artistic, chiar dacă nu este definită de legiuitor ca fiind o operă de artă. Aceasta întrucât expresia "operele de artă grafică, plastică ori aplicată" desemnează o categorie, și nicidecum nu impune o cerință suplimentară a operei, în sensul de a deveni un atribut restrictiv. De altfel, apelând la o interpretare lingvistică, se poate observa că versiunea în limba engleză a noțiunii de"operă de artă aplicată" este aceea de "applied arts", concept de sine stătător, menit să desemneze toate artele care se aplică designului și decorării obiectelor de zi cu zi pentru a le da atribute estetice (apte sau nu a satisface simțul frumosului în funcție de consumatorul avizat).

Curtea de apel a considerat în esență ca design-ul sticlei H. nu se bucură de protecție prin drept de autor întrucât nu se califică la rangul de "operă de artă" întrucât, "chiar dacă este o reușită din punct de vedere a design-ului, nu reflectă acea creativitate imaginativă destinată în principal obținerii unei mulțumiri principal estetice și a satisfacerii simțului frumosului". Curtea apreciază așadar că, în ceea ce privește opera de artă aplicată, rigorile protecției sunt unele suplimentare și presupun, nu o simplă creativitate care să reflecte personalitatea autorului, ci o creativitate care să presupună o mulțumire principal estetică (a privitorului).

Or, acest criteriu suplimentar al valorii estetice a operei este în dezacord cu prevederile legale naționale și europene, dar și în dezacord cu modalitatea în care CJUE a dezvoltat înțelegerea noțiunii de originalitate. Directiva 96/9/CE și Directiva 2006/116/CE conțin prevederi ce interzic în mod expres statelor membre impunerea unor criterii de valoare estetică sau destinație a operei. Curtea de Apel București, prin interpretarea eronată mai sus menționată, tocmai acest lucru îl face: adaugă condiției creativității care trebuie să reflecte personalitatea autorului și condiția valorii estetice care ar trebui să conducă la obținerea unei "mulțumiri estetice" și să satisfacă "simțul frumosului".

Singura creativitate pe care o implică originalitatea este însă cea necesară reflectării personalității autorului, niciun fel de apreciere a valorii estetice nefiind necesară și nici permisă de lege. Or, în cadrul deciziei ce face obiectul prezentului recurs, instanța recunoaște existenta unei creativități ce reflectă personalitatea autorului, dar nu o consideră suficientă: "Curtea nu este de acord cu apelantele în sensul că forma sticlei are exclusiv o funcție tehnică, idea reliefării elementului verbal pe laturile sticlei sau "colturile rotunjite" ori "laturile înguste ale octogonului" ce se regăsesc identic în forma ambalajului din mărcile acestora nu au o funcție tehnică, ci estetică, funcția tehnică putând fi atribuită formei pătrate, iar nu detaliilor regăsite în ambele semne în dispută"

Cu alte cuvinte curtea de apel reține existența unor elemente estetice, apte să dea distinctivitate sticlei H., dar nu le reține ea fiind suficiente pentru a complini rigorile unei opera de artă (pentru care, rigorile estetice;sunt mult mai ridicate). Or, elementele estetice suficiente pentru protecția prin drept de autor sunt cele ce țin de reflectarea personalității autorului, nefiind permisă aplicarea unor rigori suplimentare, cum în mod greșit a apreciat Curtea de Apel.

Faptul că legislația națională, asemenea celei europene, nu solicită analiza valorii estetice în analiza originalității rezultă și din varianta modificata a art. 7 lit. g) din Legea nr. 8/1996, care include, printre operele cărora li se acordă protecție prin drept de autor (alături de desene și modele) și design-ul. În acest context, în mod eronat curtea de apel citează în conținutul considerentelor o variantă neactualizată a legii ce nu conținea protecția design-ului ca operă de sine stătătoare. Modificarea adusă de legiuitor nu este întâmplătoare și nici lipsită de semnificație întrucât dovedește intenția legiuitorului de conferi design-ului o protecție distinctă celei conferite operei de artă aplicată sau desenului și modelului. "Ceea ce este specific design-ului este faptul că forma este adaptată pentru a corespunde unor cerințe de ordin estetic și funcțional, care trebuie să tină seama atât de aspectul estetic al produsului cât și de nevoia de raționalizare a fabricării lui, de constrângerile diverse pe care utilizarea efectivă a produsului le presupune".

Distincția între design și desene/modele este extrem de relevantă în economia enumerării operelor protejate întrucât, după cum se cunoaște, protecția prin desen/model nu este permisă de legea specială atunci când forma este inseparabilă de funcție. Rezultă că legiuitorul, prin menționarea design-ului ca opera protejabilă, a acceptat protecția pentru o categorie de opere pentru care restricțiile funcționale sunt ridicate, ceea ce, în mod logic, presupune o libertate creativă condiționată de aceste restricții. Astfel, cerința curții de apel cu privire la necesitatea existenței unor rigori suplimentare de analiză în cadrul operelor de artă aplicată, motivată de utilitatea practică a produsului nu se regăsește în intenția legiuitorului care permite protecția prin drept de autor a unei opere (design-ul) ale cărei constrângeri funcționale sunt superioare desenelor și modelelor.

II. Interpretarea și aplicarea greșită a dispozițiilor legale referitoare la sistemul de protecție a operelor de artă aplicată.

II. 1. Curtea de Apel a reținut în mod greșit sistemul de protecție aplicabil ca fiind acela al suprapunerii parțiale a protecției. Legea română prevede sistemul cumulului de protecție conferite de dreptul de autor și desenul industrial.

Deși instanța de apel recunoaște condițiile protecției prin drept de autor a operelor de artă aplicate produselor destinate unei utilizări practice, în temeiul art. 1 din Legea dreptului de autor: (i) opera să fie rezultatul unui proces de creație intelectuală, (ii) să fie originală, adică să încorporeze un concept propriu al autorului, (iii) "fără a interesa nici noutatea absolută ori valoarea intrinsecă a acesteia", totuși, concluzionează că în cazul sticlei H. protecția prin drept de autor nu poate fi recunoscută întrucât:

"regula este protecția oferită de Legea 129/1992 privind desenele și modelele industriale și doar prin excepție un astfel de model/design se bucurași de protecția dreptului de autor prevăzut de art. 7 lit. g) teza finală din Legea nr. 8/1996, respectiv atunci când respectivul desen/design poate fi considerat "operă de artă".

Reținerea curții de apel este din nou eronată, întrucât legiuitorul român a adoptat sistemul protecției cumulative între dreptul de autor și designul industrial, sistem în care autorul unui desen poate invoca simultan atât regimul specific de protecție pentru desene și modele industriale, cât și pe cel pentru drepturile de autor fără ca, pentru a beneficia de protecția prin drept de autor, să fie necesare îndeplinirea unor rigori suplimentare.

Astfel, Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor este clară în sensul în care nu este impusă nicio cerință de natură a limita protecția prin drept de autor. În acest sens art. 5 din Legea nr. 129/1992 prevede "Protecția desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude și nu prejudiciază protecția prin drept de autor a acestuia".

În sistemul cumulului parțial de protecție, adoptat în Germania și aplicat de instanța de apel în mod eronat, desenelor și modelelor li se asigură dubla protecție numai când nivelul artistic al operei aplicate este ridicat. Totuși, jurisprudența mai recentă a Germaniei s-a modificat în sensul în care asemenea rigori suplimentare nu au mai fost aplicate.

II.2. Susținerea curții de apel privind "suprapunerea nepermisa a celor două tipuri de drepturi și care ar face inutilă reglementarea Legii 129/1992" nu este judicioasă și nu poate fi primită.

În mod eronat reține instanța de apel că suprapunerea celor două sfere de protecție oferite de dreptul de autor și de desenul industrial, ar genera o confuzie care ar face inutilă reglementarea Legii 129/1992. Diferențele și efectele pe care cele două tipuri de protecție le generează pentru titularul lor sunt numeroase și substanțial diferite:

i. durata protecției - dacă prin desenul industrial se poate obține protecție pentru cel mult 25 de ani (art. 35 din Legea nr. 129/1992), protecția oferită operelor de artă aplicată prin dreptul de autor se întinde pe toată durata vieții autorului acestora, precum și 70 de ani de la data morții acestuia;

ii. modalitatea în care se ajunge la beneficiul protecției - mecanismele sunt substanțial diferite, pentru dreptul de autor nefiind necesară îndeplinirea niciunei formalități, în timp ce protecția prin desen reclamă o înregistrare în fața unei autorități, cu toate consecințele inerente (constituirea unui depozit reglementar, plata unor taxe, examinarea cererii, obținerea unui certificat de înregistrare);

iii. cerințele în cazul încălcării fiecărui drept sunt diferite - desenul industrial reclamă dovadă unui titlu, în timp ce în cazul dreptului de autor, instanța va fi suverană în aprecierea acestuia.

În consecință, nu se poate reține o suprapunere nepermisa de lege, ci, din contră, o suprapunere utilă și necesară a titularului cu privire la protecția pe care decide să o invoce. Invocarea unui desen va atrage în sarcina titularului necesitatea de a suporta anumite eforturi financiare pentru înregistrarea desenului, cu beneficiul obținerii unui titlu de protecție, în timp ce dreptul de autor nu reclamă formalități pentru înregistrare, însă recunoașterea sa este supusă rigorilor unui tribunal.

III. Originalitatea sticlei H..

Judecătorul nu este chemat să răspundă asupra frumuseții sticlei pentru a concluziona asupra protecției prin drept de autor, cunoscut fiind că valorile estetice sunt extrem de subiective și în consecință impropriu de obiectivat. Ceea ce trebuia să stabilească curtea de apel era dacă, această sticlă, cu toate caracteristicile ei, reprezintă o creație intelectuală care reflectă alegerile autorului său. O astfel de analiză este una corectă și oportună pentru. că, fără a goli de substanță condiția originalității, ea permite o analiză obiectivă a judecătorului.

La momentul creării, sticla H., s-a bucurat de o noutate aparte, neavând o formă uzuală pentru sticlele de apă aflate până la acel moment în comercializare. Dovada acestei forme desăvârșite este dată chiar de succesul de care se bucură la acest moment sticla H..

Potrivit celor relatate de autorul I., când a creat sticla H. a dorit crearea unei sticle cu un aspect aparte. Geometria acestei sticle reprezintă de fapt cea mai mare inovație din domeniul de profil. Un timp îndelungat în procesul de creație a fost alocat elaborării marginilor sticlei pentru autorul a dorit crearea unei forme pătrate cu niște tăieturi și margini deosebite (acele margini, colțuri de 45 de grade) care să nu semene cu nicio altă sticlă de pe piață. La elaborarea acestui concept autorul a plecat de la forma unui cristal, forma pătrățoasă și lunguiață a sticlei fiind întocmai ca un cristal șlefuit. Cât privește gura largă a sticlei, autorul a fost primul în Serbia, în Iugoslavia și poate printre primii din lume care a propus utilizarea acestui detaliu. Majoritatea companiilor producătoare de apă foloseau gura cu dopul comun îngust, care este unul și mai puțin costisitor. Gura largă a constituit un element inovativ, iar când sticla a apărut pe piața din Japonia, distribuitorii locali au fost uluiți pentru că nimeni nu mai folosise această gură largă pentru sticlele de apă.

Analizând probatoriul depus de părți este evident că în domeniul apelor de băut sticla H. a constituit un element de noutate extraordinară, atât în materie de design, cât și de ergonomicitate, reflectând personalitatea autorului și alegerile pe care acesta le-a făcut în executarea design-ului. Succesul sticlei a fost neîntârziat, iar dovada acestui fapt rezultă din premiile câștigate la numeroase concursuri chiar din primii ani după ce a fost făcută publică, dar și din încheierea unor contracte substanțiale de publicitate. Participând la numeroase expoziții în Germania, Italia, Japonia, Singapore, sticla a fost premiată în anul 2003 la Bergamo Fair, în anul 2006 la Anuga, la, Belgrad în 2006 și 2007. Mai mult, H. a fost sponsor al Campionatului Mondial European de Basketball FIBA în anii 2005,2006 și 2007.

Nu poate fi reținută susținerea curții de apel în sensul că aceste premii nu ar fi relevante pentru analiza, originalității întrucât ele ar reflecta doar niște atribute de funcționalitate, tehnice. Este cunoscut faptul că în ceea ce privește competițiile de design se premiază cu preponderență acele produse ce se bucură de originalitate și reprezintă apariții noi din punct de vedere atât al aspectelor funcționale, cât mai ales estetice. În cadrul apelului s-a depus jurisprudență relevantă din Italia (țară care nu a adoptat sistemul cumulului de protecție între drept de autor și desene/modele) în cadrul căreia instanța, recunoaște protecția prin drept de autor, subliniind importanța premierilor în cadrul aparițiilor la expoziții internaționale ca reprezentând un indiciu relevant în reținerea originalității operei.

În drept au fost invocate prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

I. Motivele de recurs îndreptate împotriva soluțiilor date capetelor de cerere întemeiate pe drepturile conferite de marca comunitară nr. x

Cu titlul prealabil se subliniază că, astfel cum s-a stabilit în practica Înaltei Curți de Casație și Justiție, evaluarea existenței riscului de confuzie presupune aplicarea criteriilor stabilite în jurisprudența instanțelor europene, echivalentul unor veritabile reguli de drept pentru că jurisprudența C.J.U.E. stabilește înțelesul autonom al unor concepte juridice proprii regulilor comunitare, transpuse și în Ieșea națională. Analiza riscului de confuzie implică o evaluare juridică prin corelarea și stabilirea interdependentei factorilor relevanți ce se constituie, totodată, în premisele analizei riscului de confuzie și stabilirea concluziei existentei sau inexistenței lui. Așadar, stabilirea existenței riscului de confuzie nu reprezintă o simplă apreciere subiectivă din partea instanței, ci constituie un proces complex de identificare și aplicare a regulilor de drept stabilite în actele normative și în jurisprudența comunitară incidență.

A. Instanța de apel a încălcat regula prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009 și confirmată în jurisprudența CJUE, potrivit căreia, în cadrul analizei similarității, comparația se efectuează între mărci, astfel cum acestea sunt înregistrate - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.

Instanța de apel a comparat recipientele prezentate de reclamante, încălcând astfel regula de drept în dreptul național și unional potrivit căreia, în cadrul analizei similarității, comparația se efectuează între semne astfel cum sunt înregistrate indiferent de modul cum aceste mărci sunt utilizate în practică.

Regulamentul nr. 207/2009 face referire la respingerea înregistrării unei mărci atunci când " din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie(...)" (art. 8 alin. (1) lit. b). Așadar, regulamentul impune efectuarea unei comparații între mărci, astfel cum acestea sunt înregistrate.

În același sens este și jurisprudența constantă a instanțelor comunitare, precum și din Ghidul privind examinarea efectuată de EUIPO în legătură cu mărcile comunitare (ultima formă, din 01.10.2017). Acest instrument, de referință în privința orientărilor și practicii comunitare în materia mărcilor, stabilește ca "Atunci când se evaluează identitatea sau similitudinea, semnele trebuie să fie comparate în forma sub care sunt protejate* adică în forma în care sunt înregistrate/solicitate. Utilizarea reală sau posibilă a mărcilor înregistrate într-o altă formă sunt irelevante în procesul de comparare a semnelor".

Scopul acestei reguli a fost enunțat de instanțele europene, în numeroase cauze: T-20/16, par. 33-36, C-131/06, par. 56, T-29/04, hotărârea din 8.12.2005, par. 57, cauza T-623/11, par. 38, T-434/07, par. 37, T-162/08, par. 46, T-599/13, par. 35.

Așadar, instanțele fondului trebuiau să compare mărcile, astfel cum acestea au fost înregistrate: x - "G." - înregistrată în data de 23.03.2012 pentru produsele din clasele 32, 35 și 39; x - "F." - înregistrată în data de 08.12.2011 pentru produsele din clasele 16 și 32; x - "F." - înregistrată în data de 05.08.2010 pentru produsele din clasele 16 și 32; x - "F." - înregistrată în data de 05.08.2010 pentru produsele din clasele 16 și 32; x - H..

Numai pe baza comparării mărcilor astfel cum sunt ele înregistrate se putea trage o concluzie cu privire la existența similarității și a riscului de confuzie în percepția publicului consumator, respectiv cu privire la presupusa încălcare de către pârâte a drepturilor invocate de către intimații-reclamanți.

Or, în loc să procedeze în acest fel, instanțele fondului au făcut comparația sticlelor propriu-zise în care se îmbuteliază apa de izvor x și sticlele în care se îmbuteliază apa minerală plată G.. Așadar, analiza instanței de apel (ca și a primei instanțe), este nelegală, fiind bazată pe o premisă (comparație) ce încalcă regulile stabilite în jurisprudența comunitară.

În concluzie, principiul de bază în aprecierea sferei protecției unei mărci, astfel cum a fost statuat în jurisprudența europeană este acela că informațiile rezultate din înregistrarea acesteia nu pot fi completate cu alte informații ce nu rezultă din înregistrare. Securitatea raporturilor juridice, menită a fi asigurată tocmai prin realizarea înregistrării ar fi periclitată dacă lucrurile ar sta altfel.

Singura ipoteză în care jurisprudența comunitară a acceptat examinarea produsului propriu-zis a fost aceea în care identificarea unei caracteristici esențiale a mărcii este necesară pentru a stabili natura specifică a elementelor care fac parte din reprezentarea grafică, în vederea protejării interesului public care stă la baza articolului 7 alin. (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009, anume un operator economic să nu își poată apropria un semn alcătuit din forma produsului și care încorporează o soluție tehnică, ipoteză care nu se regăsește în prezenta cauză.

Față de aceste aspecte se impune casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de apel, în vederea efectuării comparației mărcilor, astfel cum acestea au fost înregistrate.

B. Instanța de apel a încălcat regulile conturate în jurisprudența CJUE privind stabilirea elementelor distinctive și dominante al mărcilor - motiv de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ.

Aprecierea globală a mărcilor aflate în conflict trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând seama, în special, de elementele lor distinctive și dominante. Astfel, compararea mărcilor va presupune, în mod obligatoriu, stabilirea prealabilă a elementelor distinctive și dominante. Raportat la acest principiu, instanța de apel a încălcat o serie de reguli esențiale trasate în jurisprudența comunitară, reguli ce vizează tocmai determinarea elementelor distinctive și dominante ale mărcilor compuse. Urmare a ignorării și a aplicării greșite a acestor reguli, instanța de apel și-a bazat soluția pe compararea unor componente ale mărcilor ce nu se bucură decât de un grad scăzut de protecție, nefiind vorba de elementele dominante.

B.1. Distinctivitatea semnului se analizează din perspectiva consumatorului, iar nu a intenției titularului înregistrării, astfel cum rezultă din jurisprudența CJUE

Conform unei jurisprudențe constante, caracterul distinctiv se apreciază prin raportare, pe de o parte, la produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea și, pe de altă parte, la percepția publicului relevant asupra acestui semn. Acestea și doar acestea sunt criteriile pe baza cărora se stabilește dacă un semn prezintă sau nu distinctivitate.

Funcția esențială a mărcii este cea de "indicator al originii" pentru proveniența comercială a produselor/serviciilor. În cauza "Canon", Curtea a considerat că:

"[...] potrivit jurisprudenței constante, funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final indicarea originii produsului sau a serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă proveniență".

Or, instanța de apel nu a aplicat această regulă.

Instanța de apel a determinat elementele dominante ale mărcilor în conflict plecând: 1) nu de la produsele sau serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile, 2) nu de la percepția publicului relevant asupra semnelor în dispută, ci de la o pretinsă intenție a titularilor mărcilor. Dacă s-ar accepta această idee, atunci ar însemna că întotdeauna forma produsului sau a ambalajului dintr-o marcă compusă (element verbal + forma produsului/ambalajului) ar trebui să fie avută în vedere în determinarea riscului de confuzie cu o altă marcă pentru că în toate aceste cazuri există intenția titularului mărcii compuse de a se avea în vedere forma respectivă; dar, în mod evident, acest rezultat este contrar abordării din dreptul unional sau național care ține seama de forma produsului sau ambalajului doar în situațiile în care aceasta este neuzuală, îndepărtându-se suficient de mult de cutumele din domeniu pentru a putea fi percepută de către consumatorul mediu ca fiind o indicație a originii comerciale a produsului.

Abordarea instanței de apel este nelegală și se impune a fi cenzurată, întrucât intenția părților care înregistrează marca sau folosesc semnul nu prezintă nicio relevantă în stabilirea elementului dominant sau a caracterului distinctiv al mărcii.

B.2. În cazul mărcilor tridimensionale, elementul verbal este cel dominant, astfel cum rezultă din jurisprudența CJUE

Instanța de apel a stabilit că în cazul mărcilor ce fac obiectul cauzei elementul grafic (forma sticlelor înfățișate) reprezintă un element dominant.

Cu toate acestea, principiul stabilit de CJUE în materia mărcilor tridimensionale este cu totul altul:

"Consumatorii obișnuiți nu au obiceiul de a face presupuneri privind originea produselor în funcție deforma lor sau deforma ambalajului lor în absența oricărui element grafic sau de cuvânt și ar putea, prin urmare, să devină mai dificil să se stabilească caracterul distinctiv în raport cu acestea o marcă tridimensională decât în raport cu o marcă verbală sau figurativă" (hotărârea Henkel/OAPI, pct. 38 și jurisprudența citată). Altfel spus, "atunci când o marcă este compusă din elemente verbale și figurative, cele dintâi sunt, în principiu, mai distinctive decât celelalte, întrucât consumatorul mediu se va referi mai ușor la produsul în cauză citându-i denumirea decât descriind elementul figurativ al mărcii" (cauza T-599/13, par. 48, T-50/12, par 29 și jurisprudența citată).

Confruntat fiind cu problema gradului de protecție care se poate atribui unei sticle, Tribunalul Uniunii Europene a reținut că "întrucât ambalajul unui produs lichid reprezintă o necesitate pentru comercializarea sa, consumatorul mediul îi atribuie, în primul rând, doar această funcție" (T-411/14, par. 38). În același sens, într-o altă cauză, aceeași instanță a reținut și faptul că "de asemenea, consumatorii văd în primul rând sticlele în care astfel de bunuri sunt depozitate ca un mijloc de ambalare " (T-129/2004, par. 47). În aceeași hotărâre s-a reținut că "în primul rând, cu privire la sugestia reclamantului că, în cazul unor bunuri cum sunt cele în discuție, consumatorii își fac alegerea pe baza formei ambalajului mai degrabă decât în baza etichetei, poate fi observat că, un consumator mediu, nu are obiceiul de a face presupuneri cu privire la originea produselor în baza formei acestora sau a formei ambalajului în absenta oricărui element grafic sau verbal".

De asemenea, în jurisprudența constantă a Curții s-a statuat în sensul că, în împrejurările în care semnele se compun atât din elemente verbale, cât și din elemente figurative, elementul verbal este, de regulă, dominant, întrucât publicul nu analizează semnul și se referă la acesta cu mai multă ușurință citându-i numele decât descriind elementul figurativ (T-312/03, par. 37). Într-o altă speță, Tribunalul a reținut că "Elementul dominant al mărcii solicitate este, incontestabil, elementul verbal scris cu majuscule, care iese în evidență, pur și simplu, datorită poziției sale și a mărimii foarte mari a literelor, în comparație cu toate celelalte elemente care formează eticheta"(T-460/11, par. 38).

In concluzie, în cazul unei mărci compuse dintr-un element grafic - forma unei sticle - și un element verbal - numele produsului - forma nu poate fi considerat a avea caracter dominant.

Prin urmare, este nelegală și contrară jurisprudenței CJUE stabilirea dominanței înfățișării sticlei în cadrul mărcilor supuse comparației.

In acest sens, în jurisprudența comunitară s-a reținut că un consumator mediu, în lipsa unor circumstanțe excepționale, nu va percepe sticla ca pe un element de indicare a originii comerciale a produsului ci "pur și simplu ca o formă de recipient" (T-178/11, par. 43).

Componenta verbala - i.e. inscripția "H." de pe suprafața sticlei- este elementul dominant al mărcii reclamanților, atât pentru că acesta este alăturat altor elemente figurative (care, suplimentar, au și un rol funcțional și, deci, nu sunt apte să denote originea produsului, în mintea publicului), cât și pentru că aceasta este aplicată, cu litere mari, ușor de citit, pe întreaga suprafață a sticlei (fiind, deci, remarcabilă, din punct de vedere vizual).

În concluzie, elementul dominant al semnului protejat de marca reclamanților constă în inscripția "H." de pe suprafața sticlei, iar nu forma sticlei, formă care este: lipsită de distinctivitate inerentă (și nu s-a făcut dovada dobândirii distinctivității); necesară pentru atingerea unui rezultat tehnic și este uzuală în domeniu.

B.3. Pentru a avea distinctivitate mărcile ce înfățișează ambalaje trebuie să se îndepărteze în mod semnificativ de la standardele domeniului.

În materia mărcilor înregistrate pentru ambalaje, manualul EUIPO prevede că:

"Forma trebuie să fie semnificativ diferită de o. combinație de elemente de bază sau comune și trebuie să fie izbitoare". Această concluzie derivă din regula statuată de Curte în materie de distinctivitate:

"numai o marcă care se îndepărtează în mod semnificativ de norma sau obiceiurile sectorului și care îndeplinește astfel funcția sa esențială de a indica originea nu este lipsită de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alin. (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 " (cauzele Henkel/OHIM, par. 39, Mag Instrument/OHIM, par. 31).

Instanța de apel nu a aplicat această regulă, ci a folosit două teze pentru a justifica existența distinctivității pentru forma sticlei înfățișate în marca anterioară: forma sticlei este distinctivă întrucât nu a fost identificată o sticlă identică pe piață; forma sticlei este distinctivă întrucât, deși conceptul este cunoscut, acesta nu a fost folosit pentru distribuția apelor minerale ci a altor tipuri de băuturi;

Niciunul dintre aceste argumente nu pot fi reținute, fiind contrare jurisprudenței CJUE.

a) Distinctivitatea nu poate rezulta automat din pretinsa inexistență pe piață a unei forme identice, astfel cum rezultă din jurisprudența CJUE.

Atunci când se apreciază caracterul distinctiv al unei mărci și, în consecință, dacă aceasta are un caracter distinctiv pronunțat, este necesar să se examineze per ansamblu capacitatea mai mult sau mai puțin pronunțată a acestei mărci de a identifica produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere (C-342/97, par. 22).

Cu privire la distinctivitatea mărcilor alcătuite din forma produsului, Curtea a reținut că:

"Trebuie să se stabilească întotdeauna dacă o astfel de marcă permite consumatorului mediu al acestui produs, care este informat în mod rezonabil și în. mod rezonabil de atent și circumspect, să distingă produsul în cauză de cel al altor întreprinderi fără a efectua o examinare analitică și fără a acorda o atenție deosebită " (C-136.02, par. 30-32).

Mergând pe aceeași linie, a necesității ca forma ambalajului să poată în mod imediat să permită deosebirea produselor de cele ale altor comercianți, într-o altă speță, Curtea a reținut:

"In ceea ce privește, în special, mărcile tridimensionale care constau în ambalarea mărfurilor, cum ar fi lichidele care sunt ambalate în comerț din motive legate de însăși natura produsului, Curtea a statuat că acestea trebuie să permită consumatorilor medii ai mărfurilor în cauză, care sunt în mod rezonabil informați și în mod rezonabil atenți și circumspecți, să distingă produsul în cauză de cele ale altor întreprinderi fără a efectua o examinare analitică sau comparativă și fără a acorda o atenție specială (a se vedea în acest sens articolul 3 alin. (1) litera (b) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 19