ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8505/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8505/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Asupra cauzei civile de față, constată

următoarele:

Prin

Decizia civilă nr. 185/A din 09 septerrbrie 2010, Curtea de Apel București, secția

a IX-a civilă și pentru minori pentru proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondat,

apelul declarat de reclamanții SC C.S.I. SRL și N.S. împotrivi sentinței civile

nr. 577 din 17 aprilie 2009 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a

civilă, a admis apelul declarat de pârâta SC M.E.P.S. SRL;

- a modificat înparte sentința

apelată, în sensul că a admis excepția lipsei de interes în formularea cererii

reclamanților privind anularea mărcii înregistrată sub numărul pentru

produsele/servicii: lucrări de birou și sondaje de piață din clasa 35 și

organizare de călătorii din clasa 39, respectiva mărca înregistrată pentru

produsele și mărcile: lucrări și sondaje de piață din grupa 35, cu

consecința respingerii acestor capete de cerere ca lipsite de interes;

- a respins, ca neîntemeiata, cererea

de anulare a mărcii înregistrate având ca temei de drept prevederile art. 48

lit. a) raportat la art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998 și s-au menținut celelalte

dispoziții ale sentinței civile apelate.

Pentru a pronunța această hotărâre,

Curtea a reținut următoarele:

Prin sentința civilă nr. 577 din 17

aprilie 2009, Tribunalul București, secția a V a civilă, a respins ca

neântemeiată excepția lipsei de interes; a admis în parte acțiunea formulată de

condamnații SC C.S.I. SRL și N.S. în contradictoriu cu pârâții SC M.E.P.S. SRL

și O.S.I.M., anulat marca, aparținând titularului SC M.E.P.S. SRL, cu durata de

protecție începând din 23 iunie 2004 și a respins ca neîntemeiată, în rest, acțiunea.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a

reținut următoarele:

Reclamanții SC C.S.I. SRL și N.S. au

chemat în judecată pe pârâții SC M.E.P.S. SRL și O.S.I.M., solicitând anularea

înregistrării mărcilor - pentru marca „S.A.A.T.", - pentru marca individuală

cu element figurativ, reprezentând trei frunze, - pentru marca individuală

figurată, având revendicate culorile verde, negru și alb și pentru marca

individuală combinată, având revendicate culorile verde, negru, alb;obligarea O.S.I.M.

la publicarea hotărârii rămase definitive și irevocabile în B.O.P.I. și

efectuarea mențiunii de anulare în R.N.M.

În motivarea acțiunii s-au arătat

următoarele:

Începând cu anul 1994, N.S. a importat

din China, prin intermediul societății comerciale T., al cărui asociat unic a

fost, produse medicale, printre care și un ceai de slăbit sub denumirea

S.A.A.T., ceai care era ambalat în cutii de culoarea verde, pe cele două fețe

principale ale cutiei aflându-se o bandă de culoarea neagră pe care este

inscripționată pe una din fețe denumirea produsului în engleză „S.A.A.T.",

iar pe cealaltă față a cutiei un cuvânt în limba chineză; de asemenea, în

colțul dreapta sus a fiecărei fețe a cutiei se află un semn grafic reprezentând

trei frunze.

După efectuarea importului, a depus la

Ministerul Sănătății documentația necesară în vederea obținerii avizului

sanitar, aviz obținut în data de 22 august 1995. In calitate de prim importator

al unor astfel de produse (ceaiuri) în România, le-a distribuit atât personal

cât și prin intermediul unor societăți comerciale la nivelul întregii țări,

acest tip de produse fiind comercializat în cea mai mare parte prin rețeaua de

farmacii și plafaruri. De asemenea, pe parcursul a mai multor emisiuni a

prezentat ceaiul cu denumirea „S.A.A.T." pe postul Tvr 2, iar în cadrul

acestor emisiuni și-au prezentat punctul de vedere cu privire la acest produs

specialiști în domeniu.

Prima persoană cu care a avut legături

de colaborare în ceea ce privește distribuirea acestor produse la nivelul

întregii țări a fost pârâta SC C.S.I. SRL. Cu timpul însă, având în vedere

faptul că importul/comerțul cu astfel de produse a devenit din ce în ce mai

mare, au apărut treptat mai mult multe societăți care au început să importe iar

apoi să distribuie tipul de ceai ce poartă denumire „S.A.A.T."

SC C.S.I. SRL a început colaborarea cu

societatea comercială T., al cărui acționar unic a fost domnul N.S. încă din

anul 1995.

În perioada 1999-2001 a distribuit produsul

„S.A.A.T." în cutii de carton având inscripționate toate elementele figurative

înregistrate ulterior ca mărci de către pârâtă și prin intermediul SC M.E.P.S.

SRL, ceaiurile bucurându-se de o bună primire din partea cumpărătorilor, dovadă

fiind și volumul mare de vânzări și sporirea numărului de distribuitori ai

acestui produs.

Pârâta SC M.E.P.S. SRL,

- la datele de 21 iunie 2004 și 23

iunie 2004 a depus la O.S.I.M. două cereri de înregistrare mărci, ce au format

obiectul depozitului reglementar, solicitând înregistrarea unei mărci

individuale cu element figurativ, ce reprezintă trei frunze, semn ce a fost

desprins de pe ambalajul produsului ce poartă denumirea „S.A.A.T.", pentru

clasa de produse/servicii 5, 30, 35, respectiv o marcă verbală individuală ce

reprezintă denumirea produsului „S.A.A.T.", pentru clasa de produse 35.

- în anul 2005 a depus alte două

cereri de înregistrare mărci, ce au format obiectul depozitului reglementar.

Prin cele două cereri de înregistrare SC M.E.P.S. SRL a solicitat înregistrarea

unei mărci individuale figurativă, revendicând culorile verde, negru, alb, ce

reprezintă un pătrat de culoare verde secționat pe orizontală de o linie de

culoare neagră, linie ce are la margini câte o linie de culoare albă, pentru

clasa de produse și servicii 5, 30, 35 și a unei mărci individuale combinate,

ce reprezintă de fapt fața principală a cutiei în care este scos pe piață

ceaiul „S.A.A.T.", revendicând culorile verde, negru, alb, pentru clasele

de produse și servicii 5, 30, 35, 39.

Se solicita, în temeiul art. 48 alin. (1)

lit. c) din Legea nr. 84/1998 anularea celor 4 mărci, pentru înregistrarea

acestora cu rea credință, susținându-se următoarele:

Conduita pârâtei de înregistrare a

unui semn ca marcă, semn folosit de reclamanți în activitatea pe care o

desfășoară, nu poate fi catalogată decât ca fiind una de rea credință.

Procedând la înregistrarea mărcilor în

nume propriu, pârâta SC M.E.P.S. SRL a fraudat drepturile reclamanților care au

fost primii utilizatori ai mărcilor pe care le-a înregistrat, iar aceasta

rezultă din împrejurarea că pârâta SC M.E.P.S. SRL a avut relații comerciale cu

reclamanții și cunoștea faptul că aceștia foloseau denumirea „S." și

semnul format din 3 frunze pentru produse din aceeași clasă, precum și aspectul

exterior al ambalajului în care reclamanții distribuie aceste produse

Pârâta a urmărit împiedicarea

concurenților, printre care și reclamanții, de a utiliza semnele și culorile pe

care ea le-a înregistrat, înregistrarea neavând finalitatea normală, de a

distinge și de a promova propriile produse și servicii.

Reaua-credință a pârâtei este

evidentă, aceasta profitând de faptul că marca nu fusese înregistrată de cei

care o foloseau în România.

După înregistrarea celor patru mărci,

titularul i-a contactat, aducându-le la cunoștință că, pentru a putea folosi în

continuare semnele înregistrate ca mărci este necesar să încheie un contract cu

pârată.

Sub aspectul aprecierii bunei sau

relei credințe la înregistrarea mărcilor de către pârâtă este suficient a se

constata că au existat raporturi juridice între părți cu privire la produse

purtând semne folosite de către aceștia pentru a se marca produsele, semne

înregistrate ulterior de către pârâtă în nume propriu.

Marca a fost înregistrata cu

nandeplinirea dispozițiilor imperative ale art 5 lit d) din Legea nr. 84/1998

și aceasta întrucât, denumirea S. pe care a revendicat-o pârâta este denumirea

unui tip de ceai pentru slăbit, recunoscut ca atare în piață, produs în China

și distribuit sub acest nume în multe țări de pe glob, indiferent de producător

sau ambalajul în care se regăsește. Produsul denumit S. ceai antiadipos este

regăsit la vânzare sub această denumire în SUA, Australia, Elveția, Ungaria,

Cehia sau pe diverse site-uri Internet de comerț (e-Bay).

- denumirea S. line de la S., care în

limba chineză înseamnă trei frunte adică trei tipuri de plante care sunt

folosite, pe lângă ceaiul verde, la realizarea ceaiului de slăbit S. Având în

vedere faptul că denumirea, oricum devenită uzuală prin utilizarea ei pentru a

desemna tipul de ceai și nu produsul anume al vreunui producător chinez, era

lipsită de caracter distinctiv, indicând numărul ingredientelor rețetei unice

de ceai tip S., se impune anularea înregistrării mărcii pentru neîndeplinirea

dispozițiilor imperative ale art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Vârâta SC M.V.S. SRI a formulat întâmpinare

prin care a solicitat respingerea acțiunii pentru următoarele motive:

Persoana fizică N.S. nu are calitate

procesuală activă și nu justifică un interes în promovarea acțiunii.

Reclamanta SC C.S.I. SRL nu a fost

niciodată un importator al ceaiurilor antiadipoase ci numai un intermediar

(distribuitor) și a vândut, conform propriilor afirmații, ceaiuri antiadipoase

prin cumpărarea acestora de la T.V., dar nu sub mărcile pârâtei; a folosit

mărcile pârâtei dar numai când a cumpărat produsele de la aceasta; a fost și

este în continuare clientul pârâtei pe produsul ceai chinezec și pe alte

produse parafarmaceutice, care se comercializează în ambalaje purtând mărcile

pârâtei.

Datorită faptului că nu folosește

marca neautorizat (vinde ceaiurile și alte produse cu ambalaj purtând mărcile

pârâtei dar cumpărate de la aceasta) pârâta nu s-a îndreptat împotriva

acesteia.

Pârâta are calitatea de importator

care, pentru vânzarea ceaiurilor antiadipoase ambalate în cutii ce poartă marca

S.A.T., apelează la intermediari/distribuitori care ulterior le vând în

farmacii. Un astfel de intermediar este chiar reclamanta, pârâta fiind prima

societate românească care a importat și comercializat produse parafarmaceutice,

inclusiv ceai antiadipose comercializat în ambalaje cu mărcile înregistrate

ulterior.

În acțiunea reclamanților se face

mențiunea cum că reclamanta a vândut ceai antiadipose în perioada 1999-2001,

însă este vorba despre utilizarea mărcilor pârâtei, adică comercializarea

ceaiului în ambalajele purtând mărcile pârâtei, iar, precum se face dovada,

reclamanta SC C. SRL utilizează alt tip de ambalaj, copiat după al său în ceea

ce privește ceaiurile cumpărate de la T.

Schimburile comerciale din anul 1999

invocate de reclamanta SC C.S.I. SRL au fost efectuate astfel:

În situația în care SC M. SRL a avut

calitatea de client (cumpărător) - a achiziționat produse parafarmaceutice de

la SC C. SRL, aceasta din urmă achiziționându-le din alte părți, produse care

întregeau gama de produse comercializate de SC M. SRL, dar nu purtau însemnele

înregistrate ca mărci de către acesta din urma. Livrarea acestora se realiza

tot de către administratorul P.A. care le aducea personal la sediul depozitului

pârâtei;

În situația în care SC M. SRL avea

calitatea de vânzător, tot administratorul P.A. ridica personal de la sediul

depozitului său produsele cumpărate.

În ambele situații operațiunile

comerciale se efectuau prin prezenta personală a administratorului SC C. SRL,

domnul P.A., prin deplasarea acestuia la depozitul pârâtei, iar în acest fel

reclamanta SC C. SRL cunoștea îndeaproape și cumpăra produsele importate de SC

M. SRL și purtând mărcile înregistrate de aceasta.

Mărcile sunt folosite de către pârâtă

pentru comercializarea mai multor tipuri de produse, nu numai pentru ceaiuri

anti-adipos. În acțiunea reclamantelor se face referire numai la ceaiuri or, cu

privire la alte produse, este evidentă o totală lipsă de interes în promovarea

acțiunii.

Mărcile în speță, a căror anulare se

cere de către reclamanți, sunt creația pârâtei și au fost cunoscute de către

reclamanta SC C.S.I. SRL prin administrator P.A., care personal se ocupa de

achiziționarea de la furnizori T.V., SC M. SRL și tot personal le livra.

Tribunalul a reținut că este

neîntemeiată excepția lipsei de interes (și a calității procesuale active) în

privința acțiunii formulate de N.S.

Excepția lipsei de interes privește

acțiunea privind mărcile care nu au fost trecute în somația de la fila 54 și

pentru acțiunea privind înregistrarea mărcilor pentru produse și servicii din

alte clase decât 5 și 30.

Reclamanta a adresat în 9 decembrie

2005 o somație societății Televita (administrată de N.S. - fila 43) prin care

îi cere să înceteze aplicarea pe ambalajele produselor sale a semnelor din

mărcile -filele 180-181 și - filele 222-223. în plângerea penală din 29 august

2007 (fila 45), reclamanta sesizează folosirea mărcii și cum marca este

cuprinsă în desenul mărcii, implicit, reclamanților le poate fi opusă această

marcă și există posibilitatea formulării acțiunilor de încălcare a celor două

mărci - pentru marca există plângerea penală menționată, iar pentru marca poate

fi folosită prezumția anterioară, stabilită și pe baza verificării ambalajului

produselor reclamanților depus de însăși pârâta - fila 310 (în care se regăsesc

cele două mărci).

Cat privește interesul în anularea

mărcilor și pentru celelalte clase de produse și servicii, tribunalul a reținut

că în aprecierea riscului de confuzie pe care un semn l-ar crea cu o marcă, se

verifică dacă serviciile sunt similare. Pârâta arată că devreme ce reclamanții

doar comercializează ceaiuri, ar avea interes să „elibereze" semnele, doar

pentru aceasta activitate. Serviciile din clasa 35 și cele din clasa 39 sunt

complementare produselor din clasele 5 și 30 și, de aceea, reclamanților care

ar comercializa ceaiuri antiadipoase, ar putea să li se pretindă că încalcă

mărcile rezervate altor produse farmaceutice decât acestea.

Cat privește acțiunea în anulare țentm

îwegstrare cu rea credința, în condițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998, nu s-a făcut dovada împrejurării că anterior înregistrării mărcile au

fost folosite de un alt comerciant pentru identificarea produselor sale.

Facturile reclamantei sunt datate

1994, iar cele mai vechi înscrisuri cu care pârâta face dovada activităților sale

economice cu ceai anti-adipos sunt datate 1996 - filele 292, 293, 297, 303, 304,

322.

Ceea ce nu dovedește reclamanta este

că importul și distribuirea ulterioară a ceaiului s-a făcut în ambalajul

purtând semnul înregistrat ca marcă. In declarațiile vamale și în facturile din

1994 se menționează un număr de cutii de carton, care este posibil să fi

conținut mai multe cutii în care ceaiul ambalat în plicuri să fi fost

împachetat. Nu există însă nici o probă că așa au stat lucrurile. Nici

declarațiile martorilor nu pot fi reținute în acest sens, nici ambalaje ale

societăților din China sau ale societății T. - din perioada anterioară

înregistrării mărcilor nu au fost depuse. Cât privește facturile pârâtei,

acestea cuprind cantitățile de ceai cumpărate - exprimate în cutii, făcând a se

prezuma că ceaiul era importat ambalat din China, în timp ce al reclamanților

era importat vrac.

Cât privește cererea de anulare a

mărcii, Tribunalul a reținut ca aceasta este întemeiata, în condițiile art. 5 lit.

d) din Legea nr. 84/1998, având în vedere că expresia verbală - sanye anti

adipose tea - desemnează specia produsului căreia îi este destinată, o specie

de ceai de origine chinezească conceput pentru tratamentul de slăbire, în

legătură cu serviciile din clasa 35, termenul înregistrat ca semn verbal fiind

descriptiv. Față de împrejurarea că înțelesul cuvântului, alăturat produselor

indicate în cererea de înregistrare, este acela de a denumi însuși un produs -

cu caracteristicile sale - instanța a reținut lipsa de distinctivitate a

elementului verbal S.

Înscrierea mențiunii anulării în

R.N.M. și publicarea hotărârii în B.O.P.I. se vor face în condițiile Regulii nr.

32 alin. (5) din H.G. nr. 833/1998, la cererea persoanei interesate, astfel că

nu există temei pentru pronunțarea unei dispoziții judecătorești în acest sens.

Participarea în judecată a O.S.I.M. este justificată de necesitatea

opozabilității hotărârii, dar o obligație dispusă de instanță în sensul

solicitat de reclamanta nu se impune, față de caracterul nelitigios al

atribuțiilor pe care le are O.S.I.M. în acest caz.

Cu prime la apelurile declarate de părți

Curtea de apel a reținut umătoarele,

- apelul declarat de reclamanți,

Susținerile apelanților reclamanți,

potrivit cărora anterior înregistrării de către pârâtă a mărcilor ce fac

obiectul cauzei, semnele astfel înregistrate ar fi fost folosite de către

aceștia nu sunt întemeiate, fiind temeinică soluția pronunțată de către

tribunal în sensul că dovada acestor împrejurări nu s-a făcut în cauză.

După luarea în considerare și a

probelor noi administrate în apel, Curtea a reținut că, pe de o parte, din

cuprinsul documentelor ce atestă efectuarea actelor de import nu rezultă

semnele ce erau folosite pentru identificarea produselor. În documentele depuse

la dosarul cauzei, facturile sunt tipărite pe documente distincte de filele pe

care este copiat ambalajul cutiilor de ceai. Nu se poate face astfel nici o

corelare a acestora și nu se poate reține că ceaiul astfel importat în perioada

1994-1996 de către societatea reclamantă a fost comercializat în cutii folosind

aceste semne.

Susținerile martorilor audiați în

cauză, deși descriu cutiile în care astfel de ceai era comercializat de către

reclamantă, nu au fost reținute în cauză, cu motivarea că acestea nu se

coroborează cu celelalte acte ale cauzei.

Relațiile comerciale între societatea

reclamantă și pârâtă sunt necontestate în cauză, astfel că nu necesită o

analiză aparte.

Ceea ce însă instanța ar fi urmat să

rețină din analiza actelor dosarului este dacă semnele sub care au fost

comercializate ceaiurile în raporturile comerciale dintre aceste două societăți

sunt cele pe care pârâta le-a înregistrat ca și mărci de comerț, pe calea

certificatelor a căror anulare se solicită în cauză. Nu există însă probe

privitor la aceste împrejurări.

Susținerea apelanților reclamanți

potrivit cărora afirmațiile privind natura de creație proprie a pârâtei

privitor la semnele înregistrate ca mărci este falsă deoarece denumirea de S. a

fost menționată mult anterior constituirii depozitelor mărcilor prin avizul

sanitar din 22 august 1995, nu poate fi primită.

Aceasta deoarece, pe de o parte, nu

acesta este elementul protecției pe calea mărcii de comerț ci privitor la

această denumire pârâta a dat o declarație de renunțare la exclusivitate, iar,

pe de altă parte, nu rezultă că semnele folosite de către reclamanți la data

comercializării erau aceleași cu cele menționate în certificatele de marcă.

Pe de altă parte, faptul notificării

de către pârâtă a societății reclamante, în urma obținerii certificatelor de

marcă, în scopul încetării folosirii semnelor astfel înregistrate nu este de

natură a dovedi că scopul înregistrării mărcilor a fost acela al eliminării

concurenților de pe piață. Este de esența drepturilor de proprietate

intelectuală, în speță a mărcilor de comerț, faptul că acestea conferă

titularilor lor un drept de folosință exclusivă, iar în temeiul acestui atribut

al dreptului, titularul poate cere terților să înceteze orice act de folosire a

unui semn identic sau similar ce ar putea induce în eroare consumatorii

privitor la proveniența produselor astfel identificate.

Pretinsa contradicție existentă în

considerentele sentinței tribunalului nu poate fi reținută. In realitate,

analizând probatoriul administrat în cauză, tribunalul a constatat ca fiind

dovedit faptul comercializării de către reclamantă a produsului ceai

anti-adipos, dar a considerat ca nedovedit faptul comercializării sub semnele

specifice, înregistrate de către pârâtă ca marca.

- apelul dedarat depărată.

În aprecierea interesului

reclamantului N.S. în formularea acțiunii a fost corect identificat scopul

urmărit de acesta în dovedirea folosirii de către el a semnelor înregistrate ca

marcă de către societatea pârâtă. Interesul, ca și condiție de exercițiu a

acțiunii civile nu necesită existența în persoana reclamantului a unui drept.

Natura personală a interesului constă în împrejurarea că reclamantul, ca

administrator al societății reclamante, are calitatea de reprezentant al

acesteia, în temeiul legii.

Pe de altă parte, nici calitatea

procesuală activă nu este condiționată de existența în persoana reclamantului a

unui drept ci de parte în raportul juridic dedus judecății. Ceea ce se poate

însă reține este faptul că de soluționarea cauzei depinde situația în care

acestuia i s-ar recunoaște un drept anterior asupra semnelor sau nu. Pretinzând

săvârșirea de către pârâtă a unui fapt ilicit (în sens larg) reclamantul este

cel care are calitatea de a sta în cauză ca și reclamant, urmând a dovedi

condițiile faptului ilicit care, în speță, coincid cu faptele ce urmează a fi

dovedite în analiza temeiniciei cauzei.

În ceea ce privește excepția lipsei de

interes în formularea cererii de anulare a mărcilor, interesul reclamanților,

în calitate de importatori ai produsului ceai anti-adipos, constă în

posibilitatea de a își continua și pe viitor această activitate, inclusiv sub

semnele monopolizate, prin înregistrare de către pârâtă.

Deoarece clasele 5 și 30 sunt

relevante pentru produsele și serviciile corelate comercializării ceaiului,

analiza se impune a fi făcută în ceea ce privește celelalte clase de produse și

servicii, precum clasele 35 și 39.

La analiza condiției interesului și a

riscului de confuzie se ia în considerare și similaritatea produselor sau

serviciilor înregistrate în clase diferite.

Față de produsele și serviciile pentru

care s-a obținut protecția în clasele 35 și 39, Curtea nu a reținut caracterul

de complementaritate al acestora, astfel cum a fost invocat de către tribunal

în justificarea existenței interesului.

Clasa 35 - lucrările de birou și

sondajele de piață, iar în clasa 39-organizarea de călătorii nu pot fi reținute

ca și complementare pentru că nu se poate reține o legătură nici măcar

tangențială între acestea și activitatea de comercializare a ceaiurilor.

Or, câtă vreme interesul reclamanților

în promovarea cererii în anulare este justificată de activitatea lor de

comercializare a ceaiurilor, nu se poate reține existența unui interes în

persoana acestora în promovarea cererii de anulare a serviciilor anterior

menționate. Nu există un prezumtiv risc de confuzie între cele două categorii

de servicii (cele adiacente sau complementare activității de comercializare a

ceaiurilor si cele privitoare la activitățile de birou, la sondajele de piață

și la organizarea de călătorii).

Prin urmare, cu privire la aceste

servicii, Curtea a admis excepția lipsei de interes în promovarea acțiunii.

Motivul de apel în care se critică

greșita reținere de către instanța de fond a lipsei de distinctivitate a

denumirii de sanye antiadipose tea este fondat.

Distinctivitatea, în materia mărcilor

de comerț, este puterea unui semn de a deosebi produsele și serviciile unei

întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Cererea de anulare pentru lipsa de

distinctivitate este întemeiată, întrucât caracterul distinctiv al unei mărci

nu rezultă din seninul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către public.

Or, pentru a se reține în ce măsură informația transmisă de semnele în cauză

poate fi percepută de consumatori, un element esențial este acela de a se

determina în ce măsură acestea pot fi percepute ca atare (ca transmițând

informația ce le face descriptive).

Cuvântul în speță este nu numai

exprimat într-o limbă străină dar, mai mult, într-o limbă - limba chineză - ce

exclude orice asemănare cu termeni existenți în limba română pentru a desemna

specii de ceai sau a exprima orice semnificație, dată fiind îndepărtarea

originilor celor două limbi, atât ca origini și proces de formare cât și din

punct de vedere geografic.

De asemenea, cunoașterea acestei limbi

de către consumatorii cărora produsul ar putea fi destinat pe teritoriul

României este inexistentă, iar în aceste circumstanțe este imposibil a fi

percepută de către publicul țintă al mărcii românești a „informației"

cuprinse în noțiunea S., ca și constând în desemnarea unei specii de ceai.

Un al doilea argument pe care

tribunalul l-a reținut în soluția sa de anulare este dobândirea caracterului

uzual dobândit prin folosire. Or, pentru a se putea trage o astfel de concluzie

ar fi fost necesar a se reține că noțiunea este atât de larg răspândită încât

este cunoscută de un segment important al publicului țintă ca desemnând

produsele căreia îi sunt destinate. Nu există probe care să dovedească acest

caracter, astfel că acest argument a fost înlăturat.

Împotriva acestei decizii au declarat

recurenții reclamanți SC C.S. SRL și N.S., criticând-o pentru următoarele

motive:

greșit art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 relativ la reaua

credință a pârâtei intimate la momentul înregistrării mărcilor.

Începând cu anul 1994 N.S., prin intermediul

societății sale T., a importat din China produsul „S.A.T.", dovadă fiind

facturile externe și declarațiile vamale de import, devenind primul importator

al acestui produs în România.

Atât din înscrisurile depuse la

dosarul cauzei cât și declarațiile martorilor audiați în cauză în fața instanței

de apel rezultă că au fost primii importatori ai produsului ceai „S.A.A.T.'",

în ambalaje purtând semnele distinctive (elemente verbale, figurative și

culori) ce au fost ulterior înregistrate ca mărci de către pârâtă.

Au depus la dosarul cauzei înscrisuri

care dovedesc, fără putință de tăgadă, că așa stau lucrurile:

- avizul sanitar din 22 august 1995

emis de Ministerul Sănătății, care dovedește comercializarea pe piața din

România a produsului S.A.T.;

Avizul sanitar a fost eliberat la

cererea lor de către Ministerul Sănătății, iar din care acesta rezultă că

denumirea S. era utilizată pentru produsul ceai înainte ca pârâta să fi început

comercializarea în mod independent.

Din acest aviz, din facturile externe

și declarațiile vamale aferente rezultă că ei am folosit denumirea „S.A.A.T.",

ce a fost înregistrată de pârâtă ca marcă și a cărei anulare au solicitat-o.

- declarația vamală din 17 august 1994

și factura externă corelativă din 03 august 1994; declarația vamală din 07

noiembrie 1994 și factura externă corelativă din 17 octombrie 1994 ; declarația

vamală din 24 mai 1995 și factura externă corelativă din 09 mai 1995 ;

declarația vamală din 16 ianuarie 1996 și factura externă corelativă din 26

decembrie 1995; declarația vamală din 27 mai 1996 și factura externă corelativă

din 10 mai 1996; declarația vamală din 15 ianuarie 1997 și factura externă

corelativă din 24 decembrie 1996 - în fiecare declarație vamală este menționat

numărul de factură aferent, în facturi menționându-se achiziționarea din China

a produsului S.A.T.

Din aceste probe rezultă dovada

folosirii semnului S.A.T. pentru identificarea produselor comercializate și,

prin urmare, motivarea instanței potrivit cu care „ (...) din cuprinsul actelor

de import nu rezultă semnele ce erau folosite pentru identificarea

produselor" este vădit neconformă cu realitatea.

Începând cu anul 1994 N.S., împreună

cu SC G.S.I. SRL, au distribuit pe piața din România ceaiul „S.A.T." în

ambalaje ce purtau semnele înregistrate ulterior ca mărci de către pârâtă (au

depus la dosarul cauzei facturi între SC T. SRL, societatea reclamantului N.S.

și SC C.M. SRL emise în perioada 1994-1996).

Intimata pârâtă a devenit importator

al acestor produse abia în anul 1998, conform înscrisurilor depuse de ea la

dosar și, prin urmare, având în vedere și faptul că, potrivit propriilor

susțineri, a început comercializarea produsului „S.A.T." în anul 1996, nu

putea desfășura aceasta activitate decât achiziționând produsul de la un

distribuitor existent deja pe piață (adică de la reclamanți sau de la alții,

care achiziționaseră de la ei).

Înscrisurile depuse la dosar dovedesc

faptul că au folosit semnele înregistrate de pârâtă ca mărci cu mult înainte ca

aceasta să fi început comerțul cu produse purtătoare a semnelor înregistrate

și, prin urmare, au calitatea de utilizatori anteriori, iar înregistrarea

mărcilor de pârâtă s-a făcut cu rea credință, în frauda lor.

Și cu privire la ambalajele folosite

de ei încă din 1994 au făcut dovada folosirii lor în forma înregistrată de

către pârâtă. Martorul audiat în fața instanței de apel a descris în amănunt

ambalajul sub care a fost pus pe piață produsul S.A.T.

După înregistrarea mărcilor pârâta

le-a comunicat, prin intermediul societății civile executori judecătorești A.

și C., somându-i să înceteze :aplicarea pe ambalajul produsului comercializat,

semnul distinctiv pentru care pârâta are protecție exclusivă și a cuvântului

S.; comercializarea/importul acestui produs - ceai antiadipos -, produs identic

cu cel comercializat pârâtă, inscripționând pe ambalaj mărcile pârâtei;

utilizarea semnului și a cuvântului S. pe documente sau în scop publicitar.

Tot după înregistrarea mărcilor,

pârâta le-a propus încheierea unui contract de licență și, întrucât au refuzat

semnarea acest contract, nu mai comercializează produsul S.A.T.

Față de cele mai sus, rezultă că:

- înainte de comercializarea

produselor de către pârâtă, produsele purtând semnele înregistrate ca mărci de

către pârâtă existau pe piața din România, cel puțin denumirea S.A.T., iar

înregistrarea mărcilor s-a făcut în frauda drepturilor sale, ca utilizator

anterior, având în vedere că pârâta cunoștea acest lucru.

- scopul înregistrării semnelor ca

mărci nu a fost acela ca pârâta să-și deosebească marcheze produsele de cele

alte altor persoane, ci scopul înregistrării a fost să elimine de pe piață

ceilalți utilizatori ai semnelor înregistrate, iar atitudine avută de pârâtă

după înregistrarea mărcilor demonstrează din plin acest fapt.

Toate acestea sunt manifestări

specifice relei credințe și se constituie în dovezi convingătoare în susținerea

cererii de anulare pentru înregistrare cu rea credință.

dispozițiile art. 48 din Legea nr. 84/1998 când a admis excepția lipsei de

interes în promovarea acțiunii în anularea și a mărcilor înregistrate și pentru

clasele 35 și 39.

Art. 48 din Legea nr. 84/1998 prevede

că orice persoană interesată poate să ceară anularea unei mărci pentru motivele

limitativ prevăzute în acest text de lege.

Interesul este justificat de afirmarea

dreptului de a utiliza nestingherite semnele înregistrate de pârâtă în legătură

cu produsele pe care le comercializează reclamanta, iar acesta este născut,

legitim, personal și actual câtă vreme pârâta a înregistrat în nume propriu

acest semn ca marcă și le-a notificat interdicția de a mai folosi semnul.

dispozițiile art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998 în ceea ce privește marca.

Denumirea S. pe care a revendicat-o

pârâta este denumirea unui tip de ceai pentru slăbit, recunoscut ca atare în

piață și este produs în China, fiind distribuit sub acest nume în multe țări de

pe glob.

Denumirea de S. vine de la S. care în

limba chineză înseamnă trei frunze și indică trei tipuri de plante care sunt

folosite, pe lângă ceaiul verde, la realizarea ceaiului de slăbit S.

Având în vedere faptul că denumirea,

oricum devenită uzuală prin utilizarea ei pentru a desemna tipul de ceai și nu

produsul anume al vreunui producător chinez, era lipsită de caracter

distinctiv, indicând numărul ingredientelor rețetei unice de ceai tip S., se

impunea anularea înregistrării mărcii pentru neîndeplinirea dispozițiilor

imperative ale art. 5 lit. d) lin Legea nr. 84/1998.

Înalta Curte constată că se impune

admiterea recursului si casarea deciziei, în parte, cu trimiterea cauzei spre

rejudecare la aceeași Curte de apel, în considerarea celor ce succed:

mărcilor întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

84/1998.

Sub aspectul importului și folosirii

pentru prima dată a produsului ceai cu semnele în discuție de către reclamanți,

instanța de apel a reținut că este corectă soluția pronunțată de tribunal în

sensul că dovada acestor împrejurări nu s-a făcut în cauză.

Cu referirea generică și la probele

noi administrate în apel, Curtea a reținut că, pe de o parte, din cuprinsul

documentelor ce atestă efectuarea actelor de import nu rezultă semnele ce erau

folosite pentru identificarea produselor, arătând că facturile sunt tipărite pe

documente distincte de filele pe care este copiat ambalajul cutiilor de ceai,

neputându-se face astfel nicio corelare a acestora și nu se poate reține că

ceaiul astfel importat în perioada 1994-1996 de către societatea reclamantă a

fost comercializat în cutii folosind aceste semne. Totodată, s-a apreciat că

susținerile martorilor audiați în cauză, deși descriu cutiile în care astfel de

ceai era comercializat de către reclamantă, nu au fost reținute în cauză, cu

motivarea că acestea nu se coroborează cu celelalte acte ale cauzei,

Procedând în acest fel, instanța de

apel nu a avut în vedere toate apărările/probele invocate în cauză prin cererea

de apel, reluate și prin cererea de recurs, și nu a arătat nici argumentele

pentru care acestea nu sunt apreciate ca pertinente în cauză. Nu s-a justificat

totodată, cu trimitere la normele apreciate relevante, argumentul că nu se pot

corela probele privind facturile și ambalajele întrucât sunt tipărite pe file

distincte, precum și faptul că nu s-a dat relevanță distinctă acestora, fie prin

coroborare cu alte probe.

În susținerea cererii reclamanții se

prevalează, cu prioritate, de calitatea de primi importatori și distribuitori

ai produsului ceai sub semnele în dispută, având astfel anterioritate pe piața

românească, cu efectele inerente ale unui produs apreciat de consumatori; se

susține totodată că pârâta a avut numai calitatea de distribuitor al produsului

purtând semnele înregistrate ulterior ca marcă, în relația comercială avută cu

reclamanții, aceștia din urmă fiind importatorii.

Pârâta combate poziția reclamanților,

pretinzând, la rândul său, că are calitatea de prin importator al produsului

purtând semnele înregistrate ulterior ca mărci, distribuindu-l ulterior și prin

intermediul reclamantei. Se recunoaște relația comercială cu reclamanta, ca

distribuitor al acestuia din urmă, dar se contestă folosirea în această relație

a semnelor în dispută.

Cu privire la relațiile comerciale

dintre părți, instanța de apel a reținut că acestea sunt necontestate în cauză,

apreciindu-se că nu necesită o analiză aparte, și că nu există probe în sensul

că semnele sub care au fost comercializate ceaiurile în raporturile comerciale

dintre aceste două societăți sunt cele pe care pârâta le-a înregistrat ca și

mărci de comerț, pe calea certificatelor a căror anulare se solicită în cauză.

În condițiile în care ambele părți

indică folosirea semnului de către cealaltă urmare relațiilor comerciale dintre

ele, rezultă că prin constatările făcute sub acest aspect instanța de apel nu a

stabilit complet situația de fapt, pentru ca instanța de recurs să poată

dispune în cauză, din perspectiva art. 314 C. proc. civ.

Este necesar astfel să se stabilească,

în contextul recunoscut de părți, care dintre acestea a folosit pentru prima

dată semnele în conflict, chiar și parțial, precum și relațiile comerciale

dintre părți, iar ulterior, în funcție de cele constatate, dacă se poate reține

reaua credință imputată a pârâtei intimate la înregistrarea mărcilor.

O analiză a cauzei în sensul relevat

mai sus nu este posibilă în fața Înaltei Curți, nefiind permisă de dispozițiile

art. 304 C. proc. civ.

Pentru o completă și corectă stabilire

a situației de fapt, care să permită în condiții optime analiza motivului de

anulare referitor la înregistrarea mărcilor cu rea credință, instanța urmează

să dispună orice probe apreciate pertinente în cauză, în aplicarea art. 129 alin.

(3) și (4) C. proc. civ.

avea în vedere mărcile, astfel cum acestea au fost înregistrate, întrucât s-a

reținut în mod greșit lipsa interesului relativ la anumite clase.

Art. 48 alin. (1) din Legea nr.

84/1998 permite oricărei persoane interesate să solicite anularea

înregistrării, fără a defini noțiunea interesului, ceea ce înseamnă că

aprecierea acestuia rămâne în sarcina judecătorului, în funcție de particularitățile

fiecărui caz în parte.

Dacă s-ar condiționa dreptul la

acțiune în anularea înregistrării pentru rea credință de activitatea

desfășurată de către reclamant, respectiv categoriile de produse sau servicii

pentru care aceasta ar folosi,sau cel puțin susține, semnele în discuție,

reglementarea din art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 ar fi

limitată nejustificat. Aceasta întrucât, chiar dacă reclamantul momentan ar

folosi semnele doar pentru anumite produse/servicii, care s-ar suprapune

parțial cu cele pentru care mărcile pârâtului sunt înregistrate, acesta dorește

să fie singurul care le utilizează pe piață sau, după cum se susține în recurs,

să le utilizeze nestingherit în legătură cu produsele pe care le

comercializează, aceasta cu atât mai mult pârâta le-a notificat interdicția de

a mai folosi semnul.

anularea mărcii, cu incidența art. 48 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 5 lit.

d) din lege, este nefondat.

Art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998

se referă la refuzul de înregistrare/nulitate a mărcile care sunt compuse

exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna

specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau

timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici

ale acestora.

Susținerea recurenților în sensul că

semnul indică numărul ingredientelor rețetei unice de ceai tip S. poate fi

discutată în raport de dispozițiile susmenționate, invocate în cauză, însă nu

sunt îndeplinite cerințele acestui text legal,după cum a reținut și instanța de

apel.

Aceasta întrucât semnul este exprimat

într-o limbă străină, care spre deosebire de altele, exclude orice asemănare cu

termeni existenți în limba română pentru a desemna o asemenea

indicație/semnificație. Concluzia se impune cu atât mai mult cunoașterea

acestei limbi de către consumatorii avizați nu poate fi susținută.

În considerarea celor reținute mai sus

cu privire la primele două motive de recurs, Înalta Curte urmează să facă

aplicarea dispozițiilor art. 304 pct. 7, pct. 9 și art. 314 C. proc. civ.,

dispunând admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei spre

rejudecare la aceeași instanță de apel. Se vor menține dispozițiile din decizie

referitoare la admiterea apelului pârâtei, modificarea în parte a sentinței și

respingerea ca neîntemeiată a cererii de anulare a mărcii înregistrate, având

ca temei de drept prevederile art. 48 lit. a) raportat la art. 5 lit. d) din

Legea nr. 84/96, față de modul de soluționare a ultimului motiv de recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de

reclamanții SC G.S.I. SRL și N.S. împotriva Deciziei civile nr. 185/A din 09

septembrie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală.

Casează în parte decizia și trimite

cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

Menține dispozițiile din decizie

referitoare la admiterea apelului pârâtei SC M.E.P.S. SRL, modificarea în parte

a sentinței și respingerea ca neîntemeiată a cererii de anulare a mărcii

înregistrate, având ca temei de drept prevederile art. 48 lit. a) raportat la

art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/96.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi

2 decembrie 2011.