ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2184/2016

Obiectul cauzei Prin acțiunea înregistrată la data de 10.01.2014, pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. x/3/2014, reclamanta Industrie-und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid, (Chamber of Industry and Commerce - Camera de Comerț și Industrie Wuppertal, Solingen-Remscheid - în continuare I.H.K.) a chemat în judecată pe pârâta SC A. SRL solicitând: să se constate faptul că s-a încălcat dreptul de proprietate a reclamantei asupra mărcii comunitare „B.” nr. 0029882885 depusă spre înregistrare la data de 23.12.2002 și înregistrată la data de 03.02.2005 pentru produsele din clasele 7, 8, 21 conform clasificării de la Nisa; obligarea pârâtei SC A. SRL la încetarea utilizării în orice mod a mărcii B., utilizare ce încalcă dreptul de proprietate a reclamantei referitoare la marca comunitară „B.”; să se constate că mărfurile reținute de autoritățile vamale prin Adeverința de reținere a bunurilor din 12 decembrie 2013 de către Biroul Vamal Constanța sunt contrafăcute și încalcă dreptul la marcă a reclamantei; obligarea pârâtei la încetarea activităților de deținere în vederea comercializării în România, de oferire spre vânzare sau comercializare a bunurilor sub semnul B.; să i se interzică pârâtei punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub regim suspensiv vamal sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații și a produselor B.; publicarea,pe cheltuiala pârâtei SC A. SRL a hotărârii judecătorești pronunțate, în trei ziare de circulație națională nominalizate de către instanță, în trei numere consecutive, în temeiul art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială; obligarea pârâtei SC A. SRL la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cereri (taxa de timbru, onorariile avocațiale, onorariile de expert).

Hotărârea pronunțată în primă instanță de tribunal Prin sentința civilă nr. 763 din 12 iunie 2014, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis în parte acțiunea formulată de I.H.K., în contradictoriu cu pârâta SC A. SRL, a constatat că mărfurile reținute de Biroul Vamal Constanța potrivit adeverinței de reținere din 12 decembrie 2013 încalcă drepturile reclamantei asupra mărcii comunitare „B.” nr. 0029882885 din 03 februarie 2005 și a obligat pârâta să înceteze utilizarea neautorizată, sub orice formă a mărcii B., incluzând activitățile de deținere, oferire spre vânzare, comercializarea, importul, exportul de bunuri purtând fără drept marca „B.”, a obligat pârâta la publicarea prezentei hotărâri judecătorești în trei ziare de circulație națională, a obligat pârâta la 300 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Hotărârea pronunțată în apel de curtea de apel Prin decizia nr. 500/A din 28 octombrie 2015, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a respins ca nefondat apelul formulat de apelanta pârâtă SC A. SRL împotriva sentinței civile nr. 763 din 12.06.2014 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă I.H.K.

Cererea de recurs Împotriva deciziei nr. 500/A din 28 octombrie 2015 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, pârâta SC A. SRL a declarat recurs invocând motivele de nelegalitate reglementate de art. 488 pct. 6 și 8 C. proc. civ. Privitor la motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ., se arată că motivarea hotărârii atacate este contradictorie deoarece din considerentele deciziei atacate rezultă atât temeinicia, cât și netemeinicia cererii de chemare în judecată. În considerentele deciziei atacate se arată ca desenul comunitar înregistrat ulterior nu reprezintă altceva decât un „semn” identic sau similar care aducere atingere funcției esențiale a mărcii anterior înregistrate. În continuare, în decizia atacată, se arată că titularul mărcii înregistrate nu trebuie să aștepte declararea nulității înregistrării desenului, ci are dreptul de a interzice utilizarea unui semn care aducere atingere funcțiilor mărcii sale. Această motivare este contradictorie deoarece instanța de apel nu a explicat cum desenul industrial aplicat pe produse poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii anterior înregistrate. În plus, dacă s-ar accepta teza instanței de apel potrivit căreia titularul mărcii înregistrate nu trebuie să aștepte anularea desenului industrial ci are dreptul de a interzice utilizarea semnului protejat prin desenul industrial, ar însemna implicit să se accepte că certificatul de înregistrare al designului comunitar nu are nicio valoare juridică, ceea ce nu corespunde adevărului. Privitor la motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., se susține că din motivarea deciziei atacate, nu se poate stabili dacă legea s-a aplicat greșit sau nu deoarece instanța de apel explică doar drepturile titularului unei mărci comunitare, nu și drepturile titularului de design comunitar. Instanța de apel a reținut că existența unei protecții acordată pentru un model industrial nu înlătură protecția acordată pentru semnul distinctiv înregistrat ca marcă, dar nu explică care sunt drepturile titularului de model industrial. Această motivare ar echivala cu o nemotivare deoarece nu se poate stabili dacă legea s-a aplicat corect sau nu deoarece instanța de apel nu a explicat drepturile titularului de design, ci a analizat doar drepturile titularului de marcă.

Procedura derulată în recurs Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în complet de filtru, fiind comunicat părților în conformitate cu dispozițiile art. 493 alin. (4) din același cod. Prin încheierea din 7.10.2016, Înalta Curte, în complet de filtru, a constatat, în acord cu raportul întocmit în cauză, că cererea de recurs îndeplinește condițiile de admisibilitate și, pe cale de consecință, a apreciat recursul declarat ca fiind admisibil în principiu, în temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ., fixând termen de judecată pe fond a acestuia.

Considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra recursului Analizând recursul declarat prin prisma motivelor de nelegalitate reglementate de art. 488 pct. 6 și 8 C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție constată că aceasta este nefondat pentru consecințele ce succed: Motivul de nelegalitate reglementat de art. 488 pct. 6 C. proc. civ. prevede că se poate cere casarea unei hotărâri dacă aceasta nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura cauzei. În cauză se invocă de către recurentă faptul că ar rezulta din considerentele deciziei atât temeinicia, cât și netemeinicia cererii de chemare în judecată, susținerile recurentei-pârâte sub acest aspect nefiind fondate. Instanța de apel a reținut în mod just temeinicia cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă, considerentele reținute de instanță în sensul că desenul comunitar înregistrat ulterior nu reprezintă altceva decât un „semn” identic sau similar care aducere atingere funcției esențiale a mărcii anterior înregistrate nefiind contradictorii cu reținerea argumentului în sensul că titularul mărcii înregistrate nu trebuia să aștepte declararea nulității înregistrării desenului, ci are dreptul de a interzice utilizarea unui semn care aducere atingere funcțiilor mărcii sale. Se mai susține că instanța nu a explicat cum desenul industrial al produselor poate aduce atingere funcției esențiale a mărcii anterior înregistrate, critică ce nu se circumscrie motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ., pentru a se putea dispune casarea deciziei recurate, decizia îndeplinind cerințele impuse de art. 425 alin. (1) pct. b) C. proc. civ. în ceea ce privește motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția instanței. Nici motivul de recurs reglementat de art. 488 pct. 8 C. proc. civ. invocat de recurentă nu este fondat. În speță, recurenta-pârâtă nu susține încălcarea unor dispoziții de drept material, ci arată că nu se poate stabili dacă legea s-a aplicat corect deoarece instanța nu a explicat drepturile titularului de model industrial, ci doar drepturile titularului mărcii comunitare. Curtea de apel a reținut corect că, în calitate de titulară a dreptului de proprietate al mărcii comunitare colective „B.” nr. 0029882885, depusă spre înregistrare, reclamanta are drepturile conferite de art. 9 din Regulamentul CE nr. 207/2009 și de art. 36 din Legea nr. 84/1998. Potrivit art. 9 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.E.E. nr. 207/2009 „O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit sa interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț: (a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată; (b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă; (c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora. (2) În temeiul alin. (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele: (a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora; (b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv; (c) importul sau exportul de produse sub acest semn; (d) utilizarea semnului în documentele de afaceri și publicitate”. Aceleași dispoziții se regăsesc și în art. 36 din Legea nr. 84/1998. Instanța de apel în mod just a reținut că din punctul de vedere al titularului unei mărci protejate prin înregistrare, desenul industrial ulterior, chiar atunci când a fost înregistrat, nu este altceva decât un „semn” identic sau similar mărcii, pe care un terț îl folosește sau urmărește, prin înregistrarea ca desen industrial, a-l folosi „pentru produse” identice sau similare, într-un mod care aduce atingere funcției esențiale a mărcii de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor. De asemenea, s-a statuat că instanța poate analiza îndeplinirea condițiilor încălcării dreptului de proprietate industrială anterior chiar în situația în care terțul este titular al unui drept ulterior derivând din înregistrarea unui desen industrial, a cărui anulare nu este necesară. S-au reținut în acest sens: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil de Alicante - Spania) - Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, Cauza C-561/11, Hotărârea C 488/10 Celaya Emparanza y Galdos Internacional. Luând în considerare scopul protecției desenului sau modelului astfel cum este definit în art. 3 lit. a) din Regulamentul European nr. 6/2001 asupra desenelor și modelelor comunitare, potrivit căruia aceasta protejează aspectul exterior al unui produs sau al unei părți al acestuia care îi conferă în special caracteristicile liniilor contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau materialelor și/sau ornamentației produsului în sine, s-a reținut că înregistrarea desenului/modelului comunitar nu poate conferi într-o manieră indirectă dreptul de folosire asupra mărcii „B.”, care nu ar putea fi înregistrată de un terț fără acordul reclamantei și fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Desenele sau modelele industriale protejează forma exterioară a unui produs, mai precis noutatea și individualitatea acestei forme în raport de altele similare existente pe piață, instanța de apel cercetând sub acest aspect aptitudinea desenului industrial de a fi utilizat pentru produse într-un mod pe care publicul relevant l-ar putea interpreta ca arătând proveniența produselor sau serviciilor în cauză. Drept urmare, nu subzistă criticile recurentei privind imposibilitatea stabilirii aplicării corecte a legii de către instanța de apel și cele privind nemotivarea deciziei, instanța realizând o analiză justă a tuturor motivelor de apel invocate, interpretând și aplicând corect dispozițiile legale incidente, motivând în fapt și în drept hotărârea pronunțată. Nici invocarea deciziilor Diviziei de Invalidare din cadrul OHIM, de către recurenta pârâtă nu poate conduce la reținerea nelegalității deciziei recurate, deoarece corect s-a considerat de către instanța de apel că decizia OHIM nu conține argumente referitoare la riscul de confuzie, fiind analizat doar temeiul anulării invocat de titularul mărcii, și anume art. 25 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2002 privind desenele comunitare. Pentru aceste considerente, se va respinge ca nefondat recursul în baza art. 496 C. proc. civ. și se va menține decizia recurată.