ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 686/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 686/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Asupra cauzei de față, constată

următoarele:

Prin

acțiunea înregistrată la 6 noiembrie 2008, reclamanta SC T.L.T. S.R.X. a chemat

în judecată pe pârâții SC P.R. SKL și O.S.I.M., solicitând instanței ca, prin

hotărârea ce o va pronunța, să o decadă pe prima pârâtă din drepturile

conferite asupra următoarelor mărci naționale individuale:

- P., marcă combinată nr. X;

- P., marcă combinată nr. X;

- P. nr. X marcă combinată nr. X;

- P. marcă combinată nr. X (numite în

continuare mărcile P.).

Totodată, a solicitat obligarea

pârâtului O.S.I.M. la publicarea hotărârii ce se va pronunța în B.O.P.I. și la

înscrierea mențiunilor privitoare la decădere în R.M.1.

Prin sentința civilă nr. 114 din 28

ianuarie 2009, Tribunalul București, secția a III-a civilă, a admis acțiunea

astfel cum a fost formulată.

Pentru a pronunța această sentință, tribunalul

a avut în vedere următoarele considerente:

Reclamanta este o societate comercială

care justifică interesul promovării acțiunii în decădere din drepturile

conferite pârâtei cu privire la mărcile P., deoarece, solicitând înregistrarea

mărcii individuale verbale constând în denumirea P., reclamanta a primit de la

O.S.I.M. un aviz de refuz provizoriu, emis în iulie 2008, pe considerentul că

se opune înregistrarea anterioară a mărcii P. pentru clasele 33, 35 și 39.

Potrivit art. 45 din Legea nr. 84/1998,

orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de

protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă,

dacă fără motive justificate marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective

pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani pentru produsele

sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Conform art. 47 din aceeași lege,

sarcina probei cu privire la folosirea efectivă a mărcii sau la motivele

justificate care au împiedicat folosirea revine, prin derogare de la

dispozițiile 1169 C. civ., pârâtei.

Or, în speță, pârâta nu a formulat

întâmpinare potrivit art. 115 C. proc. civ. și nici nu a administrat probe în

dovedire conform art. 138 C. proc. civ., motiv pentru care se impune aplicarea

sancțiunii decăderii prevăzută în art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

84/1998.

Prin Decizia civilă nr. 99/ A din 14

mai 2009, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, a admis apelul declarat împotriva sentinței

de pârâta SC P.R. SKL, a schimbat în tot sentința, a respins acțiunea ca

neîntemeiată și a obligat-o pe reclamantă la plata sumei de 19,65 lei

cheltuieli de judecată către pârâtă.

Pentru a pronunța această decizie,

curtea de apel a avut în vedere următoarele:

Prima instanță a reținut în mod corect

la momentul pronunțării sentinței că, în condițiile în care pârâta nu formulase

întâmpinare și nici nu administrase probe până la termenul prevăzut de art. 150

C. proc. civ., aceasta a fost decăzută din dreptul de a administra probe și a

formula apărări potrivit art. 103 C. proc. civ.

Dar, dispozițiile art. 292 C. proc.

civ. permit pârâtei să administreze probe în faza procesuală a apelului, motiv

pentru care a încuviințat această cerere.

Analizând înscrisurile depuse la dosar

de către pârâtă, curtea de apel a reținut următoarele:

Pârâta este titulara celor patru mărci

indicate de reclamantă în acțiune, iar între acestea există o „similaritate de

denumire și de produse aplicabile".

Pentru această rațiune, dovedirea

utilizării uneia dintre aceste mărci - utilizare care să întrunească acele

condiții pentru a împiedica decăderea - este de natură să profite tuturor

celorlalte mărci aparținând pârâtei, deoarece utilizarea uneia dintre aceste

mărci reprezintă indirect folosirea tuturor celorlalte.

înscrisurile depuse la dosar dovedesc

o folosire efectivă a mărcilor P., respectiv a două dintre mărcile care fac

obiectul litigiului.

În acest sens, curtea de apel s-a

referit la facturile de comercializare a produselor P. din lunile octombrie și

noiembrie 2007, la un material publicitar, la rapoarte de îmbuteliere și

producție, la contracte de vânzare - cumpărare și prestări servicii, etc.

În opinia curții de apel, aceste probe

atestă utilizarea în mod efectiv și serios a cel puțin uneia dintre mărcile

similare pentru care se solicită decăderea, în perioada anilor 2006 - 2007,

urmată de o întrerupere a activității în anul 2008 din cauza dificultăților

financiare.

În atare situație, nu se confirmă

susținerile reclamantei în sensul că a existat o folosire neîntreruptă în

perioada 2003 - 2008.

Pe cale de consecință, dovedindu-se

folosirea efectivă și concretă, serioasă și neechivocă a cel puțin uneia dintre

cele patru mărci supuse judecății, reclamanta nu mai are interes să susțină

nefolosirea celorlalte mărci, câtă vreme între ele există o similaritate de

denumire și produse și toate aparțin pârâtei.

Împotriva deciziei a declarat recurs

reclamanta, invocând în drept dispozițjile art. 304 pct. 7, 5 și 9 C. proc.

civ.

Un dezvoltarea primului motiv de

recurs invocat, recurenta susține că hotărârea instanței de apel este

contradictorie, inexactă și conține motive străine de natura pricinii.

Astfel, instanța de apel a apreciat ca

fiind dovedită o utilizare efectivă pentru cel puțin două mărci - P., iar

ulterior arată că cel puțin una din mărcile similare a fost utilizată efectiv

și serios.

Nu se precizează însă care este

această marcă, în legătură cu care instanța de apel revine și arată că ar fi

fost cea folosită.

Pe de altă parte, instanța de apel a

avut o reprezentare greșită asupra obiectului litigiului, deoarece mărcile P., despre

care a reținut inițial că ar fi fost folosite, nu fac obiectul litigiului.

motiv de recurs, se arată că instanța de apel a încălcat principiile oralității

și contradictorialității prin aceea că, deși a reținut că pentru celelalte trei

mărci reclamanta nu mai are interes să solicite decăderea, această excepție nu

a fost pusă niciodată în discuția părților.

motiv de recurs, recurenta susține că instanța de apel a aplicat greșit

dispozițiile art. 45 și 46 din Legea nr. 84/1998.

Fiecare înregistrare de marcă produce

efecte de sine stătătoare și dă naștere unor drepturi și implicit unor obligații

corelative distincte de utilizare în sarcina titularului mărcii.

Faptul că pârâta a înțeles să depună

spre înregistrare mai multe mărci similare și la intervale diferite nu poate

conduce decât la ideea că intenția pârâtei a fot de a-și proteja distinct

aceste înregistrări.

În consecință, raționamentul instanței

prin care a analizat global toate mărcile a căror decădere a fost solicitată,

doar pentru că între acestea instanța a sesizat similaritate este nelegal și

trebuie înlăturat de instanța de recurs.

În continuare, recurenta susține -

trimițând la probele administrate în cauză - că nu s-a făcut dovada folosirii

efective, neîntrerupte, într-o perioadă de 5 ani a vreuneia din mărcile în

litigiu și, pentru acest motiv solicită aplicarea sancțiunii decăderii, în

temeiul art. 45 din Legea nr. 84/1998.

Recurenta solicită admiterea

recursului, schimbarea în tot a deciziei, respingerea apelului declarat de

parată și menținerea sentinței tribunalului.

Intimații nu au depus la dosar

întâmpinare.

Recursul este fondat și va fi admis

având în vedere următoarele:

sunt parțial contradictorii și străine, nu de natura pricinii, ci de obiectul

acesteia.

Prin cererea de chemare în judecată

reclamanta a solicitat decăderea pârâtei din drepturile conferite prin

înregistrarea următoarelor mărci: P., marcă combinată;

Este adevărat că în cerere s-au

strecurat o eroare materială în redarea unuia din numerele de depozit dar,

alăturat cererii s-au depus dovezile eliberate de O.S.I.M. privitoare la

înregistrarea mărcilor cu privire la care s-a declanșat litigiul.

Tot cu privire la aceste mărci, curtea

de apel reține în prima parte a considerentelor că pârâta are calitatea de

titulară.

Analizând însă dacă mărcile au fost

sau nu folosite de către pârâtă, curtea de apel se referă la alte două mărci,

respectiv P., care nu fac obiectul judecății.

Este la fel de adevărat că, deși

inițial reține că ambele mărci au fost utilizate de pârâtă, curtea de apel

arată ulterior că pârâta a utilizat efectiv și serios cel puțin una dintre

mărcile similare în legătură cu care se solicită decăderea, fără a preciza

despre care este vorba.

Acest aspect este relevant doar în

privința lipsei de rigoare și acuratețe a considerentelor, pentru că, și dacă

ar fi precizat care este marca efectiv și serios folosită, P., oricum nu ar fi

avut importanță în soluționarea apelului.

Aceasta, deoarece, nu s-a solicitat

decăderea pârâtei din drepturile conferite - dacă există asemenea drepturi - de

înregistrarea mărcilor P.

Pronunțându-se asupra altor mărci

decât cele în litigiu, curtea de apel a ignorat limitele învestirii și

principiul disponibilității consacrat de art. 129 alin. ultim C. proc. civ.,

ceea ce atrage incidența ait.304 pct. 5 C. proc. civ.

conform căreia nu s-a pus în dezbaterea contradictorie a părților excepția

lipsei de interes a formulării cererii de decădere pentru trei dintre mărcile

în litigiu, ceea ce a condus la punerea reclamantei în imposibilitate de a o

combate și atrage, de asemenea, incidența art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

Cum lipsa de interes a fost dedusă în

urma analizei fondului cu nerespectarea limitelor învestirii, pentru

înlăturarea vătămării produse reclamantei nu este posibilă reanalizarea

excepției de către instanța de recurs.

analizate se impune casarea hotărârii și trimiterea cauzei spre rejudecare, în

limitele învestirii acesteia trasată prin cerere de chemare în judecată și prin

motivele de apel, Înalta Curte consideră necesar a se clarifica și problema de

drept adusă în discuție prin cel de-al treilea motiv de recurs.

Astfel, curtea de apel a statuat că,

în cazul în care un titular înregistrează mai multe mărci similare, este

suficient să facă dovada că a utilizat una din mărci pentru a preveni decăderea

atât din drepturile conferite de aceasta, cât și de toate celelalte.

În realitate, așa cum arată recurenta,

în cazul în care se înregistrează de către același titular mai multe mărci,

fiecare înregistrare naște drepturi și obligații distincte, una din obligații

fiind aceea a folosirii efective, în caz contrar putând interveni decăderea în

condițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998.

Folosirea efectivă trebuie să vizeze

marca astfel cum a fost înregistrată.

Chiar dacă acest principiu nu este

menționat expres în lege, el se deduce din art. 46 alin. (1) lit. b), care

prevede că:

„Este asimilată folosirii efective a

mărcii (...) folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată

prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia."

De aici nu se poate deduce că orice

similaritate între marca înregistrată și cea folosită împiedică decăderea, așa

cum reține curtea de apel.

Pentru a preveni decăderea, titularul

este obligat să facă dovada folosirii mărcii exact așa cum a fost înregistrată

sau într-o formă care diferă de cea în care a fost înregistrată prin anumite

elemente care nu-i alterează caracterul distinctiv.

Înțelegând prin folosirea efectivă a

mărcii folosirea unei mărci similare, fără a stabili că respectiva similaritate

întrunește exigențele art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, curtea

de apel a încălcat legea, ceea ce atrage incidența art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

O simplă similaritate între mai multe

mărci înregistrate aparținând aceluiași titular nu poate preveni decăderea în

cazul în care se utilizează o singură marcă.

A împărtăși acest punct de vedere ar

însemna să se accepte posibilitatea ca, pe lângă o marcă pe care o utilizează

efectiv, un titular să mai poată deține și alte mărci doar în scop de baraj.

Or, tocmai eliminarea mărcilor de

baraj a fost scopul urmărit de legiuitor atunci când a prevăzut sancțiunea

decăderii din drepturile conferite de marcă pentru nefolosire.

Pentru toate aceste considerente, Înalta

Curte va admite recursul.

Cată vreme însă curtea de apel nu a

analizat și nu s-a pronunțat asupra utilizării sau neutilizării celor patru

mărci în litigiu, Înalta Curte nu poate analiza probele și stabili ea însăși

situația de fapt, în raport de care, să verifice dacă, respingându-se acțiunea,

dispozițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998 au fost corect aplicate.

În baza art. 304 pct. 5, 7 și 9 și

art. 314 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia și va

trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta

SC T.L.T. SRL împotriva Deciziei nr. 99/ A din 14 mai 2009 a Curții de Apel

București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală.

Casează decizia.

Trimite cauza spre rejudecare la

aceeași Curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi

5 februarie 2010.