ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8207/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 8207/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de

față, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 1224 din 4 noiembrie

2009 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, a fost respinsă

ca neîntemeiată acțiunea principală formulată de reclamanta-pârâtă SC

F.A.B.A.R. SRL, în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC F.L.R. IFN SA,

intervenientele F. NV, F. SA/NV și pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea reconvențională formulată de

pârâta-reclamantă SC F.L.R. IFN SA, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea

formulată de intervenientele în interes propriu F. NV și F. SA/NV.

Pentru a hotărî

astfel, prima instanță a reținut că reclamanta-pârâtă a înregistrat la Oficiul

de Stat pentru Invenții și Mărci marca verbală națională F.A., la data de 27

ianuarie 2003, pentru clasa de servicii 36: asigurări, afaceri financiare,

afaceri monetare, afaceri imobiliare.

Tribunalul a

constatat că reclamanta-pârâtă nu a solicitat să se interzică pârâtei folosirea

mărcii pe care a înregistrat-o la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ci

să se interzică folosirea altei mărci, respectiv, marca F., cu privire la care

pârâta a susținut că deține un drept de utilizare în baza contractului de

licență încheiat la data de 3 martie 2008 cu F. NV și F. SA/NV, firme

principale din grupul cărora face parte și pârâta din România.

S-a mai constatat că

la dosarul cauzei nu s-a depus nicio probă din care să rezulte folosirea de

către pârâta din cauză a mărcii F., a mărcii F.A. a reclamantei sau a unei

mărci identice sau similare cu marca reclamantei, de natură a produce confuzie

în rândul consumatorilor cu privire la titularul mărcii, chiar dacă ambele

societăți oferă servicii financiare de felul celor din clasa 36, pentru care

marca reclamantei-pârâte se află în perioada de protecție.

Pârâta-reclamantă s-a

înființat în anul 2003 cu numele SAC G.F.L. IFN, iar în 2006, ca urmare a

obținerii de către F.L.G. a 100% din acțiuni, la 30 mai 2007 și-a schimbat

denumirea în F.L.R. IFN SA, așa cum atestă înscrisurile.

În raport de această

situație, instanța a constatat că pârâta a înregistrat în mod legal numele

comercial menționat și îl poate folosi în activitatea sa comercială, chiar dacă

are în conținutul său denumirea F., având în vedere că numele comercial este

protejat în baza dispozițiilor art. 8 din Convenția de la Paris privind

protecția proprietății industriale.

În consecință, având

în vedere numele comercial protejat, precum și faptul că nu s-a făcut nicio

dovadă privind folosirea mărcii reclamantei sau a unei mărci similare acesteia,

tribunalul a apreciat că nu se aduce atingere drepturilor exclusive la marcă ale

reclamantei-pârâte, în sensul dispozițiilor invocate de aceasta, anume, art. 35

din Legea nr. 84/1998, prin care se stabilește că titularul mărcii poate cere

instanței să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială un

semn identic sau similar cu marca pentru produse sau servicii identice cu

acelea pentru care marca a fost înregistrată, care ar produce în percepția

publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

semnul.

Dispozițiile art. 35

lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 au fost înlăturate ca neincidente în cauză,

cu referire la cererea principală și pentru motivul că s-a probat de către

pârâtă că aceasta se bucură de un drept de folosire a unui portofoliu de mărci

comunitare ce au în componență denumirea F., având protecție pe teritoriul

României, începând cu data de 01 ianuarie 2007: F.T.T., F.P.B., F.P.F.S., F.,

F.B.L., F.I.C., F.F., F.M.F.. Titularii acestor mărci, F. NV din Olanda și F.

SA/NV din Belgia sunt membre ale grupului de firme din care face parte și

pârâta, cu care au încheiat un contract de utilizare a mărcilor comunitare care

dețin denumirea F., în data de 03 martie 2008, depus la dosarul cauzei. În

consecință, fiind legală folosirea denumirii F. de către pârâta-reclamantă,

tribunalul a respins ca neîntemeiată cererea principală formulată de

reclamanta-pârâtă F.A.B.A.R. SRL.

Referitor la

solicitările din cererea reconvențională, formulată de pârâta-reclamantă F.L.R.

IFN SA, având un conținut identic cu cererea de intervenție formulată de F. NV

și F. SA/NV, vizând, în principal, anularea mărcii F.A. înregistrată pe cale

națională de reclamanta-pârâtă, pentru clasa 36, s-a susținut că marca a fost

înregistrată cu rea-credință, invocându-se dispozițiile art. 48 lit. c) din

Legea mărcilor nr. 84/1998, deoarece reprezentantul reclamantei a lucrat ca

agent de asigurări în Belgia și avea cunoștință de notorietatea mărcii F., a

încheiat contract de asigurare cu societatea de asigurări F. din Belgia, iar

apoi, odată revenit în România în 2002, a înregistrat cu rea-credință marca F.

la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Cu privire la aceste

susțineri, tribunalul a constatat că ele nu sunt probate de pârâta-reclamantă

și de interveniente, nici cu privire la notorietatea mărcilor având denumirea

F. în conținut, la data înregistrării mărcii de către reclamanta-pârâtă, și

nici cu privire la existența relei-credințe la înregistrare.

Astfel,

reclamanta-pârâtă a înregistrat marca F.A. pentru clasa 36, obținând protecția

de la data de 27 ianuarie 2003, data cererii, moment la care mărcile comunitare

ale grupului F. nu aveau încă protecție în România, aceasta extinzându-se și în

România abia de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv, 1

ianuarie 2007.

Din înscrisurile

depuse la dosar a rezultat că societățile din grupul F. au înregistrat la

O.H.I.M. o serie de mărci: F.T.T. din 28 martie 2001, F.P.B. din 03 august

2005, F.P.F.S. din 31 ianuarie 2005, F. din 24 iulie 2006, F.I.C. din 14 iunie

2007, F.F. din 11 aprilie 2007, F.M.F., F. din 26.12.2006, F.B.L., depunând și

certificat înregistrare O.M.P.I. pentru marca F. din 17 noiembrie 2006. Pentru

mărcile comunitare, protecția în România poate fi invocată după data de 1

ianuarie 2007, iar cu privire la marca internațională se constată că aceasta

s-a înregistrat după data cererii reclamantei la nivel național.

Tribunalul a

considerat că nu poate fi luată în considerare nici notorietatea mărcii F.,

invocată de pârâtă și interveniente, întrucât aceasta este o situație de fapt

care trebuie dovedită conform dispozițiilor Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998

privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice, fiind necesar să se probeze că marca este larg

cunoscută pe teritoriul României pentru segmentul de public căreia i se

adresează produsele sau serviciile la care se referă marca, la data depunerii

cererii de înregistrare a cărei anulare se solicită.

Astfel, s-a apreciat

că înscrisurile care s-au depus în dovedirea notorietății nu sunt de natură să

probeze că marca F. era notorie pe teritoriul României la nivelul anului 2003,

când s-a depus cerere de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci de către reclamantă, la dosar aflându-se o serie de extrase din presa

străină și română despre activitatea comercială a grupului F., rapoarte de

activitate ale acestuia și alte înscrisuri care nu sunt relevante sub acest

aspect.

Din răspunsurile la

interogatoriul propus de reclamanta-pârâtă, date de interveniente, rezultă că

F. SA/NV, societate înființată în 1993, a înregistrat mai multe mărci

internaționale F., începând cu 1991, precum și mărci comunitare cu aceeași

denumire în compunere. Or, societatea cu care dl. N.A. și soția sa au încheiat

contract de asigurare avea denumirea de C.G.E.R., societate care în 1999 a fost

preluată complet de grupul F.. La rândul său, reclamanta a arătata că dl. N.A.

nu recunoaște semnătura de pe documentul intitulat „modificarea datelor de

identitate”, prezentat de partea adversă și nu recunoaște că ar fi intrat în

legătură cu o societate care i-a comunicat grupului F. despre intențiile

comerciale ale reclamantei în România.

Astfel, din

examinarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei nu rezultă că reprezentantul

reclamantei avea cunoștință de existența mărcii F. și de folosirea acesteia în

Belgia, țara de unde a revenit în România în 1999 și a înființat societatea

comercială care a înregistrat marca a cărei anulare se solicită. Dl. N.A. a

încheiat contract de asigurare cu societatea C.G.E.R. în 1995, așa cum rezultă

și din procesul-verbal încheiat de executorii judecătorești W.C. și X.C. la

data de 07 noiembrie 2008, depus la dosar. Și în documentul contestat de

reclamantă, intitulat modificarea datelor din cartea de identitate, se

menționează tot denumirea C.G.E.R.B.A.A.C., semnătura de pe acest document

nefiind recunoscută de reprezentantul reclamantei, așa cum nu s-a recunoscut

nici existența vreunei legături dintre aceasta și societatea A.F. care a

comunicat cu F. NV cu privire la existența firmei din România F.A. și cu privire

la intențiile de colaborare ale acesteia.

Din cele menționate,

tribunalul a reținut că reprezentantul reclamantei, N.A., a avut reședința în

Belgia în perioada 1995 - 1999, dar nu a avut relații contractuale directe cu

F., căruia i-a devenit client prin preluarea societății C.G.E.R. și a datelor

acestuia în baza de date a grupului F. La momentul când persoana respectivă a

revenit în România, înființând în 2002 societatea comercială reclamantă care a

depus cerere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru înregistrarea

mărcii F.A., marca F. nu era notorie pe teritoriul României, iar conduita

reclamantei-pârâte la înregistrarea mărcii nu poate fi apreciată ca fiind de

rea-credință, în sensul unei atitudini frauduloase raportat la dispozițiile

legii sau drepturile titularului unei mărci, cu consecința prejudicierii

acestuia în detrimentul titularului. Totodată, tribunalul a constatat că nu s-a

dovedit de către pârâta-reclamantă și interveniente că reclamanta a înregistrat

marca cu scopul vădit de a obstrucționa folosirea de către celelalte părți a

mărcilor comunitare având în denumire elementul F., intenția de obstrucționare

nefiind probată.

În consecință,

tribunalul a apreciat că nu sunt întrunite condițiile de la art. 48 lit. c) din

Legea nr. 84/1998 privind anularea mărcii, astfel că, a respins ca neîntemeiată

cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă.

Constatând de

asemenea că nici cererea privind interzicerea folosirii de către reclamantă a

mărcii F. și obligarea de a se abține de la orice acte sau fapte da natură a

aduce atingere drepturilor pârâtei și intervenientelor nu este întemeiată, s-a

dispus respingerea și a acestui capăt de cerere, întrucât reclamanta este

titulara exclusivă a drepturilor cu privire la marca F.A., pentru clasa 36 și

nu s-a făcut dovada că ar folosi o altă marcă decât aceea pe care a

înregistrat-o, de natură să prejudicieze pe pârâtă și interveniente.

Împotriva acestei

sentințe au declarat apel reclamanta-pârâtă, pârâta-reclamantă și

intervenientele, dintre acestea, doar reclamanta-pârâtă a procedat la motivarea

căii de atac, în timp ce apelurile pârâtei-reclamante și intervenientelor au

fost analizate în temeiul art. 292 alin. (2) C. proc. civ., pe baza celor

invocate în fața primei instanțe.

Prin Decizia civilă

nr. 145A din 3 iunie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, au fost respinse ca nefondate

apelurile formulate de pârâta-reclamantă și interveniente, în timp ce apelul

formulat de reclamanta-pârâtă a fost admis, sentința apelată a fost schimbată

în parte, astfel: s-a admis cererea principală precizată și s-a dispus

interzicerea folosirii de către pârâta-reclamantă a denumirii „F.” în

activitatea ei comercială, în scopuri publicitare sau pe documente, precum și

în orice alte scopuri; au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a decide

astfel, instanța de apel a reținut în ce privește apelul pârâtei-reclamante și

al intervenientelor că cererea de anulare a înregistrării mărcii F.A. s-a

întemeiat pe susținerea că înregistrarea s-a realizat cu rea-credință,

rea-credință ce ar rezulta din împrejurarea că administratorul reclamantei ar

fi cunoscut la momentul înregistrării activitatea grupului F. și notorietatea

mărcii F.

Și instanța de apel a

apreciat că din probele administrate a rezultat că susținerile

pârâtei-reclamante nu corespund realității.

Contractul de

asigurare a fost încheiat în anul 1995 de administratorul reclamantei-pârâte nu

cu F., ci cu C.G.E.R. - A.C., printr-un intermediar - L.T.C.L.

Totodată,

pârâta-reclamantă a susținut că la 28 februarie 2000 administratorul

reclamantei-pârâte ar fi semnat un act prin care s-au realizat modificări cu

privire la numărul cărții de identitate al acestuia în evidențele

pârâtei-reclamante. Instanța a înlăturat aceste susțineri ca nereale întrucât,

pe de o parte, administratorul reclamantei-pârâte a negat că semnătura de pe

acel act i-ar aparține, iar pârâta-reclamantă nu a făcut dovada contrară

acestor susțineri, și, pe de altă parte, întrucât, chiar dacă actul invocat ar

purta în mod real semnătura acestuia, actul în sine nu poate demonstra că

acesta ar fi avut cunoștință de activitatea F. în Belgia și, cu atât mai puțin

de notorietatea unei astfel de activități sub marca F.

Astfel, pe înscrisul

respectiv, în antet, apare cu majuscule denumirea C.G.E.R. - B.A.A.C. și abia

mai jos, cu litere de aproximativ două ori mai mici apare denumirea F.B.,

această din urmă denumire fiind prea puțin vizibilă în aspectul general al

actului menționat. Mai mult decât atât, actul este procesat de un angajat al

agenției C. În aceste condiții, instanța a apreciat că nu se poate susține cu

temeinicie nici măcar împrejurarea că, dacă actul a fost semnat de

administratorul reclamantei-pârâte, prin semnarea actului, acesta ar fi luat

cunoștință în mod real de împrejurarea că C.G.E.R. ar fi fost preluată de F.

și, ca atare, că raporturile sale contractuale se desfășoară cu F.

Pe de altă parte, din

actele depuse de pârâta-reclamantă în dovedirea notorietății sale, curtea de

apel a reținut că această notorietate nu poate fi reținută ca existând pe

teritoriul României la data înregistrării mărcii F.A. și nici la momentul la

care administratorul reclamantei-pârâte a părăsit Belgia (primăvara anului

1999). Astfel, în ce privește notorietatea mărcii F. pe teritoriul României,

aceasta urmează a fi analizată până la data cererii de înregistrare a mărcii

F.A., deci până la data de 27 ianuarie 2003. Or, din actele depuse la dosar de

pârâta-reclamantă referirile în presa românească de specialitate la

activitățile F. sunt, în majoritate, ulterioare acestei date.

Cât privește

mențiunile cu privire la activitatea F., anterioare datei de referință,

instanța de apel a constatat că acestea sunt doar menționări punctuale ale

implicării F. în anumite tranzacții pe piața bancară sau de asigurări, de

regulă, aceste referiri fiind realizate în cadrul unor prezentări ale

activităților sau situației altor entități juridice decât F. Ca atare, simplele

mențiuni ale numelui F. în acele articole, unele având doar întinderea unor

simple note, nu sunt de natură să conducă la concluzia că activitatea F. ar fi

fost una notorie, în niciunul din articolele invocate nefiind prezentată în

ansamblu activitatea grupului F., cifre de afaceri sau vreo poziție într-un

clasament al operatorilor pe piața financiară internațională.

Pe de altă parte,

chiar din prezentarea activității grupului F. rezultă că aceasta s-a

concretizat în principal prin preluări ale pachetelor de acțiuni ale unor alte

entități, însă nu rezultă nici din prezentări și nici din alte probe că după

preluarea majorității în structura acționariatelor respectivelor entități

activitatea acelor entități s-ar fi realizat sub marca F. Dimpotrivă, probele

administrate conduc la concluzia că entitățile juridice respective și-au

continuat activitățile sub denumirile anterioare preluării sau sub denumiri

primite ulterior, dar fără ca în cadrul acestor denumiri să apară în mod expres

F.

În consecință,

instanța de apel a constatat că nu s-a făcut dovada notorietății mărcilor F. pe

teritoriul României până la data 27 ianuarie 2003.

De asemenea, s-a

apreciat că nu poate fi reținută nici notorietatea mărcii F. în Belgia până în

primăvara anului 1999, data care poate fi reținută ca fiind data la care

administratorul reclamantei-pârâte a revenit în România. Astfel, așa cum s-a

reținut mai sus, activitatea F. s-a concretizat în principal prin preluarea,

respectiv, vânzarea unor pachete de acțiuni sau a unor active aparținând altor

entități juridice, acestea din urmă continuând să opereze pe piață sub

denumirile inițiale sau chiar sub denumiri noi, fără a se face dovada în cauză

că aceste preluări ar fi condus și la o folosire mai intensă a mărcilor F.,

pentru ca acestea să devină notorii.

În plus, chiar din

prezentarea activității F., anterior anului 1999, rezultă că aceasta s-a

concretizat în special pe alte piețe decât cea belgiană, unde locuia și își

desfășura activitatea administratorul reclamantei-pârâte.

Studiul de

notorietate depus la dosar nu s-a realizat în România și privește perioada 2002

- 2007, perioadă care este ulterioară datei la care administratorul

reclamantei-pârâte a părăsit teritoriul belgian, așa încât nu este de natură să

probeze faptul că acesta ar fi cunoscut activitatea F.

Totodată, nu s-a

făcut dovada existenței unor produse sau servicii oferite sub marca F., ci doar

dovada că au existat anumite tranzacții privind preluări și cedări de acțiuni

și active ale unor societăți, ceea ce nu constituie în sine o utilizare de

marcă.

În consecință, instanța

de apel a constatat că nu s-a făcut dovada că la momentul formulării cererii de

înregistrare a mărcii F.A. administratorul reclamantei-pârâte cunoștea de

existența grupului F. și de existența unor mărci F.

În lipsa unei astfel

de dovezi, s-a apreciat că în mod corect prima instanță a reținut că în cauză

nu s-a făcut dovada înregistrării cu rea-credință a mărcii F.A. și, ca atare,

în mod corect a fost respinsă cererea de anulare a înregistrării acestei mărci,

precum și capătul de cerere subsidiar prin care se solicita obligarea Oficiului

de Stat pentru Invenții și Mărci la radierea mărcii din R.N.M.

În ceea ce privește

cel de-al treilea capăt de cerere reconvențională, prin care s-a solicitat

obligarea reclamantei-pârâte de a se abține de la orice acte sau fapte de

natura să aducă atingere dreptului pârâtei-reclamante asupra mărcii F.,

instanța de apel a constatat că acesta în mod corect a fost respins ca

neîntemeiat, având în vedere că reclamanta-pârâta este titulara mărcii

naționale F.A. și, totodată, are un nume comercial în a cărui componență intră

și numele F. dobândit anterior datei la care mărcile comunitare F. au primit

protecție pe teritoriul României prin aderarea la Uniunea Europeană, iar în

concursul între drepturile invocate de reclamanta-pârâtă și cele invocate de

pârâta-reclamantă primează drepturile reclamantei-pârâte, ceea ce se va

evidenția în analiza apelului formulat de reclamanta-pârâtă.

În consecință, au

fost respinse ca nefondate apelurile formulate de pârâtă-reclamantă și intervenientele

F. NV și F. SA/NV.

În ce privește apelul

formulat de reclamanta-pârâtă, curtea de apel a reținut următoarele:

Reclamanta-pârâta a

solicitat interzicerea folosirii de către pârâta-reclamantă în activitatea sa

comercială, în scopuri publicitare, pentru serviciile financiare pe care le

oferă, precum și în orice alte scopuri a mărcii „F.”, invocând drepturile pe

care înregistrarea mărcii naționale F.A. din 27 ianuarie 2003 i le conferă în

temeiul art. 35 alin. (2) [actual 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998].

Pârâta-reclamantă a

invocat dreptul său de a folosi mărcile comunitare F.T.T., F.P.B., F.P.F.S.,

F., F.B.L., F.I.C., F.F., F.M.F., în temeiul contractului pentru utilizarea

unor mărci comunitare încheiat la 3 martie 2008 cu intervenientele principale.

De asemenea,

pârâta-reclamantă a invocat dreptul său de a folosi denumirea F. în temeiul

înregistrării acesteia ca parte componentă a numelui său comercial.

În ceea ce privește

mărcile comunitare invocate, Curtea a constatat că acestea au dobândit protecție

pe teritoriul României la 1 ianuarie 2007 - data aderării României la Uniunea

Europeană

Având în vedere și

soluția dată cererii pârâtei-reclamante și a intervenientelor principale de

anulare a înregistrării mărcii reclamantei-pârâte pentru înregistrare cu

rea-credință, instanța de apel a apreciat că soluționarea conflictului între

marca națională invocată de reclamanta-pârâtă și mărcile comunitare invocate de

pârâta-reclamantă urmează a fi realizată în temeiul criteriului anteriorității

dreptului dobândit pe teritoriul României. În consecință, cea mai veche din

mărcile în conflict protejată pe teritoriul României este marca

reclamantei-pârâte, înregistrată în anul 2003, în timp ce mărcile invocate de

pârâta-reclamantă au dobândit protecție pe teritoriul României la 1 ianuarie

2007.

În consecință,

reclamanta-pârâtă este în drept să invoce dispozițiile art. 36 (fost 35) alin.

(2) din Legea nr. 84/1998.

Analizând întrunirea

în cauză a condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 36 (fost art. 35) alin.

(2) din Legea nr. 84/1998, curtea de apel a constatat că toate mărcile invocate

sunt înregistrate pentru serviciile din clasa 36 a clasificării de la Nisa.

În ceea ce privește

asemănarea între mărcile în conflict, curtea a constatat că aceasta este

incontestabilă, atât marca reclamantei, cât și mărcile invocate de pârâtă au în

componență denumirea F.

Celelalte elemente

care compun mărcile în conflict sunt, în majoritate, cuvinte fără capacitate

distinctivă, desemnând activități sau calități comune (asigurări, pe de o

parte, și profesional, banking, prime, fund, solutions, banque, ideal, card,

finance, pe de altă parte), singurul element din componența mărcii care conferă

distinctivitate fiind F. Chiar și cele în care elementul F. este alăturat unor

combinații abstracte (forpro, mediacom), combinația respectivă nu înlătură

asemănarea între marca reclamantei și respectivele mărci invocate de pârâtă. În

plus, prezența elementului comun F. este de natură să creeze un risc de

confuzie în percepția publicului.

În consecință,

instanța de apel a apreciat că în privința mărcilor în conflict sunt întrunite

condițiile prevăzute de art. 36 (fost 35) alin. (2) lit. b) din Legea nr.

84/1998.

În ceea ce privește

denumirea pârâtei-reclamante, Curtea a constatat că denumirea inițială a

acesteia a fost G.F.L. IFN SA, iar schimbarea denumirii sale în F.L.R. IFN SA

s-a făcut prin hotărârea din 30 mai 2007 a Adunării generale și extraordinare a

acționarilor SC G.F.L. IFN SA, înregistrarea acestei modificări a denumirii

realizându-se la Registrul Comerțului la 12 iunie 2007.

Totodată, s-a

apreciat că la data respectivă, este evident că marca reclamantei-pârâte,

înregistrată în anul 2003, se bucura de protecție pe teritoriul României, în

timp ce desfășurarea de către pârâta-reclamantă de activități comerciale ce

implicau produse și servicii din clasa 36 a clasificării de la Nisa sub

denumirea comercială care include în componență F. constituie, pe lângă un act

de concurență neloială, o încălcare a drepturilor recunoscute

reclamantei-pârâte prin dispozițiile art. 36 (fost 35) alin. (2) din Legea nr.

84/1998.

Curtea de apel a

apreciat că tribunalul în mod greșit a reținut că, în conflictul dintre marca

reclamantei-pârâte și numele comercial al pârâtei-reclamante, numele comercial

urmează a fi protejat în temeiul art. 8 al Convenției de la Paris, întrucât

protecția conferită de Convenția menționată privește conflictul numelui

comercial anterior în raport cu un alt drept de proprietate intelectuală

ulterior, situație ce nu este regăsită în prezenta cauză. Dimpotrivă, la

momentul înregistrării actualului nume comercial al pârâtei-reclamante, pe

teritoriul României era deja protejată marca aparținând reclamantei-pârâte,

protecție care îi conferă reclamantei-pârâte drepturile prevăzute de art. 36 (fost

art. 35) din Legea nr. 84/1998.

În consecință, a fost

admis apelul formulat de apelanta-reclamantă-pârâtă și, schimbându-se în parte

hotărârea apelată, a fost admisă cererea principală precizată formulată de

reclamanta-pârâtă SC F.A.B.A.R. SRL în contradictoriu cu pârâta-reclamantă SC

F.L.R. IFN SA și s-a dispus interzicerea folosirii de către pârâta-reclamantă a

denumirii „F.” în activitatea ei comercială, în scopuri publicitare sau pe

documente, precum și în orice alte scopuri.

În termen legal,

împotriva acestei decizii, pârâta-reclamantă SC F.L.R. IFN SA a promovat

recurs, prevalându-se de dispozițiile art. 304 pct. 6, 7 și 9 C. proc. civ.

tezei de recurs susținute în baza art. 304 pct. 6 C. proc. civ.,

recurenta-pârâtă-reclamantă învederează că în mod greșit, instanța de apel,

admițând apelul părții adverse, a dispus interzicerea folosirii de către

recurentă în activitatea sa comercială a denumirii F., în condițiile în care

reclamanta însăși, prin cererea de chemare în judecată a solicitat interzicerea

mărcii a cărei titulară este: „F.A.”, prevalându-se de dispozițiile art. 35

(actual art. 36) alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

În consecință, prin

hotărârea atacată, instanța de apel a dat mai mult decât s-a cerut, extinzând

nepermis cadrul procesual stabilit prin cererea de chemare în judecată,

situație în care dispoziția instanței se extinde și asupra unor drepturi

proprii ale recurentei împotriva cărora aceasta nu a înțeles să se îndrepte

(numele comercial și mărcile comunitare în privința cărora recurenta are un

drept de utilizare ca urmare a contractului de licență din 3 martie 2008); pe

de altă parte, reclamanta niciodată nu s-a prevalat de dispozițiile Legii nr.

26/1990 privind registrul comerțului sau pe Regulamentul 207/2009 pentru o

eventuală solicitare de anulare a mărcilor comunitare.

motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., recurenta arată

că decizia recurată conține motive străine de natura pricinii.

Astfel, deși

reclamanta nu a invocat concurența neloială prin indicarea temeiului presupus

de Legea nr. 11/1991, în absența oricărei dezbateri asupra acestui aspect,

curtea de apel a reținut ca motiv pentru admiterea apelului reclamantei-pârâte,

și concurența neloială.

descris de ipoteza de la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., este susținut de

recurentă pe baza a șase critici de nelegalitate.

3.a. Greșita aplicare

a Regulii 16 din H.G. nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr.

84/1998.

Astfel, instanța de

apel a aplicat regulile anterior menționate verificând dacă marca F. este

notorie, însă norma nu era incidentă, întrucât recurenta susține că prin

cererea reconvențională a solicitat anularea mărcii reclamantei exclusiv în

baza art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, iar nu în temeiul

prevederilor art. 48 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 lit. d) din Legea nr.

84/1998 (în forma legii în vigoare la data formulării cererii reconvenționale),

ceea ce face inaplicabile criteriile prevăzute de Regula 16 din H.G. nr.

833/1998.

Astfel, în cazul

verificării condiției disponibilității semnului ales ca marcă, în virtutea

teritorialității acestui drept, legea stabilește prioritatea mărcilor - chiar

neînregistrate - notorii pe teritoriul respectiv și pentru publicul relevant

pentru produsele/serviciile în cauză; doar într-un atare context criteriile

stabilite de Regula 16 sunt aplicabile.

Dacă însă instanța

este chemată să analizeze reaua-credință la înregistrare a solicitantului,

singura întrebare la care instanța este chemată a răspunde este dacă

solicitantul (iar nu publicul relevant în majoritatea sau totalitatea sa) știa

sau trebuia să știe, în raport de gradul de cunoaștere al mărcii anterioare și

de statutul său de specialist sau nu, despre existența acestei mărci

(indiferent de teritoriul pe care se află solicitantul).

În acest sens,

recurenta invocă cele reținute în concluziile Avocatului General Sharpston în

Chocoladefabriken Lindt & Sphingli AG v. Franz Hauswirth GmbH, C-529/07:

„[..] o cerere de înregistrare făcută de un participant pe piață poate fi

considerată neloială și, prin urmare, judecată mult mai ușor ca fiind cu

rea-credință față de concurenții săi - a fortiori dacă acesta era un actor

recent pe piață și/sau a cărui prezentare beneficia doar de o notorietate

relativ redusă."

În cazul analizării

relei-credințe la înregistrare, în temeiul art. 48 alin. (1) lit. c) invocat de

recurentă, notorietatea mărcii anterioare se analizează în raport de solicitant

(cât de cunoscută era sau trebuia să fie marca pentru solicitant), pe când în

temeiul Regulii 16, analiza notorietății se face în raport de publicul larg

pentru că Regula 16 se aplică nu relei-credințe, ci conflictului dintre o marcă

solicitată spre înregistrare și o marcă notorie anterioară, în temeiul art. 48

alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. d) al Legii nr. 84/1998, texte

neinvocate de recurentă prin cererea reconvențională.

Dacă instanța de apel

ar fi aplicat corect textul legal menționat, ar fi fost în măsură să observe că

marca sa era suficient de notorie pentru a fi cunoscută de solicitant la data

solicitării înregistrării mărcii reclamantei, iar marca solicitată la

înregistrare, fiind marca unei societăți noi pe piață, nu se bucura de

notorietate.

3.b. Recurenta invocă

și aplicarea greșită a prevederilor art. 165 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009

al Consiliului privind marca comunitară (fostul art. 142 al Regulamentului

40/1994), instanța de apel stabilind greșit că pârâta nu se poate prevala de

drepturile proprii asupra mărcilor comunitare F. (cu privire la care deține un

drept de utilizare dobândit prin contractul din 3 martie 2008) și asupra

numelui comercial legal înregistrat (F.L.R. IFN).

Astfel, greșit s-a

stabilit că mărcile invocate de pârâtă au dobândit protecție pe teritoriul României

începând cu data de 1 ianuarie 2007, dată în raport de care s-a constatat că

marca reclamantei este anterioară.

Pentru a se putea

realiza aplicarea acestor norme legale, instanța de apel trebuia să uzeze de

instrumentele existente în chiar cuprinsul Regulamentului, respectiv de

definiția expresă dată noțiunii de marcă anterioară prin dispozițiile art. 8

din Regulament.

Or, art. 8 din

Regulament prevede că „mărci anterioare” înseamnă mărci a căror dată de

depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare, ținând

cont, dacă este cazul, de dreptul la prioritate invocat în sprijinul acestor

mărci.

Recurenta susține că,

în cazul de față, are un drept propriu, anterior înregistrării mărcii

reclamantei, drept ce poartă asupra mărcilor comunitare verbale (nu combinate,

precum marca reclamantei) F.T.T. și F.P.B., ambele cu dată de depozit

anterioară mărcii reclamantei.

3.c. Recurenta

susține și greșita aplicare a prevederilor art. 8 din Convenția de la Paris.

Astfel, în ce

privește dreptul propriu al recurentei asupra numelui comercial, câtă vreme

acesta nu a fost anulat recurenta susține că are un drept propriu să utilizeze

respectivul nume comercial.

Pe de altă parte,

recurenta învederează că și acest drept propriu al său este anterior înregistrării

mărcii reclamantei și protejat de lege. În același context, recurenta arată că

este membră a grupului F., iar grupul F. are un drept anterior asupra numelui

comercial „F.” de la înregistrarea acestui nume în 1990.

În plus, respectivul

drept asupra numelui comercial „F.” este protejat și în România prin aplicarea

prevederilor art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății

industriale din 20 martie 1883 a cărei formă revizuită la Stockholm în 1967 a

fost ratificată de România prin Decretul nr. 1.117/1968 și care instituie un

regim de protecție internațională, spre deosebire de sistemul de protecție a

mărcilor care este unul de protecție națională.

În fapt, art. 8 al

Convenției de la Paris instituie în sarcina statelor membre ale Uniunii obligația

de a proteja numele comerciale din celelalte state ale Uniunii, fără obligația

vreunei reînregistrări în fiecare dintre statele unde e solicitată protecția.

Or, instanța de apel

în mod eronat a aplicat art. 8 al Convenției de la Paris, în sensul în care

acesta s-ar referi la conflictul dintre un semn înregistrat național și marca

națională, acest conflict fiind reglementat de legislația națională [art. 6

alin. (4) lit. b) din Legea nr. 84/1998] și nefăcând obiectul Convenției de la

Paris, care reglementează protecția internațională a numelor comerciale.

Recurenta, ca

societate parte a grupului F., are un drept propriu de utilizare a numelui

comercial F., drept care aparține grupului F. în toate statele membre ale

Uniunii de la Paris în temeiul prevederilor art. 8 al acestei Convenții, încă

de la data primei dobândiri a acestuia, respectiv, anul 1990 când s-a născut

dreptul asupra numelui comercial F. în Benelux.

3.d. Recurenta invocă

și greșita aplicare a legii cu privire la administrarea și analizarea probei cu

înscrisuri.

Între înscrisurile

depuse ca probă la dosar, se află și un formular de modificare a dalelor de

identitate emis de către C.G.E.R. - B.E.A.A.C., membră a grupului F. care

poartă antet F. și care este semnat de dl. N.A., reprezentantul

reclamantei-pârâte.

Faptul că instanța de

apel nu ia în considerare acest act sub semnătură al domnului N.A. pe motiv că

acesta nu recunoaște semnătura sa, reprezintă o încălcare a prevederilor art.

182 alin. (3) C. proc. civ., prevedere care arată expres că atâta vreme cât

partea care contestă semnătura de pe un înscris depus ca probă, nu stăruie în

defăimarea înscrisului, acesta este considerat ca recunoscut, urmând a face

deci obiect al aprecierii judecătorului, așa cum se găsește depus la dosar.

Or, simpla mențiune a

reclamantei cum că persoana care reprezintă voința socială a acesteia nu

recunoaște semnătura, fără să fie urmată de procedura verificării de scripte

sau a înscrierii în fals, nu poate duce la înlăturarea înscrisului din cauză,

cum a procedat în speță instanța de apel.

În acest fel au fost

încălcate prevederile art. 178, 179 și 182 C. proc. civ., instanța de apel

stabilind greșit că pârâta-reclamantă era ținută să facă dovada că semnătura de

pe înscrisul în discuție aparținea d-lui N.A., sarcina contestării acestui

înscris în formele prescrise de aceste prevederi procedurale, revenind părții

care îl contesta.

3.e. Recurenta invocă

și greșita aplicare a testului obligatoriu de determinare a relei-credințe la

înregistrarea unei mărci.

Sub acest aspect,

după cum s-a stabilit de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene în

Cauza Lindt, anterior citată, testul obligatoriu pentru aprecierea existenței

relei-credințe la înregistrarea mărcii impune anumite criterii care trebuie

urmate de către instanță.

Astfel, pentru a se

reține existența relei-credințe se impune (i) fie ca solicitantul să fi știut

de existența dreptului anterior, (ii) fie ca solicitantul să fi trebuit să știe

de existența acestuia.

Curtea de Justiție a

Comunităților Europene instituie o prezumție de cunoaștere a existenței mărcii

anterioare, formulată în următorii termeni: „o prezumție de cunoaștere de către

solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru

un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui

înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în

sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută,

această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de

utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât

este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul

depunerii cererii de înregistrare.”

Or, în speța de față,

instanța de apel în mod eronat a căutat să argumenteze lipsa relei-credințe pe

inexistența unei dovezi directe de cunoaștere a mărcii F. de către dl. N.A.,

reprezentantul reclamatei-pârâte, atât timp cât elementul subiectiv,

intelectiv, al cunoașterii mărcii F. putea reieși pe bază de prezumții, din

împrejurări precum cele relevate de jurisprudența Curții de Justiție a

Comunităților Europene în materie, sens în care recurenta prezintă o evaluarea

proprie a probelor cauzei.

În concluzie,

recurenta susține că respingerea apelului pârâtei pe motiv că persoana care

reprezenta voința socială a reclamantei sau reclamanta nu cunoșteau activitatea

și denumirea grupului F. la data solicitării la înregistrare a mărcii, este

lipsită de temei legal deoarece este apreciată în afara testului legal complet

privind reaua-credință, motiv de modificare a hotărârii atacate, potrivit

prevederilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

3.f. Recurenta mai

critică greșita analizare a criteriilor de determinare a unei posibile confuzii

între mărcile supuse analizei în prezentul litigiu.

Astfel, se arată că

nici sub aspectul determinării posibilei confuzii între mărcile în dispută

instanța de apel nu a avut în vedere criteriile legale, respectiv, testul

uzitat în practica Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Deși reclamanta a

solicitat prin cererea de chemare în judecată interzicerea utilizării de către

recurentă a mărcii a cărei titulară este, „F.A.", instanța a stabilit

interzicerea utilizării denumirii „F.” în condițiile în care acest element

verbal este doar o parte a mărcii, iar elementul verbal, la rândul său, este

doar o parte a mărcii combinate a cărei titulară este reclamanta.

Recurenta arată că

instanța de apel nu a făcut o analiză a ponderii distinctivității elementelor

într-o marcă combinată, cum de altfel impune jurisprudența O.H.I.M.

Instanța de apel a

eliminat din analiza sa atât elementul grafic al mărcii combinate, cât și o

parte a elementului verbal („A.”), cu privire la care s-a reținut sumar că

reprezintă un element nedistinctiv, fără nicio referire sau analiză a

importanței din punct de vedere al consumatorului relevant (deciziile Curții de

Justiție a Uniunii Europene în cazuri precum Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co

GmbH v. Klijsen Handel BV”).

O analiză a

similarității semnului cu marca, dacă instanța ar fi urmărit într-adevăr

efectuarea unei astfel de analize, trebuia să ia în calcul marca în ansamblul

său (adică atât elementul grafic cât și elementul verbal) și nu fiecare dintre

elementele sale componente.

Mai mult, etapele

esențiale într-o astfel de evaluare sunt analizarea similarității produselor și

serviciilor și mai ales delimitarea publicului relevant, ambele criterii fiind

absente din decizia recurată.

Astfel, instanța de

apel nu a indicat în decizia atacată care este semnul presupus a contraface

marca reclamantei, cu atât mai puțin elementele stabilite ca esențiale pentru o

analiză a similarității și riscului de confuzie.

Instanța de apel în

singurul paragraf dedicat analizei similarității se referă la „mărcile în

conflict”; or, dacă există un conflict între mărci, acțiunea în contrafacere

este inadmisibilă, întrucât în prealabil ar trebui promovată o acțiune în

anulare.

Instanța de apel a

făcut referire la riscul de confuzie considerat a fi creat de acest „conflict”

în percepția publicului, fără a face nicio delimitare cu privire la acest

public, element esențial al analizării unei cereri privind contrafacerea

mărcii.

Nu în ultimul rând,

recurenta arată că instanța de apel nu indică nici care sunt mărcile în

conflict, nici care sunt elementele lor dominante, după cum nu sunt indicate

nici produsele identice sau similare asupra cărora sunt aplicate, nici asupra

similarității vizuale, fonetice și conceptuale dintre acestea, așa cum impun,

de altfel, deciziile instanțelor comunitare în materie.

Recurenta conchide că

în absența tuturor acestor elemente de apreciere a pretinsei similarități și

riscului de confuzie, decizia recurată este nelegală, fiind pronunțată fără a

se face o analiză juridică a aspectelor de fapt relevante.

Intimatele cauzei nu

au formulat întâmpinare la motivele de recurs.

La termenul de

judecată din 10 iunie 2011, Înalta Curte a încuviințat proba cu înscrisuri noi,

la solicitarea recurentei-pârâte-reclamante ce au fost depuse la termenul de

judecată ulterior, probe prin care a învederat că intenționează dovedirea

notorietății mărcii F. în Belgia, la nivelul anului 2000; totodată, la același

termen, recurenta-pârâtă-reclamantă a învederat că formulează o solicitare de

întrebare preliminară care să fie adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene,

în temeiul art. 267 din Tratat privind Funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.)

în legătură cu interpretarea prevederilor art. 165 alin. (1) și alin. (5) din

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind

marca comunitară (corespunzător art. 159a alin. (1) și (5) din Regulamentul

(CE) nr. 40/1994 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară.

Cererea pentru

formularea unei întrebări preliminare a fost respinsă ca neîntemeiată pentru

motivele consemnate în practicaua încheierii din 4 noiembrie 2011.

Recursul formulat

este fondat, potrivit celor ce succed.

Prezenta cauză are ca

obiect acțiunea în contrafacere formulată de reclamanta-pârâtă SC F.A.B.A.R.

SRL împotriva pârâtei-reclamante SC F.L.R. IFN SA prin care a solicitat, în

temeiul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (actual art. 36), să se

interzică pârâtei să folosească marca F. a cărei titulară este, în activitatea

comercială a acesteia, în scopuri publicitare, pentru serviciile financiare pe

care le oferă, precum și în orice alte scopuri.

Pârâta-reclamantă

(recurenta cauzei), la rândul său, a învestit instanța de fond cu cererea

reconvențională de anulare pentru rea-credință a mărcii reclamantei pârâte

F.A., înregistrată la 27 ianuarie 2003 pentru clasa de servicii 36: asigurări,

afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare; cererea a fost

întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în

numerotarea legii de la data formulării cererii, actual art. 47 din aceeași lege;

de asemenea, s-a solicitat să se dispună în sarcina reclamantei-pârâte

interzicerea folosirii mărcii F. și obligarea acesteia să se abțină de la orice

acte sau fapte de natură a duce atingere drepturilor pârâtei

Totodată, în cauză

s-a formulat cerere de intervenție de către F. NV (persoană juridică olandeză)

și F. SA/NV (persoană juridică belgiană) cu un conținut identic cu cel al

cererii reconvenționale, solicitându-se, de asemenea, anularea pentru

rea-credință a mărcii al cărei titular este reclamanta-pârâtă și interzicerea

folosirii acesteia în activitatea comercială a aceleiași reclamante pârâte.

Reclamanta-pârâtă

este titulară a mărcii individuale combinate F.A., din 27 ianuarie 2003, având

culori revendicate albastru și alb, cu disclaimer pentru denumirea A., potrivit

Regulii 17 alin. (4) din H.G. nr. 833/1998 privind aprobarea regulamentului de

aplicare a Legii nr. 84/1998, așadar, fără a avea exclusivitate asupra acestei

din urmă denumiri.

Pârâta-reclamantă

este titulară a numelui comercial F.L. și se prevalează, în justificarea

legitimității folosirii ca marcă a semnului disputat, de acordul încheiat cu

intervenientele la 3 martie 2008 prin care acestea au „consimțit și confirmat

că utilizarea F. de către F.L.R. SA în România a fost și este făcută cu

cunoștința și acordul nostru”, denumirea corectă a pârâtei-reclamante fiind

însă SC F.L.R. IFN SA.

Intervenientele sunt

titulare ale mărcilor comunitare F.T.T., F.P.B., F.P.F.S., F., F.B.L., F.I.C.,

F.F., F.M.F.

Prin sentința

pronunțată de tribunal, cererile tuturor părților au fost respinse ca

neîntemeiate.

Prin decizia recurată

însă, instanța de apel a admis apelul formulat de reclamanta-pârâtă, schimbând

în parte sentința, astfel că, s-a dispus admiterea cererii principale precizate

și, în consecință, s-a interzis pârâtei să folosească în activitatea sa

comercială, în scopuri publicitare sau pe documente, precum și în orice alte

scopuri, a denumirii F.; s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Raportat la soluția

instanței de apel, recurenta a susținut ca primă critică, întemeiată pe

dispozițiile art. 304 pct. 6 C. proc. civ., că instanța de apel a acordat mai

mult decât s-a cerut, prin soluția criticată dispunându-se și interzicerea

folosirii numelui său comercial, iar nu doar a mărcii F.

Înalta Curte constată

că reclamanta-pârâtă a construit întreaga argumentare a cererii de chemare în

judecată (formulată inițial pe calea ordonanței președințiale și ulterior

precizată pe dreptul comun) având în vedere folosirea mărcii sale de către

pârâtă în activitatea comercială, fără a indica și ipoteza încălcării dreptului

său la marcă prin înregistrarea numelui comercial al pârâtei.

Or, așa cum corect

susține recurenta, dispunându-se interzicerea folosirii denumirii F. de către

pârâtă în activitatea sa comercială, instanța de apel a dispus și ceea ce nu

s-a cerut, interpretând extensiv cererea de chemare în judecată.

Pe de altă parte,

chiar în cazul în care cererea de chemare în judecată era susceptibilă și de

interpretarea potrivit căreia reclamanta a solicitat (generic) interzicerea

folosirii denumirii F., petitului având o formulare echivocă, ea trebuia

interpretată potrivit regulii in dubio pro reo, așadar în favoarea pârâtei; în

plus, cererile deduse judecății trebuie interpretate în coroborare cu cele

arătate de titularul cererii în motivarea în fapt și în drept a acesteia,

astfel că, instanța de apel nu avea temeiuri legale de a dispune o măsură extra

petita, în condițiile în care întreaga argumentare a reclamantei tindea la

finalitatea interzicerii folosirii semnului cu funcțiile mărcii.

Înalta Curte constată

că reclamanta însăși este cea care a generat acest echivoc prin modalitatea

defectuoasă în care a formulat cererea de chemare în judecată - interzicerea

folosirii mărcii F. -, deoarece ceea ce este marcă pentru reclamant, în

principiu (cel puțin la momentul inițierii cererii de chemare în judecată, până

la formularea apărărilor pârâtului), reprezintă semn pentru pârât într-o cerere

în contrafacere, pentru o atare concluzie fiind suficient a se observa

formularea textului de la art. 36 (fost art. 35) din Legea nr. 84/1998.

Pentru depășirea

acestui neajuns legat de formularea cererii de chemare în judecată, prima

instanță era ținută să ceară lămuriri părții reclamante, în virtutea

obligațiilor instituite de art. 129 alin. (4) și (5) C. proc. civ.; în recurs

însă, acest moment procesual [art. 132 alin. (1) C. proc. civ.] este depășit,

astfel că, recurenta-pârâtă în mod corect a invocat depășirea limitelor

învestirii instanței prin cererea de chemare în judecată, ceea ce conduce la

constatarea caracterului fondat al motivului de recurs întemeiat pe prevederile

art. 304 pct. 6 C. proc. civ., instanțele de fond nefiind învestite cu

solicitarea reclamantei de a interzice pârâtei folosirea propriului său nume

comercial.

În ce privește

interzicerea folosirii mărcilor comunitare (argument invocat de recurentă din

aceeași perspectivă a art. 304 pct. 6 C. proc. civ.), aceasta este este o

chestiune ce va fi tratată în continuare, prin analiza celorlalte critici formulate

de recurentă, concluzia nefiind similară celei referitoare la numele comercial.

Înalta Curte constată

nefondată critica întemeiată pe art. 304 pct. 7 C. proc. civ., întrucât

instanța de apel nu a reținut în sarcina recurentei-pârâte concurența neloială

ca temei distinct pentru admiterea cererii în contrafacere, ci a invocat-o ca o

circumstanță a acțiunii fundamentate pe prevederile art. 36 (fost art. 35) din

Legea nr. 84/1998.

Asupra cererii

reconvenționale - anularea mărcii reclamantei pentru rea-credință formulată în

baza art. 48 lit. c) - actual art. 47 - din Legea nr. 84/1998, se impun câteva

precizări prealabile.

Conform art. 165

alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare 207/2009 [fost art. 159a alin. (1)

din Regulamentul nr. 40/1994]: „De la data aderării Bulgariei, a Republicii

Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a

Poloniei, a României, a Sloveniei și a Slovaciei (...), o marcă de comerț

comunitară înregistrată sau solicitată, în conformitate cu prezentul

regulament, înaintea respectivelor date de aderare, se extinde în teritoriul

acestor state membre, pentru a avea același efect în întreaga Comunitate."

Întrucât

regulamentul, ca act comunitar obligatoriu, are aplicabilitate directă în

statele membre, fără transpunere într-un act normativ național, inclusiv în

noile state membre, se constată că efectul extinderii pe teritoriul României a

protecției mărcii comunitare înregistrate sau depuse spre înregistrare s-a

produs cu începere de la data aderării, 1 ianuarie 2007, astfel cum corect au

reținut și instanțele de fond.

Acest efect se

produce exclusiv pentru viitor, în virtutea principiului neretroactivității

actelor normative, recunoscut și în dreptul comunitar, care presupune că orice

act normativ produce efecte, ca regulă, de la data intrării sale în vigoare

(momentul aderării unui nou stat membru la Uniunea Europeană reprezentând o

excepție expres prevăzută de regulament).

Ca atare, drepturile

dobândite prin înregistrare la nivel național sunt pe deplin valabile și

continuă să producă efecte și după data aderării, decurgând dintr-o ordine

juridică internă ce nu includea încă legislația comunitară (cu excepția actelor

și tratatelor internaționale ratificate de România în materia drepturilor

omului).

Pe acest temei,

soluția conflictului dintre o marcă comunitară și una națională identice sau

similare, înregistrate pentru produse/servicii identice sau similare, nu poate

fi aceea a comparării datelor de depozit, deoarece ar însemna că o marcă

comunitară produce, pe teritoriul României, efecte anterior aderării, așadar

pentru trecut, pentru că numai în acest fel ar putea reprezenta o marcă

anterioară cererii de înregistrare a mărcii naționale.

Or, atare consecință

este inadmisibilă, cât timp contravine principiului deja enunțat, al

neretroactivității actelor normative.

Art. 165 alin. (5)

din Regulament prevede că „utilizarea unei mărci comunitare vizate la alin. (1)

(înregistrate sau depuse spre înregistrare înainte de aderare) „poate fi

i