2ra-2129/13 — Repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii

Prima instanţă: M. Ciugureanu 2ra - 2129/13 DECIZIE 10 iulie 2013 mun.

Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: Preşedintele completului, judecătorul – Svetlana Filincova Judecătorii – Svetlana Novac, Tatiana Vieru Galina Stratulat şi Iurie Bejenaru examinînd recursul declarat de către Societatea pe Acţiuni „Incomlac”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” împotriva Societăţii pe Acţiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 04 februarie 2013, prin care acţiunea a fost admisă, constată La 01.11.2011, SA „Orhei-Vit” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii.

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, la 07.11.2005 a înregistrat la AGEPI marca NATURALIS nr. 12910, pentru clasele 29 şi 32 conform clasificării de la NISA. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău nr. 2-287/08 din 17.12.2008, a fost recunoscut faptul notorietăţii mărcii NATURALIS din 01.01.2007 înregistrată după SA „Orhei – Vit”. Susţine reclamantul că, contrar normelor legale şi concurenţei loiale, SA „Incomlac” ilicit utilizează marca NATURALIS pentru promovarea produselor sale în internet, ziare şi pe ambalajul produselor, astfel comercializează îngheţata (sorbetul) – NATURALIS, atît pe piaţa internă din Republica Moldova cît şi pe teritoriul Ucrainei. Pîrîtul promovează noutatea anului 2011, îngheţata (sorbetul) Naturalis, care este expus în soc de căpşună, cu şi fără glazură.

Anul viitor pîrîtul urmează să producă şi să comercializeze sorbetul Naturalis cu noi arome cu conţinut de fructe de pădure şi mere. Pîrîtul consideră că produsele sale cu denumirea NATURALIS ajută clienţii să descopere lumea îngheţatei din fructe. Indică reclamantul că, s-a adresat executorului judecătoresc I. Furdui, iar acesta în temeiul art. 25 Cod de executare , a constatat faptul comercializării de către pîrît pe piaţa internă a îngheţatei cu marca Naturalis, fapt confirmat prin procurarea şi anexarea bonurilor fiscale, ambalajelor îngheţatei şi 10 poze color la procesul-verbal de constatare a faptelor. La 29.07.2011, s-a adresat către SA „Incomlac” cu cerere privind încetarea producerii, stocării şi comercializării produselor cu marca Naturalis, însă pîrîtul a neglijat-o.

Astfel, conform art. 8 alin. (1) lit.d) din Legea cu privire la protecţia concurenţei, agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca comercială a unui alt agent economic. Prin utilizarea semnului NATURALIS pentru promovarea şi comercializarea îngheţatei, pîrîtul a indus publicul în eroare referitor la producătorul produselor comercializate. Susţine reclamantul că, publicul crede că producătorul îngheţatei NATURALIS este SA „Orhei – Vit”, ci nu SA „Incomlac”, astfel se constată o concurenţă neloială. Pentru promovarea şi comercializarea îngheţatei, SA „Incomlac” a dezorientat consumatorul şi a cauzat SA „Orhei-Vit” un prejudiciu material în mărime de 3 000 000 (trei milioane) lei.

Solicită reclamantul SA „Orhei-Vit” să fie încasat de la SA „Incomlac” suma de 3 000 000 lei cu titlu de prejudiciu material, a interzice SA „Incomlac" producerea şi realizarea produselor cu denumirea NATURALIS pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a interzice exportul de produse cu denumirea NATURALIS, a interzice utilizarea mărcii comerciale NATURALIS în activitatea comercială, de stocare şi publicitate şi a obliga SA „Incomlac” să retragă din reţeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite şi alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vînzare (f.d.3-6).

În procesul examinării acţiunii, reclamantul SA „Orhei-Vit” şi-a majorat cuantumul pretenţiilor în acţiune, solicitînd să fie încasat de la SA „Incomlac” suma de 3 426 000 lei cu titlu de prejudiciu material, precum şi a interzice SA „Incomlac” producerea şi realizarea produselor cu denumirea NATURALIS pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a interzice exportul de produse cu denumirea NATURALIS, a interzice utilizarea mărcii comerciale NATURALIS în activitatea comercială, de stocare şi publicitate şi a obliga SA „Incomlac” să retragă din reţeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite şi alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vînzare (f.d.162).

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 februarie 2013, acţiunea depusă de SA „Orhei – Vit” a fost admisă. S-a încasat de la SA „Incomlac” în beneficiul SA „Orhei – Vit” prejudiciul material în sumă de 3 426 000 (trei milioane patru sute douăzeci şi şase mii) lei pentru folosirea ilegală a semnului identic cu marca NATURALIS pentru produse diferite, care a profitat de renumele mărcii. S-a interzis SA „Incomlac” producerea şi realizarea produselor cu denumirea NATURALIS pe întreg teritoriul Republicii Moldova. S-a interzis SA „Incomlac” exportul produselor cu denumirea NATURALIS. S-a interzis SA „Incomlac” utilizarea mărcii comerciale NATURALIS în activitatea comercială, de stocare şi publicitate.

S-a obligat SA „Incomlac” să retragă din reţeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite şi alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vînzare. La 20.02.2013, SA „Incomlac” a declarat recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 04 februarie 2013, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. În motivarea cererii de recurs recurentul a indicat că, instanţa de judecată la adoptarea hotărîrii a interpretat în mod eronat normele de drept material, a examinat pricina unilateral, neobiectiv, dînd apreciere greşită probelor administrate.

Instanţa de judecată a admis acţiunea intimatului, fără a constata faptul încălcării dreptului asupra mărcii, iar avizul-expertiză pe care şi-a întemeiat concluzia prima instanţă nu este o probă pertinentă şi concludentă, deoarece a fost efectuată în baza unor presupuneri, fără a dispune de careva bază de calcul. La 24.06.2013, SA „Orhei-Vit” a depus referinţă la recursul declarat de SA „Incomlac”, solicitînd respingerea recursului ca fiind inadmisibil. Verificînd temeiurile invocate în cererea de recurs în raport cu hotărîrea contestată şi prevederile Legii, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin. (1) lit. b) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre.

Din materialele dosarului rezultă că, SA „Orhei – Vit” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Incomlac” prin care solicită încasarea prejudiciul material în sumă de 3 426 000 (trei milioane patru sute douăzeci şi şase mii) lei pentru utilizarea semnului NATURALIS, interzicerea producerii şi realizării produselor cu denumirea NATURALIS, interzicerea exportului produselor cu denumirea NATURALIS, interzicerea utilizării mărcii comerciale NATURALIS şi obligarea retragerii din reţeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite şi alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vînzare, invocînd că, prin utilizarea semnului „NATURALIS” pentru promovarea şi comercializarea produselor din sorbet (îngheţată), SA „Incomlac” a dezorientat consumatorul, astfel cauzîndu-i un prejudiciu material în sumă de 3 426 000 lei.

La fel, din materialele cauzei rezultă că, conform certificatului de înregistrare a mărcii comerciale nr. 12910 din 07.11.2005, marca „Naturalis” este înregistrată după SA „Orhei – Vit” pentru clasele: 29 – fructe şi legume conservate; 32 – băuturi din fructe şi sucuri din fructe şi din legume, băuturi nealcoolice conţinînd fructe, nectar, sucuri naturale din fructe fără aditivi, suc de mere, suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, suc de vişine şi cireşe, suc de prune, suc de piersici, suc de caise, de mere, de coacăză, suc de ere şi vişine, suc multifrut, sucuri de legume, suc de roşii, suc de morcov, suc de mere şi morcov, şi recunoscută în Moldova drept marcă notorie, fapt confirmat prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 17 decembrie 2008. Conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14426 din 24.09.2007, după Buga Pentru a fost înregistrată marca „NATURALIS” pentru clasele: 03- preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţire, lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, 35 –publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou.

La 01 ianuarie 2011, între Buga Petru, în calitate de licenţiar, şi SA „Incomlac” , în calitate de licenţiat, a fost încheiat contractul de licenţă de marcă, potrivit căruia Buga Petru a acordat SA „Incomlac” licenţa exclusivă de folosire a mărcii protejată prin certificat. Totodată, licenţiatului fiindu-i acordat dreptul: de aplicare a mărcii pe produsele şi /sau pe ambalajul acestora, în publicitate, în imprimare, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele prezentate în expoziţii şi tîrguri organizate pe teritoriu, precum şi dreptul de a acorda sublicenţe persoanelor terţe în teritoriu, în condiţiile coordonate cu licenţiatorul.

Termenul de valabilitate a contractului fiind pînă la 31 decembrie 2012. Astfel, instanţa de recurs reţine că, SA „Incomlac”, în perioada 01.01.2011- 31.12.2012, a utilizat marca „NATURALIS”, în temeiul contractului de licenţă din 01.01.2011 încheiat cu Buga Petru, căruia îi aparţine marca NATURALIS conform certificatului 15426 din 24.09.2007, în scopuri publicitare pentru promovarea şi comercializarea produsele sale din clasa 30, şi anume, pentru îngheţată, fapt care este confirmat şi de către reclamant /intimat în cererea de chemare în judecată, ci nu pentru clasa 32 (băuturi din fructe şi sucuri din fructe şi legume) pentru care este înregistrată marca „Naturalis” după SA „Orhei Vit”.

Contractul de licenţă din 01.01.2011, la momentul adresării în instanţa de judecată era valabil şi nu era lovit de nulitate după cum a concluzionat prima instanţă, deoarece nici Legea privind protecţia mărcilor şi nici Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj, şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin HG nr. 612 din 12.08.2011, Monitorul Oficial nr. 135-138 /682 din 19.08.2011, nu conţine norme obligatorii privind înregistrarea contractelor, cu excepţia contractului de gaj. Înregistrarea contractelor cesiune, licenţă şi franchising la AGEPI se realizează la solicitarea titularului sau solicitanţilor obiectelor de proprietate industrială.

Prin urmare, SA „Incomlac” legal a utilizat marca NATURALIS care îi aparţine lui Buga Petru. Atît contractul de licenţă cît şi certificatului de înregistrare a mărcii NATURALIS nr. 14426 din 24.09.2007, sunt valabile. Ba mai mult ca atît, produsele pentru care a fost înregistrată marca NATURALIS după SA „Orhei-Vit” (clasa 29, 32) şi Buga Petru ( clasa 03, 35), ulterior prin contractul de licenţă după SA „Incomlac”, nu sunt identice, respectiv produsele protejate de marca reclamantului/intimatului – Naturalis şi cea protejată de marca recurentului/intimatului –NATURALIS sunt diferite. Conform art. 2 din Legea cu privire la protecţia mărcilor, marcă – orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Or, reieşind din textul legii citate, calitatea reclamantei/intimatei, SA „Orhei- Vit”, de titulară a mărci înregistrată „Naturalis”, îi conferă acesteia dreptul exclusiv de a se bucura de marcă pentru produsele pentru care a fost înregistrată, adică pentru băuturi din fructe şi sucuri din fructe şi din legume, băuturi nealcoolice conţinînd fructe, nectar, sucuri naturale din fructe fără aditivi, suc de mere, suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, suc de vişine şi cireşe, suc de prune, suc de piersici, suc de caise, de mere, de coacăză, suc de ere şi vişine, suc multifrut, sucuri de legume, suc de roşii, suc de morcov, suc de mere şi morcov.

La caz, s-a stabilit cu certitudine că, marca „NATURALIS”, titularul căruia este Buga Petru, preluată de SA „Incomlac” , a fost înregistrată după acesta pentru alte clase, decît cea înregistrată după SA „Orhei Vit” , şi anume, pentru clasele: 03- preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; 35 –publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou. Or, altfel, spus, marca „Naturalis” înregistrată după SA „Orhei Vit” nu include şi clasa 35. Astfel, instanţa de recurs conchide că, dreptul asupra mărcii NATURALIS în clasa 35, preluat de SA „Incomlac” de la Buga Petru a fost utilizat în scopuri publicitare pentru promovarea produselor proprii - îngheţată, avînd drepturi depline pentru aceasta.

Conform standardului de firmă SF0428383-020:2008 „îngheţată”, SA „Incomlac”, după tehnologie, produce 1) îngheţată - produs fabricat din amestecuri lichide pe bază de lapte, sau amestec de lapte şi grăsimi vegetale, de fructe şi pomuşoare, 2) şerbet – îngheţată pe bază de amestec de lapte cu conţinut redus de grăsime şi proteine şi conţinutul sporit de zaharoză, 3) sorbet – îngheţată fabricată în baza siropului de zahăr cu adausuri de aditivi de gust şi aromă şi 4) îngheţată sufleu – îngheţată de toate tipurile cu consistenţă densă, adică îngheţată, un produs total diferit de cel al intimatului, care produce băuturi din fructe şi sucuri din fructe şi din legume. Prin urmare, argumentul intimatului invocat în cererea de chemare în judecată precum că, consumatorul ar putea confunda aceste două produse este pur declarativ, iar concluzia primei instanţe în acest sens ca fiind eronată.

La materialele dosarului nu este anexat nici un înscris, probă sau rezultatele vre-unui sondaj public, din care s-ar deduce şi s-ar adeveri argumentele reclamantului invocate în cererea de chemare în judecată, şi anume că, consumatorul este dezorientat, că publicul consideră că îngheţata NATURALIS este produsă de SA „Orhei Vit”, precum şi că s-a constat o concurenţă neloială din partea SA „Incomlac”. Or, reieşind din prevederile art. art.2, 14 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, prerogativa de a stabili există sau inexistenţa acţiunii de concurenţă neloială, îi aparţine Consiliului Concurenţei, în baza plîngerii privind presupusa acţiune de concurenţă neloială depusă de întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate.

O decizie a Consiliului Concurenţei în acest sens la materialele dosarului nu este anexată. În atare circumstanţe, instanţa de recurs ajunge la concluzia că, SA „Incomlac” nu a încălcat dreptul SA „Orhei-Vit” asupra mărcii „Naturals” înregistrată pentru clasa 29 şi 32, iar aceasta constituie temei de respingere integrală a acţiunii, deoarece reieşind din conţinutul art. 72 alin. (1) din Legea cu privire la protecţia mărcilor, pîrîtul repară paguba în cazul în care a încălcat drepturile titularului mărcii. Or, reieşind din normele art. 118 CPC, care prevăd obligaţiunea părţilor să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, în caz în care cerinţele reclamantului nu se confirmă prin cumulul de probe admisibile, instanţa judecătorească urmează să respingă acţiunea.

Cît priveşte concluzia primei instanţe, instanţa de recurs reţine că, prima instanţă, admiţind integral acţiunea SA „Orhei-Vit” , şi-a motivat concluzia sa pe avizul de expertiză nr. 02/11/12 din 14.11.2012, întocmit de evaluatorul proprietăţii intelectuale Vitanov A., potrivit căruia valoarea prejudiciului material, ca urmare a încălcării de către SA „Incomlac” a drepturilor exclusive asupra mărcii comerciale „NATURALIS”, la situaţia de 01.10.2012, constituie aproximativ 3 426 000 lei, care în opinia instanţei de recurs nu este un mijloc de probă pertinent şi verosimil, nu are o forţă probantă prestabilită şi nu are prioritate faţă de alte probe din dosar, dar se apreciază în cumul cu alte probe în ansamblul şi interconexiunea lor.

Avizul de expertiză nu poate fi examinat ca o probă deplină şi completă fiindcă concluzia expertului nu este una concludentă, ba din contra, se bazează pe presupuneri şi probabilităţi, expertul utilizînd „metode de orientare, că poate fi aplicată metoda şi poate fi trasă concluzia”. Mai mult ca atît, instanţa de recurs reţine că, în valoarea prejudiciului, expertul a inclus şi preţul contractului de licenţă, pe care, în opinia expertului, SA „Incomlac” trebuia să-l încheie cu SA „Orhei-Vit”, evaluat la suma de 2 864 912 lei, ci nu cu Buga Petru.Astfel expertul fără încuviinţarea instanţei a mărit obiectul cercetării, ceea ce contravine prevederilor art. 154 CPC. Or, reieşind din prevederile art. 6 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, dreptul de a alege, la caz, cu cine să încheie contractul de licenţă, îi aparţine agentului economic SA „Incomlac”, expertului prin lege fiindu-i atribuite alte drepturi şi obligaţii.

Reieşind din cele stabilite, instanţa de recurs nu poate reţine avizul de expertiză nr. 02/11/12 din 14.11.2012, întocmit de evaluatorul proprietăţii intelectuale Vitanov A., ca o probă concludentă şi pertinentă cazului dedus judecăţii. La fel, instanţa de recurs consideră că, nici motivul invocat de reclamant/intimat în cererea de chemare privind notorietatea mărcii comerciale „Naturalis” nu poate fi aplicabil litigiului, deoarece marca „Naturalis” a cărei notorietate a fost recunoscută prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 17 decembrie 2008, ca şi condiţie ce defineşte însăşi conceptul de marcă se deosebeşte de marca „NATURALIS”, preluată de SA „Incomlac” de la Buga Petru, atît după clasele pentru care a fost înregistrată marca cît şi după produse, care nu fac parte din aceiaşi categorie de clasă.

Avînd în vedere că, argumentele invocate de către SA „Orhei-Vit” în cererea de chemare în judecată nu şi-au găsit confirmare, iar SA „Incomlac” legal a utilizat marca „NATURALIS ” în temeiul contractului de licenţă din 01.01.2011 încheiat cu Buga Petru, căruia îi aparţine marca NATURALIS conform certificatului 15426 din 24.09.2007, instanţa de recurs ajunge la concluzia netemeiniciei şi ilegalităţii acţiunii depusă de SA „Orhei-Vit” împotriva Societăţii pe Acţiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii.

În astfel de circumstanţe, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de SA „Incomlac” , a casa integral hotărîrea primei instanţe şi a emite o nouă hotărîre, prin care se respinge cererea de chemare în judecată depusă de SA „Orhei-Vit” împotriva Societăţii pe Acţiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii. În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, d e c i d e: Se admite recursul declarat de Societatea pe Acţiuni „Incomlac”.

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 februarie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” împotriva Societăţii pe Acţiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii, şi în cauza dată se emite o nouă hotărîre prin care: Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” împotriva Societăţii pe Acţiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor şi utilizării mărcii,. Decizia este irevocabilă. Preşedintele şedinţei, Judecătorul: Svetlana Filincova Judecătorii: Svetlana Novac Tatiana Vieru Galina Stratulat Iurie Bejenaru