2ra-731/17 — încălcarea drepturilor asupra mărcilor si repararea prejudiciului material

2ra-731/17 — încălcarea drepturilor asupra mărcilor si repararea prejudiciului material (Curtea Supremă de Justiție, 2017)

prima instanță: A. Panov dosarul nr. 2ra-731/17

D E C I Z I E

26 aprilie 2017 mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Iulia Sîrcu

Judecătorii Sveatoslav Moldovan, Maria Ghervas

Ion Druță, Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către Societatea cu răspundere limitată

„Artion Lux”,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății cu răspundere

limitată „iRobot” împotriva Societății cu răspundere limitată „Artion Lux” cu privire

la încălcarea drepturilor asupra mărcilor și repararea prejudiciului material,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2016, prin care

acțiunea a fost admisă,

c o n s t a t ă:

La data de 20 ianuarie 2015, SRL „iRobot” a depus cerere de chemare în

judecată împotriva SRL „Artion Lux” cu privire la repararea prejudiciului material.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, pe teritoriul Republicii Moldova

au fost înregistrate după ea următoarele mărci comerciale: marca comercială Barier,

adeverința nr. 12156 pe numele SA „Mettem-Tehnologhii”, iar dreptul exclusiv de

utilizare a mărcii pe teritoriul țării aparține reclamantei în baza contractului nr. 1096

din 07 septembrie 2007; marca comercială Apa Nouă (Новая Вода), adeverința

nr.12157 pe numele lui Vitalii Gomeniuc, care i-a transmis dreptul exclusiv de

utilizare a mărcii pe teritoriul țării în temeiul contractului nr. 1096 și marca

comercială Gheizer, deținută în baza contractului de licență din 11 iunie 2013.

Menționează că, mărcile enunțate sunt înregistrate în clasa nr. 11 a mărfurilor

și, anume, „aparate și filtre pentru curățarea apei”.

Susține că, mărfurile, care sunt înregistrate sub mărcile menționate, pot fi

livrate, produse, comercializate pe teritoriul Republicii Moldova exclusiv de către

reclamantă sau de terți doar cu acordul acesteia.

Afirmă că, în urma cumpărăturilor de control efectuate de managerii

companiei s-a constatat că, în perioada anilor 2011-2014, pârâta a încălcat cu bună-

credință drepturile sale prin importul, vânzarea, distribuirea produselor sub mărcile

1

menționate pe teritoriul Republicii Moldova fără acordul titularului de drepturi,

cauzându-i, astfel, un prejudiciu real.

Relevă că, conform art. 61 din Legea privind protecția mărcilor, orice

persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea

unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune

în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Sunt în

drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes

legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: titularul mărcii;

orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în

condițiile art.27 alin.(6); alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de

drepturi.

Mai relevă că, conform art. 72 alin. (1) lit. a) din Legea menționată, la cererea

părții lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau

având motive rezonabile de a ști acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele

pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La

stabilirea despăgubirilor se va ține cont de toate aspectele relevante, cum ar fi

consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată,

beneficiile realizate pe nedrept de pârât și, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna

morală cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale.

Invocă că, în vederea soluționării problemei pe cale amiabilă, în adresa pârâtei

a fost expediată o reclamație, însă aceasta, primind reclamația, a dat un răspuns

evaziv și ambiguu, nedorind să repare prejudiciul.

Solicită încasarea de la pârâtă a sumei de 213050 lei, cu titlu de prejudiciu

material.

Ulterior, SRL „iRobot” a depus cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând

obligarea SRL „Artion Lux” de a scoate din circuitul civil, pe propria cheltuială,

toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЬЕР,

НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și încasarea de la pârâtă

a sumei de 137985 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra

mărcii БАРЬЕР, a cheltuielilor pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei

și a cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 32080,80 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2016 acțiunea a fost

admisă, a fost obligată SRL „Artion Lux” să scoată din circuitul civil, din cont

propriu, toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile

БАРЬЕР, НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și au fost

încasate de la SRL „Artion Lux” în beneficiul SRL „iRobot” suma de 137985 lei, cu

titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra mărcii БАРЬЕР,

cheltuielile pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei și cheltuielile de

asistență juridică în sumă de 10810,32 lei. În rest cerința cu privire la încasarea

cheltuielilor de asistență juridică a fost respinsă ca neîntemeiată.

La data de 23 decembrie 2016 și 01 martie 2017, în termenul prevăzut de lege,

SRL „Artion Lux” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând

2

admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu

privire la respingerea acțiunii.

În motivarea recursului a indicat că, hotărârea primei instanțe este

neîntemeiată și ilegală.

Menționează că, reieșind din prevederile art. 61 din Legea privind protecția

mărcilor și ținând cont de informațiile conținute în Registrul național al mărcilor,

ținut de AGEPI, se constată că, la materialele dosarului lipsesc certificatele de

înregistrare a mărcilor in litigiu, fiind anexate niște morfeme în chirilică, statutul

juridic al acestora nefiind determinat.

Susține că, la materialele dosarului a fost anexată decizia AGEPI din 09

septembrie 2007, prin care a fost înregistrat contractul de licență exclusivă a

drepturilor asupra mărcii în Registrul National al Acordurilor Înregistrate, licențiar

fiind ZAO „METTEM-Tehnologii”, iar licențiat – SRL „Autoneon”, pe un termen

de pînă la 27 ianuarie 2014.

Consideră că, intimata urma sa se adreseze în instanța de judecată în perioada

de valabilitate a contractului, însă s-a adresat după expirarea termenului contractului,

astfel, pretențiile privitor la scoaterea din circuitul civil a produselor incluse în

clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЬЕР, НОВАЯ ВОДА, ГЕЙЗЕР,

scrise fie în chirilică sau latină, sunt lipsite de o justificare legală.

Afirmă că, intimata a susținut, iar instanța a preluat afirmațiile precum că,

SRL „iRobot” ar fi titularul exclusiv asupra mărcilor 12255 A, 12156 și 12157, pe

cind decizia AGEPI din 09 septembrie 2007 se referă doar la marca 12156, iar cu

referire la celelalte doua mărci nu s-a prezentat un contract de licență înregistrat la

AGEPI.

Relevă că, contractul de licență din 11 iunie 2013, autentificat la notar, cu

privire la marca 12155A și contractul de licență din 01 mai 2011 încheiat între Vitalii

Gomeniuc și SRL „Autoneon” cu referire la marca 12157, nefiind înregistrate la

AGEPI, nu constituie temei legal de constatare a încălcărilor pretinse.

Invocă că, art. 13 din Legea privind protecția mărcilor stipulează că, titularul

unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a

acestei mărci pe produse și/sau servicii care au fost plasate pe piața Republicii

Moldova de el însuși ori cu consimțământul său. Prevederile alin.(l) nu se aplică în

cazul cînd titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau

prestării serviciilor, în special cînd starea acestora este modificată sau alterată după

plasarea lor pe piață.

Mai invocă că, din materialele cauzei rezultă că, intimata nu a prezentat careva

probe, care ar confirma că, mărfurile importate și comercializate ar fi adus atingere

asupra drepturilor titularului.

Consideră că, realizarea acestor mărfuri a fost chiar în beneficiul titularului și

nicidecum nu s-a cauzat un prejudiciu.

Menționează că, recurenta a avut contracte comerciale de la titular și

producător, marfa comercializată este originală și nu contrafăcută, modificată sau

alterată după plasarea pe piață.

3

Susține că, prevederile art. 13 alin. (2) din Legea enunțată nu au fost și nici nu

puteau fi invocate.

Consideră că, instanța nu a examinat în totalitate și cumulativ faptele pretinse

de încălcare a drepturilor, conform criteriilor aplicabile in domeniu: să existe

identitate/similaritate între marcă și semnul folosit; să existe asemănare sau

identitate între produsele/serviciile, pe care le protejează marca și

produsele/serviciile, pe care se aplică semnul; asemănările menționate să producă un

risc de confuzie, care include și riscul de asociere; utilizarea semnului similar cu o

marcă să aducă prejudicii titularului mărcii.

Afirmă că, atât recurenta, cât și intimata comercializează pe piață produse

absolut identice, de la același, unic producător, însă producerea „riscului de

confuzie” nu poate exista, filtrele comercializate de recurentă conțineau mențiunea

producătorului.

De asemenea, consideră că, prevederile art. 16 alin. (1) din Acordul TRIPs, la

fel, confirmă lipsa motivelor de a admite pretențiile intimatei.

Relevă că, nu este de acord cu raportul de evaluare, întocmit de către

evaluatorul Andrei Popa la data de 28 septembrie 2015.

Menționează că, intimata pretinde că, prejudiciul invocat rezultă din importul

mărfii prin invoice nr. nr. 3 și 5 din 22 ianuarie și 08 februarie 2013, valoarea

facturală a acestor mărfuri fiind de 26652,81 lei și 48673,4 lei, iar valoarea în vamă-

28046,88 lei și 54555,91 lei.

Susține că, ambele seturi de mărfuri au fost realizate angro, obținându-se un

profit net de 3300,99 lei (2436,5 lei + 864,49).

Afirmă că, evaluatorul a luat în calcul doar actele prezentate de către intimată,

deși recurenta a prezentat facturile fiscale care confirmă că, mărfurile importate

conform acestor facturi au fost comercializate angro, însă acestea au fost ignorate.

Invocă că, în raportul de evaluare nu este expusă baza de calcul, care ar

justifica metoda utilizată și care ar duce la concluzia că, comercializarea mărfurilor

cu valoarea facturală de 75326 lei a adus un prejudiciu de 137985 lei.

Mai invocă că, evaluatorul s-a expus și asupra legalității acțiunilor sale, deși

nu era în drept.

Prin referința depusă la datat de 27 martie 2017 SRL „iRobot” a solicitat

respingerea recursului și menținerea hotărârii primei instanțe.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat și care

urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei

spre rejudecare după competență la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) din

următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, instanța, după ce judecă

recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral decizia instanței de

apel și să trimită pricina spre rejudecare în instanța de apel în toate cazurile în care

eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

4

Înaintând prezenta cerere de chemare în judecată, SRL „iRobot” a solicitat

obligarea SRL „Artion Lux” de a scoate din circuitul civil, pe propria cheltuială,

toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЬЕР,

НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și încasarea de la SRL

„Artion Lux” a sumei de 137985 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea

drepturilor asupra mărcii БАРЬЕР, a cheltuielilor pentru efectuarea expertizei în

sumă de 20922,20 lei și a cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 32080,80 lei.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea prezentei cauze, a ajuns la

concluzia temeiniciei acțiunii, obligând SRL „Artion Lux” să scoată din circuitul

civil, din cont propriu, toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă

mărcile БАРЬЕР, НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și

încasând de la SRL „Artion Lux” în beneficiul SRL „iRobot” suma de 137985 lei,

cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra mărcii БАРЬЕР,

cheltuielile pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei și cheltuielile de

asistență juridică în sumă de 10810,32 lei, în rest respingând cerința cu privire la

încasarea cheltuielilor de asistență juridică ca neîntemeiată.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții

Supreme de Justiție conchide, însă, că o astfel de soluție rezultă din nedeterminarea

exactă a naturii juridice a litigiului, criteriu, care presupune prin sine lămurirea

completă și certă a situației de fapt sub toate aspectele, mai mult că, concluziile

primei instanțe sunt bazate pe o apreciere unilaterală și arbitrară a materialului

probator, fapt ce vine în contradicție cu normele de drept procedural.

Astfel, în conformitate cu art. 118 alin. (3) CPC, circumstanțele care au

importanță pentru soluționarea justă a pricinii sunt determinate definitiv de instanța

judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți

la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi

aplicate.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) și (2) CPC, instanța judecătorească

apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală,

completă și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblu și interconexiunea

lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanță judecătorească

o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală

și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate

nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.

În conformitate cu art. 241 alin. (5) CPC, în motivare se indică circumstanțele

pricinii, constatate de instanță, probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare

la aceste circumstanțe, argumentele invocate de instanță la respingerea unor probe,

legile de care s-a călăuzit instanța.

În speță, se reține că, prima instanță, contrar acestor prevederi legale, a trecut

în mod superficial asupra circumstanțelor cauzei, precum și asupra materialului

anexat la dosar.

5

Conform art. 61 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția

mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții

față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept

să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele

legitime.

Sunt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a

unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane:

a) titularul mărcii;

b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special

licențiații în condițiile art.27 alin.(6);

c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Conform art. 27 alin. (6) din Legea enunțată, fără a aduce atingere clauzelor

contractului de licență, licențiatul poate iniția o procedură de apărare a drepturilor

asupra mărcii doar cu consimțământul titularului acesteia. Titularul unei licențe

exclusive poate iniția o astfel de procedură în cazul în care, după somație, titularul

mărcii nu a intentat el însuși o asemenea acțiune în termenul prescris.

Ținând cont de prevederile legale enunțate, Colegiul civil, comercial și de

contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție reține că, prima instanță

urma să verifice dacă SRL „iRobot” a avut dreptul să inițieze o astfel de acțiune în

instanța de judecată.

La caz, se mai reține că, SRL „iRobot”, înaintând prezenta cerere de chemare

în judecată, a invocat că, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate după

ea următoarele mărci comerciale: marca comercială Barier (БАРЬЕР), certificatul

de înregistrare a mărcii nr. 12156 pe numele SA „Mettem-Tehnologhii”, care i-a

transmis dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în baza contractului

de licență din 25 mai 2007; marca comercială Apa Nouă (Новая Вода), certificatul

de înregistrare a mărcii nr.12157 pe numele lui Vitalii Gomeniuc, care i-a transmis

dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în temeiul contractului de

licență din 01 mai 2011 și marca comercială Gheizer (ГЕЙЗЕР), certificatul de

înregistrare a mărcii nr.12155A pe numele Ecaterinei Borsucovscaia, care i-a

transmis dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în temeiul

contractului de licență din 11 iunie 2013.

Conform art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995

privind mărcile și denumirile de origine a produselor, transmiterea drepturilor asupra

mărcii se poate face prin cesiune, prin contract de licență exclusivă sau neexclusivă,

precum și prin succesiune ori moștenire legală sau testamentară. Drepturile

transmise prin contract în temeiul alin.(2) produc efect pentru terți și condiționează

modificarea statutului juridic al certificatului de înregistrare a mărcii din momentul

înregistrării contractului la Agenție.

Prin urmare, prima instanță urma să verifice dacă contractele de licență

enunțate au fost înregistrare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Or,

din materialele dosarului rezultă că, doar contractul de licență din 25 mai 2007 a fost

6

înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt confirmat decizia

Agenției de înregistrare a contractului nr. 1146 din 09 septembrie 2007 (f. d. 8, vol.I).

În contextul dat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție reține că, cele descrise incontestabil indică la o

examinare superficială a cauzei de către prima instanță.

Ca urmare, în sensul art. 6 §1 din Convenția Europeană pentru Apărarea

Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, instanța de recurs ține să

menționeze că, instanțele de judecată trebuie să indice cu suficientă claritate

motivele pe care-și întemeiază hotărârile, iar având în vedere caracterul determinant

al concluziilor sale, să precizeze noțiunile, ce implică o apreciere a faptelor supuse

examinării.

De asemenea, noțiunea de proces echitabil impune ca instanța de judecată să

nu-și motiveze doar sumar hotărârea sa, ci să examineze efectiv problemele esențiale

care-i sunt supuse aprecierii și să nu se mulțumească de a proba pur și simplu

concluziile uneia dintre părți.

În speță, prezintă relevanță și faptul că, folosirea criteriilor pentru

determinarea corectă a naturii juridice a litigiului dat, reieșind din specificul

acestuia, presupune prin sine lămurirea completă și pe bază de dovezi certe a situației

de fapt, care, este diferită de la caz la caz.

În conformitate cu art. 33 alin. (1) și art. 331 Codul de procedură civilă,

instanțele judecătorești judecă toate pricinile civile cu participarea persoanelor

fizice, persoanelor juridice și autorităților publice privind apărarea drepturilor,

libertăților și intereselor legitime încălcate sau contestate, pricini pentru care legea

nu prevede competența altor organe. Judecătoriile examinează și soluționează în

fond toate pricinile civile, dacă legea nu prevede altfel.

Conform art. 83 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind

protecția mărcilor, litigiile privind anularea mărcilor se soluționează de judecătoria

în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

Astfel, din considerentele menționate și ținând cont de faptul că, sediul

Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală se află în sectorul Rîșcani

mun.Chișinău, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al

Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursurile, de a casa

integral hotărârea primei instanțe și de a trimite cauza spre rejudecare după

competență în primă instanță, în Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

La rejudecarea cauzei, prima instanță urmează să țină cont de cele menționate,

să verifice și alte circumstanțe ce prezintă importanță pentru soluționarea corectă a

litigiului, să aprecieze sub toate aspectele, complet și obiectiv, conform exigențelor

art. 130 CPC, probele administrate pe dosar și în dependență de situația stabilită, în

raport cu normele de drept material care reglementează relațiile civile, să adopte o

hotărâre întemeiată și legală.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, Colegiul civil, comercial și de

contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

7

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către Societatea cu răspundere limitată „Artion

Lux”.

Se casează integral hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2016

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății cu răspundere limitată

„iRobot” împotriva Societății cu răspundere limitată „Artion Lux” cu privire la

încălcarea drepturilor asupra mărcilor și repararea prejudiciului material, cu

trimiterea cauzei spre rejudecare după competență la Judecătoria Chișinău (sediul

Rîșcani).

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței, Iulia Sîrcu

judecătorul

Judecătorii Sveatoslav Moldovan

Maria Ghervas

Ion Druță

Mariana Pitic

8