Anheuser-Busch INC. împotriva Portugaliei

Reclamantul este o societate publică americană a cărei sediul social se află în Saint Louis, Missouri (Statele Unite ale Americii). Produce și vinde bere sub numele de marca “Budweiser” într-o serie de țări din întreaga lume. 10. La 19 mai 1981 societatea reclamantă a solicitat Institutului Național pentru Proprietate Industrială (NIIP) să înregistreze „Budweiser” ca marcă pe registrul industriei-proprietate. NIIP nu a acordat cererea imediat pentru că a fost opusă de către o societate înscrisă în Cehoslovacia, Budejovicky Budvar, care a înregistrat deja „Budweiser Bier” ca apelare de origine. 11. Potrivit societății reclamante, negocierile au avut loc atunci între ea și Budejovicky Budvar cu privire la utilizarea mărcii „Budweiser”.

Întrucât părțile nu au putut ajunge la un acord, societatea reclamantă a solicitat Tribunalului de Primă Instanță de la Lisabona la 10 noiembrie 1989 pentru anularea înregistrării Budejovicky Budvar. Într-o hotărâre din 8 martie 1995, care a devenit finală, Tribunalul de Primă Instanță a acordat această cerere din cauza faptului că produsul la care se menționează înregistrarea, și anume berea cunoscută sub numele de „Budweiser Bier”, nu avea caracteristicile necesare pentru a fi considerate o apelare de origine sau o indicație de sursă. Prin urmare, înregistrarea a fost anulată. 12. Într-o decizie din 20 iunie 1995, publicată la 8 noiembrie 1995, NIIP a înregistrat în numele societății reclamante marca „Budweiser”, în ciuda unei obiecții anterioare de către Budejovicky Budvar.

La 8 februarie 1996, Budejovicky Budvar a interzis Tribunalul de Primă Instanță de la Lisabona împotriva hotărârii NIIP privind întărirea unui acord între guvernele Republicii Portugheze și Republica Socialistă Cehoslovacă pentru protecția indicațiilor de sursă, a apelurilor de origine și a altor denumiri geografice și similare („Hotărârea de 1986”), care a fost semnat la Lisabona la 10 ianuarie 1986 și a intrat în vigoare la 7 martie 1987 după publicarea în Jurnalul Oficial. În conformitate cu legea, societatea reclamantă a fost invitată de instanță să ia parte la procedura ca parte interesată. 13. Într-o hotărâre din 18 iulie 1998, Tribunalul de Primă Instanță a respins cererea. S-a constatat că singura proprietate intelectuală eligibilă pentru protecție în temeiul legislației portugheze a fost apelarea de origine „Ceskebudejovicky Budvar”, nu marca „Budweiser”.

În plus, s-a constatat că nu exista niciun risc de confuzie între această apelare de origine și marca comercială a societății reclamante, pe care marea majoritate de consumatori au tendința de a identifica ca bere americană. 14. În hotărârea din 21 octombrie 1999, Curtea de Apel de la Lisabona a anulat hotărârea impușită și a ordonat NIIP să refuze înregistrarea „Budweiser” ca marcă, întrucât a considerat că o astfel de înregistrare va încălca Hotărârea de 1986 și, prin urmare, art. 189 § 1 j) din Codul Industrial-Proprietate. 15. Societatea reclamantă a apelat asupra punctelor de drept în favoarea Curții Supreme, susținând, printre altele, că decizia impugnată a încălcat acordul din 15 aprilie 1994 privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală („Hotărârea TRIP”), care stabilește reglementarea în care înregistrarea conferă prioritate, în special articolele 2 și 24 § 5 din acordul respectiv.

Societatea reclamantă a afirmat, de asemenea, că, în orice caz, apelarea de origine protejată „Ceskebudejovicky Budvar” nu a corespuns expresiei germane „Budweiser”, astfel încât acordul de 1986 să nu poată fi utilizat pentru a contesta cererea de înregistrare. Cu toate acestea, chiar presupunând că expresia germană “Budweiser” era o traducere exactă a apelării de origine cehă, reclamantul a susținut că Hotărârea din 1986 se aplică numai traducerilor între portugheză și cehă, nu în alte limbi. În sfârșit, acesta a susținut că un defect oficial din Hotărârea de 1986 l-a făcut neconstituțional, astfel cum a fost adoptat de Guvern, nu de Parlament, în încălcarea articolelor 161 și 165 din Constituția care reglementează suveranitatea parlamentară.

16. Într-o hotărâre din 23 ianuarie 2001, care a venit la cunoștințele societății reclamante la 30 ianuarie 2001, Curtea Supremă a respins recursul asupra punctelor de drept. În ceea ce privește Hotărârea TRIPs, Curtea Supremă a început prin menționarea că dispoziția acordului respectiv a invocat de către societatea reclamantă a cerut ca acesta să acționeze de bună credință. Cu toate acestea, societatea reclamantă nu a indicat în cererea de înregistrare niciun element de fapt care să demonstreze buna credință.

În orice caz, Curtea Supremă a remarcat că, în temeiul articolului 65 din Hotărârea TRIPs, nu a devenit obligatoriu în temeiul legislației portugheze până la 1 ianuarie 1996, adică după intrarea în vigoare a Hotărâreaui de 1986. Prin urmare, Hotărârea TRIP nu a putut avea prioritate asupra acordului din 1986. În ceea ce privește interpretarea acordului din 1986, Curtea Supremă a considerat innegabil că cele două state contractante au avut în vedere prin acordul respectiv să protejeze, prin acorduri reciproce, produsele lor naționale respective, inclusiv în circumstanțe în care a fost utilizată o traducere a denumirilor în cauză. Apelarea de origine „Ceskebudejovicky Budvar”, care a fost tradusă în germană sub numele de “Budweis” sau “Budweiss”, a indicat un produs din regiunea České Budějovice din Boemia.

Prin urmare, acesta a fost protejat de Hotărârea de 1986. În sfârșit, procedura prin care a fost adoptat acordul nu contravine articolelor 161 și 165 din Constituție, deoarece nu se referă la o sfera care este de competența exclusivă a Parlamentului. 17. Hotărârea a fost semnat la Lisabona în 1986 și a intrat în vigoare la 7 martie 1987. Într-o notă din 21 martie 1994, ministrul ceh al Afacerilor Externe a indicat că Republica Cehă va succeda Cehoslovacia ca parte contractantă la acord. Ministrul portughez al Afacerilor Externe a convenit în numele Republicii Portugheze într-o notă din 23 mai 1994. 18. art. 5 din Hotărârea de 1986 prevede, printre altele: „1.

În cazul în care o denumire sau o denumire protejată în temeiul prezentului acord este utilizată în activități comerciale sau industriale în încălcarea dispozițiilor prezentului acord pentru produsele ... toate măsurile judiciare sau administrative disponibile în temeiul legislației statului contractant în care se caută protecție pentru a preveni concurența neloială sau utilizarea denumirilor ilegale se desfășoară, în temeiul acordului, pentru a restrânge această utilizare. Dispozițiile prezentului articol se aplică chiar dacă sunt utilizate traduceri ale respectivelor denumiri sau denumiri...” Apendicele A la acord înscrie denumirile „Ceskobudejovické pivo” și „Ceskebudejovicky Budvarà” printre apelurile de origine protejate.

19. Convenția de la Paris din 20 martie 1883 pentru protecția proprietății industriale, astfel cum a fost revizuită ulterior în numeroase ocazii (mai recent la Stockholm la 14 iulie 1967, [1972] 828 Serie de tratate a Națiunilor Unite, p. 305 și următoarele), la care Portugalia, Republica Cehă și Statele Unite ale Americii sunt părți, instituie o Uniune pentru protecția proprietății industriale, o expresie înțelesă pentru a acoperi proiectele industriale, mărcile, apelurile de origine și indicațiile sursei. Scopul Convenției de la Paris este de a preveni discriminarea împotriva persoanelor nenaționale și stabilește o serie de standarde de natură foarte generală care se ocupă de aspectele procedurale și de fond ale legislației privind proprietatea industrială.

Convenția permite proprietarilor de mărci să obțină protecție în diferite state membre ale Uniunii prin intermediul unei înregistrări unice. 20. Partea relevantă a articolului 4 din Convenția de la Paris prevede: „A. (1) Orice persoană care a depus în mod corespunzător o cerere de ... înregistrare a unui proiect industrial sau a unei mărci comerciale, într-una dintre țările Uniunii sau succesorul său în titlu, se bucură, în scopul depunerii în celelalte țări, de un drept de prioritate în timpul perioadelor stabilite de mai jos. (2) Orice depunere care este echivalentă cu un depunere națională regulată în temeiul legislației interne a oricărei țări ale Uniunii sau în temeiul tratatelor bilaterale sau multilaterale încheiate între țările Uniunii este recunoscută ca datorită dreptului de prioritate.

(3) Prin un depunere națională regulată se înțelege orice depunere adecvată pentru a stabili data la care cererea a fost depusă în țara în cauză, indiferent de soarta ulterioară a cererii. În consecință, orice depunere ulterioară în oricare dintre celelalte țări ale Uniunii înainte de expirarea perioadelor menționate mai sus nu poate fi invalidată din cauza unor acte realizate în intervalul, în special în cazul altor depuneri, ... utilizarea mărcii, iar astfel de acte nu pot da naștere la niciun drept terț sau la niciun drept de posesie personală. Drepturile dobândite de terți înainte de data primei cereri care servesc ca bază pentru dreptul de prioritate sunt rezervate în conformitate cu legislația internă a fiecărei țări ale Uniunii C. (1) Perioadele de prioritate menționate mai sus sunt ... șase luni pentru modelele industriale și mărcile comerciale…

” 21. Hotărârea de la Madrid din 1891 privind înregistrarea internațională a mărcilor și Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 instituie și guvernează un sistem de înregistrare internațională a mărcilor administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) la Geneva (Elveția). Hotărârea de la Madrid a fost revizuit la Bruxelles (1900), Washington (1911), Haga (1925), Londra (1934), Nisa (1957) și Stockholm (1967). Protocolul de la Madrid din 1989 a instituit „Uniune Madrid” compusă din statele care au fost părți la Hotărârea de la Madrid și părțile contractante la Protocol. Portugalia a devenit parte la Hotărârea la 31 octombrie 1893. Statele Unite ale Americii nu au ratificat acordul.

Ei au ratificat Protocolul la 2 noiembrie 2003. 22. Sistemul instituit de Hotărârea de la Madrid este aplicabil membrilor Uniunii Madrid și permite proprietarilor unei mărci un mijloc de asigurare a protecției în diferite țări printr-o singură cerere de înregistrare în registrul național sau regional. În cadrul sistemului înregistrarea unei mărci internaționale are același efect în țările în cauză ca o cerere de înregistrare a mărcii sau de înregistrare a mărcii de către proprietar direct în fiecare țară. În cazul în care registrul de marcă al unui stat membru nu refuză protecția într-o perioadă stabilită, marca beneficiază de aceeași protecție ca în cazul în care ar fi fost înregistrată direct de acest registr.

23. Hotărârea privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală („Hotărârea ADPIC”) a fost încheiat în Runda Uruguay a negocierilor care au dus la semnarea în aprilie 1994 a Hotărâreaui Organizației Mondiale de Comerț din Marrakech, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995. 24. Dispozițiile Hotărârea ADPIC de relevanță pentru acest caz sunt următoarele: „1.

În ceea ce privește părțile II [normele privind disponibilitatea, domeniul de aplicare și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală], III [execuție a drepturilor de proprietate intelectuală] și IV [achiziționarea și menținerea drepturilor de proprietate intelectuală și procedurile interparte conexe] ale prezentului acord, membrii respectă articolele 1 – 12, precum și art. 19 din Convenția de la Paris (1967)… ” „În cazul în care o marcă comercială a fost solicitată sau înregistrată în buna credință, sau în cazul în care drepturile către o marcă comercială au fost achiziționate prin utilizarea de bună credință fie: (a) înainte de data aplicării acestor dispoziții în acest membru, astfel cum este definită în partea VI; sau (b) înainte de a fi protejată indicația geografică în țara sa de origine; măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei secțiuni nu aduce atingere eligibilității sau a validității înregistrării unei mărci comerciale ... pe baza faptului că o astfel de marcă este identică sau similară cu o indicație geografică.” „Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (2), (3) și (4) [, care prevăd perioade mai lungi],

niciun membru nu este obligat să aplice dispozițiile prezentului acord înainte de expirarea unei perioade generale de un an de la data intrării în vigoare a Hotărâreaui OMC.” 25. În conformitate cu instrumentele internaționale relevante în acest domeniu, legislația majorității statelor membre ale Consiliului Europei consideră că înregistrarea este corolară pentru achiziționarea dreptului la marca. Cu toate acestea, marea majoritate a statelor consideră, de asemenea, că cererea de înregistrare a mărcii conferă anumite drepturi. În majoritatea cazurilor, data depunerii cererii este luată ca începutul perioadei de valabilitate a mărcii odată ce a fost înregistrată (protegere retrospectivă prin înregistrare).

Data depunerii determină, de asemenea, prioritate în sistemul de mărci internaționale. În sfârșit, în unele țări, o cerere de înregistrare a unei mărci poate face obiectul înregistrării provizorii, în timp ce în altele aceasta poate face obiectul unei atribuiri, alocații sau a unei licențe de securitate și (cu condiția ca marca să fie înregistrată ulterior) creează un drept de compensare în caz de utilizare frauduloasă de către o terță. 26. În majoritatea țărilor, înregistrarea este precedată de publicarea anunțului de cerere și de o procedură prin care părțile interesate se pot opune înregistrării în procedurile adversare. Cu toate acestea, în unele țări, înregistrarea este automată dacă autoritatea competentă este satisfăcută că cererea îndeplinește cerințele formale și de fond.

În ambele cazuri, în conformitate cu normele internaționale aplicabile, o acțiune de a avea o marcă revocată sau declarată invalidă poate fi introdusă într-o perioadă stabilită. Astfel de acțiuni pot fi bazate pe motive precum titlul anterior valabil, cererea anterioară, dreptul la prioritate internațională sau neutilizarea mărcii pentru o anumită perioadă.

27. Legea substanțială și procedurală a proprietății industriale în timpul material a fost conținută în două coduri succesive ale proprietății industriale, prima introdusă prin decretul legislativ nr. 30679 din 24 august 1940 și a doua prin decretul legislativ nr. 16/95 din 24 ianuarie 1995. Codul a recunoscut un drept de prioritate similar la cel prevăzut în Convenția de la Paris (art. 170). Prioritatea a fost determinată prin trimitere la data în care a fost depusă cererea de înregistrare (art. 11). În temeiul articolelor 29 și 30, cererea de înregistrare în sine ar putea face obiectul unei atribuiții, cu sau fără înțelegere, sau a unei licențe. 29. art. 189 § 1 litera (j) prevede că această înregistrare trebuie refuzată dacă marca conține „expresii” care contraveneau legislația internă.

De asemenea, litera (l) interzicea înregistrarea unei mărci care conține elemente care ar putea înșela publicul. 30. Terțele care au susținut că au fost afectate negativ de înregistrarea unei mărci au dreptul de a face apel împotriva hotărârii NIIP în termen de trei luni de la data publicării (art. 39). Raportul a trebuit depus la Curtea Civilă de la Lisabona (art. 2). Codul nu a indicat dacă aceste apeluri au avut efect suspensiv. 31. Într-o hotărâre din 10 mai 2001 (Colectânea de Jurisprudência, 2001, vol. III, p. 85), Curtea de Apel de la Lisabona a declarat că depunerea unei cereri de înregistrare conferită reclamantului o „așteptare juridică” (expectativa jurídica) care justifică protecția legii.

art. 5 din noul Cod de Proprietate Industrială, care a fost introdus prin decretul legislativ nr. 36/2003 din 5 martie 2003 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2003, prevede „protegerea provizională” a mărcii chiar înainte de înregistrare și reclamantul are dreptul de a aduce o acțiune în daune pe baza acestei protecții.

9. The applicant is an American public company whose registered office is in Saint Louis, Missouri (United States of America). It produces and sells beer under the brand name “Budweiser” in a number of countries around the world. 10. On 19 May 1981 the applicant company applied to the National Institute for Industrial Property (NIIP) to register “Budweiser” as a trade mark on the industrial-property register. The NIIP did not grant the application immediately because it was opposed by a company incorporated in Czechoslovakia, Budejovicky Budvar, which had already registered “Budweiser Bier” as an appellation of origin. 11. According to the applicant company, negotiations then took place between it and Budejovicky Budvar concerning the use of the “Budweiser” trade mark.

As the parties could not come to an agreement, the applicant company applied to the Lisbon Court of First Instance on 10 November 1989 for an order cancelling Budejovicky Budvar’s registration. In a judgment of 8 March 1995, which became final, the Lisbon Court of First Instance granted that application on the ground that the product to which the registration referred, namely the beer known as “Budweiser Bier”, did not have the requiriste characteristics to be considered an appellation of origin or indication of source. The registration was therefore cancelled. 12. In a decision of 20 June 1995, which was published on 8 November 1995, the NIIP registered the “Budweiser” trade mark in the applicant company’s name, despite a prior objection by Budejovicky Budvar.

On 8 February 1996 Budejovicky Budvar appealed to the Lisbon Court of First Instance against the NIIP’s decision on the strength of an agreement between the Governments of the Portuguese Republic and the Czechoslovak Socialist Republic for the protection of indications of source, appellations of origin and other geographical and similar designations (“the 1986 Agreement”), which was signed in Lisbon on 10 January 1986 and entered into force on 7 March 1987 after publication in the Official Gazette. In accordance with the law, the applicant company was invited by the court to take part in the proceedings as an interested party. 13. In a judgment of 18 July 1998, the Lisbon Court of First Instance dismissed the application.

It found that the only intellectual property eligible for protection under Portuguese law was the appellation of origin “Ceskebudejovicky Budvar”, not the trade mark “Budweiser”. In addition, it found that there was no risk of confusion between that appellation of origin and the applicant company’s trade mark, which the vast majority of consumers tended to identify as an American beer. 14. Budejovicky Budvar appealed against that decision to the Lisbon Court of Appeal. In a judgment of 21 October 1999, the Lisbon Court of Appeal overturned the impugned judgment and ordered the NIIP to refuse to register “Budweiser” as a trade mark, as it considered that such a registration would infringe the 1986 Agreement and, consequently, Article 189 § 1 (j) of the Industrial-Property Code.

15. The applicant company appealed on points of law to the Supreme Court, alleging inter alia that the impugned decision contravened the agreement of 15 April 1994 on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“the TRIPs Agreement”), which establishes the rule that registration confers priority, and in particular Articles 2 and 24 § 5 of that agreement. The applicant company also alleged that, in any event, the protected appellation of origin “Ceskebudejovicky Budvar” did not correspond to the German expression “Budweiser”, so that the 1986 Agreement could not be used to challenge its application for registration. Even supposing, however, that the German expression “Budweiser” were an accurate translation of the Czech appellation of origin, the applicant argued that the 1986 Agreement applied only to translations between Portuguese and Czech, not into any other languages.

It submitted, lastly, that a formal defect in the 1986 Agreement made it unconstitutional, as it had been adopted by the Government, not Parliament, in breach of Articles 161 and 165 of the Constitution governing parliamentary sovereignty. 16. In a judgment of 23 January 2001, which came to the applicant company’s knowledge on 30 January 2001, the Supreme Court dismissed the appeal on points of law. With regard to the TRIPs Agreement, the Supreme Court began by noting that the provision of that agreement relied on by the applicant company required it to have acted in good faith. However, the applicant company had not indicated in its application for registration any factual element that demonstrated its good faith.

In any event, the Supreme Court noted that by virtue of Article 65 of the TRIPs Agreement, it had not become binding under Portuguese law until 1 January 1996, that is to say after the 1986 Agreement had entered into force. The TRIPs Agreement could not, therefore, take precedence over the 1986 Agreement. As regards the interpretation of the 1986 Agreement, the Supreme Court considered it undeniable that the two contracting States had intended by that agreement to protect, through reciprocal arrangements, their respective national products, including in circumstances in which a translation of the names concerned was used. The appellation of origin “Ceskebudejovicky Budvar”, which translated into German as “Budweis” or “Budweiss”, indicated a product from the České Budějovice region in Bohemia.

It was therefore protected by the 1986 Agreement. Lastly, the procedure whereby the Agreement had been adopted did not contravene Articles 161 and 165 of the Constitution, since it did not concern a sphere that was within the exclusive competence of Parliament. 17. The agreement was signed in Lisbon in 1986 and came into force on 7 March 1987. In a note dated 21 March 1994, the Czech Minister of Foreign Affairs indicated that the Czech Republic would be succeeding Czechoslovakia as a contracting party to the Agreement. The Portuguese Minister of Foreign Affairs agreed thereto on behalf of the Portuguese Republic in a note dated 23 May 1994. 18. Article 5 of the 1986 Agreement provides, inter alia: “1.

If a name or designation protected under this Agreement is used in commercial or industrial activities in breach of the provisions of this Agreement for products ... all judicial or administrative remedies available under the legislation of the Contracting State in which protection is sought to prevent unfair competition or the use of unlawful designations shall, by virtue of the Agreement, be deployed to restrain such use. 2. The provisions of this Article shall apply even when translations of the said names or designations are used...” Appendix A to the Agreement lists the designations “Ceskobudejovické pivo” and “Ceskebudejovicky Budvarà” among the protected appellations of origin.

19. The Paris Convention of 20 March 1883 for the protection of industrial property, as subsequently revised on numerous occasions (most recently in Stockholm on 14 July 1967, [1972] 828 United Nations Treaty Series, pp. 305 et seq.), to which Portugal, the Czech Republic and the United States of America are parties, sets up a Union for the protection of industrial property, an expression understood to cover industrial designs, trade marks, appellations of origin and indications of source. The purpose of the Paris Convention is to prevent discrimination against non-nationals and it lays down a number of standards of a very general nature dealing with the procedural and substantive aspects of industrial-property law.

The Convention enables owners of marks to obtain protection in various member States of the Union through a single registration. 20. The relevant parts of Article 4 of the Paris Convention provide: “A. (1) Any person who has duly filed an application for ... the registration of ... an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed. (2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application. B. Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, ... the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union C. (1) The periods of priority referred to above shall be ... six months for industrial designs and trademarks…

” 21. The Madrid Agreement of 1891 Concerning the International Registration of Marks and the Madrid Protocol of 27 June 1989, establish and govern a system for the international registration of marks that is administered by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva (Switzerland). The Madrid Agreement was revised in Brussels (1900), Washington (1911), The Hague (1925), London (1934), Nice (1957) and Stockholm (1967). The 1989 Madrid Protocol established the “Madrid Union” composed of the States that were parties to the Madrid Agreement and the contracting parties to the Protocol. Portugal became a party to the Agreement on 31 October 1893. The United States of America have not ratified the Agreement.

They ratified the Protocol on 2 November 2003. 22. The system set up by the Madrid Agreement is applicable to the members of the Madrid Union and affords owners of a mark a means of securing protection in various countries through a single application for registration in the national or regional registry. Under the system the registration of an international mark has the same effect in the countries concerned as an application to register the mark or registration of the mark by the owner directly in each individual country. If the trade-mark registry of a member State does not refuse protection within a set period, the mark enjoys the same protection as if it had been registered directly by that registry.

23. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“the TRIPs Agreement”) was concluded in the Uruguay Round of the negotiations that resulted in the signature in April 1994 of the World Trade Organization Agreements in Marrakesh, which came into effect on 1 January 1995. 24. The provisions of the TRIPs Agreement of relevance to the present case are as follows: “1.

In respect of Parts II [standards concerning the availability, scope and use of intellectual property rights], III [enforcement of intellectual property rights] and IV [acquisition and maintenance of intellectual property rights and related inter-partes procedures] of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)… ” “Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either: (a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI; or (b) before the geographical indication is protected in its country of origin; measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark ... on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.” “Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4[, which provide for longer periods], no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force of the WTO Agreement.” 25. In accordance with the relevant international instruments in this sphere,

the legislation of most of the member States of the Council Europe regards registration as the corollary to the acquisition of the right to the mark. However, the vast majority of the States also regard the application for registration of the mark as conferring certain rights. In most cases, the date the application is filed is taken as the beginning of the period of validity of the mark once it has been registered (retrospective protection through registration). The date of filing also determines priority in the system of international marks. Lastly, in some countries, an application to register a mark may itself be the subject of provisional registration, while in others it may be the subject of an assignment, security assignment or licence and (provided the mark is subsequently registered) create an entitlement to compensation in the event of fraudulent use by a third party.

26. In most countries, registration is preceded by publication of notice of the application and a procedure whereby interested parties can oppose registration in adversarial proceedings. However, in some countries, registration is automatic if the competent authority is satisfied that the application satisfies the formal and substantive requirements. In both cases, in accordance with the applicable international rules, an action to have a mark revoked or declared invalid may be brought within a set period. Such actions may be based on grounds such as valid prior title, prior application, right to international priority, or a failure to use the mark for a certain period.

27. The substantive and procedural law of industrial property at the material time was contained in two successive Codes of Industrial Property, the first introduced by legislative-decree no. 30679 of 24 August 1940 and the second by legislative-decree no. 16/95 of 24 January 1995. It was the latter (1995) code which was applied by the domestic courts in the instant case. 28. The Code recognised a like right of priority to that set out in the Paris Convention (Article 170). Priority was determined by reference to the date the application for registration was filed (Article 11). By virtue of Articles 29 and 30, the application for registration itself could be the subject of an assignment, with or without consideration, or a licence.

29. Article 189 § 1 (j) laid down that that registration was to be refused if the mark contained “expressions” that contravened domestic legislation. Subparagraph (l) also prohibited registration of a mark that contained elements that were liable to mislead the public. 30. Third parties who claimed that they were adversely affected by the registration of a mark had a right to appeal against the NIIP’s decision within three months from the date it was published (Article 39). The appeal had to be lodged with the Lisbon Civil Court (Article 2). The Code did not state whether such appeals had suspensive effect. 31. In a judgment of 10 May 2001 (Colectânea de Jurisprudência, 2001, vol. III, p. 85), the Lisbon Court of Appeal held that the mere filing of an application for registration conferred on the applicant a “legal expectation” (expectativa jurídica) that warranted the protection of the law.

Article 5 of the New Code of Industrial Property, which was introduced by legislative-decree no. 36/2003 of 5 March 2003 and came into force on 1 July 2003, provides “provisional protection” of the mark even prior to registration and the applicant is entitled to bring an action in damages on the basis of that protection.