Decizia nr. 6678/2006 — ÎCCJ, Secția I civilă — recurs împotriva sentinței nr. 655/2003 a Tribunalului București

Reclamanta nu are calitate procesuală activă în promovarea unei acțiuni în anularea înregistrării mărcii, deoarece nu este titulara unei mărci opozabile. În dezvoltarea acestui motiv de recurs recurenta susține că, din înscrisurile depuse la dosar, reiese că nu reclamanta este titulara mărcii M.D.I.M.U.O.W. înregistrată pe cale națională în Malaysia, ci o altă societate comercială, M.D.O.W. (Malaezia) SDN BHD. Art. 48 din Legea nr. 84/1998 conferă drept la acțiune „persoanei interesate”, dar interesată nu poate fi decât o persoană care invocă un drept exclusiv, opozabil concurenților. În speță, persoana interesată nu poate fi decât titulara mărcii înregistrate, numai identitatea dintre titularul dreptului și titularul acțiunii putând conferi legitimare procesuală activă reclamantei, identitate care în speță nu există.

Instanța a schimbat cauza acțiunii în apel, hotărârea fiind dată cu încălcarea dispozițiilor art. 294 C. proc. civ. și a dat ceea ce nu s-a cerut, acestea fiind motive de recurs prevăzute de art. 304 pct. 6 și 9 C. proc. civ. În dezvoltarea acestor motive, recurenta arată că : Reclamanta a învestit instanța cu o acțiune în anularea înregistrării mărcii ca fiind făcută cu rea-credință, încălcând astfel drepturile asupra mărcii notorii a intimatei și dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998. În ciuda acestui fapt, instanța de apel își întemeiază în drept hotărârea pe dispozițiile art. 48 lit. e) din Legea nr. 84/1998, precum și pe dispozițiile din Convenția de la Paris care au acest corespondent în legea română, reținând încălcarea unui drept anterior și nu pretinsa înregistrare a mărcii cu rea-credință.

Instanța de apel nu a analizat toate motivele de apel formulate de pârâtă, încălcând dispozițiile art. 295 C. proc. civ., motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Astfel, instanța a sintetizat criticile aduse de pârâtă sentinței, dar a respins apelul pentru alte motive și cu alte argumente chiar decât cele invocate de reclamantă în acțiune și în fața instanței de apel.

Decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se sprijină și cuprinde motive străine de natura pricinii, ceea ce atrage aplicarea art. 304 pct. 7 C. proc. civ. În acest sens, recurenta arată că instanța de apel și-a întemeiat hotărârea pe argumente străine de pricină și pe texte de lege care sunt inaplicabile în speță. Totodată, a reținut că marca reclamantei este notorie, fără a arăta care sunt probele în acest sens și în condițiile în care chiar reclamanta s-a limitat doar la invocarea notorietății fără a produce vreo dovadă a acesteia.

Decizia este nelegală, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. În dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta arată că: 5.1 Decizia instanței de apel a fost dată cu încălcarea prevederilor art. 2, art. 65 și art. 66 din Legea nr. 84/1998 și prin aplicarea greșită a prevederilor Convenției de la Paris. Astfel, pentru a se înregistra o marcă în România sau pentru a obține protecția unei mărci străine și pe teritoriul României este necesară o manifestare expresă de voință a solicitantului, în sensul desemnării României ca țară în care se dorește protejarea mărcii. În lipsa unei astfel de manifestări de voință, o înregistrare pe cale internațională a unei mărci nu produce niciun efect pe teritoriul României. O marcă ce nu a fost înregistrată pe cale națională la O.S.I.M. poate obține protecție în România numai dacă a fost supusă unei proceduri de înregistrare pe cale internațională prin biroul O.M.P.I., în baza Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului de la Madrid, cu protecție pentru România, ceea ce nu s-a întâmplat în speță. Reclamanta a susținut că și-a înregistrat marca pe cale internațională la Oficiul de Armonizare a Pieței Interne de la Alicante, Spania (O.H.I.M.), dar această înregistrare ar fi de natură să confere reclamantei un drept la marcă comunitară, iar Malaezia nu este membră U.E. Pe de altă parte, mărcile nu se înregistrează internațional în baza Convenției de la Paris, așa cum greșit a reținut instanța de apel, ci numai în baza Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului de la Madrid, la care Malaezia nu este țară semnatară. 5.2 Instanța de apel a reținut în mod nelegal că marca înregistrată de reclamantă în Malaezia este o marcă notorie în România., încălcând dispozițiile art. 3 lit. c) și art. 20 din Legea nr. 84/1998 și regula 16(4) din H.G. nr. 833/1998. Astfel, instanța a reținut, în lipsa oricăror dovezi, că marca în litigiu este o marcă notorie; această verificare trebuia să se facă în raport de teritoriul României și de data la care marca pârâtei a fost înregistrată, respectiv la 20 septembrie 2001, ținându-se seama de criteriile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 84/1998, ceea ce nu s-a întâmplat în speță. 5.3 Instanța de apel a reținut în mod greșit că pârâta trebuia să ceară acordul reclamantei la înregistrarea mărcii, atât timp cât reclamanta nu este titulara vreunei mărci înregistrate care să se bucure de protecție pe teritoriul României și nici nu este titulara unei mărci notorii. 5.4 Instanța de apel a reținut în mod greșit reaua-credință a pârâtei pe temeiul unor acte sau fapte pretins săvârșite ulterior înregistrării, încălcând dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Potrivit textului de lege menționat, anularea mărcii se poate cere când înregistrarea a fost solicitată cu rea-credință, ceea ce înseamnă că reaua-credință trebuie apreciată numai în raport cu momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se cere. Pretinsele acțiuni ulterioare înregistrării, la care se referă instanța de apel, sunt acțiuni în contrafacere și în suspendarea acțiunii de vămuire și au fost promovate în temeiul Legii nr. 202/2000 și art. 35 din Legea nr. 84/1998, de către recurentă, la care și intimata este asociată. Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea deciziei, respingerea acțiunii ca fiind promovată de o persoană fără calitate procesuală activă, iar în subsidiar ca neîntemeiată sau casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare pentru administrarea de noi probe. Intimata a depus la dosar întâmpinare, răspunzând tuturor criticilor formulate de recurentă și solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată, al căror cuantum va fi indicat și probat cu ocazia dezbaterii în fond a recursului. Recursul este, într-adevăr, nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente: 1. Critica potrivit căreia reclamanta nu ar avea calitate procesuală activă în promovarea acțiunii, formulată și în apel, neîncadrată în drept de recurentă, se circumscrie motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. deoarece, dacă reclamanta nu este persoană interesată să ceară anularea mărcii în înțelesul art. 48 din Legea nr. 84/1998, admiterea acțiunii sale s-a făcut cu încălcarea legii. Acest motiv de recurs este însă nefondat. Recurenta susține că persoană interesată să ceară anularea mărcii în baza art. 48 din Legea nr. 84/1998 nu poate fi decât o persoană care invocă un drept exclusiv, opozabil concurenților, iar în speță persoana interesată nu poate fi decât titulara mărcii înregistrate. Acest punct de vedere nu are suport legal. Potrivit art. 48 din Legea nr. 84/1998 orice persoană interesată poate să ceară anularea înregistrării unei mărci, pentru motivele prevăzute în textul de lege menționat. Sfera persoanelor interesate să formuleze o astfel de cerere se determină în funcție de motivul de anulare invocat. În cazul în care se invocă dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b), respectiv înregistrarea mărcii cu încălcarea dispozițiilor art. 6 din lege, se pune problema conflictului cu o marcă anterior înregistrată [art. 6 lit. a)-c) sau cu o marcă notorie art. 6 lit. d)-e)]. Într-o atare situație, persoana interesată să solicite anularea este numai titularul unui drept la marcă anterior înregistrată sau notorie, așa cum susține recurenta, și nu orice persoană, chiar consumatorii, așa cum susține intimata în întâmpinare. Numai că, în speță, nu s-a solicitat anularea înregistrării mărcii pentru existența unui conflict cu un drept la marcă anterior protejat, ci pentru înregistrarea cu rea-credință. Acest din urmă motiv, prevăzut în art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, reprezintă un motiv de anulare distinct de conflictul cu o marcă anterioară. Dacă s-ar condiționa dreptul la acțiune în anularea înregistrării pentru rea-credință de calitatea de titular al unei mărci anterioare, reglementarea din art. 48 alin. (1) lit. c) ar deveni superfluă, deoarece titularul mărcii anterioare are la dispoziție acțiunea în anulare întemeiată pe art. 48 alin. (1) lit. b), în care nu este ținut să facă decât dovada conflictului, nu și a relei-credințe. În plus, pentru situația conflictului cu un drept la marcă anterior protejat la care se referă art. 48 alin. (1) lit. b), dreptul la acțiune se prescrie în 5 ani de la data înregistrării mărcii, iar în cazul înregistrării mărcii cu rea-credință anularea poate fi ceruită oricând în perioada de protecție a mărcii. Așadar, fiind vorba despre anularea înregistrării mărcii cu rea-credință, și nu despre încălcarea unui drept la marcă anterior protejat, pentru a justifica legitimarea procesuală activă, reclamanta nu trebuie să facă dovada că deținea la data înregistrării cererii de către pârâtă o marcă anterior înregistrată sau o marcă notorie. Pentru aceste considerente, susținerile recurentei referitoare la înregistrarea în Malaezia a mărcii pe numele altei societăți comerciale decât reclamanta nu prezintă nici o relevanță. Reclamanta a susținut că are intenția legitimă de a comercializa în România produse de mobilier sub marca M.D., pe care a creat-o și a dezvoltat-o la nivel mondial, intenție pe care nu și-o poate materializa din cauza înregistrării mărcii cu rea-credință de către pârâtă. În acest mod reclamanta a justificat interesul promovării acțiunii, dovedirea sau nu a acestor susțineri fiind o chestiune care ține de analiza pe fond a cauzei. 2. Motivul de recurs conform căruia instanța de apel a schimbat cauza acțiunii, pronunțându-se asupra motivului de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. e), deși se invocase art. 48 alin. (1) lit. c), nu este fondat, de asemenea. Instanța de apel a analizat, printre altele, și criticile referitoare la reaua-credință reținută în sarcina pârâtei, păstrând soluția de anulare a înregistrării mărcii pentru acest motiv. Dacă ar fi analizat pricina exclusiv din perspectiva dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, ar fi fost vorba, într-adevăr, de schimbarea cauzei juridice, deoarece textul de lege menționat se referă la existența unui conflict cu un drept anterior dobândit cu privire la o indicație geografică protejată, un desen sau model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori un drept de autor. În realitate, decizia recurată conține, pe lângă considerațiile referitoare la reaua-credință, și referiri la o serie de dispoziții legale care nu sunt aplicabile în speță, ceea ce însă nu echivalează cu o schimbare a cauzei cererii de chemare în judecată, așa cum corect a arătat intimata prin întâmpinare. În ceea ce privește acordarea de către instanță a ceea ce nu s-a cerut, Înalta Curte constată că acest motiv de recurs, prevăzut de art. 304 pct. 6 C. proc. civ., nu este incident în speță deoarece, respingând apelul, curtea de apel nu a acordat nimic, ci a menținut soluția primei instanțe, care s-a pronunțat în limitele învestirii, anulând înregistrarea mărcii. 3. Și criticile referitoare la motivarea deciziei, care se circumscriu motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., sunt nefondate. Instanța de apel a redat criticile formulate de apelantă și le-a găsit neîntemeiate, chiar dacă pentru considerente diferite chiar de cele invocate de intimata însăși. Decizia cuprinde motivele pe care se sprijină, iar acestea nu sunt străine de natura pricinii, deoarece se mențin în domeniul proprietății intelectuale și analizează valabilitatea dreptului la marcă. Este adevărat că motivarea instanței de apel conține o serie de confuzii și greșeli în interpretarea legii, dar nu se poate susține că motivarea lipsește cu desăvârșire sau că nu are nicio legătură cu pricina, pentru ca instanța de recurs să considere să nu s-a intrat în cercetarea fondului și, în baza art. 312 alin. (4) C. proc. civ., să dispună casarea cu trimitere spre rejudecare, așa cum a solicitat recurenta în subsidiar. Instanța de recurs va suplini motivarea curții de apel și va păstra soluția acesteia, care este legală în raport de situația de fapt reținută. 4. Recursul nu poate fi admis nici în baza art. 304 pct. 9 C. proc. civ. 4.1 Pentru ca o marcă să beneficieze de protecție pe teritoriul României, aceasta trebuie să fie înregistrată în România, conform art. 4 din Legea nr. 84/1998 care prevede că dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Protecția mărcii în România poate fi obținută și pe calea înregistrării internaționale a mărcii, efectuată conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care își extinde efectele și în România cu urmarea procedurii prevăzute de art. 66 din Legea nr. 84/1998. În speță, reclamanta nu se află în nici una din aceste două situații și nici nu a pretins că s-ar afla. Toate constatările instanței de apel referitoare la extinderea efectelor înregistrării mărcii în Malaezia la un alt spațiu geografic, la durata unei atare protecții, coroborate cu referirile la caracterul notoriu al mărcii nu au nici un suport legal, iar prevederile Convenției de la Paris sunt greșit interpretate, deoarece calitatea unui stat de membru al Convenției nu transformă în internaționale înregistrările naționale ale mărcilor de pe teritoriul acelui stat. 4.2 De asemenea, instanța de apel, ca și prima instanță, au reținut că reclamanta deține o marcă notorie, fără a arăta care sunt considerentele pentru care au ajuns la această concluzie, respectiv fără a arăta care era ponderea cunoașterii mărcii M.D. în cadrul segmentului de public relevant din România, utilizatorii de mobilier și decorațiuni interioare, la data înregistrării cererii. În lipsa constatării că marca era larg cunoscută în cadrul acestui public, la această dată, în mod nelegal a reținut instanța de apel că sunt întrunite cerințele art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998. Dar, chiar dacă instanța de apel a ajuns nelegal la concluzia că reclamanta este titulara unui drept la marcă anterior protejat în România și că respectiva marcă este una notorie, această concluzie eronată nu are influență asupra soluției, deoarece reclamanta, deși a afirmat că marca sa este notorie, a invocat ca motiv de anulare a înregistrarea mărcii cu rea-credință, și nu conflictul cu o marcă anterior înregistrată sau notorie. 4.3 Acordul la înregistrarea mărcii nu trebuia, într-adevăr, cerut reclamantei ca titulară a unei mărci anterior înregistrate sau notorii. 4.4 Pârâta trebuia însă să ceară și să obțină acordul reclamantei înainte de a solicita înregistrarea mărcii, pentru ca ea să poată fi considerată de bună-credință. Situația de fapt reținută de instanțele de fond este următoarea: Societatea comercială pârâtă M.D. România SRL a luat ființă în baza actului constitutiv din data de 23 februarie 2000, prin asocierea domnului R.B., cetățean canadian, cu SC I.M. M.D. SRL, persoană juridică italiană înregistrată la Camera de Comerț și Agricultură din Veneția la 19 februarie 1996. Obiectul de activitate principal a fost prevăzut ca fiind comerțul cu amănuntul cu mobilă, articole de iluminat și alte articole de uz casnic. Pârâta nu a desfășurat deloc activitate comercială, din cauza neînțelegerilor dintre parteneri. Asociatul persoană fizică a solicitat la 20 septembrie 2001 înregistrarea mărcii „M.D.O.W.” pe numele pârâtei, pentru produse din clasa 20 (mobile, oglinzi, rame etc.) și servicii din clasele 35 și 39, în condițiile în care cunoștea că reclamanta folosește de mai mulți ani semnul „M.D.I.M.U.” pentru a-și distinge produsele și serviciile identice sau similare. Cererea de înregistrare a mărcii formulată de pârâtă, pe fondul neînțelegerilor dintre asociați, al lipsei de activitate comercială a societății pârâte și al cunoașterii utilizării semnului similar de către partenerul italian pentru același gen de produse și servicii denotă rea-credință din partea pârâtei, așa cum corect s-a reținut. Este adevărat că atitudinea subiectivă a solicitantului înregistrării trebuie verificată în raport de data cererii de înregistrare, dar comportamentul ulterior al solicitantului poate să confirme că acesta a fost de rea-credință la data formulării cererii, cum este cazul în speță. Sub acest aspect instanțele au reținut că pârâta nu a utilizat marca înregistrată pentru a distinge produse sau servicii, în schimb, a acționat-o în instanță pe reclamantă atunci când aceasta a încercat să-și comercializeze în România produsele sub semnul „M.D.I.M.U.”. În raport de situația de fapt reținută, care nu poate fi schimbată în recurs prin reaprecierea probelor, instanțele au considerat în mod corect că sunt aplicabile dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și au hotărât anularea înregistrării mărcii pârâtei pentru rea-credință. Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 312 C. proc. civ., va menține decizia atacată și va respinge recursul ca nefondat. În ceea ce privește cheltuielile de judecată, deși recurenta a căzut în pretenții, nu poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, deoarece, până la data dezbaterii recursului în ședință publică, intimata nu a depus la dosar înscrisurile doveditoare ale cheltuielilor efectuate în proces. Prin concluziile scrise înregistrate la data de 6 iulie 2006, dată pentru care s-a amânat pronunțarea hotărârii, intimata a solicitat plata sumei de 10098 Euro cheltuieli de judecată, atașând o serie de înscrisuri; cum toate acestea au fost depuse la dosar după darea hotărârii, instanța nu a avut posibilitatea să aprecieze nici asupra unei eventuale repuneri pe rol a cauzei, în temeiul art. 151 C. proc. civ.