ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4863/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 4863/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Deliberând în condițiile

art. 256 C. proc. civ. asupra cauzei civile de față reține următoarele:

Prin sentința civilă

nr. 746 din 29 mai 2009, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis acțiunea

formulată de către reclamanta T.O.G. Limited în contradictoriu cu pârâta S.R.Tv.,

și a dispus decăderea din drepturile conferite de înregistrarea mărcii T.O. pentru

produsele și serviciile din clasele 35, 38 și 41.

Pentru a hotărî astfel,

instanța de fond a reținut că prin cererea din 18 august 2006, reclamanta a solicitat

înregistrarea mărcii T.O. pentru produsele și serviciile din clasele 9, 35, 38,

39, 41. În soluționarea acestei cereri, O.S.I.M. a emis avizul de refuz provizoriu,

motivat de anterioritatea înregistrării mărcii T.O., și de dispozițiile art. 6

lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Potrivit certificatului

depus la dosar, pârâta este titulara protecției în România a mărcii T.O. pentru

produsele și serviciile din clasele 16, 35, 38, 39, 40, 41, 44, perioada de valabilitate

a mărcii expirând la 16 februarie 2018.

Tribunalul a reținut interesul

reclamantei în formularea unei astfel de acțiuni în decădere justificat de faptul

că aceasta intenționează să înregistreze în România o marcă similară cu cea a pârâtei,

dar este împiedicată de prevederile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Reținând și faptul că

de natura acțiunii în decădere este probarea de către pârâtă a faptului că marca

a fost folosită în ultimii 5 ani pentru produsele și serviciile pentru care a fost

înregistrată.

Din probele administrate

în cauză, prima instanță a reținut ca dovedite apărările privind folosirea expresiei

verbale T.O. pentru identificarea serviciilor incluse în clasa 41.

A reținut însă Tribunalul

că, probele privind posibilitatea cunoașterii de către public despre existența mărcii

pârâtei nu pot fi luate în considerare ca o apărare valabilă pentru respingerea

cererii de decădere, apreciind că în condițiile art. 46 alin. (2) din Legea nr.

84/1998, pârâta ar fi putut produce dovezi că, deși nu a folosit marca într-o perioadă

de 5 ani de la data înregistrării de către O.S.I.M., mai înainte de luna august

2008 a făcut totuși acest lucru.

Dar, apariția mărcii în

emisiunea din septembrie 2007 nu a fost luată în considerare de către prima instanță

care a apreciat că expresia apare pe ecran fără a identifica cu precizie o rubrică,

astfel că nu se poate reține că publicul a avut cunoștință de intenția pârâtei de

a folosi acest semn ca marcă.

Privitor la emisiunile

din 2006, s-a reținut că nu s-a putut proba conținutul acestora și deci nu rezultă

nici modul de folosire a semnului către public a expresiei verbale. S-a arătat astfel

că nu fac dovada folosirii efective a mărcii în sensul art. 45 alin. (1) lit.

a), actele izolate, precum cele sporadice, puțin importante.

Tribunalul a respins și

apărarea privind curgerea unui nou termen de la data reînnoirii mărcii reținând

că decăderea se pronunță când, timp de 5 ani, în perioada de protecție, titularul

nu a folosit marca. Cu privire la situația din dosar, Tribunalul a reținut că, față

de cererea din noiembrie 2008, indiferent de data reînnoirii, dacă anterior lui

noiembrie 2003 pârâta nu face dovada cerută de art. 45, cererea de decădere e întemeiată.

Curtea de Apel București,

secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prin decizia

nr. 127A din 20 mai 2010, a respins, ca nefondat, apelul declarat de pârâtă, pentru

considerentele ce urmează:

Dovada interesului în

promovarea cererii de decădere este în mod constant în practica judiciară reținută

ca fiind dovedită prin simplul fapt al încercării privind înregistrarea unei mărci

care este respinsă prin simplul fapt al invocării dreptului anterior al pârâtei.

Potrivit reglementării

protecției drepturilor asupra mărcilor de comerț, faptul folosinței mărcii nu este

necesar pentru obținerea înregistrării mărcii. în consecință, nu pot fi primite

argumentele apelantei privind lipsa de interes a reclamantei în formularea acțiunii

în decădere dată fiind imposibilitatea folosirii ulterioare a mărcii. Analiza O.S.I.M.

privind cererea de înregistrare se va reduce la condițiile pe care Legea nr. 84/1998

le stabilește ca și condiții esențiale privind registrabilitatea mărcilor care însă

nu includ dovezi privind capacitatea folosinței efective a mărcii ulterior datei

înregistrării.

Al doilea motiv de apel

este, de asemenea, neîntemeiat, deoarece durata de protecție a unei mărci pe numele

unuia și aceluiași titular este privită ca un tot unitar, indiferent de faptul că

perioada de protecție este reînnoită o dată la 10 ani. Finalitatea urmărită de către

legiuitor prin stabilirea reînnoirii periodice a înregistrării este tocmai faptul

de a verifica interesul titularului în menținerea înregistrării.

Nu se poate reține însă

că reînnoirea titlului la marcă ar putea fi invocată pentru a împiedica acțiunea

în decădere care are practic același scop ca și procedura reînnoirii însăși: de

a verifica în ce măsură se justifică menținerea înregistrării mărcii în scopul pentru

care înregistrarea însăși a fost recunoscută: folosirea efectivă în comerț în scopul

identificării originii bunurilor sau serviciilor.

Pe fondul cauzei, Curtea

a reținut că, în considerentele sentinței, nu există motive contradictorii, ci Tribunalul

arată că reține ca fiind dovedită difuzarea emisiunii T.O. în zilele de 19

septembrie 2007 și, respectiv 13 octombrie 2007, dar că aceste probe nu sunt suficiente

pentru a dovedi ca neîntemeiată cererea de decădere.

În completarea raționamentului

expus de către instanța de fond, Curtea a reținut că, în zădărnicirea unei cereri

în decădere, practica judiciară a reținut ca fiind necesar a se dovedi o folosință

efectivă care impune inclusiv folosirea serioasă a mărcii în acest sens, „actele

izolate de folosire sau cele sporadice, puțin importante, nu pot fi considerate

ca fiind acte serioase de exploatare”.

Or, făcând aplicarea acestui

principiu identificat în doctrină, Tribunalul a constatat că „expresia verbală apare

pe ecran fără a identifica cu precizie o rubrică, astfel că nu se poate reține că

publicul a avut cunoștință de intenția pârâtei de a folosi acest semn ca marcă”.

Mai concret, nu rezultă cu claritate că prin apariția pe ecran a mărcii verbale

se intenționa identificarea unei emisiuni de sine-stătătoare al cărui conținut specific

să se distingă de cel al altor emisiuni.

Împotriva deciziei a declarat

recurs S.R.Tv. întemeiat pe dispozițiile pct. 7, 8 și 9 ale art. 304 C. proc.

civ.

Prin dezvoltarea motivelor

de recurs, se arată că acțiunea este lipsită de interes, căci existența unei cereri

a reclamantei la O.S.I.M. nu probează interesul. Reclamanta nu a făcut dovada că

are capacitatea de exercițiu de a produce, promova și radiodifuza emisiuni de televiziune.

Nici pe fond acțiunea

nu este fondată deoarece recurenta a difuzat numeroase emisiuni sub titlul T.A.

Cum posturile de televiziune au obligația să păstreze monitorizarea programelor

numai 30 zile, folosința a fost exemplificată cu DVD-urile emisiunilor din 19

septembrie 2007 și 13 octombrie 2007.

Tot în cadrul recursului

este analizată și contradictorialitatea argumentelor aduse de prima instanță.

O altă critică se referă

la „analiza superficială” a probelor administrate de pârâtă. Astfel, pârâta a dovedit

utilizarea în perioada martie-iunie 2006, în 19 septembrie 2007 și 13 octombrie

2007 cu DVD-uri, precum și cu înscrisuri emanate de la compartimentul emisie al

S.R.Tv. și de la serviciul coordonare program. A fost dovedită și difuzarea de emisiuni

purtând marca T.A. (clasa 38), precum și publicitatea emisiunilor (clasa 35).

Drept urmare, argumentele

instanței de apel sunt contrazise de faptul că produsul concret căruia i s-a aplicat

semnul îl formează emisiunile difuzate în 2007 și magazinul sportiv difuzat în martie-iunie

2006, iar modul în care această folosire a servit funcției mărcii este dat de notorietatea

titlului emisiunilor difuzate ale TVR.

Instanțele de fapt nu

și-au motivat hotărârile pronunțate, iar instanța de apel nu se pronunță cu privire

la afirmația instanței de fond potrivit căreia pentru clasele 35 și 38 nu există

dovada utilizării.

Se mai arată că instanța

de apel nu a luat în discuție nici faptul că reclamanta nu a făcut dovada că lipsa

utilizării mărcii ar fi fost fără motive justificate.

S.R.Tv. a pierdut dreptul

la radiodifuzarea meciurilor de fotbal din Liga I și a dreptului la radiodifuzarea

rezumatelor meciurilor din ligă, ceea ce motivează neutilizarea mărcii, din motive

independente de voința sa.

Intimata-reclamantă, deși

legal citată, nu a formulat întâmpinare în condițiile art. 308 alin. (2) C.

proc. civ.

Înalta Curte, analizând

decizia prin prisma criticilor formulate, a probatoriilor administrate și a temeiurilor

de drept incidente cauzei reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele

ce succed:

- Conform art. 45

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în temeiul căreia a fost intentată acțiunea

reclamantei – orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei

de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă,

dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul folosirii efectivă pe teritoriul

României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile

pentru care a fost înregistrată.

Legea nu definește ce

se înțelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea

instanței să stabilească, în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei

cauze, dacă persoana care formulează o acțiune în decăderea titularului din dreptul

la marcă are sau nu interes în promovarea acțiunii, prin prisma criteriilor conform

cărora interesul trebuie să fie direct, personal, legitim, născut și actual.

Ambele instanțe de fond

au reținut corect existența interesului reclamantei față de împrejurarea că aceasta

intenționează să înregistreze în România o marcă similară cu cea a pârâtei și că

dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu îi permit aceasta.

Persoana aflată într-o

atare situație juridică justifică interesul de a obține decăderea concurentului

din dreptul asupra mărcii înregistrate, dar nefolosită.

A pretinde reclamantei

că, înainte de a intenta acțiunea în decădere, să facă dovezi referitoare la capabilitatea

de a produce, promova și difuza emisiuni de televiziune cu marca T.A. pe teritoriul

României cum se pretinde de pârâtă, înseamnă să a-i pretinde să se hazardeze într-un

demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care, până la un eventual

succes al acțiunii în decădere, pârâta le deținea exclusiv asupra mărcii sale.

De altfel, printre condițiile

de registrabilitate a mărcii nu se află și dovezile privind capacitatea folosinței

efective a mărcii ulterior datei înregistrării, astfel cum interpretează recurenta

dispozițiile legale.

Așadar, instanța de apel

a reținut corect ca fiind dovedit interesul reclamantei în inițierea demersului

judiciar.

- Instanța de apel, deși

a motivat pe scurt hotărârea, a examinat totuși în mod real problemele esențiale

care i-au fost supuse: lipsa interesului în formularea acțiunii și dovedirea folosirii

mărcii în litigiu.

Pentru ca o hotărâre judecătorească

să fie motivată, în sensul dispozițiilor art. 261 pct. 5 C. proc. civ., este necesar

ca judecătorul să motiveze soluția dată și nu să răspundă separat diferitelor argumente

ale părților, care nu sunt esențiale.

Astfel, recurenta afirmă

că instanța nu s-a pronunțat asupra criticilor referitoare la contradictorialitatea

motivelor sentinței precum și asupra criticii că reclamanta nu a făcut dovada că

lipsa utilizării ar fi fost fără motive justificate.

În speță, instanța de

apel, înlăturând prima critică aduce argumente suplimentare motivării primei instanțe

în ceea ce privește lipsa dovezilor de utilizare a mărcii.

Este real că instanța

de apel nu răspunde criticii referitoare la absența probelor administrate de reclamantă

în dovedirea absenței motivelor nejustificate.

Doar că dispozițiile legale

în materie, art. 47 [în prezent art. 46 alin. (4)] din Legea nr. 84/1998, impun

că dovada folosirii mărcii incumbă titularului mărcii, deci pârâtei și nu reclamantei.

Nepronunțarea asupra acestui

motiv de apel nu are nicio înrâurire asupra soluției pronunțate câtă vreme recurenta

trebuia să facă dovada că nefolosirea se datorează unor circumstanțe mai presus

de voința sa. Faptul că nu a mai fost eligibilă în cadrul licitațiilor organizate

pentru transmiterea meciurilor de fotbal din Liga I nu reprezintă o împrejurare

ce să denote cauze mai presus de voința recurentei de a folosi marca T.A., în condițiile

în care marca nu era înregistrată doar pentru acest gen de transmisii televizate.

- Recurenta susține că

a făcut dovada folosinței mărcii pentru toate clasele de produse și servicii.

Cu privire la clasa 35

(promovare/publicitate) se arată că spoturile de autopromovare și difuzarea unei

emisiuni de televiziune implică și o activitate de promovare.

Numai că în Ghidul de

utilizare a Clasificării de la Nisa (ediția a 9-a) se precizează că această clasă

cuprinde în mod particular „strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor

produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze comod”.

Rezultă din această explicitare faptul că serviciile din clasa 35, în speță promovare/publicitate,

nu se referă la produsele proprii, ci se referă la acele servicii exercitate în

folosul și beneficiul terților.

Referitor la producerea

și înregistrarea – clasa 41 – de către pârâtă a unor emisiuni produse și înregistrate

sub marca T.A. se arată că dovada o reprezintă DVD-urile pentru perioada martie-iunie

2006, din 19 septembrie 2007 și din 13 octombrie 2007.

Însă, așa cum au reținut

ambele instanțe de fond, expresia verbală ce apare pe ecran, fără identificarea

vreunei rubrici, nu determină recunoașterea de către public a intenției de a folosi

acest semn ca marcă.

Înscrisurile depuse atestă

că emisiunea A. s-a difuzat în perioada martie-iunie 2006 nu și că expresia verbală

T.A. a fost folosită ca marcă în sensul de a distinge produsul oferit spre vânzare

- emisiuni sportive - de alte produse de același gen.

Pârâta nu a arătat de

ce situația de fapt reținută de prima instanță, însușită și completată de instanța

superioară de fond nu a fost pe deplin stabilită.

Aceasta pentru că în etapa

procesuală a recursului, decizia poate fi analizată doar pentru motive de nelegalitate

și nu pentru motive de netemeinicie.

În recurs nu s-au complinit

probe cu înscrisuri care să dovedească că marca a fost exploatată real, public și

neechivoc, în condițiile în care actele sporadice de folosire nu au făcut dovada

constantei utilizării semnului în relațiile cu produsele/serviciile aferente.

Recurenta avea obligația,

potrivit legii, să facă dovezi privind produsul concret căruia i s-a aplicat semnul

și modul cum această folosire a servit funcționării mărcii.

În mod similar și pentru

aceleași argumente nu vor fi reținute ca fondate apărările formulate pentru clasa

38 (difuzarea de emisiuni de televiziune purtând marca T.A.).

Drept urmare, dispozițiile

art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, în forma în vigoare la data formulării cererii

de chemare în judecată, au fost corect aplicate întrucât nu a rezultat cu claritate,

fără echivoc că apariția pe ecran a mărcii verbale a identificat o emisiune de sine

stătătoare al cărui conținut specific să se distingă de cel al altor emisiuni.

Recurenta invocă și

pct. 8 al art. 304 C. proc. civ. fără însă a arăta care este actul juridic dedus

judecății ce a fost interpretat eronat în sensul încălcării principiului înscris

în art. 969 alin. (1) C. civ., potrivit căruia convențiile legal făcute au putere

de lege între părțile contractante, așa încât se constată că textul de lege a fost

indicat pur formal.

Înalta Curte, pentru argumentele

ce succed, va respinge recursul în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C.

proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat,

recursul declarat de pârâta S.R.Tv. împotriva deciziei nr. 127A din 20 mai 2010

a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 7 iunie 2011.