ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 886/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 886/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)

Asupra cauzei de

față, constată următoarele:

Prin sentința civilă

nr. 362 din 09 martie 2010, Tribunalul București, secția a III a civilă, a

admis în parte cererea reclamantei SC S. SRL în contradictoriu cu pârâta SC C.L.P.

SRL și a obligat pe pârâtă la plata sumei de 5000 Euro (în echivalent lei la

data plății) către reclamantă, cu titlu de daune pentru încălcarea drepturilor

de autor al design-ului.

Totodată, a respins

capetele de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor materiale și

morale și obligarea la publicarea hotărârii în presă, ca neîntemeiate.

A respins ca

neîntemeiată cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea

sentinței, instanța a reținut, referitor la desenul sau modelul industrial care

face obiectul litigiului, respectiv botina velur cu alveole; calapod

semirotund; toc conic înalt de 10 cm, îmbrăcat în velur; alveola - triunghi

asimetric, cu laturile arcuite și colțurile rotunjite sau nu; piele decupată si

aplicată, dar și cu privire la celelalte modele și desene industriale pe care

le deține, că reclamanta beneficiază de drepturi exclusive, recunoscute atât

prin Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe nr. 8/1996, modificată

prin Legea nr. 285/2004, cât și prin dispozițiile Legii nr. 129/1991,

modificată, privind desenele și modelele industriale.

Condiția necesară

pentru recunoașterea protecției prin drept de autor este aceeași ca pentru

toate celelalte opere, respectiv să fie o operă de creație, adică să fie

originală, respectiv să poarte amprenta personalității autorului său,

indiferent de valoarea operei.

Autorul acestor opere

beneficiază de drepturile exclusive de la art. 10 (drepturile morale) și de

drepturile patrimoniale exclusive de la art. 12 și art. 13 (reproducere,

distribuire, import ele), ca autor al designului, fiind recunoscut și protejat,

prin efectul legii dreptului de autor, de la data când a creat opera protejată,

pentru o durată reglementată la art. 25 și urm. din Legea nr. 8/1996.

Pentru ca designul să

beneficieze de protecție prin proprietatea industrială, ca model sau desen

industrial, conform Legii nr. 129/1991, modificată, este necesară, însă,

obținerea certificatului de înregistrate a DMI la OSIM, în condițiile legii.

Conform prevederilor

acestei legi, desenul industrial reprezintă aspectul exterior al unui produs

sau al unei părți a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultată din

combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi,

culori, formă, textură și/sau materiale și/sau ornamentația produsului în sine.

Modelul industrial

este definit de lege ca fiind aspectul exterior al unui produs sau al unei părți

a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre

principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură

și/sau ornamentația produsului în sine. Certificatul de înregistrare la OSIM a DMI poate fi solicitat de persoana fizică, autor al DMI, sau de persoana juridică, în

speță titularul drepturilor fiind persoana juridică solicitantă și căreia îi

aparțin drepturile conferite prin înregistrare.

Conform dispozițiilor

art. 7, recunoașterea drepturilor prevăzute în Legea nr. 129/1991 nu

prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții egale

privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor și

cele referitoare la mărci, brevete de invenție, modele de utilitate, caractere tipografice

etc., așa cum s-a menționat mai înainte.

Reclamanta susține că

pârâta a încălcat deopotrivă dispozițiile legii dreptului de autor precum și

dispozițiile legii DMI, întrucât a copiat modelul său de botină, l-a fabricat

și l-a comercializat fără drept.

Pârâta s-a apărat,

susținând că în domeniul realizării de încălțăminte există o tipizare a

șabloanelor, după modele italiene, cel mai adesea, așa încât a achiziționat de

la o firmă specializată modele pe baza cărora a fabricat încălțăminte, situația

fiind valabilă și pentru modelul în discuție, iar reclamanta a achiziționat

același șablon de la aceeași firmă, așa încât nu prezintă noutate cu privire la

formă, iar modelele celor două părți nu sunt identice.

Cu privire la aceste

susțineri, tribunalul a constatat că designul creat de reclamantă este o operă

de creație protejată de lege, obiectul dreptului de autor constituindu-l

desenul materialului din care sunt confecționate botinele, iar pârâta a copiat

acest desen și l-a reprodus pe produsele sale.

Data depunerii

cererii la OSIM de către reclamantă reprezintă o dată certă pentru dovedirea

dreptului de autor al reclamantei, cu privire la botina model nr. 14. Pe de

altă parte, pârâta nu a răsturnat prezumția legală de la art. 4 din Legea nr. 8/1996,

modificată, conform căreia este autor al operei (în speță reclamanta din

cauză), persoana sub numele căreia opera este adusă la cunoștința publică,

pentru prima oară.

De asemenea, pârâta

nu a făcut dovada că a creat anterior designul respectiv și are astfel

drepturile de autor asupra lui, iar modelul nu figurează nici în modelele din

revistele din anii 1980 depuse de pârât și nici în modelele șablon, trimise de

firma italiană.

Rezultă că, prin

reproducerea și fabricarea încălțămintei care copiază desenul creat de

reclamantă, respectiv botina cu alveole, pârâta a încălcat drepturile exclusive

de autor ale reclamantei asupra designului, fiind astfel justificat primul

capăt de cerere, în parte, față de dispozițiile de la art. 139 din Legea nr. 8/1996

modificată.

Având în vedere că nu

s-a putut stabili un prejudiciu cauzat reclamantei, echivalent cu un câștig

nerealizat de către pârâtă, tribunalul a admis primul capăt al cererii și a

obligat pârâta la plata sumei de 5.000 Euro, cu titlul de despăgubiri materiale

pentru încălcarea dreptului de autor, stabilite prin raportare la o eventuală

remunerație care s-ar cuveni autorului pentru această creație, în cazul

autorizării actelor de utilizare ale acesteia.

Referitor la capătul

doi al cererii, privind încălcarea drepturilor de proprietate industrială,

conferite prin înregistrarea la OSIM a certificatului DMI, având ca obiect

modele încălțăminte, inclusiv modelul nr. 14 în discuție (botina velur cu

alveole; calapod semirotund; toc conic înalt de 10 cm, îmbrăcat în velur; alveola = triunghi asimetric, cu laturile arcuite și colțurile rotunjite

sau nu; piele decupată și aplicată), tribunalul a avut în vedere declarația

martorului audiat în cauză, care a afirmat că a văzut modelul reclamantei expus

la vânzare într-un magazin care nu era al reclamantei, sub altă marcă și ușor

modificat.

De asemenea, au fost

avute în vedere concluziile expertizei de specialitate efectuate în cauză, care

a stabilit că modelele părților sunt identice, întrucât fiecare are câte patru

alveole pe fiecare latură, aspectul modelelor fiind identic, iar diferențele

dintre acestea fiind nesemnificative, deoarece impresia globală asupra

utilizatorului avizat produsă de modelul pârâtei este aceeași.

Totodată, având în

vedere că forma botinei S. este deja cunoscută, rezultă că esențial la produsul

respectiv este desenul materialului din care se realizează produsul, anume

aplicarea unui desen neobișnuit pe o formă cunoscută. Astfel, modelul

reclamantei are un caracter individual, conferit de desenul aplicat pe botină,

constând în alveole, acest desen nefiind un detaliu nesemnificativ, așa cum

susține pârâta, ci dimpotrivă, reprezentând elementul esențial pentru

respectivul model, iar impresia globală rezultată din compararea cu modelul

pârâtei este aceeași. împrejurarea că elementul decorativ aplicat pe botină de

pârâtă este o bandă de culoarea sidefului, cu o formă ușor modificată, iar în

interior având materialul botinei de aceeași culoare, nu este de natură să

înlăture impresia generală în sensul că modelele sunt identice.

Față de aceste

considerente, tribunalul a apreciat că s-a probat de către reclamantă încălcarea

drepturilor conferite de Legea nr. 129/1992 privind desenele și modelele

industriale, dar reclamanta nu a dovedit prejudiciul suferit, având în vedere

concluziile expertizei contabile efectuate în cauză, care nu a putut stabili

profitul realizat de pârâta din cauză din vânzarea botinelor, tribunalul va

respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei, privind acordarea despăgubirilor

materiale reprezentând beneficiul realizat pe nedrept de către pârâtă, în sumă

de 187.500 Euro, prin reproducere, fabricație, comercializare fără drept a

modelului reclamantei.

Referitor la capătul

trei al cererii, s-a reținut că nu au fost dovedite daunele morale solicitate

de reclamantă, în sumă de 50.000 Euro, pentru încălcarea drepturilor de

proprietate industrială, așa încât această cerere a fost respinsă ca

neîntemeiată.

Având în vedere că nu

este justificată cererea de publicare a prezentei hotărâri în presă, așa cum

s-a solicitat prin ultimul capăt de cerere de către reclamantă, întrucât

dispozițiile art. 139 pct. 14 lit. d) din Legea dreptului de autor nu sunt

incidente în cauză, nefiind întrunite condițiile prevăzute la lit. a (remiterea

încasărilor realizate prin actul ilicit, distrugerea echipamentelor aflate în

proprietatea făptuitorului, scoaterea din circuitul comercial a copiilor

efectuate ilegal, prin distrugere), tribunalul a respins ca neîntemeiat ultimul

capăt de cerere, precum și cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, în

raport de admiterea acțiunii, având în vedere că nu s-au depus acte

justificative conform legii.

Prin decizia civilă

nr. 223 din 12 octombrie 2010, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă

și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondate, apelurile

formulate de ambele părți împotriva sentinței menționate.

Pentru a decide

astfel, s-a apreciat că motivele de apel ale pârâtei privind greșita aplicare a

dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 129/1992 nu sunt întemeiate.

Astfel, prin cererea

introductivă de instanță s-a solicitat obligarea pârâtei la plata de

despăgubiri pentru încălcarea drepturilor izvorâte din calitatea de autor al

design-ului în conformitate cu certificatul DMI din 12 februarie 2006, conform

Legii nr. 129/1991 și a Legii nr. 8/1996.

Obiectul

certificatului de model sau design industrial îl reprezintă un număr de 19

modele de încălțăminte (fie ele pantofi, botine, cizme, ghete). În descrierea

acestor modele, astfel cum aceasta este redată în anexa certificatului de

înregistrare publicat în BOPI - DMI nr. 4/2007, rezultă că modelele sunt

descrise nu numai prin forma elementelor lor componente (ștaif, calapod, toc,

baretă), dar și prin descrierea materialelor din care acestea sunt realizate.

Mai precis, modelul 14 a cărui încălcare se invoca în speță este redat ca reprezentând „botina velur cu alveole; calapod

semirotund; toc conic înalt de 10 cm, îmbrăcat în velur”, alveola fiind

descrisă ca fiind un „triunghi asimetric, cu laturile arcuite și colțurile

rotunjite sau nu; piele decupată aplicată”.

Prin urmare, nu doar

design-ul redat în trei dimensiuni face obiectul protecției, dar și modelul

pantofilor descris în două dimensiuni, în conformitate cu prevederile legale.

Nu poate fi reținută,

astfel, critica pârâtei potrivii căreia, prin luarea în considerare a design-ului

materialului, expertul tehnic pe ale cărui concluzii instanța de fond și-a

întemeiat soluția, a introdus o nouă noțiune în șirul elementelor descrise de

către legiuitor ca fiind caracteristice acestui drept de proprietate

intelectuală.

Câtă vreme modelul

materialului folosit la realizarea pantofului a fost protejat prin dreptul de

proprietate intelectuală, folosirea neautorizată de către pârâtă a aceluiași

model de material pentru un model similar de botină este suficient pentru a se

reține încălcarea acestui drept.

De altfel, diferențele

invocate de către apelantă în descrierea comparativă a modelelor sale și a

celor aparținând reclamatei sunt doar la nivel terminologic „un triunghi cu

vârfurile ascuțite” comparativ cu „un triunghi cu vârfurile arcuite” și

privitor la diferența de culori folosite.

Or, niciunul din

aceste elemente nu poate fi reținut ca fiind de natura să contrazică concluziile

raportului de expertiză, câtă vreme diferența de culori se înscrie în categoria

detaliilor nesemnificative ce nu pot fi luate în considerare la determinarea

caracterului individual al desenului sau modelului industrial.

Analizând apelul

reclamantei, Curtea a reținut că acesta privește, pe de o parte, cuantumul

despăgubirilor acordate de către instanța de fond pentru încălcarea drepturilor

sale exclusive de autor și, pe de altă parte, soluția de neacordare a

despăgubirilor pentru încălcarea dreptului la model industrial, dată fiind imposibilitatea

determinării lor în mod obiectiv.

Instanța de apel a

reținut că și acest apel este nefondat, cu schimbarea considerentelor de fapt

și de drept reținute în soluționarea cauzei de către tribunal.

Curtea a reținut că

temeiul pretențiilor reclamatei este atât dreptul de autor, cât și dreptul

izvorât din certificatul de design sau model industrial eliberat de OSIM.

Potrivit prevederilor

art. 8 din Legea nr. 129/1992, „recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta

lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții

legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de

autor (...)”.

Or, finalitatea

urmărită de către legiuitor prin recunoașterea acestei duble protecții asupra

aceleași creații este aceea de a nu crea o opoziție între titularul dreptului

de autor al creației și titularul dreptului de proprietate industrială care

folosește modelul industrial.

Ipoteza avută în

vedere de textul de lege este aceea în care fiecare dintre aceste drepturi

aparține unor persoane diferite, dar poarta asupra aceluiași produs.

În niciun caz, prin

protecția dubla recunoscută în textul de lege anterior citat nu s-a urmărit

asigurarea dreptului la o dublă despăgubire pentru titularul care ar întruni

ambele calități, pentru situația încălcării acestor drepturi.

În speță, s-a depus

contractul de cesiune al drepturilor patrimonial de autor din partea creatoarei

modelelor de încălțăminte M.G., către reclamanta SC S. SRL. Prin urmare,

drepturile morale de autor rămân în patrimoniul cedentei, iar acestea coexistă

cu dreptul reclamantei la desenul industrial.

Având în vedere că

reclamanta a solicitata plata de despăgubiri pentru încălcarea drepturilor sale,

fără a face distincție între cuantumul cuvenit pentru fiecare dintre aceste

drepturi și, totodată, faptul că acordarea acestora de către instanța de fond

s-a făcut în mod global, Curtea a apreciat că nu este necesar a fi schimbată

soluția pronunțată de către tribunal.

Reținând, însă,

încălcarea dreptului la modelul industrial, Curtea a menținut daunele acordate

în cuantum de 5.000 Euro pentru prejudiciul produs. Pentru determinarea cuantumului

acestor despăgubiri, Curtea a avut in vedere atât concluziile raportului de

expertiză întocmit în fața instanței de fond de către expert D.R. privind

volumul vânzărilor, cât și considerente de echitate.

Astfel, Curtea a luat

în considerare că în jurisprudența țărilor cu îndelungată tradiție în protecția

proprietății intelectuale, în lipsa datelor concrete privitoare la volumul

profilurilor obținute de persoana care încalcă un drept de proprietate

industrială, criteriul avut în vedere pentru cuantumului despăgubirilor este

cel al procentului practicat pe piața relevantă ca preț al obținerii unei

licențe de folosire a dreptului.

Astfel, dată fiind

importanța deosebită a valorilor sociale ocrotite prin protecția drepturilor de

proprietate industrială, rămânerea nepedepsită a faptelor de încălcare ar fi un

fenomen extrem de grav cu consecințe incalculabile, desigur, dificultatea

aplicării aceluiași criteriu dezvoltat în practica Europeană de stabilire a

prejudiciului este dată de faptul că protecția acestor drepturi în România nu

este încă atât de largă încât să se poată determina prețul licențelor calculate

pe segmentul de piață relevant în cauză (al producătorilor de pantofi), dar

acest fapt nu poate fi folosit ca motiv de impunitate de către persoanele ce

nesocotesc protecția acestor drepturi.

Cât privește, însă,

acordarea unei duble despăgubiri pentru un act singular de încălcare a dreptului,

în sensul acordării unor despăgubiri pentru încălcarea dreptului de autor

distinct de cele acordate pentru încălcarea dreptului asupra DMI, Curtea a

apreciat ca aceasta ar contraveni principiilor generale ale răspunderii civile

și nu poate fi acceptată.

De altfel, odată ce

obținerea de către reclamanta a certificatului DMI eliberat de către OSIM

dreptul patrimonial de autor nu mai are o existență distinctă de acesta,

certificatul OSIM asigurând o protecție mai puternică decât dreptul de autor,

care nu se obiectivează precum modelele descrise cuprinse în anexa

certificatului DMI, a conchis instanța de apel.

Împotriva

acestei decizii au declarat recurs, în termen legal, atât reclamanta SC S. SRL,

cât și pârâta SC C.L.P. SRL, criticând-o pentru nelegalitate.

recurs, întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.,

reclamanta SC S. SRL a susținut, în esență, următoarele:

- Decizia este dată

cu aplicarea greșită a prevederilor art. 8 (devenit art. 5 prin republicarea

legii din anul 2007) din Legea nr. 129/1992, instanța de apel apreciind în mod

greșit că această prevedere se aplică doar în cazul în care titularul dreptului

de autor și titularul dreptului de proprietate industrială care folosește

modelul industrial sunt persoane diferite.

Legiuitorul nu face

nicio distincție în acest sens, ca atare, nici instanța nu o poate face, iar

interpretarea instanței nu este nici în litera, nici în spiritul legii, după

cum rezultă și din art. 2 din lege.

Constatările

instanței privind dubla despăgubire în contextul aceluiași art. 8 (actual art. 5)

sunt contradictorii, deoarece, chiar și în ipoteza în care titularul dreptului

de autor și titularul dreptului de proprietate industrială sunt persoane

diferite, este vorba de o dublă despăgubire, independent de faptul că se acorda

aceleiași persoane sau unor persoane diferite.

- Cu privire la daunele

acordate de către prima instanță pentru încălcarea drepturilor de autor al

designului, deși inițial se menționează că nu este schimbată soluția tribunalului,

acest lucru însemnând că este menținută suma de 5.000 de Euro ca daune pentru

încălcarea drepturilor de autor, în realitate, instanța de apel nu a menținut

soluția tribunalului.

Instanța, de fapt, a transferat

această suma de bani asupra capătului 2 al cererii de chemare în judecată, prin

care reclamanta solicita despăgubiri pentru încălcarea drepturilor referitoare

la protecția desenelor și modelelor industriale, constând în beneficiul

realizat pe nedrept de către pârâtă prin încălcarea dreptului reclamantei de

reproducere, fabricație, comercializare fără drept a modelului industrial, și în

subsidiar, distrugerea calapoadelor și scoaterea din circuitul comercial, prin

confiscare și distrugere, a încălțămintei efectuate ilegal.

- Privitor la capătul

2 al cererii de chemare în judecată, instanța a acordat suma de 5.000 de Euro, fără

a motiva soluția în drept și fără a avea în vedere prevederile legale în

vigoare.

În determinarea

daunelor datorate titularului drepturilor izvorâte din certificatul DMI din

2006, beneficiul realizat pe nedrept de către pârâtă, ca și beneficiul de care

este lipsit titularul ca urmare a faptei de contrafacere, reprezintă criterii

pertinente, prevăzute ca atare de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr.

100/2005 adoptată pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2004/47/CE

a Parlamentului European și a Consiliului.

Întrucât instanța nu

a avut în vedere niciunul dintre criteriile legale, hotărârea este nemotivată,

neîntrunind exigențele prevăzute de art. 261 pct. 5 C. proc. civ.

Instanța a reținut că

acordă suma de 5.000 de Euro având în vedere concluziile raportului de

expertiză întocmit de expertul contabil D.R. privind volumul vânzărilor, cât și

considerente de echitate, cu toate acestea, nu a avut în vedere concluziile

raportului de expertiză și nici nu s-a pronunțat asupra motivelor de apel

privind cuantumul despăgubirilor.

Fapta pârâtei de

reproducere, fabricație, comercializare fără drept a modelului industrial,

trebuie sancționată, deoarece însăși pârâta, în cadrul motivelor de apel, a

recunoscut faptul ca a confecționat câteva perechi de botine din acest model; în

pofida recunoașterii fabricării botinelor, acestea nu se pot identifica în

evidențele contabile, din cauza faptului că societatea C. nu și-a ținut evidența

contabilă conform prevederilor legale.

În lipsa altor

elemente - imputabilă exclusiv pârâtei -, instanța trebuia să țină cont de

concluziile raportului de expertiză. Din hotărârea pronunțată, nu reiese cum

anume a valorificat instanța expertiza contabilă efectuată, deși se referă la

aceasta.

Expertiza contabilă

efectuată a stabilit că media vânzărilor încălțămintei tip botină din totalul

vânzărilor de asemenea încălțăminte – de 244.693 lei - este de 2,16%.

Instanța ar fi

trebuit să acorde întreaga sumă de 244.693 lei, ca sancțiune, pe de o parte,

pentru reproducerea, fabricarea și comercializarea fără drept a modelului

aparținând S.C. S. S.R.L, iar, pe de altă parte, ca sancțiune pentru faptul că

nu și-a înregistrat în contabilitate numărul de perechi de botine pe care le-au

comercializat, probele fiind indubitabile în acest sens. Mai mult neînregistrarea

în contabilitate s-a făcut cu intenție, dat fiind că modelul a fost copiat.

Din actele depuse la

dosarul cauzei, reiese că pârâta a reprodus modelul reclamantei și l-a comercializat

în magazine, în acest sens fiind declarația martorului O.B. și bonul de casă

datat 26 octombrie 2006, dovadă a achiziționării de către reprezentantul S.C. S.

S.R.L., D.A., din magazinul D.&D., aflat în Piața Romană, a botinei produse

de către pârâtă, identica cu cea a S. S.R.L., pentru prețul de 360 lei.

Instanța nu a

menționat de ce a respins solicitarea reclamantei de a acorda suma de 244.693

lei și nu s-a pronunțat în niciun fel în privința beneficiului nerealizat

solicitat.

La dosar există dovezi

privind anularea a trei comenzi de botine adresate reclamantei, motivul fiind

tocmai „apariția pe piața de profil din România a unor produse contrafăcute

copiate după modelul realizat de către S.C. S. S.R.L. și a imposibilității

garantării de către S.C. S. S.R.L. a retragerii de la comercializare a

produselor”. Suma totală a comenzilor anulate este 12423,6 +7616+8568= 28607,6 Euro,

ce ar fi trebuit acordată, pe lângă suma de 244.693 lei, conform art. 14 alin.

(2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

- Pe toate aspectele

arătate în legătură cu care s-a invocat aplicarea greșită sau încălcarea legii,

argumentarea deciziei criticate este insuficientă, întrucât nu s-au analizat

motivele de apel ale reclamantei și nici nu s-a pronunțat asupra lor, de

asemenea, motivarea este contradictorie, a conchis recurenta – reclamantă.

criticilor formulate, întemeiate pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.,

pârâta SC C.L.P. SRL a arătat următoarele:

Prin motivele de

apel, pârâta a criticat folosirea de către prima instanță a noțiunii de

„design”, pe baza opiniei expertului judiciar, în condițiile în care Legea nr.

129/1992 privind protecția modelelor și desenelor industriale nu conține o

asemenea noțiune.

Instanța de apel,

deși redă definiția legală a modelului și a desenului industrial, înlătură

critica pârâtei pe acest aspect, cu motivarea că instanța de fond nu a introdus

o nouă noțiune în definiția legală. Or, prin folosirea unei noțiuni nedefinite

legal, s-a ajuns la concluzia, pe baza unei expertize – de asemenea, criticate

de către pârâtă, că aceasta ar fi încălcat design-ul. Pentru a mări confuzia,

instanța a reținut existența unui design în trei dimensiuni și a unui model de

pantofi în două dimensiuni.

Recurenta a arătat,

totodată, că, făcându-se confuzie între drepturi reglementate distinct, s-a

motivat încălcarea dreptului de autor, ca drept de proprietate intelectuală,

reglementat de Legea nr. 8/1996, pentru a se reține încălcarea modelului de material,

ca drept de proprietate industrială, reglementat de Legea nr. 129/1992.

Recurenta – pârâtă a

mai susținut că instanța a făcut o interpretare greșită a legii și prin

separarea, în cadrul comparării botinelor, a elementelor materialului botinei,

pentru a delimita elemente considerate esențiale de alte elemente

nesemnificative, încălcând, astfel, principiul potrivit căruia unde legea nu

distinge, nici interpretul nu poate distinge.

Examinând decizia

recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte

constată că recursurile sunt fondate, pentru următoarele considerente:

privește recursul reclamantei, se reține că recurenta – reclamantă a susținut

că decizia de apel este insuficient argumentată și conține motive contradictorii,

reflectând o greșită aplicare a legii.

Susținerile

recurenților sunt, în parte, pertinente, urmând a fi valorificate ca atare,

constatându-se o greșită aplicare a legii, totodată, că din decizia recurată

lipsesc elemente faptice relevante pentru dezlegarea chestiunilor de drept la

care se referă motivele de recurs, după cum se va arăta prin prezentele

considerente.

Se reține că instanța

de judecată a fost învestită în cauză cu soluționarea cererilor în pretenții ale

reclamantei, formulate pentru încălcarea drepturilor patrimoniale de autor aparținând

reclamantei, asupra designului botinei velur cu alveole create de către M.G., designer

– care a cedat reclamantei drepturile patrimoniale asupra creației respective -

și, distinct, pentru încălcarea drepturilor exclusive ale reclamantei,

referitoare la protecția desenelor și a modelelor industriale, asupra aceleiași

botine velur cu alveole, cu calapod semi-rotund, toc conic, 10 cm, îmbrăcat în

velur, alveola – triunghi asimetric, cu laturile arcuite și colțurile rotunjite

sau nu, piele decupată și aplicată (astfel cum rezultă din descrierea modelului

nr. 14 din certificatul de înregistrare a modelului industrial emis de Oficiul

de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr. 017631 din 29 noiembrie 2007, eliberat

în cursul procesului).

Prima instanță a

constatat încălcarea ambelor drepturi de proprietate intelectuală, însă a

acordat despăgubiri doar pentru atingerea adusă drepturilor exclusive de autor

ale reclamantei asupra designului, nu și pentru drepturile conferite de Legea

nr. 129/1992, pentru care nu s-a dovedit prejudiciul suferit.

Împotriva sentinței,

au declarat apel ambele părți.

Prin motivele de

apel, reclamanta a formulat critici atât în ceea ce privește cuantumul

despăgubirilor cuvenite pentru încălcarea dreptului de autor, ce au format

obiectul primului capăt de cerere, cât și cu privire la neacordarea de

despăgubiri pentru încălcarea dreptului asupra modelului industrial, în cadrul

celui de-al doilea capăt de cerere.

Pârâta a criticat

hotărârea primei instanțe exclusiv cu privire la constatarea, de către prima

instanță, a unei încălcări a dreptului reclamantei asupra modelului industrial.

Se observă că pârâta

a formulat critici referitoare exclusiv la cel de-al doilea capăt de cerere,

astfel încât, ținându-se cont de faptul că tribunalul a respins acea cerere,

apelul pârâtei este îndreptat doar împotriva considerentelor sentinței, în

conținutul cărora se regăsește aprecierea care o nemulțumește pe pârâtă, anume

a existenței unei încălcări a dreptului asupra modelului industrial.

Instanța de apel a

socotit admisibil apelul împotriva considerentelor, din moment ce a procedat la

analiza motivelor de apel ale pârâtei, respingându-l ca nefondat, și nu ca

inadmisibil.

În aceste condiții,

nu este posibilă o evaluare a admisibilității apelului în această fază

procesuală, în caz contrar, ajungându-se la agravarea situației pârâtei în

propriul apel.

Considerându-se

învestită prin apelul pârâtei cu cercetarea existenței unei încălcări a

drepturilor prevăzute de Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și

modelelor industriale, instanța de apel a procedat în mod corect analizând

acest aspect.

Ajungând la aceeași

concluzie cu prima instanță în sensul existenței încălcării, în mod legal, a

analizat posibilitatea acordării cumulative de despăgubiri pentru încălcarea atât

a dreptului asupra modelului industrial, cât și a dreptului de autor, pentru

care tribunalul acordase deja despăgubiri.

Este corectă aprecierea

instanței de apel în sensul că reclamanta din cauză nu poate beneficia de o

dublă protecție pentru același produs, oferită atât de legea dreptului de

autor, cât și de legea privind modelele și desenele industriale, astfel încât

este îndreptățită la despăgubiri doar pentru încălcarea unuia dintre drepturile

pretinse.

În speță, reclamanta

este titularul ambelor drepturi, prin raportare la prerogativele patrimoniale

de autor, nu și la cele morale, în condițiile în care reclamanta nu a formulat

nici motive de apel, nici motive de recurs referitoare și la daunele morale.

Dispozițiile art. 8

din Legea nr. 129/1992 (în forma în vigoare la data introducerii cererii de

chemare în judecată – 6 martie 2007), precum și cele ale art. 2 din Legea nr.

8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, permit, într-adevăr,

recunoașterea concomitentă a dreptului de autor și a drepturilor decurgând

dintr-un model industrial, asupra aceluiași produs al creației umane.

Întrucât normele

arătate nu disting, această posibilitate operează independent de faptul dacă

există un singur titular sau titulari diferiți al ambelor drepturi.

Aceste dispoziții

legale vizează exclusiv coexistența drepturilor de proprietate intelectuală, nu

și exercițiul simultan al acestora, atunci când a avut loc una și aceeași faptă

de încălcare, iar obiectul protecției este identic, în tot sau în parte, în

cazul celor două drepturi.

Dacă s-ar accepta

contrariul, s-ar ajunge la aplicarea unei duble sancțiuni autorului faptei de

încălcare, pentru aceeași faptă, totodată, la o îmbogățire fără justă cauză,

din moment ce victima încălcării ar încasa o dublă reparație pentru atingerea

adusă drepturilor prin aceeași faptă (chiar în formă continuată) pretinsă în

sarcina persoanei chemate în judecată în acțiunea în pretenții întemeiată pe

răspunderea civilă delictuală.

Atare consecință nu

este permisă nici de dreptul comun, nici de legile speciale în materia

drepturilor de proprietate intelectuală, care ar fi trebuit să conțină o

derogare expresă de la principiile ce guvernează răspunderea civilă delictuală.

Or, nici art. 8 din

Legea nr. 129/1992, nici art. 2 din Legea nr. 8/1996 nu prevăd explicit

posibilitatea unei duble dezdăunări a titularului drepturilor pentru aceeași

faptă de încălcare, vizând același obiect al protecției, ca atare, nu derogă de

la dreptul comun.

În consecință,

instanța de apel a apreciat, în mod corect, că, pentru același obiect al

protecției, cumulul în discuție ar echivala cu o nepermisă dublă despăgubire.

Aceste aprecieri

teoretice nu conduc, însă, la confirmarea de plano a soluției adoptate în apel.

Pornind de la premisa

imposibilității cumulării despăgubirilor solicitate ca pretenții distincte,

cele două cereri ale reclamantei trebuie considerate alternative, astfel încât,

prin admiterea uneia, devine inutilă cercetarea celei de-a doua.

Este de observat că,

deși prima instanță admisese primul capăt de cerere, instanța de apel nu a

infirmat posibilitatea analizării celui de-al doilea, confirmând încălcarea

dreptului la model industrial, însă apreciind că nu pot fi aplicate criteriile

uzitate în jurisprudența țărilor cu îndelungată tradiție în protecția

proprietății intelectuale pentru calcularea prejudiciului cauzat prin

încălcarea acestui drept, motiv pentru care a menținut suma de 5.000 Euro

acordată de tribunal, ca fiind echitabilă în raport cu prejudiciul.

În condițiile în care

instanța de apel a analizat pretențiile din cel de-al doilea capăt de cerere,

inclusiv din perspectiva modului de calcul al prejudiciului cauzat reclamantei

prin încălcarea dreptului la model industrial, se constată că se impune

cercetarea motivelor de recurs formulate de reclamantă pe acest aspect.

Consecința eventualei

admiteri a pretențiilor din cel de-al doilea capăt de cerere ar fi, însă, aceea

a respingerii primei cereri, în caz contrar, ajungându-se la cumularea

despăgubirilor, a cărei nelegalitate a fost demonstrată prin prezentele

considerente.

Nu s-ar putea reține,

în această ipoteză, o agravare a situației reclamantei în propria cale de atac,

deoarece, pe de o parte, pârâta a susținut inexistența vreunei încălcări a

dreptului asupra modelului industrial iar, pe de altă parte, finalitatea

apelului reclamantei ar fi atinsă, prin admiterea celui de-al doilea capăt de

cerere.

Mai mult, prin

acțiunea formulată în cauză, reclamanta tinde la repararea prejudiciului cauzat

prin una și aceeași faptă a pârâtei și, chiar în condițiile unei încălcări a

ambelor drepturi de proprietate intelectuală, prejudiciul decurgând din

atingerea drepturilor este unic, neavând relevanță dacă dezdăunarea se

realizează în raport de unul sau de altul dintre cele două drepturi.

Evident, în măsura în

care se va respinge cel de-al doilea capăt de cerere, se impune menținerea

primului, dat fiind că pârâta nu a formulat critici pe acest aspect, iar

reclamanta, deși a pretins în apel majorarea cuantumului despăgubirilor

acordate, nu a criticat soluția instanței de apel de menținere a sumei acordate,

din perspectiva dreptului de autor.

În ceea ce privește

modul de soluționare a celui de-al doilea capăt de cerere, se reține că

instanța de apel a făcut referire la criterii folosite în țări cu tradiție în proprietate

intelectuală, constatând că nu există date concrete privitoare la volumul

profiturilor obținute de persoana care încalcă un drept de proprietate

intelectuală și nici nu se poate determina, la nivelul actual al protecției

drepturilor în România, prețul licențelor calculate uzual pe segmentul de piață

al producătorilor de pantofi.

Or, instanța de apel

nu a avut în vedere dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, invocate prin

motivele de apel ale reclamantei, nu a analizat probatoriul administrat în

cauză și nici nu a arătat motivele pentru care a înlăturat susținerile și

apărările reclamantei pe aspectul în discuție.

Potrivit art. 14 alin.

(2) lit. a) din actul normativ menționat, la stabilirea daunelor – interese,

instanța va lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi

consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de

partea vătămată și beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a

încălcat un drept de proprietate intelectuală.

Or, reclamanta a

administrat, în fața primei instanțe, proba cu înscrisuri prin care a

intenționat să demonstreze pierderea câștigului suferit în urma faptei pârâtei

de atingere adusă dreptului său, constând în anularea a trei comenzi de

pantofi, la care instanța de apel nu a făcut nicio referire.

De asemenea, instanța

nu a arătat motivele pentru care a ajuns la concluzia că nu s-au dovedit

beneficiile realizate de către pârâtă și pentru care a înlăturat susținerile

reclamantei privind pretinsul profit al pârâtei, pe seama reclamantei, în

cuantum de 244.693 lei, neanalizând probatoriul administrat, respectiv

expertiza contabilă efectuată în cauză, precum și înscrisurile din care rezultă

volumul vânzărilor de botine.

Este de precizat,

totodată, că asemenea evaluări ar fi implicat, în primul rând, determinarea

momentului nașterii dreptului reclamantei la acțiunea în pretenții pentru încălcarea

drepturilor asupra modelului industrial, observându-se prevederile art. 37 din

Legea nr. 129/1992 (în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare

în judecată) și în raport de efectele retroactive ale certificatului de

înregistrare a modelului, care a fost eliberat după data formulării cererii de

chemare în judecată în cauză.

De asemenea, ar fi

trebuit stabilit momentul săvârșirii pretinsei fapte a pârâtei de atingere

adusă drepturilor reclamantei, făcându-se o corelație corespunzătoare între

faptă și prejudiciu.

Or, niciun asemenea element

nu a fost analizat și stabilit de către instanța de apel, ca, de altfel, nici

aspectele referitoare la calculul concret al despăgubirilor, după cum s-a

arătat, ceea ce atrage incidența dispozițiilor art. 314 C. proc. civ., neputând

fi exercitat controlul de legalitate al deciziei de către această instanță de

recurs.

Pe acest temei,

Înalta Curte va admite recursul și va dispune casarea deciziei, cu trimiterea

cauzei spre rejudecare, în cadrul căreia vor fi analizate aspectele relevate

prin prezentele considerente, rămânând fără obiect criticile relative la

pretinsa contradicție între considerente și dispozitiv, din perspectiva transferării

sumei de 5.000 Euro acordate de prima instanță pentru primul capăt de cerere

asupra pretențiilor din cel de-al doilea capăt de cerere.

privește recursul pârâtei, se constată, din dezvoltarea motivelor de recurs, că

este criticat modul de argumentare a soluției prin care s-a constatat existența

unei încălcări a dreptului reclamantei asupra modelului industrial, ceea ce

relevă incidența prevederilor art. 304 pct. 7 C. proc. civ., chiar dacă au fost

invocate expres prevederile art. 304 pct. 9.

Susținerile

recurentei sunt fondate, considerentele deciziei reflectând o insuficientă lămurire

a situației de fapt.

Astfel, chiar dacă se

constată incidența cazului de modificare prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc.

civ., și în cazul recursului pârâtei, este aplicabil art. 314 C. proc. civ.,

care impune casarea deciziei de către Înalta Curte în situațiile în care

situația de fapt nu rezultă cu certitudine, fiind imposibilă evaluarea

aplicării legii de către instanța de apel.

În expunerea

argumentării acestei aprecieri, urmează a se face referire și la criticile ce relevă

modul de aplicare a legii, trimitere ce are exclusiv rolul de a se sublinia

elementele esențiale, de fapt și de drept, invocate de recurentă și care ar fi

trebuit să se regăsească în motivarea deciziei, și nu de a se realiza o

evaluare a pertinenței și temeiniciei criticilor în contextul în care au fost

concepute, din moment ce nu este posibil controlul de legalitate al deciziei.

Urmează ca, în cadrul

rejudecării, să se țină cont de aspectele relevate prin prezentele

considerente, a căror evaluare să fie reflectată în conținutul deciziei asupra

apelului pârâtei.

Cu privire la

obiectul concret al protecției, instanța de apel ar fi trebuit să analizeze în

ce constă protecția conferită de lege dreptului asupra modelului industrial,

din perspectiva susținerilor și apărărilor pârâtei.

Pe acest aspect,

Înalta Curte reține că instanța de apel a reținut încălcarea dreptului la model

industrial, însă a folosit noțiunea de design, fără a se raporta la prevederile

art. 7 lit. g) din Legea nr. 8/1996, în condițiile în care tribunalul reținuse

această noțiune în contextul obiectului dreptului de autor, nu al drepturilor

prevăzute de Legea nr. 129/1992 și fără a arăta în concret conținutul

conceptual al design-ului.

Din punctul de vedere

al domeniului concret al dreptului proprietății intelectuale ce interesează

cauza, noțiunea de design este folosită în sistemul

common law

cu o

semnificație echivalentă desenelor și modelelor industriale în sistemul de

drept continental.

Referindu-se la

modelul industrial înregistrat de către reclamantă, instanța ar fi trebuit să

aibă în vedere definiția noțiunii de „model industrial”, arătată în Legea nr.

129/1992, aceea de „aspect exterior al unui produs sau al unei părți a

acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele

caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau

ornamentația produsului în sine.”

În acest sens, art.

37 din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă prevede că semnificația

unui anumit termen

în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie.

Or, se observă că

instanța de apel se referă la „modelul pantofilor descris în două dimensiuni”,

în condițiile în care Legea nr. 129/1992 arată că modelul industrial este

reprezentat, întotdeauna, prin trei dimensiuni.

În același timp,

instanța de apel a folosit noțiunea de „model” și ca obiect al materialului, probabil

în sensul obișnuit al termenului (cel mai apropiat înțeles fiind acela de „tip

al unui obiect confecționat”), ceea ce induce un dubiu asupra obiectului

specific al protecției dreptului reclamantei, nefiind lămurite elementele

protejate prin modelul industrial înregistrat de reclamantă, relevante în

cadrul comparării acestora cu produsul pârâtei.

Astfel, din motivarea

deciziei de apel nu rezultă situația de fapt stabilită de o manieră certă și neechivocă,

care să permită exercitarea controlului judiciar de legalitate, urmând ca, în

cadrul rejudecării, să se determine obiectul protecției obținute de către

reclamantă prin înregistrarea modelului industrial, respectiv

care sunt, în

concret, trăsăturile caracteristice ale acestui model protejat.

De asemenea, trebuie

identificate aceleași trăsături și în ceea ce privește produsul pârâtei,

procedându-se la compararea acestora, cu scopul de a stabili dacă produsul

pretins contrafăcut este substanțial diferit de modelul industrial al

reclamantei, pe baza impresiei de ansamblu create de acestea consumatorului

obișnuit.

Se va ține cont de

faptul că, în acțiunea în contrafacere, spre deosebire de acțiunea în anularea

unui model industrial, nu este necesară condiția identității obiectului

produselor comparate, pentru a evidenția doar detaliile nesemnificative, fiind

suficientă întrunirea similarității, cu condiția ca aceasta să aibă un grad

ridicat.

Analiza presupusă în

sarcina instanței în acțiunea în contrafacere se va baza pe constatările ce vor

fi făcute în legătură cu apelul reclamantei, pe aspectele arătate în prezenta

decizie cu ocazia evaluării motivelor de recurs ale reclamantei, privind

îndreptățirea acesteia la despăgubiri, din perspectiva momentului de început al

protecției recunoscute prin înregistrarea modelului industrial și al săvârșirii

faptei culpabile a pârâtei.

Față de

considerentele expuse, în condițiile în care situația de fapt nu a fost cert și

neechivoc stabilită, nu este posibilă exercitarea controlului judiciar de către

această instanță, Înalta Curte va admite și recursul pârâtei, dispunând casarea

deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, în aplicarea dispozițiilor art.

314 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursurile

declarate de reclamanta SC S. SRL și de pârâta SC C.L.P. SRL împotriva deciziei

nr. 223A din 12 octombrie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă

și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Casează decizia

recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică astăzi, 10 februarie 2012.