ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 887/2012

Asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin sentința civilă nr. 199 din 16 februarie 2010 Tribunalul București, secția a III a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de către reclamanta SC N.I.V.B. în contradictoriu cu pârâții SC A.S.I.

SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), prin care s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea mărcii Milapo 098565, motivat de faptul că reclamanta este titulara mărcilor anterioare Milupa CTM 007198773, Milupa CTM 006651939 și Milupa CTM 005065156. În motivarea sentinței, s-a reținut cu privire la conflictul cu marca MILUPA (CTM 007198773), în ceea ce privește aspectul vizual, este de remarcat faptul că marca pârâtei este o marcă combinată, în timp ce marca reclamantei este o marcă verbală; partea verbală a mărcii pârâtei este MILAPO CAȘCAVAL PINTEA, adică 3 cuvinte, în timp ce partea verbală a mărcii opuse este marca în sine și este un singur cuvânt MILUPA; elementul verbal al mărcii pârâtei se integrează perfect în ansamblul mărcii, constituind un tot unitar ca și grafie și coloristică, în timp ce, la marca ce i se opune, elementul verbal este singurul care contează și care transmite mesajul către privitor, cu condiția ca acesta să știe să citească; de asemenea, este de remarcat faptul că, în momentul contactului cu o marcă combinată, consumatorul își dispune atenția atât asupra elementului verbal, cât și a celui figurativ.

În cazul mărcii pârâtei, elementul figurativ ocupă în cadrul mărcii în jur de 90%, atât ca dimensiune, cât și ca impresie vizuală, culorile care domină marca fiind extrem de remarcabile vizual: verde, albastru, crem, alb, iar cuvântul MILAPO (care este subiectul opoziției) are și el o grafie specială cu o cromatică albastru-verde-alb; elementul figurativ din marca pârâtei are cel mai mare impact vizual la consumator, deoarece este mult mai mare ca dimensiune față de elementul verbal; poate afirma că partea verbală MILAPO cu cromatică și design cu tot, ocupă mai puțin de 10% din ansamblul mărcii; are o formă grafică suficient de complexă și sugestivă (o roșie, o bucată de cașcaval tăiat, așezate într-o cromatică de nuanțe pastelate), încât să stârnească curiozitatea consumatorului în a-i explora toate detaliile.

În contrast cu aceste elemente distinctive, marca ce i se opune este seacă, lipsită de interes vizual. Din punct de vedere vizual, nu va putea niciodată să fie confundată o marcă verbală cu una combinată, mai ales dacă cea din urmă este și colorată, ca în cazul pârâtei. De asemenea, din punct de vedere psihologic, cele două mărci aflate în discuție produc un efect vizual distinct și diferit, care nu poate fi confundat de consumator, indiferent de tipul acestuia. Marca pârâtei atrage prin armonia dintre culorile, formele și cuvintele utilizate, care produc un efect deosebit și remarcabil. Spre deosebire de aceasta, marca ce i se opune nu produce impresii psihologice. Cuvintele se citesc și se rostesc; ele impresionează vizual doar dacă sunt colorate și impresionează acustic doar în literatură, în artă.

Pentru subiectul în discuție, nu poate fi vorba de o impresie vizuală la marca ce i se opune. În concluzie, din punct de vedere vizual, cele două mărci nu pot fi confundate. Din punct de vedere fonetic, elementul verbal al mărcii pârâtei considerat conflictual de opozant MILAPO se pronunță conform regulilor fonetice ale limbii române „milapo” și conține 6 litere grupate în trei silabe „mi”, „la” și „po”; dintre aceste 6 litere, 3 sunt consoane și trei sunt vocale, grupate în silabe câte o consoană cu câte o vocală; elementul verbal al mărcii opuse MILUPA putem presupune, că se pronunță „milupa”, adică 6 litere, 3 consoane și 3 vocale, grupate în 3 silabe cu câte o consoană și o vocală în flecare: „mi”, „lu” și „pa”.

Din analiza acestor părți verbale, rezultă că singurul element de similaritate în sensul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 este silaba „mi”, celelalte două silabe având diferită vocala; marca pârâtei are în plus silabele „la” și „po”, în timp ce marca ce i se opune are silabele „lu” și „pa”. Per total, cele două mărci în discuție diferă prin două vocale, amplasate în două silabe diferite, fapt care duce la diferențierea clară a celor două mărci din punct de vedere fonetic; statistic, cele două mărci având 6 litere în componență, diferența dintre ele fiind de două vocale, acest lucru înseamnă că ele diferă în proporție de 30%.

În locul vocalei „u” din silaba a doua a mărcii MILUPA, care este o vocală închisă, cu acustică slabă, marca pârâtei MILAPO are vocala „a”, o vocala deschisă și foarte sonoră; în mod similar, la silaba a treia, în locul vocalei „a” din MILUPA, ale cărei caracteristici le-a menționat deja, marca pârâtei MILAPO are vocala „o”, o vocala rotundă, cu o pronunție specială și diferită de alte vocale. Așadar, marca verbală opusă nu poate fi apreciată ca fiind similară cu marca pârâtei, nici măcar cu partea ei verbală, atâta timp cât în discuție se află un singur cuvânt din cele 5 ale mărcii pârâtei, iar acel cuvânt diferă și el în proporție de 30 % de marca opusă. Aceste argumente oferă consumatorului suficiente elemente pentru a identifica, diferenția și recunoaște cele două mărci fără risc de confuzie.

În ceea ce privește semantica celor două mărci aflate în conflict, elementul verbal controversat al mărcii pârâtei MILAPO CAȘCAVAL PINTEA este un cuvânt abstract, fără nicio semnificație semantică; pentru ca marca să nu rămână abstractă, a fost completată cu restul de cuvinte, forme și culori care să-i dea consumatorului elementele concrete de recunoaștere; elementul verbal al mărcii opuse MILUPA (CTM 007198773) este și el abstract, fără semnificație semantică cunoscută; nemaiavând alte elemente ajutătoare (forme, linii, culori, cuvinte), marca fiind verbală, rămâne la latitudinea consumatorului să-și creeze elemente de recunoaștere. Ceea ce reiese din această expunere semantică este faptul că similaritatea elementelor verbale ale celor două mărci este doar aparentă; ambele cuvinte fiind abstracte, pot fi apreciate ca fanteziste și diferite.

În ceea ce privește impactul celor două mărci în mintea consumatorului, nu pot fi separate de produsele/serviciile pe care se aplică marca de marca în sine, deoarece marca însoțește produsul/serviciul; dacă se analizează în ansamblu aceste două elemente, ieșind în evidență aprecierea făcută de reclamant, în sensul că „produsele din lapte” și „produsele fermentate din lapte” pentru care este înregistrată marca MILUPA (CTM 007198773) includ, evident „brânzeturi din Ardealul Lăpuș” este cel puțin hilară. Chiar dacă toate sunt produse din lapte, riscul ca brânza făcută în Țara Lăpușului (Maramureș) să fie identică/confundată cu cea din Olanda este foarte mic. Simpla similaritate a produselor pentru care marca pârâtei MILAPO și marca reclamantei MILUPA nu justifică anularea mărcii pârâtei.

O marcă înregistrată deține un monopol, este adevărat, dar a interzice orice altă versiune de marcă care conține un cât de mic element din marca anterioară (în cazul pârâtei, mai puțin de 1% din marca acesteia poate fi apreciată ca fiind identică mărcii opuse, deoarece partea verbală a mărcii pârâtei ocupă 20 % din ansamblul mărcii sale, iar din aceasta - adică din 5 cuvinte - numai unul este contestat și nici acela nu este identic și/sau similar în sensul legii, este o încălcare a liberei concurențe pe piață. Mărcile în discuție sunt suficient de diferite pentru a putea fi aplicate pe produse similare și chiar identice, deoarece elementul hotărâtor este riscul de confuzie din mintea consumatorului și acesta (consumatorul) nu are cum să confunde cele două mărci indiferent pe ce fel de produse ar fi aplicate.

Cu privire la conflictul cu marca MILUPA (CTM 006651939), se reține că, în ceea ce privește aspectul vizual, acestea sunt: ambele mărci sunt mărci combinate, dar marca pârâtei este colorată, iar marca reclamantei este alb-negru; partea verbală a mărcii pârâtei este MILAPO CAȘCAVAL PINTEA, adică 3 cuvinte, în timp ce partea verbală a mărcii opuse este marca în sine formată dintr-un un singur cuvânt MILUPA; elementul verbal al mărcii pârâtei se integrează perfect în ansamblul mărcii, constituind un tot unitar ca și grafie și coloristică, în timp ce, la marca reclamantei, cuvântul MILUPA este însoțit de un element grafic abstract, alb-negru, cu slab efect vizual și cu puține elemente vizuale de recunoaștere oferite consumatorului; de asemenea, este de remarcat faptul că, în momentul contactului cu o marcă combinată, consumatorul își dispune atenția atât asupra elementului verbal, cât și a celui figurativ.

În cazul mărcii pârâtei, elementul figurativ ocupă în cadrul mărcii în jur de 90%, atât ca dimensiune, cât și ca impresie vizuală, culorile care domină marca fiind suficient de remarcabile vizual: verde, albastru, crem, alb, iar cuvântul MILAPO are și el o grafie specială cu o cromatică albastru-verde-alb; elementul figurativ din marca pârâtei are cel mai mare impact vizual la consumator, deoarece este mult mai mare ca dimensiune față de elementul verbal; partea verbală MILAPO cu cromatică și design cu tot, ocupă mai puțin de 10% din ansamblul mărcii; are o formă grafică suficient de complexă și sugestivă (o roșie, o bucată de cașcaval tăiat, așezate într-o cromatică de nuanțe pastelate), încât să stârnească, curiozitatea consumatorului în a-i explora toate detaliile.

În contrast cu aceste elemente distinctive, marca reclamantei este seacă, lipsită de interes vizual. Din punct de vedere vizual, nu va putea niciodată să fie confundată o marcă alb-negru cu una colorată; din punct de vedere al impactului psihologic, cele două mărci aflate în discuție produc un efect vizual distinct și diferit, care nu poate fi confundat de consumator, indiferent de tipul acestuia. Marca pârâtei atrage prin armonia dintre culorile, formele și cuvintele utilizate, care produc un efect deosebit și remarcabil. Spre deosebire de aceasta, marca reclamantei produce impresii psihologice mai slabe, din cauza lipsei de culoare. În concluzie, din punct de vedere vizual, cele două mărci nu pot fi confundate.

Din punct de vedere fonetic, elementul verbal al mărcii sale, considerat conflictual de reclamantă - MILAPO - se pronunță conform regulilor fonetice ale limbii române, așa cum se scrie „milapo” și conține 6 litere grupate în trei silabe „mi”, „la” și „po”; dintre aceste 6 litere, 3 sunt consoane și trei sunt vocale, grupate în silabe câte o consoană cu câte o vocală; elementul verbal al mărcii opuse MILUPA se pronunță, de asemenea, așa cum se scrie „milupa”), adică 6 litere, 3 consoane și 3 vocale, grupate în 3 silabe cu câte o consoană și o vocală în fiecare: „mi”, „lu” și „pa”. Din analiza acestor părți verbale, rezultă că singurul element de similaritate în sensul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 este silaba „mi”, celelalte două silabe având diferită vocala; marca pârâtei are în plus silabele „la” și „po”, în timp ce marca ce i se opune are silabele „lu” și „pa”.

Per total, cele două mărci în discuție diferă prin două vocale, amplasate în doua silabe diferite, fapt care duce la diferențierea clară a celor două mărci din punct de vedere fonetic; cele doua mărci având 6 litere în componență, diferența dintre ele fiind de două vocale, acest lucru înseamnă că ele diferă în proporție de 30%. În locul vocalei „u” din silaba a doua a mărcii MILUPA, care este o vocală închisă, cu acustică slabă, marca pârâtei MILAPO are vocala „a”, o vocală deschisă și foarte sonoră; în mod similar, la silaba a treia, în locul vocalei „a” din MILUPA, ale cărei caracteristici le-am menționat deja, marca pârâtei MILAPO are vocala „o”, o vocala rotundă, cu o pronunție specială și diferită de alte vocale.

Așadar, marca verbală a reclamantei nu poate fi apreciată ca fiind similară cu marca pârâtei, nici măcar în partea ei verbală, atâta timp cât în discuție se află un singur cuvânt din cele 5 ale mărcii pârâtei, iar acel cuvânt diferă și el în proporție de 30 % de marca opusă. Aceste argumente oferă consumatorului suficiente elemente pentru a identifica, diferenția și recunoaște cele două mărci fără risc de confuzie.

În ceea ce privește semantica celor două mărci aflate în conflict, elementul verbal controversat al mărcii sale MILAPO CAȘCAVAL PINTEA (M 2008 07928) este un cuvânt abstract, fără nicio semnificație semantică; marca pârâtei conține și cuvinte, forme și culori care să-i dea consumatorului elementele concrete de recunoaștere; elementul verbal al mărcii opuse MILUPA (CTM 007198773) este și el abstract, fără semnificație semantică cunoscută; nemaiavând alte elemente ajutătoare (forme, linii, culori, cuvinte), marca fiind verbală, rămâne la latitudinea consumatorului să-și creeze elemente de recunoaștere. Ceea ce reiese din această expunere semantică este faptul că similaritatea elementelor verbale ale celor doua mărci este doar aparentă; ambele cuvinte fiind abstracte, pot fi apreciate ca fanteziste și diferite.

În ceea ce privește impactul celor două mărci în mintea consumatorului, sunt valabile precizările făcute la analiza conflictului anterior cu marca MILUPA (CTM 007198773). Cu privire la conflictul cu marca MILUPA (CTM 005065156), în ceea ce privește aspectul vizual, sunt de remarcat următoarele: ambele mărci sunt mărci combinate, colorate; culorile dominante ale mărcii pârâtei MILAPO CAȘCAVAL PINTEA sunt verde, albastru, bej, alb, în timp ce culorile dominante ale mărcii opuse MILUPA (CTM 005065156) sunt roșu și verde (conform înregistrării OAMI), deci culori total diferite, inconfundabile; partea verbală a mărcii pârâtei este MILAPO CAȘCAVAL LĂPUȘ, adică 3 cuvinte, în timp ce partea verbală a mărcii reclamantei este MILUPA FRUTAPURA, adică 2 cuvinte; elementul verbal al mărcii pârâtei se integrează perfect în ansamblul mărcii, constituind un tot unitar ca și grafie și coloristică, în timp ce, la marca ce i se opune, cuvântul MILUPA este însoțit de un element grafic (un dreptunghi) de culoare roșie separat complet de restul mărcii, adică cuvântul FRUTAPURA scris cu caractere speciale de culoare verde.

De asemenea, este de remarcat faptul că, în momentul contactului cu o marcă combinată, consumatorul își canalizează atenția atât asupra elementului verbal, cât și a celui figurativ.

În cazul mărcii pârâtei, elementul figurativ ocupă în cadrul mărcii în jur de 90%, atât ca dimensiune, cât și ca impresie vizuală, culorile care domină marca fiind extrem de remarcabile vizual: verde, albastru, crem, alb, iar cuvântul MILAPO are și el o grafie specială cu o cromatică albastru-verde-alb; elementul verbal al mărcii reclamantei ocupă mai mult de 50% din ansamblul mărcii, cuvântul MILUPA, considerat ca fiind dominant, ocupând numai 10%, maximum 20 % din marcă, în timp ce, la marca pârâtei, cuvântul MILAPO apreciat de reclamantă ca fiind în conflict, ocupă un procent nesemnificativ (1%); elementul figurativ din marca pârâtei are un mai mare impact vizual la consumator decât cel al mărcii opuse deoarece: este mult mai mare ca dimensiune față de elementul verbal; se poate afirma că partea verbală MILAPO cu cromatică și design cu tot, ocupă mai puțin de 10% din ansamblul mărcii; are o formă grafică suficient de complexă și sugestivă (o roșie, o bucată de cașcaval tăiat, așezate într-o cromatică de nuanțe pastelate, plus un trapez cu colțuri rotunjite, colorat în verde și albastru și cu caractere scrise cu alb peste), încât sa stârnească curiozitatea consumatorului în a-i explora toate detaliile.

În contrast cu aceste elemente distinctive, cuvântul MILUPA din marca opusă, chiar luat în context cu dreptunghiul roșu care îl încadrează, nu poate fi confundat cu MILAPO în trapezul verde cu albastru; în afara celor menționate, mai există un element vizual de luat în seamă și care face diferența dintre cele două mărci, și anume cuvântul FRUTAPURA din marca opusă, care prin grafică și culoare produce o mare diferență între cele două mărci și ajută consumatorul să le recunoască fără risc de confuzie.

Din punct de vedere fonetic, elementul verbal al mărcii pârâtei considerat conflictual MILAPO se pronunță conform regulilor fonetice ale limbii romane „milapo” și conține 6 litere grupate în trei silabe „mi”, „la” și „po”; dintre aceste 6 litere, 3 sunt consoane și trei sunt vocale, grupate în silabe cate o consoană cu câte o vocală; elementul verbal al mărcii opuse MILUPA se pronunță după aceleași reguli, „milupa”, adică 6 litere, 3 consoane și 3 vocale, grupate în 3 silabe cu câte o consoană și o vocală în fiecare: „mi”, „lu” și „pa”; din analiza acestor părți verbale, rezultă că singurul element de similaritate în sensul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 este silaba „mi”, celelalte două silabe având diferită vocala; marca pârâtei are în plus silabele „la” și „po”, în timp ce marca ce i se opune are silabele „lu” și „pa”.

Per total, cele două mărci în discuție diferă prin două vocale, amplasate în două silabe diferite, fapt care duce la diferențierea clară a celor două mărci din punct de vedere fonetic. În afara acestor elemente, mai apar ca demne de luat în considerare BRÂNZĂ CAȘCAVAL LĂPUȘ la marca pârâtei și FRUTAPURA la marca opusă, adică o serie de cuvinte silabe, vocale și consoane care diferă complet unele de altele și fac diferența între mărci; deși nu au exclusivitate în sensul legii, aceste cuvinte oferă informații complementare consumatorului și îl ajută să recunoască mărcile și din punct de vedere fonetic.

În ceea ce privește semantica celor doua mărci aflate în conflict, elementul verbal controversat al mărcii pârâtei MILAPO CAȘCAVAL PINTEA este un cuvânt abstract, fără nicio semnificație semantică; pentru ca marca să nu rămână abstractă, a fost completată cu restul de cuvinte, forme și culori care să-i dea consumatorului elementele concrete de recunoaștere; elementul verbal al mărcii opuse MILUPA (CTM 007198773) este și el abstract, fără semnificație semantică cunoscută; nemaiavând alte elemente ajutătoare (forme, linii, culori) și fiind completat doar de cuvântul FRUTAPURA, care în nici un caz nu se poate confunda cu elementele verbale ale mărcii pârâtei (CAȘCAVAL PINTEA) marca fiind verbală, rămâne la latitudinea consumatorului să-și creeze elemente de recunoaștere.

Ceea ce reiese din aceasta expunere semantică, este faptul că similaritatea elementelor verbale ale celor două mărci este doar aparentă; ambele cuvinte fiind abstracte, pot fi apreciate ca fanteziste și diferite. În ceea ce privește impactul celor doua mărci în mintea consumatorului, marca pârâtei MILAPO CAȘCAVAL PINTEA a fost solicitată la înregistrare pentru clasa 29: Carne, pește, pasări, vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile; marca opusă MILUPA (CTM 005065156) este înregistrată pentru clasa 05: substanțe dietetice adaptate pentru uz medical; mâncare pentru bebeluși.

În această situație, este evident că produsele pe care se aplică cele două mărci sunt diferite în sine, se găsesc expuse spre vânzare în locații diferite, nu numai pe rafturi diferite. Produsele din farmacii, adică locul unde se comercializează produsele pe care se aplică marca reclamantei nu pot fi confundate cu magazinele cu specific alimentar, în care se comercializează produsele pe care se aplică marca pârâtei. Prin decizia civilă nr. 5 din 11 ianuarie 2011, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondat,.apelul formulat de apelanta-reclamantă SC N.I.V.B. împotriva sentinței menționate. Pentru a decide astfel, instanța de apel a înlăturat susținerea apelantei în sensul că, prin analiza comparativă realizată, tribunalul ar fi omis să analizeze elementele principale ale fiecăreia dintre mărci.

Practica instanțelor europene este constantă în sensul că în aprecierea riscului de confuzie între cele două mărci, ceea ce contează este impresia globală pe care acestea o creează asupra consumatorului. Prin urmare, ceea ce se analizează sunt mărcile supuse comparației în ansamblul lor, iar nu elemente ale acestora. De altfel, în același sens sunt și susținerile apelantei care arată faptul că „o măsurare procentuală a diferențelor dintre mărci nu poate fi primită” deoarece această analiză matematica nu poate fi făcută din rațiuni de ordin practic.

„Mărcile formează un tot, ele nu pot fi comparate matematic.” Pe de altă parte, faptul că asupra elementelor verbale „cașcaval Pintea” s-a formulat renunțarea la exclusivitate de către pârâtă nu este un argument pentru a înlătura aceste elemente din acțiunea de comparare a mărcilor, cu atât mai mult cu cât, în ansamblul elementului verbal al mărcii pârâtei, aceste elemente „cașcaval pintea” ocupă un spațiu mai mare decât cel reprezentat de elementul verbal milapo. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar reține că elementele verbale ale celor două mărci, milapo – milupa sunt scrise cu caractere asemănătoare, acest fapt nu este suficient pentru a se putea stabili riscul de confuzie. În realitate, așa cum s-a arătat prin luarea în calcul a dimensiunilor foarte reduse pe care elementul verbal le ocupă în ansamblul mărcii riscul de confuzie nu poate fi reținut.

Pentru considerentele expuse în paragraful anterior nu poate fi primită nici susținerea că elementele dominante ale celor două mărci sunt milapo – milupa. De altfel, nici apelanta nu indică argumentele pentru care, cel puțin în cazul mărcii pârâtei, ar urma să se considere că milapo este elementul predominant. Pe de altă parte, faptul că, așa cum se indică în motivele de apel, părțile ar putea folosi elementele verbale și prin aplicarea lor pe culori diferite de cele pentru care au fost înregistrate, nu poate fi luat în considerare, având în vedere că analiza comparativă se realizează în concret iar nu prin aplicarea de situații ipotetice. Analizând criticile privind compararea produselor pentru care cele două mărci au fost înregistrate, Curtea a reținut că, prin compararea elementelor cuprinse în clasele de produse, rezultă similaritatea acestor produse.

Pe de altă parte însă, așa cum se indică și în considerentele sentinței tribunalului, simpla similaritate a produselor nu este suficientă pentru a justifica existența riscului de confuzie a celor două mărci. Privitor la elementele relevante pentru riscul de confuzie, Curtea a reținut că este eronată susținerea privind nivelul mai scăzut sau mai ridicat al consumatorului. În realitate, atunci când mărcile se aplică pe unor produse specializate, nivelul de atenție al consumatorului este apreciat ca fiind mai ridicat față de consumatorul produselor de uz general. Argumentul privind distinctivitatea intrinsecă dobândită de către mărcile reclamantei nu a fost reținut ca relevant de către instanța de apel, în absența unor probe la dosar care să susțină aceasta, fiind înlăturată, totodată, susținerea că riscul de asociere a mărcilor ar fi trebuit analizat separat, deoarece el este inclus în riscul de confuzie.

Este ușor hilară critica privind inducerea în eroare a consumatorilor prin aplicarea pe produse a mărcii cuprinzând elementul „cașcaval Pintea” pe produse din lapte și din iaurt, ține de diligența unui comerciant să nu facă astfel de erori și să aplice elementul „cașcaval Pintea” doar pe produsul cașcaval, a conchis instanța de apel. Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, reclamanta SC N.I.V.B., criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 5, 7 și 9 C. proc. civ.

și susținând, în esență, următoarele: - Instanța de apel nu a făcut o comparare din punct de vedere vizual, verbal și semantic a mărcilor pentru a analiza dacă mărcile sunt sau nu similare, limitându-se la înlăturarea unei părți dintre susținerile reclamantei, ceea ce atestă că, în mod greșit, instanța de apel a rezolvat procesul fără a intra în cercetarea fondului cauzei, impunându-se casarea și trimiterea spre rejudecare la Curtea de Apel București, în baza art. 297 coroborat cu art. 316, cu art. 304 pct. 5 și cu art. 312 alin. (3) C. proc. civ. și conform art. 314 C. proc. civ. - Instanța de apel nu a indicat considerentele de drept în temeiul cărora și-a format convingerea. Astfel, nu motivează de ce reține că elementele „milupa” și respectiv, „milapo” nu ar fi elementele principale ale mărcilor comparate și nici nu menționează care ar fi aceste elemente.

De asemenea, instanța de apel, în mod greșit, a constatat că nu exista probe la dosar care să susțină „gradul ridicat al distinctivității dobândite a mărcilor Milupa”, în condițiile în care, în raport de testul aplicat de CJUE în cazul C-375/97 General Motors - intensitatea, întinderea geografică, durata folosirii mărcii și mărimea investiției în promovarea mărcii -, s-a dovedit că mărcile Milupa și-au sporit distinctivitatea în timp prin folosință îndelungată. Instanța de apel nu motivează ce înțelege prin „produse specializate” și „produse de uz general”, cu atât mai mult cu cât mărcile analizate sunt înregistrate și pentru „lapte și produse din lapte”.

Motivarea hotărârii este sumară și superficială și în ceea ce privește riscul de confuzie, instanța a reținut că „practica instanțelor europene este constantă în a aprecia că, în aprecierea riscului de confuzie între cele două mărci, ceea ce contează este impresia globală pe care acestea o creează asupra consumatorului”. Or, nu se menționează despre ce hotărâri judecătorești este vorba și ale cărei instanțe europene sunt acestea. Mai mult, cele doua idei nu se exclud. Astfel, pe de o parte, mărcile se analizează în ansamblul lor și, pe de altă parte, se analizează în funcție de elementele lor principale, pentru că acestea sunt cele percepute inițial de către consumator.

În acest sens, reclamanta a susținut aceste aspecte pe tot parcursul judecății, iar instanța de apel nu a motivat de ce nu consideră că, observând în ansamblu mărcile, ceea ce se reține este tocmai elementul principal al fiecărei mărci, cu atât mai mult cu cât „rareori consumatorul mediu are șansa să facă o comparație directă între diversele mărci, dar trebuie să se bazeze pe imaginea imperfectă a lor pe care a ținut-o în minte” (paragraful 26 din decizia Lloyd a Curții de Justiție).

Instanța de apel face confuzie între „distinctivitatea intrinsecă” și „distinctivitatea dobândită”, deoarece reclamanta a susținut că gradul de distinctivitate a mărcilor Milupa a crescut prin folosință îndelungată, iar mărcile cu grad ridicat al caracterului distinctiv, fie prin ele însele, fie prin reputația pe care o au în piață, se bucură de o protecție mai largă decât mărcile cu un grad mai scăzut al caracterului distinctiv (hotărârea Curții de Justiție în cazul C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn Mayer, par. 17 și urm.). Hotărârea atacată nu este motivată nici în raport de dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. a coroborat cu art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, mai mult, conține chiar considerente care nu au legătură cu natura pricinii, având în vedere că așa-zisa motivare a instanței de apel se refera la folosirea mărcii Milapo, și nu la înregistrarea ei.

Trecând peste faptul că instanța de apel se substituie intimatei-pârâte, considerând că aceasta nu va face erori și nu va aplica marca Milapo - în componența căreia intră și sintagma „cașcaval Pintea” - decât pe cașcaval, instanța trebuia să analizeze marca așa cum este înregistrată (deci, pentru toate produsele din clasa 29), și nu în raport de cum urmează să fie folosită de către intimata-pârâtă (adică, numai pe cașcaval). - Hotărârea nu face nicio referire, în raport de normele de drept material, la temeiul legal, mai mult, instanța de apel nu a făcut o analiză a similarității mărcilor Milupa și Milapo.

Recuenta – reclamantă a reiterat pe larg susținerile formulate în cursul judecății privind similaritatea semnelor, insistând asupra faptului că elementul principal al mărcii pârâtei este chiar elementul verbal „milapo”, care trebuie comparat cu elementul principal al mărcilor reclamantei, „milupa”, cu atât mai mult cu cât marca Milupa CTM 007198773 este o marca verbală. Seria de elemente nedistinctive din marca pârâtei pentru care a obținut disclaimer, respectiv „cașcaval Pintea” nu poate face obiectul analizei similarității mărcilor in discuție, nici din punct de vedere verbal, nici vizual, acestea fiind ignorate de consumator. Modificările aduse elementului verbal „milapo”, prin schimbarea locului vocalei „a” de la sfârșitul mărcii Milupa și plasarea acestuia imediat după prefixul „mil” și înlocuirea consoanei „u” cu „o”, nu sunt de natură a diferenția mărcile analizate, MILUPA și MILAPO fiind practic departajate doar de o literă.

Mai mult, elementele principale ale mărcilor au aceeași lungime, îngreunând astfel diferențierea între ele. De asemenea, începutul mărcii are o mare importanță pentru percepția mărcii de către consumatori, deoarece acesta captează atenția consumatorului și este mai ușor de reținut (Decizia OHIM din 6/10/2007 cu privire la opoziția nr. B 917 866 - EURO FOOD v. EUROPEAN FOOD & logo). Mărcile în discuție au același prefix „mil”, ceea ce creste gradul de similitudine dintre acestea. Scrierea cuvintelor „milapo” și „milupa” este aproape identică, fiind constituită din același tip de caractere, cu litere mici și aplecate spre dreapta, scrise în alb și încadrate de o formă geometrică provenită dintr-un dreptunghi ușor modificat și respectiv, de un dreptunghi.

Recurenta a conchis în sensul că elementele predominante ale mărcilor Milapo și Milupa sunt similare, ca atare, mărcile sunt similare din punct de vedere verbal și vizual. În ceea ce privește produsele, cele pentru care mărcile anterioare sunt înregistrate și produsele mărcii Milapo sunt identice, deoarece „produsele din lapte” și „produse fermentate din lapte” pentru care mărcile Milupa CTM 07198773 și Milupa CTM 006651939 sunt înregistrate includ produsele „lapte și produse lactate” pentru care marca Milapo este înregistrată, iar „mâncarea pentru bebeluși” ce se înscrie in lista de produse a mărcii Milupa CTM 005065156 este preponderent constituita din „lapte” și este un „produs lactat”. Recurenta a arătat că este întrunit și riscul de confuzie, reluând susținerile formulate în cursul judecății pe acest aspect.

De asemenea, a reiterat susținerile privind faptul că marca Milapo, prin elementul său figurativ, este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la natura produsului. Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: Modul de argumentare a deciziei de apel reflectă o insuficientă clarificare a situației de fapt, însă, deși sunt incidente, în această situație, dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., pentru considerentele ce vor fi expuse, urmează a se face aplicarea art. 314 C. proc. civ., ce impune casarea deciziei de către Înalta Curte în situațiile în care situația de fapt nu rezultă cu certitudine, fiind imposibilă evaluarea aplicării legii de către instanța de apel.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii combinate MILAPO CAȘCAVAL PINTEA nr. 098565, aparținând pârâtei, invocând existența unui risc de confuzie între marca pârâtei și mărcile anterioare ale reclamantei, înregistrate la nivel comunitar, MILUPA nr. 007198773, nr. 006651939 și nr. 005065156, în condițiile similarității semnelor și a produselor. Față de motivele de fapt ale cererii, se constată că, în mod corect, ambele instanțe de fond au analizat legalitatea înregistrării mărcii pârâtei din perspectiva motivului de nulitate întemeiat pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (din forma în vigoare la data înregistrării mărcii).

Potrivit acestei norme, se poate solicita anularea înregistrării unei mărci, dacă aceasta „este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară”. Aplicând principiul disponibilității și dând eficiență voinței reclamantului, în mod corect, instanțele de fond din cauză nu s-au raportat la cerințele de aplicare a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. d) din lege, pe baza cărora instanța de judecată ar fi putut recunoaște o protecție mai largă mărcilor reclamantei, în virtutea notorietății acestora, fiind prezumat riscul de confuzie între aceste mărci și marca a cărei anulare se solicită.

Singura referire la notorietate din cuprinsul cererii de chemare în judecată este una indirectă, în contextul unui citat din decizia Curții de Justiție a Comunităților Europene pronunțată în cauza Sabel (C – 251/95), vizând creșterea gradului de distinctivitate al unei mărci anterioare, ca urmare a folosinței îndelungate în timp. Or, această referire nu este suficientă pentru a fi antrenat calificarea juridică a pretențiilor reclamantei în sensul unei solicitări de anulare a înregistrării mărcii, pentru preexistența unor mărci notorii la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii pârâtei, în condițiile în care nu rezultă intenția certă și neechivocă a reclamantei de invocare a notorietății: nu se face vreo referire directă la aceasta, nu se arată argumentele întrunirii unui anumit grad de cunoaștere, de către mărcile reclamantei, suficient pentru a se reține notorietatea, nu se indică probele relevante în acest sens.

Notorietatea unei mărci nu se poate analiza din oficiu în cadrul unei cereri în anulare întemeiate pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) din lege, funcționând pe deplin principiul disponibilității ce guvernează procesul civil. Astfel, este necesară manifestarea expresă de voință a reclamantului în sensul invocării notorietății mărcii sale, chiar dacă nu se face explicit referire la prevederile art. 6 lit. d) din lege (în coroborare cu art. 48), în caz contrar, o evaluare din oficiu a distinctivității ar echivala cu depășirea nepermisă a limitelor cererii de chemare în judecată. În acest context, se constată că motivele de recurs referitoare la neanalizarea notorietății de către instanța de apel sunt nefondate.

În ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute de art. 6 lit. c) din lege, se reține că reclamanta invocă anterioritatea a trei mărci comunitare „Milupa”, dintre care una este exclusiv verbală „Milupa” (007198773), iar celelalte două combinate, conținând, pe lângă cuvântul „Milupa”, fie elementul verbal „Frutapura” (005065156), fie un element figurativ constând într-o înșiruire de cinci buline de mărimi diferite, plasate deasupra cuvântului „Milupa” (006651939). Instanța de apel a apreciat că nu există un risc de confuzie între marca pârâtei și mărcile anterioare arătate, însă, se constată că atare apreciere nu este suficient argumentată în fapt și în drept și nu relevă o analiză a criteriilor consacrate în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, deși a reținut, în mod corespunzător, că riscul de confuzie trebuie apreciat global, instanța de apel nu a înfățișat elementele relevante în această evaluare și nu a răspuns tuturor motivelor de apel care vizau factorii pertinenți în aprecierea riscului de confuzie. În același timp, argumentele pentru care a înlăturat unele dintre susținerile reclamantei nu sunt corecte, după cum se va arăta în cele ce urmează. Este necontestat faptul că aprecierea riscului de confuzie se realizează ținându-se cont de toți factorii pertinenți în speță, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat sau utilizat, de gradul de similaritate între marcă și semn, precum și între produsele sau serviciile desemnate (de exemplu, hotărârile CJCE în cauzele C- 251/95 Sabel, C – 39/97 Canon, C- 342/97 Lloyd).

Premisa analizei riscului de confuzie este aceea a similarității semnelor în conflict, respectiv a produselor/serviciilor, cerințe ce trebuie întrunite cumulativ. Instanța de apel a constatat similaritatea produselor pentru care sunt înregistrate mărcile în conflict, însă nu rezultă din considerente că ar fi analizat și similaritatea semnelor, nefiind inserat niciun argument relativ la susținerile reclamantei în sensul existenței unei similarități vizuale și auditive între mărcile acesteia și marca pârâtei. Din moment ce a procedat la evaluarea riscului de confuzie, s-ar putea presupune că instanța a reținut similaritatea semnelor, dar o asemenea constatare ar fi fost contrară aprecierilor primei instanțe, care a exclus existența acestei similarități, ceea ce ar fi însemnat o acceptare a susținerilor reclamantei pe acest aspect.

Or, din cuprinsul deciziei recurate, nu rezultă că vreunul dintre motivele de apel ar fi fost admis, nu s-au înfățișat argumente referitoare la existența similarității semnelor, dimpotrivă, au fost înlăturate susținerile vizând modul de apreciere comparativă a mărcilor în conflict. Mai mult, dacă s-ar fi reținut similaritatea semnelor, concluzia inexistenței unui risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere – în termenii art. 6 lit. c) din lege – ar fi trebuit să se bazeze pe o evaluare a gradului de similaritate, în privința atât a semnelor, cât și a produselor/serviciilor, dat fiind că, astfel cum a reținut în mod constant CJCE în jurisprudența sa, între acești factori există o anumită interdependență, în sensul că un grad scăzut de similaritate între produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între semne și invers.

Instanța de apel nu a făcut asemenea evaluări, astfel încât se constată că lipsesc considerentele relevante pentru care s-a apreciat că nu este întrunit riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere. Pe de altă parte, instanța de apel a reținut în mod greșit că renunțarea pârâtei la exclusivitate asupra elementelor verbale „cașcaval Pintea” nu conduce la ignorarea acestor elemente din aprecierea comparativă a mărcilor în conflict. În conformitate cu Regula 17 din H.G. nr. 833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 (regulament în vigoare la data înregistrării mărcii pârâtei), elementele pentru care se renunță la exclusivitate sunt lipsite de caracter distinctiv, iar protecția acordată prin înregistrarea mărcii nu se extinde și asupra acestor elemente.

Astfel, efectul renunțării în discuție (disclaimer) este tocmai acela al ignorării elementelor asupra cărora poartă renunțarea în analiza similarității semnelor, ceea ce înseamnă că, în cauză, compararea semnelor are în vedere, în privința elementelor verbale din marca pârâtei, doar cuvântul „Milapo”, nu și elementele „cașcaval Pintea” (ca, de altfel, nici „produs maramureșean”, afectat, de asemenea, de disclaimer). Aceste din urmă elemente nu pot avea, în aprecierea comparativă a mărcilor, decât un rol figurativ. În același timp, faptul că elementul verbal „Milapo” ocupă un spațiu mic în comparație cu elementele figurative, în ansamblul mărcii pârâtei, nu echivalează cu ignorarea sa din aprecierea comparativă a semnelor și a riscului de confuzie, în condițiile în care este singurul element care trebuie luat în considerare din punct de vedere auditiv.

Pe de altă parte, în plan vizual, consumatorul percepe, în primul rând, elementele verbale, cu atât mai mult dacă sunt puternic distinctive, iar elementele figurative sunt banale ori sugestive în raport cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată. În acest context, evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea distinctivității fiecărui component al mărcilor în conflict, întrucât, chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, percepția sa este influențată de elementele intrinsec distinctive, cărora le acordă o atenție mai mare față de cele pe care se așteaptă să le regăsească aplicate pe un anumit produs (de exemplu, un peisaj montan, cu o coloristică puțin surprinzătoare – creste acoperite de zăpadă, brazi verzi etc. -, în legătură cu produse lactate, precum în cauză).

Față de cele anterior expuse, se constată că analiza riscului de confuzie nu a fost realizată în mod corespunzător, ceea ce, avându-se în vedere că se bazează pe aprecieri de fapt privind, în primul rând, aprecierea comparativă a mărcilor, inclusiv determinarea existenței similarității semnelor și a gradului de similaritate, atrage incidența dispozițiilor art. 314 C. proc. civ., neputând a se verifica modul de aplicare a legii de către instanța de apel, în condițiile unei situații de fapt insuficient clarificate. În ceea ce privește motivul de nulitate întemeiat pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. a) cu referire la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, se constată că instanța de apel a reținut caracterul deceptiv al mărcii pârâtei în legătură cu toate celelalte produse din clasa 29, altele decât „lapte” și „produse lactate”, din moment ce a constatat că ar fi o „eroare” a comerciantului aplicarea mărcii pe alte produse decât acestea.

Totuși, a înlăturat motivele de apel pe acest aspect, în loc să anuleze înregistrarea mărcii pentru acele produse, cu excepția celor individualizate anterior. Atare contrarietate între considerente și dispozitiv reprezintă un argument în plus pentru casarea deciziei, în considerarea cazului prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ., urmând ca instanța de rejudecare să procedeze în consecință, restrângând analiza presupusă de art. 48 cu referire la art. 6 lit. c) din lege exclusiv la produsele „lapte” și „produse lactate” din clasa 29, pentru care marca pârâtei a fost înregistrată. Urmează, așadar, ca, în cadrul rejudecării, să se evalueze riscul de confuzie prin prisma considerentelor expuse anterior, ținându-se cont de criteriile consacrate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, inclusiv cele relative la luarea în considerare a elementelor distinctive și dominante ale mărcilor în conflict.

În acest sens, Curtea a statuat, în mod constant, că diferențele conceptuale ori vizuale dintre două semne pot neutraliza similitudinile fonetice dintre acestea, însă doar în măsura în care cel puțin unul dintre aceste semne are, din perspectiva publicului relevant, o semnificație clară și determinată, astfel încât acest public să o poată sesiza în mod direct (de exemplu, hotărârea din 12 ianuarie 2006, în cauza C-361/04 Ruiz-Picasso). Urmează, de asemenea, a se face aplicarea, în raport de eventuala constatare a similarității semnelor, a principiului interdependenței factorilor relevanți în aprecierea riscului de confuzie; astfel, cu cât similaritatea între produselor/serviciilor este mai mare, iar caracterul distinctiv al mărcii anterioare (în speță, este vorba despre distinctivitatea intrinsecă) este mai pronunțat, cu atât riscul de confuzie este mai crescut.

O asemenea evaluare implică, în același timp, determinarea gradului de similaritate inclusiv între produse, dat fiind că instanța de apel, prin decizia recurată, a reținut generic existența similarității produselor la care se raportează mărcile în conflict, fără, însă, a stabili nivelul similarității și nici dacă aceasta subzistă în raport de toate produsele pentru care sunt înregistrate mărcile părților. Față de considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul și, în aplicarea art. 314 C. proc. civ., va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII, D E C I D E Admite recursul declarat de reclamanta SC N.I.V.B. împotriva deciziei nr. 5A din 11 ianuarie 2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 10 februarie 2012.