Decizia nr. 1000/2023 — ÎCCJ, Secția I civilă — cale de atac împotriva sentinței nr. 1038/2021 a Tribunalului Prahova

Obiectul cererii de chemare în judecată. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă sub nr. x/2020 reclamantul A. a formulat acțiune în contrafacere în contradictoriu cu pârâții B. și C. S.R.L. prin care a solicitat, în temeiul art. 6, 36, 47 si 90 din Legea nr. 84/1998, să se constate încălcarea drepturilor reclamantului de folosire exclusivă a mărcii "x" nr. y, să se dispună interzicerea folosirii semnului "D." și obligarea pârâților B. și C. S.R.L. la încetarea imediată a oricărui act de folosire neautorizată în activitatea comercială a mărcii "D." și a oricărei alte denumiri similare capabile să creeze un risc de confuzie cu marca reclamantului. Reclamantul a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, în principal prin obligarea pârătului B. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, constând în taxa judiciară de timbru și onorariul avocațial și, în subsidiar, obligarea pârâților B. și C. S.R.L. la plata în solidar a cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, constând în taxa judiciară de timbru și onorariul avocațial.

Hotărârea pronunțată în primă instanță. Prin sentința civilă nr. 1038 din data de 7 octombrie 2021, Tribunalul Prahova, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, a admis cererea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâții C. S.R.L. și B., a constatat încălcarea dreptului de folosire exclusivă a mărcii "x" nr. y și a dispus interzicerea folosirii semnului "D.". De asemenea, tribunalul a obligat pârâții la încetarea imediată a oricărui act de folosință neautorizată în activitatea comercială a mărcii "D." și a obligat pârâții la plata sumei de 10.389,22 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Hotărârea pronunțată în apel. Prin decizia civilă nr. 84 din 3 martie 2022 a Curții de Apel Ploiești, secția a II-a civilă, s-a respins apelul declarat de pârâtul B. împotriva sentinței civile nr. 1038 din data de 7 octombrie 2021 pronunțate de Tribunalul Prahova, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A. și C. S.R.L. Curtea a obligat apelantul la plata sumei de 3000 RON către intimat, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocațial redus.

Calea de atac formulată în cauză. Împotriva deciziei nr. 84 din 3 martie 2022 a Curții de Apel Ploiești, secția a II-a civilă a declarat recurs pârâtul B. solicitând admiterea recursului, casarea în parte a hotărârii atacate în sensul respingerii acțiunii, ca fiind nefondată, și obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea recursului, recurentul pârât a arătat că hotărârea atacată prezintă mai multe aspecte de nelegalitate, decurgând din aplicarea greșită de către instanțe a prevederilor legale ce reglementează protecția mărcii în litigiu. În acest sens, recurentul a arătat că hotărârea a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material, în sensul inaplicabilității art. 2 din Legea nr. 84/1998 pe care instanța, în mod eronat, 1-a avut în vedere. Recurentul pârât a susținut că nu s-a produs o încălcare efectivă a dreptului la marcă întrucât nu există identitate absolută a denumirii din moment ce există mai multe elemente concrete de diferențiere între denumiri, dar și aranjament, dispoziția specială, culoarea și forma caracterelor. Recurentul pârât a susținut că denumirea înregistrată de reclamant ca marcă poate fi considerată că fiind încălcată exclusiv în situația folosirii sale cuvânt cu cuvânt, înregistrarea privind o denumire absolut generală, pe care o folosesc o mulțime de cafenele aflate în parcuri. Recurentul pârât a susținut că reclamantul nu utilizează marca în mod efectiv, întrucât nu există în orașul Sinaia un punct comercial, o activitate care să funcționeze sub protecția acestei mărci. Recurentul pârât a arătat că denumirea "KALIMTZAKIS D." provine dintr-un șir de tradiții, cât și din dispunerea geografică a locului ce poartă această denumire, respectiv, lângă parcul "Dimitrie Ghica" din Sinaia, județul Prahova. Recurentul pârât a considerat că denumirea este distinctă față de marca înregistrată de reclamant, cuprinzând numele său de familie, al proprietarului imobilului și al autorilor săi, care au desfășurat aceeași activitate sub numele Kalimtzakis x, începând din anii 1920, dobândind notorietate locală. Recurentul pârât a arătat că numele a fost consemnat de Registrul Comerțului la 01 august 2014, cu patru ani înainte de înregistrarea mărcii reclamantului, fost chiriaș, care a uzurpat sintagma x, din numele cu valoare istorică și sentimentală ce a aparținut familiei sale, iar după 5 ani de la încetarea contractului de închiriere, din culpa reclamantului și plecarea să definitivă din orașul Sinaia, a înregistrat marca în 20 noiembrie 2018. Recurentul pârât a susținut că nu cuvântul în sine este protejat ca marcă, ci aranjamentul, dispoziția specială, culoarea și forma caracterelor folosite pentru a scrie respectivele cuvinte, ca un tot care o alcătuiește. Astfel, împrejurarea că utilizează, în activitățile de promovare, denumirea "KALIMTZAKIS D." nu are nicio legătură cu marca înregistrată de reclamant sub nr. y, având în vedere caracteristicile reprezentate de aranjamentul, dispoziția specială, culoarea și forma caracterelor folosite. Recurentul pârât a considerat că este important faptul că respectivele cuvinte "CAFENEAUA" și "PARCULUI" sunt două substantive comune, ce prezintă un grad incredibil de mare de generalitate, astfel că atât reclamantul, cât și pârâții au procedat la alipirea altor cuvinte cu scopul de a diferenția denumirea. Mai mult, partea de început a unui semn/unei denumiri prezintă un grad mare de importanță, astfel încât utilizarea, la începutul denumirii, a numelui său de familie "KALIMTZAKIS", are scopul de a evidenția și a diferenția numele cafenelei de alte întreprinderi de acest gen. În ceea ce privește gradul de atenție al consumatorului, recurentul pârât a susținut că, având în vedere generalitatea celor doi termeni ce fac obiectul mărcii în discuție, nu poate fi vorba de un impact major al acestora asupra atenției consumatorului, în condițiile în care nu se poate crea o confuzie, deoarece nu există o activitate comercială în Sinaia cu această marcă. Astfel, de aici provine și nevoia de diferențiere prin alăturarea celor doi termeni distinctivi, anume "KALIMTZAKIS", respectiv "established 2008". De asemenea, societatea "B. - D. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA", ce stă la baza restaurantului "KALIMTZAKIS D." a luat naștere ca persoana juridică în 2014, moment în care a fost aleasă și denumirea cafenelei. Recurentul pârât a invocat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care a statuat că, pentru a se aprecia gradul de similitudine existent între semnele în conflict, trebuie să se determine gradul lor de similitudine vizuală, fonetică și conceptuală și, eventual, să se evalueze importanța care trebuie acordată acestor elemente diferite, ținând seama de categoria de produse sau servicii în cauză și de condițiile în care sunt comercializate {Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctul 27, și Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punctul 36). Mai mult, această comparație trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu pe care semnele menționate o lasă în memoria publicului relevant. Cu privire la similitudinea vizuală, recurentul pârât a susținut că semnele în conflict nu sunt similare, în măsura în care diferă prin caracteristicile acestora, prin structura, prin stilizare și prin combinația lor de culori, chiar dacă au în comun elementele verbale "cafeneaua" și "parcului". În această privință, deși prezența în fiecare dintre semnele în conflict a mai multor litere în aceeași ordine poate avea o anumită importanță în aprecierea similitudinii vizuale dintre două semne în conflict [Hotărârea din 20 octombrie 2016, Clover Canyon/EUIPO - Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T-693/15], includerea în denumirea celor doua cafenele a cuvintelor "KALIMTZAKIS", respectiv "established 2008" duce la diferențierea din punct de vedere vizual al celor două denumiri. De asemenea, atât fondul, cât și culorile utilizate influențează publicul relevant, având în vedere faptul că acestea reprezintă elemente de originalitate. Recurentul pârât a arătat că denumirea "KALIMTZAKIS D." este compusă dintr-un număr de cuvinte diferit iar termenul "KALIMTZAKIS" care se afla la începutul acesteia constituie diferența vizuală a semnelor respective, aceste două aspecte fiind suficiente pentru a neutraliza similitudinea vizuală. Recurentul pârât a arătat că un alt aspect ce trebuie analizat este fondul celor două semne și impresia globală pe care acestea o conferă, în mod separat și individual, asupra publicului. "KALIMTZAKIS D." prezintă un fundal de culoare maro, utilizând un font distinct de culoare aurie-galben, în comparație cu "x" ce prezintă un fundal de culoare albastră, cu fontul de culoare albă. De asemenea, dimensiunile caracterelor din alcătuirea cuvântului "KALIMTZAKIS" mai mari decât a celorlalte elemente din alcătuirea denumirii reprezintă încă un aspect distinctiv. Cu privire la similitudinea fonetică, recurentul pârât a arătat că trebuie amintit că reproducerea fonetică a unui semn complex corespunde reproducerii tuturor elementelor sale verbale (Cauza T-498/18, ZPC Fiis sp.j. v. EU1PO). Semnele în conflict au o lungime diferită și sunt compuse dintr-un număr diferit de cuvinte iar cuvântul "KALIMTZAKIS" în sine are capacitatea de a fi un element distinctiv, ce va impacta fonetic publicul, având în vedere unicitatea acestuia. Cu privire la similitudinea conceptuală, recurentul pârât a considerat că trebuie avută în vedere lipsa de semnificație specială în limba română a cuvintelor "cafeneaua" și "parcului". Astfel, consumatorul mediu român ar înțelege faptul că alăturarea celor două substantive face referire strict la poziționarea geografică pe care cafeneaua o are. Recurentul pârât a concluzionat că diferențele vizuale, fonetice și conceptuale dintre mărcile în conflict exclud orice risc de confuzie din partea consumatorului. Recurentul pârât a invocat art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998 și a arătat că denumirea "x established 2008" este compusă în mod exclusiv din indicații ce servesc proveniența geografică și data iar sintagma "established 2008" nu poate fi considerată ca fiind distinctivă și utilizată în scopul de a individualiza denumirea, deoarece anul 2008, este ales aleatoriu, deoarece, după cum chiar reclamantul a arătat, marca a fost înregistrată în anul 2018. Recurentul pârât a arătat că nu a utilizat marca reclamantului ci substantivele comune "CAFENEAUA" și "PARCULUI", în limba română. Recurentul pârât a considerat că un alt aspect ce necesita analizat este cel referitor la serviciile oferite de către părți. Astfel, instanța de apel a considerat, în mod eronat, că produsele și serviciile mărcii cu obiect de activitate bar-cafenea și a semnului restaurant sunt identice, numai datorită faptului că fac parte din clasa 43 de servicii - titlu general. În realitate și specific, nu au o activitate identică și nu au produse identice și nici servicii de același fel, deoarece activitatea restaurant implică servicii complexe de bucătărie, astfel încât publicul diferențiază cu ușurință produsele și serviciile diferite și de aceea, nu există confuzie între activitatea și serviciile unui bar-cafenea și ale unui restaurant - G.. Semnul restaurantului - G., împreună cu produsele și servicii specifice și diferite indică originea comercială a produselor și a specialităților de bucătărie, cafea și băuturi grecești, muzică ambientală și live grecească, precum și reprezentații ale comunității elene din Brașov, toate acestea în consonanță cu numele subsemnatului grecesc KALIMTZAKIS și cu mesajul stradal x, care prezintă produse grecești. Astfel, se furnizează o altfel de informație către consumator, din punct de vedere conceptual. Recurentul pârât a considerat că semnul ce are în componența sa numele său îi conferă acestuia un caracter individual și complet distinctiv, ceea ce îl face total diferit de marcă, astfel fiind înlăturat riscul vreunei confuzii, deoarece publicul relevant reține partea de început, respectiv Kalimtzakis; publicul local cunoaște proprietarul cu domiciliul în acest imobil, restul publicului este informat de placa memorială amplasată sub semn. Recurentul pârât a invocat art. 40 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 și a arătat că reclamantul nu a utilizat marca pe care acesta a înregistrat-o în anul 2018, ceea ce reprezintă încă un argument pentru care existența unei confuzii create în cadrul publicului este imposibilă, o altă "D.", alta decât "Kalimtsakis x", neexistând în orașul Sinaia.

Apărările formulate în cauză. Intimatul reclamant A. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat și nefondat, cu consecința păstrării în tot a deciziei recurate și obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. În motivarea întâmpinării, intimatul reclamant a arătat că decizia recurată este legală și pronunțată cu aplicarea corectă a normelor de drept material, nefiind aplicabile motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ. Intimatul reclamant a arătat că art. 2 din Legea nr. 84/1998 nu reprezintă altceva decât o simplă definiție a mărcii, iar nerespectarea oricărei prevederi conținute de art. 2 ar fi dus, în primul rând, la un eventual aviz de refuz provizoriu sau la respingerea cererii de înregistrare în etapa de examinare preliminară desfășurată în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Marca "x" a parcurs procedura de examinare preliminară fără a întâmpina niciun impediment, OSIM constatând că marca este distinctivă și că poate fi reprodusă în Registrul mărcilor. Astfel, intimatul reclamant a considerat că ar fi absurd să se afirme că definiția mărcii înregistrate reprezintă un criteriu de analiză a riscului de confuzie. Intimatul reclamant a arătat că atât instanța de fond cât și instanța de apel au recunoscut distinctivitatea și funcțiile esențiale ale mărcii deținute de către acesta iar recurentul pârât învederează o analiză eronată a riscului de confuzie dintre o marcă înregistrată și un semn. Instanța de apel a efectuat corect analiza riscului de confuzie, acesta incluzând și riscul de asociere și fiind apreciat prin prisma asemănărilor și nu a deosebirilor dintre mărci, fiind suficient să existe similaritate la nivelul unei singure analize (fie ea vizuală, fonetică sau conceptuală) pentru a induce publicul în eroare (Cazul T-6/oi Matratzen Concord v, OHIM - Hukla Germany Matratzen 2002 ECRII - 4335, paragraful 30). Intimatul reclamant a arătat că sintagma "x", care reprezintă elementul dominant și distinctiv al mărcii sale, a fost preluată în manieră identică. Intimatul reclamant a considerat că, dacă normele de drept material și jurisprudențial ar fi aliniate cu rațiunile recurentului, acesta ar putea prelua orice marcă notorie precum "Google", "Facebook" sau "Coca-Cola" sub umbrela denumirii "Kalimtzakis" pentru simplul fapt ca stilizările grafice sunt diferite sau pentru că mai exista alte cuvinte suplimentare adăugate. Intimatul reclamant a considerat că, întrucât recurentul utilizează "x" fără acordul intimatului reclamant, există o veritabilă utilizare neautorizată de marcă. Intimatul reclamant a arătat că sunt nenumărate decizii anterioare care precizează expres faptul că partea verbală este reținută cu precădere de publicul relevant, fiind astfel cea mai importanta componentă. În această linie de idei, nu are absolut nicio relevanță dacă marca "x" este însoțită sau nu de un element figurativ sau de un slogan. Intimatul reclamant a susținut că, în cazul mărcilor compuse atât din elemente verbale cât și din elemente figurative, elementul verbal este mai distinctiv decât cel figurativ, pentru că publicul relevant se va referi mai ușor la produse sau servicii prin denumire (partea verbală), decât prin încercarea de a descrie elementul figurativ al mărcii, fiind reținut în mod constant principiul potrivit căruia elementul verbal din componența unei mărci este acela pe care consumatorul îl va reține în majoritatea cazurilor. Intimatul reclamant a invocat, drept jurisprudență relevantă care îi susține argumentele, Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a treia) din data de 14 iulie 2005, Wassen International Ltd împotriva EUIPO. Marca comunitara. Cauza T-312/03. Paragraful 37, Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a patra) din data de 23 octombrie 2002. Claudia Oberhauser împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). Marca comunitara. Cauza T-104/01. Intimatul reclamant a considerat că recurentul confundă analiza criteriilor de distinctivitate necesare înregistrării mărcii cu criteriile de evaluare a riscului de confuzie dintre o marcă și un semn. Intimatul reclamant a considerat că analiza gradului de generalitate al termenilor care formează o marcă este de competența Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), folosirea unor termeni prea generali, deveniți uzuali în limbajul comun sau fără capacitate distinctivă reprezentând motive absolute de refuz la înregistrarea unei mărci, conform art. 5 alin. (1) lit. (b) și (c) din Legea nr. 84/1998. Având în vedere că marca este înregistrată, se bucură cel puțin de o prezumție a caracterului distinctiv. Intimatul reclamant a susținut că marca sa nu reprezintă o simplă "indicație geografică" a locului prestării serviciilor. Astfel, "x" reprezintă o personificare exprimată în manieră metaforică în sensul în care "parcul" ar fi "proprietarul" unei "cafenele" sau, în altă ordine de idei, "cafeneaua s-ar afla în proprietatea parcului". Publicul relevant nu înțelege un mesaj concret cu privire la adresa sau la originea geografică atunci când percepe marca, contrar susținerilor recurentului. Un exemplu lipsit de distinctivitate ar fi "D." însă marca înregistrată se îndepărtează de o astfel de indicație lipsită de distinctivitate. Intimatul reclamant a considerat că, în ciuda micilor diferențe care există la nivel de stilizare, acestea nu au capacitatea de a diferenția mărcile, riscul de confuzie și, implicit, de asociere, fiind incident. Recurentul nu poate prelua mărcile competitorilor în propriul portofoliu prin simpla adăugare a numelui de familie în fața unei mărci înregistrate. Intimatul reclamant a susținut că marca sa este similară cu semnul folosit de recurent în urma analizei riscului de confuzie prin raportare la similaritățile vizuale, fonetice și conceptuale. Intimatul reclamant a arătat că jurisprudența a statuat constant că partea de început a unui semn prezintă un grad ridicat de importanță în impresia globală pe care o produce acesta (L'Oreal S.A. v OHIM, Cauza T-112/03) deoarece publicul relevant va reține cu precădere partea de început a unei mărci, tinzând să se concentreze pe primele elemente verbale al unui semn (Opposition No B 2 567 355, WANDA vs. WANDA FILMS). În cazul de față, publicul relevant va reține "D." și o va recunoaște atunci când va intra în contact cu semnele pe care le folosește recurentul - pârât care include în manieră identică denumirea "D.". Intimatul reclamant a susținut că, dat fiind faptul că serviciile sunt identice, folosirea unui semn atât de similar este de natură a-i provoca grave prejudicii. Marca sa este protejată pentru serviciile din clasa 43 (de alimentație publică, restaurant și cafenea), iar recurentul folosește semnele care încalcă drepturile sale de exclusivitate pentru servicii identice de restaurant de tip cafenea. Intimatul reclamant a arătat că, din punct de vedere fonetic, identitatea elementului "D." majorează posibilitatea nașterii unui potențial risc de confuzie si de asociere în rândul publicului relevant, dat fiind faptul ca pronunția este aceeași. În ceea ce privește conceptul mărcilor, poate fi observat faptul ca recurentul pârât vizează același concept creat de titularul mărcii anterioare, prin preluarea în manieră identică a sintagmei "D.". Ambele denumiri conținând elementul identic, consumatorul va percepe și va înțelege același mesaj. Recurentul-pârât B. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea tuturor argumentelor formulate de către intimatul-reclamant în cadrul întâmpinării ca fiind neîntemeiate și, pe cale de consecință, admiterea cererii de recurs, așa cum a fost formulată. La termenul de judecată din 23 mai 2023, intimatul-reclamant A. a invocat excepția nulității recursului formulat de recurentul pârât. II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Analizând excepția nulității recursului formulat de recurentul pârât pentru neîncadrarea în motivele de casare prevăzute de lege, invocată de intimatul-reclamant A., Înalta Curte reține următoarele: Potrivit dispozițiilor art. 486 alin. (1) lit. d) din C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor sau, după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. În condițiile art. 488 din același cod, casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate prevăzute de alin. (1) din acest articol. Argumentarea și dezvoltarea motivelor de recurs trebuie făcută astfel încât să fie posibilă încadrarea lor într-unul din motivele limitativ prevăzute de art. 488 din C. proc. civ. și să permită exercitarea de către instanța de recurs a controlului său cu privire la pretinsele motive de nelegalitate a hotărârii recurate. Art. 489 din C. proc. civ. instituie sancțiunea nemotivării recursului, stabilind, la alin. (2), că recursul este nul dacă motivele invocate nu se încadrează în cazurile de casare prevăzute la art. 488. Examinând susținerile expuse în cererea de recurs, Curtea constată că recurentul pârât a invocat, pe lângă expunerea unor aspecte de fapt rezultate, în opinia sa, din coroborarea probelor administrate în cauză, și modul în care instanța de apel a procedat la aplicarea criteriilor legale în aprecierea riscului de confuzie între marca intimatului reclamant și semnul utilizat de recurentul pârât pentru a ajunge la concluzia că au fost încălcate drepturile rezultate din înregistrarea mărcii, situație în care respectivele susțineri pot fi încadrate în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., reprezentând o încălcare sau aplicare greșită a normelor de drept material. În consecință, Curtea urmează a analiza criticile prin care recurentul pârât a invocat încălcarea sau aplicarea greșită a unor dispoziții de ordin material, prin prisma aspectelor învederate în cererea de recurs, excepția nulității recursului urmând a fi respinsă. Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru considerentele ce urmează să fie expuse. Prin motivele de recurs, întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurentul pârât a criticat, în esență, faptul că instanța de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condițiile cerute pentru constatarea existenței riscului de confuzie între marca înregistrată de intimatul reclamant și semnul utilizat de recurentul pârât. Examinând decizia recurată, Înalta Curte constată că, în ceea ce privește situația de fapt, instanța de apel a constatat că reclamantul A. a înregistrat marca "x" la Oficiul pentru Invenții și Mărci, având număr de depozit x, aceasta beneficiind de protecție începând cu data de 20.11.2018, pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire și având număr de marcă înregistrată y din data de 23.08.2019, fiind înregistrată pentru toate serviciile din clasa Nisa 43, împrejurări reținute de instanță din cuprinsul certificatului de înregistrare emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Invocând drepturile conferite de această înregistrare, intimatul reclamant a reclamat folosirea neautorizată a denumirii "x" în activitatea comercială desfășurată de recurentul pârât. În acest context, nu poate fi reținută susținerea recurentului pârât în sensul că hotărârea ar fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material, în sensul că instanța, în mod eronat, a avut în vedere art. 2 din Legea nr. 84/1998, care nu este aplicabil speței. Art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice definește noțiunea de marcă, stabilind că aceasta poate fi orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie capabile: a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor. Întrucât textul legal menționat conține definiția noțiunii de marcă, iar în cauză s-au invocat drepturile rezultate din înregistrarea unei mărci, nu se poate contesta existența unei legături între respectiva normă legală și soluționarea cauzei pe fond. Procedând la analiza riscului de confuzie, instanța de apel a precizat că trebuie să fie luate în considerare nu doar elementele ce intră în alcătuirea mărcii și sunt înregistrate ca atare, potrivit certificatului de înregistrare, ci și acele caracteristici care țin de utilizarea în practică a mărcii înregistrate, chiar dacă nu sunt efectiv înregistrate. Instanța a considerat că un consumator cu grad mediu de atenție, analizând denumirea dominantă "D." va fi tentat să asocieze serviciile oferite de către pârâți cu cele oferite de intimatul reclamant. De asemenea, instanța a considerat că denumirea "Kalimtzakis D." creează în mintea consumatorului un risc de confuzie în privința serviciilor pe care le oferă. Instanța de apel a expus condițiile în care titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau asemănător cu marca sa în aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acțiunii, în acord cu jurisprudența Curții Europene de Justiție cu privire la interpretarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară. Sub aspectul legii aplicabile, este de remarcat că art. 36 din Legea nr. 84/1998 a devenit, după republicarea legii la data de 18.09.2020, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, art. 39, iar Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară a fost abrogat prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene. Întrucât normele legale partea relevantă pentru speță, împrejurarea că instanța de apel nu le-a avut în vedere la pronunțarea hotărârii nu determină însă nelegalitatea deciziei din acest punct de vedere. Analizând condițiile necesar a fi îndeplinite pentru a reține existența încălcării mărcii prin raportare la elementele de fapt ale speței, instanța de apel a constatat că utilizarea are loc în cadrul comerțului, fără consimțământul titularului mărcii, pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca, de natură a produce risc de confuzie în percepția publicului, incluzând, contrar susținerilor pârâtului, și riscul de asociere a mărcii cu semnul. Analizând cele două denumiri, instanța de apel a constatat că acestea prezintă diferențe prin combinația de culori, prin stilizare și sunt compuse dintr-un număr diferit de cuvinte, însă elementul dominant "D." se regăsește în manieră identică în denumirea "Kalimtzakis D." iar serviciile prestate sunt identice. De asemenea, instanța de apel a considerat că, deși din punct de vedere fonetic, nu conțin același număr de cuvinte, elementul de identitate "D." este de natură a da naștere unui risc de confuzie și de asociere în rândul publicului relevant, pronunția fiind aceeași. Astfel, instanța de apel a apreciat riscul de confuzie în raport cu elementul dominant și comun inclus în cadrul semnelor în cauză, considerând că nu este relevant dacă celelalte elemente care nu sunt comune acestora sunt diferite. În contextul expus, Înalta Curte constată că instanța de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condițiile cerute pentru constatarea existenței riscului de confuzie între marca intimatului reclamant și semnul utilizat de recurentul pârât întrucât în considerentele deciziei recurate se regăsesc doar parțial elementele necesar a fi analizate, ele neputând susține concluzia îndeplinirii condițiilor specifice problemei de drept analizate. Sub acest aspect, se remarcă utilizarea în mod greșit de către instanța de apel, la analiza riscului de confuzie, a criteriului vizând caracteristicile care țin de utilizarea în practică a mărcii înregistrate, chiar dacă acestea nu sunt efectiv înregistrate. Protecția drepturilor asupra mărcii se întinde asupra reprezentării acesteia în modalitatea concretă în care a fost înregistrată, astfel încât elementele care trebuie comparate se referă la marca înregistrată și semnul folosit de terț, fiind lipsite de relevanță sub acest aspect caracteristicile care țin de utilizarea în practică a mărcii înregistrate. Astfel, pentru a analiza existența riscului de confuzie, instanța trebuie să identifice în primul rând limitele de protecție a mărcii, așa cum rezultă din înregistrarea acesteia, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, clasele de protecție. În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și, astfel, în stabilirea împrejurării dacă ea este puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, parag. 49). Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Pe de altă parte, o marcă cu un caracter slab distinctiv, cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale, se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 și 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17) Contrar susținerilor intimatului reclamant în sensul că analiza gradului de generalitate al termenilor care formează o marcă este de competența Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, gradul de distinctivitate al unei mărci reprezintă un element relevant care trebuie stabilit de instanță în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marcă slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive și doar într-o proporție redusă din elemente distinctive. În această analiză, trebuie avută în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care s-a arătat fără echivoc faptul că, și dacă nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată, nu înseamnă că nu se acordă protecție mărcii așa cum a fost înregistrată, fie ea și slab distinctivă, compusă fiind, în majoritate, din elemente aflate în domeniul comun. Protecția unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinația de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată. În acest context, Înalta Curte observă că, potrivit jurisprudenței CJUE, faptul că o marcă are un caracter distinctiv slab nu exclude riscul de confuzie, în special în cazul în care există o similitudine a semnelor și a produselor sau a serviciilor vizate (Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15, par. 63). Această evaluare a fost realizată însă incomplet de către instanța de apel, care a omis etapa analizei gradului de distinctivitate a mărcii, deși pârâtul a invocat prin cererea de apel argumente legate de caracterul slab distinctiv al mărcii și de natura descriptivă a cuvintelor ce compun marca verbală. În această analiză este necesar a se avea în vedere faptul că elementele descriptive ale mărcii sunt în domeniul public și nu fac obiectul dreptului exclusiv al titularului. Elementele distinctive în cazul mărcilor slabe au o pondere atât de redusă încât nu pot avea o existență autonomă și își produc efectul distinctiv numai prin asociere cu elementele descriptive. De aceea, riscul de confuzie cu privire la acest semn distinctiv nu se poate produce decât prin utilizarea neautorizată de către terți a acestei asocieri în mod identic sau cvasiidentic. Când marca anterioară nu are o distinctivitate specială, chiar diferențele minore între această marcă și cea ulterioară vor fi suficiente pentru a exclude riscul de confuzie. În contextul expus, este necesar a se analiza dacă elementele verbale din compunerea mărcii reclamantului reprezintă cuvinte și respectiv sintagme nedistinctive, iar aceste elemente verbale vor primi semnificația corespunzătoare în ansamblul mărcii reclamatului, întrucât nu pot fi evaluate autonom. Înalta Curte constată că, astfel cum a susținut și recurentul, elementele verbale ale mărcii combinate a reclamantului au fost evaluate în mod individual și nu s-a procedat la determinarea impresiei de ansamblu create prin asocierea lor, asocierea acestora fiind tocmai marca înregistrată de reclamantului, ceea ce contravine regulilor jurisprudențiale anterior enunțate. În cauză, instanța de apel a reținut elementul dominant și comun inclus în cadrul semnelor în cauză (D.), fără a aprecia asupra caracterului lor distinctiv, lipsind, de asemenea, o apreciere cu privire la impresia de ansamblu creată de combinarea componentelor semnului folosit de pârât și o analiză a elementelor care, în opinia recurentului pârât, conduc la o diferențiere între marcă și semnul utilizat de acesta. Potrivit jurisprudenței CJUE, similaritatea dintre mărci se apreciază din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, iar această evaluare este proprie operațiunii juridice a comparării semnelor în conflict, cu aplicarea corespunzătoare a tuturor criteriilor incidente în verificarea riscului de confuzie, astfel încât nu reprezintă însușiri ale elementului dominant al unei mărci complexe, marcă ce reprezintă un termen al comparației. În plus, aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și, în special, similitudinea mărcilor și cea a produselor și serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers. În mod constant în jurisprudența CJUE s-a subliniat că este indispensabil să se interpreteze noțiunea de "similitudine" în raport cu riscul de confuzie (Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, par. 17; Hotărârea din 22 iunie 201999, Lloyd Schuhfabrick Meyer, C-342/97, par. 19). În acest context se impune și analiza pe fond a apărărilor recurentului pârât referitoare la absența identității între serviciile prestate de acesta și cele pentru care este înregistrată marca intimatului reclamant. În plus față de chestiunile deja subliniate, Înalta Curte observă că, raportat la circumstanțele particulare ale cauzei și la apărările formulate de părți, se impune ca analiza existenței riscului de confuzie să urmeze și principiile cuprinse în Hotărârea din cauza C-120/04 Medion vs Thomson, par. 29-36. Astfel, criteriile de analiză a riscului de confuzie sunt particularizate în ipoteza în care pârâtul folosește un semn complex, ce include atât numele său (în speță Kalimtzakis) cât și o marcă anterioară aparținând unei alte persoane, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat, în această hotărâre, că în prezența identității dintre produse sau servicii (cerință necesar a fi verificată de instanța de apel), riscul de confuzie poate fi reținut și dacă semnul folosit de pârât are o distinctivitate normală și dacă, deși marca anterioară nu este elementul dominant în cadrul impresiei de ansamblu lăsate de semnul complex, ea își păstrează totuși caracterul distinctiv independent în cadrul acestuia. Argumentele părților care vizează aspecte de fond ce trebuie stabilite de instanță în urma aplicării criteriilor legale și jurisprudențiale expuse mai sus nu pot fi analizate în prezentul cadru procesual, instanța de recurs neimpunând un anumit rezultat al evaluării riscului de confuzie. Astfel, instanța de recurs nu poate interfera în aprecierile de fapt pe care doar instanța de apel, care judecă în calea devolutivă de atac, le poate realiza. Având în vedere cele ce preced, Înalta Curte, văzând prevederile art. 497 raportat la art. 496 și art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., va admite recursul pârâtului, va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel, pentru analiza corespunzătoare a criteriilor vizând aprecierea riscului de confuzie, cu aplicarea criteriilor jurisprudențiale dezvoltate în aplicarea normelor legale incidente, prin integrarea și a prezentelor dezlegări în examinarea unitară a riscului de confuzie. În rejudecare, se impune realizarea unei analize complete a riscului de confuzie, fără a ignora criticile formulate de părți în privința aspectelor reținute de prima instanță, pentru că o astfel de evaluare disociată, pe diversele grade de jurisdicție, ignoră exact caracterul unitar al evaluării riscului de confuzie și posibilitatea schimbării semnificației unuia dintre factorii relevanți în aprecierea globală în cadrul unei etape a analizei, în funcție de contextul în care este integrată.