ÎCCJ, decizie (scj.ro #187752)

Produse farmaceutice. Acțiune în decăderea parțială din drepturile conferite de marcă. Principiul utilizării parțiale a mărcii. Criteriul indicației terapeutice

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: marcă națională

produs farmaceutic

utilizarea parțială a mărcii

Legea nr. 84/1998, art. 46 alin. (1) lit. a)

Finalitatea analizei bazate pe principiul utilizării parțiale a mărcii rezidă în identificarea subcategoriei în care se încadrează produsul efectiv folosit de către pârâtul din cererea de decădere din dreptul la marcă, și nu a tuturor subcategoriilor determinate de substanța activă din compoziția acestuia, în ipoteza în care substanța activă, în cadrul altor medicamente, conduce și la alte efecte terapeutice decât cel atașat medicamentului efectiv folosit.

Din acest motiv, în cadrul cererii de decădere din dreptul la marcă, atunci când pârâtul a folosit un singur produs medicamentos, aplicarea corespunzătoare a principiului utilizării parțiale a mărcii, desprins din jurisprudența C.J.U.E., care a statuat că indicația terapeutică reprezintă finalitatea sau destinația unui produs/serviciu, în funcție de care se orientează alegerea de către consumator a unui produs sau serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice (cauza T-256/04 Respicur și cauza T-487/08 Kremezin), presupune raportarea doar la indicația terapeutică a medicamentului folosit de către pârât. Astfel, raportarea la mai multe utilizări terapeutice, prin intermediul substanței active, inclusiv la cele care nu sunt asociate cu medicamentul efectiv folosit, practic, echivalează cu anihilarea inacceptabilă a criteriului indicației terapeutice.

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 1430 din 22 iunie 2021

Notă: Legea nr. 84/1998 a fost republicată în M.Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020, textele de lege fiind renumerotate

I. Circumstanțele cauzei

1.Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta A. Limited a chemat în judecată pe pârâții societatea B. SA și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să dispună:

- decăderea parțială a pârâtei din drepturile conferite de înregistrarea mărcii naționale ASPENTER, marcă individuală, verbală, înregistrată la OSIM sub nr.047195 pentru clasa 5 de produse și pentru clasa 35 de servicii, conform Clasificării de la Nisa, cu valabilitate din data de 16 iulie 2001 până la data de 16 iulie 2021, anume decăderea pârâtei din drepturile asupra oricăror produse farmaceutice și medicamente sub formă de comprimate (clasa 5), altele decât pentru „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecțiunilor cardiace”, precum și decăderea pârâtei din drepturile asupra serviciilor înregistrate din clasa 35 Publicitate și afaceri pentru aceeași marcă;

- obligarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de a înregistra în Registrul Național al Mărcilor și de a publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială lista de produse corespunzătoare clasei 5 din cadrul mărcii ASPENTER nr. 047195 în concordanță cu decizia care se va pronunța în cauză;

2.Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința nr. 859 din 26.04.2018, Tribunalul București, Secția a V-a civilă a respins acțiunea ca neîntemeiată.

3.Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 2031 din 17.12.2019, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă.

4.Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate pe temeiul art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 C.proc.civ. și susținând, în esență, următoarele:

- Hotărârea recurată cuprinde motive contradictorii, în ceea ce privește clasa 5 de produse pentru care este protejată marca națională ASPENTER nr. 047195 și, totodată, nu cuprinde motivele pe care se întemeiază respingerea apelului în privința clasei 35 de servicii, vizând aceeași marcă.

Astfel, instanța de apel a reținut că „acceptă ca fiind pertinentă solicitarea reclamantei de a limita protecția recunoscută mărcii pârâte” și, cu toate acestea, în mod contradictoriu, a respins apelul, fără a opera vreo limitare a protecției mărcii ASPENTER.

Pe acest aspect, instanța de recurs poate constata și o incidență a motivului de casare de la art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., în sensul că, în mod greșit, instanța de apel, cu încălcarea art. 22 C.proc.civ., nu s-a folosit de puterea sa de apreciere și nu a indicat totuși modalitatea în care ar fi trebuit limitată protecția acordată mărcii intimatei-pârâte.

Instanța de apel avea obligația de a evoca fondul, întrucât obiectul cauzei era o cerere de decădere parțială din dreptul la marcă, pe temeiul art. 46 și art. 49 din Legea nr. 84/1998, chiar dacă reclamanta a indicat totodată și o anumită formulare a produselor rezultate în urma decăderii parțiale. Această formulare a fost aprecierea reclamantei și era facultativă de indicat în cererea introductivă de instanță. Instanța de apel trebuia să respecte, însă, esența cererii - decăderea parțială din dreptul la marcă și să indice care ar fi fost formularea corectă în urma aprecierii probatoriului aflat la dosar.

Intimata-pârâtă a depus un probatoriu care să răspundă în general unei cereri de decădere, nu unei cereri de decădere în urma căreia să rezulte o formulare sau alta a produselor.

În interpretarea instanței de apel, ar trebui practic să se introducă o nouă cerere de chemare în judecată sau să fi introdus de la început mai multe cereri de chemare în judecată, în care să se încerce o altă formulare a produselor care să rezulte în urma decăderii parțiale. Or, într-o asemenea cerere de chemare în judecată suplimentară, intimata-pârâtă ar depune aceleași probe (pentru perioada de timp aferentă), ceea ce demonstrează inutilitatea unui astfel de demers.

Așadar, este excesivă și în contradicție cu cerințele echității interpretarea instanței de apel în sensul în care ar exista o obligație a reclamantului de a indica o formulare a produselor care să rezulte în urma constatării de către instanță a decăderii. O astfel de obligație a reclamantului nu este expres reglementată în Legea nr. 84/1998 și nici în Regulamentul de aplicare a acestei legi și nu poate fi dedusă nici pe cale de interpretare.

Totodată, în privința clasei 35 nu se regăsește nicio analiză a probelor prezentate la dosar de partea adversă și, prin urmare, motivele pentru care a fost menținută hotărârea primei instanțe cu privire la aceste servicii.

- Hotărârea recurată a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a prevederilor art. 46 alin. 1 lit. a și art. 49 din Legea nr. 84/1998, precum și ale art. 39 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în raport de criteriile stabilite în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Instanța de apel a reținut în fapt că intimata-pârâtă a făcut dovada utilizării pentru un singur produs, medicamentul ASPENTER ce conține ca substanță activă acidul acetilsalicilic (cunoscut și sub numele de aspirină).

De asemenea, instanța de apel a constatat că formularea „produse farmaceutice, medicamente sub formă de comprimate” din înregistrarea mărcii pârâtei constituie o categorie suficient de extinsă pentru a face posibilă identificarea în cadrul acesteia a unui număr de sub-categorii capabile să existe în mod independent.

Aceste premise nu pot duce, în niciun caz, la menținerea protecției integrale a mărcii, astfel cum a procedat instanța de apel, considerând că reclamanta nu a indicat o sub-categorie formulată corect.

În același timp, instanța de apel a reținut ca fiind relevante hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), corectând, astfel, poziția primei instanțe, care considerase că aceste spețe nu ar fi relevante pentru prezenta cauză, respectiv hotărârile pronunțate în cauzele T-126/03

Aladin

, T-256/04

Respicur

, T-487/08

Kremezin

și T-483/04

Galzin

.

În plus, este aplicabilă și hotărârea din cauza T-493/07

Famoxin

, pe care reclamanta a invocat-o încă din faza judecății în primă instanță.

Pornind de la aceste premise și aplicând principiile din jurisprudența europeană, reclamanta a considerat că protecția mărcii ASPENTER se poate reduce, în ceea ce privește clasa 5, la „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecțiunilor cardiace” și, de asemenea, a arătat faptul că ar trebui radiată în totalitate protecția mărcii pentru clasa de servicii 35.

Totodată, în urma dezbaterilor care au avut loc în fața primei instanțe, reclamanta a arătat că este de acord și cu varianta de formulare: „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor cardio-vasculare”, care nu ar modifica esența propunerii inițiale, ci ar reprezenta doar o formă alternativă de exprimare a acesteia.

În ceea ce privește clasa 5, instanța de apel a considerat că propunerea reclamantei nu poate fi acceptată, întrucât ar limita protecția mărcii la produsul pentru care s-a dovedit folosirea, respectiv la produse identice.

Or, acest lucru nu este adevărat, sub-categoria de produse din propunerea reclamantei fiind suficient de largă pentru a permite pârâtei să scoată pe piață în viitor produse noi față de produsul actual, de exemplu produse cu o altă concentrație a substanței active sau produse mai protective pentru stomac sau ficat, ori produse la care să fie adăugate alte substanțe noi, care să potențeze efectele benefice ale produsului actual pentru tratarea afecțiunilor cardio-vasculare.

De asemenea, trebuie plecat de la principiul stabilit în cauza T-126/03

Aladin

, conform căruia „interpretarea corectă [a prevederilor legale] este de a împiedica ca unei mărci care a fost utilizată în raport cu anumite produse din cele pentru care este înregistrată să i se acorde o protecție extinsă pentru simplul fapt că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse”.

Așadar, din moment ce reclamanta a arătat că, și în condițiile unei limitări, sunt respectate interesele legitime ale intimatei-pârâte de a-și extinde gama de produse pe care o utilizează în prezent, este perfect justificată o restrângere a unei protecții inițiale foarte largi, obținute în urmă cu 20 de ani, care a ajuns să fie exercitată în prezent abuziv împotriva altor solicitanți de mărci, cum este cazul reclamantei, care a solicitat la înregistrare marca europeană ASPEN (corespondentă numelui comercial) și a întâmpinat opoziția intimatei-pârâte.

Recurenta a făcut referire și la considerentele din decizia recurată prin care s-a apreciat că jurisprudența evocată în această cauză conturează destinația terapeutică a produsului ca un criteriu pertinent și acceptabil pentru determinarea unei sub-categorii în cadrul clasei 5 la care să fie limitată protecția unei mărci care este inițial înregistrată pentru o categorie foarte largă. Instanța de apel a considerat că ne întâlnim cu împrejurarea particulară că substanța activă acid acetilsalicilic poate avea mai multe utilizări terapeutice, mai multe deci decât cea indicată de reclamantă și, prin urmare, nu a mai aplicat acest criteriu.

Față de aceste considerente, recurenta a arătat că nu a contestat că această substanță activă poate avea în general mai multe utilizări terapeutice, dar, după cum a susținut încă din faza judecății în primă instanță, pârâta nu a demonstrat că ar avea începute demersuri pentru testarea sau autorizarea altor produse pe bază de acid acetilsalicilic, cu alte indicații terapeutice decât afecțiunile cardio-vasculare.

De asemenea, trebuie să se țină seama că destinația terapeutică, atunci când a fost utilizată ca un criteriu de determinare a unei sub-categorii în hotărârile CJUE, era desprinsă din dovezile care s-au depus la dosar privind produsele efectiv utilizate de titularii de marcă și nu era determinată din studii clinice generale privind utilizări in abstracto ale substanțelor active din produsele titularilor de marcă.

Contrar celor reținute de către instanța de apel, chiar în prospectul medicamentului ASPENTER este menționat că acesta „nu trebuie utilizat pentru tratamentul febrei sau al durerilor (indiferent de tipul acestora) deoarece eliberează o cantitate mică de acid acetilsalicilic”.

Interdicția aceasta expresă dovedește faptul că indicația-terapeutică trebuie stabilită potrivit produselor efectiv utilizate pe piață și a indicațiilor acestora, neputând să fie determinată de studii clinice generale privind utilizări in abstracto ale substanțelor active din produsele titularilor de marcă.

Aplicând deci în mod judicios principiile din jurisprudența europeană, instanța de apel trebuia să admită apelul reclamantei cel puțin în parte și să limiteze protecția clasei 5 din cadrul mărcii ASPENTER la „medicamente sub formă de comprimate pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor cardio-vasculare”.

Recurenta a solicitat reanalizarea de către instanța de recurs a motivului pentru care a propus și adăugarea substanței active care reiese din prospectul produsului ASPENTER (acidul acetilsalicilic, cunoscut sub numele de „aspirină”) în definirea unei sub-categorii, și anume faptul că marca ASPENTER, din punct de vedere conceptual, cuprinde chiar în partea ei de început o sugestie privind aspirina Aspenter, astfel încât marca nu poate să fie înregistrată receptiv pentru alte produse pentru tratarea afecțiunilor cardiace care nu conțin aspirină.

În practica europeană, următoarele sub-categorii de produse farmaceutice au fost identificate ca fiind adecvate:

Cauza T-493/07

Famoxin

- produse farmaceutice pentru afecțiuni cardio-vasculare; Cauza T-487/08

Kremezin

- produse farmaceutice pentru tratarea inimii; Cauza T-256/04

Respicur

- produse farmaceutice pentru afecțiuni respiratorii; Cauza T-483/04

Galzin

- produse pe bază de calciu.

Criteriul destinației terapeutice pare a fi majoritar ca aplicare, iar reclamanta insistă pentru aplicarea acestuia și în prezentul dosar, deși, așa cum se vede din prezentarea de mai sus, există și cazuri particulare în care se poate aplica referirea la o substanța activă. În cauza T-483/04

Galzin

, Curtea europeană reține că „expresia produse farmaceutice pe bază de calciu ce a fost avută în vedere nu se referă doar la un produs specific ci la o sub-categorie suficient de extinsă și independentă [...]. Astfel cum am arătat în paragrafele de mai sus, această definiție este în acord cu practica Curții”.

În speța de față, în cazul în care se va considera că intimata-pârâtă nu trebuie să facă dovada unor demersuri pentru testarea sau autorizarea altor produse pe bază de acid acetilsalicilic, cu alte indicații terapeutice decât afecțiunile cardio-vasculare, în subsidiar față de solicitarea de a se aplica criteriul destinației terapeutice, recurenta solicită să se facă aplicarea referinței la substanța activă, care va include astfel destinațiile terapeutice ale acidului acetilsalicilic. Formularea clasei 5 în urma decăderii ar putea fi deci „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic”.

Recurenta a criticat, totodată, luarea în considerare de către instanța de apel a noțiunii de reputație a mărcii în analizarea unei cereri de decădere din dreptul la marcă, ca fiind o abordare eronată a dispozițiilor art. 46 din Legea nr.84/1998. Înscrisurile depuse de intimată ar fi trebuit să fie analizate doar pe aspectul folosirii efective a mărcii.

Problema renumelui mărcii se analizează numai în cadrul opozițiilor, contestațiilor, acțiunilor în anulare, acțiunilor în contrafacere, iar în cazul mărcii ASPENTER, renumele va fi analizat de Oficiul European (EUIPO) în cadrul procedurilor în desfășurare în fața sa între părțile din prezentul dosar. Divizia de Opoziții din cadrul EUIPO a apreciat că documentele depuse de intimata-pârâtă nu au fost în măsură să demonstreze un renume al mărcii ASPENTER. Perioada pentru care pârâta a făcut dovada renumelui în dosarul de la EUIPO și cea pentru care încearcă să facă dovada renumelui în prezentul dosar sunt diferite, ceea ce evidențiază încă o dată inutilitatea demersului intimatei de a demonstra renumele și în cadrul dosarului din România.

Așadar, prezentul dosar trebuie să se limiteze la analizarea utilizării mărcii ASPENTER, cu consecința stabilirii protecției de care marca se va bucura pentru viitor.

În cadrul unor eventuale dosare în care marca ASPENTER se va opune înregistrării unor mărci similare, se va determina de la caz la caz dacă protecția mărcii poate să fie mai largă, în condițiile în care se va dovedi un renume pentru perioada relevantă pentru acele dosare și cu analizarea de către instanța competentă a riscului de confuzie, a generării unui profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii etc.

Aprecierea instanței potrivit căreia ar trebui analizată în prezentul dosar probabilitatea ca folosirea mărcii pentru un produs similar să fie atribuită de publicul relevant tot titularului mărcii anterioare este vădit neîntemeiat și prematură cu privire la sfera de protecție a mărcii și cu privire la ce ar putea face alți producători, instanța antepronunțându-se cu titlu universal cu privire la orice semne similare, stabilind deja că sunt de natură să creeze confuzie. În al doilea rând, similaritatea unor semne ce vor fi în viitor folosite de alți producători și riscul concret de confuzie cu marca ASPENTER vor fi analizate în cadrul unor dosare distincte, la momentul la care se vor ivi acele conflicte, a conchis recurenta.

Intimata-pârâtă B. SA a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, în principal, ca tardiv formulat, iar în subsidiar, ca nefondat.

Intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu a formulat întâmpinare.

Recurenta-reclamantă a depus răspuns la întâmpinarea formulată de intimata-pârâtă B. S.A. solicitând respingerea excepției tardivității recursului, precum și a apărărilor formulate de către partea adversă.

II. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Recurenta – reclamantă a susținut, în primul rând, incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.

În conformitate cu art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., constituie motiv de nelegalitate inserarea unor motive contradictorii în cuprinsul hotărârii recurate.

Așadar, pentru ca acest motiv de recurs să fie întrunit, în ipoteza invocată de către recurentă, este necesară existența unei contrarietăți chiar între considerentele deciziei recurate, iar nu între soluția pronunțată și anumite considerente pe care aceasta se sprijină.

Or, recurenta a criticat tocmai respingerea apelului, în pofida unor considerente care ar fi trebuit să conducă, în opinia recurentei, la soluția contrară, situație care nu intră, după cum s-a arătat anterior, în domeniul de aplicare al normei din art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.

În schimb, legalitatea aprecierii conținute de considerentul invocat poate fi cercetată prin prisma altor motive de recurs, respectiv al celui descris la pct. 8 al art. 488 alin. 1 din cod, pe care, de altfel, recurenta l-a invocat separat, în mod explicit și în cadrul căruia a reproșat instanței de apel faptul că nu a procedat la limitarea protecției conferite prin înregistrare mărcii pârâtei ASPENTER.

Prin urmare, acest aspect urmează a fi cercetat din perspectiva modului de aplicare a legii de către instanța de apel, nefiind relevant, față de cele expuse anterior, în contextul motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.

Este de menționat și faptul că aprecierea instanței de apel din considerentul citat în motivele de recurs a fost greșit înțeleasă de către recurentă, în sensul că susținerile sale au fost admise, ceea ce ar fi impus soluția admiterii apelului.

În realitate, s-a acceptat doar faptul că pretenția reclamantei de limitare a protecției recunoscute mărcii pârâtei nu poate fi respinsă

ab initio

, față de principiile deduse din jurisprudența CJUE, instanța de apel procedând în analiza sa la cercetarea aplicării în concret, în circumstanțele speței, a acestor principii și arătând argumentele pentru care a apreciat că pretențiile reclamantei nu sunt fondate.

În ceea ce privește critica referitoare la absența din decizia recurată a unor considerente care să releve analiza fondului cauzei pentru clasa de servicii 35 pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată și pentru care s-a solicitat decăderea pârâtei din drepturile asupra acestei mărci, Înalta Curte constată că, deși susținerile recurentei sunt corecte, critica nu poate fi admisă.

Astfel, analiza acestui aspect era identică celei vizând clasa de produse 5, în condițiile în care prima instanță a reținut că serviciile din clasa 35 pentru care marca pârâtei a fost înregistrată sunt conexe celor din clasa 5, motiv pentru care a considerat că, întocmai ca în cazul produselor din clasa 5 și pentru aceleași argumente, acțiunea este neîntemeiată și pentru acest obiect.

Reclamanta nu a formulat, prin motivele de apel, vreo critică a aprecierii tribunalului, distinct de criticile referitoare la clasa 5, astfel încât se poate considera că instanța de apel a fost învestită în mod implicit și cu analiza chestiunii în discuție, modul de evaluare a legalității și a temeiniciei sentinței în privința clasei 35 fiind același ca în cazul clasei de produse 5.

În consecință, este justificată absența din decizia recurată a unor considerente distincte pentru cele două clase, motiv pentru care critica pe acest aspect va fi respinsă, urmând, însă, ca cercetarea legalității deciziei de apel în contextul art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. să privească, în egală măsură, ambele clase de produse, respectiv de servicii, pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată.

În ceea ce privește modul de aplicare a legii de către instanța de apel, Înalta Curte constată următoarele:

Instanța de judecată a fost învestită în cauză cu cererea de decădere a pârâtei din drepturile asupra mărcii ASPENTER, marcă înregistrată pentru anumite produse din clasa 5 din Clasificarea de la Nisa, respectiv pentru „produse farmaceutice, medicamente sub formă de comprimate”, precum și pentru anumite servicii din clasa 35. S-a solicitat, însă, decăderea pentru o parte dintre produsele din clasa 5 vizate de înregistrare.

Cererea a fost întemeiată în drept pe prevederile art. 46 alin. 1 lit. a din Legea nr. 84/1998, decăderea fiind solicitată pentru nefolosirea efectivă a mărcii, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

După cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, premisa de fapt necontestată este aceea a folosirii efective a mărcii ASPENTER pentru medicamente pe bază de acid acetilsalicilic (aspirină) sub formă de comprimate, în dozaje diferite (100 mg și 75 mg).

Mai mult decât atât, instanța de apel, atunci când a descris produsul pentru care s-a dovedit folosirea și a arătat unul dintre argumentele pentru care cererea reclamantei este neîntemeiată – acela că protecția mărcii pentru produsele din clasa 5 nu poate fi limitată la însuși produsul pentru care s-a dovedit folosirea –, a reținut că este vorba despre medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecțiunilor cardiace.

Totodată, instanța de apel a reținut că, față de utilizarea unui singur produs din gama medicamentelor sub formă de comprimate pentru care marca a fost înregistrată, este aplicabil principiul utilizării parțiale a mărcii, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și, de altfel, instanța de apel, evocând fondul, s-a raportat în concret la criteriile ce relevă acest principiu, configurate în hotărârile instanței europene.

Atare apreciere, însoțită de criteriile desprinse din jurisprudența CJUE, fiind favorabilă recurentei – reclamante, reprezintă în cauză premisa incontestabilă de evaluare a motivelor de recurs.

În raport de aceste criterii, s-a impus a se analiza, în primul rând, dacă în cauză este posibilă identificarea, în cadrul categoriei largi de produse sau servicii din cadrul înregistrării mărcii, a unor subcategorii „apte a fi percepute independent”, situație în care s-ar putea considera că dovada folosirii efective a mărcii a fost făcută pentru întreaga subcategorie, chiar dacă s-a utilizat în concret un singur produs din acea diviziune, decăderea din dreptul la marcă neputând fi dispusă cu privire la niciun produs din subcategoria respectivă.

Această constatare se bazează pe următorul considerent din hotărârea CJUE pronunțată în cauza T-126/03

Aladin

- citat în decizia de apel: „(...) dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse sau servicii care este suficient de largă pentru a fi posibilă identificarea în interiorul său a unui număr de subcategorii apte a fi percepute independent, dovada că marca a fost folosită în mod real în raport cu o parte dintre aceste produse sau servicii conferă protecție (...) numai pentru subcategoria sau subcategoriile căreia/cărora le aparțin produsele sau serviciile pentru care marca a fost realmente folosită” (pct. 45 din hotărâre).

Din considerentele deciziei recurate, reiese că, raportându-se la acest criteriu, instanța de apel a acceptat că împrejurarea folosirii efective a mărcii înregistrate doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile vizate de înregistrare nu conduce în mod necesar la decăderea titularului din drepturile asupra mărcii cu privire la toate celelalte produse/servicii, altele decât produsul sau serviciul pentru care marca a fost folosită efectiv.

În al doilea rând, se constată că instanța de apel și-a însușit și considerentele din hotărârile prin care CJUE a statuat, în ceea ce privește produsele farmaceutice în general, că aceasta constituie o categorie suficient de largă pentru a se putea distinge în cadrul său mai multe subcategorii ce pot fi luate în considerare în mod autonom (pct. 57 din hotărârea pronunțată în cauza T-256/04

Respicur

și pct. 58 din hotărârea pronunțată în cauza T-487/08

Kremezin

).

Prin urmare, în prezenta cauză, produsele din clasa 5 pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată - „produse farmaceutice, medicamente sub formă de comprimate” – se constituie într-o categorie largă ce se pretează la subdiviziuni autonome, în cadrul cărora să se verifice folosirea mărcii din perspectiva folosirii unui singur produs din acea subcategorie.

Aceste constatări denotă stabilirea de către instanța de apel a faptului că folosirea parțială a mărcii ASPENTER poate conduce la o decădere parțială a pârâtei B. SA din drepturile asupra mărcii, în limitele subcategoriei de produse din care face parte produsul efectiv folosit de către pârâtă, iar această subcategorie este posibil a fi identificată, din moment ce categoria de produse pentru care marca a fost înregistrată este suficient de largă pentru a fi fragmentată.

Cu toate acestea, instanța de apel nu a admis cererea de chemare în judecată, pentru motivul că nu poate fi primit niciunul dintre criteriile propuse de către reclamantă pentru identificarea unei subcategorii la care să fie limitată protecția recunoscută pentru folosirea de către pârâtă a mărcii, considerând, totodată, că nu revine instanței sarcina de a proceda la o atare determinare după alte criterii care să permită configurarea unei subcategorii adecvate, ci părții care cere decăderea.

Prin motivele de recurs, reclamanta a criticat aprecierile instanței de apel pe ambele aspecte, atât în privința obligației instanței de judecată de a determina un criteriu adecvat de identificare a subcategoriei din care face parte produsul ASPENTER, cât și în legătură cu relevanța unuia dintre criteriile de identificare propuse de către reclamantă.

Înalta Curte constată caracterul fondat al criticilor formulate.

În ceea ce privește sarcina identificării criteriului respectiv, trebuie reamintit că obiectul cererii de chemare în judecată este definit prin raportare la produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată și pentru care reclamantul pretinde că marca nu a fost folosită, instanța de judecată fiind, astfel, învestită cu cercetarea folosirii efective a produselor/serviciilor cărora marca înregistrată le este destinată.

Așadar, precizarea din cuprinsul cererii de chemare în judecată, conform căreia se solicită decăderea doar în parte a pârâtului din dreptul la marcă, este destinată să excludă de la bun început din obiectul învestirii instanței anumite produse/servicii, a căror folosire nu mai trebuie probată de către pârât în cursul judecății.

Prin urmare, împrejurarea, desprinsă din jurisprudența CJUE, că aceste din urmă produse/servicii se pot încadra într-o subcategorie nu definește obiectul cererii de chemare în judecată, atât timp cât se raportează la produse/servicii cu privire la care reclamantul nu a contestat folosirea și nu a solicitat decăderea din dreptul la marcă.

Pe de altă parte, aceeași împrejurare ar fi trebuit analizată, în aceleași condiții, și în ipoteza în care reclamantul ar fi cerut decăderea din dreptul la marcă pentru toate produsele/serviciile pentru care marca a fost înregistrată, fără precizarea decăderii parțiale, iar pârâtul ar fi invocat și demonstrat folosirea mărcii în cursul duratei de protecție doar pentru unul sau mai multe produse/servicii. În această ipoteză, s-ar ajunge, așadar, la menținerea protecției conferite de înregistrarea mărcii pentru toate produsele/serviciile din subcategoria din care face parte produsul/serviciul folosit efectiv, întocmai ca în ipoteza în care reclamantul a scutit de la bun început pe pârât de a face dovada folosirii anumitor produse/servicii.

Această echivalență este explicabilă prin rațiunea aplicării principiului vizând utilizarea parțială a mărcii, principiu pe care, de altfel, s-a bazat, după cum s-a arătat anterior, analiza instanței de apel.

Acest principiu, care împiedică decăderea titularului din dreptul la marcă pentru toate produsele/serviciile ce aparțin aceleiași subcategorii, are ca scop păstrarea unui echilibru între interesele titularului mărcii și cele ale competitorilor pe aceeași piață.

Astfel, folosirea doar în parte a mărcii trebuie să permită, în mod corespunzător, disponibilitatea pentru terți a semnului înregistrat ca marcă, dar, în egală măsură, menținerea protecției mărcii pentru acele produse „care, deși nu sunt strict identice cu cele în privința cărora a reușit să dovedească folosirea reală, nu sunt în esență diferite de ele, aparținând toate unui singur grup care nu poate fi împărțit decât într-o manieră arbitrară” (pct. 46 din hotărârea pronunțată în cauza T-126/03

Aladin

, citat și în decizia de apel).

Or, identitatea de analiză pe care o presupune aplicarea principiului utilizării parțiale a mărcii, independent de modul de formulare a obiectului cererii de decădere din dreptul la marcă, întărește constatarea anterioară potrivit căreia identificarea subcategoriei adecvate nu definește obiectul cererii de chemare în judecată, astfel încât nu se poate reține vreo obligație a reclamantului în acest sens, pentru neîndeplinirea căreia acesta să fie, eventual, sancționat prin respingerea cererii de chemare în judecată.

Întrucât aspectul în discuție interesează analiza fondului raportului juridic dedus judecății și se clarifică pe baza probatoriului administrat, Înalta Curte constată că instanța de apel nu a făcut o aplicare corespunzătoare a principiului utilizării parțiale a mărcii, în condițiile în care a apreciat că nu-i revine sarcina de a identifica eventualele subdiviziuni ale categoriei medicamentelor pe bază de comprimate pentru care marca pârâtei B. SA a fost înregistrată.

În consecință, critica recurentei pe acest aspect este fondată și se impune a fi admisă ca atare.

Totodată, Înalta Curte constată caracterul fondat și al criticii referitoare la criteriile de identificare a unei subcategorii adecvate, în aplicarea principiului utilizării parțiale a mărcii.

Prin raportare la jurisprudența CJUE, reclamanta a propus prin cererea de chemare în judecată formularea „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecțiunilor cardiace”, în cursul judecății arătând că agreează și varianta „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor cardio-vasculare”.

După cum rezultă din considerentele deciziei recurate, instanța de apel a înlăturat varianta inițială, cu motivarea că relevă tocmai produsul efectiv folosit, dar și celelalte formulări propuse.

Prin motivele de recurs, au fost criticate aprecierile instanței de apel pe toate aspectele analizate, recurenta reiterând toate propunerile formulate și supunându-le cenzurii instanței de control judiciar. În subsidiar, recurenta a sugerat și formularea „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic”.

În acest context, Înalta Curte constată, în primul rând, că nu poate fi primită susținerea recurentei conform căreia medicamentele ASPENTER nu ar releva un produs, ci ar corespunde unei categorii în sine de produse, în cadrul căreia pârâta ar putea să dezvolte în viitor produse noi.

După cum s-a reținut în fapt prin decizia recurată, medicamentele ASPENTER, produse și comercializate de către pârâta B. SA sub formă de comprimate, conțin acid acetilsalicilic (aspirină) în anumite doze (100 mg și 75 mg).

Această constatare indică un conținut strict și precis al medicamentelor, în ceea ce privește nu numai forma farmaceutică și substanța activă, dar mai ales ponderea substanței active în compoziția chimică, ce asigură efectul terapeutic preconizat, descris în prospectul medicamentelor.

Orice modificare a cantității substanței active, prin nerespectarea modului de administrare (de exemplu, nu se administrează concomitent cu medicamente antiinflamatoare, care, la rândul lor, pot conține acid acetilsalicilic), ar afecta rezultatul terapeutic sau ar antrena consecințe nedorite.

În egală măsură, efectul – curativ, profilactic ori de diagnosticare, după caz - ar fi inexistent sau ar putea fi anulat prin nerespectarea modului de utilizare (de exemplu, în prospectul ASPENTER 75 mg se precizează că nu trebuie utilizat pentru tratamentul febrei sau al durerilor, indiferent de tipul acestora, deoarece eliberează o cantitate mică de acid acetilsalicilic).

Or, proprietățile ce asigură un anume rezultat în cursul unui tratament corect administrat caracterizează un produs, și nu o întreagă paletă de produse cu caracteristici similare, astfel încât divizarea într-o eventuală subcategorie, astfel cum preconizează recurenta, s-ar opera de o manieră arbitrară.

Argumentul recurentei potrivit căruia, în viitor, pârâta ar putea dezvolta și utiliza produse cu proprietăți asemănătoare celor ale medicamentelor efectiv folosite este speculativ, în absența oricărui indiciu care să releve probabilitatea sau, cel puțin, posibilitatea existenței acestei situații ipotetice.

În raport de criticile formulate, instanța de apel a apreciat în mod corect că nu poate fi acceptată formularea „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic, pentru tratarea afecțiunilor cardiace” (sau cardiovasculare, cum se menționează, de asemenea, în decizia recurată), deoarece ar însemna limitarea protecției recunoscute mărcii ASPENTER la întocmai produsul pentru care s-a dovedit folosirea.

În schimb, se constată că instanța de apel nu a făcut o aplicare corespunzătoare a principiului utilizării parțiale a mărcii, considerând că nu este viabil criteriul indicației terapeutice.

În decizia recurată, s-a arătat că jurisprudența CJUE relevă că destinația terapeutică a produsului este un criteriu pertinent și acceptabil pentru determinarea unei subcategorii în cadrul clasei 5 de produse pentru care marca ASPENTER a fost înregistrată.

Într-adevăr, CJUE a statuat că indicația terapeutică reprezintă finalitatea sau destinația unui produs/serviciu, în funcție de care se orientează alegerea de către consumator a unui produs sau serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice (pct. 29-30 din hotărârea pronunțată în cauza T-256/04

Respicur

și pct. 59 din hotărârea din cauza T-487/08

Kremezin

).

Cu toate acestea, instanța de apel a considerat că acceptarea acestui criteriu în prezenta cauză ar conduce la împărțirea categoriilor de medicamente sub formă de comprimate într-un număr nedeterminat de subcategorii în funcție de substanța activă, ceea ce nu poate fi primit, atunci când substanța activă cuprinsă în produsul medicamentos ce poartă marca are mai multe utilizări terapeutice, precum în speță.

Înalta Curte constată că această apreciere se bazează pe o asimilare greșită a criteriului indicației terapeutice cu cel al substanței active.

Din acest punct de vedere, este cert că substanța activă dintr-un produs medicamentos asigură efectul terapeutic al acestuia, iar o substanță activă poate avea mai multe utilizări terapeutice, astfel cum s-a reținut, de altfel, prin decizia recurată, constatându-se, pe baza înscrisurilor depuse la dosar, că medicamentele pe bază de acid acetilsalicilic nu sunt destinate exclusiv tratării bolilor cardiovasculare.

Fără a se reproșa instanței de apel vreo confuzie între substanța activă și indicația terapeutică, se constată, însă, că aceasta nu a luat în considerare indicația terapeutică a medicamentului ASPENTER, ci s-a raportat generic la multiplele utilizări ale substanței active din acest produs medicamentos, respectiv ale acidului acetilsalicilic (aspirina), chiar și acele utilizări care nu au legătură cu acest medicament (ori sunt chiar contraindicate de acesta).

Or, finalitatea analizei bazate pe principiul utilizării parțiale a mărcii rezidă în identificarea subcategoriei în care se încadrează produsul efectiv folosit de către pârâtul din cererea de decădere din dreptul la marcă, și nu a tuturor subcategoriilor determinate de substanța activă din compoziția acestuia, în ipoteza în care substanța activă, în cadrul altor medicamente, conduce și la alte efecte terapeutice decât cel atașat medicamentului efectiv folosit în cauză.

Din acest motiv, în cadrul cererii de decădere din dreptul la marcă, atunci când pârâtul a folosit un singur produs medicamentos, aplicarea corespunzătoare a principiului utilizării parțiale a mărcii, desprins din jurisprudența CJUE, presupune raportarea doar la indicația terapeutică a medicamentului folosit de către pârât, respectiv, în cauză, tratarea și profilaxia bolilor cardiovasculare.

Pe de altă parte, raportarea la mai multe utilizări terapeutice, prin intermediul substanței active, inclusiv la cele care nu sunt asociate cu medicamentul efectiv folosit, practic echivalează cu anihilarea inacceptabilă a criteriului indicației terapeutice, cu toate că acesta a fost reținut drept pertinent și acceptabil prin decizia recurată.

Așadar, instanța de apel a înlăturat, în mod greșit, criteriul indicației terapeutice, susținerile recurentei fiind fondate pe acest aspect.

Urmează a se constata, totodată, pe baza celor expuse anterior, că formularea adecvată pentru subcategoria din care face parte medicamentul ASPENTER – la care trebuie limitată protecția mărcii pârâtei - este aceea de medicamente sub formă de comprimate pentru tratarea (eventual și profilaxia) afecțiunilor cardiace (cardiovasculare), luându-se în considerare indicația terapeutică a medicamentului și nefăcându-se referire la substanța activă, respectiv la acidul acetilsalicilic.

Pentru a se răspunde și celorlalte susțineri din motivele de recurs, se impune a se observa că, într-adevăr, raportarea la o anume indicație terapeutică, aceea a medicamentului efectiv folosit, înseamnă, în mod logic, și raportarea la o anume substanță activă, cea care este responsabilă de efectul terapeutic. Din această perspectivă trebuie înțeleasă propunerea ca subcategorie „medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic”, formulată în subsidiar de către recurentă, în sensul că, din moment ce criteriul indicației terapeutice este socotit ca fiind pertinent, nici substanța activă ca atare nu poate fi ignorată.

Or, este evident că medicamentul ASPENTER se încadrează și într-o categorie a celor care au ca substanță activă acidul acetilsalicilic, dar o asemenea delimitare nu este una utilă, cât timp ignoră tocmai indicația terapeutică a medicamentului respectiv, incluzând, totodată, toate posibilele utilizări terapeutice ale substanței active.

Această din urmă consecință nu poate fi acceptată, fiind exclusă în jurisprudența CJUE, din perspectiva percepției consumatorului produsului - astfel cum a demonstrat instanța de apel și s-a arătat în cele ce preced -, ceea ce înseamnă, de fapt, că trebuie identificată subcategoria ce reflectă profilul consumatorului produsului și care relevă, așadar, acele caracteristici ale produsului efectiv folosit pe care acesta le caută și în funcție de care se orientează în alegerea achiziționării medicamentului.

Medicamentul ASPENTER fiind destinat persoanelor cu afecțiuni cardiace (cardiovasculare) sau cu risc de asemenea afecțiuni, aceste persoane formează categoria consumatorilor produsului, pentru care este relevantă indicația terapeutică și cărora le este indiferentă substanța activă, deoarece s-ar putea trata, conform prescripției medicului, și cu alte medicamente, în condițiile în care nu s-a susținut ori dovedit, în prezenta cauză, că afecțiunile de această natură pot fi tratate sau prevenite numai prin administrarea de medicamente sub formă de comprimate pe bază de acid acetilsalicilic.

Este adevărat, astfel cum susține recurenta, că CJUE a luat în considerare, în jurisprudența sa, și o delimitare a medicamentelor în funcție doar de substanța activă, recurenta făcând referire, în acest sens, la hotărârea pronunțată în cauza T-483/04

Galzin

, în care s-a acceptat subdiviziunea produselor farmaceutice pe bază de calciu.

Acea hotărâre nu este, însă, relevantă în cauză, în condițiile în care nu rezultă din conținutul său vreo referire la mai multe indicații terapeutice ale calciului, esențialmente diferite unele de celelalte, precum în cazul aspirinei.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul, dispunând, pe temeiul art. 497 C.proc.civ., casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Cu ocazia rejudecării, vor fi luate în considerare dezlegările din prezenta decizie, urmând a se preciza subcategoria din care face parte medicamentul ASPENTER, în cadrul formulării identificate în decizia de față, în sensul dacă este necesară adăugarea și a profilaxiei, nu numai a tratării afecțiunilor prin respectivele medicamente sub formă de comprimate, iar, pe de altă parte, dacă este vorba doar despre afecțiuni cardiace sau cardiovasculare.