ÎCCJ, decizie (scj.ro #146147)

Acțiune în anularea unei mărci. Noțiunea de ”marcă anterioară”

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic

: marcă individuală combinată

anterioritate

nulitate relativă

Legea nr. 84/1998, art. 6, art. 8

Potrivit legii, o cerere de înregistrare depusă de către titularul cererii în anularea mărcii poate constitui o „marcă anterioară” în accepțiunea art. 6 alin. (1) din Legea r. 84/1998, doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: marca a fost înregistrată, iar data sa de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită. Aceste condiții trebuie întrunite în mod cumulativ, cu consecința că neîndeplinirea uneia împiedică producerea efectelor preconizate de legiuitor. Atare definire a mărcii anterioare prin norma particulară din art. 6 alin. (2) din Legea mărcilor corespunde semnificației de principiu date noțiunii de „marcă anterioară” din art. 3 lit. b) din lege, ca reprezentând „marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată”.

Simpla împrejurare a depunerii cererii de înregistrare a unei mărci nu poate fi luată în considerare în analiza validității înregistrării altei mărci fără verificarea condițiilor prevăzute de lege pentru a fi vorba despre o marcă anterioară.

De asemenea, nici depunerea cererii de înregistrare înainte de formularea cererii pentru marca a cărei anulare se solicită nu este semnificativă ca atare, întrucât nu însăși data cererii de înregistrare este relevantă prin prisma art. 6 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, ci anterioritatea datei de depozit a mărcii înregistrate.

Secția I civilă, decizia nr. 1069 din 23 martie 2018

Prin cererea formulată la data de 30.01.2015 și înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamantul Parlamentul României - Camera Deputaților a solicitat, în contradictoriu cu pârâții A., B. și C., în calitate de succesori ai lui D., și cu pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, anularea înregistrării mărcii individuale combinate cu element figurativ nr. 127465 (nr. depozit M 2013 04032), având ca titular pe D., pentru toate clasele pentru care a fost acordată, precum și obligarea OSIM la radierea mărcii și anularea înregistrării în Registrul Național al Mărcilor.

Prin sentința nr. 724 din 24.05.2016, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă a respins ca neîntemeiată cererea de anulare a mărcii nr. 127465, formulată în baza art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia nr. 808 din 2.11.2016, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de către reclamantul Parlamentul României - Camera Deputaților împotriva sentinței menționate.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. și susținând, în esență, următoarele:

Astfel, la data de 27.05.2013, Parlamentul României - Camera Deputaților a depus la OSIM patru cereri de înregistrare marca individuală figurativă reprezentând imaginea imobilului Palatul Parlamentului, proprietate publică și aflat în administrarea Camerei Deputaților.

Constatând că au fost îndeplinite condițiile minime de constituire a depozitului reglementar, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a atribuit date de depozit și a înscris datele conținute în cerere în Registrul mărcilor, sub numerele M 2013 03618, M 2013 03619, M 2013 03620 și M 2013 03621 pentru serviciile menționate, fiind publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială la data de 3.06.2013.

Abia la data de 11.06.2013 – deci, ulterior chiar publicării în BOPI a cererilor recurentei - s-a depus la OSIM spre înregistrare de către D. aceeași marcă individuală combinată, cererea fiind publicată în BOPI la data de 18.06.2013, pentru clasele de produse/servicii 16, 18, 24, 35, 41, 42, număr depozit M 2013 04032 și înregistrată ca marca sub nr. 127465.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 84/1998, republicată, dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii.

În aplicarea acestei norme, dreptului recurentei de a obține protecția asupra mărcii cu număr de depozit M 2013 03621 nu îi pot fi opuse în mod legal drepturile titularei prin înregistrarea mărcii nr. 127465, în condițiile în care titulara a depus cererile de înregistrare a mărcilor, inclusiv a celei contestate, la o dată ulterioară cererilor depuse de recurentă la OSIM.

Recurenta a mai arătat că cele patru cereri de înregistrare marcă, astfel cum rezultă din Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, cuprind aceleași produse și servicii, fiind diferite culorile revendicate și reprezentarea grafică a mărcii. A formulat aceste cereri în exercitarea dreptului de administrare asupra acele corpuri ale imobilului aflate în administrarea Camerei Deputaților, în condițiile în care întregul imobil este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Dreptul la imagine asupra bunului constituie un atribut al dreptului de proprietate, iar dreptul de administrare deținut de Camera Deputaților este un drept real derivat din dreptul de proprietate publică al statului asupra imobilului cu aceleași caractere juridice ca și dreptul de proprietate publică a statului.

Susținerile recurentei nu au vizat înlăturarea puterii de lucru judecat a acestei decizii definitive, ci efectele sale în cauză, în sensul că hotărârea produce efecte de la data rămânerii definitive și nu retroactiv, cu consecința că atât la data depunerii de către arhitect D. a cererii de înregistrare marcă, respectiv 11.06.2013, cât și la data înregistrării cererii de anulare marcă din prezentul dosar, exista dreptul provizoriu de înregistrare din 27.05.2013, conform art. 3 lit. b) și art. 8 din Legea nr. 84/1998.

Prin hotărârea definitivă în discuție, instanța nu s-a pronunțat și nici nu a analizat cererile de marcă potrivit principiului prior tempore, potior jure aplicabil procedurii de înregistrare marcă, și pe cale de consecință, nu a înlăturat anterioritatea cererilor sale de înregistrare marcă la data constituirii depozitelor naționale – 27.05.2013, nu a înlăturat dreptul prioritar privitor la data constituirii depozitului național reglementar din 27.05.2013 comparativ cu depozitul pârâtei constituit ulterior la data de 11.06.2013.

Or, examinarea condițiilor de registrabilitate a unei mărci se face la momentul constituirii depozitului național reglementar, adică la momentul depunerii cererii de înregistrare mărcii și în aceste condiții OSIM ar fi trebuit să emită un aviz de refuz provizoriu pentru cererea de înregistrare marcă a pârâtei întrucât Camera Deputaților avea deja constituit propriul depozit național reglementar asupra mărcii M 2013 03621, anterior depozitului pârâtei M 2013 04032. Ca atare, cererea de înregistrare a mărcii M 2013 04032 s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 3 lit. b) și art. 8 din Legea nr.84/1998, republicată, nefiind respectată anterioritatea dreptului provizoriu de marcă având depozitul național reglementar constituit M 2013 03621.

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C.proc.civ., a fost analizat în complet de filtru, fiind comunicat părților în conformitate cu dispozițiile art.493 alin. (4) din același cod.

Prin încheierea din 23.03.2018, completul de filtru a constatat, în acord cu raportul întocmit în cauză, că cererea de recurs îndeplinește condițiile de admisibilitate, inclusiv sub aspectul termenului de formulare a recursului și al calității procesuale a titularului cererii de recurs, pentru motivele expuse în încheiere. În consecință, au fost respinse excepțiile tardivității recursului și a lipsei calității procesuale active, iar recursul declarat a fost apreciat drept admisibil în principiu, în temeiul art. 493 alin. (7) C.proc.civ., fixându-se termen de judecată pe fond a acestuia.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit acestei norme, o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată „dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată”.

Prima instanță a considerat că norma nu este incidentă, în absența unei „mărci anterioare” a reclamantului, în sensul art. 3 lit. b) din Legea nr.84/1998.

Instanța de apel a confirmat aprecierea tribunalului, fiind fără relevanță împrejurarea că a avut în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din lege drept motiv de anulare a mărcii,

din moment ce și această normă are drept premisă conflictul cu o „marcă anterioară”.

Prin motivele de recurs, reclamanta a criticat ignorarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 84/1998, invocate în motivarea în drept a cererii de anulare a mărcii, susținând că depunerea unor cereri proprii de înregistrare a unor mărci, înainte de depunerea de către autoarea pârâtei a cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită în cauză, îi conferă reclamantei un drept la marcă provizoriu.

Susținerile recurentei nu sunt fondate.

Toate motivele de nulitate relativă enumerate limitativ în art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se fundamentează pe existența unei mărci anterioare aparținând titularului cererii în anulare.

Art. 6 alin. (2) din lege prevede că „În accepțiunea alin. (1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia și care fac parte din următoarele categorii:

a) mărcile comunitare;

b) mărcile înregistrate în România;

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România;

d) mărcile comunitare în privința cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară (...);

e)

cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) - d), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor

”.

Așadar, potrivit legii, o cerere de înregistrare depusă de către titularul cererii în anularea mărcii

poate constitui o „marcă anterioară” în accepțiunea art. 6 alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: marca a fost înregistrată, iar data sa de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită. Aceste condiții trebuie întrunite în mod cumulativ, cu consecința că neîndeplinirea uneia împiedică producerea efectelor preconizate de legiuitor.

Atare definire a mărcii anterioare prin norma particulară din art. 6 alin. (2) corespunde semnificației de principiu date noțiunii de „marcă anterioară” din art. 3 lit. b) din lege, ca reprezentând „marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată”.

În acest context, simpla împrejurare a depunerii unei cereri de înregistrare a unei mărci nu poate fi luată în considerare în analiza validității înregistrării altei mărci fără verificarea condițiilor prevăzute de lege pentru a fi vorba despre o marcă anterioară.

De asemenea, nici măcar depunerea cererii de înregistrare înainte de formularea cererii

pentru marca a cărei anulare se solicită nu este semnificativă ca atare, observându-se că nu însăși data cererii de înregistrare este relevantă prin prisma art. 6 alin. (2), ci anterioritatea datei de depozit a mărcii înregistrate.

Art. 8 din Legea nr. 84/1998, la care face referire recurenta, nu are nicio legătură cu determinarea existenței unei mărci anterioare, întrucât nu este prevăzut de legiuitor drept un motiv de anulare a înregistrării mărcii și nici nu conține vreo derogare de la art. 6 alin. (2) pe aspectul condițiilor necesare stabilirii preexistenței unei mărci.

Contrar susținerilor recurentei, faptul că dreptul la marcă aparține solicitantului care a depus primul, în condițiile legii, cererea de înregistrare a mărcii, astfel cum prevede art. 8, nu înseamnă că primul solicitant este, prin simpla depunere a cererii, titular al unei mărci anterioare, fiind necesară în acest sens întrunirea condițiilor din art. 6 alin. (2) [implicit, și din art. 3 lit. b)]. După cum a arătat, în mod corect, instanța de apel, dreptul la marcă al primului solicitant se naște abia la momentul înregistrării acestei mărci.

Față de considerentele expuse, este nefondată critica referitoare la incidența art. 8 din Legea nr. 84/1998.

Hotărârea judecătorească în discuție a fost pronunțată într-o cauză având ca obiect

contestația împotriva unei hotărâri a Comisiei de Contestații Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Ca urmare a dispozițiilor adoptate de instanță, a fost menținută Decizia OSIM nr. 3621 din 03.12.2013, prin care s-a respins de la înregistrare marca individuală figurativă nr. depozit M 2013 03621, solicitată la înregistrare de Parlamentul României - Camera Deputaților la data de 27.05.2013.

Trimiterea instanțelor de fond la hotărârea judecătorească irevocabilă este de natură a releva faptul că un eventual conflict dintre marca pârâților nr.127465 și o marcă anterioară, pe temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr.84/1998, a fost analizat în raport de situația juridică a unei singure mărci depuse la înregistrare de către reclamantă, anume cea cu nr. depozit M 2013 03621. Nu s-a făcut referire la mărcile M 2013 03618, M 2013 03619 și M 2013 03620 sub un alt aspect decât cel invocat în mod explicit de către reclamantă, respectiv relevanța momentului formulării cererii de înregistrare, fără verificarea condițiilor din art. 6 alin. (2) din lege.

Motivele de recurs au vizat exclusiv aprecierile expuse în decizia de apel, fără a se pretinde verificarea condițiilor din art. 6 alin. (2) din lege în privința celorlalte trei mărci. Ca atare, în limitele învestirii, evaluările instanței de recurs au în vedere relevanța momentului formulării cererii de înregistrare, din perspectiva art. 8 din Legea nr. 84/1998 (analizată la pct. 1) și existența unei mărci anterioare în raport cu una dintre mărcile depuse la înregistrare (motivul 2 de recurs).

Cât privește conflictul dintre marca pârâților nr. 127465 și marca reclamantei cu nr. depozit M 2013 03621, recurenta – pârâtă a susținut că, deși marca reclamantei nu a fost înregistrată, acest efect al deciziei nr.201/A din 16.03.2016 se produce de la data rămânerii definitive, și nu retroactiv, astfel încât nu se aduce atingere dreptului provizoriu la marcă desprins din art. 3 lit. b) și art. 8 din Legea nr. 84/1998.

Această argumentare demonstrează aceeași confuzie a reclamantei în privința efectelor cererii de înregistrare a unei mărci, relevată în analiza primului motiv de recurs, în sensul că simpla formulare a cererii ar putea conduce la anularea înregistrării altei mărci - identice sau similare, pentru produse și/sau servicii identice sau similare -, dacă aceasta din urmă a fost solicitată ulterior la înregistrare, indiferent dacă marca solicitată prima la înregistrare a fost sau nu înregistrată.

După cum s-a arătat deja, simpla formulare a unei cereri de înregistrare a unei mărci nu poate constitui prin ea însăși o „marcă anterioară” în accepțiunea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, în raport cu o marcă înregistrată, din art. 6 alin. (2) rezultând că este necesar, în primul rând, ca marca solicitată prima la înregistrare să fi fost înregistrată.

Până la clarificarea situației juridice a mărcii, prin parcurgerea procedurii administrative și, eventual, a celei jurisdicționale, cu rezultatul pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și/sau irevocabile (în funcție de aplicarea noului sau a vechiului cod de procedură civilă), marca depusă la înregistrare nu poate fi opusă mărcii înregistrate, neavând relevanță momentul formulării cererilor de înregistrare a mărcilor în conflict.

Întrucât condiția prevăzută de art. 6 alin. (2) [implicit, și de art. 3 lit. b)] nu este întrunită în cauză în privința mărcii cu nr. depozit M 2013 03621, din moment ce respingerea cererii pentru neplata taxelor de înregistrare și examinare a fost menținută prin decizia nr. 201/A/ din 16.03.2016 a Curții de Apel București, se constată că, în mod corect, instanța de apel a constatat că reclamanta nu poate opune pârâților o marcă anterioară, ca premisă a conflictului de mărci reglementat de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, în temeiul art. 496 alin. (1) C.proc.civ.