ÎCCJ, decizie (scj.ro #81657)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81657) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Acțiune

în contrafacere. Similaritate semne. Element comun. Distinctivitate.

Cuprins

pe materii :

Drept civil. Dreptul

proprietății intelectuale. Marcă.

Index

alfabetic :

marcă

-

semn

-

distinctivitate

-

similaritate

-

risc de confuzie

Legea nr. 84/1998, art. 5, art. 36, art. 39

În analiza similarității semnelor,

dacă acestea au un element comun, trebuie să se verifice

distinctivitatea, întrucât dacă gradul acesteia este ridicat, riscul de

confuzie va fi mai mare ; dacă distinctivitatea nu este atât de mare – de

ex. dacă elementul comun este descriptiv sau este comun mai multor mărci

aparținând unor titulari diferiți, riscul de confuzie este mai mic,

atenția cumpărătorului concentrându-se asupra restului

elementelor. Astfel, interesează gradul de distinctivitate și nu

lipsa acesteia, întrucât prin înregistrarea ca marcă i s-a recunoscut

acestuia îndeplinirea cerințelor legale – art. 5 ali.(1) lit. b) din Legea

nr. 84/1998 prevăzând că sunt refuzate la înregistrare sau pot fi

declarate nule dacă sunt înregistrate, mărcile care sunt lipsite de

caracter distinctiv.

Secția

I civilă, decizia nr. 2216

din 16 aprilie 2013

Prin decizia civilă nr. 112A din 5.07.2012,

Curtea

de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală a admis apelul declarat de reclamanta SC

G.M.G. SRL împotriva sentinței civile nr.1949 din 15.11.2011 pronunțată

de Tribunalul București, Secția a III-a civilă în contradictoriu

cu pârâții SC T.B.S. SRL, SC S.B.S. SRL și Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci, dispunându-se după cum urmează:

S-a

schimbat în parte sentința, în sensul că s-a admis în parte

acțiunea.

Au fost obligate pârâtele societăți comerciale să

înceteze utilizarea mărcii

„Perfect Nails"

sau a unui semn

asemănător, sub una din următoarele forme: aplicarea semnelor pe

produse și/sau pe ambalaje; importul și/sau oferirea de produse,

comercializarea sau deținerea lor în acest scop, oferirea și/sau

prestarea de servicii; utilizarea pe documente sau pentru publicitate.

Au fost obligate aceleași pârâtele: să închidă

domeniul de internet www.perfectnail.ro

.

;

să retragă, de îndată, de pe piața românească,

produsele în curs de comercializare, care poartă un semn similar

mărcii reclamantei și să le distrugă; să

distrugă, de îndată, toate ambalajele și orice alte materiale

care poartă sau sunt însoțite de mărci, embleme, sau orice alte

semne (grafice, verbale, alb-negru sau colorate) cu denumirea

„Perfect

Nails";

să publice în revista E., pe cheltuiala proprie,

dispozitivul deciziei, după rămânerea irevocabilă și

să plătească daune morale de 1000 Euro, în echivalent în lei la

data efectuării plății.

Au fost

păstrate celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a

pronunța această hotărâre, Curtea a reținut

următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului

București, reclamanta a susținut că a deschis în anul 2000 la

București primul salon de manichiură sub numele

„Perfect

Nails",

hotărând și înregistrarea mărcii

„Perfect

Nails"

pentru clasa 42 (servicii oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică),

obținând la data 25.07.2001 certificatul de înregistrare pentru

marcă, nr. 47946 emis de OSIM.

Reclamanta a înregistrat și marca

„Perfect Nails"

pentru

clasa 44 la OMPI, sub nr. 936706 din 11.07.2007, iar la OSIM a înregistrat cu

nr. 85028 din 22.03.2007 marca

„Perfect Nails",

culoare

revendicată roz, pentru clasele de produse/servicii 02, 03, 16, 18, 21,

35, 40, 44, inaugurând în anul 2005 pagina web www.perfectnails.ro

.

În anul 2009 a participat la Târgul de la Romexpo, unde a

descoperit un stand al unei firme care copia în detaliu marca sa

înregistrată, oferind servicii identice, de manichiură, precum

și produse de specialitate sub denumirea

„Perfect Nails".

Aducând

la cunoștința administratorului societăților pârâte că

este titulara mărcii

„Perfect Nails",

înregistrată la

OSIM și la OMPI, care beneficiază de protecție în România

și alte țări pentru clasele de produse/servicii înregistrate,

acesta a susținut că societățile pe care le

administrează sunt filiale ale unei societăți din Ungaria,

respectiv Perfect Nails K., iar în baza raporturilor comerciale cu aceasta

importă în România produse pentru manichiură și pedichiură

sub această denumire.

Însă, în urma verificărilor efectuate, reclamanta nu a

găsit nicio marcă înregistrată în Ungaria sau la OMPI, având ca

titular societatea maghiară, iar apoi a descoperit pe internet pagina web www.perfectnail.ro

,

asemănarea cu site-ul său

fiind evidentă. Ulterior, a aflat că pârâtele organizează

seminarii la București și cursuri sub egida mărcii sale, fiind

de asemenea promovate produse de manichiură și pedichiură pe

site, unde logo-ul este scris în culoarea revendicată.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispozițiile

art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice, art. 5 și 9 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea

concurenței neloiale.

Pârâtele au formulat cerere reconvențională, prin care au solicitat

anularea în parte a înregistrării mărcii naționale combinate

„Perfect

Nails"

nr. 085028 din 22.03.2007 pentru produse din clasa 03 și

obligarea OSIM la publicarea hotărârii ce urmează a se pronunța

în BOPI - Secțiunea mărci    și radierea acesteia.

În motivarea cererii reconvenționale, pârâtele au arătat că

reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii naționale combinate

„Perfect

Nails"

nr. 085028 pentru produse din clasa 03 cu rea

credință, motiv de anulare prevăzut de art. 47 alin.(1) lit.c)

din Legea nr. 84/1998 republicată. Pârâtele au utilizat marca

„Perfect

Nails"

pentru produse din clasa 03 anterior constituirii depozitului

aferent mărcii anulabile de către reclamantă, începând cu anul

2003, prin acte de comerț, prezența la târguri și expoziții

de care reclamanta a avut cunoștință, respectiv Congresul

Internațional de Estetică Aplicată (martie 2007); la congres au

participat numeroase firme cu interes în domeniul serviciilor de

înfrumusețare, cum este și reclamanta - pârâtă, care a solicitat

la două săptămâni după acest eveniment înregistrarea

mărcii 085028 și pentru produse din clasa 03, cu toate că

aceasta nu a produs, nu produce și nici nu poate produce bunuri cosmetice

profesionale pentru manichiură și pedichiură, activitate complexă,

ce presupune existența unei fabrici, linii tehnologice, utilaje

performante etc.

Marca a fost înregistrată pentru clasa 03 cu rea

credință, în frauda intereselor comerciale ale pârâtelor reclamante

și pentru a bloca activitatea comercială a acestora, deci nu într-un

scop legitim și pentru a distinge propriile produse și servicii în

raport de produsele sau serviciile altor persoane, ci cu intenția de a

deturna marca de la scopul ei firesc.

Reclamanta SC G.M.G. a formulat întâmpinare la cererea

reconvențională formulată de pârâtele-reclamante.

Prin sentința civilă nr. 1949 din 15.11.2011 au fost

respinse acțiunea principală și cererea

reconvențională, ca neîntemeiate,

instanța

reținând în motivare următoarele:

Reclamanta a făcut dovada că este titulara mai multor

mărci, respectiv marca națională

„Perfect Nails "

nr.

47946/2001- clasa 42 (servicii oferite de un cabinet de înfrumusețare,

manichiură, pedichiură, cosmetică), marca

internațională

„Perfect Nails"

nr. 936706/2007- clasa 44,

marca națională

„Perfect Nails"

nr. 85028/2007, culoare

revendicată roz - clasele 02, 03, 16, 18, 21, 35, 40, 44. De asemenea, a

deschis primul salon de manichiură/pedichiură în București în

anul 2000, iar apoi prin sistemul de franciză a deschis alte 14 saloane în

14 județe din România, în anul 2005 înființând pagina web www.perfectnails.ro

.

Din extrasul paginii web și

broșurile de prezentare rezultă că aceasta

desfășoară activități de saloane de manichiură în

sistem de franciză, încheind în acest sens o serie de contracte și promovând

intens activitatea.

Din planșele foto depuse la dosar a reieșit că

pârâtele au prezentat diverse produse pentru manichiură, iar din

materialul publicitar a rezultat că „Perfect Nails" este o firmă

cu sediul în Ungaria, înființată în anul 1994, fiind prezentă

din anul 2003 în România, prin distribuitorul S.B. Activitatea firmei pârâte

este descrisă în broșura publicitară și este

reprezentată de distribuția și ambalarea produselor de

manichiură și pedichiură provenite din SUA, precum și de

organizarea de seminarii, pentru inițierea și aprofundarea

cunoștințelor în arta aplicării și modelării unghiilor

false. Firma din Ungaria distribuie mai multe mărci.

Din pagina de prezentare a site-ului pârâtei rezultă

că această firmă comercializează produse profesionale

pentru unghii aplicate, manichiură, pedichiură, coafură,

cosmetică, masaj, în calitate de filială a firmei Perfect Nails K.

din Ungaria, cu gama

„Perfect Nails".

Pe site-ul pârâtei, în care

apare denumirea

„PerfectNails"

într-un cerc cu element figurativ,

sunt promovate o serie de produse specifice și sunt anunțate cursuri

pentru manichiură, pedichiură.

Reclamanta nu desfășoară aceleași

activități ca și pârâtele, întrucât a deschis saloane de

manichiură/pedichiură sub denumirea

„Perfect Nails",

pe

când pârâtele comercializează produse fabricate în SUA cu denumirea

„Perfect

Nails",

pentru manichiură/pedichiură, organizând de asemenea

cursuri și seminarii. Există astfel o diferență între

produsele importate de pârâte și serviciile pentru care sunt înregistrate

primele două mărci ale reclamantei, iar aceasta nu a dovedit că

marca sa a dobândit notorietate în România.

Totodată, nu există identitate și nici

similaritate între produse, iar în aceste condiții nu poate exista nici

risc de confuzie între marca reclamantei și semnul folosit de pârâte în

activitatea lor comercială. Nu se poate reține astfel că

pârâtele au încălcat drepturile exclusive ale reclamantei privind

mărcile

„Perfect Nails",

nici în ce privește marca

„Perfect

Nails"

nr. 085028/2007 înregistrată de reclamantă pentru

clasa 03, deoarece denumirea mărcii reclamantei este scrisă cu

caractere speciale, cursive, iar semnul utilizat de pârâte se prezintă

într-o formă total diferită, denumirea fiind încadrată într-o

sferă și scrisă cu altfel de caractere, cele două elemente

verbale („Perfect" și „Nails") fiind despărțite cu o

linie de fracție. În plus, din analiza semnelor în conflict rezultă

că elementele verbale folosite de reclamantă și de pârâte sunt

elemente uzuale și descriptive, în sensul prevăzut de art. 5 lit. c)

și d) din legea mărcilor, fiind uzuale în comerț, desemnând

destinația produselor și serviciilor pentru care este

înregistrată marca, indicând și calitatea acestora, în limba

română sensul fiind „manichiura perfectă".

Sunt întemeiate susținerile pârâtelor, în sensul că

înregistrarea mărcilor a fost posibilă doar prin elementele

figurative care însoțesc semnele, față de împrejurarea că

în Registrul Național al Mărcilor din România există 40 de

mărci care conțin elementul „perfect" și 17 mărci care

conțin elementul „nail" sau „nails". De asemenea, în Registrul

Internațional al Mărcilor există 142 mărci care conțin

elementul „perfect", precum și 91 mărci care au în compunere elementul

„nail", iar în registrul Comunitar există 230 mărci  care

conțin elementul „nails" și 309 mărci care conțin

elementul „perfect".

Având în vedere astfel că mărcile în conflict

conțin elemente slabe, iar elementul comun este descriptiv, atenția

consumatorului se va concentra pe restul mărcii, elementele slabe distinctiv

neputând constitui monopolul unui singur comerciant, în dauna celorlalți.

Totodată, pârâtele au probat că firma din Ungaria, care

furnizează produsele comercializate în România sub denumirea

„Perfect

Nails"

a înregistrat marca

„Perfect Nails"

la Oficiul

Maghiar al Mărcilor, sub numărul 200119, produsele sub această

denumire fiind utilizate în România anterior datei de înregistrare a

mărcii reclamantei nr. 085028, prima dată printr-o rețea de

distribuitori independenți și/sau achiziționate de la târguri de

expoziții din Ungaria, iar ulterior, prin importurile efectuate de pârâte,

care sunt filialele societății maghiare Perfect Nails K., titulara

mărcii „Perfect Nails" nr. 200119, menționată. Numele

comercial al societății din Ungaria, înființată în 1994,

deci anterior oricărei mărci care aparține reclamantei, este

identic cu marca și este protejat conform art.8 al Convenției de la

Paris.

În concluzie, nu au fost dovedite faptele de contrafacere și nici faptele

de concurență neloială imputate pârâtelor, nefiind astfel

incidente dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 și art. 9 din

Legea nr.11/1991.

În ce privește cererea reconvențională

,

s-a

constatat că reclamanta mai avea înregistrate anterior marca

„Perfect

Nails"

nr. 47946/2001 și marca internațională

„Perfect

Nails"

nr. 936706/2007, așa încât nu se poate vorbi de

fraudă sau prejudicierea intereselor pârâtelor, situație în care o

persoană înregistrează o marcă după ce a luat

cunoștință de existența pe piață a acesteia,

pentru a profita de renumele dobândit. Pârâtele nu au dovedit reaua

credință a reclamantei și nici că înregistrarea mărcii

s-a făcut în frauda legii sau a drepturilor lor.

Împotriva sentinței primei instanțe a formulat apel

reclamanta-pârâtă,

în analiza căruia s-au reținut

următoarele:

Pornind de constatarea că sunt diferite, prima

instanță a concluzionat că nu există identitate și

nici similaritate între produsele și serviciile părților

și, în consecință, nu poate exista risc de confuzie între marca

reclamantei și semnul utilizat de societățile pârâte în

activitatea lor comercială.

Constatarea făcută de prima instanță în ce

privește natura diferită a activităților

desfășurate de părțile aflate în litigiu este corectă,

însă nu poate fi ignorat faptul că cele două categorii de

activități sunt complementare.

Comerțul desfășurat de societățile

pârâte cu produse pentru manichiură și pedichiură este

complementar în raport de serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile

reclamantei apelante (care, în cadrul saloanelor de profil, asigură

serviciile prin care produsele din categoria celor comercializate de pârâte

ajung la destinatar).

Altfel spus, chiar dacă pârâtele-intimate nu prestează

în mod direct servicii de manichiură, produsele comercializate de acestea

nu pot dobândi utilizarea căreia îi sunt destinate decât prin intermediul

unor asemenea servicii și, astfel, între activitatea pe care ele o

desfășoară și serviciile pentru care

reclamanta-apelantă se bucură de protecție în calitate de

titular al mărcilor

„Perfect Nails"

există o

vădită interdependență, ceea ce face ca utilizarea unui

semn identic sau similar cu menționatele mărci înregistrate pentru

serviciile din clasele 44 și 42 (servicii oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică) să

fie susceptibilă a crea un risc de asociere (privit ca și modalitate

de manifestare a riscului de confuzie) între produsele și serviciile

oferite de părți.

Activitățile desfășurate de părți,

din perspectiva încadrării lor în codul CAEN, nu au nicio

relevanță în analiza referitoare la contrafacerea unei mărci, în

această materie importante fiind, pe de o parte, activitatea efectiv

desfășurată de persoana reclamată ca fiind autoarea unei

fapte de contrafacere, iar, de altă parte, categoriile de produse/servicii

pentru care cel ce reclamă o astfel de faptă beneficiază de

protecție ca efect al înregistrării unei/unor mărci în

condițiile legii.

Analizând comparativ mărcile înregistrate de reclamanta

apelantă și semnul utilizat de societățile intimate, Curtea

a constatat că semnele aflate în conflict sunt similare.

Din punct de vedere fonetic există identitate între cele

două, ambele incluzând elementul verbal „perfect nails".

Vizual, cele două semne prezintă un ridicat grad de

similaritate în condițiile în care în mărcile reclamantei sintagma

menționată reprezintă elementul dominant (în raport de celelalte

elemente ce constau în modalitatea cursivă de scriere și culoarea

revendicată), în timp ce intimatele utilizează aceeași

sintagmă ca element central al unor semne diferite (care mai includ,

după caz: o linie orizontală care separă cele două cuvinte

ce compun sintagma și degetele unei mâini; un contur sferic ce

încadrează componentele menționate anterior sau o elipsă în

interiorul căreia este plasată sintagma în discuție

asociată cu linia orizontală și același element figurativ

descris anterior). Mai mult, din coroborarea declarației martorului V.G.G.

cu înscrisurile (planșele fotografice) depuse la dosarul de fond,

rezultă că pârâtele au folosit sintagma

„Perfect Nails"

într-o

scriere ce o imită pe cea din mărcile înregistrate ale reclamantei

apelante, pe frontispiciul standului cu care au participat la expoziția

„Caravana Sănătății și Frumuseții"

desfășurată la Brașov, prezentându-se astfel publicului

prin utilizarea unui semn identic cu respectivele mărci.

Conceptual, dat fiind caracterul dominant al elementului verbal

„perfect nails" și ținând seama categoria de produse și

servicii pentru care sunt folosite mărcile reclamantei și semnele

pârâtei, există o similaritate neîndoielnică între acestea.

Aprecierea primei instanțe în sensul că elementele

verbale din conținutul semnelor aflate în conflict ar reprezenta elemente

uzuale și descriptive nu este corectă în condițiile în care ceea

ce se impunea a fi evaluat era elementul verbal, astfel cum se

regăsește el în conținutul mărcii înregistrate, și nu

traducerea acestuia în limba română.

Nu există niciun temei spre a se susține că, în

România, construcția verbală „perfect nails" ar constitui un

element verbal uzual (respectiv că ar fi de obicei folosit pentru a

desemna produsul/serviciul însuși, datorită naturii sau

proprietăților sale), în condițiile în care această

construcție verbală este proprie limbii engleze și nu se

regăsește ca atare printre neologismele incluse în limba română

și uzitate în mod curent de vorbitorii de limbă română.

Este real că respectiva construcție verbală are

un caracter aluziv în ce privește produsele și/sau serviciile la care

se referă, însă această sugestivitate nu este una

puternică, astfel că nu se poate considera că mărcile

înregistrate de reclamanta-apelantă sunt unele lipsite de distinctivitate

și că, astfel, pot fi lipsite de beneficiul exclusivității

în folosire, conferit prin dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr.

84/1994.

Împrejurarea existenței mai multor mărci înregistrate

ca includ cuvintele „nail" sau „perfect" nu are relevanță

în speță pentru că reperul analizei reclamate în speță

este construcția verbală „perfect nails", iar nu elementele ce

formează această construcție.

În condițiile în care semnele folosite de pârâtele intimate

au un grad de similaritate ridicat cu mărcile înregistrate de

reclamantă și serviciile/produsele pe care acestea se aplică se

află într-o legătură de complementaritate evidentă,

riscul de asociere între respectivele semne

și mărci este neîndoielnic, existând în

mod real posibilitatea

ca destinatarii produselor și serviciilor respective să aibă

percepția existenței unei legături economice între

comercianții care le folosesc.

Notorietatea mărcilor apelantei-reclamante nu a format

obiect al acțiunii cu a cărei analiză a fost investită

prima instanță, astfel că, în raport de exigențele art. 294

alin. (1) C.pr.civ., nu există temei spre a fi dezlegată de instanța

de control judiciar. Aprecierea făcută de prima instanță în

raport de un asemenea reper este una care excede cadrului procesual în care a

fost investită a judeca, astfel că s-a înlăturat considerentul

prin care s-a reținut că reclamanta nu a dovedit cu probele reglementate

de Legea  nr. 84/1998 că marca sa a dobândit notorietate în România.

Constatarea instanței de fond în sensul că

pârâtele-intimate folosesc în mod legitim semnele reclamate ca fiind în

conflict cu mărcile reclamantei-apelante nu este corectă.

Marca

„Perfect Nails"

a societății de naționalitate

ungară de la care pârâtele intimate importă produsele pe care sunt

aplicate semnele în litigiu nu numai că nu este una înregistrată

anterior mărcilor de care s-a prevalat reclamanta-apelantă, fiind

înregistrată la data de 23.04.2010, dar nu este aptă a genera vreun

drept în favoarea pârâtelor, pentru că acestea sunt terți

față de respectiva înregistrare, iar aceasta   nici nu   poate

asigura protecție pe teritoriul României, în raport de prevederile art. 4

alin. (1) din Legea nr. 8/1996 și art. 1 coroborat cu art. 6 din

Regulamentul 207/2009/CE privind marca comunitară.

Statutul societăților pârâte de filiale ale

aceleiași societăți de naționalitate ungară nu este

susținut de probatoriul administrat, înscrisurile aflate la dosarul de

fond reliefând faptul că acestea sunt persoane juridice constituite de

sine stătător în condițiile legii române la 06.10.2008 (SC T.B.

SRL) și respectiv la 22.02.2007 (SC S.B. SRL), având ca asociați

persoane fizice. Aceste înscrisuri nu atestă legătura juridică

care pârâtele au pretins că ar exista între acestea și SC P.N. K. din

Ungaria.

Având în vedere considerentele reținute în precedent,

Curtea a constatat că și apărarea susținută de

intimatele-pârâte, în sensul că în cauză și-ar găsi

aplicare prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998, este nefondată.

Interdicțiile la a căror stabilire tinde reclamanta-apelantă

vizează folosirea unor semne care: în mod evident nu au nici un

corespondent în denumirea societăților pârâte sau a sediului acestora

[art. 39 alin. (1) lit. a)]; nu conțin indicații ce ar fi necesare

(pe teritoriul pe care este reclamată stabilirea interdicției)

referitor la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea

geografică, perioada de fabricație a produselor comercializate sau la

alte caracteristici ale acestora [art. 39 alin. (1) lit.

b)].

Apărarea potrivit căreia produsele pe care

intimatele-pârâte le comercializează sub semnul

„Perfect Nails"

ar

fi fost prezente pe piața românească începând din anul 2003 este

lipsită de orice suport probator, după cum apărarea prin care

susțin că ele au importat aceleași produse înainte de

înregistrarea mărcii reclamantei cu nr. 85028/2007 nu este

susținută de dovezi care să ateste utilizarea de către

pârâta SC S.B. SRL a semnelor în litigiu pe produsele comercializate

(cealaltă societate pârâtă fiind înființată ulterior

înregistrării respectivei mărci).

Conduita pârâtelor de a utiliza (inclusiv prin deschiderea

domeniului de internet în activitatea comercială semne care aduc atingere

dreptului exclusiv de folosință de care se bucură reclamanta în

calitate de titular al mărcilor înregistrate, în condițiile în care

acest drept le este opozabil ca efect al înregistrării mărcilor

(potrivit cu prevederile 29 și 30 din Legea nr. 84/1998), este în

contradicție cu obligația instituită prin art. 1 alin. (1)

și art. 2 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței

neloiale, și anume aceea potrivit căreia „comercianții sunt

obligați să își exercite activitatea cu bună-credință,

potrivit uzanțelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor

și a cerințelor concurenței loiale" și respectiv

„constituie concurență neloială, în sensul prezentei legi, orice

act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea industrială

și de comercializare a produselor, de execuție a lucrărilor,

precum și de efectuare a prestărilor de servicii".

Ca atare, această conduită a intimatelor-pârâte are

valențele unei fapte de concurență neloială ce intră

în sfera de aplicare a Legii nr. 11/1991, ce are caracter ilicit în sensul

prevederilor art. 998 din C.civ. și este, astfel, aptă a antrena

răspunderea civilă delictuală a acestora.

Vinovăția pârâtelor-intimate este dovedită atât

prin faptul că acestea au utilizat semnele în litigiu fără a

consulta registrul public în care sunt înregistrate mărcile ce

conferă reclamantei atributul exclusivității în folosirea lor,

cât și prin aceea că începând din anul 2009 reprezentanții

reclamantei le-au adus expres la cunoștință existența

mărcilor înregistrate opuse semnelor ce includ sintagma „Perfect

Nails".

Prejudiciului moral invocat de reclamantă se confirmă

în condițiile în care partea a fost nevoită să activeze

alături de comercianți concurenți a căror activitate

interfera cu comerțul său, în coordonate care exced uzanțelor

comerciale loiale.

Legătura de cauzalitate între fapta ilicită și

prejudiciul moral astfel încercat rezultă din însăși

materialitatea faptei.

Pentru cuantificarea despăgubirilor cuvenite reclamantei

apelante trebuie avut în vedere faptul că pârâtele au folosit semnele ce

aduc atingere drepturilor acesteia o perioadă îndelungată, respectiv

începând din anii 2007, 2008 - cum reiese din răspunsurile lor la

interogatoriu - precum și împrejurarea că această

folosință a continuat chiar după solicitarea expres

făcută de reclamantă, în anul 2009, de a înceta.

În egală măsură, despăgubirile nu trebuie

să constituie o sursă de îmbogățire pentru victima faptelor

de concurență neloială, ci ele trebuie să reprezinte o

reparație adecvată prejudiciului efectiv încercat.

Ca atare, suma de 1000 euro a fost apreciată ca fiind în

mod rezonabil satisfăcătoare, corespunzător criteriilor

menționate.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâtele SC S.B.S.

SRL și SC T.B.S. SRL,

criticând-o pentru

următoarele motive:

aplicare a dispozițiilor legii, cu aplicarea art.304 pct.9 C.pr.civ.

S-au aplicat greșit art. 36 alin. (2) lit. b) și c)

și art. 90 din Legea nr. 84/1998, deoarece s-a făcut

o

greșită analiză a semnelor și nu s-a făcut o analiză

a riscului de confuzie, raportat la concluziile privind analiza semnelor

și a produselor/serviciilor.

În ceea ce

privește similaritatea semnelor :

La analiza vizuală a semnelor, care sunt combinate, Curtea

s-a raportat exclusiv la elementele „perfect" și „nails" și

nu a analizat elementele figurative, acestea fiind total diferite.

Și argumentul potrivit căreia similaritatea

conceptuală este dată de cea a elementului verbal „perfect

nails" este una eronată, dată cu aplicarea greșită a

legii.

Elementul-cheie ce trebuia analizat era gradul de

distinctivitate al mărcii părții adverse, gradul de

protecție pe care i-1 conferă sau recunoaște legea sau

instanța, iar potrivit doctrinei în materie, aprecierea distinctivității

se face în două momente: la momentul depozitului, atunci când se

examinează de către OSIM posibilitatea înregistrării mărcii

și, după caz, la momentul când are loc încălcarea dreptului la

marcă și trebuie să se determine pentru a se determina câmpul de

protecție al mărcii.

Prin abordarea din cauza OHIM v. Wm Wrigley (Cazul C-191/01 P,

10 aprilie 2003, paragraful 27 și urm.) a fost sugerat un grafic al celor

două „extreme", descriptivitatea tipică și „sugestia

aluzivă", fixându-se 3 criterii în raport de care această

analiză să fie făcută: modul în care un termen se

referă la caracteristicile produsului/serviciului (cu cât mai

subiectivă este această referire, cu atât termenul este mai slab);

modul în care este perceput acest termen (cu cât e mai obișnuit, mai

curent, cu atât va fi perceput ca fiind descriptiv); cât de semnificativă

este legătura cu produsul/serviciul, în special în mintea consumatorului -

când denumirea folosită este esențială sau centrală pentru

produs/serviciu, descriptivitatea este de netăgăduit.

Elocventă pentru prezenta speță este și

cauza „Lindt" (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG v. OHIM, C-98/11

P), prin care s-a menținut decizia OHIM de refuz al înregistrării

mărcii „Lindt" ca marcă comunitară, din cauza lipsei

distinctivității acesteia. Curtea a analizat fiecare element al

mărcii raportat la produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea, a

efectuat apoi o analiză globală a semnului, bazată pe normele

și cutumele din acea ramură industrială, opinând că elementele

mărcii sunt descriptive.

Practica Curții de Justiție a Uniunii Europene, în

analiza lipsei de distinctivitate a semnelor care se dovedesc descriptive este

în sensul efectuării acesteia din două perspective, respectiv în

raport de serviciile sau produsele pe care le desemnează și apoi a

percepției de către public.

Instanța de apel nu a procedat la analizarea acestor

elemente, ci s-a rezumat doar la a constata o legătură de

complementaritate între produse și serviciile.

Semne cu o slabă putere distinctivă sau

descriptivă, uzuale, pot constitui în anumite condiții mărci,

însă protecția juridică a acestora este limitată, oficiile

naționale sau instanțele, după caz, fiind chemate să aplice

aceste principii.

S-a statuat în doctrina și practica europeană faptul

că mărcile slabe, formate tocmai din sintagme sau cuvinte lipsite de

distinctivitate, sunt așa numitele mărci „defensive", adică

cele care generează în favoarea titularilor apanajul unei folosiri

„liniștite", netulburate din partea unui terț care ar fi obținut

el singur dreptul asupra unei mărci. Dimpotrivă, titularul

mărcii slabe nu are cum să aibă o poziție ofensivă,

solicitând terților participanți în circuitul economic să nu

uziteze sintagme uzuale, comune.

Acest element modern a fost ilustrat de Regulamentul 40/94,

actualmente 207/2009, care exclude monopolul dreptului asupra unor semne sau

indicații constituite în mărci, astfel încât terții sunt

îndreptățiți la utilizarea acestora. Acest lucru a fost statuat

foarte clar în cauza C-3 83/99 P „Baby-Dry", una din cauzele de

referință ale Curții Uniunii Europene. Principiul a fost preluat

și prin legea națională - art. 39 alin. (1) lit. b) invocat atât

în fața tribunalului cât și a curții de apel, fiind vorba despre

indicații care se referă la specia, calitatea, destinația,

valoarea, originea geografică a produsului sau perioada prestării

serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale

acestora.

S-a reținut că elementele verbale

„Perfect

Nails"

nu ar fi uzuale și descriptive, cu motivarea că

evaluarea se face asupra elementului verbal, cum se regăsește în

conținutul mărcii înregistrate, și nu a traducerii sale în limba

română.

Însăși instanța de apel recunoaște că

elementele verbale din conținutul semnelor aflate în conflict ar

reprezenta elemente uzuale și descriptive, însă doar pentru un

vorbitor de limba engleză, deoarece această construcție

verbală este proprie limbii engleze și nu se regăsește ca

atare printre neologismele incluse în limba română.

Acest raționament este contrar legii, deoarece limba

engleză este o limbă larg cunoscută în România, la fel ca

și limba franceză, iar faptul că elementul verbal este în limba

engleză este de minimă importanță, în condițiile în

care populația urbană și educată a României (>50%)

cunoaște într-o proporție covârșitoare limba engleză. Au și

dovedit că inclusiv pentru cuvinte în limba engleză caracterul

distinctiv trebuie apreciat de la caz la caz, însă instanța 1-a

ignorat. Oricum, cuvântul „perfect" este adjectiv (și) al limbii

române.

OSIM aplică în mod constant acest principiu, apreciind ca

fiind lipsite de distinctivitate construcții de genul „iszy cash",

pentru clasa 36 - servicii financiare; „vood'k", pentru clasa 33 -

băuturi alcoolice, „ko-mputer", pentru clasa 9 - calculatoare.

Este greșită concluzia în sensul că nu are nicio

relevanță că există sute de mărci care au în

componența lor cuvintele „perfect" sau „nail(s)", avându-se în

vedere totodată și faptul că această construcție

verbală „perfect nails" nu se regăsește ca atare

înregistrată de către terți.

Probabil puțini comercianți de

bună-credință au încercat să obțină

protecția pentru o sintagmă compusă nu doar dintr-un singur

element uzual și descriptiv, ci din două asemenea cuvinte.

În ceea ce

privește similaritatea produselor și serviciilor.

Produsele și serviciile în discuție nu sunt

similaritate, nefiind în interdependență.

Analiza conform căreia nu poate fi ignorată

complementaritatea activităților este inadecvată în cauza de

față, neputând fi aplicată unei situații în care se

reclamă contrafacerea unei mărci.

Două dintre cele trei mărci ale apelantei-reclamante

sunt înregistrate exclusiv pentru servicii (oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică), în timp

ce produsele pârâtelor sunt produse profesionale pentru manichiură și

pedichiură.

Nici în ce privește cea de-a treia marcă a

reclamantei, având numărul 085028, nu se poate reține o

încălcare a drepturilor datorită, printre altele, lipsei de

distinctivitate a elementelor verbale „Perfect și „nails" și a

individualității, respectiv formei diferite de prezentare a

elementelor figurative.

Niciodată saloanele de manichiură/pedichiură nu

sunt și întreprinderi producătoare de produse cosmetice, acest gen de

diferență între produse și servicii și lipsa

complementarității, în fapt a legăturii dintre acestea (ca

legătură menită să creeze risc de confuzie) fiind

statuată și de practica CJUE și a OHIM, care, în cauza Long John

Silver's v. Swedish Match Sverige AB a statuat că țigările nu

sunt similare cu restaurantele, nefiind nici complementare și nici în

interconexiune, cu toate că țigările pot fi fumate în

restaurante.

În mod corect instanța de fond a reținut că cele

două părți nu desfășoară același tip de

activități, deoarece acestea comercializează produse fabricate

în SUA cu denumirea "Perfect Nails" pentru manichiură și

pedichiură, organizând de asemenea cursuri și seminarii, pe când

apelanta-reclamantă prestează servicii de înfrumusețare în

saloanele de manichiură/pedichiură.

Publicul-țintă este diferit, iar acesta este un aspect

omis de către instanța de apel.

Produsele pârâtelor-recurente se adresează unui segment

specializat de consumatori, pe când, dimpotrivă, serviciile

părții adverse se adresează tuturor consumatorilor, în special

femeilor care apelează la servicii de înfrumusețare. Consumatorul

căruia i se adresează produsele profesionale din clasa 3 a

Clasificării de la Nisa este format din specialiștii tehnicieni din

domeniu, un singur exemplu fiind edificator în acest sens, respectiv cel al

gelului acrilic pentru construcția unghiilor false care nu poate fi

aplicat acasă, ci doar în saloane, iar clientul nici măcar nu

cunoaște marca gelului sau a bondurilor care i s-au aplicat.

În ceea ce privește riscul de confuzie, incluzând și riscul de

asociere.

Față de elementele mai sus arătate, acesta nu poate fi incident.

Tehnicienii în manichiură/pedichiură cunosc foarte bine produsele cu

care lucrează, acestea făcând parte din activitatea zilnică.

Acești specialiști sunt familiarizați cu toată gama de

produse prezente în piață, ierarhizându-le după calitate,

preț, avantaje, dezavantaje etc. , iar ei nu vor confunda niciodată

produsele menționate mai sus și nu le vor asocia cu saloanele

„Perfect Nails" deținute de apelanta-reclamantă.

Deși se constată că activitățile

desfășurate de părți sunt „de natură

diferită" și că recurentele „nu prestează în mod

direct servicii de manichiură" se admite, contradictoriu,

existența riscului de asociere.

Atitudinea subiectivă, respectiv reaua-credință

sub forma intenției de a exclude un terț din circuitul comercial este

demonstrată de răspunsul dat în fața primei instanțe,

conform căruia reclamanta nu fabrică produse din clasa 03 și

nici nu ar avea posibilitatea s-o facă,

deoarece înființarea unei unități productive/

fabrică

de cosmetice nu este un lucru facil.

Partea adversă și-a demonstrat

reaua-credință depunând un așa-zis contract de licență

pe care l-a încheiat, reprezentată fiind de P.R.G., cu SC G.B.S. SRL,

reprezentată de R.P. Acest contract a fost încheiat la data de 7.10.2010

și înregistrat la OSIM pe 12.03.2012, fiind însoțit și de câteva

facturi, prin care o societate livra celeilalte produse acrilice nominalizate

ca fiind tips-uri (vârfuri de unghii), geluri și bonder-e, identificate cu

denumirea „Perfect Nails".

Acest act a fost încheiat pro causa, pentru a demonstra

interesul în înregistrarea clasei 03. S-a încheiat între societăți

având aceiași asociați și s-au întocmit câteva facturi pe anul

2012, în care sunt identificate în mod expres produse „Perfect Nails", în

condițiile în care programele de contabilitate nu permit identificarea

produselor după denumire.

Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte

a constatat că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce

succed:

1.

S-a făcut o corectă aplicare a

dispozițiilor legale incidente, ceea ce face să nu fie fondat motivul

de recurs prevăzut de art. 304 pct.9 C.pr.civ.

Contrar celor susținute în prima critică de recurs, în

analiza cerinței similarității semnelor în conflict, impusă

de dispozițiile art. 36 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice, instanța de apel nu s-a

limitat (exclusiv) la elementele verbale, cu ignorarea elementelor figurative.

Marca și semnul trebuie comparate ca un întreg, cu

acordarea unei ponderi mai mari elementelor comune care ar putea duce la

confuzie, iar diferențele pe care un consumator obișnuit nu le-ar

remarca nu trebuie accentuate. Totodată, în ceea ce privește

elementele comune, este necesar a se verifica dacă acestea sunt cele

dominante din componența semnelor combinate aflate în conflict.

Instanța de apel s-a conformat acestor reguli diriguitoare

în materie, reținând că elementul comun, dominant și central

este

„Perfect nails",

în vreme ce celelalte componente, apreciate

ca diferite de altfel, au astfel un caracter secundar.

Modul de analiză al instanței de apel sub acest aspect

nu a fost contestat prin cererea de recurs, nearătându-se argumentele

pentru care elementele diferite din componența semnelor aflate în conflict

ar fi fost apreciate greșit ca fiind secundare și pentru care acestea

ar fi fost cele de natură să înlăture contrafacerea - așa

cum impune art. 302

1

alin. (1) lit. c) C.pr.civ.

Și în analiza similarității conceptuale s-a

plecat tot de la constatarea caracterului dominant al elementelor comune, prin

critica de recurs partea limitându-se a arăta că acest lucru s-a

făcut cu aplicarea greșită a legii, fără a se

arăta greșelile făcute de instanță sub acest aspect,

cu respectarea acelorași dispoziții procedurale susmenționate.

În cazul în care marca și semnul au un element comun

trebuie să se verifice distinctivitatea, întrucât dacă gradul

acesteia este ridicat riscul de confuzie va fi mai mare; dacă

distinctivitatea nu este atât de mare - de exemplu, dacă acel element

comun este descriptiv sau este comun mai multor mărci aparținând unor

titulari diferiți, riscul de confuzie este mai mic, atenția cumpărătorului

concentrându-se asupra restului elementelor.

Interesează astfel gradul de distinctivitate al semnului

și nu lipsa distinctivității, întrucât prin înregistrare ca

marcă i s-a recunoscut acestuia îndeplinirea cerințelor legale - art.

5 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 prevăzând că sunt refuzate

la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate,

mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, similar art. 7 alin.(1)

lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 40/1994 în vigoare la data de referință

(acesta prevăzând că sunt refuzate la înregistrare mărcile care

sunt lipsite de caracter distinctiv). Oricum, analiza lipsei de distinctivitate

a mărcilor ar excede cadrul procesual al litigiului de față, în

care s-a solicitat anularea în parte a unei mărci naționale

deținută de către reclamanta-intimată pe motivul

înregistrării cu rea credință.

Instanța de apel a constatat în mod corect că

distinctivitatea de care beneficiază mărcile este în măsură

să confere titularului beneficiul exclusivității de folosire, în

lumina dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice.

După cum s-a reținut în decizie, ceea ce se impune a

fi evaluat este elementul verbal așa cum apare în marca înregistrată

și nu traducerea lui în limba română.

Aceasta întrucât semnul se analizează în cadrul

acțiunii în contrafacere astfel cum este înregistrat și cum este

perceput de consumatorul mediu din sectorul de public relevant (român),

rezonabil de bine informat, rezonabil de circumspect și de atent -

criteriu folosit de Curtea Europeană, care nu compară, de

regulă, semnele unul lângă altul, acesta având în față, de

obicei, semnul fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre

marca anterioară.

Sublinierea este necesară cu atât mai mult cu cât recurentele,

cu referire la publicul țintă, susțin că produsele lor se

adresează unui segment specializat de consumatori și nu publicului

larg, pe când, dimpotrivă, serviciile părții adverse se

adresează tuturor consumatorilor, în special femeilor care apelează

la servicii de înfrumusețare.

Trimiterea la publicul vizat, astfel cum este acesta

înțeles de către recurente, este greșită, pentru că nu

acesta este vizat în acțiunea în contrafacere, ci cel care

beneficiază de serviciile unor astfel de specialiști, în saloanele de

profil - destinatarul produselor, astfel cum a reținut instanța de

apel.

În determinarea caracterului descriptiv, în analiza

distinctivității, este esențial criteriul asocierii directe

și concrete, în raport cu care un termen este descriptiv atunci când el

permite unui consumator mediu din sectorul de public relevant, rezonabil de

bine informat, rezonabil de circumspect și de atent, să

stabilească o asociere directă și concretă, fără

nicio reflecție în plus, între termenul folosit și bunurile sau serviciile

în legătură cu care este acesta folosit.

Or, dacă se acceptă că termenul „perfect"

este descriptiv, nu este susținută aceeași ipoteză sau

că ar avea un caracter uzual și pentru cealaltă componentă

a elementului comun, respectiv „nails".

Aceasta deoarece cuvântul este propriu limbii engleze, nu este

uzitat în mod curent de vorbitorii de limbă română, pentru care nu se

poate susține că sunt cunoscători într-o proporție

suficientă pentru contextul în discuție ai limbii engleze, astfel

încât atunci când văd semnul

„Perfect nails"

să facă

o asociere directă și concretă, fără nicio

reflecție în plus, între acești termeni și bunurile sau

serviciile în legătură cu care sunt aceștia folosiți.

O astfel de asociere se face, în schimb, văzându-se semnele

folosite de pârâte. Instanța de apel a reținut, ca situație de

fapt, că în afara elementului comun,în mărcile reclamantei-intimate

celelalte elemente constau în modalitatea cursivă de scriere și

culoarea revendicată, în timp ce semnele pârâtelor-recurente mai includ,

după caz: o linie orizontală care separă cele două cuvinte

ce compun sintagma comună și

degetele unei mâini;

un contur

sferic ce încadrează componentele menționate anterior sau o

elipsă în interiorul căreia este plasată sintagma în

discuție asociată cu linia orizontală și același

element figurativ descris anterior.

Este necesar deci ca acest consumator să cunoască

semnificația întregii sintagme, nu numai a componentei „perfect" -

singura la care se face referire în cadrul recursului ca fiind aceeași în

limbile română și engleză, marca fiind concepută în limba

engleză.

Pentru aprecierea atitudinii sintagmei „Baby-dry",

concepută în limba engleză, de a prezenta un caracter distinctiv a

fost avut în vedere punctul de vedere al consumatorului de limbă engleză

- cauza C-383/99 Baby-dry, hotărârea Curții de Justiție a

Uniunii Europene, invocată de către pârâta-recurentă.

Un alt element relevant în aprecierea gradului de

distinctivitate este caracterul elementului comun de a se regăsi în mai

multe mărci aparținând unor titulari diferiți.

Sub acest aspect, instanța de apel a reținut că

apărarea pârâtelor în sensul că cele două cuvinte „perfect"

și „nails" sunt înregistrate sub mai multe mărci nu are

relevanță, întrucât reperul analizei reclamate în speță

este construcția verbală

„perfect nails

" și nu

elementele verbale componente.

În cadrul criticii aferente nu s-a arătat în ce constă

nelegalitatea acestui mod de analiză al instanței de apel, respectiv

care sunt argumentele pentru care instanța a greșit atunci când a

apreciat că trebuie privit semnul în ansamblu și nu pe

părți în componența altor mărci înregistrate - așa cum

impune art. 302

1

alin.(1) lit. c) C.pr.civ.

Instanța de apel a făcut o analiză a aspectelor

relevate mai sus, din perspectiva distinctivității, nerezumându-se

doar a constata o legătură de complementaritate între produse și

servicii, contrar celor susținute de către pârâtele-recurente.

Față de limitele de analiză a semnelor și

consumatorul vizat, astfel cum s-a detaliat mai sus, nu este fondată

critica prin care se invocă protecția art. 39 alin. (1) lit. b) din

această lege, care prevede că titularul mărcii nu poate cere

să se interzică unui terț să folosească în activitatea

sa comercială indicații care se referă la specia, calitatea,

destinația, valoarea, originea geografică, perioada de

fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub

marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora -

această normă legală reflectând dispozițiile art. 12 lit.

b) din Regulamentului (CE) nr. 40/1994 al Consiliului din 20 decembrie 1993

privind marca comunitară, în vigoare la data înregistrării ultimelor

două mărci de către reclamanta-intimată, reluate sub

aceeași numerotare de Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din

26 februarie 2009 privind marca comunitară.

În considerarea acelorași elemente, s-a dat relevanța

cuvenită jurisprudenței OHIM și Curții de Justiție a

Uniunii Europene, susținută de către recurente.

Mai mult, în ceea ce privește similaritatea semnelor,

instanța de apel a reținut față de probatoriul la care a

făcut referire, aspect necontestat în recurs, că pârâtele-recurente

au folosit sintagma

„Perfect Nails"

într-o scriere ce o imită

pe cea din mărcile înregistrate ale reclamantei apelante pe frontispiciul

standului cu care a participat la expoziția „Caravana

Sănătății și Frumuseții"

desfășurată la Brașov, prezentându-se astfel publicului

prin utilizarea unui semn identic cu respectivele mărci.

Este corectă și concluzia instanței de apel,

potrivit căreia între produsele comercializate de către

recurentei-intimate-pârâte și serviciile intimatei-reclamante-apelante ar

exista similaritate, acestea fiind complementare - urmare analizei

complementarității ca formă a similarității, ce se circumscrie

acțiunii în contrafacere.

Pârâta-recurentă a susținut, în acest context, că

două dintre cele trei mărci ale apelantei-reclamante sunt

înregistrate exclusiv pentru servicii (oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică), în timp

ce produsele pârâtelor sunt profesionale pentru manichiură și

pedichiură, precum geluri acrilice, bonduri, ornamente pentru unghii,

produse de întreținere și îngrijire a unghiilor.

Acest lucru nu este contestat, instanța reținând

caracterul diferit al acestora, dar apreciind că între acestea există

un raport de complementaritate, justificat pe faptul că în cadrul

saloanelor de profil, prin care își desfășoară activitatea

reclamanta-intimată se asigură serviciile prin care produsele din categoria

celor comercializate de pârâte ajung la destinatar. Instanța a detaliat

această concluzie, arătând că deși pârâtele-intimate nu

prestează în mod direct servicii de manichiură, produsele

comercializate de acestea nu pot dobândi utilizarea căreia îi sunt

destinate

decât

prin intermediul unor asemenea servicii și, astfel,

între activitatea pe care ele o desfășoară și serviciile

pentru care reclamanta-apelantă se bucură de protecție în

calitate de titular al mărcilor

„Perfect Nails"

există o

vădită interdependență, ceea ce face ca utilizarea unui

semn identic sau similar cu menționatele mărci înregistrate pentru

serviciile din clasele 44 și 42 (servicii oferite de un cabinet de

înfrumusețare, manichiură, pedichiură, cosmetică) să

fie susceptibilă a crea un risc de asociere (privit ca și modalitate

de manifestare a riscului de confuzie) între produsele și serviciile

oferite de părți.

Acest raport de complementaritate, astfel cum a fost justificat,

nu a fost criticat, așa cum impune art. 302

1

alin. (1) lit. c)

C.pr.civ. Mai mult, în critica aferentă riscului de confuzie, recurentele

susțin că unul dintre produse, respectiv cel al gelului acrilic

pentru construcția unghiilor false, nu poate fi aplicat acasă, ci

doar în saloane - serviciu protejat prin mărcile de care se prevalează

intimata.

Cu privire la cea de-a treia marcă a reclamantei, având

numărul 085028, s-a susținut de către pârâtele-recurente că

nu se poate reține o încălcare a drepturilor datorită, printre

altele, lipsei de distinctivitate a elementelor verbale „perfect și

„nails" și a individualității, respectiv formei diferite de

prezentare a elementelor figurative.

Critica a vizat, de fapt, similaritatea semnelor și nu a

produselor sau serviciilor oferite de către părți sub semnele în

conflict. Or, așa cum s-a arătat mai sus, în condițiile în care

marca este înregistrată aceasta a respectat cerința

distinctivității, iar instanța de apel a reținut caracterul

secundar al elementelor figurative, diferite, fără ca

pârâta-recurentă să formuleze critici de nelegalitate sub acest

aspect.

Nu faptul că saloanele de manichiură/pedichiură

sunt și întreprinderi producătoare de produse cosmetice a fost

apreciat ca fiind relevant de către instanță în analiza

complementarității produselor și serviciilor, ci , așa cum

s-a arătat mai sus, că în cadrul saloanelor de profil, prin care

își desfășoară activitatea reclamanta-intimată se

asigură serviciile prin care produsele din categoria celor comercializate

de pârâtele-recurente ajung la destinatar.

Într-adevăr, în decizia nr. 458 din 9 martie 2000 a OHIM

s-a reținut că țigările, protejate prin clasa 34, pot fi

vândute în restaurante, protejate prin clasa 42, dar acest lucru nu face ca

produsul și serviciul să fie similare; serviciile din clasa 42 se

referă la mâncăruri și băuturi, precum și

autorizația dată de un producător distribuitorului pe

piață al produselor sale, în vreme ce țigările sunt

consumate de plăcere, iar natura, modul de procurare și metoda de

folosire a țigărilor sunt diferite de serviciul protejat prin clasa

42.

Situația de soluționat prin decizia mai sus

relevată es