ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2004/2020

Ședința publică din data de 13 octombrie 2020

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă la data de 10.03.2016, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. S.R.L. (B.), în temeiul prevederilor art. 1387 și 139 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 și următoarele din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 din Regulamentul CE nr. 207/2009 privind marca comunitară, solicitând:

- să fie obligată pârâta să înceteze orice act de încălcare a drepturilor de autor ce-i aparțin cu privire la programul de calculator denumit "x" și asupra operelor derivate realizate din acest program de calculator;

- să fie obligată pârâta la repararea prejudiciului pe care i l-a cauzat prin încălcarea drepturilor sale exclusive de autor cu privire la programul de calculator "x", evaluat provizoriu la suma de 30.000 euro, reprezentând câștigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept și daunele morale cauzate reclamantei, în calitate de titular al dreptului, calculat conform prevederilor art. 139 alin. (2) lit. a) din Legea dreptului de autor, urmând ca acesta să fie precizat în funcție de expertiza contabilă ce se va efectua în cauză;

- să i se interzică pârâtei să desfășoare orice activități având ca obiect fabricarea, utilizarea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea utilizării, oferirii spre vânzare sau vânzării oricăror produse sau servicii care încorporează sau folosesc marca comunitară "x" ce aparține reclamantei sau a oricărui semn identic sau similar cu marca comunitară "x";

- să fie obligată pârâta la repararea prejudiciului patrimonial și moral cauzat reclamantei prin încălcarea drepturilor exclusive cu privire la marca comunitară "x", stabilit cu titlu provizoriu la suma de 20.000 euro, calculat conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 100/2005, urmând ca acesta să fie precizat în funcție de expertiza contabilă ce va fi efectuată în cauză;

- să fie obligată pârâta la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

I.2. Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin încheierea de ședință din 20.10.2016, tribunalul a respins excepția necompetenței generale a instanțelor judecătorești.

Prin sentința nr. 113 din 26.012017, Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins excepția lipsei de interes și a luat act de renunțarea la judecarea în parte a capetelor de cerere 2 și 4.

A admis în parte acțiunea, a obligat pe pârâtă să înceteze acțiunile de încălcare a dreptului de autor asupra programului de calculator "x" și asupra operelor derivate din acest program prin reproducerea, distribuirea și realizarea de opere derivate și a oricăror modificări și a interzis săvârșirea acțiunilor de fabricare și oferire spre vânzare a produselor purtând semnul "x". Totodată, a obligat pârâta la plata sumei de 5.000 de euro despăgubiri pentru prejudiciul moral și a respins în rest acțiunea ca neîntemeiată.

Prin aceeași sentință, pârâta a fost obligată la plata sumei de 5.000 de euro cheltuieli de judecată.

I.3. Decizia pronunțată în apel.

Prin decizia nr. 488 din 25.04.2018, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamanta A. împotriva sentinței nr. 113 din 26.01.2017 a Tribunalului București, secția a V-a civilă, a admis apelul formulat de pârâta B. S.R.L. împotriva aceleiași decizii și a încheierilor de ședință din 20.10.2016 și din 17.11.2016 și a schimbat, în parte, sentința apelată, în sensul că a respins acțiunea restrânsă ca neîntemeiată.

Restul dispozițiilor din sentință, referitoare la respingerea excepției lipsei de interes și la renunțarea parțială la judecată, au fost menținute.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunțate de instanța de apel, reclamanta a declarat recurs principal, invocând dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 din C. proc. civ., iar pârâta a formulat recurs incident, prevalându-se de motivele de nelegaliate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 3 din C. proc. civ.

II.1. Motivele de recurs

II.1.1 Recursul principal

Prin cererea de recurs, reclamanta A. a invocat incidența dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ., susținând următoarele:

Aceasta învederează că în anul 1983 a creat programul de calculator x, pe care l-a îmbunătățit continuu, programul fiind utilizat peste tot în lume de cele mai importante companii din domeniu.

Programul x este utilizat în România încă din 2003 și, în timp, a devenit programul esențial pentru administrarea afacerilor în domeniul distribuției de autovehicule, fiind utilizat de cei mai importanței distribuitori auto din România.

Marca Uniunii Europene verbală "x" a fost înregistrată în 1999 și a fost folosită continuu pentru desemnarea produsului software al recurentei, fiind notorie în România, urmare a renumelui de care se bucură produsul său în cercul specializat al distribuitorilor auto.

Intimata-pârâtă B. a fost distribuitorul neexclusiv în România al recurentei pentru programul x, din 18 august 2005 până la 1 septembrie 2014. Această relație comercială s-a bazat pe Acordul de distribuție semnat între recurenta-reclamantă și B. în 18 august 2005 ("Contractul de distribuție") și s-a încheiat prin încetarea acestui contract începând din 1 septembrie 2014.

Recurenta susține că instanța de apel, prin decizia recurată, nu a lămurit situația de fapt (mai ales prin perspectiva soluției adoptate cu privire la excepția de necompetență generală a instanței urmare a existenței, în Contractul de distribuție, a unei clauze compromisorii), aspect care a dus la pronunțarea unei decizii care încalcă dispozițiile art. 488 pct. 6 și 8 din C. proc. civ.

Astfel, instanța de apel nu a lămurit care este cadrul juridic în care se poartă litigiul dintre părți, îmbinând, în mod contradictoriu, atât un scenariu în care nu evocă deloc Contractul de distribuție, cât și un scenariu în care evocă prevederile acestuia, iar, în final, cadrul de analiză este unul care adoptă ambele poziții (care se exclud reciproc) într-o manieră prin care are în vedere exclusiv dispoziții legale și contractuale defavorabile poziției recurentei.

În opinia recurentei-reclamante, curtea de apel era ținută (urmare a respingerii excepției necompetenței generale) să urmeze doar una dintre următoarele ipoteze de lucru:

Ipoteza 1: Contractul este ignorat complet, iar în acest caz, toate drepturile aparțin reclamantei, intimata-pârâtă neputând justifica niciun drept propriu, întrucât, într-o asemenea ipoteză, "programele adiacente x" sunt opere derivate realizate fără acordul reclamantei, sens în care invocă prevederile art. 8 din Legea 8/1996.

Ipoteza 2: Contractul de distribuție este avut în vedere, astfel cum pretinde intimata-pârâtă pentru a-și justifica pretinsa autorizare de a realiza opere derivate, iar în această situație, drepturile aparțin reclamantei A., pentru că, în mod expres, contractul prevede că toate drepturile, atât asupra programului x, cât și asupra oricărei opere derivate, fie traduceri, fie adaptări, decompilări, descompuneri făcute de B. aparțin reclamantei, după cum a reținut și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în sentința arbitrală nr. 58/06.05.2016.

Recurenta afirmă că, în oricare dintre ipotezele anterior enunțate, este titularul drepturilor de autor asupra programelor de calculator ce fac obiectul prezentei cauze, fie că se are în vedere programul x, fie că se au în vedere operele derivate din acesta.

În acest context, se arată că în mod corect a reținut instanța de apel ca "litigiul de față, cu obiectul determinat prin cererea de chemare în judecată, nu este născut din contractul încheiat între părți, nici în legătură cu acel contract și nici în legătură cu neînțelegeri care derivă din contract sau din raporturile juridice derivate din contractul de distribuție."

Cererea de chemare în judecată a reclamantei este o acțiune în încălcarea drepturilor sale de proprietate intelectuală, întrucât, atât potrivit legii, cât și potrivit contractului, recurenta-reclamantă pretinde că este singura titulară de drepturi asupra mărcii x și asupra programului de calculator x, dar și, dacă ar fi purtătoare de drepturi de autor, asupra operelor derivate din acesta.

Pe de altă parte, instanța de apel a reținut în mod contradictoriu că reclamanta ar fi "invocat, de o manieră contradictorie: - fie că sunt opere derivate și că au fost realizate de pârâtă fără autorizare, încălcându-i astfel dreptul de autor în acea componentă a acestui drept reprezentată de dreptul de a autoriza realizarea de opere derivate - fie că reclamanta ar fi titular al dreptului de autor asupra tuturor operelor realizate de pârâtă în legătură cu softul x, datorită caracterului acestor programe de a fi opere derivate.

Recurenta arată că, în fapt, a susținut constant că, oricare ar fi ipoteza de relaționare la Contractul de distribuție, a fost și este titulara exclusivă a dreptului de autor asupra programului x, precum și, dacă ar fi purtătoare de drepturi de autor, asupra operelor derivate din acesta.

Recurenta-reclamantă nu a susținut niciodată, așa cum a reținut instanța de apel, că, dacă operele derivate ar fi fost purtătoare de drepturi de autor, aceste drepturi i-ar fi aparținut ex lege, datorită caracterului de opere derivate. Reclamanta a indicat că, pentru a considera că acele opere sunt purtătoare de drepturi de autor, este necesar să se aibă în vedere autorizarea sa pentru realizarea lor, autorizare pe care contractul de distribuție o subsumează condiției ca toate drepturile de autor asupra acestor opere derivate să aparțină exclusiv recurentei-reclamante.

Astfel, (1) dacă se ignoră complet contractul de distribuție, operele pretins derivate nu sunt opere derivate protejate de lege, ci constituie utilizări nelegale ale drepturilor recurentei asupra operei originare - programul x; sau (2) dacă se are în vedere Contractul de distribuție, operele derivate realizate de B. sunt opere derivate protejate de lege și drepturile asupra acestora aparțin în integralitate reclamantei, conform dispozițiilor exprese și clare ale Contractului de distribuție (care nu au fost niciodată contestate de B. în procedura prevăzută de Contractul de distribuție, ci au fost aduse în discuție, exclusiv incidental, în cadrul acțiunii de față).

Față de considerentele instanței de apel, potrivit cărora "nu se impune ca instanța să tranșeze în prezenta cauză aspectele care țin de drepturile dobândite de părți în baza clauzelor contractuale a momentului la care au fost dobândite aceste drepturi sau a mecanismului juridic prin care ele s-au născut", instanța de apel pare să fi adoptat ipoteza 1 de lucru.

Însă, în mod contradictoriu, aceeași instanță a reținut ulterior că "traducerea a fost realizată în considerarea obligațiilor stabilite la art. 3.6.2. din contractul de distribuție, iar setările specifice au fost realizate în considerarea obligațiilor stabilite la art. 3.6.1. [...] Or. fiind realizate în cadrul raporturilor contractuale dintre părți pentru a permite folosirea softului x pe teritoriul României, este exclusă interpretarea în sensul că menționarea sintagmei,AM" alături de Dicționar România și SETĂRI ROM SPECIFIC ar fi o folosire a mărcii realizată cu încălcarea practicilor loiale din domeniul industrial sau comercial. Aceste două opere au fost realizate în baza clauzelor contractului de distribuție: traducerea a fost realizată în considerarea obligațiilor stabilite la art. 3.6.2. din contractul de distribuție, iar setările specifice au fost realizate în considerarea obligațiilor stabilite la art. 3.6.1. [...] în privința traducerii, s-a stabilit expres că aceasta este în sarcina Distribuitorului. Cât privește adaptarea la cerințele specifice din România, aceasta decurge din dispozițiile art. 3.6.1. din contractual de distribuție [...] Prin urmare, a existat acordul reclamantei la realizarea acestor opere derivate."

Recurenta mai pretinde că, de asemenea, în mod contradictoriu a stabilit instanța de apel că "reclamanta nu a contestat realizarea acestor două softuri de către pârâtă și în temeiul contractului; doar a pretins că dreptul de autor asupra acestora îi revine" în condițiile în care chiar instanța de fond a stabilit că nu analizează aspectele care țin de drepturile dobândite de părți în baza contractului. Or, existența sau nu a cesiunii dreptului de a realiza opere derivate, este, în mod evident și necesar, un aspect care ține de drepturile dobândite de B. în baza Contractului de distribuție, aspect invocat tocmai de către B. doar în apărările formulate la cererea reclamantei, iar nu printr-o cerere reconvențională sau o cerere arbitrală.

Recurenta-reclamantă a arătat că doar că (1) fie nu se are în vedere Contractul de distribuție - caz în care reclamanta este unicul titular de drepturi asupra programului x și utilizarea oricărei opere derivate bazate pe acesta nu constituie utilizarea de operă derivată protejată prin drept de autor, ci act de încălcare a drepturilor asupra operei originare; (2) fie se are în vedere Contractul de distribuție - caz în care operele derivate sunt protejate prin drept de autor în favoarea reclamantei (conform dispozițiilor contractuale exprese și/sau ale legii) și utilizarea lor de către pârâtă constituie acte de încălcare a drepturilor reclamantei asupra acestora.

Recurenta mai arată că instanța de apel a reținut este corespunzător realității rezultate din contractul de distribuție, contract prin care dreptul de distribuție, parte componentă a dreptului de autor asupra programului x a fost transmis pârâtei, în calitatea acesteia de distribuitor neexclusiv pe teritoriul României.

În opinia recurentei, și acest aspect relevă insuficienta clarificare de către instanța de apel a cadrului în care se face evaluarea drepturilor sale și a drepturilor B..

Pe temeiul motivului de casare, reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., recurenta-reclamantă susține că decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii.

Sub un prim aspect, susține că instanța de apel în mod contradictoriu a redat aspectele ținând de folosirea sau nu de către B. a codului - sursă al softului x.

Instanța de apel a reținut cu privire la operele dezvoltate de B., printre alte considerente, următoarele aspecte:

Astfel, prin considerentele deciziei, s-a reținut, pe de o parte că (i) softurile suplimentare dezvoltate de pârâtă nu sunt opere derivate, pentru că nu s-a dovedit acest aspect, iar pe de altă parte, că (ii) reclamanta nu a făcut dovada faptului că softurile dezvoltate de B., destinate a fi folosite împreună cu softul x, folosesc codul-sursă al softului x; (iii) precum și faptul că în cauză, sunt incidente situațiile de excepție prevăzute de art. 78 și art. 79 din Legea nr. 8/1996.

Conform art. 78 din lege:

"Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator (...)."

Față de textul de lege, care are drept premisă folosirea codului-sursă de către terțul pentru care este obligatorie autorizarea, instanța a motivat de o manieră contradictorie, lăsând să se înțeleagă că nu este lămurită asupra situației de fapt.

Pe de o parte, rezultă că instanța de apel nu a fost convinsă că softurile create de pârâtă folosesc codul-sursă al softului x, dar, cu toate acestea, curtea de apel este convinsă că excepția instituită prin art. 78 și care are drept premisă reproducerea/traducerea codului sursă, este aplicabilă, considerând că reclamanta nu a demonstrat că aceste dispoziții nu ar fi incidente.

Or, instanța avea propriul argument pentru a înlătura incidența acestei excepții, în lipsa oricărei folosiri a codului-sursă, nedovedite de reclamantă, în opinia instanței de apel; dar analiza precară, în contextul nelămuririi situației de fapt, explică motivele contradictorii citate anterior.

Recurenta invocă, tot pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ. nemotivarea deciziei din perspectiva încălcării drepturilor morale de autor asupra programului x (art. 10 din Legea 8/1996).

Astfel, s-a arătat că "nu se poate reține că ar avea caracter ilicit înscrierea pârâtei la ORDA ca titulară a drepturilor de autor asupra acestor softuri."

De asemenea, curtea de apel a reținut următoarele:

"Cum autorul necontestat al acestor programe este pârâta, prin înscrierea pârâtei la ORDA ca titular al dreptului de autor asupra acestor programe, nu se poate reține încălcarea dreptului de autor al reclamantei asupra programului x.

Pe de altă parte, chiar dacă aceste softuri suplimentare ar fi considerate opere derivate, titular al drepturilor de autor asupra acestora este autorul lor, deci tot pârâta și, prin urmare. înscrierea în această calitate la ORDA tot nu este de natură să încalce dreptul de autor al reclamantei."

Recurenta arată că în fața instanțelor de fond, a solicitat să se constate că dreptul de autor include și dreptul moral la calitatea de autor care presupune că nimeni altul decât autorul nu poate revendica această calitate, iar B. a afirmat că este autor atât în fața ORDA, cât și în notificările remise clienților reclamantei, dar și, constant, în acțiunile judiciare sau arbitrale demarate în contra clienților săi; și dreptul de autor presupune dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice utilizarea operei, iar B. a solicitat, prevalându-se de drepturi care aparțin reclamantei, interzicerea utilizării programului x.

Or, curtea de apel a înlăturat incidența art. 10 din Legea nr. 8/1996, pentru că nu s-a făcut dovada încălcării drepturilor morale. Simpla respingere, invocându-se lipsa probelor în acest sens, fără niciun argument care să permită părții interesate să formuleze critici de nelegalitate sau instanței de control judiciar să verifice soluția dată sub aspectul legalității, echivalează cu nemotivarea hotărârii.

Or, prin decizia recurată, fără nicio motivare, instanța a respins susținerile reclamantei privind încălcarea drepturilor morale de autor asupra programului de calculator x prin înregistrarea programelor la ORDA de către B..

Prin afirmarea falsei calități de titular al dreptului de autor asupra programului x, atât în fața utilizatorilor finali ai acestui program, cât și în fața autorităților statului (ORDA), pârâta B. s-a făcut vinovată de atingeri obiective ale dreptului moral al reclamantei privind calitatea de autor asupra programului de calculator x. Or, instanța de apel nu a analizat încălcarea dreptului moral de autor din această perspectivă, astfel că, și din acest punct de vedere, decizia nu este motivată.

De exemplu, urmare a conduitei pârâtei, clientul C. și-a motivat refuzul din data de 22 octombrie 2013 pe confuzia creată în ceea ce privește identitatea adevăratului producător al x și legătura dintre reclamantă și B.. Astfel, prin refuzul ofertei, C. a afirmat că "în prezent, nu cunoaștem în ce măsură aparțin drepturile de proprietate intelectuală ale software-ului x lui B. S.R.L., respectiv, A.. Mai mult, înțelegem ca B. S.R.L. deține proprietate exclusivă la unele aplicații/extensii, fără care software-ul nu poate funcționa"

Recurenta arată că nu numai că o asemenea confuzie a condus la pierderea unui client, ceea ce se concretizează în prejudicii materiale cuantificabile, însă imposibilitatea stabilirii cu certitudine a originii comerciale a produsului x (software) de către client aduce grave atingeri imaginii de care se bucură titularul dreptului de autor și asupra dreptului la marcă pe piața de profil.

Or, în opinia recurentei, disputele generate de B., în condițiile nerespectării drepturilor morale de autor ale sale, reprezintă o încălcare a art. 10 din Legea nr. 8/1996, mai susține recurenta.

Recurenta învederează că asupra faptului că înregistrarea sau înscrierea la ORDA de către pârâtă a programelor de calculator, ca opere protejate prin drept de autor, nu este constitutivă de drepturi de autor, sens în care este și întreaga doctrină de specialitate, opera fiind protejată prin simplul fapt al creației.

Prin decizia recurată, s-a reținut în mod corect că se poate dobândi și dreptul asupra operei derivate, dar nu în virtutea legii, ci în baza unui acord cu autorul respectivei opere; cu toate acestea, instanța nu a procedat la verificarea probatoriului și a acelor clauze din Contractul de distribuție prin care s-a agreat că drepturile de proprietate intelectuală asupra operei derivate revin lui A..

Recurenta arată că, situația de fapt, și din această perspectivă, a rămas nelămurită, deoarece în considerentele deciziei recurate nu se regăsește nicio referire la faptul că fiecare și toate drepturile de proprietate intelectuală sunt ale lui A., conform clauzelor 1.1.4 sau 3.6.1 sau 3.6.2 din Contractul de distribuție, în timp ce ultimele două clauze sunt analizate exclusiv din perspectiva obligațiilor pe care le avea B. și a pretinselor drepturi corelative, în opinia instanței.

În vederea efectuării înregistrării solicitate, B. a declarat, pe propria răspundere că "este titularul dreptului de autor" asupra programelor de calculator înregistrate la ORDA, fără însă ca înregistrarea să conducă în mod implicit la concluzia că B. este titularul "de drept". Dând eficiență juridică unei prezumții relative conform căreia titularul drepturilor de autor asupra programelor de calculator înregistrate este cel pe numele căruia se efectuează înregistrarea, instanța nu a avut în vedere nici dispozițiile din teza finală a art. 4 din O.G. nr. 25/2006, care, în mod expres înlătură caracterul constitutiv de drepturi de proprietate intelectuală asupra programului de calculator al înregistrării în Registrul programelor de calculator.

Tot pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., recurenta susține nemotivarea deciziei și din perspectiva folosirii semnului identic cu marca x.

Se arataă de către recurentă că a arătat pe parcursul soluționării litigiului că B. a utilizat un semn identic cu marca sa comunitară, marca verbală x, pentru a desemna produse despre care afirmă că i-ar aparține, identice cu cele pentru care marca este înregistrată, în scopul creării unei impresii eronate de asociere între reclamantă și B., dar și pentru a indica, tot eronat, că aceasta ar fi avut acordul titularului mărcii pentru realizarea respectivelor produse.

O atare utilizare a denumirii "x" de către pârâta B., în actele sale ilicite reprezintă o încălcare vădită a dreptului exclusiv al recurentei asupra mărcii comunitare verbale "x", mai susține aceasta.

Curtea de apel a înlăturat și de această dată argumentele sale pe considerentele lipsei probelor de folosire a denumirii x în legătură cu produsele proprii, fără nicio altă motivare.

În această situație, nelegalitatea deciziei recurate din perspectiva stabilirii încălcării drepturilor exclusive ale recurentei-reclamante asupra mărcii, este determinată de nemotivare.

Pentru a demonstra încălcarea de către B. a dreptului exclusiv al reclamantei asupra mărcii comunitare verbale x, aceasta a dezvoltat în fața instanței de apel, având în vedere jurisprudența CJUE, argumentele pentru a demonstrarea existența unei încălcări a dreptului exclusiv asupra mărcii, având în vedere că folosirea reclamată aduce atingere funcției de indicare a originii produselor și/sau serviciilor și afectează renumele mărcii comunitare "x".

În condițiile în care testul desprins din jurisprudența CJUE nu a fost urmat de către instanța de apel pentru a verifica argumentele reclamantei, nici controlul de legalitate, pe calea recursului, nu poate fi realizat.

Recurenta-reclamanta a susținut argumente prin care a susținut nemotivarea deciziei recurate și din perspectiva faptului că notificările transmise (de exemplu, societății S.C. D. SRL) nu se referă la programul x.

Recurenta învederează că în conținutul deciziei recurate se regăsesc argumente contradictorii privind încălcarea drepturilor sale de proprietate intelectuală prin exercițiul abuziv al dreptului de petiționare.

Astfel, se arată că, instanța de apel a reținut că exercițiul abuziv al dreptului de petiționare poate fi sancționat la solicitarea celui vătămat de această manieră de exercitare a dreptului, prin mijloace specifice, în timp ce reclamanta, în prezenta cauză, a invocat încălcarea dreptului său de autor și a dreptului la marcă.

B. a pretins, în mod nereal, că este titulara drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii, în demersurile inițiate împotriva terților, respectiv a drepturilor de autor prin înscrierea programelor de calculator derivate, dezvoltate de aceasta la ORDA, exercitând astfel în mod abuziv drepturi de proprietate intelectuală pe care nu le avea.

Această exercitare abuzivă prin invocarea unui drept la marcă sau a unui drept de autor, pe care terțul autor al actelor exercitate abuziv nu îl deține, este sancționată prin mijloace specifice prevăzute de legile speciale din materia drepturilor de proprietate intelectuală. Tocmai la aceste mijloace specifice, cum ar fi acțiunea în contrafacerea dreptului la marcă sau acțiunea pentru încălcarea drepturilor de autor, a recurs reclamanta prin cererea ce face obiectul prezentei cauze, conchide aceasta.

Astfel, deși se reține de principiu sancționarea prin mijloace specifice, instanța de apel exclude nemotivat acțiunile de încălcare a drepturilor de autor și a dreptului la marcă din sfera acestor mijloace specifice.

Din perspectiva motivului de nelegalitate reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta învederează că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

În acest sens, formulează susțineri cu privire șa greșita aplicarea a dispozițiilor art. 78 și art. 79 din Legea nr. 8/1996.

Astfel, instanța de apel apreciază în considerentele sale că "reclamanta ar fi trebuit să dovedească (...) că nu sunt incidente situațiile de excepție prevăzute de art. 78; cu alte cuvinte, instanța admite că dispozițiile art. 78 și 79 sunt aplicabile în cauza de față, din moment ce reclamanta avea sarcina demonstrării inaplicabilității acestor dispoziții.

Recurenta se raportează a contextul în care este necesară aplicarea excepției și a limitării aplicării acesteia, astfel încât să nu aducă atingere intereselor titularului dreptului de autor. Având în vedere și dispozițiile art. 80 din legea națională, este exclusă incidența acestor dispoziții de excepție dacă titularul dreptului de autor este vătămat.

Față de argumentele de text invocate, instanța de apel a aplicat greșit normele de drept invocate, pentru că:

Textul de lege se referă la o traducere indispensabilă pentru a obține informații necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator.

Traducerea la care se referă legiuitorul are un sens tehnic specific domeniului IT, acela al "decompilării", "descompunerii" programului de calculator, iar nu aceea de traducere pentru a fi înțeles de utilizatorul vorbitor de limba română. Or, nu numai din titlul programului, dar și din susținerile B., precum și din contractul de distribuție încheiat între părți, rezultă că traducerea programului 1-a care s-a făcut referire pe tot parcursul litigiului, nu a fost în sensul "decompilării", ci în sensul furnizării variantei în limba română a programului de calculator.

Instanța de apel nu a stabilit dacă programul de calculator este un program având o expresie fundamental similară, pentru a putea să rețină incidența în speță a excepției invocate. Condițiile în care operează excepția sunt strict prevăzute de lege și nu pot fi extinse la orice situație de fapt.

Excepțiile de la art. 78 și 79 au drept premisă folosirea codului sursă al programului de calculator tradus.

Or, curtea de apel a reținut aplicarea excepției prevăzute de lege, deși a negat folosirea în programele utilizate de intimata-pârâtă a codului-sursă al programului x, considerând că nu a fost dovedită reproducerea acestui cod-sursă.

Plecând de la situația de fapt reținută de instanță, anume că nu s-a dovedit reproducerea codului-sursă, rezultă că excepția reglementată de lege nu poate fi aplicată.

Pe de altă parte, excepția este aplicabilă cu condiția să nu aducă atingere intereselor titularului dreptului de autor asupra programului de calculator și să nu-i cauzeze acestuia un prejudiciu.

Atingerea adusă intereselor și drepturilor A., inclusiv prejudicierea titularului de drepturi de autor, ar fi fost constatată dacă exista o preocupare din partea instanței de apel să analizeze și să motiveze incidența excepției în cauză, din perspectiva fiecărei cerințe impuse de text.

Însă, o asemenea preocupare nu a existat, ceea ce atrage și incidența motivului de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 6 pentru că decizia nu cuprinde motivele pe care se întemeiază.

Recurenta pretinde că vătămarea sa rezultă din clauza contractuală care înlătură în mod expres posibilitatea de a modifica, decompila sau dezasambla aplicația fără acordul său prealabil scris:

"1.1.4. (•••) Distribuitorul nu va modifica, decompila sau dezasambla aplicația AUTOMASTER fără acordul prealabil scris al AM. Prin prezentul Contract nu sunt create niciun fel de drepturi asupra aplicației AUTOMASTER sub formă de cod-sursă."

Greșita aplicare a normei de drept material este rezultatul unei confuzii cu privire la situația de fapt, a neînțelegerii circumstanțelor producerii faptelor reclamate cu privire la utilizarea programelor de către B., în afara limitelor contractuale.

Cu referire la încălcarea art. 75 din Legea nr. 8/1996, recurenta învederează că prin sentința arbitrală nr. 58/06.05.2016 s-a reținut, în temeiul Contractului de distribuție, că este titulară a drepturilor de autor, respectiv că toate drepturile, atât asupra programului x cât și asupra oricărei opere derivate, fie traduceri, fie adaptări, făcute de B. aparțin reclamantei.

În sentința arbitrală menționată, Curtea de arbitraj a avut în vedere Contractul de distribuție în integralitatea acestuia, analizând detaliat clauzele contractuale, după cum rezultă din cuprinsul ei.

Chiar în abordarea instanței de apel din cauza de față, în care nu are în vedere Contractul de distribuție (deși îl invocă atunci când reține autorizarea B. de către reclamantă), drepturile de autor asupra programului de calculator x și a tuturor operelor dezvoltate derivând din acesta sau având ca bază acest program, inclusiv soluțiile dezvoltate de B., aparțin reclamantei în temeiul legii, respectiv al art. 75 din Legea nr. 8/1996, conform căruia: "În lipsa unei convenții contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulți angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau după instrucțiunile celui care angajează. aparțin acestuia din urmă." Or, în temeiul Contractului de distribuție, programele de calculator dezvoltate de B., au fost create la instrucțiunile reclamantei, mai arataă aceasta, situație în care în mod nelegal instanța de apel a apreciat că aceasta nu a demonstrat că drepturile de autor îi aparțin, aplicând greșit dispozițiile legale invocate.

Cu referire la greșita aplicare a dispozițiilor art. 76 din Legea nr. 8/1996, recurenta învederează că pentru a înlătura susținerile sale privind lipsa autorizării OTS pentru crearea sorturilor sale și a aprecia că nu era nevoie de acordul titularului dreptului de autor, este cel întemeiat pe art. 76 din Legea nr. 8/1996, conform căruia:

"În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) și b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor."

Curtea a motivat astfel:

"(...) aceste opere derivate erau necesare pentru utilizarea programului x pe teritoriul României, corespunzător destinației sale și, prin urmare, chiar dacă nu ar fi existat acordul expres al reclamantei, ar fi aplicabile dispozițiile art. 76 din Legea nr. 8/1996."

Instanța a considerat că textul de lege se aplică în cauză, fără a verifica dacă situația de fapt intră în sfera de aplicare a acestei excepții, prin care se înlătură necesitatea obținerii autorizării din partea titularului dreptului de autor asupra programului de calculator. Excepția este de strictă interpretare, astfel că este inaplicabilă în situația în care nu este îndeplinită cel puțin una dintre condiții.

Recurenta învederează motivele pentru care consideră că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 76 din Legea nr. 8/1996.

(i) Prima dintre condiții este aceea de a nu exista o clauză contrară, textul legal debutând cu această primă cerință: în lipsa unei clauze contrare.

Or, curtea de apel nu a procedat la o asemenea verificare care ar fi relevat că autorizarea era necesară pentru orice act și ipoteză în care s-ar fi aflat B. și acoperită de textul excepției:

(ii) O altă condiție impusă de textul de lege invocat este aceea că actele cu privire la care se susține că nu era necesară autorizarea să fie "necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul.

Cu alte cuvinte, prin excepția instituită și înlăturarea necesității obținerii acordului de la titularul dreptului de autor, legiuitorul a avut în vedere că actele prevăzute la art. 73 lit. a) și b) sunt necesare strict pentru utilizarea programului, iar, în acest sens, și strict limitat la cazul "utilizării programului", a prevăzut excepția de natură a facilita utilizarea, fără a mai impune obligația de a obține autorizarea și pentru "a asigura folosința programelor pentru calculatoare conform destinației, a modului normal de utilizare", așa cum s-a arătat în doctrină.

Dar în cazul B., nu se poate susține că este vorba de o utilizare, câtă vreme B. nu utiliza programele de calculator, nu le folosea pentru sine și conform destinației, ci desfășura acte de comerț, de distribuție a acestor programe de calculator. B. nu este un utilizator al programelor reclamantei mai arată aceasta, ci este un comerciant care urmărește obținerea unor beneficii materiale tocmai ca urmare a unor acte precum cele de dezvoltare de software, ce implică într-o formă sau alta, adaptarea, transformarea programului x al recurentei-reclamante.

Or, situația comercializării nu este echivalentă cu utilizarea și nu intră în sfera de aplicare a excepției.

Excepția trebuie interpretată în mod restrictiv, astfel încât termenul de "utilizare" a programului de calculator conform destinației sale nu poate fi interpretat în mod extensiv, astfel încât să permită includerea în categoria actelor de utilizare a actelor de distribuție sau a actelor de comercializare, pentru că:

Prin urmare, aplicarea unei dispoziții de excepție este condiționată de verificarea situației de fapt și de încadrarea acesteia întocmai în textul de lege.

Or, B., în calitate de distribuitor, nu a utilizat programul de calculator în sensul art. 76 din Legea nr. 8/1996 pentru ca acest text de lege să poată reprezenta un fundament pentru lipsa autorizării, cu atât mai mult cu cât exista și o clauză contrară.

Pentru că toate aceste aspecte nu au fost analizate de instanța de apel (ceea ce demonstrează, din nou, că împrejurările de fapt nu au fost complet lămurite), aplicarea textului de lege este greșită. Motivul de casare prevăzut la punctul 6 este incident și din perspectiva aplicării greșite a art. 76.

Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 12 lit. c) din Regulamentul 207/2009

Din acest punct de vedere, recurenta învederează că prin decizia recurată este analizată numai ipoteza folosirii acronimului AM, care nu ar reprezenta un semn similar cu marca verbală "x", din punctul de vedere al instanței.

Cu toate acestea, instanța de apel nu reține încălcarea reclamată pentru aceea că folosirea ar fi fost impusă de indicarea destinației produsului, conform art. 12 lit. c) din Regulamentul 207/2009.

Astfel, s-a reținut că deși nu s-a făcut nicio dovadă de reclamantă că ea însăși si-a folosit marca în această formă și că marca sa este cunoscută publicului relevant în forma "AM" această formă fiind uzuală și uzitată de publicul relevant care, confruntat cu sintagma "AM" recunoaște spontan că aceasta este forma prescurtată a mărcii x", apreciindu-se că folosirea AM în denumirea celor două softuri este conformă dispozițiilor art. 12 lit. c) din Regulament.

Recurenta susține că dispozițiile art. 12 lit. c) din Regulamentul mărcii comunitare au fost în mod greșit reținute ca incidente în cauză.

Instanța nu a cercetat care este situația de fapt concretă și nu a stabilit premisele de analiză a incidenței art. 12 lit. c) din Regulament, reținând în mod contradictoriu aspecte relevante pentru soluționarea cauzei.

Recurenta arată că indicarea programului de calculator x chiar prin acronimul AM rezultă din corespondența dintre aceasta și terțul E., în care acesta din urmă denumește programul reclamantei drept softul AM, ceea ce arată că părțile cauzei de față, dar și terții foloseau desemnarea domeniul IT se adresează unui public specializat, este o practică uzuală a specialiștilor în IT să folosească acronime.

Folosirea unei abrevieri (acronim) a fost considerată o folosire echivalentă cu marca, pentru că nu alterează caracterul distinctiv ale acesteia, iar analiza similarității, a riscului de confuzie, respectiv actele de încălcare trebuie analizate în raport cu acest public și în contextul practicilor uzuale din domeniu.

Art. 12 lit. c) din Regulament a fost greșit aplicat, pentru că programele dezvoltate de B. purtau un singur semn distinctiv - AM în condițiile în care celelalte cuvinte "dicționar" și "România", în prima situație, sau "setări", "ROM" și "specific" în a doua situație, au un evident caracter descriptiv în raport cu programul și conținutul acestuia.

B. nu a folosit o marcă proprie pentru identificarea produselor proprii în raport cu alte produse având o origine comercială diferită, singurul semn care avea această funcție de a distinge produsele din surse comerciale diferite era semnul "AM".

Recurenta pretinde că folosirea semnului "AM" de către B. lasă impresia consumatorului că între B. și titularul mărcii există o legătură comercială și după încetarea contractului de distribuție sau că activitatea B. este afiliată în continuare rețelei de distribuție a titularului.

Raportat la practicile uzuale din domeniu, indicarea destinației produsului nu era necesară având în vedere că programul de calculator x și programele AM dezvoltate de B. erau distribuite și utilizate împreună.

Art. 12 lit. c) din Regulament, similar cu art. 6 din Prima Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nr. 89/104/CEE - transpus în art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, limitează efectele mărcilor comunitare, în sensul că:

"Dreptul conferit de o marcă comunitară nu permite titularului său să interzică terților utilizarea în comerț: (...) c) a mărcii, atunci când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special când este accesoriu sau piesă detașată, atât timp cât această utilizare se face conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial."

Utilizarea de către B. a semnului "AM" în legătură cu cele două soft-uri nu este în conformitate cu practicile oneste în materie comercială, pentru că este o folosire care subzistă după încetarea contractului, fiind folosită de o asemenea manieră, astfel încât să lase impresia consumatorului că există o legătură comercială între terț și titularul mărcii, sau să creeze confuzie cu privire Ia originea comercială a produselor.

Recurenta susține că niciunul dintre aceste aspecte nu a constituit obiectul cercetării judecătorești în contextul motivării întemeiate pe art. 12 lit. c) din Regulament, care a fost aplicat în mod greșit, deși condiția "utilizării oneste" sau a "bunelor practici" nu este îndeplinită în cauză. O asemenea concluzie este conformă jurisprudenței europene, care a oferit interpretarea dispozițiilor citate anterior în Cauza Gillette, stabilind astfel criteriile în funcție de care se apreciază incidența excepției privind folosirea determinată de necesitatea indicării destinației produsului:

"Utilizarea mărcii de către o terță parte care nu este titularul acesteia este necesară pentru a indica destinația produsului comercializat de acest terț, în măsura în care utilizarea constituie în practică singurul mijloc de a oferi publicului informații comprehensibile și complete privind această destinație, cu scopul de a menține un sistem de concurență nedenaturat pe piața acestui produs.

Este de competența instanței naționale să stabilească dacă, în cazul acțiunii principale, o astfel de utilizare este necesară, luând în considerare natura publicului pentru care produsul este comercializat de către terța parte în cauză.

Condiția "utilizării oneste" în sensul art. 6 alin. (1) lit. (c) din Directiva 89/104 constituie, în esență, expresia unei obligații de a acționa în mod echitabil în raport cu interesele legitime ale titularului mărcii.

În cazul în care o terță parte care utilizează o marcă al cărei titular nu este, comercializează nu numai o piesă de schimb sau un accesoriu, ci și produsul însuși cu care piesa de schimb sau accesoriul sunt destinate a fi folosite, această utilizare se încadrează în domeniul de aplicare al art. 6 alin. (1) lit. c) din Directiva 89/104, în măsura în care este necesar să se indice destinația produsului comercializat de acesta din urmă și se face în conformitate cu practicile oneste în materie industrială și comercială.

Din moment ce art. 6 alin. (1) lit. c) din Directiva 89/104 nu face nicio distincție între posibila destinație a produselor în cadrul analizei legitimității folosirii mărcii, criteriile pentru analiza legitimității folosirii mărcii cu accesoriile sau piesele de schimb în mod particular nu sunt diferite de cele aplicabile altor categorii de posibile destinații ale produselor.

Din perspectiva interpretării date de instanța Uniunii Europene, invocate anterior, având în vedere că folosirea nu îndeplinește și condiția unei utilizări oneste, dar având în vedere și că dispoziția de excepție a fost invocată înainte de a se stabili circumstanțele factuale concrete în care ar fi trebui să se desfășoare cercetarea judecătorească, recurenta conchide că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a art. 12 lit. c) din Regulamentul 207/2009.

Dacă ar fi aplicat testul impus de art. 9 din Regulament privind riscul de confuzie sau folosirea de către un terț neautorizat a mărcii profitând de renumele acesteia, raportat la situația de fapt concretă, instanța ar fi constatat că funcția de indicare a originii produselor și/sau a serviciilor în cazul mărcii x a fost afectată.

Ca funcție esențială a unei mărcii funcția de indicare a originii produselor și/sau serviciilor presupune ca publicul, confruntat cu marca, să aibă sentimentul că produsul sau serviciul provine de la o anumita întreprindere - în opoziție cu mai multe întreprinderi - și că aceasta este identificabilă.

II. I.2 Motivele recursul incident

Prin recursul formulat, recurenta-pârâtă B. S.R.L., invocând dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ., susține că decizia recurată a fost pronunțată cu încălcarea competenței de ordine publică a tribunalului arbitraj de pe lângă Curtea de Comerț din Helsinki.

Recurenta arată că potrivit dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 3 din C. proc. civ., casarea unei hotărâri se poate cere "când hotărârea a fost dată cu încălcarea competenței de ordine publică a altei instanțe, invocată în condițiile legii."

Conform art. 553 din C. proc. civ.. "Încheierea convenției arbitrate exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competența instanțelor judecătorești."

Or, art. 9.2 din Contractul de distribuție conține o clauză compromisorie potrivit căreia competența de a judeca fondul dreptului dedus judecății revine instanțelor arbitrale, după cum urmează:

"Orice dispută, controversă sau reclamație care apare în legătură cu acest Contract sau încălcarea, terminarea și invalidarea acestuia vor fi soluționate prin arbitraj în conformitate cu Regulamentul Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Helsinki."

De altfel, potrivit art. 9.1 al aceleiași înțelegeri, legea aplicabilă în raporturile dintre părți este cea finlandeză.

Clauza compromisorie valabil încheiată de părți are putere de lege între părțile contractante, excluzând competența instanțelor judecătorești pentru obiectul care face obiectul convenției arbitrale, cu consecința obligativității clauzei compromisorii și pentru organele jurisdicționale.

Recurenta-pârâtă arată că prin întâmpinarea din fața primei instanțe, a susținut că, deși mascată sub aparența unei acțiuni întemeiate exclusiv pe un temei delictual, cererea de chemare în judecată este indisolubil legată de Contractul de distribuție, întrucât aprecierea asupra temeiniciei ei presupune interpretarea unor prevederi ale acestuia.

Respingând această argumentare, instanța de apel a statuat ca "faptele invocate de reclamantă sunt ulterioare încetării raporturilor contractuale dintre părți, fapte considerate de reclamantă ca având caracter delictual, vizând încălcarea unor drepturi ale sale născute independent de contract."

Aceste argumentare sunt criticabile, urmare a faptului că stabilirea caracterului licit/ilicit al faptelor pârâtei presupune, drept condiție - premisă, o verificare a prerogativelor care fuseseră transmise B. prin Contractul de distribuție în legătură cu x, respectiv dacă și în ce măsură pretinsele încălcări excedeau drepturilor și obligațiilor conferite B. prin intermediul Contractului de distribuție.

După cum s-a arătat în literatura juridică, art. 553 din C. proc. civ. exclude competența instanțelor judecătorești pentru orice dispute care ar presupune analiza unor chestiuni litigioase pe care părțile le-au rezervat arbitrajului - în caz contrar, efectul negativ, de dezînvestire a instanțelor de drept comun pe care îl comportă o clauză arbitrală devine o "formalitate vidă" (engl. "hottow formality").

A reține contrariul ar însemna, în mod neverosimil, că o parte reclamantă ar putea mereu ocoli clauza compromisorie pretinzând ca obiectul cererii sale se referă la pretenții, dar omițând să recunoască că pretențiile derivă din raportul juridic dedus arbitrajului. În această modalitate, o instanță judecătorească română s-ar pronunța în mod evident cu încălcarea competenței rezervate arbitrajului, lipsind de orice rațiune stipularea clauzei compromisorii de către părți și lăsând respectarea acesteia la simpla discreție a reclamantului.

Recurenta susține că ar fi lipsit de temei legal ca părțile să fi convenit ca orice litigiu în legătură cu Contractul de distribuție să fie soluționat de către instanțele arbitrale din Helsinki, iar tocmai dimensiunea transmiterii drepturilor și obligațiilor de esență ale Contractului de distribuție să fie plasate în afara sferei de incidență a clauzei compromisorii. O astfel de interpretare ar denatura fundamentele principiului autonomiei de voință a părților, care și-au exprimat clar și neîndoielnic opțiunea ca orice litigiu ce privește drepturile și obligațiile născute sub imperiul Contractului de distribuție să fie de competența instanțelor arbitrale.

De altfel, chiar și pe tot cuprinsul cererii de recurs, A. invocă diverse clauze contractuale pentru a-și justifica pretențiile.

În plus, în temeiul art. 124 alin. (1) din C. proc. civ.: "Instanța competentă să judece cererea principală se va pronunța și asupra apărător și excepțiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe."

Prin urmare, dacă urmare a studierii întregului ansamblu litigios - nu doar a cererii de chemare în judecată - instanța observă că este chemată să se pronunțe asupra interpretării unor clauze contractuale, soluția rămâne cea a necompetenței generale a instanțelor judecătorești.

În concluzie, recurenta-pârâtă susține că în cauză devin aplicabile prevederile art. 497 din C. proc. civ. coroborate cu art. 132 alin. (4) din C. proc. civ., cu consecința casării deciziei recurate, a anulării încheierii primei instanțe din 20.10.2016, a sentinței apelate și respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă.

II.2. Apărările formulate în cauză

Recurenta-pârâtă B. S.R.L. a formulat întâmpinare la recursul principal, în termen legal, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurenta-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinare și întâmpinare la recursul incident, solicitând respingere acestuia ca nefondat.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 9 iunie 2020, completul de filtru admis în principiu recursul principal declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 488A din 25 aprilie 2018 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă și recursul incident declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva aceleași decizii și a fixat termen de judecată la data de 29 septembrie 2020, în ședință publică, cu citarea părților.

II.4. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare dispozițiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamantă este fondat, p