ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2399/2019

Ședința publică din data de 10 decembrie 2019

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a Civilă sub nr. x/09.08.2016, reclamantele A. și B. au solicitat în contradictoriu cu C. S.R.L. să se constate că toate seturile de jocuri (24898 seturi și respectiv 15552 seturi) care au fost reținute de Biroul Vamal Constanța Sud în data de 12.07.2016 în baza cererii de intervenție formulata de A. având nr. x/13 06 2016, conform Adeverinței de reținere nr. x/12.07.2016, încalcă următoarele drepturi de proprietate intelectuală deținute de reclamante:

- marca europeană tridimensională nr. x deținută de A. (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 1);

- marca europeană tridimensională nr. x deținută de A. (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 2);

- marca europeană tridimensională nr. x deținută de A. (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 3);

- marca europeană combinată D.- nr. x deținută de A. (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 4);

- marca europeană combinată D. nr. x deținută de A. (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 5);

- marca europeană combinată x nr. x deținută de A. (a se vedea extrasul mărcii în Anexa 6);

- desenul internațional nr. x ce desemnează Uniunea Europeana deținut de D. (a se vedea extrasul desenului în Anexa 7);

- dreptul de autor deținut de D. asupra desenului x;

- să se dispună distrugerea imediată a tuturor seturilor de Jocuri ce fac obiectul reținerii dispuse de Biroul Vamal Constanța Sud conform adeverinței de reținere nr. x/12.07.2016, deoarece acestea încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantelor menționate anterior, pe cheltuiala exclusivă a pârâtei C.

- să se dispună obligarea paratei Direcția Generala a Vămilor - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, să rețină întreaga cantitate de seturi de jocuri menționate anterior care fac în prezent obiectul adeverinței de reținere nr. x/12.07.2016, până la executarea efectivă a măsurii distrugerii;

- să se dispună obligarea pârâtei C. să înceteze imediat activitățile de import, export, stocare, distribuire, vânzare sau orice alte activități de comercializare jocurilor și jucăriilor sub semne identice sau similare cu mărcile europene x.

- să se dispună interzicerea folosirii de către pârâta C. S.R.L., a oricărui semn care este identic sau similar mărcilor europene x, pentru jocuri și jucării precum și pentru servicii de comercializare, distribuție și publicitate privind jocuri și jucăriile, în special să dispuneți interzicerea folosirii următoarelor semne care se găsesc imprimate pe pachetele seturilor de jocuri reținute:

- să interzică pârâtei C. S.R.L., reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea oricărui produs în care desenul x este încorporat ori la care acesta se aplică, inclusiv stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri;

- să dispună obligarea pârâtei C. S.R.L. la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest litigiu, inclusiv a cheltuielilor ocazionate cu depozitarea și manipularea seturilor de jocuri reținute de Biroul Vamal Constanta Sud, plată ce se va efectua exclusiv către pârâta A..

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe prevederile art. (1) (2) (b) și 93) din Regulamentul 207/2009, pe dispozițiile Legii nr. 8/1996 în special pe prevederile art. 139 (1); pe dispozițiile Convenției de la Berna; art. 19 și 10 din Regulamentul 6/2002, Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor industriale, art. 30 și art. 31 din Legea 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, pe prevederile Legii nr. 344/2005, C. civ. C. proc. civ.

Prin sentința civilă nr. 171/02.02.2017 Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins cererea formulată de reclamantele A. și B., în contradictoriu cu pârâta Agenția Naționala de Administrare Fiscală - Direcția Generala a Vămilor - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, a respins, ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantele A. și B. în contradictoriu cu pârâta S.C. C. S.R.L. și a obligat reclamantele la 5398,18 RON cheltuieli de judecată către pârâta S.C. C. S.R.L..

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamantele A. și B..

Prin decizia nr. 826A/06.07.2018, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a respins ca nefondat apelul declarat de apelantele-reclamante A. și B., împotriva sentinței civile nr. 171/2017, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în dosarul nr. x/2016, în contradictoriu cu intimata-pârâtă S.C. C. S.R.L..

La data de 19.11.2018, petenta C. S.R.L. a solicitat completarea deciziei civile nr. 826A/2018, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV -a civilă, în dosarul nr. x/2016, arătând că instanța a omis să se pronunțe asupra cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, respectiv suma de 6.102 RON cu acest titlu.

Prin decizia nr. 1585A/12.12.2018, Curtea de Apel București, secția a IV -a civilă a admis cererea de completare a deciziei civile nr. 826A/2018, formulată de către petenta C. S.R.L., în contradictoriu cu intimații A. și B., în sensul pronunțării asupra cheltuielilor de judecată cerute de petentă în apel.

Au fost obligați apelanții la 5.547,19 RON cheltuieli de judecată către intimată.

Împotriva deciziilor nr. 826A/2018 și nr. 1585A/12.12.2018, ambele pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, au declarat recurs reclamantele A. și B..

A. Recurentele-reclamante A. și B. au solicitat admiterea recursului, casarea în totalitate a deciziei civile 826A/2018 și trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanței de apel, cu obligarea C. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest recurs.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

1.1. Referitor la considerentele instanței de apel prin care se apreciază caracterul special al produselor, respingând aceste critici, instanța de apel a constat că de fapt, prin sentința civilă 171/02.02.2017, tribunalul nu ar fi reținut că produsele D. și C. sunt destinate unui public specializat, ci s-a referit tot la consumatorul mediu al categoriei de produse vizate, normal de informat și suficient de atent și avizat.

Aceste rețineri ale instanței de apel, prin care CAB și-a însușit considerentele Tribunalului București din sentința civilă 171, sunt contrazise chiar de respectivele considerente din moment ce, prima instanță de fond, precizează în mod expres că produsele cu pricina - jocurile și jucăriile, deși se adresează copiilor, nu au în vedere un public al unor produse obișnuite/uzuale, cum este cazul produselor de larg consum.

Din interpretarea per a contrario a considerentelor instanței de fond, prin care Tribunalul reține că nu este vorba de un public al unor produse obișnuite/uzuale, rezultă ca Tribunalul a avut în vedere un public care este interesat de produse care nu sunt obișnuite/uzuale.

Astfel, însușindu-și aceste considerente ale instanței de fond în motivarea respingerii criticilor recurentelor-apelante, și argumentând că instanța de fond nu ar fi reținut că produsele în conflict (jucăriile) sunt produse speciale (deosebite de bunurile de larg consum), destinate unui public specializat, instanța de apel se contrazice în motivare.

1.2. Referitor la considerentele instanței de apel prin care s-au făcut aprecieri în legătură cu prezumția de validitate a mărcilor tridimensionale D., în decizia recurată, se consideră că tribunalul a reținut că protecția oferită reclamantelor de cele trei mărci tridimensionale D., nu acoperă orice formă de figurine de dimensiuni reduse (omuleți/robotei), ci doar forma regăsită în mărcile tridimensionale și nu se întinde asupra părților componente cum ar fi brațe, picioare, etc, concluzie întemeiată pe considerentele celebrelor cauze C-30/15P Simba Toys și C-215/14 Nestle v Cadbury, prin care se impune respingerea mărcilor tridimensionale impuse de natura produselor.

Pe de o parte, instanța de apel admite faptul că susținerile recurentelor-apelante conform cărora cele doua hotărâri C-30/15P Simba Toys și C-215/14 Nestle v Cadbury pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), nu au legătură cu obiectul prezentei cauze care este o acțiune în contrafacere și nu o acțiune în anulare, sunt întemeiate.

Pe de altă parte, instanța de apel consideră neîntemeiată critica recurentelor-apelante potrivit căreia tribunalul ar fi încălcat prezumția de validitate a mărcilor europene tridimensionale D., deoarece din niciun considerent al sentinței civile 171 nu reiese că tribunalul a pornit de la premisa nulității mărcilor.

Prin invocarea celor doua decizii C-30/15P Simba Toys și C-215/14 Nestle v Cadbury, instanța de fond nu face altceva decât să pună în discuție însăși distinctivitatea formei tridimensionale a mărcilor europene D. în sensul ca această forma ar fi obținută printr-un rezultat tehnic, sau ar fi impusă de natura produsului, aspect ce face exclusiv obiectul unei acțiuni în anulare.

1.3. Referitor la considerentele deciziei recurate prin care instanța de apel face aprecieri în legătură cu utilizarea semnului "E." în decizia recurata se consideră întemeiata analiza instanței de fond potrivit căreia nu se poate reține existența unei similarități între semnele D. și x, din moment ce semnul x trebuie apreciat împreună cu elementul verbal E., iar această constatare nu ar fi fost combătută în motivele de apel.

Contrar acestui considerent, aceeași instanță de apel a reținut contrariul, și anume că recurentele-apelante au combătut considerentul instanței de fond care impunea analiza semnului x împreună cu semnul E.: "apelantele-reclamante au combătut considerentul principal expus de tribunal, arătând că aprecierea similarității dintre semnele D. și x, nu se poate aprecia prin raportare la semnul E.."

Având în vedere aceste aspecte, între aceste considerente ale instanței de apel există o contradicție evidentă.

1.4. Referitor la considerentele deciziei recurate prin care instanța de apel face aprecieri cu privire la distinctivitatea elementului verbal F., în decizia recurată se sugerează că recurenta-apelanta A. ar fi fost de acord cu argumentul instanței de fond legat de slabul caracter distinctiv al elementului verbal F.: "Pe lângă faptul că acțiunea de față nu este una întemeiată pe concurența neloială. Curtea constată că, în realitate, apelanta este de acord cu argumentul tribunalului legat de slabul caracter distinctiv al elementului verbal F.."

Acest considerent este contrazis de argumentele prezentate în răspunsul la întâmpinare, răspuns depus de recurentele-apelante în procedura apelului în data de 09.05.2018, în cadrul căruia au făcut precizarea expresă că în ipoteza în care s-ar accepta interpretarea tribunalului potrivit căreia elementul F. ar avea un slab caracter distinctiv, acest fapt nu conferă intimatei dreptul de a-l utiliza în forma grafică a mărcii x.

Având în vedere acest fapt, considerentul instanței de apel potrivit căruia recurenta-apelanta este de acord cu argumentul tribunalului legat de slabul caracter distinctiv al elementului F., este contradictoriu din moment ce recurenta-apelanta nu a achiesat niciodată la acest argument.

2.1. Instanța de apel a încălcat regula principiului disponibilității reglementat de art. 9 (2) C. proc. civ.

In petitele 1, 4 și 5 ale cererii de chemare în judecată, recurentele au solicitat în mod expres instanței de fond (i) sa constate ca mărcile europene D. x și y sunt încălcate de către intimată prin utilizarea semnului x; (ii) să oblige C. să înceteze imediat activitățile de import, export, stocare, distribuire, vânzare sau orice alte activități de comercializare jocurilor și jucăriilor sub semne identice sau similare cu mărcile europene x și y și (ii) să interzică C. utilizarea semnului x.

Având în vedere soluția instanței de fond de respingere a cererii de chemare în judecată, aceste petite au fost reiterate în procedura apelului.

Prin apărările formulate pe calea întâmpinării la instanța de fond, C. nu a invocat niciun drept (inclusiv vreun drept ca urmare a folosinței) asupra elementului verbal E. și nici faptul că E. împreuna cu logoul x, formează un semn complex la care instanța ar trebui să se raporteze atunci când are de analizat similaritatea dintre marca D. și logoul x.

Singura apărare a lui C. din întâmpinare la instanța de fond cu referire la semnul E., a fost invocarea lipsei interesului și lipsei calității procesuale active a recurentelor-apelante asupra denumirii E. pe motiv că aceasta denumire este o marca europeana înregistrata de G., sub nr. x.

Având în vedere aceste aspecte, deși în procedura din prima instanță, pretenția și argumentele recurentelor apelante în susținerea similarității semnelor x și D. nu au fost niciodată combătute de C. prin invocarea vreunul drept al acestuia de folosire a elementului E. într-un semn complex, care să includă și logoul x semn care să fie reperul la care instanța să se raporteze atunci când analizează riscul de confuzie între marca D. și logoul x, prima instanță de fond a considerat din oficiu că între logoul x și marca D. nu se poate face o comparație directă deoarece semnul x este folosit împreuna cu elementul E. motiv pentru care, în opinia instanței, E. este elementul dominant (asupra căruia recurentele apelante nu au niciun drept) care impune atenție, și nu marca D. (asupra căreia recurenta A. are un drept exclusiv de folosința conferit prin înregistrare).

Cu toate că această soluție a tribunalului a fost criticată pe calea apelului, invocându-se faptul că analiza similarității semnelor D. și x nu se poate realiza prin raportare la elementul E. deoarece pe de o parte, intimata nu are niciun drept asupra acestui semn iar pe de altă parte, o astfel de analiză ar conduce la depășirea cadrului procesual, instanța de apel a respins aceste critici ca nefondate. În acest sens, instanța de apel a apreciat: (i) că semnul x chiar formează împreuna cu semnul E. un semn complex care trebuie privit ca un întreg în analiza similarității sale cu marca D.; (ii) că o astfel de analiză comparativă, nu echivalează cu o depășire a cadrului procesual stabilit de recurentele reclamante ci reprezintă exercitarea dreptului instanței de a stabili situația de fapt.

Principiul disponibilității părților în procesul civil reglementat de art. 9 (2) C. proc. civ. prevede că obiectul și limitele unui proces civil "sunt stabilite prin cererile și apărările părților", instanța fiind ținută de aceste limite și de obiect.

Considerarea de către instanța de apel a faptului ca semnul D. nu poate fi comparat în mod direct cu semnul x, cu toate că reclamantele apelante, atât în cererea de chemare în judecata cât și în apel, au precizat în mod clar obiectul și limitele procesului care vizau printre altele încălcarea mărcii D. prin utilizarea semnului x per se și cu toate că intimata în apărările sale nu a invocat vreun drept asupra semnului E. sau asupra semnului combinat "E. + x, reprezintă o încălcare a principiului disponibilității instanței în procesul civil, principiu reglementat prin art. 9 (2) C. proc. civ.

Principiul disponibilității nu poate fi interpretat în abstract, ci trebuie întotdeauna raportat la drepturile și pretențiile părților deduse judecații.

Potrivit art. 9 (1) (2) (b) din Regulamentul 2017/1001 a! mărcii europene (Regulamentul 2017/1001) precum și art. 36 (1) (2) (b) din Legea 84/1998, prin înregistrarea unei mărci, titularul acesteia deține un drept exclusiv în virtutea căruia poate împiedica terții sa folosească orice semn similar pentru produse și servicii identice sau similare pentru care marca este înregistrată, în cazul în care terții nu dețin un consimțământ valabil din partea titularului mărcii.

Indicarea acestui semn similar se face de către titularul mărcii în cererea de chemare în judecată, iar în lipsa unor pretenții concrete ale pârâtului prin care se invocă drepturi asupra altor semne, instanța de judecată se poate pronunța numai cu privire la similaritatea dintre marcă și respectivul semn indicat de către titularul mărcii. Dacă prin absurd s-ar accepta contrariul, ilicitul juridic al contrafacerii constituită din utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată anterior pentru produse și servicii identice sau similare ar fi eliminat ori de cate ori terțul imprimă pe ambalajul pe care se găsește semnul contestat, un logo suplimentar, chiar dacă acest logo nu conferă terțului vreun drept de utilizare și chiar dacă logoul, la rândul lui este contrafăcut, situație care nu poate fi acceptată.

Pentru toate aceste motive, considerentele instanței de apel potrivit căror nu ar putea fi realizata o comparație directă între marca D. și semnul x fără să se considere semnul E., reprezintă o încălcare a principiului disponibilității având în vedere că acest principiu se raportează la dreptul exclusiv al A. deținut asupra mărcii europene

Dreptul instanței de a stabili situația de fapt prin aprecierea probelor (despre care instanța de apel motivează că ar fi golit de conținut printr-o comparație directa a semnelor și D. și x, nu este un drept absolut și nici nu poate el însuși să golească de conținut drepturile materiale conferite de înregistrarea mărcii D.. Acest drept al instanței este limitat la pretențiile și apărările părților din cererea de chemare în judecată, potrivit principiului disponibilității.

O încălcare a principiului disponibilității în sensul celor precizate anterior, este și soluționarea prezentului apel în considerarea faptului că instanța de apel, însușindu-și soluția tribunalului, ar fi reținut în mod corect că protecția mărcilor tridimensionale D. nu se poate întinde asupra elementelor componente ale mini figurinelor C., cum ar fi brațe, picioare.

Potrivit petitului cererii de chemare în judecata și cererii de apel, recurentele au invocat protecția mărcilor tridimensionale D. împotriva formei tridimensionale de ansamblu a omuleților C.. Niciodată recurentele nu au invocat protecția mărcilor tridimensionale D. asupra formelor elementelor componente ale omuleților C. considerate per se ca brațe, picioare.

Aprecierile instanței de apel în legătură cu utilizarea semnului H., potrivit cărora lipsa riscului de confuzie și asociere s-ar datora și existentei acestui semn, constituie de asemenea o încălcare a principiului disponibilității, din moment ce, și în acest caz acest semn nu făcea obiectul acțiunii în contrafacere.

2.2. Instanța de apel a încălcat principiul liberului acces la justiție reglementat de art. 5 (1) C. proc. civ. și principiul dreptului la un proces echitabil reglementat de art. 6 (1) C. proc. civ.

Instanța de apel refuză să deceleze critici în cadrul motivării apelului cu privire la motivele de fapt pentru care tribunalul a reținut lipsa de similaritate intre mărcile europene tridimensionale D. și figurinele C. deși instanța, prin cererea de apel fusese investită în principal cu judecarea acestui aspect.

În loc sa deceleze astfel de critici pentru petitele pentru care a fost investita (indiferent dacă aceste critici erau în sensul păstrării soluției tribunalului), instanța precizează ca recurentele trebuiau sa invoce modul de folosire a mărcilor tridimensionale D. pentru a se reține un caracter distinctiv mai ridicat.

Potrivit art. 5 (1) C. proc. civ., judecătorii au îndatorirea să primească și să soluționeze orice cerere de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Potrivit art. 6 (1) C. proc. civ., orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. în acest scop, instanța este datoare să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea cu celeritate a judecății.

Refuzul instanței de a decela critici cu privire la aspectele de fapt pentru care tribunalul nu a reținut similaritatea semnelor tridimensionale în conflict prin raportare la forma tridimensionala a mărcilor D. înregistrate, în condițiile în care instanța de apel a fost investită tocmai cu judecata acestor aspecte, demonstrează o încălcare a obligației instanței de a soluționa cererea [art. 5 (1) CPC], iar pe de altă parte, reprezintă premisele unei judecați lipsită de echitate și părtinitoare [art. 6 alin. 1 CPC], cu atât mai mult cu cât instanța pune în discuție aspectul utilizării mărcilor tridimensionale D. sub o altă forma, care este un motiv străin de cauză pentru care instanța nu a fost investită.

Mai mult, un astfel de refuz viciază decizia recurată în sensul în care, recurentului (in cazul de față A. și B.), îi sunt cenzurate alte mijloace de apărare pe care își poate întemeia recursul.

Având în vedere natura acțiunii de contrafacere și cadrul procesual, instanța era ținută de pretențiile concrete și de temeiul de drept al cererii și anume să stabilească dacă între mărcile tridimensionale D. și omuleții C., există un risc de confuzie și asociere, potrivit criteriilor CJUE ce presupun comparația formelor tridimensionale înregistrate ale mărcilor D. cu formele suprafețelor tridimensionale exterioare ale omuleților C. (fără a pune în discuție caracterul distinctiv al mărcilor tridimensionale D.). În acest context, instanța de apel trebuia să aprecieze dacă și în ce măsură, accesoriile omuleților C. și coloritul acestora, au vocație de a diferenția forma suprafețelor tridimensionale a acestor omuleți de forma tridimensionala a mărcilor D. înregistrate. Sugerarea faptului că reclamantele apelante nu au făcut apărări privind modul de utilizare a mărcilor D., reprezintă o conduită părtinitoare a instanței de apel, în afara cadrului procesual.

3.1. Considerentele instanței de apel privind lipsa similarității dintre mărcile europene D. y și x și x pe motiv că nu se poate face o comparație directă între aceste semne încalcă normelor de drept material prevăzute de art. 9 (1) (2) (b) și (3) din Regulamentul 2017/1001 și respectiv de art. 5 din Directiva 2008/95 care a fost implementat în art. 36 din Legea 84/1998.

Potrivit art. 9 (1) din Regulamentul 2017/1001 și art. 5 (1) din Directiva 2008/95, înregistrarea unei mărci, conferă titularului acesteia un drept exclusiv de folosire, iar în virtutea acestui drept, potrivit art. 9 alin. 2 (b) din Regulamentul 2017/1001 și art. 5 (1) (b) din Directiva 2008/95, titularul mărcii poate solicita interzicerea utilizării de către terți a oricărui semn identic sau similar care este aplicat pe produse/servicii identice sau similare cu cele pentru care marca este înregistrată, în condițiile în care terții nu au un consimțământ valabil acordat de titularul mărcii pentru de utilizarea semnului.

Potrivit art. 9 (3) din Regulamentul 2017/1001 și art. 5 (3) din Directiva 2008/95, titularul unei mărci înregistrate poate interzice terților care utilizează fără consimțământ un semn identic/similar pentru produse și servicii identice sau similare, în special acte ca aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn. Prevederile Directivei 2008/95 au fost pe deplin implementate în Legea 84/1998, art. 5 din Directiva 2008/95 fiind transpus în art. 36 din Legea 84/1998.

Prevederile art. 9 (1), (2) (b), (3) din Regulamentul 2017/1001 și art. 5 (1) (b), (3) din Directiva 2008/95, nu conțin nicio derogare expresă care limitează dreptul titularului unei mărci înregistrate, de a se opune terților care folosesc (fără consimțământ) un semn identic sau similar, pentru produse/servicii identice sau similare, în condițiile în care acest semn contestat este aplicat pe produsele și serviciile respective, alături de alte semne distincte, care sunt diferite de marca titularului.

Cu alte cuvinte, dreptul titularului mărcii de a se opune terțului care folosește semnul identic/similar pe produse/servicii identice/similare, nu este afectat de o condiție rezolutorie impusă de un anumit mod de utilizare a semnului pe produse, ca de exemplu alături de alte semne terțe care nu sunt similare mărcii, condiție rezolutorie care sa fie reglementata expres de lege. Mai mult, nicăieri în legislația mărcilor incidență în cauză(legislația națională, europeană și deciziile CJUE1, nu există nicio prevedere derogatorie care să limiteze dreptul titularului mărcii în sensul indicat anterior.

Dacă se dorea să se acorde un efect juridic al unei astfel de limitări a dreptului titularului mărcii, legiuitorul, prevedea în mod expres o excepție de la regulile generale impuse de art. 9 (1), (2) (b), (3) din Regulamentul 2017/1001 și art. 5 (1) (b) (3) din Directiva 2008/95 (implementat în art. 36 (1), (2) (b), (3) din Legea 84/1998).

Având în vedere aspectele de mai sus, faptul că prin cererea de chemare în judecata și prin cererea de apel recurentele apelante au definit cât se poate de clar cadrul procesual, indicând în mod concret că motivul încălcării mărcilor europene D. îl constituie semnul per se x fără elementul E. și faptul că în litigiu, intimata C. nu a revendicat drepturi conferite de semnul "E.", aprecierea instanței de apel potrivit căreia analiza similarității nu se poate realiza printr-o comparație directă a semnelor, ci trebuie realizată prin raportarea la semnul complex E.+ x, este rezultatul unei aplicări greșite a normelor de drept material incidente în materie și unei încălcări a art. 9 (1), (2) (b), (3) din Regulamentul 2017/1001 și art. 36 (1), (2) (b), (3) din Legea 84/1998.

Aceasta apreciere a instanței de apel ce stă la baza dezlegării apelului, este cu atât mai gravă cu cât semnul E. (considerat de instanța de apel element dominant component al semnului x), nu conferă intimatei C. niciun drept de utilizare, aceasta recunoscând că semnul E. este înregistrat ca marcă europeană - nr. x de către celebra casă de filme G., producătoarea trilogiei "I." care este terț fată de acest litigiu (dimpotrivă, așa cum am arătat în apel, intimata A. are un drept de utilizare a mărcii europene E. conferit prin licența de către G.).

În concluzie, atât în procedura din față instanței de fond cât și în procedura apelului, instanța era ținută să aprecieze dacă între mărcile europene D. și semnul contestat x (fără semnul E.), există similaritate, iar o astfel de analiză trebuia realizată pe baza criteriilor europene jurisprudențiale în materie conferite de deciziile CJUE pronunțate în cauzele C-251/95 SABEL (para. 23, 24) și C-39/97.

O interpretare contrară, ar conduce la lipsa încălcării oricărui drept la marcă, atunci când terțul aplica pe ambalaj, alături de semnul contestat care este identic/similar cu marca pentru produse/servicii identice/similare, semne diferite, chiar dacă aceste semne sunt la rândul lor contrafaceri ale unor mărci celebre care aparțin terților, ca de exemplu E..

3.2. Referitor la lipsa similarității dintre mărcile tridimensionale D. () și figurinele C. reținute, instanța de apel, preia teza tribunalului prin care acesta a interpretat întinderea protecției mărcilor tridimensionale D..

Instanța de apel apreciază ca tribunalul a realizat analiza comparativa a semnelor în conflict prin raportare la forma în care mărcile tridimensionale D. sunt înregistrate, dar instanța de apel s-a abținut sa deceleze critici referitoare la motivele de fapt pentru care tribunalul a reținut lipsa similarității intre mărcile tridimensionale D. așa cum sunt acestea înregistrate și mini figurinele C..

Mai departe, instanța de apei motivează lipsa similarității semnelor tridimensionale în conflict prin faptul ca recurentele nu au făcut aprecieri privind modul de folosire a mărcilor tridimensionale D. și asupra distinctivității datorate folosirii.

Având în vedere faptul ca în aceasta situație conflictul vizează două semne tridimensionale, elementele dominante supuse analizei fiind formele tridimensionale de ansamblu ale mărcilor tridimensionale D. și ale omuleților C., soluționarea apelului prin aprecieri asupra modului de folosire a mărcilor tridimensionale D., s-a realizat cu o greșită aplicare a condițiilor jurisprudențiale obligatorii statuate prin deciziile C3UE în cauzele C-251/95 SABEL și C-39/97 Canon.

Datorită faptului ca mărcile tridimensionale D. înregistrate, sunt folosite așa cum sunt înregistrate, în sensul ca omuleții D. înglobează aceste forme, potrivit para. 23 din cauza C-251/95 SABEL, instanța trebuia să analizeze în ce măsura forma tridimensionala a mărcilor D. înregistrate se regăsește în forma omuleților C. și dacă accesoriile acestor omuleți, au sau nu vocație de a diferenția forma tridimensionala de ansamblu a omuleților C. de forma tridimensională a mărcilor D. înregistrate. O astfel de analiză presupunea o comparație de ansamblu a semnelor tridimensionale în conflict atât din punct de vedere vizual cât și conceptual (având în vedere că o analiză fonetica nu se poate realiza din moment ce semnele în conflict sunt tridimensionale). Contrar acestor considerente, instanța de apel a preferat sa se abțină de la astfel de aprecieri și sa dezvolte teza modului de folosire a mărcilor tridimensionale D..

În cazul în care instanța constata un grad de similaritate scăzut între mărcile tridimensionale D. și mini-figurinele C. în condițiile arătate anterior, instanța de apel trebuia sa aprecieze dacă potrivit para. 17 din decizia C-39/97 CANON, identitatea produselor cărora Ii se aplică aceste semnele tridimensionale în conflict (jocurile și jucăriile), poate sau nu compensa un astfel de grad scăzut al similarității semnelor.

3.3. Instanța de apel respinge apărările pe care recurentele le-au dezvoltat în apel cu privire la utilizarea de către intimata a semnului H., deoarece aceste apărări vizează un considerent suplimentar care nu poate avea niciun efect în soluționarea apelului din moment ce instanța de apel si-a însușit soluția instanței de fond în sensul ca riscul de confuzie este înlăturat și datorita faptului ca produsele intimatei sunt marcate cu semnul H..

Soluționarea apelului prin astfel de considerente s-a realizat cu încălcarea normelor de drept material prevăzute de art. 9 (1), (2) (b) și (3) din Regulamentul 2017/1001 și respectiv de art. 5 din Directiva 2008/95 care a fost implementat în art. 36 din Legea 84/1998 pentru aceleași motive pe care le-a expus anterior la secțiunea 3.1- riscul de confuzie și asociere trebuia sa vizeze mărcile în conflict în limitele cadrului procesual al cererii de chemare în judecata și al apelului. Invocarea semnului H. în analiza riscului de confuzie, atâta timp cât prezenta acțiune în contrafacere nu viza acest semn, constituie o încălcare a art. 9 (1) (2) (b) și (3) din Regulamentul 2017/1001 și a art. 5 (1) (b) din Directiva 2008/95, datorită faptului ca invocarea de către intimata a unui semn adițional existent pe ambalaj care nu face obiectul acțiunii în contrafacere, nu poate sa priveze recurenta D. de dreptul sau de a se opune utilizării de către C. a altor semne care exista alături de acest semn adițional, considerate identice sau similare mărcilor D. citate în acțiune.

3.4. Referitor la considerentele instanței de apel privind lipsa similarității dintre marca combinata x și semnul combinat F..

Instanța de apel, a reținut că datorită cuvântului descriptiv F. din elementul verbal x al mărcii x, această marcă beneficiază de o protecție mai mică, afirmație motivată de faptul că, în cazul mărcilor slabe care conțin elemente descriptive pentru categoria de produse desemnate la înregistrare, și protecția este mai slabă.

Având în vedere soluționarea apelului pe aceste considerente, apreciem că instanța de apel a făcut o greșita aplicare a deciziilor CJUE pronunțate în cauzele C -251/95 SABEL, C-39/97 Canon, T-134/06 Pagesjaunes.com și C-196/11 Formula One Licensing BV (para 40-41).

Potrivit para. 23 din decizia SABEL C-251/95 aprecierea globală privind similaritatea vizuala, auditiva și conceptuală a semnelor în conflict, trebuie să se bazeze pe impresia generală a mărcilor, ținând cont de componentele lor dominante și distinctive, înțelesul art. 4 (1) (b) din directiva mărcilor2 [transpus în legislația naționala prin art. 6 (1) (b) din Legea 84/1998], "existența riscului de confuzie pentru o parte a publicului..." arată că percepția semnelor în conflict în mintea consumatorului obișnuit al produselor și serviciilor în cauză, joaca un rol decisiv în aprecierea globală a riscului de confuzie. Consumatorul obișnuit percepe mărcile în mod normal ca un întreg și nu procedează la o analiză a detaliilor acestora.

Potrivit para. 70 din decizia T-134/06 Pagesjaunes.com, CJUE apreciază ca recunoașterea caracterului slab distinctiv al mărcii anterioare, nu împiedică constatarea existentei unui risc de confuzie. în acest sens, CJUE considera ca, într-adevăr, caracterul distinctiv al mărcii anterioare trebuie avut în vedere în aprecierea riscului de confuzie, dar acest caracter nu este decât un element, care alături de alte elemente intervin în aprecierea riscului de confuzie. Astfel, în ultima teza a para. 70 din decizia T-134/06 Pagesjaunes.com, CJUE conchide cităm "chiar în prezența unei mărci anterioare cu slab caracter distinctiv poate exista un risc de confuzie, de exemplu, datorită similitudinii semnelor și produselor sau serviciilor vizate".

Potrivit considerentelor CJUE pronunțate în decizia C-39/97 Canon, aprecierea globală a riscului de confuzie implica interdependenta intre factorii relevanți și în particular între similaritatea mărcilor și produselor/serviciilor în conflict. în acest sens, o similaritate scăzută între mărcile în conflict poate fi contrabalansată de o similaritate ridicata intre produsele și serviciile în conflict (a se vedea para. 17 din decizia C-39/97).

Instanța de apel reține că între semnele în conflict există o similaritate cel mult medie.

O asemenea apreciere prin care se pune în discuție admiterea acțiunii în contrafacere în cazul mărcii x, considerată de instanța de apel slab distinctivă și generând un grad de similaritate cel mult mediu cu semnul F., este contrară normelor statuate prin decizia T-134/06 Pagesjaunes.com, para 70, în sensul ca aprecierea caracterului slab distinctiv al mărcii x per sef nu poate împiedica constatarea existentei unui risc de confuzie, atunci când se constată, de exemplu o similaritate ridicata între produsele în conflict. Având în vedere ca în cazul nostru în clasa 28 marca x protejează jocuri și jucării adică produse identice cu produsele C. pe care se aplica semnul F., soluția data în apel s-a realizat cu încălcarea normelor CJUE din decizia T-134/06 Pagesjaunes.com.

Pe de alta parte, chiar dacă instanța de apel a reținut o similaritate cel mult medie intre marca x și semnul F., faptul că produsele în clasa 28 cărora li se aplica aceste semne - jocuri și jucării sunt identice, o astfel de identitate a produselor potrivit para 17 din decizia CANON C-39/97, este în măsura sa contrabalanseze similaritatea scăzută dintre mărci. Având în vedere aceste aspecte, soluția din apel a fost data cu încălcarea normelor obligatorii din cauza CANON C-39/97, cu atât mai mult cu cât similaritatea dintre semnele F. și x, este considerata de instanța de apel ca tinzând spre o similaritate medie.

Luarea în considerare a faptului ca marca x este slab distinctivă datorită elementului verbal F. care este descriptiv, denotă o greșita aplicare a considerentelor CJUE din decizia SABEL C-251/95, în sensul că în analiza similarității semnelor în conflict, instanța era ținuta sa aprecieze în mod global riscul de confuzie, estimând similaritatea vizuală, fonetică și conceptuală prin impresia generală pe care semnele o generează asupra publicului consumator. În loc sa realizeze o astfel de analiză, instanța de apel nu a ținut seama de impresia generală a mărcii combinate x (constituită atât din elementul x cât și din aspectul grafic al caracterelor acestuia) percepută ca atare de către public, și a "redus" această marcă combinată numai la elementul verbal F., neglijând cu totul aspectul grafic al caracterelor elementului x, apreciind în final că datorită caracterului descriptiv al elementului F., marca este slab distinctivă.

O asemenea abordare, echivalează potrivit deciziei CJUE pronunțata în cauza C-196/11 Formula One Licensing BV (para. 40-41) cu o punere în discuție a efectelor mărcii x, ceea ce este inadmisibil având în vedere că intimata C. nu a contestat pe cale reconvențională și nici pe cale principală validitatea efectelor mărcii x.

3.5. Referitor la considerentele instanței de apel privind publicul relevant și nivelul de atenție al acestuia raportat la riscul de confuzie și asociere instanța de apel retine concluzia tribunalului potrivit căreia jucăriile din clasa 28 ce constituie produsele în conflict presupun o informare atentă atunci când se achiziționează spre deosebire de produsele de larg consum.

Potrivit instanței de apei, tribunalul ar fi reținut ca publicul ținta al produselor din clasa 28 îl reprezintă consumatorul mediu, normal de bine informat și suficient de atent și avizat, între care se găsesc părinți care, având în vedere categoria de produse din clasa 28- jucării, vor manifesta o atenție mai ridicată la achiziționarea acestor produse:

În considerentele deciziei recurate, instanța de apel nu distinge dacă acest nivel de atenție ridicat este caracteristic achiziționării produselor din clasa 28 desemnate de mărcile recurentei A. sau achiziționării jucăriilor C. constituite din omuleții C. și din pachetele cu mini-figurine pe care se aplica semnele F. blue series și x, motiv pentru care, nici noi nu putem distinge. În acest sens, se poate considera că nivelul de atenție ridicat al publicului, este caracteristic în egala măsura achiziționării atât jucăriilor D. cât și jucăriilor C..

Potrivit jurisprudenței europene consacrate, un grad ridicat de atenție nu conduce automat la stabilirea inexistentei riscului de confuzie. În acest context, toți factorii relevanți trebuie luați în considerare și în special principiul interdependentei acestora factori statuat prin decizia CJUE pronunțată în cauza C-39/97, Canon para. 17.

Potrivit acestui principiu, un grad de similaritate scăzut între semnele în conflict poate fi compensat de un grad de similaritate ridicată între bunurile și serviciile desemnate de mărcile în conflict.

Având în vedere gradul ridicat al nivelului atenției al consumatorului existent atât față de produsele C. cât și față de produsele D. și faptul că produsele desemnate în clasa 28 de mărcile D. invocate în petitul cererii de chemare în judecată și cererii de apel (mărcile tridimensionale z, mărcile combinate x și mărcile D. y, x) sunt identice cu produsele C., instanța de apel trebuia să aprecieze dacă riscul de confuzie dintre mărcile D. menționate anterior și semnele C. contestate (mini-figurinele C., semnul F. și semnul x) depinde exclusiv de gradul de atenție ridicat al publicului, sau este influențat de principiul interdependenței factorilor consacrat prin decizia C-39/97 CANON,

O astfel de apreciere era obligatorie pentru instanța de apel, având în vedere că decizia CJUE în cauza C-39/97 CANON este obligatorie, fiind un recurs în interpretarea prevederilor art. 4(l)(b) din Directiva mărcilor 89/104/EEC3 [art. 4 (1) (b) din Directiva 89/104 a fost transpus în art. 6 (1) (b) din Legea 84/1998] cu atât mai mult cu cât semnele în conflict vizau același tip de produse identice-jocuri și jucării, care necesitau același nivel ridicat de atenție din partea publicului. în acest context, soluționarea apelului întemeiată pe considerentele instanței de apel privind gradul de atenție al publicului relevant, fără aplicarea principiului interdependentei statuat prin decizia C-39/97 CANON, s-a realizat cu încălcarea legii.

Jurisprudența europeană a considerat contrariul celor reținute de instanța de apel în legătura cu nivelul de atenție al publicului consumator, în sensul că se poate reține un grad de atenție ridicat în cazul produselor/serviciilor pentru a căror achiziție consumatorul mediu are nevoie de o asistență de specialitate din partea unui profesionist. Potrivit jurisprudenței europene în domeniu, astfel de produse sunt:

(i) mașinile-cauzele T-486/07 (para. 27-38); T-63/09 (para. 39-42). Având în vedere prețul de achiziție al unei mașini, consumatorul va avea un grad de atenție mai ridicat față de alte produse, mai puțin costisitoare și nu va achiziționa o mașina (noua sau second hand) ca pe un produs a cărui achiziție este necesara zilnic;

(ii) diamante/pietre-metale prețioase - Decizia EUIPO R 900/2010-1. Consumatorul are un grad de atenție relativ ridicat la achiziția bijuteriilor;

(iii) produse farmaceutice - cauzele T-331/09 (para. 26) și T-288/08 (para. 36). Gradul de atenție ai publicului la achiziția preparatelor farmaceutice este mai mare indiferent dacă acestea se comercializează cu rețeta sau fără.

Având în vedere ca achiziționarea jucăriilor din clasa 28 nu necesita o asistenta de specialitate și că prețul acestor produse este în general scăzut, dezlegarea apelului în considerarea unui nivel de atenție ridicat al consumatorului acestor produse s-a realizat prin încălcarea jurisprudenței europene menționata anterior.

In drept invocă: art. 488 (1) pct. 5, 6 și 8; art. 486, 487, 490 și urm.; art. 583 C. proc. civ.

B. Prin recursul formulat împotriva deciziei nr. 1585A din 12 decembrie 2018 a Curții de Apel București se invocă încălcarea de către instanța de apel a regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității.

Astfel, recurentele arată că instanța de apel a permis intimatei să depună, în ultima ședință, înscrisuri care fac dovada cheltuielilor de judecată solicitate de această parte, fără a pune în dezbaterea părților administrarea acestei probe, potrivit art. 14 C. proc. civ.. Se mai arată că decizia nr. 1585A a fost pronunțată în procedura completării unei hotărâri judecătorești. In această situație se impune a se distinge dacă capetele de cerere cu privire la care instanța a omis să se pronunțe au fost sau nu anterior puse în discuția părților, cu respectarea principiului disponibilității părților.

Intimata S.C. C. S.R.L., prin întâmpinarea formulată în cauză, a solicitat respingerea recursurilor, ca nefondate, pentru următoarele motive.

Decizia nr. 826A din 6 iulie 2018 nu cuprinde motive contradictorii, atât Tribunalul, cât și Curtea de Apel conchizând în sensul că jucăriile nu se adresau unui consumator specializat, ci doar unui public care necesita o asistență suplimentară (public mediu).

In ceea ce privește întinderea protecției mărcilor, aceasta nu a fost contestată de către instanță, cele două decizii pronunțate în cauzele C-30 15 Simba Toys și C-215714 Nestle v Cadbury fiind amintite doar pentru a desprinde anumite criterii generale, reținute în practica relevantă în materie.

De asemenea, hotărârea atacată nu a fost dată cu încălcarea principiului disponibilității și nici celelalte principii ce guvernează procesul civil.

In continuare, intimata reia diferențele între semnul C. (x) și drepturile D., menționate și în fața instanței de fond, apreciind că în mod corect Curtea de Apel a constatat că nu există similaritate între semnele în discuție.

Cât privește recursul formulat împotriva deciziei nr. 1585A din 12 decembrie 2018, îl apreciază ca fiind nefondat, instanța fiind ținută să pună în discuția părților doar cuantumul cheltuielilor de judecată, astfel încât părțile să-­și poată exercita dreptul de a solicita cenzurarea acestora. Instanța este obligată să acorde cheltuielile de judecată cerute părții care câștigă procesul, fără a pune în discuție necesitatea acordării sau nu a acestor cheltuieli.

Prin încheierea din 8 octombrie 2019 au fost admise în principiu recursurile declarate de reclamantele B. și A. împotriva deciziilor nr. 826A din data de 6 iulie 2018 și nr. 1585A din data de 12 decembrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2016.

Înalta Curte a constatat fondate recursurile în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

A. Recursul declarat împotriva deciziei nr. 826A din 6 iulie 2018.

1.1. Sub un prim aspect recurentele reclamante au arătat că instanța de apel a respins criticile A. și B. prin care acestea susțineau faptul că jucăriile nu sunt un produs special destinat unei categorii de public restrâns cu o anumită pregătire, constatând că tribunalul nu ar fi reținut că produsele D. și C. sunt destinate unui public specializat, ci s-a referit tot la consumatorul mediu al categoriei de produse vizate, normal de informat și suficient de atent și avizat, constatare ce ar contrazice precizarea tribunalului în sensul că produsele - jocuri și jucării, deși se adresează copiilor, nu au în vedere un public al unor produse obișnuite/uzuale, cum este cazul produselor de larg consum, pe care instanța de apel și-ar fi însușit-o.

În primul rând, se constată că instanța de apel a respins critica apelantelor reclamante referitoare la faptul că tribunalul ar fi reținut că produsele în cauză s-ar adresa unui public specializat, iar nu publicului larg, considerând că tribunalul nu a avut în vedere la evaluarea riscului de confuzie categoria unui public specializat ci tot consumatorului mediu al categoriei de produse vizate, normal informat și suficient de atent și de avizat, adică publicul larg.

În al doilea rând, instanța de apel a reținut că distincția tribunalului între produse obișnuite/uzuale și jocuri și jucării, produse pentru copii (cumpărate de adulți), este importantă, chiar pentru categoria publicului larg, pentru a stabili gradul de atenție al acestuia în momentul în care achiziționează acest gen de produse.

În consecință, nu se poate reține o motivarea contradictorie a instanței de apel sub acest aspect, neputându-se reține că și-ar fi însușit argumente ale tribunalului contradictorii cu propria argumentație.

1.2. Sub al doilea aspect, recurentele reclamante au arătat, referitor la aprecierile în legătură cu prezumția de validitate a mărcilor tridimensionale D., că instanța de apel a reținut contradictoriu că sunt fondate motivele de apel prin care reclamantele susțineau că cele doua hotărâri C-30/15P Simba Toys și C-215/14 Nestle v Cadbury pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), nu au legătură cu obiectul prezentei cauze care este o acțiune în contrafacere și nu o acțiune în anulare, iar pe de altă parte că este nefondată critica recurentelor-apelante potrivit căreia tribunalul ar fi încălcat prezumția de validitate a mărcilor europene tridimensionale D. când a reținut considerentele acestor hotărâri.

Sunt nefondate și aceste critici. Motivarea instanței de apel este concordantă sub aspectul invocat, instanța de apel respingând critica menționată în mod argumentat, reținând că "din nici un considerent al sentinței apelate nu reiese că tribunalul a pornit de la premisa nulității mărcilor - ci, dimpotrivă, considerând mărcile perfect valabile, tribunalul a stabilit întinderea protecției mărcilor astfel cum a fost conferită prin înregistrare".

De asemenea a reținut motivat de ce temeinicia critici reclamantelor referitoare la cele două hotărâri nu poate duce la admiterea apelului, astfel, "susținerile apelantelor, conform cărora cele două hotărâri enunțate mai sus nu au legătură cu obiectul cauzei de față, care este o acțiune în contrafacere iar nu o acțiune în anulare, sunt întemeiate, însă nu sunt în măsură să conducă la admiterea apelului întrucât dezlegarea dată de tribunal cu privire la întinderea protecției conferite apelantelor-reclamante prin înregistrarea mărcilor tridimensionale este corectă."

Mai mult, ulterior a înlăturat considerentele primei instanțe de fond raportate la cele două hotărâri și a făcut propria analiză a întinderii protecției mărcii.

1.3. Sub al treilea aspect, recurentele reclamante au arătat, referitor la considerentele prin care instanța de apel face aprecieri în legătură cu utilizarea semnului "E.", că în decizia recurată se reține, pe de o parte, că este corectă analiza primei instanțe potrivit căreia nu se poate reține existența unei similarități între semnele D. și x, din moment ce semnul x trebuie apreciat împreună cu elementul verbal E., iar această constatare nu ar fi fost combătută în motivele de apel, iar pe de altă parte, aceeași instanță de apel a reținut contrariul, și anume că recurentele-apelante au combătut considerentul principal expus de tribunal, arătând că aprecierea similarității dintre semnele D. și x, nu se poate aprecia prin raportare la semnul E..

Observând considerentele instanței de apel se constată că nici această motivare nu este contradictorie.

Astfel, instanța de apel a reținut, pe de o parte, că apelantele-reclamante au combătut considerentul principal expus de tribunal, arătând că aprecierea similarității dintre semnele D. și x nu se poate realiza prin raportare la semnul E., deoarece intimata nu are nici un drept asupra acestui din urmă semn, pe când apelanta A. deține un drept de folosință asupra acestui semn (în baza unei licențe de folosire acordată de titularul mărcii E., G.) și că s-a arătat că tribunalul a depășit cadrul procesual atunci când a cuprins în analiză și semnul E..

Pe de altă parte, în continuare, analizând temeinicia acestor susțineri, instanța de apel a reținut, printre altele că nu au fost combătute în apel constatările tribunalului că semnul unitar folosit pe produsele pârâtei este elementul x împreună cu elementul verbal E. și că elementul verbal E. este elementul dominat în cadrul semnul