2ra-440/14 — Contestarea actelor

prima instanţă: M. Ciugureanu dosarul nr: 2ra-440/14 DECIZIE 12 februarie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedinte, judecătorul Valeriu Doagă Judecătorii Vera Macinskaia Sveatoslav Moldovan Ion Vîlcov Ala Cobăneanu examinând recursul declarat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii Mixte „Auto Mall” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea actelor împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2013, prin care acţiunea a fost admisă constată: La 25 aprilie 2013, ÎM „Auto Mall” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea actelor.

În motivarea acţiunii a indicat că la 18 august 2011, a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii combinate WEBMALL „интернет-магазин” cu nr. de depozit 029669 pentru clasele de servicii 35, 38, 42, 45 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor. Relatează că la 25 mai 2012 AGEPI a emis un Aviz provizoriu prin care a înştiinţat reclamantul că AGEPI a constatat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor mărcii „WEBMALL” şi „интернет-магазин” deoarece aceste semne, fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă, invocând art. 10 din Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, şi propunând reclamantului să-şi expună punctul de vedere referitor la acest Aviz.

Menţionează reclamantul că la 25 iulie 2012 a expediat o contestaţie la Avizul provizoriu din 25 mai 2012, în care şi-a exprimat dezacordul cu acesta, argumentând că asupra elementului „интернет-магазин” nu poate să se extindă dreptul exclusiv, pe când elementul „WEBMALL” este pasibil de înregistrare cu toate drepturile exclusive deoarece acesta nicidecum nu poartă caracter descriptiv. Indică că în pofida acestor argumente, AGEPI la 26 octombrie 2012 a emis decizia nr. 13421 de respingere a contestaţiei şi acceptarea parţială a înregistrării 1 mărcii fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor „WEBMALL” şi „интернет-магазин”, cu excepţia executării grafice deosebite.

Afirmă că la 27 decembrie 2012 a înaintat la Comisia de Contestaţii AGEPI o cerere de examinare a contestaţiei împotriva deciziei AGEPI din 26 octombrie 2012. În cadrul şedinţei plenare din 26 martie 2013 Comisia de Contestaţii AGEPI a respins argumentele invocate de reclamant şi a emis hotărârea privind respingerea totală a contestaţiei reclamantului cu menţinerea în vigoare a deciziei de acceptare parţială a mărcii cu nr depozit 029669. Consideră că examinatorii AGEPI, cât şi membrii Comisiei de Contestaţii au interpretat şi aplicat eronat art. 10 alin. (1)al Legii nr: 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, care stabileşte că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor.

Susţine că pentru individualizarea serviciilor din clasele solicitate, reclamantul a inventat marca combinată ce conţine imaginea stilizată a unei taste de calculator pe fundalul căreia este amplasată desemnarea verbală „WEBMALL”, ideea căruia le aparţine. Iar în scopul extinderii activităţii economice deja înregistrat marca WEBMALL într-un şir de ţări precum: Slovenia, Slovacia, Spania, Polonia, Ungaria, Cehia, Croaţia, Serbia, Lituania, Italia, România, Ucraina. Mai indică că termenul „WEBMALL” este un cuvânt format artificial, nu are sens şi nu este menţionat în dicţionar ca cuvânt anume, deci nu poate fi declarat ca termen descriptiv, calitatea de termen descriptiv o are numai o parte foarte mică şi nesemnificativă care intră în componenţa mărcii solicitate şi anume cuvintele „интернет-магазин” asupra cărora nici nu se solicită protecţia.

Relatează că în alte cazuri AGEPI a înregistrat şi a acordat fără ezitare drepturi exclusive la doi solicitaţi diferiţi ai mărcii WEBMONEY. Cu referire la art. 14 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), încheiat la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin Legea RM nr.218din 01 iunie 2001 a indicat că „în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii intelectuale, orice avantaje, favoruri, privilegii sau imunităţi acordate de un Membru naţionalilor oricărei alte ţări vor fi, imediat şi necondiţionat, acordate şi naţionalilor tuturor celorlalţi Membri”.

Solicită a recunoaşte ilegală şi a anula decizia AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL, a recunoaşte ilegală şi a anula hotărârea din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestaţii AGEPI privind respingerea contestaţiei şi menţinerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012, a obliga AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii solicitate atribuind dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” pentru toate serviciile din clasele solicitate conform Cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2013 acţiunea a fost admisă, fiind anulată parţial decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 13421 din 26 octombrie 2012, în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL, anulată hotărârea din 2 26 martie 2013 a Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind respingerea contestaţiei şi menţinerea în vigoare a deciziei nr. 13421 din 26 octombrie 2012, obligată Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” conform Cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011. La 29 noiembrie 2013,

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a declarat recurs împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2013, solicitând admiterea acestuia, casarea integrală a hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2013 şi emiterea unei hotărâri noi privind respingerea cererii de chemare în judecată, cu menţinerea în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 şi a hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 26 martie 2013. În motivarea cererii de recurs a invocat dezacordul cu hotărârea contestată, pe care o consideră ilegală şi pasibilă de anulare, deoarece prima instanţă a apreciat unilateral argumentele invocate de reclamant, fără a se aprecia şi cerceta argumentele invocate de AGEPI precum şi instanţa a aplicat greşit normele de drept material, a interpretat în mod eronat legea, emițând astfel o hotărâre contradictorie.

Susţine că hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 26 martie 2013, precum şi decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 26 octombrie 2012 au fost emise în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, fiind întemeiate pe prevederile art. 10 al Legii privind protecţia mărcilor.

Menţionează că Comisia de Contestaţii a constatat că marca solicitată „WEBMALL ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН” nr. depozit 029669 nu poate fi acceptată spre protecţie fără excluderea dreptului exclusiv asupra elementelor verbale din următoarele considerente: elementele verbale „WEB” şi „MALL” sunt frecvent utilizate în reţeaua internet, respectiv aceste elemente nu pot fi atribuite cu drept exclusiv unei persoane, utilizarea acestor elemente nu poate fi monopolizată de către o singură persoană, anume utilizarea intensă a elementelor verbale „WEB” şi „MALL” face ca acestea sa fie lipsite de caracter distinctiv şi nu pot fi acceptate spre înregistrare independent în calitate de marcă pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 38, 42, 45 conform prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor.

Indică că în cazul respectiv solicitantul beneficiază de protecţie exclusivă doar asupra modului de executare a elementului „WEBMALL” din semnul solicitat (executare grafică deosebită). Totodată, Comisia a constat că pentru consumatorul autohton - elementul „WEBMALL” ar induce în eroare publicul referitor la destinaţie, caracteristici ale produselor, existând probabilitatea de a face asocieri cu magazinele internet. Cu referire la argumentul intimatului precum că marca „WEBMALL” este înregistrată în peste 14 ţări pe numele său, a indicat că foarte puţine state declară disclamarea, aceasta fiind tacită de cele mai multe ori, din care motiv nici nu este publicată informaţia oficială referitor la acest aspect.

Explică că prin obţinerea dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL” intimatul în temeiul art. 9 al Legii privind protecţia mărcilor va fi în drept să interzică utilizarea acestuia de către alte persoane, ceea ce poate crea abuz în cadrul relaţiilor comerciale. Dreptul exclusiv conform legii caracterizându-se 3 prin faptul că titularul de drepturi obţine dreptul de a interzice folosirea acestui cuvânt de către alţi utilizatori, în special cu refere la genurile de activitate pentru care se solicită protecţia. Susţine că toate acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011, precum şi emiterea hotărârii Comisiei de Contestaţii au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii privind protecţia mărcilor.

Mai remarcă şi faptul că instanţa dispunând anularea hotărârilor Comisiei de Contestaţii, nu poate obliga AGEPI să înregistreze marca, dat fiind faptul că anulând hotărârea Comisiei de Contestaţii, AGEPI reia procedurile legale de examinare a mărcii reclamantului, fără a fi admise încălcări de procedură şi fără a fi îngrădite drepturile terţilor de a contesta înregistrarea mărcii, prevăzute la art. 47 alin. (2) din Legea privind protecţia mărcilor. În conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale. Instanţa de recurs constată că recurenta s-a conformat prevederilor legale şi a declarat recursul în termen, la 29 noiembrie 2013. La 16 ianuarie 2014, în adresa Curţii Supreme de Justiţie a parvenit referinţa ÎM „Auto Mall” SRL, prin care s-a solicitat respingerea cererii de recurs şi menţinerea în vigoare a hotărârii primei instanţe, considerând-o întemeiată şi legală.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar de a admite recursul, de a casa hotărârea primei instanţe şi a restitui pricinii spre rejudecare în prima instanţă din considerentele ce urmează. În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită pricina spre rejudecare în instanţa de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs.

Înaintând acţiunea în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, ÎM „Auto Mall” SRL a solicitat recunoaşterea ilegalităţii şi anularea deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL”, recunoaşterea ilegalităţii şi anularea hotărârii din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestaţii AGEPI privind respingerea contestaţiei şi menţinerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012, obligarea AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii solicitate atribuind dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” pentru toate serviciile din clasele solicitate conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011. Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză prima instanţă a ajuns la concluzia temeiniciei şi admiterii acesteia, a anulat parţial decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 13421 din 26 octombrie 2012, în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL”,

a anulat hotărârea din 26 martie 2013 a Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind respingerea contestaţiei şi menţinerea în vigoare a deciziei nr. 13421 din 26 octombrie 2012 şi 4 a obligat Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011. Concluzia primei instanţe, în acest sens a fost condiţionată de faptul că nici în decizia nr. 13421 din 26 octombrie 2013 şi nici în cadrul exmainării acţiunii AGEPI n-a prezentat argumente, descrieri şi analize care să demonstreze de ce elementul „WEBMALL” este lipsit de caracter distinctiv, motiv pentru care a constatat încălcarea drepturilor reclamantului.

La fel instanţa a concluzionat că pentru a refuza acordarea protecţiei exclusive asupra mărcii, nu este suficientă doar declararea faptului precum că sintagma „WEBMALL”, considerată de AGEPI ca „magazin web”, în ultimul timp este foarte cunoscut consumatorilor, astfel considerând că de fapt era necesară prezentarea unei analize desfăşurate şi completă a temeiurilor în baza căror organul de înregistrare a ajuns la această concluzie. Instanţa de recurs consideră, însă, că o astfel de soluţie a primei instanţe la judecarea pricinii este prematură, fără a fi dată o aprecierea cuvenită circumstanţelor cauzei, care, de altfel, urmau a fi verificate în raport cu normele de drept aplicabile la caz, reieşind din specificul acţiunii.

Astfel, interpretarea dată de instanţă, în sensul expus fiind una unilaterală, generată de nedeterminarea corectă a naturii litigiului, care presupune prin sine lămurirea completă a situaţiei de fapt, care, este diferită de la caz la caz. Faţă de situaţia de fapt stabilită, se constată că conform prevederile art. 10 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care indică că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor.

În acest context, este de principiu, că deşi prima instanţă a citat în hotărârea sa prevederile enunţate, care, de altfel, au şi constituit bază legală pentru emiterea actelor contestate, a omis, de a da aprecierea cuvenită argumentelor AGEPI, care a insistat că elementele verbale „WEB” şi „MALL” sunt frecvent utilizate în reţeaua internet, respectiv aceste elemente nu pot fi atribuite cu drept exclusiv unei persoane, utilizarea acestor elemente nu poate fi monopolizată de către o singură persoană şi anume din considerentul că utilizarea intensă a elementelor verbale „WEB” şi „MALL” face ca acestea sa fie lipsite de caracter distinctiv, care nu pot fi acceptate spre înregistrare independent în calitate de marcă pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 38, 42, 45, conform prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor.

Pe când, întru judecarea justă a prezentului litigiu, aceste circumstanţe se impun a fi analizate minuţios, inclusiv şi prin prisma dispoziţiilor art. 9 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care reglementează dreptul conferit de înregistrarea mărcii, şi anume dacă ca rezultat al conferii dreptului exclusiv asupra mărcii solicitate de către ÎM „Auto Mall” SRL nu s-ar crea abuzuri în cadrul relaţiilor comerciale faţă de terţi. Or, dreptul exclusiv, în sensul acestei norme, se caracterizează prin faptul că titularul de drepturi obţine dreptul de a interzice utilizarea unui semn de către alţi utilizatori, atât din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată, cât şi din 5 cauza identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă.

Mai cu seamă în speţă este necesar de a verifica dacă elementul „WEBMALL” solicitat de a fi înregistrat de către ÎM „Auto Mall” SRL cu drept exclusiv, nu generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, care include şi riscul de asociere între semn şi marcă. În raport cu considerentele mai sus menţionate, instanţa de recurs consideră că întru verificarea temeiniciei acţiunii în speţă, cele descrise se impun a fi verificate şi apreciate în coroborare cu prevederile legale care guvernează raportul juridic litigios, pe când soluţia primei instanţe, nu conţine nici o apreciere ce ar determina definitiv şi incontestabil certitudinea adoptării soluţiei la care s-a ajuns, astfel instanţa de recurs fiind în imposibilitatea să exercite controlul judiciar asupra unei asemenea soluţii şi să verifice temeinicia şi legalitatea hotărârii atacate cu privire la oricare dintre motivele prevăzute de lege.

Faţă de cele ce preced, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa integral hotărârea primei instanţe şi de a restitui pricina spre rejudecare în prima instanţă, deoarece eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanţa de recurs. La rejudecarea pricinii prima instanţă urmează să ţină cont de cele susmenţionate şi rejudecând pricina, să emită o hotărâre întemeiată şi legală. În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c), art. 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie decide: Se admite recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Se casează hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 21 octombrie 2013 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii Mixte „Auto Mall” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea actelor, cu restituirea pricinii pentru rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, de un alt complet de judecată. Decizia nu se supune nici unei căi de atac. Preşedinte, judecătorul Valeriu Doagă Judecătorii Vera Macinskaia Sveatoslav Moldovan Ion Vîlcov Ala Cobăneanu 6